Правоприменительная практика по вопросам защиты географического указания и наименования места происхождения товара: анализ проблем и возможные пути их решения (часть 1)¹

Введение

Цель настоящего анализа — выявление наиболее частых проблем, возникающих при применении судами и патентным ведомством норм § 3 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК), посвящённых географическим указаниям (далее также — ГУ) и наименованиям мест происхождения товара (далее также — НМПТ), чтобы сформулировать некоторые рекомендации по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения для решения выявленных проблем.

При подготовке настоящей статьи проанализированы судебные акты Суда по интеллектуальным правам (далее — СИП), арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов (далее — ААС) в объёме 73 дел, отобранных за период с 27 июля 2020 г. по 1 октября 2024 г.2.

Начальная дата рассматриваемого периода выбрана исходя из того, что с 27 июля 2020 г. вступили в силу нормы ГК о географических указаниях, внесённые в ГК Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 230-ФЗ3. Вместе с тем в число рассматриваемых были включены отдельные судебные акты, принятые за рамками рассматриваемого временного интервала, что обусловлено связью с делами рассматриваемого периода, либо значимостью правовых позиций, сформулированных в этих судебных актах.

Причинами возникновения рассмотренных споров, позволяющими разделить споры на тематические группы, стали: 1) ограничивающие конкуренцию действия хозяйствующих субъектов с использованием средств индивидуализации; 2) соотношение товарных знаков с ГУ (НМПТ); 3) содержание нарушения исключительных прав на средства индивидуализации; 4) соотношение ГУ (НМПТ) и ГОСТов; 5) соответствие товаров Государственному реестру географических указаний и наименований мест происхождения товара (далее — ГРУН); 6) взыскание (и снижение) компенсации, запрошенной правообладателем ГУ (НМПТ). Обзор и анализ правоприменительной практики по вопросам ограничения конкуренции в сфере ГУ и НМПТ, а также вопросам соотношения товарных знаков с ГУ (НМПТ) приведен в части первой настоящей статьи. Практика по остальным вопросам рассмотрена в части второй настоящей статьи.

Нужно отметить, что большинство споров затрагивали отношения по поводу использования НМПТ, однако в тех редких случаях, когда предметом спора становилось ГУ, различия режимов охраны НМПТ и ГУ не порождали различий в практике разрешения споров относительно ГУ и споров относительно НМПТ.

Проанализированная практика выглядит единообразной, однако это свидетельствует скорее о предсказуемости соответствующих решений, но не о том, что они являются оптимальными и соответствующими принципам справедливости и баланса интересов участников оборота.

Вопросы ограничения конкуренции в сфере ГУ и НМПТ

Одной из наиболее часто встречающихся в практике проблем является использование участниками оборота норм о ГУ (НМПТ) для ограничения конкуренции, которое проявляется в регистрации одним хозяйствующим субъектом ГУ (НМПТ), чтобы вытеснить конкурентов с рынка, установив тем или иным образом контроль за лицами, имеющими право использовать конкретное обозначение.

В качестве примера такой ситуации, по сути злоупотребления правом, можно привести дело № А40-92412/2023, в котором АО «Хохломская роспись», являясь правообладателем НМПТ в отношении обозначений «Семеновская матрешка» и «Семеновская ложка», направляло ремесленникам г. Семенова Нижегородской области требования о недопустимости введения в оборот изделий, оформленных в соответствии с художественно-стилевыми особенностями, которые исторически сложились и развиваются в данном месте традиционного бытования промыслов, а также направляло многочисленные обращения в Федеральную антимонопольную службу (далее – ФАС) и прокуратуру. По обращению ремесленника – индивидуального предпринимателя (далее - ИП) ФАС установила, что действия АО «Хохломская роспись» были направлены на получение преимуществ в осуществлении предпринимательской деятельности путём парализации либо полного прекращения деятельности конкурентов, и вынесла предупреждение АО «Хохломская роспись» о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства в виде препятствования ремесленникам г. Семенова Нижегородской области в производстве традиционных для народного промысла семёновских ложек и матрешек, если они при этом не нарушают прав на НМПТ4. Суды трех инстанций отказали АО «Хохломская роспись» в его требовании признать недействительным предупреждение ФАС, а суд апелляционной инстанции также сделал важный вывод о том, что принадлежность лицу права использования НМПТ на основании свидетельства порождает право использовать зарегистрированное наименование (в данном случае), но не порождает исключительных прав в отношении самого товара (его особенностей), описание которого содержится в свидетельстве5.

Похожее дело рассматривалось в отношении НМПТ «Елецкие кружева»6. Липецкое УФАС по заявлению ООО фабрика НХП «Елецкие кружева» приняло решение о нарушении ООО «Кружевной край» ч. 1 ст. 14.6 ФЗ Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), выразившемся в недобросовестной конкуренции путем смешения с наименованием и деятельностью ООО Фабрика НХП «Елецкие кружева». ФАС РФ это решение отменила, а суды поддержали решение ФАС РФ, поскольку ООО «Кружевной край», как и ООО фабрика НХП «Елецкие кружева», является организацией народного художественного промысла «Елецкие кружева», что делает неизбежным совпадение художественно-стилевых особенностей, единых для всех изделий одного и того же народного художественного промысла вне зависимости от их производителя. При этомсудами было отмечено, что ООО «Кружевной край», как и ООО фабрика НХП «Елецкие кружева», является правообладателем НМПТ «Елецкие кружева». СИП подтвердил, что вывод о сходстве до степени смешения товаров, производимых обществом, с товарами, производимыми фабрикой, не нашел своего подтверждения, так как стороны изготавливают продукцию на основе традиций одного и того же народного художественного промысла7.

Еще один пример – дело о нарушении права на НМПТ «Оренбургский пуховый платок». Суды первой и апелляционной инстанций, рассматривавшие дело, пришли к выводу о наличии в действиях местного ИП нарушения исключительного права на указанный НМПТ. ИП в кассационной жалобе указывала на то, что в своей деятельности использовала термины «пуховый платок», «паутинка», «палантин», «теплая шаль», которые не являются результатом зарегистрированного НМПТ, а являются общеупотребительными словами. Кроме того, реализованный ею товар относится к изделиям народного художественного промысла в сфере ручного пуховязания в местах традиционного бытования, который охраняется и гарантируется Конституцией РФ, федеральным законом и нормативными актами субъекта Российской Федерации. СИП направил дело на новое рассмотрение8, поскольку нижестоящими судами не было учтено, что входящие в состав НМПТ слова не исключают их общеупотребительность и возможность использования не для индивидуализации товаров, а для описания свойств продукции, не определено, в каких целях были использованы спорные обозначения.

Таким образом, решение одного хозяйствующего субъекта зарегистрировать ГУ (НМПТ) может создавать для других производителей или продавцов обозначаемого таким ГУ (НМПТ) товара необходимость также получать право использования ГУ или НМПТ, поскольку в противном случае они несут риск быть признанными нарушителями, хотя фактически особые свойства производимого ими товара могут соответствовать описанию в ГРУН, а товар мог выпускаться значительно раньше, чем товар лица, решившего зарегистрировать ГУ (НМПТ). В результате это приводит к тому, что институт ГУ (НМПТ) зачастую используется правообладателями как средство конкурентной борьбы, что не соответствует цели, ради которой он создавался: «Главное преимущество ГУ состоит в том, что они позволяют отличать продукцию своих производителей от продукции конкурентов. Это напрямую влияет на расширение и развитие производства, а также на популяризацию продукта, что, как следствие, приводит к увеличению продаж. Но не только производители получают выгоду от использования ГУ. Приобретая такой товар, потребитель гарантированно получает продукт, обладающий особыми свойствами и характеристиками, на которые он и рассчитывал. Все это повышает доверие к производителю и закрепляет репутацию его продукции»9.

Описанное злоупотребление правом на защиту ГУ или НМПТ нарушает баланс интересов как участников оборота, так и потребителей. Обозначенная проблема особенно явно проявляется при регистрации в качестве ГУ (НМПТ) названий традиционных промыслов или товаров, поскольку крупный производитель, монополизируя рынок, наносит ущерб традиционному производству, осуществлять которое наряду с ним могут мелкие артели и единоличные мастера. Большее его распространение и привнесение в него оригинальных авторских элементов самостоятельными мастерами становится невозможным, поскольку мастера владеют искусством, но не располагают ресурсами для борьбы с административным и судебным преследованием со стороны монополиста.

Сказанное подтверждается выводами суда и Роспатента, сделанными в деле № СИП-48/201710. В данном деле производители сыра предпринимали попытки оспорить регистрацию НМПТ «Адыгейский сыр», ссылаясь на то, что (1) особые свойства товара, указанные в ГРУН, не связаны с конкретным географическим объектом – Республикой Адыгеей, а (2) обозначение «Сыр адыгейский» вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его изготовления. Роспатент, а также все суды, рассматривавшие данный спор, оставили регистрацию в силе, поскольку, по их мнению, не было доказано, что потребители воспринимают наименование товара как простое наименование, не связанное с местом его происхождения. С ключевым доводом истцов о том, что органолептические характеристики «сыра адыгейского» могут быть воспроизведены в иных географических условиях, суд не согласился, указав, что возможность воспроизведения товара за пределами географического объекта не означает, что охрана в качестве НМПТ не может быть предоставлена обозначению товара, чьи особые свойства определяются людскими факторами, не указав, однако, какие именно людские факторы имеются в виду. Представляется, что в данном случае охрана была сохранена исходя из давности традиций производства (сыр был введен в производство в 1968 г.11), а не по причине невозможности произвести товар, обладающий теми же качествами, за пределами территории, топоним которой охраняется. В отношении довода о всеобщем употреблении спорного обозначения истцы не представили относимых и допустимых доказательств, подтверждающих, что обозначение в действительности воспринимается потребителями исключительно как простое наименование товара.

Обращает на себя внимание то, что в деле № СИП-48/2017 были сделаны выводы о том, что современные технологии дают возможность воспроизвести без видимых отличий практически любой продукт, обладающий особыми свойствами, указанными в ГРУН. Тем самым, единственным условием предоставления охраны становится место производства, что далеко не для всех видов товаров может быть решающим фактором (в частности, для продуктов питания, изготавливаемых по традиционным рецептам). Другим аспектом этой проблемы может служить то, что возможность производить соответствующий товар может зависеть от усмотрения местных властей, выдающих разрешение на производство товара (например, добычу минеральной воды).

Еще одним примером попытки вытеснения конкурентов с рынка является оспаривание одним правообладателем ГУ (НМПТ) предоставления права на такое же ГУ (НМПТ) другому предпринимателю со ссылкой на то, что действия по приобретению права были актом недобросовестной конкуренции.

В п. 6.1.1 (А) Обзора судебной практики по вопросам применения СИП Закона о защите конкуренции12 обращается внимание на то, что согласно п. 2 ст. 1535 ГК предоставление правовой охраны ГУ может быть оспорено и признано недействительным в течение всего срока охраны, если правовая охрана была предоставлена с нарушением требований ГК, за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 п. 2 ст. 1535 ГК. В качестве примера таких требований в Обзоре приводится требование действовать добросовестно (п. 3 и 4 ст. 1 и п. 1 и 2 ст. 10 ГК). Эти же правила, как следует из Обзора, применяются к НМПТ. О необходимости обращать внимание на добросовестность сторон и наличие/отсутствие в их действиях признаков злоупотребления правом обращает внимание также Конституционный суд РФ в постановлении от 13 февраля 2018 г. № 8-П13.

В качестве примера можно привести спор в отношении ГУ «Шуйское мыло»14. Истец-правообладатель ООО «Шуйское мыло» требовал признать действия ответчика ООО «Шуйская мыловарня» по приобретению исключительного права на данное ГУ актом недобросовестной конкуренции в связи с тем, что действия ответчика, являющегося конкурентом истца на одном товарном рынке, направлены, по мнению истца, на необоснованное получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, оказывают негативное влияние на состояние конкуренции, препятствуют деятельности истца и наносят ущерб его деловой репутации. Ответчик, в свою очередь, справедливо обратил внимание суда на то, что при регистрации спорного ГУ руководствовался законными целями: регистрация средства индивидуализации продукции, обладающей особыми характеристиками, и, как следствие, получение больших возможностей для ее продвижения на рынке, развитие регионального бренда всего Шуйского региона, а также получение правовой охраны от использования лицами, продукция которых производится за пределами Шуйского региона и не обладает в связи с этим указанными характеристиками. СИП, основываясь на ч. 1 ст. 14.4 Закона о защите конкуренции и п. 169 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10, пришел к выводу о том, что доводы истца сводились к оспариванию добросовестного законного интереса ответчика в регистрации на свое имя объекта интеллектуальных прав. Действия ответчика, как заключил СИП, явным образом не свидетельствуют о недобросовестной цели приобретения им исключительного права именно на спорное ГУ, которое идентифицирует не товар определенного лица, а определенное качество, репутацию или другие характеристики товара, связанные с его географическим происхождением, исключительным правом на которое обладает как ответчик, так и истец15.

Анализ судебной практики, в том числе, показал определённые разночтения между гражданско-правовым и антимонопольным регулированием. Необходимо обеспечение баланса интересов: с одной стороны, недопустима монополизация промысла одним производителем (как, например, в деле АО «Хохломская роспись», решение СИП от 29 февраля 2024 г. по делу № СИП-1103/2023), с другой — необходимо защитить производителей от недобросовестной мимикрии, когда внешний вид товара прочно ассоциируется у потребителя с ГУ (НМПТ), которые на товаре/упаковке не указаны, и товар в действительности происходит из другой местности. Убедительным примером такого недобросовестного поведения является дело № А40-87606/2020, в котором ответчик – ООО «Конфуций» – вводил в гражданский оборот чай в подарочных упаковках, в число которых входили керамические сине-белые чайницы, маркированные обозначением «Гжель». АО «Гжельский фарфоровый завод» (правообладатель НМПТ «Гжель»), получив отказ ФАС в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в данном случае, предпринял попытку его судебного обжалования. Суды пришли к выводу, что использование ответчиком в качестве подарочной упаковки для своей продукции керамических чайниц с сине-белой росписью, маркированных обозначением «Гжель», не направлено на получение преимуществ перед заявителем при осуществлении предпринимательской деятельности и не может привести к причинению убытков заявителю, либо нанесению ущерба его деловой репутации в силу осуществления предпринимательской деятельности на разных товарных рынках (стороны предлагают товары на рынке изделий народных художественных промыслов и на рынке чая, что, по мнению ФАС и судов, исключает смешение)16.

Аналогичная позиция была сформирована судами в делах № А57-3990/201417 (новогодние шары с росписью, имитирующей «Гжель», «Хохлому», «Жостово»), СИП-100/201418 (минеральная вода «Арарат» (НМПТ № 115)), А19-17485/201419 (статуэтки с имитирующей «Гжель» росписью), А40-87606/202020 (керамические чайницы с имитирующей «Гжель» росписью).

Одним из возможных путей решения обозначенных проблем является корректировка механизма предоставления права использования ГУ (НМПТ) по аналогии с действующими во многих правопорядках режимами коллективных и сертификационных знаков. В этих режимах функции определения требований к продукции, предоставления права использования и пресечения нарушений выполняет, соответственно, ассоциация производителей или сертифицирующий орган (учреждение).

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1518 ГУ (НМПТ), может быть зарегистрировано не только гражданами или юридическими лицами, но и ассоциацией (союзом) или иным объединением лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству страны происхождения товара (это может быть ассоциация производителей товара или лиц, вводящих товар в оборот)21. Среди преимуществ объединений производителей представители патентного ведомства называют «уменьшение издержек путем распределения затрат среди участников, учет всех лиц, участвующих в производстве и продвижении товара, объединение усилий при защите от несанкционированного использования ГУ (НМПТ) третьими лицами, поддержание репутации ГУ (НМПТ) путем проведения контроля за исполнением правил производства, совместную разработку требований к товару»22. В российских реалиях вступление в местную ассоциацию, членство в которой даёт право использования ГУ (НМПТ) — более простой способ получения данного права по сравнению с государственной регистрацией гражданином или юридическим лицом. Разумеется, при условии, что законом и уставом такой ассоциации предусмотрены недискриминационные условия членства (как в части вступления, так и в части членских взносов)23. Второй вариант — возложить ведение реестра производителей, которые вправе маркировать товары ГУ (НМПТ), на торгово-промышленные палаты субъектов РФ; включение в такой реестр может быть платной услугой для коммерческих организаций и безвозмездным для индивидуальных мастеров народных художественных промыслов.

Соотношение товарных знаков с ГУ (НМПТ)

Другая трудноразрешимая проблема связана с регистрацией обладателем права на использование ГУ (НМПТ) товарного знака, идентичного или сходного до степени смешения с ГУ (НМПТ). Это приводит к конфликтам с другими производителями, которым принадлежит право на то же ГУ (НМПТ), причем во многих случаях является злоупотреблением со стороны обладателя прав на товарный знак.

Примером такого спора является спор между ООО фабрика НХП «Елецкие кружева» и ООО «Кружевной край». ООО фабрика НХП «Елецкие кружева» зарегистрировало за собой право на комбинированный товарный знак «Елецкие кружева», а также право на НМПТ «Елецкие кружева». ООО фабрика НХП «Елецкие кружева» предприняло попытку оспорить предоставление права на НМПТ конкуренту, противопоставляя свой товарный знак и ссылаясь на то, что это способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи со сходством НМПТ с принадлежащим ООО фабрика НХП «Елецкие кружева» комбинированным товарным знаком «Елецкие кружева»24. СИП, однако, пресек попытку, указав, что товарный знак нельзя противопоставить получению исключительного права на НМПТ при соответствии производимого претендентом товара требованиям, зафиксированным в ГРУН. СИП указал, что для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем. Но даже если бы ассоциативная связь была, это нельзя противопоставить получению исключительного права на НМПТ при соответствии товара требованиям.

Обозначенное противопоставление становится возможным, по нашему мнению, из-за пробела в методологии оценки смешения25: смешение обозначений оценивается по словесной части даже в том случае, когда в товарном знаке все слова являются неохраняемыми элементами, что может приводить к пересечению охраны товарного знака с ГУ (НМПТ).

В деле А83-12650/202126 рассматривался спор о возможности смешения товарного знака «Нарзан Тавриды» и НМПТ «Нарзан», в котором СИП предпринял попытку устранить указанный пробел. В данном деле истец был правообладателем НМПТ «Нарзан» (№ 15) — зарегистрировал товарные знаки № 452165 («Нарзан» на русс. яз.), 465041 («Нарзан» на англ. яз.) и 209104 (форма бутылки), а ответчик — правообладателем в отношении товарного знака № 538926 («Нарзан Тавриды»). Истец требовал признать контрафактной минеральную воду под наименованием «НАРЗАН Тавриды», обязать прекратить незаконное использование, размещение и ввод в гражданский оборот товара, обязать изъять из оборота и уничтожить этикетки, упаковки и готовую продукцию, взыскать компенсацию. Суд первой инстанции отказал в иске, отметив, что указание ответчиком на этикетке слова «НАРЗАН», тождественного НМПТ, не свидетельствует о нарушении прав истца, т.к. права последнего на НМПТ не могут противопоставляться правам ответчика на принадлежащий ему товарный знак, поскольку сам факт регистрации товарного знака ответчика, пока в установленном порядке не доказано обратное, свидетельствует о его законном использовании ответчиком при производстве, продвижении и реализации продукции. Ответчик не осуществляет производство и реализацию товара в границах обозначаемого НМПТ географического объекта (скважин № 107-Д, № 7-РЭ, № 2-Б-бис), как следствие, в его действиях отсутствуют признаки незаконного использования НМПТ. Слово «нарзан» относится к неохраняемым элементам товарного знака истца, следовательно доминирующее сходство по неохраняемым элементам не может быть принято во внимание для установления сходства до степени смешения. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по внутреннему убеждению суда. При этом суд учитывает, что в отношении сильных или слабых элементов обозначения имеется сходство. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

СИП пришел к выводу, что слово «Нарзан» относится к неохраняемым элементам товарного знака истца, следовательно доминирующее сходство по неохраняемым элементам не может быть принято во внимание для установления сходства до степени смешения, однако на данный вывод могло повлиять то, что ответчику принадлежал товарный знак, также содержавший слово «Нарзан»27. Примечательно, что слово «Нарзан» вообще не является топонимом, это название типа минеральной воды, добываемой в разных местах, т.е. это обозначение не связано с конкретным географическим объектом, на что указывал и сам компетентный орган (Минздрав) Но Президиум СИП указал, что пока в установленном законом порядке (ст. 1535 ГК) не будет оспорено предоставление правовой охраны НМПТ «Нарзан», словесный элемент «Нарзан» в правовом смысле представляет собой название конкретного географического объекта28.

В деле № СИП-177/202029 регистрация НМПТ как раз и была оспорена по той причине, что место происхождения воды (г. Бештау) и тип воды (Бештаугорский) не соответствовали обозначению, зарегистрированному в качестве НМПТ (Железноводская). НМПТ «Железноводская» охраняется с 1998 г., а в 2019 г. предоставление правовой охраны было оспорено на том основании, что зарегистрированное НМПТ не указывает на действительное место происхождения обозначаемой им минеральной воды и совпадает с типом воды (Железноводский), к которому по ГОСТ 13273-88 относятся воды с наименованиями «Смирновская» (№ 110) и «Славяновская» (№ 50), в то время как минеральная вода «Железноводская», отличающаяся от них по химическому составу, по ГОСТ Р 54316-2011 относится к Бештаугорскому типу. Суды отказали в удовлетворении требования, поскольку розлив воды исторически происходил в г. Железноводске, а истец не представил сведения об осуществлении им деятельности по производству или реализации минеральной воды, подтверждающие заинтересованность. Представляется, что в данном деле отказ носил формальный характер и опирался, по существу, на историческое место розлива (более неактуальное) и вывод об отсутствии заинтересованности истца, основанный лишь на отсутствии лицензии на разработку месторождения минеральной воды, хотя истец подал на регистрацию соответствующий товарный знак, которому противопоставлялось НМПТ, и владел скважиной в пределах г. Железноводска.

Попытки препятствовать использованию ГУ (НМПТ) с помощью товарного знака, содержащего идентичный или сходный до степени смешения топоним, возможны потому, что законодательством РФ не установлен безусловный запрет на использование топонимов в товарных знаках. В качестве оснований отказа ГК называет ложность обозначения или его способность ввести в заблуждение относительно товара, его изготовителя или места производства (подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК), а также включение, воспроизведение или имитацию ГУ (НМПТ) (п. 7 ст. 1483 ГК). При этом последнее не распространяется на лиц, имеющих право использования ГУ (НМПТ). Полагаем, что интересам оборота соответствовало бы исключение из п. 7 ст. 1483 ГК оговорки о праве лиц, имеющих право использования ГУ (НМПТ), регистрировать товарные знаки, содержащие соответствующие топонимы.

Еще одной проблемой, выявленной в ходе анализа судебной практики применительно к вопросу соотношения товарных знаков и ГУ (НМПТ), является проблема практики отказов Роспатента в регистрации отчуждения или предоставления права использования товарного знака. К примеру, в деле № А40-174817/202230 истец (лицензиар) требовал признать незаконным отказ в государственной регистрации предоставления права использования товарного знака «Русский элемент» по причине отсутствия у лицензиата права использования НМПТ «Русская водка». Отказ в данном случае был обоснован тем, что согласно позиции Роспатента по смыслу положений п. 3 ст. 1489 ГК и п. 3 ст. 1519 ГК допускается предоставление права использования товарного знака, включающего НМПТ, только лицу, обладающему правом на такое НМПТ, т.к. иное вводило бы потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара. Суды первой и апелляционной инстанции признали отказ незаконным, т.к. товарный знак «Русский элемент» был зарегистрирован с учетом наличия правовой охраны НМПТ «Русская водка», лицензиар товарного знака не обладает правом использования НМПТ. СИП счёл, что поскольку при регистрации товарного знака «Русский элемент» НМПТ «Русская водка» не было ему противопоставлено и не включалось в него в качестве неохраняемого элемента, а лицензиар товарного знака не обладает правом использования НМПТ, на лицензионный договор не могут быть распространены ограничения, введенные п. 3 ст. 1489 ГК, в связи с чем толкование Роспатентом является «недопустимо расширительным». По этому вопросу был выявлен целый ряд однотипных споров (дела № А40-101730/202331, А40-140652/202332, А40-64195/202233, А40-97816/202334, А40-80319/202335, А40-121670/202136). Во всех этих спорах суды признали отказ незаконным, используя аргументы, аналогичные приведенному выше по делу № А40-174817/2022. Примечательно, что Роспатент продолжал следовать указанной логике даже после того, как в ряде однотипных дел суды указали на ее ошибочность.

Наконец, следует отметить несколько дел, связанных с оспариванием отказов в регистрации товарных знаков при наличии противопоставления НМПТ. В деле № СИП-645/201937 оспаривался отказ в регистрации данного товарного знака «Алтайский стандарт» по причине сходства до степени смешения с НМПТ «Алтайский мед». По мнению суда, является необоснованным вывод Роспатента о том, что смысловое содержание словосочетания «АЛТАЙСКИЙ СТАНДАРТ» определяется прилагательным «АЛТАЙСКИЙ» и на него падает логическое ударение, а существительное «СТАНДАРТ» не несет в себе конкретный образ или ассоциативный ряд, указывая на некий образец чего-либо, в частности, товара или услуги, в отношении которого заявлено обозначение. Вместе с тем заявленное обозначение является комбинированным и содержит изобразительный элемент, выполненный с использованием ярких насыщенных цветов (желтый, красный, зеленый, голубой) для изображения стилизованного абстрактного пейзажа, что, безусловно, отличает его визуальное восприятие от противопоставленного НМПТ. Кроме того, судебная коллегия приняла во внимание существование иных товарных знаков (знаков обслуживания), включающих слово «АЛТАЙСКИЙ» либо указание на иные географические наименования, зарегистрированных Роспатентом после регистрации противопоставленного НМПТ.

В деле № СИП-406/202038 истец заявил на регистрацию комбинированный товарный знак «Белёвские ягодные чаи» (заявка № 2018728379). В регистрации Роспатент отказал, противопоставив НМПТ «Белевская пастила» (№ 156), «Белевский пряник» (№ 200), «Белевский зефир» (№ 213, 214). Истец считает, что Роспатент (1) лишает производителей региона возможности использовать наименование этого региона в своей деятельности; (2) делает необоснованный вывод о том, что словесный элемент «ягодные чаи» неохраноспособен. СИП согласился с Роспатентом относительно фонетического и семантического сходства обозначений, обусловленного доминирующим словесным элементом («Белевские, -ий, -ая»), т.к. наличие в составе сравниваемых обозначений различающихся словесных элементов («ягодные чаи», «зефир», «пряник» и т.д.) не свидетельствует об фонетическом несходстве в целом за счет тождественности их доминирующих словесных элементов. СИП не согласился с доводом заявителя о том, что сравниваемые обозначение и НМПТ не являются сходными по фонетическому признаку по причине того, что главным правилом определения наличия (отсутствия) сходства до степени смешения является наличие (отсутствие) ассоциации с другим обозначением в целом.

СИП указал, что семантическое сходство сравниваемых обозначений также обусловлено тождеством доминирующих словесных элементов «Белевские» / «Белевская» / «Белевский». Включение обществом в заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение словесного элемента «Белевские» создает однозначные ассоциации именно с противопоставленными НМПТ.

Вопрос об использовании топонимов в средствах индивидуализации достаточно спорный, и не всегда такое использование носит добросовестный характер. Ввиду этого очень важно на этапе правоприменения рассматривать ситуацию комплексно с тем, чтобы не создавались условия, при которых производители на одном рынке посредством такого механизма «вытесняют» конкурентов с рынка.