Л.А. Новосёлова,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации,
председатель Суда по интеллектуальным правам

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 6, декабрь 2014 г., с. 10-16

В отношении общеизвестных товарных знаков судебные споры возникают нечасто, поэтому почти каждое дело представляет интерес, помогая выявить нюансы правовых норм, регулирующих отношения, связанные с правовой охраной средств индивидуализации.

До внесения в 2002 г. изменений в Закон о товарных знаках1 отношения по использованию общеизвестных товарных знаков в Российской Федерации регулировались в соответствии с положениями Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (г. Париж, далее - Парижская конвенция), в которой сформулированы требования, предъявляемые к общеизвестным товарным знакам.

Страны - участницы Парижской конвенции обязуются по инициативе администрации или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществом конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов.

В силу п. 1 ст. 6 bis Парижской конвенции по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции.

При этом, как следует из положений названной статьи и принятых резолюций Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности, общеизвестным товарным знаком признается обозначение, известное большой части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и очевидным образом ассоциируется с такими товарами как происходящими из определенного источника.

Охрана общеизвестных знаков должна соответствовать определенным минимальным стандартам, знаки, имеющие репутацию, должны быть защищены от ущерба в отношении их различительной способности или репутации знака, и знаки, имеющие высокую репутацию, должны быть защищены от использования или регистрации без необходимости доказательства какого-либо ущерба в отношении различительной способности или репутации знака.

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) (п.п. 2 и 3 ст. 16) устанавливает правила, предписывающие необходимость правовой охраны общеизвестных товарных знаков в отношении не только товаров, но и услуг, несходных с теми, для которых эти знаки регистрировались. При этом особенности предоставления охраны и условия, на основании которых знак может быть отнесен к категории общеизвестных, оставляются на усмотрение национального законодательства.

В дальнейшем вопросы правовой охраны общеизвестных товарных знаков являлись предметом Совместной резолюции о положениях в отношении общеизвестных знаков, одобренной Генеральной ассамблеей ВОИС и Ассамблеей Парижского союза в сентябре 1999 г., а также Положений в отношении охраны общеизвестных товарных знаков, которые могут применяться для целей изменения национального законодательства государств – членов ВОИС.

Первая редакция Закона о товарных знаках 1992 г. не содержала положений об общеизвестных товарных знаках. Соответствующие нормы появились в России в 2002 г., когда Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ в закон была включена глава 2.1. – «Общеизвестный товарный знак, его правовая охрана».

В соответствии со ст. 19.1 Закона общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком могли быть признаны:

а)

товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации;

б)

товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации;

в)

обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации.

Условием признания общеизвестными являлось интенсивное использования таких товарных знаков или обозначений на указанную в заявлении дату в Российской Федерации и широкая известность среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

Товарный знак или обозначение не могли быть признаны общеизвестным товарным знаком, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака иного лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

Со вступлением в силу части четвертой Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)2 приведенные выше положения Закона о товарных знаках утратили силу.

Но критерии общеизвестности товарного знака нашли отражение в ст. 1508 ГК РФ и по сравнению с положениями Закона о товарных знаках практически не были изменены: в обоих случаях шла речь о приобретении обозначением широкой известности 1) у соответствующих потребителей; 2) в отношении товаров заявителя; 3) в результате интенсивного использования.

Правовая охрана предоставляется общеизвестному товарному знаку на основании решения федерального органа исполнительной власти (п. 1 ст. 1509 ГК РФ).

В числе важнейших подзаконных актов следует назвать Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17 марта 2000 г. № 38. Согласно ст. 4 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» Правила применяются в части, не противоречащей части четвертой этого Кодекса.

В силу п. 3.2 Правил товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что представленные фактические материалы не подтверждают общеизвестность товарного знака заявителя с даты, указанной в заявлении. Указанный пункт Правил применяется в части, не противоречащей п. 1 ст. 1508 ГК РФ, который требует от заявителя подтвердить известность данного обозначения в отношении именно его товаров.

В деле об отказе в регистрации обозначения «Посольская» как общеизвестного товарного знака, которое рассматривал Суд по интеллектуальным правам3, возник вопрос о необходимости наличии совокупности необходимых условий для такой регистрации.

Данное дело представляет интерес как в связи с интересными правовыми проблемами, которое оно выявило, так и с фактом использования Президиумом Суда по интеллектуальным правам (кассационной инстанцией Суда) такого варианта получения профессионального мнения по существу спора как запрос.

Суду по интеллектуальным правам как специализированному суду на основании ч. 1.1. ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора, предоставлено право направлять запросы.

Такой запрос может быть направлен Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении им дела в качестве суда как первой, так и кассационной инстанции на любой стадии арбитражного процесса до принятия решения (постановления).

Направление такого запроса с учетом положений ч. 1 ст. 286 АПК РФ может иметь целью подтверждение (опровержение) правильности применения судом норм права при рассмотрении дела и принятия обжалуемого судебного акта4.

Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл Лефортово» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) об отказе в признании словесного обозначения «Посольская» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, признании обозначения «Посольская» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01 января 2012 г. на имя ООО «Кристалл Лефортово» в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

В обоснование своей правовой позиции заявитель указывал, что он является правообладателем серии комбинированных и словесных товарных знаков «ПОСОЛЬСКАЯ» / «POSOLSKAYA» в отношении алкогольных напитков. Товарные знаки были приобретены заявителем за вознаграждение, при этом приобретены не только товарные знаки как право, удостоверенное свидетельством, но и многолетняя известность и репутация водки «Посольская», изготавливаемой по разработанной и утвержденной рецептуре.

ООО «Кристалл Лефортово» обратилось в Роспатент с заявлением о признании словесного обозначения «ПОСОЛЬСКАЯ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01 января 2012 г. на свое имя в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Однако Роспатент пришел к выводу, что установить широкую известность обозначения «ПОСОЛЬСКАЯ» именно в отношении товаров заявителя, как того требует п. 1 ст. 1508 ГК РФ, не представляется возможным, что исключает предоставление правовой охраны обозначения «Посольская» как общеизвестного товарного знака на имя заявителя.

Отказ Роспатента послужил основанием для обращения общества «Кристалл Лефортово» в суд за судебной защитой нарушенного права.

Одним из доводов заявителя являлся довод о неправильном истолковании нормы ст. 1508 ГК РФ федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который не учел, что товарный знак является общеизвестным сам по себе, вне зависимости от деятельности производителя товаров, правовая охрана которым предоставлена названным товарным знаком, либо его правообладателя.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что водка «Посольская» разливалась на Московском ликероводочном заводе (в настоящее время ОАО «Московский завод "Кристалл"»). В 1976 г. Московский ликероводочный завод зарегистрировал комбинированный товарный знак со словесным обозначением «Посольская» в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

ООО «Кристалл Лефортово» было зарегистрировано в 2010 г. как вновь созданное юридическое лицо под фирменным наименованием общество с ограниченной ответственностью «Московский Кристалл». В 2011 г. наименование было изменено на ООО «Кристалл Лефортово». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности общества является деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями. Оптовая торговля алкогольной продукцией являлась дополнительным видом деятельности, равно как и розничная торговля в неспециализированных магазинах.

Водка «ПОСОЛЬСКАЯ» производилась преимущественно ОАО «Московский завод "Кристалл"», о чем свидетельствовала также информация, размещенная на этикетках водки: «производится с 1973 г.», «Традиции Московского завода "Кристалл"».

ОАО «Московский завод "Кристалл"» как правообладатель товарного знака заключило более 30 лицензионных договоров на использование товарного знака с производителями алкогольной продукции на всей территории Российской Федерации. Права на отношении товарных знаков с элементом «Посольская» неоднократно переуступались ОАО «Московский завод "Кристалл"», ООО «Кристалл Лефортово», ООО «ГРИАДА-ЯР» друг другу, при этом в отношении этих товарных знаков также заключались лицензионные договоры с различными юридическим лицами.

Эти фактические обстоятельства и послужили основанием для вывода Роспатента об отсутствии оснований для признания обозначения общеизвестным в том значении, какое этому понятию придает закон. Роспатент в оспариваемом решении в оспариваемом решении исходил, в частности из того, что большое количество предоставляемых лицензий способно привести к ослаблению, размыванию различительной способности товарного знака и утере восприятия потребителями как принадлежащего конкретному правообладателю.

Оспаривая отказ Роспатента, ООО «Кристалл Лефортово» обращало внимание, что законодательство не содержит требования о том, что приобретение широкой популярности товара, маркированного общеизвестным товарным знаком, должно быть достигнуто исключительно благодаря производителю этого товара/правообладателя товарного знака; не содержит оно также и требования о том, что известность должна быть достигнута действиями одного лица.

Оценивая этот довод заявителя, суд отметил, что законодательство действительно не содержит такого требования, но и в оспариваемом решении Роспатента отсутствовали такие выводы.

Речь шла лишь о том, что п. 1 ст. 1508 ГК РФ прямо предусмотрена необходимость широкой известности обозначения в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя. Иными словами, с учетом вышеприведенного международного подхода к решению данного вопроса, широко известное обозначение для товаров (услуг) должно очевидным образом ассоциироваться с такими товарами (услугами) как происходящими из определенного источника.

Обозначение «Посольская» для товара «водка», будучи так называемым «советским» товарным знаком, действительно стало широко известно задолго до даты регистрации заявителя как юридического лица и это никем не оспаривается.

Но, позиционируя себя как правообладатель серии товарных знаков со словесным обозначением «Посольская», заявитель документально не подтвердил, что истребуемое им в качестве общеизвестного товарного знака обозначение очевидным образом ассоциируется в глазах потребителей именно с ним как источником происхождения этого товара, в том числе по состоянию на 01 января 2012 г.

Суд с учетом обстоятельств дела сделал вывод, что обозначение «Посольская» не вызывает устойчивых ассоциаций с заявителем как источником происхождения товаров «водка», на которые оно нанесено.

Поскольку факт широкой известности обозначения «ПОСОЛЬСКАЯ» именно в отношении товаров заявителя, как того требует п. 1 ст. 1508 ГК РФ, не был установлен, суд согласился с решением Роспатента, признав наличие препятствий для регистрации на имя заявителя данного обозначения в качестве общеизвестного товарного знака.

При этом суд руководствовался тем, что исходя из смысла, вкладываемого законодателем в понятие товарного знака и цели существования такого объекта прав, критерием, по которому товарный знак может быть признан общеизвестным в Российской Федерации, является одновременное выполнение совокупности условий: широкая известность самого обозначения, а также широкая известность этого обозначения именно в отношении товаров (услуг) заявителя - определенного юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Суд первой инстанции исходил из того, что п. 1 ст. 1508 ГК РФ прямо предусмотрена необходимость широкой известности обозначения в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров именно заявителя.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО «Кристалл Лефортово» обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило отменить оспариваемый судебный акт, полагая, что он принят с нарушением норм материального права. Заявитель полагал, что судом дано неправильное толкование положениям п. 1 ст. 1508 ГК РФ, из которых не вытекает, что широкая известность должна быть приобретена обозначением только в результате деятельности самого заявителя. По мнению заявителя, это явилось следствием неправильного толкования Роспатентом, а затем и судом понятия «в отношении товаров заявителя», содержащееся в этой норме.

С целью выяснения смысла содержащегося в приведенной норме указания об известности в «отношении товаров заявителя» президиум Суда по интеллектуальным правам просил высказать профессиональное мнение доктора юридических наук, проректора по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности Орлову В.В., кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского и предпринимательского права Юридической школы Дальневосточного федерального университета Рабец А.П., кандидата технических наук, доктора юридических наук, профессора кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета Городова О.А. по следующим вопросам:

«1. Следует ли из указанной нормы права (п. 1 ст. 1508 ГК РФ), что необходимым условием для признания товарного знака общеизвестным является то обстоятельство, что данный товарный знак (обозначение) приобрел широкую известность в результате деятельности самого заявителя, либо достаточно самого факта приобретения широкой известности для обозначения определенных товаров?

2. Следует ли из указанной нормы права (п. 1 ст. 1508 ГК РФ), что необходимым условием для признания товарного знака общеизвестным является то обстоятельство, что используемое для соответствующих товаров обозначение должно очевидным образом ассоциироваться с такими товарами как происходящими из определенного источника?

Если да, что именно должно пониматься под таким источником?»

Доктор юридических наук, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности Орлова В.В. по первому вопросу высказала профессиональное мнение о том, что из нормы, содержащейся в п. 1 ст. 1508 ГК РФ, следует, что необходимым условием для признания товарного знака (обозначения) общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком является то обстоятельство, что данный товарный знак (обозначение) приобрел широкую известность в результате деятельности самого заявителя.

По второму вопросу ею было высказано мнение, что необходимым условием для признания товарного знака общеизвестным является то обстоятельство, что используемое для соответствующих товаров обозначение должно очевидным образом ассоциироваться с такими товарами как происходящими из определенного источника, при этом под таким определенным источником следует понимать заявителя/правообладателя общеизвестного товарного знака.

В ответе на запрос кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Юридической школы Дальневосточного федерального университета Рабец А.П. указала, что толкование нормы, закрепленной в п. 1 ст. 1508 ГК РФ, дает достаточные основания для вывода о том, что с учетом признаков общеизвестности товарного знака, словосочетание "в отношении товаров заявителя", содержащееся в названной норме, следует понимать как приобретение известности товарным знаком (обозначением) в отношении товаров (услуг) заявителя в тот период, когда товарный знак (обозначение) использовался заявителем - субъектом права на товарный знак (юридическим лицом либо гражданином - предпринимателем) будучи средством индивидуализации товаров (услуг) данного производителя, позволяющим потребителю выделить их среди товаров (услуг) других производителей.

В ответе на второй вопрос Рабец А.П. указала, что под источником происхождения товара в контексте положений ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и принятых резолюций Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности следует понимать правообладателя (как правило, коммерческую организацию), являющегося основным производителем товара определенного качества, обозначенного известным товарным знаком (обозначением), претендующим на признание общеизвестным.

Согласно заключению доктора юридических наук, профессора кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета Городова О.А. основной функцией товарного знака, в том числе и общеизвестного, является выделение товаров заявителя из перечня других, подобных или сходных с первыми. Соответственно под товарами заявителя надлежит понимать товары, содержащиеся в перечне товаров на дату подачи заявления, в отношении которых заявитель притязает на их индивидуализацию с помощью общеизвестного знака.

Городов О.А. также указал, что необходимым условием для признания товарного знака общеизвестным является деятельность заявителя или его предшественника (правопредшественника), но не сам факт приобретения широкой известности по иным основаниям.

По второму вопросу им высказано мнение, что из нормы, сформулированной в п. 1 ст. 1508 ГК РФ, не следует, что необходимым условием для признания товарного знака общеизвестным является то обстоятельство, что используемое для соответствующих товаров обозначение должно очевидным образом ассоциироваться с такими товарами как происходящими из определенного источника.

При этом под определенным источником понимают производителя, с которым у потребителя маркированного товара возникают ассоциации. Фигура такого производителя возникает в результате длительного применения товарного знака на высококачественных товарах, т.е. складывается ситуация, при которой знак ассоциируется не с товаром, чего бы следовало постоянно ожидать, а с его производителем.

Таким образом, из нормы, содержащейся в п. 1 ст. 1508 ГК РФ, следует, что необходимым условием для признания товарного знака (обозначения) общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком является то обстоятельство, что данный товарный знак (обозначение) приобрел широкую известность в результате деятельности самого заявителя, а используемое для соответствующих товаров обозначение должно очевидным образом ассоциироваться с такими товарами как происходящими из определенного источника. При этом под таким определенным источником следует понимать заявителя/правообладателя общеизвестного товарного знака5.

С учетом приведенных профессиональных мнений и обстоятельств дела президиум Суда по интеллектуальным правам6 пришел к выводу о том, что суд исходил из правильного понимания смысла применяемой нормы.

Решение суда, признавшего правомерным решение Роспатента об отказе в признании словесного обозначения «ПОСОЛЬСКАЯ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, было оставлено без изменений.