Исключительное право и фундаментальные права человека: возможно ли избежать конфликта?




FACEBOOK vs PAROBOOK: недобросовестная конкуренция?!

22 Октября 2015
Г.А. Андрощук,
кандидат экономических наук,
заведующий лабораторией правового обеспечения
развития науки и технологий
НИИ интеллектуальной собственности НАПрН Украины
 
 

Прежде чем перейти к рассмотрению этого завершившегося относительно недавно (29 января 2014 г.) интересного дела, находящегося на стыке информационного, авторского, конкурентного и права товарных знаков, приведем соответствующую справочную информацию о его основных субъектах.

Facebook («Фейсбук», [feɪs bʊk]) в настоящее время является крупнейшей социальной сетью в мире. Основана она в 2004 г. студентом Марком Цукербергом и его соседями по комнате Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом во время обучения в Гарвардском университете. Изначально веб-сайт назывался Thefacebook и был доступен только для студентов Гарвардского университета. Вскоре регистрацию открыли для других университетов Бостона, а затем - и для студентов любых учебных заведений США, имеющих электронный адрес в домене Edu. Начиная с сентября 2006 г. сайт стал доступным для всех пользователей Интернета в возрасте от 13 лет, имеющих адрес электронной почты. Аудитория Facebook на июль 2013 г. составила 1,2 млрд пользователей - тех, кто заходил на сайт хотя бы раз в месяц или за указанный промежуток времени был зафиксирован с помощью кнопки Like и следящих cookie. (Здесь и далее по тексту выделено автором - Г.А.). Суточная активная аудитория составляет 720 млн. человек - столько фиксируется сетью Facebook ежедневно. Около 810 млн. человек в месяц используют мобильное приложение Facebook. Каждый день в социальной сети пользователи оставляют 3,2 млрд «лайков» и комментариев, публикуют 300 млн. фотографий. На сайте зафиксировано 125 млрд «дружеских связей» (на 31 декабря 2011 г. было 100 млрд.). Количество просмотров страниц сайта в октябре 2011 г. составило 1 триллион1. Компания Facebook, представляющая индустрию технологий и телекоммуникаций, занимает 5 - е место в рейтинге самых инновационных компаний мира2. Доходы компании в первом квартале 2012 г. составили $1 млрд 58 млн. Получается, что на каждом пользователе компания заработала чуть больше доллара за квартал. Реклама принесла $ 872 млн. прибыли, другие источники - $ 186 млн. Благодаря этому сайту Марк Цукерберг в 23 года стал самым молодым миллиардером планеты.

 Parobook - это социальная сеть для испанцев без работы. Название Parobook происходит от кастильского слова parados, которым называют безработных. Parobook родился сравнительно недавно (2011 г.), будучи имитацией Facebook в версии для людей, не имеющих работы, в виртуальном пространстве, где безработные надеются найти желаемую информацию. Вдохновленная Facebook сеть является местом встречи для безработных, желающих поделиться своим опытом и установить необходимые контакты, которые могут помочь в их ситуации. На веб - сайте безработных пользователи обращаются за помощью или получения информации о ситуации занятости и предложения работы. Лозунг социальной сети "Parobook поможет вам подключиться и поделиться с другими людьми в вашей ситуации". Эта инициатива исходила от четырех безработных друзей (Хосе Гонсалес, Антуан Сармьенто, Ayuсo и Карлос Иньиго Гонсалес), которые реализовали идею создания средства взаимодействия среди более чем 4 млн безработных в стране3.

В настоящее время сайт имеет более 14 тысяч пользователей. Интересно, что Parobook имеет свою собственную страницу на Facebook, которая привлекла уже более 6000 "like". Дизайн и структура сети Parobook основаны на Facebook. Новая социальная сеть для безработных имеет по сути идентичный Facebook интерфейс. Наиболее заметным отличием является графическое использование красного, как цвета темы, вместо известного голубого цвета Facebook. На основе популярной социальной сети Facebook создан клон.

 Следует отметить, что вышеупомянутая информация и утверждения взяты нами из испаноязычных источников4, в которых прямо говорится об имитации, подражании и клонировании элементов сети Facebook5.

А теперь - изложение основных аспектов этого неоднозначного, на наш взгляд, решения по делу, которое было выложено на соответствующих сайтах OHIM, MARQUES 6,7 и других8.

Вторая апелляционная палата Бюро по гармонизации на внутреннем рынке ЕС (OHIM) недавно приняла решение по итогам рассмотрения апелляционной жалобы на решения первой инстанции, принятые Отделом по рассмотрению возражений относительно заявки на торговую марку Сообщества № 9695395:

Это возражение было инициировано компанией Facebook, Inc. (далее - FACEBOOK), которая является владельцем в частности таких торговых марок:

-

Торговая марка Сообщества № 4535381 «Facebook» (услуги 35 и 38 классов);

-

Торговая марка Сообщества № 5585518 «Facebook» (услуги 35, 41, 42 и 45 классов);

-

Торговая марка Сообщества № 6455687 «Facebook» (товары и услуги 9, 39 и 42 классов);

-

Торговая марка Сообщества № 9151168 (товары и услуги 9, 35, 36, 38, 41, 42 и 45 классов) - изобразительный знак:

Возражения

28 января 2011 г. заявитель подал заявку на регистрацию торговой марки Parobook для таких товаров и услуг:

-

Класс 9 «Научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, весовые, измерительные, сигнализационные, контрольные (проверочные), спасательные и учебные приборы и инструменты; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; огнетушители»;

-

класс 35 «Реклама; управления делами; деловое администрирование; канцелярские работы»;

-

класс 36 «Страхование; финансовая деятельность; кредитно- денежные операции; операции с недвижимостью»;

-

класс 38 «Связь»;

-

класс 41 «Образование, воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурных мероприятий»;

-

класс 42 «Научно-технологические и исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения»;

-

класс 45 «юридические; услуги по охране имущества и людей; персональные и социальные услуги для удовлетворения потребностей человека, которые предоставляет третья сторона».

Компания FACEBOOK подала возражения против этих заявок, ссылаясь на статьи 8 (1) (b) и 8 (5) Регламента о торговых марках Сообщества (недобросовестная конкуренция, размывание знака и нанесение вреда репутации). Отдел по рассмотрению возражений 3 декабря 2012 г. принял постановление, которым частично удовлетворил возражения.

Сначала в результате сравнения знаков Отдел по рассмотрению возражений пришел к выводу, что знаки являются похожими. В частности в том, что они имеют одинаковую часть book, но отличаются буквосочетаниями face и paro (как графически, так и фонетически). Было установлено, что стилевое решение знаков отличается от решения зарегистрированных ранее словесных знаков, однако, оно тождественно знаку компании FACEBOOK (но в этом случае один из знаков выполнен белым цветом на синем фоне, а другой - белым на красном). Было установлено также, что семантически знаки будут похожими «только для части потребителей, которые будут воспринимать более ранние знаки и оспариваемый знак как состоящие из двух частей, и понимают значение термина "book", а именно - англоязычной части потребителей».

После сравнения знаков Отделом по рассмотрению возражений были рассмотрены доказательства, представленные компанией FACEBOOK, согласно которым было продемонстрировано, что ее торговые марки характеризовались «высоким уровнем репутации в отношении услуг, для которых они использовались, в частности, услуг 38 класса (услуги связи, включали, например, услуги тематических чатов и форумов для общения в социальных сетях); 41 класса (предоставление компьютерных, электронных и интерактивных баз данных для образовательных, рекреационных и развлекательных целей, предназначенных для среднего школьного возраста, студентов высших учебных заведений и других социальных групп и групп по интересам, услуги по обмену фотографиями и видео); 42 класса (которые включают услуги хостинга на Интернет - платформах для социальных сетей) и 45 класса (службы знакомств и общения), а именно - услуг, связанных с общением в социальных сетях, для которых используются знаки другой стороны для 38 , 41 , 42 и 45 классов».

Однако по заключению Отдела по рассмотрению возражений эти данные не свидетельствуют о том, что такая репутация распространяется на товары и услуги 9, 35, 36 и 39 классов или услуги 38, 41, 42 и 45 классов, которые не связаны с общением в социальных сетях9.

После этого Отдел по рассмотрению возражений проанализировал утверждения относительно недобросовестной конкуренции. На основании представленных доказательств, знаков, а также товаров и услуг, для которых была заявлена торговая марка Сообщества, Отдел по рассмотрению возражений согласился с доводами другой стороны, но лишь в том, что касалось определенных товаров и услуг: «Использование без надлежащих оснований торговой марки, заявленной для части товаров и услуг, а именно - "магнитные носители информации, диски звукозаписи; средства обработки информации; электронные издания, загружаемые", принадлежащие к 9 классу, "реклама", относящиеся к 35 классу, "связь", относящиеся к 38 классу, "развлекательные услуги; электронная допечатная подготовка; услуги по подготовке макетов (помимо для рекламных целей); предоставления электронных изданий, публикуемых в сети Интернет, незагружаемых"; публикации текстов (не рекламных)», относящихся к 41 класса, "разработки и проектирования компьютерных программ", относящихся к 42 классу, и, наконец, "персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей людей", относящиеся к 45 классу, -приведет к получению недобросовестного преимущества от различительной способности и репутации более ранних торговых марок с репутацией».

Однако Отдел по рассмотрению возражений занял другую позицию в том, что касается остальных товаров и услуг, для которых заявлено торговую марку Сообщества, а именно:

-

класс 9 «Научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, весовые, измерительные, сигнализационные, контрольные (проверочные), спасательные и учебные приборы и инструменты; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; огнетушители; электрические приборы для привлечения и уничтожения насекомых; мультфильмы [рисованные]; прикуриватели автомобильные; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электродуговой резки; бигуди электронагревательные; гальванические аппараты; электрические аппараты для запайки пластмассовой упаковки; электросварочные аппараты; закрывающие электрические устройства для дверей; управляющая аппаратура, лифты; коврики под компьютерные мышки; цепочки в пенсне; магниты декоративные; магниты; оправы к очки; оправы к пенсне; очищающие устройства к грампластинкам; паяльники электрические; паяльные аппараты электрические; утюги электрические; электрооборудование для снятия макияжа; устройства для гальванопластики; футляры на контактные линзы; футляры на очки; футляры на пенсне; шнурки в пенсне»;

-

класс 35 «Реклама; управления делами; деловое администрирование; канцелярские работы; аренда; найма [прокат] торговых автоматов»;

-

класс 36 «Страхование; финансовая деятельность; кредитно - денежные операции; операции с недвижимостью»;

-

класс 38 «Связь»;

-

класс 41 «Образование; обучение; организация спортивных и культурных мероприятий; каллиграфические услуги; дублирования; издание книг [издательства]; публикации электронных книг и журналов в компьютерных сетях; перевод с языка и на язык жестов; субтитров; услуги переводчиков»;

-

класс 42 «Научно-технологические и исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения»;

-

класс 45 «юридические; услуги по охране имущества и людей; персональные и социальные услуги для удовлетворения потребностей человека, которые предоставляет третья сторона».

В то же время Отдел по рассмотрению возражений установил, что одна из предпосылок ст. 8 (5) (ассоциирование знаков) отсутствует в данном случае, и поэтому использование оспариваемой торговой марки не приведет к получению преимуществ от различительной способности более ранних торговых марок, либо нанесения вреда их репутации.

Поскольку упомянутые выше товары и услуги существенно отличались от услуг, связанных с общением в социальных сетях, которые предоставлялись второй стороной и имели репутацию среди потребителей, - использование более позднего знака вряд ли приведет в соответствующем секторе общества к ассоциации с торговыми марками Facebook.

Иначе говоря, Отдел по рассмотрению возражений принял решение о том, что «несмотря на очень высокую репутацию более ранних торговых марок, один лишь тот факт, что знаки имеют одинаковые окончания BOOK, не вызывает такого сходства, которое вызывала бы у соответствующего сектора общества ассоциации с такими отличными товарами и услугами»10.

Установив, что отрицание не было надлежащим образом обосновано в части, ссылалась на ст. 8 (5), Отдел по рассмотрению возражений приступил к рассмотрению оснований, предусмотренных ст. 8 (1), на которые также ссылалась компания FACEBOOK . На этом этапе Отдел по рассмотрению возражений решил не осуществлять полное сравнение противопоставленных товаров и услуг, учитывая, что товары и услуги являются тождественными. Что касается сходства знаков, то он решил, что сходство, которое возникает на основании одинакового элемента BOOK «в значительной степени уменьшается вследствие того, что этот элемент находится в конечной части знаков, тогда как знаки имеют отличную начальную часть» - часть, на которой потребители склонны сосредоточивать свое внимание.

Несмотря на то что для целей ст. 8 (5) Регламента о торговых марках Сообщества достаточным считается невысокая степень сходства, Отдел по рассмотрению возражений установил, что ввиду различия между знаками маловероятно, что соответствующий круг потребителей будет считать, что товары и услуги имеют одно происхождение, или, что существует экономическая связь между предприятиями, производящими товары и оказывающих услуги, даже по одинаковым товарам и услугам; поэтому Отдел отклонил это возражение в части, которая касалась остальных товаров и услуг, а также на основании ст. 8 (1) (b) Регламента о торговых марках Сообщества11.

 

Апелляция

Компания FACEBOOK подала апелляцию против такого решения, утверждая, что возражение должно быть удовлетворено полностью. Апелляционная палата 29 января 2014 г. приняла решение, которым решение Отдела по рассмотрению возражений было оставлено в силе полностью.

В части, связанной со ст. 8 (5) Регламента о торговой марке Сообщества, Апелляционная палата, как пример, привела решение по делу компании Intel (решение суда от 27 ноября 2008 г. по делу Intel Corporation Inc . против CPM United Kingdom Ltd . - дело С-252/07). Для того чтобы это положение могло применяться, должна была существовать связь между знаками, которые противопоставляются. Наличие такой связи следует рассматривать комплексно, учитывая все факторы, касающиеся обстоятельств дела, включая «степень сходства знаков, противопоставляются; характер товаров и услуг, для которых знаки противопоставляются, были зарегистрированы, включая степень сходства или несходства этих товаров и услуг, а также соответствующий сектор общества; уровень репутации более ранней торговой марки; степень различительной способности более ранней торговой марки, внутренне присущей или приобретенной во время использования; возможность спутывания знаков потребителями из-за их сходства».

Апелляционная палата повторно подтвердила, что остальные товары и услуги, указанные в заявке на торговую марку Сообщества, имели столь мало общего с услугами другой стороны, связанными с социальными сетями, что вероятность возникновения у соответствующего круга потребителей ассоциаций с более ранними знаками очень мала, в частности, учитывая различия, существующие между знаками. Что касается этих товаров и услуг, то оспариваемый знак вряд ли будет вызывать у соответствующего круга потребителей ассоциации с более ранним знаком.

Как следствие, Апелляционная палата приняла решение о том, что компанией FACEBOOK не было предоставлено достаточных доказательств или доводов в подтверждение того, что использование оспариваемого знака относительно остальных товаров и услуг, для которых заявлено оспариваемый знак, будет в результате недобросовестное получение преимуществ или наносить ущерб различительной способности или репутации более ранних торговых марок, а затем ст. 8 (5) Регламента о торговых марках Сообщества, не может быть применена.

Представляет интерес один из важных, по мнению автора, однако недостаточно раскрытых аргументов, предложенный FACEBOOK, который был отклонен Апелляционной палатой. По утверждению FACEBOOK, учитывая особую привлекательность ее торговых марок, она может быть использована даже за пределами естественного рыночного сектора, при лицензировании и торговли. Однако Апелляционная палата опровергла это утверждение и отметила, что «ни один из товаров или услуг, которые согласно оспариваемым решением признаны, к которым не может применяться Статья 8 (5) Регламента о торговых марках Сообщества, не может быть объектом лицензирования и торговли, которые осуществляются владельцами торговых марок для сайтов социальных сетей»12.

А каково же мнение апелляционного органа по статье 8 (1) (b)? Апелляционная палата, опять же, поддержала позицию Отдела по рассмотрению возражений. Опираясь на мнение о том, что все оспариваемые товары и услуги были тождественными с теми, для которых были заявлены более ранние торговые марки, которое было выражено в оспариваемом решении, Апелляционная палата сделала сравнение этих обозначений

При сравнении торговых марок Апелляционная палата установила, что графические элементы обоих знаков ограничены, поскольку «незначительные изобразительные элементы не характеризуются специальным и оригинальным исполнением, которое бы позволило потребителям запомнить их, установить различие между знаками», и еще раз подтвердила решающую роль в комбинированных знаках словесных элементов. Кроме этого, Апелляционная палата согласилась с выводами сравнения графических, фонетических и семантических аспектов знаков, проведенного Отделом по рассмотрению возражений, установив, что основное сходство знаков связано с элементом «book». Однако значительную роль играют различия между знаками, в частности различия в их первой части («face» и «paro»). Эти различия важнее, чем наличие общей конечной части. Кроме того, отмечалось, что оба знака являются относительно короткими, и поэтому потребителям легче воспринимать существующие различия.

Следует отметить также, что «графические и фонетические различия достаточно заметны и уравновешивают графические и фонетические сходства в этом случае, и знаки в целом не являются схожими с фонетического, графического или семантического взгляда». Поскольку знаки не считались похожими или тождественными, то нельзя говорить о вероятности путаницы согласно ст. 8 (1) (b) Регламента о торговых марках Сообщества, несмотря на высокую различительную способность и репутацию более ранних торговых марок.

Подводя итог, Апелляционная палата решила, что Отдел по рассмотрению возражений не ошибся, считая, что ст. 8 (1) (b) и 8 (5) Регламента о торговых марках Сообщества не могут быть применены в связи с указанными товарами и услугами, и оставила в силе решение Отдела по рассмотрению возражений13.

За такими знаками, как Facebook, в правовой литературе закрепилось название «хорошо известные» (well-known mark) и «знаменитые» (famous). Хорошо известная торговая марка - это особая категория торговых марок. В соответствии со ст. 6-bis Парижской конвенции, введенной в 1925 г., правовая охрана для них может возникать без специальной регистрации, предусмотренной национальным законодательством. Хорошо известная торговая марка - показатель высокого статуса ее владельца, поскольку собственниками таких знаков являются в основном компании, занимающие ведущие позиции в соответствующих сферах деятельности (компания Facebook занимает 5-е место в рейтинге самых инновационных компаний мира).

К знаменитым знакам отнесены хорошо известные знаки в количестве не более 100, которые характеризуются распространением во многих странах мира (знак Facebook занимает 52-е место в рейтинге брендов мира). С повышением репутации знаменитых торговых марок усиливается интенсивность имитации и подделок, обусловливает опасность превращения этих знаков (вследствие потери различительной способности) в родовое наименование товаров определенного вида. Это заставляет владельцев хорошо известных и знаменитых знаков вести борьбу в апелляционных органах и судах не только с конкурентами. Естественно, хорошо известные торговые марки являются привлекательными для присвоения третьими лицами, при этом часто - для неоднородных товаров. Ведь если выпускать продукцию или оказывать услуги под хорошо известной маркой (или ее имитацией), такие товары или услуги будут пользоваться значительным спросом, поскольку потребитель будет уверен, что фирма-производитель каким-то образом связана с владельцем такого знака и выпускает продукцию по лицензии или его разрешения. Есть другое лицо, которое таким образом будет получать необоснованные конкурентные преимущества, паразитируя на репутации хорошо известного знака.

Правовой базой охраны хорошо известных знаков в мировой практике признается ст. 6-bis о хорошо известных торговых марках и ст. 10-bis Парижской конвенции о запрещении недобросовестной конкуренции. В соответствии со статьей 6-bis страны - члены Парижского союза обязуются отклонять или признавать недействительной регистрацию обозначений, представляющих собой способные вызвать смешение воспроизведения, имитацию или перевод знака, признанного компетентным органом страны регистрации или применения хорошо известным и используемого для идентичных или подобных товаров независимо от факта их регистрации. Положения настоящей статьи распространяются только для обозначения, предназначенные для однородной продукции. В соответствии со ст. 10-bis факт использования третьим лицом хорошо известных знаков следует рассматривать как акт недобросовестной конкуренции, направленной на создание у покупателей ложной уверенности в том, что производителем товара является общеизвестное предприятие, или его филиал, или другое связанное с ним предприятие. При этом товары необязательно должны быть однородными.

Отметим, что в ряде стран, в частности в государствах Европейского Союза, согласно Директиве ЕС об унификации законов о торговых марках, Канаде и в США (где с 1996 г. действует федеральный Закон о делюции (ослаблении) торговой марки)14, торговые марки, которые получили определенное признание (стали в определенной степени известными), получают дополнительную защиту от так называемого ослабления их различительной способности или рекламной ценности. Концепция «ослабления» понимается как размывание или постепенное уменьшение способности торговой марки в ее немедленной ассоциации потребителями или широкого круга общественности с определенным источником. Определение понятия «ослабление» было предложено еще в 30-е годы прошлого века известным специалистом в области торговых марок Ф. Шехтером (F. Schechter), который охарактеризовал ослабление как более длительное использование знака иным лицом, чем исходный пользователь, "что приводит к постепенному аннулированию или рассеиванию индивидуальности знака и его влияния на общественное сознание"15.

Концепция дилюции (ослабления) подробно рассмотрена в работе А. Пахаренко «Право товарных знаков США: анализ федерального закона о дилюции товарного знака» [10]. Защита от ослабления стала общепризнанной и общепринятой на международном уровне доктриной. Защита знаков от дилюции предполагается Директивой Европейского сообщества в области товарных знаков. В то же время в принятом в рамках ГАТТ Соглашении о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) есть положение ст.16 (3), которое содержит доктрину дилюции (ослабления)16.

 «Ослабление» рассматривается как неотъемлемый результат использования идентичных или похожих торговых марок для совершенно разных товаров или услуг, основная идея понятие ослабления состоит в том, что те торговые марки, которые стали в определенной степени известными, должны быть защищены от очевидного намерения других участников рынка воспользоваться существенной уникальностью торговой марки. Допущение о возможности нанесения значительного ущерба собственнику торговой марки делается на основании того факта, что такая торговая марка может ослабить ее уже существующую ассоциацию с определенными товарами.

«Ослабление» знака не требует демонстрации факта вероятного введения в заблуждение или конкуренции между сторонами. Скорее «ослабление» знака подразумевает обвинения в «запятнанной» репутации и подрыве имиджа. Подрыв имиджа имеет место тогда, когда ответчик, используя данный знак, размывает или ослабляет устоявшуюся у потребителей ассоциацию между знаменитым знаком и товарами или услугами истца. А факт «запятнанной репутации» происходит, когда использование знака истца ответчиком автоматически бросает тень на этот знак, или заставляет истца оказаться в роли, порочащего, или в ситуации, не соответствующей высоким стандартам качества, с которыми ассоциируются товары или услуги владельца знаменитого знака.

В абзаце «а» ч. 1 ст. 4 Совместной рекомендации о положениях по охране общеизвестных знаков (далее Совместная рекомендация) определено, что «знак находится в противоречии с хорошо известным знаком, если этот знак или его существенная часть представляет собой воспроизведение, имитацию, перевод или транслитерацию хорошо известного знака, которая может вызвать смешение, если этот знак или его существенная часть используются или является предметом заявки на регистрацию, или зарегистрированы в отношении товаров и / или услуг , тождественные или однородными с товарами и / или услугами, для которых используется хорошо известный знак17. При этом по неоднородным товарам и услугам Совместной рекомендации в этой же статье предусматривается, что знак, который используется или подан на регистрацию «независимо от товаров и / или услуг» считается конфликтующим с хорошо известным знаком (в нашем случае Parobook является конфликтующим знаком относительно Facebook) только при наличии одного из трех условий:

1)

использование конфликтующего знака может указывать на связь между товарами и / или услугами, для которых этот знак используется, является предметом заявки на регистрацию или зарегистрирован, и владельцем хорошо известного знака, и может нанести ущерб его интересам (подп. «і»);

2)

использование конфликтующего знака может нанести вред (или, скорее всего, нанесет ущерб) или может ослабить («размыть») отличительный характер хорошо известного знака (п. «іі»);

3)

использование неподходящего знака приводит к недобросовестному использованию преимуществ отличительного характера хорошо известного знака (п. «ііі»). Для нашего случая подходят все три условия.

В примечаниях к ст. 4 Совместной рекомендации18 указано, что способы судебной защиты применяются только в тех случаях, когда имеет место одно из трех условий, предусмотренных пунктами «і-ііі». Вышеуказанные примечания, в частности, разъясняют применения п. «і», согласно которому связь между хорошо известным знаком и товарами и / или услугами третьего лица может быть доказана. Например: в случае если создается впечатление, что владелец хорошо известного знака связан с производством этих товаров или предоставлением услуг; или если такое производство товаров (оказание услуг) осуществляется по его лицензии или финансируется им, а потому ассоциируется у потребителя с владельцем хорошо известного знака.

Исходя из изложенного можно сделать соответствующие выводы. В 2013 г. бренд Facebook был признан самым «быстрорастущим» (переместился с 69 на 52 место), его стоимость за год выросла на 43 % и составила $ 7,73 млрд19. Обозначение Facebook (10 лет существования, 1,2 млрд пользователей, суточная аудитория 720 млн человек, количество просмотров страниц сайта 1 триллион, стоимость $ 7,73 млрд, 5 -е место в рейтинге самых инновационных компаний мира) является не просто хорошо известной, а знаменитой торговой маркой. Соответственно, торговая марка Parobook является конфликтующей относительно хорошо известной (знаменитой) торговой марки Facebook. Их товары и услуги по 38, 41, 42, 45 классам МКТУ тождественны, знаки похожи, они имеют одинаковую часть -book. Стилевое решение знаков тождественно знаку компании FACEBOOK. Parobook используется имитация, подражание и клонирование элементов сети Facebook, то есть налицо все признаки недобросовестной конкуренции.

В соответствии со ст. 6-bis Парижской конвенции регистрация таких обозначений должна быть признана недействительной. В соответствии со ст. 10-bis Парижской конвенции использования третьим лицом хорошо известных знаков следует рассматривать как акт недобросовестной конкуренции.

Социальная сеть Facebook зарегистрировала все вариации своего названия. Поиск по базе данных Ведомства США по патентам и товарным  знакам The US Patent and Trademark Office) показал, что за Facebook закреплено 73 действующих товарных знака, многие из которых относятся к различным вариациям слов Facebook и like. Среди прочих товарных знаков - это буква «F», слова и словосочетания Face, FB, F8, Facebook Developer Garage, Wall, Facepile, Nextstop.com, Facebook for good, Friendfeed, Facebook Insights, Facebook Pages, и Facebook Ads20.

 

Также Facebook выкупила порно-домен facebookofsex.com. А вот владельцы сайта Placebook, посвященного путешествиям, предпочли не ввязываться в дорогостоящее противостояние в суде и попросту изменили свое название.

Facebook намерена получить права на товарный знак, а именно слово Book. Для этого компания внесла соответствующие поправки в  обновленную версию «Положения о правах и обязанностях пользовательского соглашения». В новой редакции пользовательское соглашение звучит следующим образом: «Вы обязуетесь не использовать принадлежащие нам объекты, защищенные авторским правом или товарные знаки (в том числе Facebook, логотипы Facebook и F; FB, Face, Poke, Book и Wall) или любые другие схожие до степени смешения знаки, за исключением иных случаев, прямо установленных нашими Правилами использования бренда, либо с нашего письменного разрешения»21.

Несомненно, изменения, внесенные в пользовательское соглашение, станут дополнительным козырем компании в случае новых судебных разбирательств.

 

 


1Facebook [Электронний ресурс] // Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook.

2Самые инновационные компании мира в 2012 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/21907.

3Ana Claro. Parobook [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.luuux.com/viz/parobook#.

4Parobook, el Facebook creado para desempleados [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.20minutos.es/noticia/941937/0/parobook/facebook/desempleados/.

5Parobook, la red social para gente sin trabajo [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.muyinteresante.es/innovacion/sociedad/articulo/parobook-la-red-social-para-gente-sin-trabajo.

6OHIM denies Facebook opposition to Parobook [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.ipprotheinternet.com/ipprotheinternetnews/article.php?article_id=3535#.UxcqzT9_uKI.

7BoA: Parobook v Facebook [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.bloglovin.com/frame?post=2374423913&group=0&frame_type=b&blog=1121776&link=aHR0cDovL3d3dy5tY XJxdWVzLm9yZy9jbGFzczQ2L2RlZmF1bHQuYXNwP0RfQT0yMDE0MDIxOCMzNjEx&frame=1&click=0&user=0.

8Решения Апелляционной палаты OHIM: «Parobook» против «Facebook» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.pakharenko.com/ua/about/news/2014/02/24/487/.

9BoA: Parobook v Facebook [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.bloglovin.com/frame?post=2374423913&group=0&frame_type=b&blog=1121776&link=aHR0cDovL3d3dy5tY XJxdWVzLm9yZy9jbGFzczQ2L2RlZmF1bHQuYXNwP0RfQT0yMDE0MDIxOCMzNjEx&frame=1&click=0&user=0.

10BoA: Parobook v Facebook [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.bloglovin.com/frame?post=2374423913&group=0&frame_type=b&blog=1121776&link=aHR0cDovL3d3dy5tYXJx dWVzLm9yZy9jbGFzczQ2L2RlZmF1bHQuYXNwP0RfQT0yMDE0MDIxOCMzNjEx&frame=1&click=0&user=0.

11Решения Апелляционной палаты OHIM: «Parobook» против «Facebook» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.pakharenko.com/ua/about/news/2014/02/24/487/.

12BoA: Parobook v Facebook [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.bloglovin.com/frame?post=2374423913&group=0&frame_type=b&blog=1121776&link=aHR0cDovL3d3dy5tY XJxdWVzLm9yZy9jbGFzczQ2L2RlZmF1bHQuYXNwP0RfQT0yMDE0MDIxOCMzNjEx&frame=1&click=0&user=0.

13OHIM denies Facebook opposition to Parobook [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.ipprotheinternet.com/ipprotheinternetnews/article.php?article_id=3535#.UxcqzT9_uKI.

14Андрощук Г.А. Шкляр С.В. Конкурентное право: защита от недобросовестной конкуренции. Научно-практическое издание. – К.: Юстиниан, 2012 . 472 с.

15Там же. С.66.

16Пахаренко А.П. Право товарных знаков США: анализ федерального закона о дилюциии товарного знака // Промышленная собственность в Украине: проблемы правовой охраны: Сб. науч. статей / Под ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицкого – К: Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2004, С.297 – 313.

17Совместная рекомендация о положеннях в отношении охраны общеизвестных знаков. ВОИС - Женева, 2000 34 с.

18Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков. ВОИС - Женева, 2000 34 с.

19Группа Interbrend представила рейтинг самих дорогих глобальних брендов 2013 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/2013/09/30/6280.

20Социальная сеть Facebook намерена укрепить свои права на товарный знак [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://info-pravo.com/blog/socialnaja_set_facebook_namerena_rasshirit_svoi_prava_na_tovarnyj_znak_a_imenno_slovo_book/2012-03-29-7526.

21Там же.