А.Н. Оганесян,
кандидат юридических наук,
помощник судьи Суда по интеллектуальным правам

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 8, июнь 2015 г., с. 64-68

Право преждепользования, как ограничение исключительного права патентообладателя, статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) определено следующим образом: лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками, либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Таким образом, право преждепользования предназначено для защиты интересов лиц, создавших тождественное решение параллельно с автором объекта патентных прав. Институт преждепользования обеспечивает баланс интересов правообладателя и лица, создавшего соответствующее решение с целью предоставления ему возможности безвозмездного использования результата интеллектуальной деятельности.

Норма указанной статьи ГК РФ позволяет нам выделить те существенные условия, при наличии которых возможна констатация в судебном порядке наличия права преждепользования: использование преждепользователем на территории Российской Федерации решения, тождественного запатентованному решению до даты его приоритета; независимость создания тождественного решения; добросовестность использования решения; использование или приготовление к использованию тождественного решения; объем преждепользования.

Анализ судебно-арбитражной практики показывает, что в большинстве случаев соответствующее требование о признании права преждепользования предъявляется в качестве встречного требования после инициирования патентообладателем иска о защите исключительных прав на тот или иной объект патентных прав.

Необходимо учитывать, что требование о признании права преждепользования должен быть предъявлен действующему патентообладателю, в противном случае в удовлетворении соответствующих требований надлежит отказать. Так, отказывая в удовлетворении встречного иска ответчика о признании права преждепользования, арбитражный суд установил, что исключительные права на изобретение от истца перешли к третьему лицу по договору об отчуждении прав, в связи с чем указал, что надлежащим ответчиком по такому требованию является действующий патентообладатель, на ограничение права которого и направлен заявленный иск (постановление ФАС Поволжского округа от 11 июня 2013 г. по делу № А55-12048/2012).

По поводу бремени доказывания наличия права преждепользования, в судебной практике существует два подхода:

А)

наличие права преждепользования предполагается: добросовестное использование ответчиком спорного промышленного образца в своей деятельности и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное; обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, то есть в данном случае на истце (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 09 ноября 2009 г. по делу № А63-10815/2008; постановление ФАС Уральского округа от 02 сентября 2010 г. № Ф09-6809/10-С1 по делу № А50-38336/2009, постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2013 г. № С01-150/2013 по делу № А44-6472/2012).

Б)

бремя доказывания права преждепользования возлагается на преждепользователя: поскольку действия преждепользователя по использованию разработки являются нарушением прав патентообладателя, то бремя доказывания управомоченности его действий и их добросовестности возлагается на лицо, ссылающееся на наличие у него права преждепользования (постановление ФАС Московского округа от 21 февраля 2005 г. № КГ-А40/180-05; постановление ФАС Центрального округа от 29 ноября 2011 г. по делу № А23-5073/09Г-16-268).

В этой связи представляется правильной позиция, согласно которой бремя доказывания наличия права преждепользования с учетом специфики указанной категории дел должна возлагаться на преждепользователя. Подобный подход полностью соответствует общим положениям распределения бремени доказывания, установленным ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

При определении начала использования тождественного решения необходимо учитывать конкретные обстоятельства дела, которые могут свидетельствовать о таком использовании или сделанных приготовлениях: по спору о защите исключительных прав на полезную модель № 73319 «тара для жидких продуктов», устанавливая обстоятельства о наличии у ответчика права преждепользования, суды указали, что заключение ответчиком договора поставки не может свидетельствовать об использовании им запатентованного решения до даты его приоритета, поскольку имеющиеся в деле документы, свидетельствующие об исполнении договора, составлены после даты приоритета (постановление ФАС Северо-Западного округа от 11 октября 2010 г. по делу № А56-40065/2008). По указанному делу суды исходили из того, что доказательством использования выступает не факт возникновения у лиц соответствующих обязательств (заключение договора поставки), а наличие доказательств начала исполнения соответствующих обязательств.

Установление добросовестного использования созданного независимо от автора тождественного решения является необходимым условием для признания права преждепользования. Так, отказывая в удовлетворения встречного иска ответчика о признании права преждепользования, суды указали, что освоение ответчиком способа производства, охраняемого патентом № 2102903, происходило под научным руководством автора изобретения и патентообладателя, в связи с чем действия ответчика по использованию тождественного решения не были признаны добросовестными (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 07 августа 2001 г. по делу № Ф08-2449/2001).

С добросовестностью преждепользователя тесно связано использование запатентованного решения с соблюдением требований действующего законодательства: в рамках спора по иску правообладателя о защите исключительного права на патент РФ № 2229291 на изобретение: «Средство для снижения скорости течения, предупреждения развития, предупреждения возникновения патологических процессов, вызываемых употреблением этанола и/или веществ, обладающих аддиктивным потенциалом» изготовитель лекарственного препарата ссылался на использование изобретения до даты приоритета – 02 июля 2003 г. Отклоняя данный довод ответчика суд указал, что официально пероральное применение унитиола разрешено Минздравом России только с 13 мая 2004 г., до этого момента применять больным унитиол перорально было запрещено (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2006 г., 13 февраля 2006 г. № 09АП-8761/05-ГК по делу № А40-5951/05-93-17).

При установлении факта использования запатентованного решения необходимо учитывать, что использование должно осуществляться с учетом положений пп. 2 и 3 ст. 1358 ГК РФ.

Приготовление к использованию решения должно быть реальным, то есть преждепользователем должны быть осуществлены конкретные действия, направленные на непосредственную реализацию решения. Наличие у лица намерений не может быть рассмотрено в качестве приготовлений к использованию. Вывод о наличии или отсутствии приготовления к использованию должен быть сделан судом с учетом конкретных обстоятельств дела и особенностей той области, в которой предполагается использовать соответствующее решение. Так, признавая доказанным факт приготовления ответчика к производству прибора, суды исходили из того, что разработка технического задания на опытно-конструкторскую работу входит в стадию разработки и постановки продукции на производство, то есть является неотъемлемой частью процесса производства промышленной продукции (постановление ФАС Уральского округа от 18 января 2012 г. № Ф09-8741/11 по делу № А76-17534/2009).

Как ранее было указано, подтверждение преждепользователем объема использования тождественного решения является необходимым условием для констатации принадлежности лицу права преждепользования, поскольку по смыслу ст. 1361 ГК РФ содержанием права преждепользования является обеспеченная законом возможность лица безвозмездно использовать тождественный запатентованному объект несмотря на возникшее исключительное право, но только в том объеме, который был им достигнут на дату приоритета или обусловлен сделанными на этот день приготовлениями, в связи с чем использование решения с расширением объема преждепользования повлечет нарушение исключительных прав патентообладателя.

Несмотря на это, анализ судебно-арбитражной практики показывает, что условие о необходимости установления объема преждепользования не всегда учитывалось и учитывается судами, в связи с чем, установив наличие права преждепользования по делам о защите исключительных прав на патенты суды отказывают в удовлетворении иска без определения объема преждепользования (постановление ФАС Московского округа от 18 декабря 2004 г. № КА-А40/5718-00, постановление ФАС Поволжского округа от 09 сентября 1999 г. № А55-2249/99-15, постановление ФАС Северо-Западного округа от 01 ноября 2010 г. по делу № А56-26004/2007, постановление ФАС Северо-Западного округа от 02 октября 2008 г. по делу № А56-45085/2007, постановление ФАС Северо-Западного округа от 09 октября 2001 г. № А56-8882/01, постановление ФАС Уральского округа от 29 сентября 2010 г. № Ф09-7689/10-С6 по делу № А07-18102/2009, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 марта 2014 г. № 17АП-1090/2014-ГК по делу № А71-9014/2013).

Однако в настоящее время в судебно-арбитражной практике в большинстве случаев вопрос об определении объема преждепользования при рассмотрении соответствующих споров надлежащим образом исследуется. При этом часто соответствующие указания о необходимости определения объема преждепользования даются арбитражными судами кассационных инстанций при пересмотре дел в порядке кассационного производства (постановление ФАС Московского округа от 22 июля 2011 г. № КГ-А40/7807-11-П по делу № А40-49950/08-51-489, постановление ФАС Северо-Западного округа от 15 марта 2005 г. № А56-10204/04, постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 12 декабря 2011 г. по делу № А53-26988/2010, постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 09 ноября 2009 г. по делу № А63-10815/2008, постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2014 г. № С01-617/2014 по делу № А71-9014/2013).

Вместе с тем на практике у судов при определении объема преждепользования возникают многочисленные вопросы о том, какие именно обстоятельства должны при этом учитываться: количество фактически изготовленных до даты приоритета изделий, количество изделий, для выпуска которых были сделаны необходимые приготовления (количественный критерий), производственные мощности преждпользователя, использование определенным способом, применение тождественного решения в определенной области деятельности, иные экономические и технические условия (качественный критерий).

В судебно-арбитражной практике преобладает подход, согласно которому при установлении объема преждепользования определяющее значение имеет количественный критерий, то есть количество фактически изготовленных до даты приоритета изделий, а также количество изделий, для выпуска которых были сделаны необходимые приготовления.

Так, в рамках спора по иску патентообладателя о запрете использования изобретения в объеме, превышающем 10 ограничителей нагрузки, суды посчитали недоказанным объем права преждепользования ответчика, заявленный истцом, поскольку им не учитываются сделанные ответчиком приготовления к использованию тождественного решения, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора. Объем права преждепользования подлежит оценке исходя из всей совокупности действий, предпринятых лицом, и необходимых для возникновения права преждепользования, а ограничение объема права преждепользования исключительно действиями лица по изготовлению продукции нарушает баланс интересов участников технического и научного творчества (постановление ФАС Уральского округа от 18 января 2012 г. № Ф09-8741/11 по делу № А76-17534/2009).

В рамках другого дела, отказывая в удовлетворении требований о признании права преждепользования, суды указали, что под объемом использования понимается количество продукта, изделий, производимых с использованием запатентованного объекта или в отношении которых сделаны необходимые приготовления для их производства. Данное обстоятельство имеет существенное значение, поскольку дальнейшее использование объекта должно вестись без расширения объема использования. Следовательно, истец в обоснование своих требований должен был представить доказательства объема использования продукта или объема, в отношении которого сделаны необходимые приготовления, а не планируемого объема производства (постановление ФАС Поволжского округа от 01 ноября 2011 г. по делу № А65-25161/2010).

В качестве примера качественного подхода по определению объема преждепользования можно привести дело, в рамках которого судебные акты об установлении объема права преждепользования были отменены Судом по интеллектуальным правам с направлением дела на новое рассмотрение. Как указал суд, определяя, что ответчиком выполнены необходимые приготовления для производства 1 983 набора кубиков в год, и обязывая его прекратить изготовление, распространение мягко набивных игрушек, суд первой инстанции не учел всех обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. Так, судом не была дана оценка договору № 03/10 от 04 июня 2010 г., согласно которому ответчик являлся покупателем цилиндрических сетчатых шаблонов к ротационной печатной машине, а также не исследовался вопрос о максимальной производственной мощности фабрики в целом. Кроме того, судом не учтено, что при определении объема использования тождественного технического решения необходимо учитывать критерий возможности реализации этого технического решения всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе (постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2013 г. № С01-150/2013 по делу № А44-6472/2012).

Как представляется, в целях определения содержания объема преждепользования с учетом обстоятельств дела, в том числе особенностей производственного цикла, судами могут учитываться как количественные, так и качественные показатели, поскольку преждепользованием должно обеспечиваться сохранение за преждепользователем возможности осуществления и сохранения соответствующего уровня производственной деятельности, что порой невозможно обеспечить лишь при учете количества изготовленных изделий или количества изделий, для выпуска которых были сделаны необходимые приготовления.

Таким образом, при рассмотрении споров о защите исключительных прав на объекты патентных прав при установлении права преждепользования исковые требования патентообладателя подлежат частичному удовлетворению с указанием объема преждепользования (постановление ФАС Уральского округа от 18 января 2012 г. № Ф09-8741/11 по делу № А76-17534/2009; постановление ФАС Московского округа от 22 июля 2011 г. № КГ-А40/7807-11-П по делу № А40-49950/08-51-489).

В случае если в указанной ситуации судами не установлено расширение преждепользователем объема преждепользования, то в удовлетворении исковых требований патентообладателя надлежит отказать (постановление ФАС Уральского округа от 29 сентября 2010 г. № Ф09-7689/10-С6 по делу № А07-18102/2009).