ПРОТОКОЛ № 33 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

Москва

16 мая 2025 г.

Заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам прошло в гибридном формате с использованием видеосвязи в зале президиума Суда по интеллектуальным правам.

На обсуждение были вынесены отдельные вопросы охраны знаков обслуживания, зарегистрированных для услуг 35–го класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), представленные в обзоре судебной практики (далее – Обзор, приложение).

В заседании приняла участие судья Верховного Суда Российской Федерации Хатыпова Рамзия Асгатовна, сотрудники Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации.

В обсуждении поставленных вопросов приняли участие:

Данилов Георгий Юрьевич, председатель Суда по интеллектуальным правам;

председатели судебных составов Суда по интеллектуальным правам:

Корнеев Владимир Александрович, Сидорская Юлия Михайловна, Четвертакова Елена Сергеевна;

судьи Суда по интеллектуальным правам:

Голофаев Виталий Викторович, Деменькова Елена Васильевна, Лапшина Инесса Викторовна, Пашкова Елена Юрьевна, Рассомагина Наталия Леонидовна;

начальник отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам Кольздорф Мария Александровна;

члены Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам:

Авакян Елена Георгиевна, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, старший преподаватель факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), действительный государственный советник юстиции 2 класса;

Алексеева Ольга Ленаровна, кандидат юридических наук, начальник Центра мониторинга качества Федерального института промышленной собственности;

Братусь Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева;

Войниканис Елена Анатольевна, доктор юридических наук, доцент, член кафедры ЮНЭСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам НИУ ВШЭ;

Гринь Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Калятин Виталий Олегович, кандидат юридических наук, доцент, профессор Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, доцент департамента права цифровых технологий и биоправа факультета права НИУ ВШЭ;

Мурзин Дмитрий Витальевич, доктор  юридических наук, профессор кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева, профессор кафедры обязательственного права Уральского филиала Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации

Новоселова Людмила Александровна, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав МГЮА, председатель Суда по интеллектуальным правам в почетной отставке;

Старженецкий Владислав Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент факультета права НИУ ВШЭ, руководитель Лаборатории международного правосудия НИУ ВШЭ;

Терещенко Ольга Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры патентного права и правовой охраны средств индивидуализации, проректор по развитию и стратегическим коммуникациям Российской государственной академии интеллектуальной собственности;

Федотов Михаил Александрович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, директор Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» НИУ ВШЭ;

Чеканов Александр Александрович, заведующий отделом судебного представительства подведомственного Роспатенту Федерального института промышленной собственности;

иные судьи и работники аппарата Суда по интеллектуальным правам, представители органов государственной власти, юридического и делового сообщества.

Письменные заключения по поставленным к заседанию вопросам представили:

председатель пятого судебного состава Одиннадцатого апелляционного суда, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, кандидат юридических наук Коршикова Екатерина Владимировна;

судьи Третьего арбитражного апелляционного суда;

судья Арбитражного суда Нижегородской области Главинская Алена Александровна;

судьи Арбитражного суда города Москва Титова Екатерина Викторовна и Крикунова Виктория Игоревна;

члены Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам:

Братусь Диана Викторовна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева,

Васильева Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук судья Суда по интеллектуальным правам, пребывающая в отставке, научный руководитель факультета права Московской высшей школы социальных и экономических наук, арбитр Российского арбитражного центра при Российском институте современного арбитража, арбитр Hong Kong International Arbitration Centre, медиатор Всемирной организации интеллектуальной собственности,

Войниканис Е.А.,

Гринь Е.С.,

Медведев Валерий Николаевич, патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный,

Мурзин Д.В.,

Синельникова Валентина Николаевна, доктор юридических наук, профессор департамента частного права факультета права НИУ ВШЭ,

Терещенко О.И.

Также свое мнение прислали член Общественного совета при Роспатенте, оценщик, судебный эксперт, Госьков Евгений Сергеевич, кандидат экономических наук, патентный поверенный и аспирант Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ» Бабинцева Ирина Олеговна, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской академии наук Костин Александр Валерьевич, студент 4 курса Института философии и права Новосибирского государственного университета Косторнов Денис Алексеевич, патентный поверенный Синицына Наталья Игоревна.

Заседание открыл председатель Суда по интеллектуальным правам Г.Ю. Данилов, представив состав участников и порядок ведения заседания.

Представляя повестку заседания, В.А. Корнеев указал, что вопросы в Обзоре объединены в два основных блока – о предоставлении правовой охраны средствам индивидуализации и о нарушении исключительных прав на средства индивидуализации.

В.А. Корнеев отметил: изучение международного опыта позволяет сделать вывод о том, что правовую охрану знакам обслуживания в отношении услуговых позиций 35-го класса МКТУ без конкретизации вида услуги предоставлять не следует, а в ряде стран введены разного рода ограничения. При этом В.А. Корнеев пояснил, что даже если в дальнейшем компетентными органами будет принято решение о введении ограничений для регистрации знаков обслуживания в 35-м классе МКТУ, множество подобных знаков обслуживания уже зарегистрированы и часто становятся предметом рассмотрения в судебных спорах. Соответственно, если в будущем проблема будет решена, еще многие годы судам предстоит рассматривать споры с теми знаками обслуживания, которые уже зарегистрированы. В.А. Корнеев подчеркнул, что в Обзоре среди прочего поставлен вопрос о том, возможно ли скорректировать ситуацию с зарегистрированными знаками обслуживания путем сужения услуговых позиций.

Касательно нарушения исключительных прав выступающий обратил внимание участников заседания на два вопроса – об однородности широкой неконкретизированной услуги и услуг по реализации конкретных товаров и об однородности широких услуг и конкретных товаров. По общему правилу, такие позиции неоднородны, но на обсуждение вынесен вопрос о возможности признания однородности в случае, если правообладатель знака обслуживания, зарегистрированного для широкой услуги, использует его применительно к конкретному товару, а действия ответчика совершены в отношении этого конкретного товара.

Г.Ю. Данилов предложил перейти непосредственно к первому разделу вопросов, касающихся споров о нарушении исключительного права на товарный знак.

Первый вопрос был сформулирован следующим образом: при каких обстоятельствах может быть установлена однородность услуги по реализации товаров без конкретизации ассортимента товаров и конкретного товара или услуги (деятельности) по реализации конкретных товаров?

Участникам заседания было предложено рассмотреть указанный вопрос на примере нескольких возможных ситуаций (см. Обзор). В Обзоре был также поставлен вопрос о том, может ли наличие у ответчика знака обслуживания, зарегистрированного для услуг по реализации товаров без конкретизации ассортимента товаров, оправдывать использование сходного обозначения для услуг по реализации конкретных товаров или для конкретных товаров, в отношении которых действует охрана товарного знака истца или однородных им.

По мнению Д.В. Мурзина, для разрешения поставленной проблемы целесообразно установить алгоритм действий, основанный на соотношении понятий частного и общего. Услуга по реализации товаров без конкретизации представляет собой общее (широкая сфера применения), а конкретный товар или услуга (деятельность) по реализации конкретных товаров – частное (узкий предмет индивидуализации). Соотношение общего и частного приводит в данном случае к тому, что «частный» («узкий») случай всегда имеет приоритет перед «общим» («широким»), даже в случае, когда необходимо учитывать приоритет товарных знаков по дате подачи заявки.

В такой ситуации правообладатель знака обслуживания, охраняемого в отношении услуги по реализации товаров без конкретизации ассортимента товаров, не вправе предъявлять требования, связанные с действиями правообладателя товарного знака, охраняемого в отношении конкретизированных товаров или услуги по реализации товаров, ввиду отсутствия в данном случае нарушения. Правило приоритета прав на «узкий» знак работает и в обратной ситуации: нарушение прав на «узкий» знак наличествует, если правообладатель «широкого» знака реализует однородные товары и услуги.

Вместе с тем Д.В. Мурзин назвал возможные исключения из этого правила: ситуация, при которой «широкий» знак является общеизвестным, случай установления недобросовестности и злоупотребления правом правообладателем «узкого» знака.

О.И. Терещенко не согласилась с Д.В. Мурзиным, предложив рассматривать поставленные вопросы с позиции простого потребителя, обращающего внимание на вывеску магазина и не знающего о механизмах охраны.

Выступающая указала, что более 46 % всех российских заявок за 2024 год были поданы в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

По мнению выступающей, при выборе услуги по реализации товаров – наиболее общей формулировки из перечня МКТУ – заявитель исходит из того, что он фактически собирается делать: продавать товары третьим лицам в розницу или оптом. Заявители «проецируют» услуговую позицию на себя и надеются получить защиту для своей деятельности.

О.И. Терещенко привела примеры знаков обслуживания, зарегистрированных в отношении 35-го класса МКТУ, и отметила их ключевую характеристику – способность индивидуализировать предоставляемые услуги. При этом сами услуги, независимо от их содержания и юридической квалификации, выступают в качестве объекта индивидуализации. Таким образом, определяющим критерием в данном контексте является возможность идентификации услуги потребителем с позиции функции отличия одних субъектов предпринимательской деятельности от других.

Выступающая выделила позицию Суда Европейского союза, состоящую в том, что для потребителя основным является удобство покупки товара, и, ориентируясь на вывеску магазина, рядовой потребитель явным образом воспринимает любую точку розничной торговли как нечто, что для него способно выступать в качестве средства индивидуализации. Вместе с тем неизвестно, в какой момент потребитель связал обозначение с конкретным производителем: когда потребитель приобрел товар в магазине среди прочих товаров, маркированных разными товарными знаками, или после посещения магазина, продающего товар под одним товарным знаком, также размещенном на вывеске. Индивидуализация в последнем случае следует из вывески, которая индивидуализирует услуги продажи.

О.И. Терещенко также привела в пример знак обслуживания, индивидуализирующий деятельность маркетплейса, который доказал различительную способность цветового обозначения в отношении услуг по продвижению продаж для третьих лиц, включая услуги розничной продажи через сеть Интернет. По мнению выступающей, маркетплейс позиционируется как магазин и таким образом индивидуализирует услуги по продаже, что ничем не отличается от офлайн-магазина.

Резюмируя, О.И. Терещенко высказала мнение, что при установлении однородности услуг 35-го класса МКТУ необходимо применять общие правила. Так, при наличии тождества обозначений и высокой различительной способности обозначения можно расширять диапазон товаров. Если же обозначение имеет слабую различительную способность (например, слова из общего лексикона), если обозначения сходны, но не тождественны, следует учитывать уточнение услуг до конкретных областей деятельности. В таком случае товарные знаки можно «разводить» и не признавать сходными до степени смешения в силу отсутствия однородности.

В своем письменном мнении В.Н. Медведев указал, что вопрос однородности услуг является вопросом факта и решается путем ответа на вопрос: может ли потребитель отнести сравниваемые услуги к одному источнику происхождения. Принимая во внимание, что услуга «реализация товара без конкретизации ассортимента товара» представляется неидентифицируемой, определить позицию потребителя относительно источника происхождения этой услуги представляется сложным. Поэтому общий ответ об однородности такой «неопределенной услуги» и «конкретной услуги» дать невозможно. Однако с учетом установленных обстоятельств конкретного дела (в частности, степени сходства соответствующих обозначений, известности товарного знака и известности сведений о деятельности правообладателя знака) суд может прийти к тому или иному выводу относительно вероятности возникновения у потребителя «конкретной услуги» представления о том, что источником этой услуги является владелец товарного знака (знака обслуживания), право на который защищается в конкретном споре. Исходя из этого суд может признать сравниваемые услуги однородными.

Отвечая на поставленный в Обзоре вопрос о соотношении знака обслуживания ответчика и товарного знака истца, В.Н. Медведев указал, что под услугой понимается деятельность в интересах третьих лиц. При этом сама по себе продажа товара (сбыт товара) услугой как таковой не является. Под услугой по продаже товара следует понимать комплекс мероприятий, создающих удобства для потребителя с целью выбора и приобретения им товара (подборка ассортимента, демонстрация на полках в магазинах, помощь в выборе товара, кассовое обслуживание и т.д.). Вместе с тем очевидно, что реализация конкретных товаров охватывается более широким понятием – «реализация товаров без конкретизации ассортимента». Следовательно, использование ответчиком сходного обозначения при реализации конкретных товаров не может рассматриваться как нарушение прав истца. Кроме того, использование ответчиком сходного обозначения для обозначения самих товаров, в отношении которых у истца имеется исключительное право, может рассматриваться как нарушение прав, поскольку такое использование будет выходить за пределы объема охраны, предусмотренного регистрацией знака ответчика в отношении услуг по реализации товаров (производство товара и продажа товара как услуга – разные виды деятельности, которые существенно отличаются по назначению).

В письменной позиции судей Арбитражного суда города Москвы дано пояснение, что в случае наличия у ответчика знака обслуживания, зарегистрированного для услуг по реализации товаров без конкретизации ассортимента товаров, использование сходного обозначения для услуг по реализации конкретных товаров или для конкретных товаров, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака истца, может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак истца в случае, когда ответчик использует сходное обозначение для индивидуализации услуг, однородных товарам/услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, поскольку ответчик при регистрации своего знака обслуживания в отношении услуги не обозначил объем охраны заявленного обозначения, тем самым принял на себя соответствующие риски.

В своем письменном мнении Д.В. Братусь отметила, что в ситуации, когда появляются два тождественных или сходных до степени смешения товарных знака, один в классе производства, другой в классе реализации товаров, по сути, возникает легализованная возможность обхода закона. По мнению Д.В. Братусь, практика европейских государств по данному вопросу более жесткая, что способствует большей правовой определенности.

По этому же вопросу в ходе заседания Д.А. Братусь поддержал позицию Д.В. Мурзина, указав при этом, что наличие у ответчика знака обслуживания, зарегистрированного для услуг по реализации товаров без конкретизации их ассортимента, не может само по себе оправдывать использование сходного обозначения для услуг по реализации конкретных товаров или для конкретных товаров, защищенных товарным знаком истца. При избрании иного подхода может произойти девальвация значения охранной функции товарного знака, поскольку истец не сможет эффективно защититься от незаконной деятельности ответчика, создается почва для разрушения принципа старшинства средств индивидуализации. По мнению выступающего, не должна провоцироваться ситуация, когда у истца имеется «старший» товарный знак, зарегистрированный в отношении конкретных товаров и услуг, а ответчик обходит этот знак, получая обладание знаком обслуживания с более поздним приоритетом для услуг по реализации товаров без конкретизации ассортимента. В ситуации, при которой учитывается в большей мере интерес правообладателя, выступающего с зарегистрированным обозначением для услуг по реализации товаров без конкретизации ассортимента, происходит искажение смысла гражданско-правовой охраны. В данном случае на защиту от иска может претендовать и ответчик, злоупотребляющий правом, а также сложно отличить злоупотребление от правомерного поведения. В этой ситуации всегда должен презюмироваться повышенный риск ответчика, даже если он действует правомерно.

В свою очередь, В.В. Старженецкий отметил высокое качество представленного для обсуждения Обзора и поддержал необходимость обсуждения поднятой проблемы ввиду отсутствия правовой определенности при регистрации товарных знаков и в спорах о нарушении исключительных прав. Выступающий указал на необходимость разработки дополнительных критериев решения поставленного вопроса, выразив сомнение в том, что предложенные формальные критерии (например, предоставление приоритета «узким» товарным знакам) будут эффективны. По его мнению, в данном случае следует обращаться к общим правилам, касающимся смешения товарных знаков. Он также поддержал идею о том, что дополнительным критерием может выступать фактическое использование старшего и младшего товарных знаков.

В.В. Старженецкий пояснил, что проблема относится не к деятельности конкретных заявителей, а к действующему регулированию, которое не предлагает решения, вынуждая к применению более гибких подходов.

Выступающий обратил внимание на то, что похожая проблема присутствует при регистрации фирменных наименований. В таких случаях в судебной практике применяется критерий фактического использования. Таким образом, и для разрешения поставленных вопросов указанный критерий может использоваться.

Е.Ю. Пашкова предложила разделить две ситуации.

При столкновении товарных знаков следует исходить из принципа достоверности реестра. Если зарегистрированы оба товарных знака, имеются основания для признания недействительным предоставления правовой охраны одному из них, в зависимости от того, какой из них имеет более широкую или более узкую охрану, это следует делать в установленном порядке.

В основной ситуации 1, предложенной в Обзоре, вопрос стоит иначе: он касается не столкновения двух товарных знаков, а столкновения охраняемого знака истца и обозначения, используемого ответчиком.

Е.Ю. Пашкова напомнила подход, сформированный в судебной практике, в том числе в практике Верховного Суда Российской Федерации, заключающийся в том, что фактическое использование знака истца не учитывается при определении однородности.

При этом выступающая отметила, что подход, применяемый в отношении фирменных наименований, не является в данном случае показательным, поскольку при регистрации юридического лица с определенным фирменным наименованием, объем правовой охраны никак и нигде не определяется, в отличие от объема правовой охраны товарного знака. При регистрации товарного знака определяется конкретный объем правовой охраны, правообладатель вправе рассчитывать на охрану своего обозначения именно в этом объеме. Поэтому, если у правообладателя уже зарегистрировано обозначение в отношении услуг по реализации без конкретизации ассортимента товаров, он может рассчитывать на охрану своего товарного знака до тех пор, пока она будет действовать.

Далее Е.Г. Авакян поддержала подход, озвученный О.И. Терещенко, отметив важность не допускать смешения обозначений, прежде всего, в глазах потребителя. Так, магазин у дома, в котором реализуется широкий ассортимент товаров, не должен создавать противопоставимость федеральной сети, которая реализует узкий ассортимент товаров. Фактически указанная проблема возникает при подходе о преимущественной защите широкого товарного знака, поглощающего узкий товарный знак.

По мнению выступающей, подход, заключающийся в том, что в каждом конкретном случае нужно определять, какой из товарных знаков получил различительную способность, относительно каких товаров, как это воспринимается потребителем, был бы наиболее правильным.

Е.Г. Авакян отметила, что в данном случае необходимо, прежде всего, охранять интересы потребителя, нежели заявителей, подающих заявки на регистрацию товарных знаков.

Выступающая также подчеркнула, что, с точки зрения антимонопольных органов, необходимо обращать внимание на наличие или отсутствие конкуренции между субъектами на товарном рынке, и предложила придерживаться этого подхода и в рассматриваемых гражданско-правовых вопросах.

Е.С. Гринь выразила согласие с позициями, изложенными в Обзоре, и пояснила, что с учетом европейской практики, подход которой сходен с российским, вопрос о степени однородности товаров и услуг является вопросом права, который должен быть исследован соответствующим органом в силу своих полномочий (ex officio). При этом определение критериев однородности и их релевантности в конкретном деле является вопросом права, а выполнение критериев в конкретном деле – это вопрос факта.

Исходя из сформированной практики Роспатента и Суда по интеллектуальным правам, А.А. Чеканов отметил: согласно общему подходу услуги, заявленные в общем виде, и товар неоднородны. В связи с этим представитель Роспатента обратил внимание на противоречие, которое возникает в ситуации, когда общую формулировку услуги, например «реализация товара», можно сократить путем подачи соответствующего заявления в Роспатент для конкретизации реализуемых заявителем товаров (например, «реализация косметических средств»). Однако, если на этапе экспертизы заявленного обозначения конкретные услуги не учитывались и не противопоставлялись услуге общего вида, сокращение общей услуги приводит к появлению нового знака обслуживания, чего быть не должно. С учетом этого, по мнению выступающего, следует либо при экспертизе заявки, поданной в отношении общей услуги, проверять однородность данной услуги и конкретных товаров и услуг и, соответственно, разрешать, необходимо ли сокращать общую услугу до частной, либо не проводить такой анализ, однако в таком случае заявитель лишается возможности сокращать перечень товаров и услуг.

Сама по себе регистрация товарного знака для услуг по реализации товаров в общем виде, как указал А.А. Чеканов, является большой монополией, которая предоставляется правообладателю и за которую он несет ответственность (обязан использовать товарный знак в отношении широкого перечня товаров и услуг). Если надлежащего использования не происходит, может быть задействован механизм досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков, который работает эффективно.

Резюмируя, А.А. Чеканов призвал пересмотреть общий подход о неоднородности услуг, заявленных в общем виде, и товаров. На примере знака обслуживания для услуг гипермаркета выступающий пояснил, что эти услуги зачастую смешиваются с товарами, которые сами гипермаркеты продают под собственными обозначениями. Если знак обслуживания, зарегистрированный для услуг в общем виде, не однороден товарам, он вообще не действует в отношении чего-либо, не может быть противопоставлен никаким товарным знакам или знакам обслуживания. Такой знак обслуживания может начать «действовать» при условии сокращения перечня до определенных услуг, однако в отношении этих конкретных услуг экспертиза не проводилась. А.А. Чеканов предположил, что в данной части необходимо внести изменения.

Л.А. Новоселова обратила внимание на то, что изменения в обсуждаемой части могут быть приняты на разных уровнях – путем изменения судебной практики или правил Роспатента, касающихся регистрации товарных знаков. Поскольку судебная практика по поставленным вопросам уже сложилась, вряд ли ее необходимо менять. Вместе с тем выступающая отметила целесообразность корректировки подходов, применяемых при регистрации товарных знаков. Субъект, регистрирующий в общем виде услуги по реализации товаров без уточнения ассортимента, получает монополию на все товарные позиции, следовательно, фактически любой производитель товаров сталкивается с этим знаком обслуживания. Предоставление такой широкой монополии, по мнению выступающей, недопустимо, подобные регистрации необходимо ограничить. Однако изменение подхода не решает проблему для судебной практики: когда дела касаются уже зарегистрированных товарных знаков, суд вынужден противопоставить «широкий» товарный знак конкретной товарной позиции.

Л.А. Новоселова напомнила, что прозвучавшие в ходе обсуждения предложения содержат элементы решения: лицо, зарегистрировавшее знак обслуживания в отношении услуг по реализации товаров без какой-либо конкретизации, не может предъявлять претензии к субъекту, который использует обозначение в отношении услуг по реализации конкретных товаров. В данном случае правообладатель «широкого» знака обслуживания сознательно не сузил объем правовой охраны, предоставленный его знаку, тем самым он как бы предоставил другим лицам возможность использовать собственные обозначения в отношении конкретных товаров, кроме случаев, в которых учитывается злоупотребление, общеизвестность товарных знаков.

С учетом этого Л.А. Новоселова обратилась с вопросом к А.А. Чеканову: насколько целесообразно в такой ситуации изменять подходы судебной практики, если правила регистрации товарных знаков остаются неизменными?

Отвечая на поставленный вопрос, А.А. Чеканов отметил двойственность подхода: при наличии у лица знака обслуживания в отношении широкой услуги правовая охрана товарного знака действует именно в том объеме, в котором она сформулирована и включена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, пока иными лицами не доказано неиспользование этого знака правообладателем в отношении каких-либо конкретных услуг. Если же будет доказано использование «широкого» знака обслуживания в отношении реализации лишь конкретных товаров, следует досрочно прекратить правовую охрану в отношении реализации всех товаров, кроме тех, реализация которых реально осуществляется правообладателем.

В.А. Корнеев, комментируя высказанные подходы, обратил внимание на то, что поставленные в Обзоре вопросы тесно связаны между собой, они возникают и на стадии рассмотрения споров о нарушении исключительных прав, и на стадии регистрации обозначений, и на стадии досрочного прекращения правовой охраны товарного знака.

Он отметил, что первая ситуация, которая предложена для обсуждения,– это ситуация, при которой товарный знак уже зарегистрирован в отношении услуг по реализации товаров без конкретизации ассортимента. Поставлен также более конкретный вопрос к первой ситуации о том, является ли такая услуга однородной услуге по реализации конкретных товаров (ситуация 1.2). В.А. Корнеев указал на два возможных подхода к разрешению поставленного вопроса.

Первый подход состоит в том, что такого рода услуги всегда будут однородны, потому что, по сути, речь идет об однородности общего и частного. В данном случае применим общий подход: если речь идет о пересечении общего и частного, то они однородны между собой, – так, товарная позиция «молочные продукты» будет однородна позиции «сметана», соотносясь как общее и частное. Данный подход является классическим и традиционным, но он нуждается в обсуждении применительно к услугам по реализации товаров с учетом количества подобных знаков обслуживания. При применении указанного подхода к общим услугам по реализации товаров и частным услугам по реализации молочных продуктов получается, что общая услуга затрагивает все товарные позиции, содержащиеся в МКТУ, следовательно, другим лицам не допускается реализовывать никакие товары, например молочные продукты, при наличии столь широкого старшего знака.

Принятие такого подхода, как отметил В.А. Корнеев, представляется самым простым решением обсуждаемой проблемы, однако в рамках заседания предлагается обсудить иной подход, основанный на иных критериях, ведущих к тому, что при тех или иных обстоятельствах однородности не будет. С учетом высказанных всеми выступающими позиций В.А. Корнеев резюмировал, что необходимо внесение изменений в нормативно-правовое регулирование.

В продолжение дискуссии Е.Ю. Пашкова отметила подход, который предложен Верховным Судом Российской Федерации: при реализации собственного товара знак используется не  в отношении услуги по реализации, а в отношении товара, т.е. происходит действие по отношению к товару. Подход Верховного Суда Российской Федерации был выражен в деле, в котором ответчик сам производил реализуемый товар – собирал цветочные букеты1. В связи с этим выступающая поставила вопрос о том, насколько широко может быть истолковано понятие «собственные товары»: включает ли оно в себя только товары собственного производства, с которыми дальше соответствующее лицо осуществляет те или иные действия, реализует их, или же указанное понятие охватывает в целом товары, которые находятся в собственности у данного лица. В последнем случае такое понятие охватывает широкий спектр товаров в розничной торговле, потому что, как правило, данные товары приобретаются у производителя, становятся собственностью продавца и в дальнейшем реализуются другими лицами. По мнению выступающей, в такой ситуации возникает неопределенность: являются ли в данном случае действия по реализации услугой или действием в отношении товара.

В.А. Корнеев указал, что решением проблемы, описанной в Обзоре в ситуации 1.2 (истец обладает исключительным правом на знак обслуживания, зарегистрированный в отношении услуги по реализации товаров без уточнения ассортимента товаров, ответчик использует сходное обозначение для индивидуализации услуги по продаже конкретных товаров), в некоторой степени будет подход, при котором содержание исключительного права на знак обслуживания толкуется узко. Таким образом, ситуация 1.2 будет смещена к ситуации 1.3 (ответчик использует сходное обозначение в отношении конкретных товаров). Под ситуацию 1.2 подходит случай, когда речь идет о магазине, т.е. о деятельности по продаже в первую очередь чужих, а не собственных товаров. Реализация собственных товаров – это, в принципе, не услуговая позиция, и она подпадает под ситуацию 1.3 просто потому, что это осуществление использования товарного знака в отношении товарной позиции МКТУ.

Г.Ю. Данилов констатировал, что в дискуссии сложился консенсус: ситуация 1.1 (ответчик использует сходное обозначение для реализации широкого круга товаров (например, супермаркет)) не вызывает сомнения в части однородности, в то время как ситуация 1.2 (ответчик использует сходное обозначение для индивидуализации услуги по продаже конкретных товаров) требует обсуждения.

Е.А. Войниканис обратила внимание на то, что одним из обстоятельств, которое суд вправе учитывать, является фактическое использование товарного знака правообладателем. По мнению выступающей, это допустимо и в том числе в случае, когда использование происходит в отношении части услуг по реализации товаров, постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) не содержит ограничений в указанной части.

Е.А. Войниканис также обратила внимание на практику ведомства Европейского союза по интеллектуальной собственности (EUIPO): по общему правилу, фактическое использование обозначений учитывается, если формулировка перечня товаров или услуг является недостаточно определенной. В Руководстве по экспертизе товарных знаков ведомства Европейского союза специально указывается, что предоставленные доказательства фактического использования могут прояснить объем товаров и услуг, который охватывают неясные формулировки. В этом случае сравнение будет проводиться в отношении только той части товаров, фактическое использование которых было установлено2. Применительно к 35-му классу МКТУ возможность учета судом фактического использования обозначения была подтверждена решением Суда Европейского союза по делу Tulliallan Burlington Ltd. против EUIPO в 2020 году, в котором прямо указано на такую возможность. Судом сделан вывод о том, что отсутствие указаний на конкретные товары, которые могут относиться к розничной услуге, не может служить основанием для отказа в оспаривании предоставления правовой охраны более позднему товарному знаку. Выступающая сделала вывод о том, что названный пример демонстрирует, что европейские страны сталкиваются с аналогичными проблемами и, несмотря на наличие правил о необходимости указания точного перечня реализуемых товаров на настоящий момент, все же ранее было зарегистрировано достаточно большое количество товарных знаков практически без указания ассортимента. В таком случае возможно исследовать фактическое использование товарного знака.

По ситуации 1.2 позицию о необходимости учета фактической деятельности поддержал и Д.В. Мурзин.

С тем, что фактические обстоятельства, касающиеся использования сходного обозначения, могут влиять на вероятность смешения, поскольку могут усиливать или ослаблять различительную способность обозначения (его известность, узнаваемость, репутацию), согласился в своем письменном мнении В.Н. Медведев. Он отметил, что чем выше известность/узнаваемость, тем более стойкая ассоциативная связь с конкретным производителем и, соответственно, выше вероятность смешения. По этой причине подобные обстоятельства могут и должны учитываться.

В.Н. Медведев также отметил, что под услугой понимается деятельность в интересах третьих лиц (например, производителей товара), следовательно, продажа товаров собственного производства услугой как таковой не является.

В своем письменном мнении Д.В. Братусь отметила, что в ситуации со знаками обслуживания без конкретизации ассортимента товаров необходимо оценивать всю совокупность фактов в спорах, связанных с выявлением смешения, в том числе фактическую деятельность истца. Согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу не признаются однородными услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2022 по делу № СИП-1142/2021), и критерий деятельности является основополагающим для выявления возможности смешения. При этом она отметила, что позиция, отрицающая необходимость учета фактической деятельности правообладателя при рассмотрении споров о выявлении смешения товарных знаков и знаков обслуживания, представляется ошибочной. Ее сторонники заявляют о том, что правообладатель, занимаясь идентичной с нарушителем деятельностью, не сможет привлечь последнего к ответственности, если услуги нарушителя по реализации будут маркироваться товарным знаком без конкретизации ассортимента товаров.

Д.В. Братусь также указала, что в пояснениях к 35-му классу МКТУ закреплено, что «в целях классификации продажа товаров не считается услугой», поэтому услуги 35-го класса МКТУ, связанные с помощью другим лицам в продвижении их товара и с реализацией своих товаров, неоднородны. Она отметила, что в целях сохранения формально-юридического деления в рамках классификации товаров и услуг проведение четкого различия между производством и реализацией товаров и признание их самостоятельными видами деятельности с разными целями и с разным конечным потребителем (продавцы и потребители) оправдано.

С одной стороны, мир развивается так стремительно, что актуальная когда-то мысль об однозначном осознании потребителем факта осуществления производства и продажи товаров разными субъектами (производителями и ритейлерами) представляется неубедительной. С другой стороны, крупные торговые сети активно развивают свои бренды. Они продают и свою собственную продукцию, выступая в глазах рядового производителя одновременно производителем и продавцом товаров. В связи с этим важно понимать позицию регистрирующего органа. Роспатент подтверждает неоднородность товаров и услуг по их реализации в отношении услуг «без уточнения». В основе такой позиции экономическая подводка о необходимости разделения производственной и торговой деятельности. Сравниваемые товары и услуги имеют разную природу происхождения (товары – это продукт производства, а услуги – это действия, направленные непосредственно на потребителя).

В своем письменном мнении А.А. Главинская также выразила мнение о том, что фактическую деятельность истца следует учитывать; если истцом и ответчиком реализуются разные товары, то вероятность смешения отсутствует.

При этом на вопрос о том, можно ли признать, что ответчик оказывает кому бы то ни было услугу, если он продает товары собственного производства, в позиции А.А. Главинской было отражено мнение, что это невозможно, поскольку продажа товара собственного производства не подпадает под понятие услуги.

В ходе дискуссии О.Л. Алексеева указала, что Правила по рассмотрению заявок на товарные знаки3 (далее – Правила № 482) в части пункта 45, устанавливающего принципы и подходы к оценке однородности, нуждаются в корректировке, потому что широкая услуга, которая сформулирована как «реализация товаров», в отношении которой много лет регистрировались знаки обслуживания, не может быть идентифицирована. Выступающая выразила сомнения в том, что среди заявителей, указывающих эту услугу, действительно есть те, которые предполагают реализацию товаров всех 34 классов МКТУ: скорее всего, заявитель нацелен лишь на конкретную группу товаров.

По мнению выступающей, корректировка 45-го пункта Правил № 482 следует также и из последней редакции МКТУ, в которой указано, что «продвижение товаров» не рассматривается как услуга.

Вместе с тем МКТУ является рекомендательным документом – отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку ввиду включения заявителем в перечень товаров и услуг широкой услуги по реализации товаров также не допустим.

О.Л. Алексеева обратила внимание на то, что законодательно построено так, что все нормы применяются и к товарам, и к услугам, т.е. правила предусмотрены для товаров, но имеется в виду, что они действуют и для услуг. Соответственно, возникает вопрос о том, что собственно является родом по отношению к услуге и к товару при оценке их однородности.

О.Л. Алексеева не согласилась с тем, что услуга по реализации товаров с услугой по реализации конкретного товара соотносятся как общее и частное, отметив, что они соотносятся как целое и часть, и привела следующий пример. При регистрации знака обслуживания в отношении услуги по реализации товаров подразумевается реализация всех товаров, входящих в 34 класса МКТУ, что представляет собой совокупность товаров. Если допустить существование младшего знака обслуживания, зарегистрированного в отношении услуги по реализации молочной продукции, соотношение этих услуг не может быть обозначено как общее и частное, а скорее как целое (множество любых товаров, право на реализацию которых под определенным обозначением предоставили старшему правообладателю) и часть (продажа молочной продукции, аналогичное право на которую было предоставлено младшему правообладателю). По сути, правообладатель младшего знака подпадает под зону действия прав правообладателя старшего знака, поскольку при регистрации товарного знака в отношении услуги по реализации всех товаров право на использование обозначения в отношении каких-либо конкретных товаров также предоставлено этому правообладателю.

О.Л. Алексеева также указала, что в пункте 162 Постановления № 10 и в пункте 45 Правил № 482, по которым осуществляется сравнение при оценке смешения, не содержатся признаки, которые могли бы характеризовать и товары, и услуги при оценке однородности товаров и услуг. На практике появляются ситуации, когда нельзя констатировать однородность, вместе с тем смешение фактически происходит, т.е. смешение есть, а однородности нет. При этом О.Л. Алексеева поддержала подход, изложенный О.И. Терещенко, о необходимости учета восприятия потребителя. О.Л. Алексеева привела в пример ситуацию с товарным знаком сети парикмахерских и тождественным товарным знаком, которые используются для индивидуализации такого товара, как ножницы. В данной ситуации однородность, по мнению выступающей, отсутствует, однако у потребителя возникают ассоциации о том, что ножницы имеют отношение к сети парикмахерских. Так, за счет ассоциации возникает смешение. На практике приходится утверждать, что товар и услуга однородны, однако конкретные нормы права, которые обосновывают такую однородность, в настоящий момент отсутствуют.

Е.Ю. Пашкова предложила в данном случае определять однородность с учетом такого понятия, как сопутствующие товары – так, ножницы сопутствуют оказанию услуг парикмахерских.

О.Л. Алексеева усомнилась в возможности применения данного критерия исходя из содержания понятия «однородность». С ее точки зрения, однородность подразумевает наличие двух видов в одном роде. Об однородности этих видов должны свидетельствовать определенные признаки. При этом услуга и объект материального мира, по мнению выступающей, однородными быть не могут. При этом однородность может быть установлена исходя из возникающих у потребителя ассоциаций.

Так или иначе, возникает потребность в изменении правил оценки однородности, например, в части введения особого толкования понятия однородности для целей сравнения услуг и товаров или в части указания возможности установления однородности исходя из ассоциативных связей у потребителя.

Поддерживая позицию О.Л. Алексеевой, О.И. Терещенко указала, что в ситуации, при которой обозначения не просто сходны, а тождественны или сходны до приближения к тождеству, если у знака высокая различительная способность, следует учитывать диапазон товаров и услуг, не руководствуясь классическим принципом однородности, а ориентируясь на смешение как таковое. Для услуг 35-го класса МКТУ и для любых других ситуаций, если во внимание будут приняты указанные критерии, то возможно уйти от классической трактовки однородности к анализу иных критериев, в том числе сопутствующих товаров. При этом выступающая допустила, что это возможно не во всех ситуациях.

Выступающая также обратила внимание на ситуации из прошлого, в которых заявители, подавая заявку на регистрацию обозначения, указывали услуги, входящие в 35-й класс МКТУ, конкретизируя их тем, что добавляли к услуге все 45 классов МКТУ. Таким образом, с точки зрения О.И. Терещенко, если заявитель будет вынужден с учетом предполагаемых изменений конкретизировать оказываемые им услуги, у него все еще будет возможность зарегистрировать знак в отношении всех классов МКТУ. Выступающая связала это в том числе с тем, что не предусмотрена градация пошлин на конкретные позиции.

По мнению О.И. Терещенко, конкретизация услуг не представляется возможной при регистрации товарных знаков для маркетплейсов.

Резюмируя, О.И. Терещенко отметила, что следует идти по общим правилам и учитывать уровень смешения, которое возникает в глазах потребителя.

В своем письменном мнении судьи Арбитражного суда города Москвы уточнили, что в ситуации 1.2 имеются основания для вывода об отсутствии однородности в том случае, когда в деятельности ответчика ключевое значение имеет не сама по себе торговая деятельность, а вид реализуемого, узкопрофильного товара. То же касается и реализации товаров собственного производства. Кроме того, подлежит оценке возможность фактического смешения спорных обозначений, в том числе с учетом фактической деятельности истца. В отношении ситуации 1.3 высказана позиция, состоящая в том, что оснований для вывода об однородности не имеется, поскольку услуги по реализации товаров без уточнения ассортимента не однородны никаким товарам. В ситуации 1.3. отсутствуют основания для вывода об однородности, поскольку услуги по реализации товаров без уточнения ассортимента не однородны никаким товарам.

В своей письменной позиции судьи Третьего апелляционного арбитражного суда высказали мнение, что в ситуациях 1.2 и 1.3 однородность может быть установлена при наличии объективных критериев, связывающих сравниваемые категории услуг/товаров. В первую очередь необходимо учитывать, что услуги в общем виде (например, «розничная продажа товаров») не могут автоматически считаться однородными любым конкретным товарам или узкоспециализированным услугам. Это связано с тем, что подобный подход привел бы к необоснованному расширению правовой охраны знака обслуживания.

Значение имеют, прежде всего, цель и характер использования товара и услуги, чтобы потребители не были введены в заблуждение относительно источника происхождения товара. Однородность может быть признана, если будет доказано, что услуги и товары связаны по назначению, способам оказания, каналам сбыта и целевой аудитории.

В своем письменном мнении Е.В. Коршикова  сделала вывод об однородности в ситуациях 1.2 и 1.3 при наличии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю / оказании услуги по реализации товаров одним лицом в рассматриваемом случае.

При этом следует учитывать, что согласно пункту 2 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) правила о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, т.е. к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг, данный элемент защищает услуги, обладающие индивидуальными признаками (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 № 15187/12).

Аналогично, основным назначением знака обслуживания является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять оказываемые услуги с конкретным производителем (статьи 1477, 1481, 1482 ГК РФ).

В позиции приведен пример: системы розничной торговли ИКЕА имеют уникальные характеристики, выражающиеся в планировке, уникальном представлении товаров, стиле и др. (установлено при рассмотрении дела № А40-213505/2020), что подтверждает возможность возникновения вероятности смешения зарегистрированного товарного знака при несанкционированном использовании его третьим лицом при оказании услуг по реализации товаров. Если же потребителю услуг (покупателю в рассматриваемом случае) неизвестен истец в качестве лица, оказывающего услуги по реализации товаров, иск к лицу, продавшему в розницу товар в магазине, на вывеске которого размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, не может быть удовлетворен из-за отсутствия принципиальной возможности возникновения у потребителя представления об оказании услуги по реализации товаров истцом как необходимого элемента однородности сравниваемых услуг.

Одновременно, даже в рассматриваемом случае, при общеизвестности товарного знака «IKEA» при различных условиях и каналах реализации таких услуг (пункт 45 Правил № 482), выражающихся, например, в использовании знака «IKEA» на вывеске небольшого розничного магазинчика, отсутствуют признаки однородности услуг, поскольку потребитель представляет правомерные условия реализации товаров «в рамках Концепции ИКЕА», вследствие чего вероятность смешения лиц, оказывающих соответствующие услуги, не возникает.

По ситуации 1.3 в своем письменном мнении В.Н. Медведев допустил исключения из общего правила при определенных условиях. Он указал, что степень однородности, как правило, связана со степенью сходства обозначений. Чем выше сходство, тем шире диапазон товаров/услуг, которые могут рассматриваться как однородные. Таким образом, при высокой степени сходства обозначений, а также при наличии дополнительных фактических обстоятельств, усиливающих вероятность смешения (известность, узнаваемость, репутация старшего знака), подобные исключения возможны. Проблема, однако, заключается в том, что формулировка услуги без конкретизации ассортимента носит неопределенный характер и по этой причине не позволяет достаточно точно определить объем охраны. Тем не менее с учетом установленных обстоятельств конкретного дела (в частности, степени сходства соответствующих обозначений, известности товарного знака и известности сведений о деятельности правообладателя знака) суд может прийти к тому или иному определенному выводу относительно вероятности возникновения у потребителя конкретного товара представления о том, что его источником является правообладатель товарного знака (знака обслуживания), право на который защищается в конкретном споре. Исходя из этого, суд может признать сравниваемые услуги однородными.

По этому же вопросу Д.В. Братусь в письменной позиции предположила, что некоторые товары и услуги, не являющиеся однородными, могут быть признаны таковыми, если правообладатели товарных знаков начнут масштабно производить такие товары и/или оказывать такие услуги. Можно предположить, что потребителем такие товары и услуги будут отнесены к одному изготовителю.

Г.Ю. Данилов предложил перейти к следующей ситуации (2.1): истец обладает исключительным правом на знак обслуживания для реализации конкретных товаров, а ответчик использует обозначение для услуги по реализации широкого круга товаров (например, супермаркет).

Д.В. Мурзин выразил точку зрения, согласно которой в данном случае однородности по общему правилу не будет. Сама по себе ситуация не свидетельствует об однородности услуг. Необходимо совпадение товаров, реализуемых ответчиком, с товарами, в отношении которых истец может оказывать услуги по реализации.

Г.Ю. Данилов уточнил: требуется ли в описанной ситуации именно конкретное совпадение товаров ответчика, которые он реализует, с товарами истца, в отношении которых ему предоставлено право реализации?

Д.В. Мурзин объяснил, что необходимость такого совпадения исходит из приоритета «узкого» товарного знака, как ранее им было предложено. В рассматриваемом случае необходимо, чтобы правообладатель «широкого» товарного знака фактически реализовывал те же товары.

Продолжая обсуждение представленных ситуаций, Г.Ю. Данилов отметил, что в случае, когда ответчик использует сходное обозначение для услуги по реализации других конкретных товаров (ситуация 2.2), ввиду отсутствия замечаний и предложений может быть поддержан подход, отраженный в Обзоре: однородность зависит от однородности реализуемых товаров и сферы реализации. Аналогично в ситуации 2.3, когда ответчик использует сходное обозначение для индивидуализации непосредственно конкретных реализуемых товаров, услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам.

А.А. Главинская в письменном мнении поддержала подходы, сформулированные в пунктах 2.2 и 2.3 Обзора, а в случае 2.1 указала на возможность признания однородности услуг.

В.Н. Медведев в своем письменном мнении в отношении ситуации 2.1 отметил, что все зависит от фактических обстоятельств применения знака ответчиком, что важно для оценки вероятности смешения. Так, если ответчиком реализуются неоднородные товары, то в данном случае смешение по общему правилу не возникает. Подобные услуги не должны признаваться однородными. То же он указал в отношении вопроса по пункту 3.1.

В своем письменном мнении судьи Арбитражного суда города Москвы указали: в ситуации 2.1 необходимо руководствоваться такими критериями, как сфера деятельности сторон, ассортимент реализуемых товаров, и принимать во внимание непосредственную цель индивидуализации услуг. В отношении ситуаций 2.2 и 2.3 судьи предложили исходить из однородности реализуемых товаров и сферы реализации. Аналогичный подход предложен и в ситуации, когда истец обладает исключительным правом на товарный знак, зарегистрированный в отношении конкретного товара (ситуация 3).

Г.Ю. Данилов перешел к обсуждению ситуации 3.1, в которой истец обладает исключительным правом на товарный знак, зарегистрированный в отношении конкретного товара, а ответчик использует сходное обозначение для индивидуализации услуги по реализации широкого круга товаров, например деятельности супермаркета.

М.А. Кольздорф пояснила, что указанный вопрос вынесен отдельно, поскольку применительно к сравнению услуги по реализации товаров без конкретизации их ассортимента, для индивидуализации которой зарегистрирован знак обслуживания истца, и конкретного товара ответчика была высказана позиция Верховного Суда Российской Федерации, состоящая в  том, что они неоднородны и фактическая деятельность самого истца не учитывается. В обозначенной же в пункте 3.1 ситуации речь идет о фактической деятельности ответчика. Вопрос заключается в том, нужно ли оценивать, какие конкретно товары продает ответчик. Например, в ситуации, в которой у истца зарегистрирован товарный знак в отношении товаров «конфеты», а ответчик в супермаркете, помимо прочего, продает конфеты, можно ли сказать, что деятельность ответчика однородна товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца?

Е.Ю. Пашкова указала, что практика по таким ситуациям исходит из наличия однородности, иначе отсутствует возможность защитить исключительное право истца.

М.А. Кольздорф уточнила, что ответчик использует обозначение не на самом товаре, а на вывеске супермаркета.

Е.Ю. Пашкова отметила, что разрешение названной ситуации вновь возвращает к обсуждению первого представленного для обсуждения вопроса: что считается услугами по реализации товара – использование обозначения в отношении самого товара или в отношении услуги (в таком случае услуги понимаются как реализация своих товаров или товаров только для третьих лиц – например, по договору комиссии, т.е. товаров, не попадающих в собственность продавца)? Выступающая обратила внимание на вариативность использования обозначения: так, например, в ситуации с цветочными букетами обозначение нанесено на визитке, прикрепленной скрепкой к упаковке цветочного букета. Визитка сопутствует оказанию услуг, она не индивидуализирует товар. Даже если формально она прикреплена к товару, обозначение индивидуализирует услугу.

Свое мнение высказала И.В. Лапшина, пояснив, что когда лицо регистрирует товарный знак в отношении «широкой» услуги, оно исходит из того, что иные лица будут осведомлены через публичный реестр о наличии у него соответствующего товарного знака, он оплачивает пошлины, его право будет защищено. В то же время из-за отсутствия однородности, когда иное лицо реализует товар, используя указанное обозначение, происходит отказ в защите прав правообладателя ввиду отсутствия нарушения.

В отношении позиции о необходимости учета фактической деятельности правообладателя выступающая отметила избыточность возложения на правообладателя бремени доказывания осуществления им фактической деятельности по реализации товаров, поскольку правообладатель, обращаясь за защитой прав на товарный знак, может защищаться только тем, что у него есть такое средство индивидуализации. В связи с этим выступающей также представляется спорной позиция о поглощении частного общим.

Е.А. Войниканис высказала мнение о том, что ситуации 3.1 и 1.3 – зеркальные. При этом она высказалась в пользу учета фактического использования товарного знака. Она предположила, что основным препятствием для разрешения обсуждаемых проблем является неготовность принятия как нормы сопоставление услуг и товаров, в особенности когда услуга не конкретизирована. Выступающая указала, что в других странах со сходными проблемами оценивается именно фактическое использование лицом товарного знака и к такому подходу может прийти и российская практика.

Е.Ю. Пашкова заметила, что практика складывается так, что само по себе фактическое использование прямо не учитывается, но нельзя сказать, что оно не учитывается в принципе. Оно учитывается для того, чтобы определить степень смешения обозначений. Если товарный знак, в защиту которого предъявлены требования истца, широко известен, широко используется, то вероятность смешения увеличивается. Тем не менее следует исходить из того, какой объем правового охраны предоставлен истцу, отражен в публичном реестре.

Е.А. Войниканис согласилась с нежелательностью ситуации «широкой» регистрации товарных знаков, однако также согласилась, что для действующих знаков обслуживания правовая охрана получена на законных основаниях. Она подчеркнула, что при сравнении товаров и услуг большее значение приобретает восприятие потребителя. По мнению выступающей, при экспертизе товарных знаков исследование восприятия обозначения потребителем не ведется, что осложняет ситуацию.

Е.Ю. Пашкова ответила, что в практике были попытки развести ситуации: если услуга сформулирована в общем виде, то она не однородна товару; если услуга конкретизирована в отношении товаров, то она однородна соответствующим товарам.

Е.А. Войниканис отметила, что такой подход должен распространяться на пункт 3.1.

Продолжая дискуссию, В.А. Корнеев отметил, что ситуации 1.3 и 3.1 действительно зеркальные, но с правовой точки зрения принципиально разные. Он подчеркнул, что Е.Ю. Пашкова обоснованно привела позицию Верховного Суда Российской Федерации, состоящую в том, что фактическое использование учитывается при определении вероятности смешения, а не степени однородности. Для ситуации 1.2, в которой имеет место товарный знак истца, зарегистрированный в отношении услуги по реализации товаров без конкретизации их ассортимента, исходя из методологии, которая отражена в Постановлении № 10, с учетом фактического использования обозначения услуговая позиция не может быть сужена. Но в ситуации 3.1 товарный знак истца зарегистрирован в отношении товара, следует оценить фактическую деятельность ответчика, у которого нет зарегистрированного обозначения в отношении «широкой» услуги – есть только его фактическая деятельность. Можно занять позицию, состоящую в том, что супермаркет занимается в принципе торговой деятельностью и не индивидуализирует своей вывеской ни один из товаров, которые в этом супермаркете продаются. При этом в настоящее время в большинстве торговых сетей есть продукция собственного производства. Потребитель, видя одинаковые вывески на магазине и на товаре, ожидает, что данный товар произведен самой торговой сетью. Таким образом, в ситуации 3.1, если в супермаркете, который занимается услугой по реализации широкого круга товаров, есть товары, пересекающиеся с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, однородность будет установлена.

В письменном мнении А.А. Главинская указала на возможность признания однородности в случае 3.1, если ответчиком в том числе реализуются товары, обладателем исключительного права на товарный знак которых является истец. Она также согласилась с подходами, сформулированными в пунктах 3.2 и 3.3 Обзора.

Г.Ю. Данилов предложил перейти ко второму блоку вопросов, касающихся споров о предоставлении правовой охраны товарным знакам и об ее оспаривании. Первый из поставленных вопросов звучал следующим образом: должен ли подход к оценке однородности и вероятности смешения быть единым в делах о нарушении исключительного права на товарный знак и при решении вопроса о предоставлении или оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку на основании положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ?

Д.В. Мурзин поддержал идею, которая прослеживается в Обзоре, о том, что если товарный знак зарегистрирован без конкретизации ассортимента товара, то правообладатель принимает на себя некоторые риски. По мнению Д.В. Мурзина, среди этих рисков тот, что позднее будет зарегистрирован знак обслуживания для конкретной услуги или товара. Соответственно, при предоставлении охраны младшему знаку обслуживания (конкретному) старший знак обслуживания (без конкретики) не должен приниматься во внимание при оценке однородности и вероятности смешения.

В своем письменном мнении В.Н. Медведев указал, что подход к оценке однородности и вероятности смешения должен быть единым в делах о нарушении исключительных прав и при решении вопроса о предоставлении или оспаривании охраны. В частности, должны учитываться и фактические обстоятельства применения (длительность применения, различительная способность, известность, репутация и др.), как это прямо следует из положений пункта 7.3 Руководства по товарным знакам № 124.

В своем письменном мнении судьи Третьего арбитражного апелляционного суда выступили за то, чтобы подход к оценке однородности и вероятности смешения был в целом единым как в делах о нарушении исключительного права, так и при рассмотрении вопросов о регистрации или оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку товарный знак имеет ценность только тогда, когда выступает в качестве идентификации товаров (услуг). Соответственно, во всех ситуациях границы исключительного права правообладателя должны быть определены коммерческим использованием обозначения в целях индивидуализации товаров.

Г.Ю. Данилов обозначил переход к третьему вопросу, отметив, что он ранее уже поднимался, в том числе А.А. Чекановым: допустимо ли сужение услуги по реализации товаров, зарегистрированной без конкретизации ассортимента товаров, например путем указания конкретного товара: «а именно…» или путем исключения конкретного товара, в отношении которого возник спор: «за исключением…»?

Д.В. Мурзин обратил внимание на то, что законодательством предусмотрено право на сокращение перечня товаров, но не замену одного товара на другой. Поэтому сокращение будет произведено в том случае, когда сделана оговорка «за исключением», т.е., например, «услуги по продаже товара, за исключением услуги по реализации косметики». Если вместо формулировки «услуги по продаже товара» появляется формулировка «услуга по реализации косметики», то это следует трактовать как замену знака обслуживания. По мнению выступающего, было бы желательно применять к подобным случаям процедуру не уточнения, а государственной регистрации товарного знака. Однако пока законодательство не изменено, с учетом ранее высказанной точки зрения о приоритете «младшего» товарного знака такой приоритет должен остаться и после уточнения перечня в старшем знаке.

По словам В.А. Корнеева, вопрос о том, когда можно сужать услуговые и товарные позиции, неоднократно возникал на практике. В судебных решениях встречается подход, согласно которому «широкая» позиция сужается до «узкой». Применительно к услугам по реализации товара проблема наиболее очевидна. По сути, если придерживаться общепризнанного подхода, поддержанного при обсуждении первого вопроса («широкие» услуговые позиции не однородны товарам), то, как только «широкая» позиция будет сужена до какой бы то ни было узкой, она становится однородной какому-то товару. Таким образом, изменяется объем охраны такого товарного знака.

Если же это такая «широкая» позиция, как «реализация продовольственных и непродовольственных товаров», то продовольственные товары можно из нее убрать, а непродовольственные оставить, потому что на обе группы товаров правовая охрана уже распространялась изначально.

В ситуации, когда изначально была указана просто «реализация товаров», сужение становится опасным (например, «реализация, а именно реализация продовольственных товаров»), поскольку будет изменен объем правовой охраны, который возникает в отношении этого товарного знака.

Резюмируя, В.А. Корнеев уточнил, что в случае наличия нескольких конкретизирующих позиций, убирая одну, происходит сужение, что допустимо ГК РФ. Вместе с тем, когда широкая неконкретизированная позиция становится узкой, происходит видоизменение услуги, что вряд ли можно считать допустимым.

Л.А. Новоселова заметила, что в данном вопросе вывод довольно однозначен: объем охраны зарегистрированного товарного знака не может быть изменен, но может быть сужен.

Н.Л. Рассомагина пояснила, что вопрос возник в связи с тем, что на практике правообладателями запрашиваются изменения в перечне услуговых позиций в той части, в которой широкая услуга по реализации товаров, по их мнению, сужается до реализации, например продовольственных товаров. Роспатент в некоторых случаях удовлетворяет эти заявления.

Исходя из выраженных ранее позиций, Л.А. Новоселова отметила, что заявителям не всегда понятно, каким образом они должны получать правовую охрану, поскольку они исходят из того, что для продажи собственных товаров нужно обязательно зарегистрировать услуги по реализации товаров. Вместе с тем по мнению выступающей, поставленный вопрос не предполагает ориентирование на мнение заявителя.

В.А. Корнеев разъяснил, что обсуждаемый вопрос был поставлен в связи с тем, что, хотя в будущем появление подобных товарных знаков нежелательно, необходимо найти подход для улучшения ситуации вокруг уже зарегистрированных товарных знаков. В.А. Корнеев предположил наличие иных способов, отличных от уточнения «а именно», которые позволят в отношении уже зарегистрированных товарных знаков разрешить проблему.

Г.Ю. Данилов предположил, что добавление формулировки «за исключением» является предпочтительной, нежели формулировка «а именно».

Е.С. Гринь кратко отметила, что в Китае применяется система подклассов для оценки сходства товаров и услуг во время экспертизы товарных знаков: классифицированные в одном и том же подклассе обычно считаются однородными, в то время как элементы, классифицированные в разных подклассах, обычно считаются различными несмотря на то, что они принадлежат к одному и тому же классу.

О.Л. Алексеева указала, что гражданское законодательство допускает внесение изменений путем удаления товара из перечня. При этом при удалении товара в ситуации с услугой «реализация товара» происходит сужение объема прав, что не было поддержано выступавшими. Вместе с тем в отношении товарных позиций такое изменение допустимо. По мнению выступающей, несмотря на то, что достаточного обоснования невозможности сужения услуги по реализации товаров по заявлению заявителя озвучено не было, ситуация требует дополнительного анализа.

Е.Ю. Пашкова спросила, может ли Роспатент провести информационный поиск при подаче заявления на «сужение» услуги по реализации товаров, и в случае обнаружения товарных знаков, которые уже зарегистрированы в отношении запрашиваемой конкретизированной услуги, не принимать заявленные изменения?

В.А. Корнеев дополнил вопрос: может ли в случае ошибки Роспатента третье лицо, с товарным знаком которого обнаружится пересечение товарного знака, который был «сужен» по заявлению правообладателя, оспорить действия по внесению изменений в «младший» товарный знак?

О.Л. Алексеева обратила внимание на сложившийся консенсус о том, что услуга по реализации товаров без конкретизации включает в себя совокупность товаров 34 классов МКТУ, т.е. имеется в виду реализация любого товара. Учитывая сложившуюся практику по регистрации множества знаков обслуживания как без, так и с указанием конкретных товаров для реализации, выступающая отметила принятое ранее решение, что услуга по реализации конкретного товара не однородна услуге по реализации товаров в целом. Перемена подходов к этому вопросу, с точки зрения выступающей, требует осмысления.

В.О. Калятин, высказываясь по поставленному вопросу, указал, что запрет ограничения перечня товаров и услуг недопустим, что вытекает из существа права.

О.Л. Алексеева согласилась с В.О. Калятиным и повторила подход, заключающийся в том, что реализация товаров – это реализация некой совокупности товаров, это целое, обобщающее в себя множество реализаций конкретных товаров, а не общее понятие.

В.А. Корнеев заметил, что в своем информационном письме5 Роспатент указывает на то, что неконкретизированные услуги не однородны товарам. Данная позиция закреплена в практике. Соответственно, противопоставить этот знак обслуживания младшим регистрациям в отношении товаров нельзя. Выступающий отметил, что на практике лицо, имеющее знак обслуживания, зарегистрированный в отношении «широкой» услуговой позиции, совершает попытку подать возражение по пункту 6 статьи 1483 ГК РФ против товарных позиций, для индивидуализации которых зарегистрирован младший товарный знак. Роспатент отказывает в удовлетворении возражения ввиду отсутствия однородности, и его решение оставляется судом в силе. Затем правообладатель старшего знака сужает правовую охрану товарного знака (например, с услуги «реализация товаров» до «реализация продовольственных товаров»), после чего правообладатель вновь подает возражение на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Соответственно, и Роспатент, и суд вынуждены признать наличие однородности в данном случае. По мнению выступающего, такая ситуация ярко показывает, что объем правовой охраны изменился: он не сузился, а сместился.

О.Л. Алексеева и В.О. Калятин констатировали неверность первоначальных выводов, которые приводят к описанным последствиям.

В.А. Корнеев отметил, что для исправления данной ситуации необходимо изменение на обратный методологического подхода, заключающегося в том, что услуги по реализации товаров без конкретизации их ассортимента не однородны конкретным товарам (пункт 1.3 Обзора).

О.И. Терещенко добавила, что в данном случае, как и в случае с нарушением исключительного права, уместно учитывать фактическое использование товарного знака.

В своей письменной позиции судьи Третьего арбитражного апелляционного суда выступили за допустимость сужения перечня товаров и услуг, но с ограничениями. Изменения в форме «а именно» или «за исключением» не должны приводить к расширению охраны или созданию коллизий с уже зарегистрированными знаками. В случае если первоначально знак был зарегистрирован для широкой категории (например, «реализация товаров»), а затем правообладатель попытался сузить ее до конкретного товара, который конфликтует с товарной позицией младшего знака, уточнение услуги может быть расценено как злоупотребление правом, особенно если оно направлено на создание искусственных препятствий для конкурентов.

В своей письменной позиции по этому вопросу В.Н. Медведев также выразил мнение о том, что конкретизация услуги по реализации товаров путем указания конкретного товара – «а именно» – является недопустимой, поскольку может привести к конфликту с более ранними товарными знаками. Кроме того, может возникнуть ущемление прав правообладателей более ранних товарных знаков, если такое ограничение будет сделано после истечения 5-летнего срока с даты публикации сведений о регистрации более раннего товарного знака, предусмотренного для оспаривания регистрации на основании более ранних прав на товарный знак.

В то же время конкретизация услуги по реализации товаров путем исключения конкретного товара, в отношении которого возник спор – «за исключением…» – представляется допустимой, поскольку может служить результатом достигнутых соглашений о сосуществовании товарных знаков разных правообладателей.

Он также отметил, что конкретизация в младшем знаке обслуживания услуги, для индивидуализации которой зарегистрирован старший знак, может явиться основанием для признания товаров/услуг однородными.

В таком случае, учитывая положения пункта 2 статьи 1512 ГК РФ (возможность учета фактических обстоятельств на дату подачи возражения), обладатель исключительного права на старший знак сможет оспорить регистрацию младшего знака на основании сходства и однородности при условии соблюдения 5-летнего срока, предусмотренного для возражения по этим основаниям.

В своем письменном мнении Д.В. Братусь также пояснила, что предусмотренная в пункте 2 статьи 1497, в пункте 1 статьи 1505 ГК РФ возможность сокращения перечня товаров и услуг представляется непродуктивной и должна быть исключена для услуг по реализации товаров. Она согласилась с обоснованием, предложенным в Обзоре, высказав опасения об ущемлении прав на более ранние товарные знаки других лиц.

Отвечая на вопрос о том, какие правовые последствия для младшего товарного знака несет конкретизация услуги, для индивидуализации которой зарегистрирован старший товарный знак, Д.В. Братусь пояснила, что создается ситуация правовой неопределенности, когда младший товарный знак может быть поставлен в прямую зависимость от действий правообладателя старшего товарного знака, что может привести к прекращению действия младшего товарного знака в части, касающейся данной конкретизированной услуги, если младший знак зарегистрирован по этой же или сходной до степени смешения услуги, при условии, что старший знак был зарегистрирован ранее и используется.

С другой стороны, пресечение сам'oй возможности регистрации знака для индивидуализации услуг по реализации товаров без конкретизации ассортимента товаров, позволило бы предупреждать подобные риски и обеспечить б'oльшую правовую определенность.

Г.Ю. Данилов предложил перейти к четвертому вопросу: при каких обстоятельствах могут быть признаны однородными услуга и товар, используемый для оказания этой услуги или как предмет услуги?

По мнению Е.А. Войниканис, однородность услуги и товара может быть установлена только в случае, когда услуга и товар комплементарны. Комплементарность означает настолько тесную связь между товарами и услугами, при которой потребители могут связывать производство данного товара или оказание данной услуги с одним и тем же лицом. Оценка однородности услуги и товара сочетается с учетом тех же обстоятельств, которые исследуются при сопоставлении товара к товару, услуги к услуге. Особенность рассматриваемой ситуации, по мнению выступающей, состоит в наличии между услугой и товаром связи определенного типа. Исходя из терминологии, используемой ведомством Европейского союза, речь идет о так называемой функциональной связи или «functional link»: когда одно (услуга или товар) необходимо для надлежащего функционирования другого, делает возможным использование другого или не может быть использован без другого. Наличие такой функциональной связи является значимым признаком, свидетельствующим в пользу комплементарности, а следовательно, однородности, но одного этого обстоятельства недостаточно.

Помимо функциональной связи, в числе основных обстоятельств, которые необходимо исследовать и свидетельствуют об однородности, может быть обозначен один и тот же круг потребителей услуги или товара или наличие совпадения в одной из категорий потребителей, восприятие потребителями важности продукта или услуги для использования другого товара или услуги и высокая вероятность вывода потребителя о том, что эти услуги и товары имеют общее происхождение. Кроме того, могут быть учтены те же самые или серьезно пересекающиеся каналы распространения и продвижения, мобилизованная маркетинговая стратегия. При этом ведущим фактором является восприятие потребителя.

Д.В. Мурзин, отвечая на поставленный вопрос, указал, что однородными с услугами могут быть признаны такие товары, которые вызывают прямолинейные ассоциации с конкретными услугами. В этих ассоциациях следует различать товары-инструменты и товары-символы.

Ассоциации некоторых услуг с определенными инструментами являются очевидными. При этом существуют товары, которые связываются с услугами исторически. Например, «портной» с большой частотностью ассоциируется с изображением старинных инструментов: иголки с ниткой (с катушкой ниток), ножниц и гораздо реже – швейной машинки (хотя это главный инструмент современных портных).

Использование товаров-символов приводит иногда к парадоксам. На примере услуги «ремонт компьютеров» выступающий привел в пример изображения монитора (ноутбука), который является предметом услуги. На приведенных изображениях также встречается гаечный ключ – символ ремонта, шестеренка – символ техники. При этом ни гаечный ключ, ни шестеренка не используются при ремонте компьютерной техники. Однако, судя по результатам запроса на ремонт компьютеров в поисковом приложении, он ассоциируется с монитором, шестеренкой и гаечным ключом.

Ассоциация возможна с товаром-инструментом (товаром, используемым для оказания услуги), но не возможна с товаром-символом, так как приводит к абсурдным результатам, отсутствует совместимость товара-символа и услуги.

В.Н. Медведев в своем письменном мнении отметил, что, как правило, товары/инструменты для оказания услуг не признаются однородными по отношению к самим этим услугам, за исключением случаев, когда результат деятельности / оказания услуги и товар совпадают (например, одежда и пошив одежды, программирование и программное обеспечение и т.д.). Во всех остальных случаях следует руководствоваться общим подходом: наличие принципиальной возможности возникновения в сознании потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров и услуг одному производителю. Кроме того, должна учитываться доктрина, согласно которой, чем выше сходство, тем шире ассортимент товаров и услуг, которые рассматриваются как однородные (при высокой степени сходства товары и связанные с ними услуги могут быть признаны однородными).

В своем письменном мнении Д.В. Братусь отметила, что услуга и товар, используемый для ее оказания, или как предмет услуги могут быть признаны однородными, если они обладают схожими характеристиками, выполняют одинаковые функции и являются взаимозаменяемыми. Покупатель рассматривает такие товары и услуги как альтернативные, взаимозаменяемые и может сделать вывод об отсутствии существенных различий в потребительских свойствах.

В своей письменной позиции судьи Третьего арбитражного апелляционного суда указали, что однородность прослеживается в случаях, когда услуга непосредственно связана с товаром. Например, признаются однородными услуги по реализации мебели и товар «мебель».

Услуги и товары, используемые для их оказания, могут быть признаны однородными, если между ними существует функциональная или коммерческая связь. Например, парикмахерские услуги и ножницы не являются однородными, так как ножницы – это инструмент, а услуга – это действия мастера. Однако, если ножницы продаются под тем же знаком, что и парикмахерские услуги, у потребителей может возникнуть ассоциация, что эти товары и услуги исходят от одного источника.

Например, услуги по ремонту автомобилей и продажа запчастей могут считаться однородными, так как они направлены на одних и тех же потребителей и часто предлагаются к продаже вместе.

Г.Ю. Данилов обозначил пятый вопрос: при каких условиях допустима регистрация обозначений, которые содержат название товара или его характеристику, для услуг по реализации товаров, выставки, демонстрации товаров и аналогичных услуг?

О.И. Терещенко упомянула о непростых ситуациях, связанных с тем, что эксперт, проверяющий заявленное обозначение, стеснен теми формальными признаками, что содержатся в подзаконных нормативных актах. Устанавливая однородность, эксперт вынужден убирать ряд заявленных услуг и оставлять те услуги, которые не противоречат включению конкретного товара или характеристики в само обозначение. Однако за счет этого включения заявленные услуги становятся однородным другим товарам и услугам, которые невозможно было по формальным признакам однородности указать в этом товарном знаке. При этом через ассоциацию эксперт не может доказать наличие смешения. По мнению выступающей, в таких случаях именно суд имеет возможность выйти за рамки классического понимания однородности и смешения, учитывая совокупность обстоятельств, трактуя Постановление № 10 и подзаконные нормативные акты, прибегая к понятию «ассоциативности».

О.И. Терещенко привела в пример 41-й класс МКТУ: к родовой услуге «развлечения» относятся как ночные клубы (18+), так и развлечения для детей. Эти услуги, в принципе, никогда не могут столкнуться на рынке. Соответственно, если в самом знаке обслуживания есть указание на вид деятельности ночного клуба, можно, при наличии сходства, а не тождества, развести его с другим знаком обслуживания, зарегистрированным в отношении однородной услуги. В таком случае сам знак обслуживания «уводит» в совершенно другую сферу деятельности, в связи с чем однородность отсутствует.

Н.Л. Рассомагина пояснила изначальную ситуацию, в которой встал заданный в Обзоре вопрос: если услуга заявлена в общем виде, отсутствуют препятствия для регистрации обозначения, в котором использовано название товара (например, «молоко», «игрушки», «овощи» и т.д.) для услуг 35-го класса МКТУ по реализации товаров. Отсутствие ограничения услуговой позиции приводит к такой ситуации: услуга не однородна и не связана с товаром, т.е. не описательна, это может привести к злоупотреблениям.

В.А. Корнеев дополнил, что из судебной практики складывается впечатление, что Роспатент выявил обозначенную проблему и начал на нее реагировать. В приведенном в Обзоре примере, касающемся обозначения «Текстильлегпром»6, Роспатент отреагировал тем, что признал обозначение, содержащее название товара, как указывающее на назначение услуги. При этом в Руководстве по товарным знакам № 12говорится о том, что такое назначение, и приводятся примеры («для мам», «для мальчиков», «для девочек» и т.п.). Соответственно, суд с позицией, состоящей в том, что подобное обозначение указывает на назначение, не согласился, потому что назначение совершенно не очевидно: получается слишком длинный ассоциативный ряд для того, чтобы признать наличие подобного рода характеристики. Вместе с тем подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не ограничивает перечень характеристик товаров и услуг. Так, в Обзоре предлагается обсудить, о каких иных характеристиках, кроме назначения, может идти речь. В частности, в качестве примера можно сказать, что обозначение указывает на вид или объект услуги.

Дальше в Обзоре приводится пример ситуации, когда имеется общая товарная или услуговая позиция, охватывающая как услуги соответствующего вида, так и услуги других видов7. В этом случае такого рода обозначение будет одновременно противоречить положениям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении части услуг, где будет установлена прямая ассоциация, обозначение будет описательным, в отношении другой части услуг, где будет складываться ложная ассоциация, применяется норма подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. В.А. Корнеев  резюмировал, что в судебной практике и в практике Роспатента наблюдаются ситуации, когда чрезмерно широкие позиции могут одновременно попадать под действие двух норм ГК РФ. Поэтому предложено обсудить возможность нахождения иных характеристик, кроме назначения, в связи с которыми не может предоставляться правовая охрана обозначениям.

О.Л. Алексеева сообщила, что в методических рекомендациях по вопросам экспертизы, содержащихся в Приказе № 398, были сформулированы общие для товаров и услуг подходы. Если определенный словесный элемент в композиции товарного знака необходим всем участникам бизнес-процесса, которые будут реализовывать те же самые услуги или товары, обозначение не может быть зарегистрировано. Как показал многолетний последующий опыт, и сейчас это подтверждается, неважно для чего это обозначение регистрируется – для услуги или товара. Основная и частая проблема у экспертов возникает в отношении так называемых «суггестивных знаков»: когда ассоциация есть, она либо слабая, либо сильная, но обозначение прямо не является очевидно описательным (это не процент, состав, но, например, обозначение указывает на качество товара или услуги). О.Л. Алексеева привела иллюстрацию из практики EUIPO (ранее ведомство носило название OHIM): обозначение «BABY-DRY»9 было признано описательным, хотя описательность не совсем очевидна. Эксперты сочли, что словосочетание «ребенок должен быть сухой» должно быть на каждой упаковке подгузников, в то время как это не является характеристикой товара как таковой, но вызывает ассоциации. О.Л. Алексеева отметила, что, более того, рекомендуется, чтобы знаки вызывали ассоциации, в этом смысл товарных знаков, иначе это плохой знак10. Обозначенная проблема существует не только в России, но в целом в практике экспертизы, и пока рекомендаций по методологии ее решения не было дано.

В.А. Корнеев поддержал высказанное мнение и отметил, что перечень возможных ассоциаций очень широкий. Он привел в пример дело с обозначением «Мышиная смерть»: данное обозначение не указывает на вид или назначения товара, но в регистрации этого обозначения было отказано, поскольку оно указывает на результат действия товара. В деле «Бэби-Драй» для подгузников это тоже результат действия товаров. Вопрос в том, что количество характеристик шире, чем те, которые прямо названы в подпункте 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. В норме сформулированы примеры характеристик товаров («в том числе»), так что можно данными примерами не ограничиваться.

О.И. Терещенко поддержала выводы В.А. Корнеева.

О.Л. Алексеева подчеркнула, что в указанном обозначении не написано «яд для мышей», а написано «мышиная смерть».

Л.А. Новоселова отметила определенную опасность. Вопрос обсуждается с двух позиций – экспертной практики Роспатента и практики суда. Суд может более вольно трактовать некоторые моменты, учитывать больше входящих факторов именно потому, что он суд. У Роспатента как государственного органа более узкая компетенция. Вывод о том, что Роспатент должен расширить в своей практике некоторые понятия, имеет свои минусы. Эксперт может счесть, что любая, даже самая отдаленная ассоциация дает основание для отказа в регистрации. Вместе с тем необходимо понимать, что положение регистрирующего органа иное: смысл правил в том, чтобы четко установить процедуру, которой должен следовать эксперт, потому что он государственный служащий. У суда же есть возможность пообсуждать, привлечь экспертов, посмотреть ассоциации потребителей, сделать другой вывод, если он не согласится с экспертом. Тот массив информации, что накапливается в суде, может позволить поменять правила. Но это невозможно сделать, пока не будет четких предложений, основанных на определенном массиве судебной практики.

Л.А. Новоселова предположила, что обсуждение не может привести к принятию решения по поставленному вопросу. Она допустила, что участники могут лишь в целом согласиться, что в отдельных ситуациях Роспатент, в принципе, может чуть-чуть шире трактовать понятия. В тех ситуациях, когда очевидно для всех, что обозначение понимается определенным образом, эксперт может сделать вывод, что оно носит описательный характер, указывает на назначение услуги, но не нарямую, а через четкие ассоциации.

О.Л. Алексеева уточнила, что в таких ситуациях возникает вопрос – а зачем запрещать? Если товарный знак вызывает ассоциации, но, по сути, не является описательным, что плохого в том, что регистрацию ему предоставят? Возвращаясь к примеру «Мышиной смерти», она озвучила варианты, доступные другим участникам рынка: «Яд для мышей», «Замечательный мышиный яд», «Скоротечная смерть» и другие. Лояльный подход допускает регистрацию вариантов описания эффекта от воздействия продукта, но по тем или иным причинам на практике эксперты действуют жестче.

По мнению В.О. Калятина подход менять не надо, сейчас достаточно ориентиров для решения этого вопроса.

В своем письменном мнении В.Н. Медведев пояснил, что все зависит от восприятия обозначения рядовым потребителем применительно к конкретным товарам и услугам, указанным в перечне. В том случае, если обозначение воспринимается в качестве прямого указания на свойства/характеристики или назначение заявленного товара или услуги, оно не подлежит регистрации, если состоит только из такого обозначения, однако, если такое обозначение является не доминирующим элементом, то оно не должно быть предметом самостоятельной правовой охраны с учетом отсутствия введения потребителя в заблуждение относительно товаров/услуг, а обозначение в целом должно быть зарегистрировано. В противном случае, если определенное представление о товаре возможно только посредством ассоциативного мышления/домысливания, подобное обозначение не признается в качестве описательного и может рассматриваться как охраноспособное.

Г.Ю. Данилов предложил перейти к вопросам, касающимся досрочного прекращения охраны (раздел III Обзора). Председатель озвучил шестой вопрос и дополнительный к нему вопрос: может ли быть досрочно прекращена правовая охрана знака обслуживания, зарегистрированного для услуги по реализации товаров без конкретизации ассортимента, если ответчик доказал оказание услуги по реализации конкретных товаров? Применим ли данный подход, действующий в части подвидов товаров/услуг, для услуги по реализации товаров без конкретизации ассортимента (является ли услуга по реализации конкретных товаров подвидом или иной услугой)?

Комментируя досрочное прекращение правовой охраны как способ борьбы с «широкими» товарными знаками, Н.Л. Рассомагина отметила разницу между различными способами формулировки услуговых позиций: если товарный знак зарегистрирован в отношении услуги по реализации товаров (которая подразумевает реализацию всех товаров), то, чтобы избежать досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, правообладателю достаточно будет доказать реализацию хотя бы одного товара. Если же реализация товаров сопряжена с перечислением всех товаров, то при доказанности реализации лишь одной товарной позиции досрочно будет прекращена охрана в отношении всех остальных товаров, кроме того, реализация которого была доказана правообладателем.

С этим согласилась Е.С. Гринь, назвав риском существующих подходов в российской правоприменительной практике невозможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в части, которая в перечне не указана. В своей письменной позиции Е.С. Гринь привела в пример дело № СИП-600/2016, в котором суд разделил формулировку, состоящую из нескольких частей, и прекратил правовую охрану в отношении некоторых из них11. При этом Е.С. Гринь отметила, что, обосновывая невозможность частичного прекращения правовой охраны знака обслуживания в отношении широкой услуги, суды указывают в качестве приоритетной цели сохранение стабильности гражданского оборота.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 № 300-ЭС18-3308 отражена правовая позиция, согласно которой прекращение правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в отношении единых услуг (для всех товаров), в части определенного вида товаров «может позволить заинтересованным лицам неоднократно оспаривать правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования в отношении иных категорий товаров, что не соответствует принципу правовой определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему справедливое правовое регулирование»12.

Е.С. Гринь также согласилась с позицией, состоящей в том, что подход о возможности сохранения прав на знак при его использовании хотя бы в отношении одного подвида применим и к услугам по реализации товаров без конкретизации ассортимента. Она допустила, что использование знака при оказании услуги по реализации только бытовой техники будет признаваться надлежащим использованием по всему виду услуги «реализация товаров». При этом придание статуса «подвида» самой конкретизации ассортимента не осуществляется: услуга по реализации различных товаров в данном случае не дробится на подвиды, если это не закреплено в формулировке охраняемой услуги свидетельстве.

В своем письменном мнении В.Н. Медведев отметил, что, по сути, услуга по реализации конкретной продукции является подвидом услуги по реализации товаров широкого ассортимента (вид и назначение услуги не меняются, конкретизируется только ассортимент реализуемых товаров). По этой причине правовой подход, применяемый в отношении подвидов товаров (например, ряженка как подвид молочной продукции) должен применяться и в данном случае. Следовательно, охрана не может быть досрочно прекращена, если ответчик доказал оказание услуги для конкретных товаров.

В своей письменной позиции судьи Третьего арбитражного апелляционного суда выразили общий подход, подчеркнув при этом, что прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием направлено на защиту в том числе публичных интересов, здоровой конкуренции. Они допустили, что знак зарегистрирован для «реализации товаров» без уточнений, но фактически использовался, например только для «реализации косметики», суд может ограничить охрану только этой категорией. Если же использование не доказано вообще, знак может быть полностью аннулирован.

Г.Ю. Данилов предложил участникам высказать свое мнение по седьмому вопросу: в рамках споров о досрочном прекращении охраны что считается использованием знака обслуживания для услуг по реализации товаров?

В своем письменном мнении В.Н. Медведев указал, что использованием считается применение знака в отношении деятельности, связанной с продажей товаров конечным потребителям в интересах третьих лиц. Иными словами, реализация товаров собственного производства через торговые сети/магазины не будет рассматриваться в качестве услуги по реализации товаров, поскольку подобная деятельность осуществляется в интересах самого производителя, а не третьих лиц.

Кроме того, использование знака на вывесках торговых центров само по себе не свидетельствует об использовании знака для индивидуализации торговой деятельности, поскольку под крышей торгового центра, как правило, собираются предприятия разного профиля деятельности, оказывающие услуги разного вида и рода.

В своем письменном мнении Е.С. Гринь отметила, что использование знака обслуживания для услуг по реализации товаров подразумевает размещение зарегистрированного товарного знака или иного обозначения, позволяющего идентифицировать услуги продавца (розничной торговли), предоставляемые потребителям при продаже различных видов продукции. Это включает следующие способы использования: размещение знака обслуживания на торговых точках (вывески магазинов, фасады павильонов, витрины); использование знака в рекламе (наружная, в Интернете, в СМИ) для привлечения внимания покупателей к услугам по продаже; размещение знака в чеке, электронных сервисах, на униформе сотрудников, в мобильных приложениях – если это производится в целях индивидуализации именно услуги по реализации товаров; оформление кассовых зон, брошюр, флаеров, прайс-листов, визиток с предложением приобрести товар у данного продавца; применение фирменных пакетов, сумок и прочих сопутствующих материалов, которые обеспечивают узнаваемость магазина/сервиса как точки реализации и свидетельствуют о принадлежности обслуживающего персонала к определенному сервису. Е.С. Гринь подчеркнула следующий нюанс: использование знака обслуживания в отношении услуг по реализации товаров не связано с маркировкой самих товаров этим знаком (если речь идет не о товарном знаке, а именно о знаке обслуживания, зарегистрированном для услуг 35-го класса МКТУ «реализация товаров»). Использование на транспорте, в навигации, бонусных программах и т.п. также признается использованием, если применяется для индивидуализации торговой деятельности.

Аналогичное мнение в своей письменной позиции высказали судьи Третьего арбитражного апелляционного суда.

В ходе обсуждения В.А. Корнеев отметил, что в Обзоре приведен классический подход, который заключается в том, что если любая услуговая или товарная позиция зарегистрирована широко, то использование ее части подтверждает использование всей соответствующей позиции. Вместе с тем данный вопрос требует обсуждения ввиду пересечения с позицией О.Л. Алексеевой, состоящей в том, что услуга по реализации товаров, на самом деле, – это не общее, а совокупность отдельных частей. Соответственно, если занимать позицию, состоящую в том, что это совокупность отдельных частей, то правовую охрану товарного знака в отдельных частях можно досрочно прекращать. В таком случае требуется полностью поменять подходы к таким широким услугам как в делах о досрочном прекращении правовой охраны, так и в делах о нарушении исключительных прав. В частности, по вопросам, представленным в первой части Обзора, придется делать вывод о том, что есть однородность между общей услугой и позицией конкретного товара. Соответственно, во второй части Обзора парадигма тоже полностью должна быть изменена.

Так, несмотря на то что данный вопрос помещен в раздел Обзора по досрочному прекращению правовой охраны, он принципиальный и затрагивает весь Обзор. Главный вопрос, по мнению выступающего: можно ли сказать, что это общая услуга или это совокупность отдельных маленьких частей.

В.О. Калятин согласился с В.А. Корнеевым, отметив, что ключевой характер данного вопроса говорит о необходимости изменения подхода: перехода к тому, что данная услуга – совокупность отдельных частей, а не общее.

Е.Ю. Пашкова подняла вопрос исполнимости решений, поскольку указание конкретных услуг и товаров в резолютивной части судебного акта должно приводить к внесению Роспатентом изменений в соответствующем реестре Роспатента.

Н.Л. Рассомагина предложила рассмотреть пример, на основе которого она пришла к выводу, что предложенный подход меняет всю практику не только в отношении услуг, но и товаров.

Если товарный знак зарегистрирован для кондитерских изделий и конфет, а доказано использование только для конфет, то можно ли сохранить товарный знак для обеих позиций или только для конфет? Поскольку конфеты являются кондитерскими изделиями, правовая охрана сохраняется для обеих позиций. Исходя же из подхода, озвученного в ходе обсуждении, надо оставить только конфеты, т.е. удалить одну позицию.

Если же у правообладателя имеется только одна товарная позиция – кондитерские изделия, а доказано использование обозначения только для конфет, следует прекращать правовую охрану в отношении всех кондитерских изделий, кроме конфет.

Н.Л. Рассомагина также подчеркнула проблему исполнимости решений, основанных на подходе, позволяющем раскрыть одну позицию. Также выступающая указала, что подход не может быть различным для товаров и для услуг.

О.И. Терещенко отметила, что если охрана сохранится для конфет, никто не сможет регистрировать обозначение в отношении кондитерских изделий в связи с однородностью. Так, смена подхода не исправит ситуацию.

В.О. Калятин высказал мнение, что можно будет регистрировать обозначение в отношении иных кондитерских изделий.

В.А. Корнеев выразил несогласие с тем, что подход должен быть одинаковым для товаров и для услуг. Он привел пример: кондитерские изделия и конфеты – это действительно общее и частное, но при должном обосновании можно занять позицию, что применительно к услугам это совокупность отдельных услуг. В.А. Корнеев повторил, что выбранный подход следует обосновать не только для досрочного прекращения правовой охраны, но и для дел о нарушении исключительных прав, а также для регистрации обозначений. Соответственно, эту линию необходимо проводить не только суду, но и в первую очередь Роспатенту при регистрации обозначений и оспаривании предоставления правовой охраны товарным знакам.

О.Л. Алексеева выразила мнение о том, что если соответствующий подход будет выработан и обоснован, Роспатент к нему присоединится.

Л.А. Новоселова предложила остаться на привычном подходе, выразив сомнение в том, что существует необходимость для решения конкретной задачи рушить многолетнюю практику, выработанную в том числе на основе позиций Верховного Суда Российской Федерации.

И.В. Лапшина сделала предложение о том, чтобы при доработке ведомственных актов была предусмотрена обязанность заявителя обосновать свой интерес при регистрации обозначений в отношении конкретных товаров и услуг. На данном этапе при подаче заявки на регистрацию товарных знаков административный орган проводит соответствующий поиск, но от заявителя больше ничего не требуется. И.В. Лапшина предположила, что если на стадии подачи заявки заявитель будет обосновывать свой интерес, проблема общих формулировок уйдет. Выступающая отметила, что это не решит проблему действующих регистраций с широким перечнем, но может помочь в дальнейшем сузить объем охраны.

М.А. Федотов отреагировал на названное предложение, указав на его недостатки. По его мнению, во-первых, оно расширяет пределы административной дискреции, что не соответствует принципам правового государства; во-вторых, заявитель никогда не укажет реальной цели регистрации – обеспечения защиты от недобросовестной конкуренции, возможность для заявителя с помощью этого товарного знака не нарушать чужие права.

В плане общей дискуссии М.А. Федотов отметил, что очень важно понимать, зачем та или иная позиция изымается из охраны товарного знака или знака обслуживания и чей интерес за этим стоит. Если в этом есть чей-то интерес, необходимо смотреть, что это за интерес, чтобы сократить возможность злоупотребления правом.

Продолжая тему, затронутую И.В. Лапшиной, В.А. Корнеев предположил, что обсуждаемая проблема связана с реакцией на усовершенствование МКТУ, редакции которой все более и более уточняются, доходя до совершенно частных товаров и услуг. При этом в МКТУ сохраняются и широкие позиции, так что у заявителей отсутствует интерес выбирать узкую позицию. Данное поведение выгоднее для досрочного прекращения правовой охраны: если будет много узких позиций, часть их них может быть убрана, а если одна широкая позиция – она будет сохранена.

Так, В.А. Корнеев подметил разнонаправленное движение: разработчики МКТУ пытаются направить регистрации в сторону более узких позиций, соответствующих тому, что реально нужно правообладателю, а правоприменители всеми возможными механизмами сопротивляются этому и продолжают регистрировать обозначения в отношении широких позиций.

В завершение заседания Г.Ю. Данилов поблагодарил всех за продуктивное участие в работе совета и предложил направить дополнительные письменные позиции по итогам совещания.