Обзор ключевых позиций президиума Суда по интеллектуальным правам № 2/2025 (январь-март 2025)

I. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

1. Основания отказа в регистрации

1.1. Скульптура в товарном знаке

Постановление президиума СИП от 28.03.2025 по делу № СИП-217/2024

Наследница скульптора «Рабочего и колхозницы» обратилась в Роспатент с возражением по пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ против предоставления охраны товарным знакам общества, включающим изображение этой скульптуры.

Роспатент признал заявительницу заинтересованным лицом, т.к. ей по наследству перешли все исключительные права автора – Мухиной-Замковой В.И., но отказал в удовлетворении возражения, установив, что скульптура находится в собственности города Москвы; в 1950 г. автор создал гипсовую скульптуру по заказу киностудии Мосфильм для использования в качестве марки студии. Данное изображение тождественно изначальной скульптуре, поэтому неясно, какая скульптура использовалась в товарных знаках.

С учетом этого, по мнению Роспатента, согласие наследницы скульптора на регистрацию спорных товарных знаков не требовалось.

Кроме того, Роспатент пришел к выводу об отсутствии сходства до степени смешения товарных знаков и изображения скульптуры, учитывая, в том числе то, что изображение скульптуры не воспринимается в качестве индивидуализирующего элемента спорных товарных знаков.

СИП отменил решение Роспатента и направил возражение на новое рассмотрение исходя из следующего.

Законодательство 1950 г. позволяло передачу не всего авторского права, а лишь отдельных правомочий. Скульптор передала Мосфильму правомочие на использование скульптуры в качестве марки Мосфильма, но сохранила за собой право использования произведения иными способами.

СИП отметил противоречие в позиции Роспатента, который признал заявительницу заинтересованной в подаче возражения, т.к. ей по наследству перешли права, но при этом сделал вывод об отсутствии необходимости получать у нее согласие на регистрацию товарного знака.

Правом на подачу возражения по пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ обладают только правообладатели произведений и их наследники.

Утверждения Роспатента о том, что изображение скульптуры не воспринимается как индивидуализирующий элемент, не соответствуют презумпции, порожденной самим фактом регистрации спорных товарных знаков без исключения данного изображения из правовой охраны. В такой ситуации предполагается, что все охраняемые элементы товарного знака выполняют индивидуализирующую функцию.

СИП напомнил, что для вывода о несоответствии товарного знака пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ при противопоставлении всего произведения в целом существенное значение имеют следующие обстоятельства:

произведение просто должно охраняться авторским правом – в этой части норма направлена на защиту авторского права на «старшее» произведение;

товарный знак должен быть тождественен произведению или должна иметься вероятность смешения с этим произведением;

должно отсутствовать согласие правообладателя противопоставленного произведения на регистрацию товарного знака.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А

1.2.Псевдоним в товарном знаке

Постановление президиума СИП от 24.03.2025 по делу № СИП-726/2024

Согласие на использование псевдонима в наименовании некоммерческой организации не означает согласие на регистрацию знака обслуживания, включающего такой псевдоним

Роспатент отказал в удовлетворении возражения, поданного наследником (супругом) Елизаветы Петровны Глинки по пп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ против регистрации псевдонима «Доктор Лиза» в качестве знака обслуживания для широкого перечня услуг на имя общественной организации.

Роспатент не признал супруга Е.П. Глинки лицом, заинтересованным в подаче возражения, указав, что супруг ранее одобрил использование псевдонима в наименовании общественной организации, подача возражения не направлена на защиту репутации Е.П. Глинки.

СИП решение Роспатента отменил, признал недействительным предоставление правовой охраны спорному знаку обслуживания.

Суд не согласился с выводом Роспатента об отсутствии у наследника заинтересованности в подаче возражения.

СИП отметил, что заинтересованность подателя возражения в данном случае обусловлена только тем фактом, что он является наследником известного лица, имевшего псевдоним, требование о получении согласия на регистрацию знака обслуживания направлено на защиту его имущественных интересов (определение Конституционного Суда РФ от 28.01.2016 № 123-О).

СИП признал, что вопрос о наличии или отсутствии согласия – это вопрос, который решается не на стадии оценки заинтересованности лица, а на стадии рассмотрения возражения по существу.

Доводы кассационной жалобы Роспатента основаны на непонимании административным органом круга обстоятельств, имеющих значение для установления заинтересованности в подаче возражения, и круга обстоятельств, необходимых для удовлетворения возражения по результатам его рассмотрения по существу.

В отношении существа спора Роспатент и правообладатель признавали, что знак обслуживания воспроизводит псевдоним Е.П. Глинки, а специальное согласие на регистрацию знака обслуживания получено не было, но полагали, что такое согласие вытекает из согласия на использование псевдонима в наименовании общественной организации.

Вместе с тем наименование общественной организации и спорный знак обслуживания являются разными объектами, условия предоставления им правовой охраны являются различными, они имеют различный правовой статус и объем правовой охраны, регулируются разными нормами гражданского законодательства. Наименование общественной организации не является средством индивидуализации, охраняемым по правилам части четвертой ГК РФ.

Согласие наследника на регистрацию псевдонима в качестве знака обслуживания является сделкой, опосредующей предоставление права зарегистрировать обозначение в отношении определенного перечня товаров и услуг.

В отсутствие прямого волеизъявления наследника на регистрацию спорного знака обслуживания Роспатент не подтвердил, что волей названного наследника охватывалось согласие на использование спорного обозначения общественной организацией в качестве знака обслуживания в отношении широкого перечня услуг, часть из которых напрямую не соотносится с целью деятельности организации в качестве благотворительной (например, услуги «маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях», и др.).

Общественная организация сохранила за собой право использовать псевдоним «Доктор Лиза» в своем наименовании, вести под ним деятельность. Этим в определенной степени обеспечен баланс прав на использование псевдонима между этой организацией и наследником.

Осуществление общественной организацией своей уставной деятельности, которая ранее осуществлялась под руководством Елизаветы Глинки, и получение ею известности в том числе в связи с деятельностью данной организации не наделяют последнюю какими-либо полномочиями по отношению к псевдониму своего бывшего руководителя.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А.

1.3. Правила оценки «правильной сметаны»

Постановление президиума СИП от 04.02.2025 по делу № СИП-114/2024

Грамматический анализ недостаточен для квалификации нескольких слов в качестве единого элемента для целей применения п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

Методологически верным является сначала установление семантики спорного элемента, затем семантики противопоставленного товарного знака и лишь на завершающей стадии – сравнение семантики спорного элемента и семантики противопоставленного обозначения.

Общество является правообладателем товарного знака с дискламацией словесных элементов «правильная сметана» и «молзавод».

Компания, обладатель товарного знака «ПРАВИЛЬНАЯ» обратилась в Роспатент с возражением против регистрации спорного обозначения, ссылаясь на противоречие положениям п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

Роспатент удовлетворил возражение в отношении части заявленных товаров.

Суд первой инстанции признал решение административного органа недействительным, но президиум СИП усмотрел в судебном акте методологические ошибки в применении п. 10 ст. 1483 ГК РФ, в связи с чем решение было отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Поясняя методологию применения положений п. 10 ст. 1483 ГК РФ, президиум СИП подчеркнул важность определения восприятия потребителем элементов, входящих в младший товарный знак, в качестве товарного знака другого лица.

В случае со словами, которые складываются в более или менее устоявшиеся выражение (в данном случае – «правильная сметана»), восприятие потребителем слов также играет решающее значение.

При этом президиум СИП указал: грамматический анализ, пусть и правильно проведенный с точки зрения языкознания, недостаточен для квалификации нескольких слов в качестве единого элемента для целей применения п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

Для целей оценки восприятия нескольких слов в качестве единого элемента оценивается, в частности:

приближается ли значение словосочетания к тому значению, которое в лексикологии обычно имеет отдельное слово;

сохраняют ли слова, образующие исследуемое сочетание, самостоятельное значение;

являются ли слова, образующие исследуемое словосочетание, информативными; каждое ли из слов привносит значимую информацию в понимание общего смысла сочетания;

может ли изменяться порядок слов в словосочетании;

могут ли заменяться элементы исследуемого словосочетания другими элементами;

особенности композиционного построения элемента спорного товарного знака, благодаря которым входящие в него слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителями как единое целое с учетом специфики их расположения в товарном знаке и обстоятельств его использования.

Аналогичный подход приведен, например, в постановлении президиума СИП от 02.10.2023 по делу № СИП-1012/2022.

Президиум СИП отметил, что вопрос о том, какие элементы в спорном товарном знаке в целом являются сильными или слабыми, не имеет отношения к предмету спора – по правилам п. 10 ст. 1483 ГК РФ оценивается сходство (и впоследствии вероятность смешения) между элементом «младшего» знака (коим в данном случае является элемент «ПРАВИЛЬНАЯ СМЕТАНА») и целым противопоставленным товарным знаком.

Второе нарушение методологии президиум СИП усмотрел в том, что семантическому (как и фонетическому) сравнению должно предшествовать самостоятельное установление семантики (как и фонетики) каждого из сравниваемых обозначений.

Семантика каждого обозначения устанавливается самостоятельно, и лишь потом проводится сравнение.

Как, например, существенные признаки промышленного образца не зависят от выбранного противопоставленного решения и устанавливаются в самом по себе спорном решении (см., в частности, постановление президиума СИП от 30.06.2023 по делу № СИП-53/2022), так и семантика конкретного обозначения не может зависеть от противопоставленного обозначения.

Потребитель видит конкретный товарный знак (его элемент) как есть, а не в сравнении с какими-либо иными обозначениями.

Таким образом, методологически верным является сначала установление семантики спорного элемента, затем семантики противопоставленного товарного знака и лишь на завершающей стадии – сравнение семантики спорного элемента и семантики противопоставленного обозначения.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И.

1.4. Столкновение взглядов на «ЛЕТО»

Постановление президиума СИП от 17.01.2025 по делу № СИП-398/2024

Само по себе указание в заявке на регистрацию при описании обозначения на то, что оно является изобразительным, не исключает необходимость надлежащей правовой квалификации такого обозначения

Роспатент удовлетворил возражение фабрики мороженного против регистрации на имя индивидуального предпринимателя товарного знака

в виду вероятности смешения со старшим товарным знаком фабрики,

СИП с выводами административного органа согласился.

Суд первой инстанции установил, что данный товарный знак является комбинированным, состоит из изображений: дольки арбуза в виде буквы «Л»; травяного газона в виде буквы «Е»; пляжного зонта в виде буквы «Т»; спасательного круга в виде буквы «О». Последовательно расположенные на одной строке изображения, с точки зрения суда, очевидно воспринимаются (прочитываются) как буквы «Л», «Е», «Т», «О» и составляют слово «ЛЕТО», которое выполняет в спорном товарном знаке основную индивидуализирующую функцию.

В кассационной жалобе заявитель настаивал на том, что спорное обозначение зарегистрировано в качестве изобразительного, в нем нет отдельных от изобразительных словесных элементов. По мнению заявителя, в данном случае графические особенности спорного обозначения не могут быть несущественными, а возможность прочтения в спорном обозначении слова «ЛЕТО» говорит об ассоциативном ряде, возникающем у потребителя при восприятии этого обозначения, что не подлежит учету при сравнении обозначений по графическому критерию.

Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, президиум СИП отметил, что само по себе указание в заявке на регистрацию при описании обозначения на то, что оно является изобразительным, не исключает необходимость надлежащей правовой квалификации такого обозначения.

По мнению президиума СИП, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, суд первой инстанции пришел к основанному на нормах материального права и на материалах дела выводу о том, что спорный товарный знак является комбинированным: несмотря на стилизацию исполнения и художественное оформление буквенных элементов, принимая во внимание последовательно расположенные в одной строке изображения, они очевидно воспринимаются (прочитываются) как буквы «Л», «Е», «Т», «О». Оригинальный характер букв спорного товарного знака не исключает их прочтение как слова «ЛЕТО».

Обзор подготовлен Капыриной Н.И.

2. Досрочное прекращение прав на товарные знаки

2.1. Использование самостоятельной продукции, а не составных частей

Постановление президиума СИП от 12.02.2025 по делу № СИП-334/2024

Общество обратилось в СИП с иском к шведской компании о досрочном прекращении правовой охраны ее товарных знаков со словом «Ericsson» в связи с тем, что компания не использовала эти обозначения для «устройств для нагрева, охлаждения и вентиляции» 11-го класса МКТУ.

СИП заявленные требования удовлетворил, решение суда первой инстанции было оставлено без изменений президиумом СИП.

Компания должна была представить в суд доказательства использования ею либо иными лицами под контролем правообладателя спорных товарных знаков в период с 18.01.2021 по 17.01.2024 именно в отношении товарной позиции 11-го класса МКТУ «устройства для нагрева, охлаждения и вентиляции».

Суд первой инстанции классифицировал те товары, в отношении которых компания представляла доказательства, как товары, не относящиеся к 11-му классу МКТУ.

Суд также отметил, что компания не подтвердила, что поименованные в представленных ею документах товары являются самостоятельной продукцией, вводимой в гражданский оборот, а не только составными частями оборудования телекоммуникационного назначения, разделенного на несколько составных частей для последующего сбора и использования на территории Российской Федерации, т.е. ответчик не доказал возможность самостоятельного использования частей базовых радиостанций, цифровых модулей, содержащих в своем составе, например, вентиляторы/вентиляционные элементы, в качестве изделий, предназначенных для охлаждения помещения или перемещения в нем воздуха.

Более того, суд отметил, что компания не ссылалась и не доказывала то, что ее товары являются готовыми изделиями многоцелевого назначения. В отношении последних допускается отнесение одного товара к двум самостоятельным (не соотносящимся как общее-частное или не являющимся разными формами одного товара) товарным позициям.

Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, президиум СИП акцентировал внимание на том, что спорные товарные знаки зарегистрированы не только для рубрики 11-го класса МКТУ, но и для большого количества товаров 9-го класса МКТУ, которые предметом спора не являлись.

Что касается наличия или отсутствия уважительных причин неиспользования товарного знака в отношении спорных товарных позиций, что позволило бы «сдвинуть» период доказывания, в настоящем деле отсутствовала необходимость их оценки, поскольку компания не доказала использование спорных товарных знаков для индивидуализации названных товаров 11 класса МКТУ ни с 18.01.2021 по 25.02.2022, ни в целом в трехлетний период предшествовавший тем ограничениям, на которые она указывала. Выводов по вопросу о наличии или отсутствии уважительных причин неиспользования товарного знака постановление президиума СИП не содержит.

Президиум СИП также отклонил довод кассационной жалобы о наличии оснований для применения положений ст. 54 и 55 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в г. Кишиневе 07.10.2002 (далее – Кишиневская конвенция). По мнению компании, суд первой инстанции не принял во внимание то, что факт использования соответствующих товаров, маркированных спорными обозначениями, на территории Республики Казахстан был установлен судебным органом в Республике Казахстан, и что этот факт имел значение для данного дела с учетом регионального принципа исчерпания права в ЕАЭС.

Президиум СИП отметил, что фактически компания настаивала на преюдициальности выводов и обстоятельств, изложенных в решениях иностранного суда. При этом суд пояснил, что указанные положения Кишиневской конвенции либо не подлежат применению при рассмотрении данного дела, либо устанавливают порядок признания и исполнения определенных решений в соответствии с законодательством запрашиваемой стороны.

Между тем, из положений ст. 69 АПК РФ не следует, что не нуждаются в доказывании обстоятельства, установленные в судебных актах иностранных судов, то есть основания для изменения бремени доказывания отсутствовали.

В отношении применения принципа исчерпания президиум СИП отметил, что оно имеет правовое значение для вывода о квалификации использования товарного знака в качестве требующего или не требующего согласия правообладателя – как правило, при рассмотрении спора о предполагаемом нарушении исключительного права на данный товарный знак. При этом сам по себе факт использования того или иного товарного знака подлежит установлению иным образом (без применения принципа исчерпания права). Как подчеркнул президиум СИП, российский законодатель однозначно исходит из того, что для сохранения на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака необходимо его использование исключительно в границах Российской Федерации.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И.

II. ПАТЕНТЫ

3. Патенты на изобретения

3.1. Рацемат рацемату рознь

Постановление президиума СИП от 13.02.2025 по делу № СИП-384/2023

Евразийское патентное законодательство устанавливает, что порочит новизну изобретения только тот объект, что обладает всеми признаками, идентичными признакам спорного изобретения. Так рацемат не может порочить новизну индивидуального стереоизомера (энантиомера), несмотря на то, что наличие различных конфигурационных изомеров гипотетически подразумевается в рацемическом соединении. Указание в общем виде на все оптически активные формы не может порочить новизну энантиомеров, если они не были специально получены и изучены.

Роспатент удовлетворил возражение против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на химическое соединение и признал патент недействительным полностью.

Оставляя в силе решение административного органа, суд первой инстанции подтвердил, что из противопоставленного источника информации указанное химическое соединение известно, при этом соединения имеют идентичную структурную формулу. Противопоставленное соединение является рацематом и включает в себя «различные энантиомерные формы», в том числе и ту, которой охарактеризовано соединение по спорному патенту. По мнению суда, то обстоятельство, что в противопоставленном источнике нет указания на конкретную энантиомерную форму соединения, не порочит правомерный вывод Роспатента о том, что в источнике содержатся сведения о существовании данного соединения в различных энантиомерных формах.

Суд также отметил необходимость применения подхода к определению новизны изобретения в случае соотношения значения его параметра с аналогичным параметром прототипа по принципу «уже-шире», приведенного в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 300-КГ18-16152.

Отменяя судебный акт и обязывая Роспатент повторно рассмотреть возражение, президиум СИП счел указанный подход к определению новизны изобретения не соответствующим нормам евразийского законодательства и применяемой методологии.

Президиум СИП указал: евразийское патентное законодательство четко устанавливает, что порочить новизну изобретения может только объект, обладающий всеми признаками, идентичными признакам спорного изобретения.

Как Роспатент, так и суд первой инстанции установили что, соединению, известному из источника информации не присущи признаки, характеризующие конкретный энантиомер, защищенный оспариваемым патентом. Из источника известно лишь соединение, охарактеризованное общей структурной формулой, а также то, что данное соединение может существовать в различных энантиомерных формах.

Исходя из норм евразийского законодательства, приведенных выводов достаточно для того, чтобы признать, что соединение, известное из источника информации, не порочит новизну спорного изобретения. В данной ситуации применим принцип «общее раскрытие не порочит частную реализацию», известный не только евразийскому, но и внутреннему законодательству.

Кроме того, президиум СИП обратил внимание на то, что не порочат новизну изобретения лишь предположения о возможности появления в будущем технического решения – должны быть раскрыты конкретные признаки конкретного решения.

Таким образом, рацемат не может порочить новизну индивидуального стереоизомера (энантиомера), несмотря на то, что наличие различных конфигурационных изомеров гипотетически подразумевается в рацемическом соединении. Более того, указание в общем виде на все оптически активные формы не может порочить новизну энантиомеров, если они не были специально получены и изучены.

Президиум СИП также отметил, что подход, выраженный в определении Верховного Суда Российской Федерации, в данном случае не применим, поскольку спорным признаком является не диапазон значений, а индивидуальное химическое соединение – стереоизомер, тогда как противопоставленный источник раскрывает химическое соединение – рацемат. Названное определение Верховного Суда Российской Федерации принято по делу, касающемуся проверки новизны технического решения, охраняемого российским патентом, в то время как в настоящем споре применяется евразийское законодательство, содержащее более строгие формулировки.

Обзор подготовлен Аристовой Я.А.