Как разъяснено в пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» (далее – Постановление № 2), в силу запрета недобросовестной конкуренции хозяйствующие субъекты вне зависимости от их положения на рынке при ведении экономической деятельности обязаны воздерживаться от поведения, противоречащего законодательству и (или) сложившимся в гражданском обороте представлениям о добропорядочном, разумном и справедливом поведении (статья 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883; далее – Парижская конвенция)), пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), пункты 7 и 9 статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (далее – Закон о защите конкуренции)).
При этом для доказывания факта недобросовестной конкуренции необходимо установление как общих признаков недобросовестной конкуренции, предусмотренных пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, статьей 10.bis Парижской конвенции, так и специальных признаков, определенных нормами статей 14.1–14.7 упомянутого Закона.
1. Возбуждение дела о недобросовестной конкуренции
Как следует из пункта 52 Постановления № 2, по смыслу положений частей 1 и 2 статьи 44 Закона о защите конкуренции на стадии возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган не рассматривает по существу вопрос о наличии нарушения, но анализирует, приведены ли в заявлении обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях конкретного лица признаков нарушения антимонопольного законодательства, и представлены ли в подтверждение этих обстоятельств доказательства (либо указано на невозможность представления определенных документов и лицо, у которого они могут быть истребованы). Антимонопольный орган также не связан квалификацией указанных в заявлении действий, которую дает заявитель, а самостоятельно дает им квалификацию, в том числе на стадии возбуждения дела, исходя из содержания заявления и приложенных к нему доказательств.
В связи с этим при оценке законности отказа в возбуждении дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 части 9 статьи 44 Закона о защите конкуренции, арбитражный суд проверяет только правильность выводов антимонопольного органа о возможной квалификации нарушения, а также полноту проверки доводов заявителя, свидетельствующих о возможном наличии нарушения антимонопольного законодательства в поведении соответствующих лиц.
Таким образом, с учетом пункта 52 Постановления № 2 при рассмотрении заявления о нарушении антимонопольного законодательства для принятия решения о возбуждении дела или об отказе в возбуждении дела антимонопольный орган должен проанализировать представленные заявителем вместе с заявлением документы на предмет наличия сведений, которые могли бы свидетельствовать о наличии признаков недобросовестной конкуренции (которые в случае их подтверждения на стадии рассмотрения дела приведут к выводу о наличии в действиях нарушителя факта недобросовестного поведения).
В случае если антимонопольный орган при принятии оспариваемого решения об отказе в возбуждении дела устанавливал наличие/отсутствие признаков состава правонарушения в действиях лица, такое решение антимонопольного органа не соответствует закону (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2023 по делу № СИП-1052/2022, от 25.03.2021 по делу № СИП-407/2020).
При этом по делам о недобросовестной конкуренции к признакам нарушения антимонопольного законодательства, наличие или отсутствие которых проверяется на стадии возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, относятся не обстоятельства, указанные в конкретных статьях главы 2.1 Закона о защите конкуренции, а обстоятельства, приведенные в пункте 9 статьи 4 названного Закона и в статье 10.bis Парижской конвенции. Обстоятельства, подтверждающие факт совершения нарушения антимонопольного законодательства (либо факт отсутствия нарушения), которые должны быть установлены антимонопольным органом при производстве по делу в случае его возбуждения, на стадии рассмотрения вопроса о возбуждении дела установлению не подлежат (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2021 по делу № СИП-674/2020).
Таким образом, антимонопольный орган на стадии возбуждения дела не анализирует наличие признаков состава правонарушения в действиях лица, в отношении которого подано заявление, и не оценивает их по существу, а устанавливает лишь наличие в поданных документах сведений о признаках недобросовестной конкуренции.
ДОПОЛНЕНИЕ
Вместе с тем антимонопольный орган может отказать в возбуждении дела, если уже на этой стадии очевидно, что признаки нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют, например, когда из заявления следует, что ответчик использует не товарный знак заявителя, а собственный товарный знак, охрана которого в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте) не оспорена. В ситуации неоспоренной презумпции отсутствия вероятности смешения средств индивидуализации заявителя и предполагаемого нарушителя не имеется оснований для вывода о наличии в действиях предполагаемого нарушителя как признака недобросовестной конкуренции, свидетельствующего о направленности его поведения на получение преимущества за счет заявителя, так и признака, характеризующего способность оказать влияние на состояние конкуренции. С учетом изложенного антимонопольный орган может сделать вывод о том, что заявление не содержит указания на наличие всех признаков недобросовестной конкуренции, которые являются основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2021 по делу № СИП-674/2020).
ВАРИАНТ
Антимонопольный орган на стадии возбуждения дела анализирует наличие признаков состава правонарушения.
Так, в рамках одного из дел Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами нижестоящих судов о правомерности решения антимонопольного органа об отказе в возбуждении дела, так как антимонопольным органом проведен достоверный анализ состояния конкуренции на товарном рынке предоставления мест для временного проживания, на основании которого сделан обоснованный вывод о том, что между обществом и индивидуальным предпринимателем отсутствуют конкурентные отношения, даже несмотря на то что они действовали в одном временн'oм интервале и на одном товарном рынке; между тем ими осуществляется деятельность в разных географических границах (постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2024 по делу № А63-593/2023).
2. Общие признаки недобросовестной конкуренции
Наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства подлежит анализу применительно к дате предполагаемого нарушения прав заявителя (постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.08.2020 по делу № А40-252162/2019).
Для доказывания факта недобросовестной конкуренции необходимо установление как специальных признаков, определенных нормами статей 14.1–14.7 Закона о защите конкуренции, так и общих признаков недобросовестной конкуренции, предусмотренных пунктом 9 статьи 4 этого Закона (пункт 30 Постановления № 2).
Таким образом, перед проверкой наличия специальных признаков недобросовестной конкуренции, указанных в статьях 14.1–14.7 Закона о защите конкуренции, необходимо установить наличие общих признаков недобросовестной конкуренции, установленных пунктом 9 статьи 4 этого Закона.
В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.
Таким образом, к общим признакам недобросовестной конкуренции относятся:
факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции / наличие конкурентных отношений (пункт 2.1 ниже);
противоречие действий законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости (отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики) (пункт 2.2 ниже);
причинение или возможность причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесение или возможность нанести вред их деловой репутации (пункт 2.3 ниже).
2.1. Факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции / наличие конкурентных отношений
Для установления указанных обстоятельств требуется провести анализ конкурентной среды.
Для констатации факта наличия конкурентных отношений необходимо, чтобы хозяйствующие субъекты осуществляли предпринимательскую деятельность (приносящую доход деятельность) на одном товарном рынке. В свою очередь, определение границ товарного рынка включает в себя определение как продуктовых границ рынка (вводимых в гражданский оборот товаров (работ, услуг)), так и географических границ товарного рынка (территории, в границах которой лицом осуществляется введение в гражданский оборот товаров (работ, услуг)) (постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021 по делу № А40-87606/2020).
Таким образом, при оценке действий в качестве акта недобросовестной конкуренции необходимо определить товарный рынок, на котором хозяйствующие субъекты осуществляют деятельность, за исключением случаев, когда наличие факта осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции, очевидно. Суд, рассматривающий дело о недобросовестной конкуренции в исковом порядке, самостоятельно устанавливает границы товарного рынка на основании Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом Федеральной антимонопольной службы от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок), с учетом представленных в суд доказательств и доводов лиц, участвующих в деле. В иных делах суд проверяет соблюдение Порядка с учетом доводов лиц, участвующих в деле.
ВАРИАНТ (вместо второго предложения предыдущего абзаца)
Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный приказом Федеральной антимонопольной службы от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок), рассчитан на его применение антимонопольным органом, который сам проводит расследование и собирает доказательства. В случае рассмотрения дела в исковом порядке суд оценивает доводы сторон и представленные доказательства. При такой оценке суд учитывает подходы, сформулированные в Порядке.
Согласно пункту 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции товарный рынок – сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.
По делам, возбужденным по признакам нарушения норм статей 14.1–14.8 Закона о защите конкуренции, анализ состояния конкуренции на товарном рынке проводится в соответствии с пунктом 10.6 Порядка и включает следующие этапы:
а) определение временн'oго интервала исследования товарного рынка;
б) определение продуктовых границ товарного рынка;
в) определение географических границ товарного рынка;
г) определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, в объеме установления фактических конкурентных отношений между хозяйствующим субъектом, в действиях (бездействии) которого обнаружены признаки недобросовестной конкуренции, и хозяйствующим субъектом, которому указанными действиями (бездействием) причинены или могут быть причинены убытки либо нанесен или может быть нанесен вред его деловой репутации.
Для целей разрешения спора в исковом порядке суд определяет, подпадают ли лица, участвующие в деле, под состав хозяйствующих субъектов по подпункту «г» пункта 10.6 Порядка.
2.1.1. Определение продуктовых границ товарного рынка
Для целей определения продуктовых границ товарного рынка учитывается не однородность товаров, а их взаимозаменяемость. Для оценки взаимозаменяемости товаров подлежит учету обычное поведение потребителей соответствующих товаров.
Согласно пункту 3.2 Порядка определение продуктовых границ товарного рынка основывается на мнении покупателей (как физических, так и юридических лиц) о взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу.
В одном из дел президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции, поскольку вместо подлежащего анализу института антимонопольного законодательства (взаимозаменяемые товары) суд анализировал институт законодательства о товарных знаках (однородность товаров), что ошибочно и не позволяет определить продуктовые границы рынка.
Суд первой инстанции установил, что продуктовые границы анализируемого в данном деле товарного рынка – розничная продажа сувенирной продукции, посвященной определенной тематике, посредством социальной сети, т.е. границы данного товарного рынка определяются продукцией, ориентируемой на определенную группу потребителей – пользователей сети Интернет, интересующихся конкретной тематикой.
Вместе с тем суд первой инстанции не принял во внимание обычное поведение покупателей сувенирной продукции, для которых, как правило, имеют решающее значение нанесенное на нее обозначение и цена товара, а не конкретный вид товара. С учетом этого товары, которые не являются однородными (например, кружки и магниты), как сувениры могут быть взаимозаменяемыми (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2022 по делу № СИП-143/2021).
Границы товарного рынка могут быть предварительно определены на основании сведений Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), однако для итогового вывода исследованию подлежит именно фактически осуществляемая хозяйствующими субъектами деятельность.
Для установления наличия или отсутствия конкурентных отношений между субъектами исследованию подлежат именно фактически осуществляемая ими деятельность на одном товарном рынке и в пределах определенной территории, а также наличие соперничества, состязательности между ними на данном рынке. В связи с этим в случае совпадения кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, но наличия различий в фактически осуществляемой деятельности лица не могут быть признаны конкурентами (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2021 по делу № СИП-276/2020).
2.1.2. Определение географических границ товарного рынка
Согласно пункту 4.1 Порядка процедура определения географических границ товарного рынка (границ территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую либо иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами) включает:
предварительное определение географических границ товарного рынка;
выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями);
определение территорий, входящих в географические границы соответствующего товарного рынка.
При рассмотрении заявлений, материалов, указывающих на признаки нарушения норм статей 14.4 и/или 14.8 Закона о защите конкуренции, связанных с приобретением и использованием и/или приобретением исключительного права на товарный знак, возможно учитывать аспекты установления географических границ соответствующего товарного рынка, указанные в письме Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 20.04.2022 № КТ/39533/22 «Об особенностях установления географических границ товарного рынка при рассмотрении заявлений о нарушении статей 14.4 и/или 14.8 Закона «О защите конкуренции».
Как следует из указанного письма ФАС России, распространение действия правовой охраны товарного знака на всю территорию Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ) и предполагаемое нарушение антимонопольного законодательства в виде нарушения норм статей 14.4 Закона о защите конкуренции (приобретение и использование средства индивидуализации) само по себе не означает, что географические границы товарного рынка охватывают всю территорию Российской Федерации.
Географические границы товарного рынка при использовании товарного знака в сети Интернет, в том числе при дистанционной продаже товаров, определяются с учетом особенностей товара, наличия географических ограничений в соответствующих лицензионных договорах, территории доставки товара, определенной самим продавцом1.
В случае нарушения антимонопольного законодательства при приобретении исключительного права на товарный знак без его использования (статья 14.8 Закона о защите конкуренции) географические границы рынка определяются как территория Российской Федерации2, поскольку правовая охрана товарного знака распространяется на всю территорию Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ) и дает правообладателю возможность запрещать третьим лицам использовать это обозначение на всей территории Российской Федерации (в отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров).
Комментарий
Последний абзац требуется обсудить, так как он противоположен тому, что указано в письме ФАС России от 20.04.2022 № КТ/39533/22 «Об особенностях установления географических границ товарного рынка при рассмотрении заявлений о нарушении статей 14.4 и/или 14.8 Закона «О защите конкуренции», и тому, что указано в настоящем Обзоре применительно к статье 14.4 Закона о защите конкуренции.
2.1.3. Недобросовестной конкуренцией могут быть признаны действия как конкурента, так и лица, которое на момент совершения подобных действий конкурентом не является, но своими действиями оказывает влияние на конкурентную среду, получая при этом необоснованные конкурентные преимущества
Исходя из изложенных в абзаце третьем пункта 30 Постановления № 2 разъяснений при признании административным органом конкретных действий актом недобросовестной конкуренции учитываются не только случаи, когда непосредственно предполагаемый нарушитель и потерпевший являются конкурентами, но и более широкие случаи, когда хозяйствующим субъектом осуществляются действия, способные оказать влияние на состояние конкуренции (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 по делу № СИП-650/2022).
Так, в одном из дел антимонопольный орган на основании заявления общества-1 пришел к выводу о наличии недобросовестной конкуренции в действиях общества-2 по приобретению прав на товарный знак и его использованию (статья 14.4 Закона о защите конкуренции).
Суд первой инстанции признал ошибочными выводы антимонопольного органа о наличии конкурентных отношений между обществом-1 и обществом-2, указав на отсутствие в материалах дела доказательств осуществления обществом-2 в рассматриваемый период какой-либо хозяйственной деятельности, а также на то, что наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице само по себе не является основанием для вывода о признании такого лица конкурентом иному субъекту предпринимательской деятельности.
Отменяя решение суда первой инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что на предмет соответствия антимонопольному законодательству подлежат проверке не только действия предполагаемого нарушителя – фактически конкурирующего с лицом, обратившимся в антимонопольный орган, но и – как в настоящем случае – действия предполагаемого нарушителя, который задекларировал осуществление конкурентной деятельности путем внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ, и, обладая сведениями об используемом лицом, обратившимся в антимонопольный орган, обозначении, подал заявку на регистрацию тождественного (или сходного) обозначения (с учетом того, что такая государственная регистрация запрещает дальнейшее использование обозначения всем, кроме правообладателя и его лицензиатов) (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 по делу № СИП-650/2022).
2.1.4. В рамках дел искового производства для признания права лица на предъявление иска необходимо определить, является ли истец лицом, на нарушение чьих прав были направлены действия ответчика
При рассмотрении искового заявления о признании действий лица актом недобросовестной конкуренции суду надлежит установить наличие у истца права на иск – заинтересованности в подаче такого иска, нарушения или угрозы нарушения действиями ответчика прав и законных интересов истца (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2023 по делу № СИП-198/2023).
Действия ответчика, которому истец вменяет совершение акта недобросовестной конкуренции, подлежат исследованию на предмет их добросовестности по отношению к истцу, а не к иным хозяйствующим субъектам (что относится к полномочиям антимонопольного органа, осуществляющего регулирование на рынке определенного товара).
В отличие от дел о нарушении антимонопольного законодательства, рассматриваемых административным органом в первую очередь в публичных интересах (часть 2 статьи 1 Закона о защите конкуренции), суд, рассматривая в порядке искового производства спор о нарушении антимонопольного законодательства, исходит из частных интересов лиц, участвующих в деле.
По делу о признании недобросовестными действий лица по приобретению и использованию исключительного права на средство индивидуализации, рассматриваемому судом, сторона, заявляющая о такой недобросовестности, должна доказать нарушение своих прав на момент приобретения ответчиком исключительного права.
На это же обращает внимание Верховный Суд Российской Федерации в пункте 61 Постановления № 2, разъясняя, что правом на иск обладают лица, чьи права нарушены в результате несоблюдения требований антимонопольного законодательства иными участниками гражданского оборота (пункт 14 Обзора судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2023 (далее – Обзор ВС РФ от 15.11.2023), постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.03.2024 по делу № СИП-198/2023, от 12.04.2023 по делу № СИП-854/2022 и др.).
Сам по себе факт создания (регистрации) истца позже даты подачи ответчиком заявки на регистрацию спорного товарного знака является достаточным основанием для вывода о том, что, подавая такую заявку, ответчик не мог иметь недобросовестной цели (намерений) по отношению к истцу и его действия не могли быть направлены на причинение истцу вреда (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 по делу № СИП-527/2018, аналогичная позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2024 по делу № СИП-452/2023, от 29.09.2023 по делу № СИП-271/2023).
В то же время к лицу, созданному позже даты нарушения антимонопольного законодательства, может перейти в порядке универсального правопреемства право на иск от лица, чье право было нарушено3 (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2022 по делу № СИП-771/2021, от 19.09.2022 по делу № СИП-146/2022).
2.2. Отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики
Условия установления указанного критерия могут различаться в зависимости от конкретных действий, совершаемых лицом.
При этом, как отмечено в абзаце втором пункта 30 Постановления № 2, нарушение хозяйствующим субъектом при ведении своей деятельности норм гражданского и иного законодательства, в том числе в случае неправомерного использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, само по себе не означает совершение акта недобросовестной конкуренции.
Так, само по себе то, нарушает или нет предоставление правовой охраны спорным товарным знакам авторское право каких-либо лиц, не предрешает выводы о наличии или отсутствии недобросовестной конкуренции.
Для недобросовестной конкуренции одного предполагаемого нарушения авторского права недостаточно (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2023 по делу № СИП-732/2022).
2.3. Причинение или способность причинения убытков другому хозяйствующему субъекту – конкуренту либо нанесения ущерба его деловой репутации
Для признания факта недобросовестной конкуренции достаточно установления возможности причинения убытков (постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2022 по делу № А40-121524/2021), т.е. не требуется устанавливать их наличие.
По смыслу нормы права, содержащейся в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, недобросовестной конкуренцией признаются такие действия, которые потенциально могут причинить убытки конкурентам либо могут причинить вред их деловой репутации.
Таким образом, для квалификации действий в качестве акта недобросовестной конкуренции доказывание возникновения конкретных убытков не является обязательным, так как достаточно вероятности их возникновения у конкурента. Такая вероятность определяется в отношении будущих периодов, а не ретроспективно.
Так, в случае использования лицом товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком заявителя, поскольку смешение товаров само по себе направлено на перераспределение спроса, оно способно привести к убыткам заявителя в виде упущенной выгоды.
Помимо этого, неправомерное использование товарного знака без заключения лицензионного договора либо договора коммерческой концессии с правообладателем такого товарного знака и без уплаты лицензионных платежей также способно привести к убыткам правообладателя в виде упущенной выгоды (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2023 по делу № А40-155358/2022).
Суд учитывает репутационные потери конкурентов от обвинений в торговле контрафактом от лица, получившего приоритетное право использования спорного обозначения (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2023 по делу № СИП-1040/2022).
При оценке рассматриваемого признака может быть учтена упущенная выгода конкурентов, вызванная невозможностью производства и продажи товара из-за запрета правообладателя спорного товарного знака (постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2015 по делу № А56-23056/2013).
При этом предъявление правообладателем иска к определенным хозяйствующим субъектам необязательно свидетельствует о его намерениях причинить вред этим субъектам (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2023 по делу № СИП-599/2021).
3. Специальные признаки недобросовестной конкуренции
3.1. Применение статьи 14.4 Закона о защите конкуренции
3.1.1. Момент установления недобросовестности
Для оценки действий правообладателя по приобретению и использованию прав на товарный знак (статья 14.4 Закона о защите конкуренции) как недобросовестной конкуренции суду следует установить, что недобросовестность имела место на момент обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака. При этом последующее поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак правообладатель действовал недобросовестно (пункт 13 Обзора ВС РФ от 15.11.2023).
Если лицо не является первоначальным заявителем по заявке на регистрацию спорного товарного знака, квалификации на предмет добросовестности/недобросовестности подлежат действия лица, направленные на приобретение исключительного права на спорный товарный знак, совершенные с момента подачи заявления о смене заявителя по заявке на регистрацию спорного товарного знака. Именно эта дата должна быть избрана судом как имеющая правовое значение для установления наличия или отсутствия состава недобросовестной конкуренции в действиях приобретателя права (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2022 по делу № СИП-512/2021).
3.1.2. Недобросовестная цель/намерение
Как разъяснено в пункте 169 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, от намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки.
Применительно к статье 14.4 Закона о защите конкуренции недобросовестная цель лица при приобретении исключительного права на спорный товарный знак может заключаться в числе прочего (не исключительно):
в получении необоснованного экономического преимущества, обусловленного возникновением монопольного права на использование обозначения;
в причинении убытков в виде снижения доходности хозяйственной деятельности конкурентов в связи с невозможностью введения в гражданский оборот без разрешения правообладателя спорного товарного знака изделий, маркированных ставшим известным потребителям обозначением (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2022 по делу № СИП-4/2020);
в желании воспользоваться узнаваемостью/репутацией обозначения, приобретенной за счет действий других лиц;
в намерении вытеснить с рынка определенного товара лиц, ранее использовавших спорное обозначение (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2023 по делу № СИП-1040/2022, от 11.02.2021 по делу № СИП-389/2019).
3.1.3. Установление/доказывание цели/намерений
Как указано в пункте 169 Постановления № 10, цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.
Поскольку недобросовестная конкуренция всегда является нарушением умышленным, совершаемым с определенной целью, необходимо установить цель лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.
Установление цели
О недобросовестной цели могут свидетельствовать наличие на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака корпоративного конфликта между участниками двух обществ, а также последующие действия правообладателя товарного знака по направлению конкурентам претензий после регистрации спорного товарного знака (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2022 по делу № СИП-4/2020). В то же время сам по себе факт предъявления претензии после регистрации товарного знака не свидетельствует о недобросовестной конкуренции, а представляет собой реализацию права на защиту исключительного права, поэтому предъявление претензии подлежит оценке в совокупности с иными обстоятельствами (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2021 по делу № СИП-975/2020).
При установлении цели лица ключевое значение имеет то, знало ли лицо на момент подачи заявки, что иные лица используют спорное обозначение.
Такое знание может быть определено исходя из прямых доказательств знания предполагаемым нарушителем о ранее использовавшемся иным лицом обозначении или исходя из косвенных доказательств, основанных в числе прочего на известности обозначения третьим лицам (а значит, скорее всего, и предполагаемому нарушителю), на вероятности случайности совпадения (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2023 по делу № СИП-484/2023).
Прямые доказательства
Знание правообладателя о том, что иные лица используют спорные доказательства, может следовать, в частности, из следующих обстоятельств:
из переписки ответчика с истцом о его деятельности, об ассортименте его магазина (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.07.2023 по делу № СИП-1085/2022), из переписки с иными лицами (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2023 по делу № СИП-484/2023);
в силу наличия или существования корпоративных отношений (корпоративного конфликта) между участниками рынка (см., например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2022 по делу № СИП-4/2020), в частности, когда правообладатель являлся учредителем и участником юридического лица, отличительная часть фирменного наименования которого тождественна спорному товарному знаку (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2020 по делу № СИП-389/2019), или когда директор общества-ответчика, будучи ранее директором общества-истца, подписывал документы общества-истца на разработку товарного знака, сходного со спорным товарным знаком общества-ответчика, и документы, связанные с регистрацией знака (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2024 по делу № СИП-386/2023);
наличие рассматриваемого в антимонопольном органе спора между этими же лицами в отношении спорного обозначения, даже если изначальное использование похожих обозначений было случайным (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2020 по делу № СИП-763/2019).
Косвенные доказательства
При отсутствии прямых доказательств знание может быть установлено на основе косвенных доказательств:
в зависимости от стандарта доказывания «баланс вероятностей» – насколько вероятно, что предполагаемый нарушитель не случайно выбрал такое же обозначение, а обладал сведениями об использовании этого обозначения потерпевшим. Такая вероятность устанавливается в том числе с учетом особенностей самого спорного обозначения: чем оно более оригинально, тем менее вероятно, что два лица могли его начать использовать самостоятельно, независимо друг от друга (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2023 по делу № СИП-940/2022, от 27.03.2023 по делу № СИП-650/2022). Такая вероятность зависит также от широкого использования обозначения: чем более широко используется конкретным лицом обозначение, тем более вероятно, что о таком использовании знает предполагаемый нарушитель (пункт 17 Обзора ВС РФ от 15.11.2023, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2023 по делу № СИП-599/2021, от 12.04.2023 по делу № СИП-854/2022, от 04.10.2022 по делу № СИП-1120/2021);
из прозрачности рынка, доступности для участников рынка информации о торговых практиках других его участников (см., например, подход в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 03.10.2022 по делу № А41-58030/2021 и в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2022 по делу № СИП-816/2021).
Однако факт использования сходных обозначений в разных регионах, значительно удаленных друг от друга, сам по себе не позволяет достоверно утверждать, что ответчик знал о существовании истца на рынке и об использовании им спорных средств индивидуализации и позаимствовал обозначение именно у истца (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.06.2023 по делу № СИП-51/2022).
3.1.4. Особенности установления цели/намерений при сосуществовании на рынке нескольких лиц, использующих спорное обозначение
В ситуации, когда на дату приоритета спорного товарного знака несколько лиц использовали конкретное обозначение (совместно или по отдельности), регистрация знака обслуживания на имя одного из лиц может быть признана актом недобросовестной конкуренции, если она направлена на вытеснение остальных лиц с рынка (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 14186/12).
Так, в этом деле, рассмотренном Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, установлено, что к моменту подачи заявки на регистрацию товарного знака товар, маркированный указанным обозначением, уже продолжительный период времени реализовывался на российском рынке различными хозяйствующими субъектами и рекламировался ими, в результате чего это обозначение приобрело признаки широкой известности среди потребителей данной продукции. После регистрации товарного знака данное лицо массово разослало конкурентам уведомления о необходимости приобретения продукции с этим товарным знаком только у него, а также обратилось в таможенные органы для пресечения ввоза продукции с этим товарным знаком неуполномоченными лицами, тем самым правообладатель стал вытеснять конкурентов с рынка. Такие действия признаны недобросовестной конкуренцией.
Только лишь факта сосуществования на рынке нескольких лиц, использующих спорное обозначение, недостаточно для вывода о недобросовестной цели лица, обращающегося за предоставлением правовой охраны данному обозначению. При этом необходимо учитывать, кто первым начал использовать обозначение, благодаря чьим действиям обозначение стало известным, с кем оно ассоциируется у потребителей (см. примеры в Приложении).
3.1.5. Квалификация
Состав нарушения по статье 14.4 Закона о защите конкуренции, заключающийся в регистрации товарного знака и в последующем его использовании, предусматривает неразрывность факта регистрации товарного знака и его использования, действия по подаче заявки на регистрацию товарного знака без факта его дальнейшего использования могут быть квалифицированы по статье 14.8 Закона о защите конкуренции (см., например, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2022 по делу № СИП-1370/2021, от 28.03.2022 по делу № СИП-769/2021). Действия по приобретению прав по заявке на регистрацию товарного знака на стадии рассмотрения этой заявки в Роспатенте и последующее использование товарного знака также подлежат квалификации по статье 14.4 Закона о защите конкуренции (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2022 по делу № СИП-512/2021).
Предъявление лицом исков/претензий к определенным хозяйствующим субъектам не является самостоятельным способом использования товарного знака по смыслу статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, в связи с чем такие действия должны анализироваться на предмет добросовестности в рамках статьи 14.8 упомянутого Закона.
3.1.6. Определение товарной позиции и услуги
Недобросовестность приобретения исключительного права на товарный знак оценивается применительно к каждой спорной товарной позиции и к каждой спорной услуге. Недобросовестность приобретения такого права для индивидуализации одних товаров сама по себе не означает подобную недобросовестность применительно к другим товарам (услугам) (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2022 по делу № СИП-512/2021).
ВАРИАНТ
Недобросовестность приобретения исключительного права на товарный знак может оцениваться применительно к группе товаров и/или услуг, объединенных исходя из их единого рода (вида) или общей характеристики и назначения, как это делается для целей применения статьи 1483 ГК РФ, в частности при оценке однородности товаров и/или услуг и при оценке восприятия обозначения потребителями для целей применения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
При этом объединение товаров и/или услуг в группы должно быть мотивировано.
Если товары и/или услуги объединены антимонопольным органом в группу и оценка действий в качестве акта недобросовестной конкуренции дана применительно к этой группе, то суд вначале проверяет правильность объединения товаров и/услуг в группу, а затем проверяет вывод антимонопольного органа о наличии/отсутствии недобросовестной конкуренции.
При определении перечня товаров и услуг, в отношении которых приобретение прав на товарный знак может быть признано актом недобросовестной конкуренции, необходимо учитывать следующие подходы.
Недобросовестная конкуренция, по общему правилу, признается в отношении товаров и услуг, применительно к которым лица были признаны конкурентами или была установлена возможность влияния на конкурентные условия на смежных рынках4.
Истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о признании действий ответчика по приобретению товарного знака в отношении товаров 30-го класса и услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) актом недобросовестной конкуренции.
Суд первой инстанции удовлетворил требования полностью.
Ответчик обратился с кассационной жалобой, в которой оспаривал решение суда первой инстанции в части признания актом недобросовестной конкуренции его действий, связанных с приобретением и использованием исключительного права на спорный товарный знак в отношении услуг 43-го класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания», поскольку они не являются однородными товару 30-го класса МКТУ «кофе», который производил и продавал истец.
Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил решение суда первой инстанции в силе, а в отношении указанного довода кассационной жалобы отметил следующее.
Однородность реализуемых сторонами товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, не имеет самостоятельного значения при установлении наличия (отсутствия) в действиях ответчика по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак недобросовестной конкуренции, поскольку обстоятельством, подлежащим установлению в этом случае, является наличие (отсутствие) конкурентных отношений.
Суд установил, что истец и ответчик осуществляют продажу зернового кофе в одном ценовом сегменте на одних и тех же торговых площадках в сети Интернет.
Таким образом, продуктовые границы товарного рынка – это розничная продажа зернового кофе посредством маркетплейсов Wildberries, OZON.
Услуги 43-го класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания» связаны с реализацией кофе, поскольку названные предприятия общественного питания являются традиционными местами продажи кофе.
Рынок продуктов питания (в рассматриваемом случае – кофе) и рынок услуг по их реализации (в частности, заведения общественного питания) по смыслу пункта 3.5 Порядка являются смежными товарными рынками с учетом функционального назначения товаров (услуг), их потребительских свойств.
Президиум Суда по интеллектуальным правам принял во внимание то, что кофе является популярным напитком, представленным в меню большинства предприятий общественного питания.
Недобросовестная конкуренция на одном товарном рынке (рынке товаров) неминуемо окажет влияние на конкурентные условия на смежном товарном рынке услуг по их реализации (на рынке услуг по реализации товара «кофе» в местах общественного питания), что в силу части 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции является признаком акта недобросовестной конкуренции.
Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с изложенными в отзыве на кассационную жалобу аргументами истца о том, что если ответчик, реализуя умысел на вытеснение хозяйствующего субъекта – конкурента с товарного рынка и на получение преимуществ от своего недобросовестного поведения по регистрации товарного знака (который установлен решением суда первой инстанции и по существу не оспаривается в кассационной жалобе), откроет кафе или ресторан со спорным обозначением, то таким образом он воспользуется популярностью обозначения кофе истца и необоснованно увеличит количество посетителей своих заведений за счет посетителей, которые знакомы с товаром истца.
Недобросовестная конкуренция на одном товарном рынке (например, на рынке товара «кофе») неминуемо окажет влияние на конкурентные условия на смежном товарном рынке услуг по их реализации (например, на рынке услуг по реализации товара «кофе» в местах общественного питания), что в силу части 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции является признаком акта недобросовестной конкуренции (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2023 по делу № СИП-151/2023).
В другом деле суд также указал, что однородность оказываемых услуг не имеет самостоятельного значения при установлении наличия (отсутствия) в действиях по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) недобросовестной конкуренции, поскольку обстоятельством, подлежащим установлению в этом случае, является наличие (отсутствие) конкурентных отношений (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2018 по делу № СИП-491/2017).
Если истец докажет наличие интереса в регистрации спорного обозначения в качестве своего товарного знака или в дальнейшем использовании спорного обозначения, а сохранение товарного знака конкурента для товаров/услуг, однородных тем, в отношении которых знак используется истцом, будет этому препятствовать, суд может признать недобросовестную конкуренцию также в отношении однородных товаров и услуг.
В одном из дел ответчик являлся правообладателем спорного товарного знака в отношении товаров и услуг 8, 9, 22, 28, 35-го классов МКТУ. Истец указал, что он использовал указанное обозначение задолго до регистрации его в качестве товарного знака ответчиком, и после регистрации спорного товарного знака ответчик совершил действия, направленные на воспрепятствование деятельности истца по реализации товаров, в связи с чем истец просил суд признать актом недобросовестной конкуренции действия ответчика по приобретению исключительного права на спорный товарный знак в отношении товаров 8-го класса и услуг 35-го класса МКТУ.
Суд первой инстанции удовлетворил требование и признал недобросовестной конкуренцией действия ответчика по приобретению исключительного права в отношении товаров и услуг указанных двух классов МКТУ.
Ответчик обратился с кассационной жалобой, в которой указывал на то, что отдельные виды товаров не предлагались к продаже, отдельные виды услуг истцом не оказывались.
Президиум Суда по интеллектуальным правам в отношении этого довода отметил, что решение суда первой инстанции основано не на том, что обозначение использовалось истцом применительно ко всем спорным товарам 8-го класса и услугам 35-го класса МКТУ, а на том, что в отношении части товаров и услуг обозначение (и сходные с ним) использовались, а остальные товары и услуги являются однородными.
Что касается доводов ответчика об отсутствии конкурентных отношений между ним и истцом, президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что суд первой инстанции в первую очередь сопоставлял деятельность истца (в том числе с учетом принципа однородности) и те позиции, в отношении которых зарегистрировал спорный товарный знак ответчик (поскольку самим наличием товарного знака ответчик препятствует истцу в использовании конкретного обозначения и сходных с ним), в связи с чем пришел к выводу о наличии конкурентных отношений между истцом и ответчиком (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2023 по делу № СИП-484/2023).
ВАРИАНТ
Однородность товаров учитывается не судом или антимонопольным органом при оценке действий в качестве недобросовестной конкуренции, а Роспатентом при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ (не только в случае признания актом недобросовестной конкуренции приобретения прав на сходное обозначение (см. пункт 7.3 настоящего Обзора), но и приобретения прав на тождественное обозначение).
3.2. Применение статьи 14.5 Закона о защите конкуренции
Для целей применения статьи 14.5 Закона о защите конкуренции подлежат доказыванию, помимо общих признаков недобросовестной конкуренции, также наличие у лица, обращающегося с заявлением в антимонопольный орган, исключительного права на результат интеллектуальной деятельности; факт введения нарушителем в гражданский оборот товара, взаимозаменяемого с товаром правообладателя, с незаконным использованием принадлежащего правообладателю результата интеллектуальной деятельности (постановления Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2023 по делу № А70-5488/2022, от 11.07.2022 по делу № А56-14497/2021, от 30.04.2021 по делу № А56-26166/2020 и др.).
3.3. Применение части 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции
Для квалификации действий хозяйствующего субъекта как нарушающих нормы пункта 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции суды должны на основании доводов заявителя проверить выводы антимонопольного органа или самостоятельно установить фактические обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора, в частности введение лицом в оборот товара, маркировка которого для потребителя сходна с товарным знаком другого лица, после того, как товар последнего стал известен покупателям, что создало условия для недобросовестного перераспределения спроса (см., например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.08.2021 по делу № А11-4725/2020).
Использование товарных знаков в качестве ключевых слов для показа контекстной рекламы может быть признано актом недобросовестной конкуренции по части 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции.
Как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации в пункте 172 Постановления № 10, использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети Интернет в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Закона о защите конкуренции, статья 10.bis Парижской конвенции).
В одном из дел было разъяснено, что ключевые слова используются в сети Интернет для поиска информации пользователями. При этом ключевые слова для поиска информации разных рекламодателей могут совпадать и не могут быть отнесены к способам использования товарного знака с учетом отсутствия у них индивидуализирующей способности.
В то же время возможность смешения возникает в случае, если под воздействием конкретного содержания контекстной рекламы у пользователя может возникнуть впечатление, что при переходе по рекламной ссылке (с использованием ключевых слов) он будет переадресован на сайт правообладателя средства индивидуализации либо на сайт, иным образом связанный с правообладателем средства индивидуализации (постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2023 по делу № А56-118459/2020).
3.4. Применение статьи 14.8 Закона о защите конкуренции
3.4.1. Для оценки действий правообладателя по приобретению права на товарный знак как недобросовестной конкуренции по статье 14.8 Закона о защите конкуренции, так же как по статье 14.4 Закона о защите конкуренции (см. пункт 3.1.1. настоящего Обзора), суду следует установить, что недобросовестность имела место на момент обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака (пункт 13 Обзора ВС РФ от 15.11.2023).
3.4.2. Как указано в абзаце третьем пункта 169 Постановления № 10, недобросовестная конкуренция, связанная лишь с приобретением исключительного права на средство индивидуализации без недобросовестных действий по его использованию, не допускается в силу статьи 14.8 Закона о защите конкуренции.
3.4.3. Даже если товарный знак еще не зарегистрирован, действия по подаче заявки на его регистрацию могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции, так как недобросовестность может быть установлена и на стадии подачи заявки.
Состав приобретения исключительного права на товарный знак в целом является длящимся: начинается он, когда подана заявка на товарный знак (получено право на заявку), и заканчивается либо когда административный орган завершит рассмотрение заявки без предоставления правовой охраны товарному знаку, либо в случае получения правовой охраны – когда по тем или иным причинам лицо перестанет быть правообладателем.
ВАРИАНТ
Исключить: «либо в случае получения правовой охраны – когда по тем или иным причинам лицо перестанет быть правообладателем».
Признание приобретения прав на товарный знак актом недобросовестной конкуренции зависит от преследуемой лицом цели, намерения (пункт 169 Постановления № 10).
Момент проявления умысла может быть различным. Умысел может быть ясен уже на стадии рассмотрения заявки (см., например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 по делу № СИП-322/2013), а может проявиться спустя существенное время после получения исключительного права – с момента, когда стала ясна цель лица, получившего право на товарный знак (см., например, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2021 по делу № СИП-190/2020 и от 07.02.2020 по делу № СИП-754/2018).
Если признать, что недобросовестность действий может быть квалифицирована только после приобретения исключительного права на товарный знак, заявитель вынужден будет сначала дождаться регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а только потом обращаться в ФАС России с соответствующим заявлением. Подобный подход вынуждает устранять уже наступившие последствия, а не предотвращать их, что не соотносится с целями антимонопольного законодательства, отраженными в статье 1 Закона о защите конкуренции.
В связи с этим действия, связанные с приобретением исключительного права на товарный знак, в том числе до фактического получения права и в отсутствие использования такого товарного знака, могут быть квалифицированы как нарушение норм статьи 14.8 Закона о защите конкуренции (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2022 по делу № СИП-1370/2021).
3.4.4. Вопросы
Может ли антимонопольный орган признать регистрацию товарного знака актом недобросовестной конкуренции по заявлению лица, имеющего исключительное право на сходный товарный знак?
В случае столкновения двух зарегистрированных тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков действует презумпция отсутствия вероятности их смешения. Сам факт сосуществования «старшего» товарного знака заявителя и товарного знака предполагаемого нарушителя («младшего» товарного знака) свидетельствует о том, что в ходе экспертизы «младшего» товарного знака Роспатент не установил вероятность его смешения со «старшим» товарным знаком.
Такая презумпция является опровержимой путем подачи в Роспатент возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку (статьи 1512, 1513 ГК РФ).
Антимонопольный орган не обладает полномочиями по сравнению двух зарегистрированных товарных знаков, и заявитель при данных обстоятельствах имеет право обратиться с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в Роспатент (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2021 по делу № СИП-674/2020).
Может ли антимонопольный орган признать актом недобросовестной конкуренции подачу заявки на регистрацию товарного знака по заявлению лица, имеющего исключительное право на сходный товарный знак?
Указанный подход о презумпции отсутствия сходства до степени смешения не применим при сравнении заявленного на регистрацию обозначения и зарегистрированного товарного знака, поскольку экспертиза Роспатентом еще не проведена и вывод не сделан.
В то же время, если заявление о признании подачи заявки на регистрацию товарного знака актом недобросовестной конкуренции обосновано только наличием у заявителя товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию обозначением, в такой ситуации, по общему правилу, антимонопольный орган исходит из того, что указанное обстоятельство само по себе не подтверждает наличие признаков недобросовестной конкуренции, а вопрос о смешении заявленного обозначения и такого товарного знака подлежит разрешению Роспатентом в рамках экспертизы заявки. Как следует из абзаца третьего пункта 1 статьи 1493 ГК РФ, после публикации сведений о заявке любое лицо вправе представить в Роспатент обращение в письменной форме, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям статей 1477 и 1483 Кодекса. С учетом этого правообладатель товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с обозначением, заявленным на государственную регистрацию в качестве товарного знака, может обратиться в Роспатент, к компетенции которого относится экспертиза заявки, в том числе проверка заявленного обозначения на соответствие нормам пунктов 6 и 10 статьи 1483 ГК РФ (пункт 1 статьи 1499 Кодекса).
Комментарий
Риски применения этого подхода заключаются в том, что, если заявленное обозначение и зарегистрированный товарный знак не будут признаны сходными до степени смешения Роспатентом (по пунктам 6 и 10 статьи 1483 ГК РФ), однако действия лица по подаче заявки на регистрацию обозначения будут подпадать под недобросовестную конкуренцию (например, если Роспатент признает товары неоднородными, но при оценке осуществления акта недобросовестной конкуренции учету подлежит не однородность товаров и услуг, а рынки, на которых между лицами существуют конкурентные отношения, в том числе смежные рынки), потерпевшее лицо не будет иметь возможность оспорить действия потенциального нарушителя и признать их актом недобросовестной конкуренции.
3.4.5. Приобретение исключительного права на промышленный образец может быть признано недобросовестной конкуренцией по статье 14.8 Закона о защите конкуренции
В силу статьи 14.8 Закона о защите конкуренции не допускаются иные формы недобросовестной конкуренции, которые не предусмотрены специальными составами в статьях 14.1–14.7 Закона о защите конкуренции. Поскольку указанные в вопросе действия не подпадают под специальные составы, то их квалификация возможна по статье 14.8 Закона о защите конкуренции (см. решение Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2024 по делу № СИП-1318/2023).
4. Порядок признания действий актом недобросовестной конкуренции
4.1. Возможные процедуры признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации в качестве акта недобросовестной конкуренции
Недобросовестность правообладателя при государственной регистрации товарного знака может быть установлена в разных процедурах:
антимонопольным органом или судом – в рамках дела о нарушении антимонопольного законодательства;
судом – при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку (пункт 171 Постановления № 10);
судом – в рамках рассмотрения им дела о защите исключительного права на этот товарный знак (пункт 154 Постановления № 10) (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2023 по делу № СИП-271/2023).
4.2. Различия административной и судебной процедур
Рассмотрение дел о признании актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя средства индивидуализации по приобретению и использованию исключительного права на него значительно различается в зависимости от того, рассматривается такое дело в административном порядке антимонопольным органом или в исковом порядке судом.
В ходе рассмотрения административных дел антимонопольный орган защищает не интересы конкретного лица (конкретного хозяйствующего субъекта), а обеспечивает в публичных интересах единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, свободу экономической деятельности в Российской Федерации, защиту конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков.
В то же время право на обращение в арбитражный суд с соответствующим иском возникает только у лица, чьи права и законные интересы нарушены таким недобросовестным поведением (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее – АПК РФ), а не у любого лица, которому стало известно о недобросовестной регистрации товарного знака.
В отличие от дел о нарушении антимонопольного законодательства, рассматриваемых антимонопольным органом в первую очередь в публичных интересах (часть 2 статьи 1 Закона о защите конкуренции), по судебному делу о нарушении антимонопольного законодательства суд в рамках искового производства рассматривает исковое заявление исходя из частных интересов лиц, участвующих в деле, т.е. рассматривает гражданско-правовой спор между двумя хозяйствующими субъектами, устанавливая все элементы состава применительно к взаимодействию спорящих сторон (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.04.2022 по делу № СИП-504/2020).
По делу о признании недобросовестными действий лица по приобретению и использованию исключительного права на средство индивидуализации, рассматриваемому судом без предварительного рассмотрения антимонопольным органом, сторона, заявляющая о такой недобросовестности, должна доказать нарушение своих прав на момент приобретения ответчиком исключительного права (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2023 по делу № СИП-854/2022, от 16.07.2018 по делу № СИП-313/2017, от 02.11.2018 по делу № СИП-795/2017, от 24.06.2019 по делу № СИП-134/2018, от 28.03.2022 по делу № СИП-769/2021 и др.).
4.3. Соотношение административной и судебной процедур
4.3.1. Если антимонопольный орган отказал в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, это не препятствует повторному обращению с требованием о признании действий предполагаемого нарушителя актом недобросовестной конкуренции, такое требование может быть заявлено в качестве искового непосредственно в суд (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2021 по делу № СИП-276/2020).
4.3.2. Когда лицо обратилось в суд после рассмотрения спора в антимонопольном органе, ему может быть отказано в удовлетворении юридически тождественного требования, если его интерес уже удовлетворен в рамках административной процедуры, т.е. отсутствует интерес в защите.
Действующие в настоящее время нормы материального и процессуального права с учетом их толкования, данного высшей судебной инстанцией, не препятствуют заинтересованному лицу обратиться одновременно в антимонопольный орган и в суд, а также не устанавливают последовательность реализации этим лицом права на защиту от недобросовестной конкуренции.
При допущении защиты одного и того же интереса в двух разных процессах (судебном и антимонопольном) действительно может сложиться ситуация, когда интерес в одном процессе уже защищен и отсутствует необходимость повторной защиты того же самого интереса в ситуации, когда удовлетворение заявленных требований как в судебном процессе, так и в антимонопольном приводит к одним и тем же правовым последствиям (кроме процедуры обжалования решения).
Для установления отсутствия необходимости в повторной защите уже защищенного права суду следует выяснить, совпадают ли предметы судебного и антимонопольного дел, объем доказательств, представленных в материалы антимонопольного дела, с тем объемом документов, которые участвующие в деле лица приобщили к настоящему делу (постановления президиума от 16.12.2022 по делу № СИП-78/2021, от 16.12.2022 по делу № СИП-80/2021).
В рамках повторного рассмотрения дела Суд по интеллектуальным правам указал, что обращение общества в Суд по интеллектуальным правам с иском по настоящему делу осуществлено до вынесения решения антимонопольного органа и, соответственно, до судебной ревизии данного решения в рамках другого судебного дела, в связи с чем общество является заинтересованным лицом, обратившимся за судебной защитой нарушенных прав и законных интересов. По результатам рассмотрения дела требование о признании действий по приобретению и использованию товарного знака актом недобросовестной конкуренции удовлетворено (решение Суда по интеллектуальным правам от 05.05.2023 по делу № СИП-80/2021).
4.3.3. В случае подачи заявления о признании действий лица актом недобросовестной конкуренции в антимонопольный орган после рассмотрения дела с юридически тождественными требованиями в судебном порядке антимонопольный орган вправе отказать в возбуждении дела.
Антимонопольный орган не вправе рассматривать дело о недобросовестной конкуренции по идентичному заявлению, которое уже было рассмотрено судом.
В пункте 61 Постановления № 2 разъясняется, что административный порядок защиты от нарушения антимонопольного законодательства не обязательно должен предшествовать судебному порядку защиты. Кроме того, там отражена позиция, согласно которой один и тот же факт нарушения антимонопольного законодательства не доказывается дважды.
В случае если судебное рассмотрение следует за тем административным, в котором установлено нарушение, по общему правилу, в судебном порядке рассматривается по существу иной спор – о применении тех последствий нарушения антимонопольного законодательства, которые не может применить антимонопольный орган, но право на инициирование которых предоставлено потерпевшему (например, о возмещении убытков).
Возможности дважды рассмотреть одно и то же требование о нарушении антимонопольного законодательства (по тем же предмету и основанию) в судебном порядке препятствует норма пункта 2 части 1 статьи 1271 АПК РФ.
Возможности дважды рассмотреть одно и то же требование о нарушении антимонопольного законодательства в административном порядке препятствует норма пункта 4 части 9 статьи 44 Закона о защите конкуренции, согласно которому антимонопольный орган принимает решение об отказе в возбуждении дела по факту, явившемуся основанием для обращения с заявлением, материалами, имеется вступившее в силу решение антимонопольного органа, за исключением случая, если имеется решение антимонопольного органа об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства или решение о прекращении рассмотрения дела и заявитель представляет доказательства нарушения антимонопольного законодательства, неизвестные антимонопольному органу на момент принятия такого решения.
Обращаясь с исковым заявлением в судебном порядке, общество просило о защите конкретных прав и такую защиту получило. В данном случае существо требования, содержащегося в поданном в антимонопольный орган заявлении, тождественно существу требования, уже рассмотренного в судебном порядке. Фактически, обращаясь в антимонопольный орган, общество просит подтвердить решение суда. Вместе с тем соотношение компетенции административных органов и суда не предусматривает возможности административного органа осуществлять проверку законности судебных актов или правильности сделанных судами выводов. Административная процедура не может использоваться ни для подтверждения решения суда, ни для его преодоления.
При таких обстоятельствах, исходя из взаимосвязанных норм части 1 статьи 16 АПК РФ и пункта 4 части 9 статьи 44 Закона о защите конкуренции, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о правомерности отказа в возбуждении антимонопольного дела по тому требованию, которое уже было рассмотрено и удовлетворено в судебном порядке.
Даже при отличающихся процедуре и отдельных последствиях рассмотрения заявленных требований лицо с учетом пункта 61 Постановления № 2 само своими действиями определяет, какую процедуру выбрать, и, получив удовлетворение заявленных требований, уже не вправе рассчитывать на их повторное удовлетворение (постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2023 по делу № А40-280958/2022).
4.4. Привлечение в дело третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
4.4.1. Дела об оспаривании решений антимонопольного органа
Подлежит привлечению к участию деле об оспаривании решений антимонопольного органа в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, лицо, принявшее участие в разбирательстве в антимонопольном органе, законность и обоснованность решения которого проверяются в рамках данного спора (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2023 по делу № СИП-37/2023).
4.4.2. Исковое производство по делу о признании действий ответчика актом недобросовестной конкуренции
Если исковое заявление подано после окончания рассмотрения дела антимонопольным органом, необходимо его привлечение в дело о признании действий ответчика актом недобросовестной конкуренции (пункт 61 Постановления № 2). При этом в случае, если рассмотрение дела в антимонопольном порядке не окончено или дело не рассматривалось в административном порядке, привлечение антимонопольного органа к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, возможно, но не является обязательным.
4.5. Переквалификация нарушения
Суд вправе переквалифицировать нарушение в случае, если антимонопольный орган квалифицировал нарушение по одной статье главы 2.1 Закона о защите конкуренции, но суд при проверке законности этого решения в рамках главы 24 АПК РФ пришел к выводу о том, что эти действия подлежат квалификации по другой статье названного Кодекса.
Аналогично, в рамках искового порядка суд вправе переквалифицировать нарушение в случае, если истец обратился в суд с исковым заявлением о признании действий ответчика актом недобросовестной конкуренции по одной статье Закона о защите конкуренции, но суд пришел к тому выводу, что эти действия подлежат квалификации по другой статье упомянутого Закона.
В таком случае суд выносит вопрос о правовой квалификации правоотношений на обсуждение сторон, руководствуясь пунктом 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым в рамках статьи 133 АПК РФ на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для определения того, какие нормы права подлежат применению при разрешении спора.
В пункте 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» разъяснено, что, определяя, какие факты, указанные сторонами, имеют юридическое значение для дела и подлежат доказыванию, арбитражный суд должен руководствоваться нормами права, которые регулируют спорные правоотношения. В связи с этим арбитражный суд в рамках руководства процессом (часть 3 статьи 9 АПК РФ) вправе вынести на обсуждение сторон вопрос о необходимости доказывания иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора, даже если на эти факты стороны не ссылались.
Таким образом, если суд пришел к выводу о том, что действия лица подлежат квалификации по другой статье Закона о защите конкуренции, суд выносит данный вопрос на обсуждение сторон для предоставления ими дополнительных доказательств в подтверждение или в опровержение обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора.
4.6. Сроки давности рассмотрения дела в антимонопольном органе и срок исковой давности
4.6.1. Сроки давности рассмотрения дела в антимонопольном органе
Согласно статье 41.1 Закона о защите конкуренции дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при длящемся нарушении антимонопольного законодательства – со дня окончания нарушения или его обнаружения.
Как следует из абзаца третьего пункта 51 Постановления № 2, приказ о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства может быть оспорен в связи с истечением к моменту возбуждения дела срока давности рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (статья 41.1, пункт 5 части 9 статьи 44 Закона о защите конкуренции).
Принятие комиссией решения за сроками давности, определенными статьей 41.1 Закона о защите конкуренции, суд может признать существенным нарушением порядка рассмотрения дела, которое может являться основанием для признания недействительными решения и (или) предписания антимонопольного органа, вынесенных по результатам рассмотрения дела (пункт 53 Постановления № 2).
4.6.2. Исковая давность
Применяется ли срок исковой давности к требованиям о признании действий лица по приобретению прав на товарный знак актом недобросовестной конкуренции? Если да, с какого момента этот срок исчисляется?
Срок исковой давности применяется к требованиям о признании приобретения прав на товарный знак актом недобросовестной конкуренции.
Имущественная природа исключительного права на товарный знак в совокупности с прямым запретом, установленным пунктом 3 статьи 1227 ГК РФ в отношении применения норм раздела II этого Кодекса к интеллектуальным правам, исключает возможность применения к требованиям о признании действий по приобретению исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции статьи 208 ГК РФ, предусматривающей требования, на которые исковая давность не распространяется.
При отсутствии в ГК РФ прямой нормы, предусматривающей специальный срок исковой давности к таким требованиям, применение общего трехлетнего срока исковой давности, установленного статьей 196 этого Кодекса, согласуется с существующей системой правового регулирования и с правовой позицией, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.06.2009 № 11-П.
С учетом изложенного в делах о признании действий по приобретению исключительного права на товарный знак подлежит применению общий срок исковой давности (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2021 по делу № СИП-190/2020, от 16.07.2018 по делу № СИП-363/2017, от 07.02.2020 по делу № СИП-754/2018).
Срок исковой давности применятся и в том случае, если заявлено требование о признании актом недобросовестной конкуренции действия по приобретению исключительного права на товарный знак и его использованию (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2021 по делу № СИП-190/2020).
Срок исковой давности в спорной ситуации подлежит исчислению не с момента приобретения исключительного права на товарный знак, а с момента проявления умысла – с момента, когда стала ясна цель лица, получившего право на товарный знак (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2020 по делу № СИП-754/2018).
Тот факт, что истцу более чем за три года до даты обращения в суд с иском о признании действий по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции было известно об использовании другими лицами обозначения, которое впоследствии было зарегистрировано в качестве товарного знака, не дает основания для признания срока исковой давности по этому требованию пропущенным.
Исковая давность исчисляется применительно к конкретному требованию, а не к знаниям о тех или иных фактах. Предметом иска является признание действий по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции. Таким образом, предполагаемое нарушение прав и законных интересов истца, за защитой которых последний обратился в суд, вызвано действиями по регистрации обозначения, в связи с чем течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Истец может узнать о том, что спорное обозначение получило правовую охрану лишь после публикации соответствующей записи в публичном реестре (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу № СИП-363/2017).
ВАРИАНТ
Срок исковой давности не применяется к требованиям о признании приобретения прав на товарный знак актом недобросовестной конкуренции.
Исходя из пункта 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 данного Кодекса. Согласно пунктам 1 и 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Пунктом 1 статьи 197 ГК РФ предусмотрено, что для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. Вместе с тем из положений статьи 197 ГК РФ следует, что срок исковой давности является специальным, если он отдельно предусмотрен законом.
Положения статьи 1512 ГК РФ предусматривают возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в течение всего срока его действия (за исключением случаев оспаривания по основанию предоставления правовой охраны товарного знака с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 этого Кодекса).
Однако в пункте 2 статьи 1512 ГК РФ отсутствует указание на то, что названный срок (в течение всего срока действия правовой охраны) по своей правовой природе является сроком исковой давности.
Из содержания пункта 2 статьи 1512 ГК РФ усматривается, что законодатель преследовал в данном случае цель – дать возможность заинтересованному лицу оспорить предоставление правовой охраны в течение всего срока ее действия (за теми исключениями, которые прямо предусмотрены в законе исходя из природы соответствующих оснований), следовательно, ограничение срока оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, в том числе через применение сроков исковой давности, не согласуется с позицией законодателя.
Кроме того, как отмечено в пункте 140 Постановления № 10, с учетом возможности оспаривания патента в течение срока его действия к требованиям о признании патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным в пределах срока действия патента сроки давности, предусмотренные главой 12 ГК РФ, не применяются.
В пункте 152 Постановления № 10 содержится разъяснение, относящееся к защите исключительного права на фирменное наименование: требование о прекращении использования фирменного наименования может быть удовлетворено, если нарушение имеет место на момент вынесения судом решения; исковая давность распространяется на требования о возмещении убытков, причиненных неправомерным использованием фирменного наименования.
Аналогичный подход применим и к товарным знакам в части оснований, по которым законодатель прямо не ограничил срок их применения.
Данные разъяснения применимы и для требований о признании приобретения прав на товарный знак актом недобросовестной конкуренции, связанных с оспариванием предоставления правовой охраны товарному знаку.
5. Компетенция антимонопольных органов
5.1. В силу части 3 статьи 39 Закона о защите конкуренции дело о нарушении антимонопольного законодательства может рассматриваться антимонопольным органом по месту совершения нарушения либо по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении которого подаются заявление или материалы. Федеральный антимонопольный орган вправе рассматривать указанное дело независимо от места совершения нарушения либо места нахождения или места жительства лица, в отношении которого подаются заявление или материалы.
Пунктом 3.13 Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденного приказом ФАС России от 25.05.2012 № 339, и пунктом 1.4.3 Правил передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган, утвержденных приказом ФАС России от 01.08.2007 № 244, установлена обязанность территориального антимонопольного органа направить заявление, материалы, дело в ФАС России для решения вопроса о рассмотрении заявления, материалов, дела, если будет установлено, что предполагаемое нарушение совершено на территории деятельности двух и более территориальных органов.
Если территориальный орган самостоятельно рассмотрел дело о нарушении антимонопольного законодательства, выразившемся в приобретении и использовании исключительного права на спорные средства индивидуализации, несмотря на то что предполагаемое нарушение совершено на территории как минимум двух субъектов Российской Федерации, принятое по результатам такого рассмотрения решение считается принятым неуполномоченным органом (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2022 по делу № СИП-1046/2019).
5.2. ФАС России вправе наделить территориальный орган правом рассматривать заявление, дело о нарушении антимонопольного законодательства, совершенном на территории нескольких субъектов, до окончания рассмотрения дела (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2022 по делу № СИП-1046/2019).
5.3. В случае производства и реализации товаров ответчиком в различных субъектах при определении полномочий на рассмотрение спора ФАС России и территориального антимонопольного органа местом совершения нарушения антимонопольного законодательства следует считать место реализации продукции с нанесенными спорными обозначениями, а не место ее производства (постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2023 по делу № А12-7644/2022).
5.4. Если хозяйствующий субъект зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором потребитель приобретает реализуемые им товары, рассмотрение заявления, материалов, дела о нарушении им антимонопольного законодательства относится к полномочиям территориального органа этого субъекта Российской Федерации. Если заявление, материалы, дело указывают на пересечение между разными субъектами Российской Федерации (например, хозяйствующий субъект зарегистрирован в одном субъекте, а ведет деятельность в другом, или деятельность хозяйствующего субъекта распространяется на два и более субъекта), территориальный орган должен направить в ФАС России ходатайство о наделении полномочиями на рассмотрение соответствующих заявления, материалов, дела или направить запрос о разрешении вопроса о принятии ФАС России таких заявления, материалов, дела к своему производству либо о передаче их на рассмотрение соответствующему территориальному органу5.
6. Компетенция судов
6.1. Какие споры о недобросовестной конкуренции подлежат рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции?
Компетенция Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции определена частью 4 статьи 34 АПК РФ.
Согласно пункту 2 части 4 статьи 34 АПК РФ Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем) (см. пункт 6.1.1 ниже), в том числе дела об оспаривании решений федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий (см. пункт 6.1.2 ниже).
6.1.1. Споры о признании действий, связанных с приобретением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации актом недобросовестной конкуренции
Суд по интеллектуальным правам рассматривает в качестве суда первой инстанции следующие дела.
А. Дела о признании действий правообладателя по первоначальному приобретению исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции
В соответствии с пунктом 8 Постановления № 10 дела по спорам о признании судом актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции на основании пункта 2 части 4 статьи 34 АПК РФ, поскольку решение суда по такому делу является в силу подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ основанием признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.
Таким образом, для целей определения суда, компетентного рассматривать дело о признании актом недобросовестной конкуренции приобретения исключительного права на товарный знак, определяющим является то, могут ли в случае удовлетворения требований быть применены последствия в виде прекращения исключительного права на товарный знак с самого начала (поскольку только в таком случае спор может быть признанным спором о прекращении правовой охраны) (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2022 по делу № СИП-512/2021, от 23.05.2022 по делу № СИП-989/2021).
Это, в свою очередь, зависит от того, является признаваемое недобросовестным приобретение исключительного права на товарный знак первоначальным или производным.
Если заявитель просит признать актом недобросовестной конкуренции первоначальное приобретение исключительных прав на товарные знаки, которое может повлечь аннулирование их правовой охраны, спор подпадает под действие пункта 2 части 4 статьи 34 АПК РФ и рассматривается Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.
В случае, когда в одном деле одновременно заявлено несколько требований о признании актом недобросовестной конкуренции действий одного лица по приобретению исключительных прав на несколько товарных знаков, среди которых и первоначальное, и производное приобретение, то рассмотрение такого дела с учетом разъяснений в абзаце втором пункта 10 Постановления № 10 относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2022 по делу № СИП-1053/2021).
Б. Дела о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара актом недобросовестной конкуренции
Согласно пункту 2 статьи 1535 ГК РФ предоставление правовой охраны географическому указанию может быть оспорено и признано недействительным в течение всего срока охраны, если правовая охрана была предоставлена с нарушением требований этого Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым этого пункта названной статьи ГК РФ. Предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное географическое указание может быть оспорено и признано недействительным в течение всего срока действия исключительного права на географическое указание, если исключительное право было предоставлено с нарушением требований ГК РФ.
К числу таких требований можно отнести требование действовать добросовестно (пункты 3 и 4 статьи 1 и пункты 1 и 2 статьи 10 ГК РФ).
Согласно пункту 3 статьи 1535 ГК РФ заинтересованное лицо может подать возражение в Роспатент. Однако Роспатент не проверяет факт недобросовестной конкуренции, это может установить суд или антимонопольный орган. Соответственно, для оспаривания охраны географического указания в Роспатент должно быть приложено решение суда или антимонопольного органа.
Признание действий лица по регистрации географического указания недобросовестной конкуренцией с учетом вышеизложенного может служить основанием для признания недействительным предоставления охраны географическому указанию или исключительного права на него. В связи с этим спор о признании недобросовестной конкуренцией предоставления правовой охраны географическому указанию или предоставления исключительного права на географическое указание подлежит рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам (см. например, решение Суда по интеллектуальным правам от 11.09.2023 по делу № СИП-330/2023).
Правила ГК РФ о географических указаниях применяются к наименованиям мест происхождения товаров (пункт 3 статьи 1516 ГК РФ), в связи с чем спор о признании недобросовестной конкуренцией предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара или предоставления исключительного права на наименование места происхождения товара также подлежит рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам.
В. Дела о признании действий правообладателя по первоначальному приобретению исключительного права на объект патентного права актом недобросовестной конкуренции
В ГК РФ в отношении патентов недобросовестность не указана в качестве основания для аннулирования патента (основания оспаривания патента – пункт 1 статьи 1398 Кодекса), как это установлено для товарных знаков (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ). Тем не менее никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ), поэтому суд в этом случае в качестве последствия злоупотребления правом может аннулировать патент (пункт 2 статьи 10 Кодекса позволяет применять иные меры защиты). В связи с тем что недобросовестность при подаче заявки на выдачу патента может повлечь прекращение исключительного права по патенту, такой спор также подлежит рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам в силу пункта 2 части 4 статьи 34 АПК РФ (дело № СИП-1318/2023 передано по подсудности в Суд по интеллектуальным правам).
ВАРИАНТ
Эти дела не относятся к компетенции Суда по интеллектуальным правам, поскольку признание действий по регистрации объекта патентного права актом недобросовестной конкуренции не дает основания для оспаривания патента.
В ГК РФ в отношении патентов недобросовестность не указана в качестве основания для аннулирования патента, как это установлено для товарных знаков (подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ). Основания оспаривания патента приведены в пункте 1 статьи 1398 ГК РФ, и судебная практика исходит из того, что данный перечень оснований является исчерпывающим (см., в частности, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2023 по делу № СИП-140/2023, от 16.01.2023 по делу № СИП-483/2022).
Определение оснований признания недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец обеспечивает баланс интересов патентообладателей и иных участников гражданского оборота (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.2023 № 920-О). В одном из дел заявитель оспаривал норму статьи 1398 ГК РФ, поскольку она не позволяет признать недействительным патент, при выдаче которого было допущено нарушение закона, не указанное в этой правовой норме. Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.2024 № 1021-О в принятии жалобы к рассмотрению отказано.
Следующие споры НЕ относятся к компетенции Суда по интеллектуальным правам по первой инстанции.
Г. Дела о признании действий правообладателя по производному приобретению исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции
Установление недобросовестности в случае производного приобретения исключительных прав на товарные знаки не приводит к прекращению правовой охраны товарного знака в соответствии с нормами подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.
Если заявитель просит признать актом недобросовестной конкуренции не первоначальное приобретение исключительных прав на товарные знаки, которое может повлечь аннулирование их правовой охраны, а производное приобретение таких прав на основании договора (что влечет иные правовые последствия), спор не подпадает под действие пункта 2 части 4 статьи 34 АПК РФ и не может быть рассмотрен Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2023 по делу № СИП-667/2022, от 23.05.2022 по делу № СИП-989/2021).
Д. Дела о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права на фирменное наименование и на коммерческое обозначение актом недобросовестной конкуренции
К компетенции Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции не относятся споры о признании актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя по приобретению исключительного права на фирменное наименование и на коммерческое обозначение, поскольку для целей определения суда, компетентного рассматривать дело о признании актом недобросовестной конкуренции приобретения исключительного права на средство индивидуализации, определяющим является то, могут ли в случае удовлетворения требований быть применены последствия в виде прекращения исключительного права на средства индивидуализации (поскольку только в таком случае спор может быть признанным спором о прекращении правовой охраны) и такие последствия для фирменного наименования и для коммерческого обозначения законом не предусмотрены.
ВАРИАНТ
Исключить пункт «Д», а пункт «Г» добавить в «А» в качестве противопоставления первоначальному приобретению прав на товарный знак.
6.1.2. Споры об оспаривании решений антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий
К компетенции Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции относятся не только дела об оспаривании решений ФАС России, принятых по признакам нарушения статьи 14.4 Закона о защите конкуренции (абзац второй пункта 8 Постановления № 10), но и дела об оспаривании решений антимонопольного органа, принятых по признакам нарушения статьи 14.8 того же Закона в части запрета на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением исключительного права на средства индивидуализации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2022 по делу № СИП-1370/2021).
Исходя из части 8 статьи 44, статьи 48 Закона о защите конкуренции тому же суду подсудны дела об оспаривании решений антимонопольных органов об отказе в возбуждении и о прекращении дела о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации (абзац третий пункта 8 Постановления № 10).
6.2. Какие споры о недобросовестной конкуренции подлежат рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции?
Компетенция Суда по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции определена положениями пункта 3 статьи 43.4 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и части 3 статьи 274 АПК РФ, в соответствии с которыми к компетенции Суда по интеллектуальным правам отнесены дела, рассмотренные им по первой инстанции (см. пункт 6.1 выше), а также дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными апелляционными судами.
Так, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции рассматривает среди прочих следующие дела о защите интеллектуальных прав:
об оспаривании решений и (или) предписаний антимонопольных органов, вынесенных на основании норм статьи 14.4, статьи 14.5, части 1 статьи 14.6, статьи 14.8 (в части приобретения исключительных прав на средства индивидуализации) Закона о защите конкуренции, так как они являются спорами о защите интеллектуальных прав;
об оспаривании постановлений антимонопольного органа о привлечении к ответственности по части 1 статьи 14.33 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за недобросовестную конкуренцию (см., например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2022 по делу № А40-61769/2021);
о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права на фирменное наименование актом недобросовестной конкуренции (см., например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2023 по делу № А60-23141/2022).
Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции НЕ рассматривает кассационные жалобы по делам об оспаривании решений и (или) предписаний антимонопольных органов, вынесенных на основании норм статей 14.1–14.3, пункта 2 статьи 14.6, статьи 14.7, а также статьи 14.8 (в части, не относящейся к запрету на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением исключительного права на средства индивидуализации) Закона о защите конкуренции. Такие споры рассматриваются в арбитражных судах округов6 (постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2022 по делу № А40-118972/2021, определения Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2022 по делу № А51-17709/2021, от 26.08.2021 по делу № А55-22387/2020, от 28.04.2021 по делу № А76-34003/2019, от 19.11.2020 по делу № А32-773/2020).
7. Последствия признания действий актом недобросовестной конкуренции
7.1. В отношении фирменного наименования
В случае установления факта недобросовестной конкуренции антимонопольный орган может выдать предписание об обязании изменить фирменное наименование юридического лица или прекратить его использовать в отношении определенных видов деятельности.
Из подпункта «л» пункта 2 части 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции следует, что при осуществлении своих полномочий антимонопольный орган выдает в случаях, указанных в этом Законе, хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения предписания об изменении или ограничении использования фирменного наименования в случае, если при рассмотрении антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства лицами, права которых нарушены или могут быть нарушены, было заявлено соответствующее ходатайство.
Вместе с тем с учетом положений ГК РФ о фирменных наименованиях содержание такого предписания может выражаться в прекращении использования фирменного наименования в отношении определенных видов деятельности на соответствующем товарном рынке.
7.2. В случае производного приобретения прав на товарный знак
Какие последствия наступают в случае признания актом недобросовестной конкуренции действий по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права (производный способ приобретения права)?7
Закон о защите конкуренции говорит о «приобретении исключительного права на товарный знак» (широкая формулировка), а не о подаче заявки на государственную регистрацию товарного знака, имея в виду, что приобретение может осуществляться путем совершения различных действий.
В рамках одного из дел президиум Суда по интеллектуальным правам выразил позицию, согласно которой «приобретение» исключительного права на товарный знак может быть как первоначальным (регистрация товарного знака на имя этого лица на основании поданной заявки или в случае смены заявителя на стадии рассмотрения заявки), так и производным (исключительное право на зарегистрированный товарный знак переходит к другому лицу, в частности на основании договора об отчуждении исключительного права). Оба варианта «приобретения» исключительного права могут оказаться недобросовестными и могут быть признанными таковыми в том числе в судебном порядке.
Вместе с тем «предоставлением правовой охраны» ГК РФ называет лишь первоначальное приобретение прав. Признание недобросовестным производного приобретения исключительного права на товарный знак (на основании конкретного договора) само по себе не означает наличие порока в первоначальном приобретении. Первоначальный правообладатель мог получить исключительное право на товарный знак на законных и добросовестных основаниях. Недобросовестность может сложиться в отношении конкретного товарного знака спустя много лет (и спустя много иных промежуточных правообладателей в цепочке). В такой ситуации не соответствует существу отношений прекращение правовой охраны товарного знака «в прошлое» – до возникновения недобросовестности. Недобросовестность при производном приобретении исключительного права на товарный знак (в том числе установленная по спору с предметом, аналогичным имеющемуся в настоящем деле) влечет иные последствия, нежели недобросовестность при первоначальном приобретении (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2024 по делу № СИП-739/2023).
Признание актом недобросовестной конкуренции действий при производном приобретении исключительного права на товарный знак может служить основанием для отказа в удовлетворения требования правообладателя по спору о защите исключительного права на такой товарный знак (например, о применении мер защиты или мер ответственности). По общему правилу, если отсутствуют дополнительные обстоятельства, позволяющие антимонопольному органу применять иные санкции за нарушение требований антимонопольного законодательства, указанный орган может только зафиксировать факт недобросовестного поведения со стороны правообладателя и констатировать факт нарушения.
Если вывод о наличии факта недобросовестной конкуренции сделан антимонопольным органом, на это решение могут в дальнейшем ссылаться все участники рынка. Если же факт нарушения устанавливается в конкретном деле судом, на это решение могут ссылаться только лица, участвующие в деле.
Дополнение
Лицо, чьи права нарушены действиями правообладателя, который приобрел исключительные права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права, вправе обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о возмещении убытков, включая упущенную выгоду (часть 3 статьи 37 Закона о защите конкуренции).
ВАРИАНТ
В случае если при заключении сделки допущено злоупотребление правом, данная сделка может быть признана судом недействительной на основании пункта 2 статьи 10 и статьи 168 ГК РФ (вопрос 6 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2015), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.03.2015; пункты 8 и 9 Обзора практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 № 127). Аналогичным образом, если сделка по приобретению прав на товарный знак признана недобросовестной конкуренцией, такая сделка является недействительной на основании статьи 168 ГК РФ.
В соответствии со статьей 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (реституция права).
Таким образом, в результате реституции исключительные права на товарный знак вернутся к первоначальному правообладателю. Если первоначальный правообладатель ликвидирован, внесение в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации сведений о возврате прав на товарный знак даст возможность заинтересованным лицам досрочно прекратить правовую охрану товарного знака на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ.
Комментарий
В случае если первоначальный правообладатель не прекратил свою деятельность, но потерял интерес в обладании правами на товарный знак и вел себя добросовестно, реституция прав может иметь негативные последствия для него, так как он должен вернуть вознаграждение за отчуждение исключительного права на товарный знак и получит обратно право, в котором он не заинтересован.
7.3. Возражение по подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ
Правовая охрана товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, регистрация которого этим же правообладателем признана актом недобросовестной конкуренции, может быть оспорена по подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ не только применительно к тем товарам/услугам, в отношении которых установлен акт недобросовестной конкуренции, но и применительно к однородным им.
Норма подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ устанавливает два различных самостоятельных основания, по которым может быть признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания):
если признаны актом недобросовестной конкуренции действия, связанные с приобретением исключительного права именно на этот товарный знак (знак обслуживания) (первое основание);
если признаны актом недобросовестной конкуренции действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак (знак обслуживания) (второе основание).
Применительно ко второму основанию норма подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ оперирует понятием «сходный до степени смешения».
Из разъяснений пункта 162 Постановления Пленума № 10 следует, что суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.
Таким образом, при рассмотрении возражения по второму основанию однородность тех товаров и услуг, для которых действия правообладателя признаны актом недобросовестной конкуренции, и тех товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, против которого подано возражение, подлежит учету с целью определения того объема правовой охраны спорного товарного знака, в отношении которого имеется вероятность смешения (сходство до степени смешения в редакции рассматриваемой нормы) с противопоставленным товарным знаком применительно к тем товарам и услугам, в объеме которых действия правообладателя признаны актом недобросовестной конкуренции.
Иной подход к толкованию нормы подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ приведет к возможности ее использования только в том случае, если спорный и противопоставленный товарные знаки (знаки обслуживания) зарегистрированы для тождественных услуг (в то время как в регистрации знаков товары и услуги часто обозначаются не тождественными, но в той или иной степени однородными позициями), что необоснованно сужает возможность применения данной нормы (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2024 по делу № СИП-645/2022).
7.4. Презумпция недобросовестности при приобретении серии товарных знаков
Признание недобросовестными действий по приобретению исключительного права на «старший» товарный знак презюмирует недобросовестность действий по приобретению тем же правообладателем исключительных прав на сходные «младшие» товарные знаки для однородных товаров или услуг в последующий период. Данный подход не может быть применен, если «младший» товарный знак зарегистрирован на имя другого лица.
Признание актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя по приобретению исключительного права на «младший» товарный знак не образует презумпцию недобросовестности действий такого лица в предшествующий период (при приобретении исключительного права на «старший» товарный знак).
ВАРИАНТ (формулировка первого абзаца)
Признание недобросовестными действий по приобретению исключительного права на «старший» товарный знак дает основание полагать/позволяет исходить из того, что действия по приобретению тем же правообладателем исключительных прав на сходные «младшие» товарные знаки для однородных товаров или услуг в последующий период также были недобросовестными, если правообладателем не доказано иное. Данный подход не может быть применен, если «младший» товарный знак зарегистрирован на имя другого лица.
Как разъяснено в пункте 9 Обзора ВС РФ от 15.11.2023, действия правообладателя, связанные с регистрацией более поздних товарных знаков, презюмируются в качестве добросовестных, если на дату подачи заявки на первые товарные знаки одной серии отсутствуют доказательства иного.
Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил: верно и обратное утверждение – действия правообладателя, связанные с регистрацией более поздних товарных знаков, презюмируются в качестве недобросовестных, если на дату подачи заявки на первые товарные знаки одной серии установлена недобросовестность правообладателя.
Соответственно, признание недобросовестными действий по приобретению исключительного права на «старший» товарный знак презюмирует недобросовестность действий по приобретению тем же правообладателем исключительных прав на сходные «младшие» товарные знаки для однородных товаров или услуг в последующий период.
Однако признание актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя по приобретению исключительного права на «младший» товарный знак не образует презумпцию недобросовестности действий такого лица в предшествующий период (при приобретении исключительного права на «старший» товарный знак). Такая недобросовестность должна устанавливаться в самостоятельном порядке.
Предусмотренное подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ второе основание оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку (когда актом недобросовестной конкуренции признаны действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак) направлено на обеспечение процессуальной экономии путем возможности оспаривания правовой охраны средств индивидуализации, сходных с товарным знаком (знаком обслуживания), приобретение исключительных прав на который ранее признано злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции, но зарегистрированных в отношении однородных товаров или услуг после осуществления правообладателем недобросовестных действий в отношении «старшего» товарного знака (вне зависимости от момента квалификации действий правообладателя как недобросовестных).
Использование предусмотренного подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ механизма для аннулирования правовой охраны «старшего» товарного знака (знака обслуживания) при признании актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя по приобретению исключительного права на «младший» товарный знак (знак обслуживания) приводит к негативному эффекту, не соответствующему целям правового регулирования, на которое направлена данная норма:
к возможности аннулирования правовой охраны товарного знака (знака обслуживания), действия правообладателя по приобретению прав на который совершены ранее того периода, когда выявлена его недобросовестность;
к возможности аннулирования товарного знака (знака обслуживания) в ситуации, когда заинтересованное лицо пропустило срок исковой давности для предъявления требования о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) актом недобросовестной конкуренции.
Иными словами, действие приведенной нормы права может распространяться только на те товарные знаки (знаки обслуживания), заявка на которые подана позже заявки на первоначальное средство индивидуализации, приобретение исключительного права на которое квалифицировано как акт недобросовестной конкуренции.
С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам дал систематическое толкование подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ как предполагающего возможность в упрощенной правовой процедуре прекратить правовую охрану только тех товарных знаков, недобросовестность предоставления правовой охраны которым следует из недобросовестности предоставления правовой охраны конкретному товарному знаку.
Президиум Суда по интеллектуальным правам также отметил, что если действия по регистрации старшего товарного знака осуществлены иным лицом – первым правообладателем этого товарного знака, недобросовестность которого не устанавливалась, то в этом случае механизм, предусмотренный подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, для аннулирования правовой охраны этого товарного знака не применим (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2024 по делу № СИП-645/2022).
7.5. Приостановление решения суда
Не подлежит приостановлению исполнение решения суда, которым признаны актом недобросовестной конкуренции действия ответчика, связанные с приобретением и использованием товарного знака, так как предметом спора в таком случае являются требования неимущественного характера, а вынесенный судебный акт не будет предполагать стадии его исполнения
В рамках одного из дел, рассмотрев ходатайство ответчика о приостановлении исполнения принятого по делу судебного акта, которым действия ответчика по приобретению и использованию товарного знака признаны актом недобросовестной конкуренции по правилам статьи 283 АПК РФ, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.
Как следует из частей 1 и 2 статьи 238 АПК РФ, приостановление арбитражным судом кассационной инстанции исполнения обжалуемого судебного акта возможно при наличии двух условий, каждое из которых является самостоятельным для приостановления исполнения судебных актов: невозможность или затруднительность поворота исполнения судебного акта и предоставление встречного обеспечения возмещения другой стороне по делу возможных убытков.
Иск о признании тех или иных действий актом недобросовестной конкуренции является разновидностью исков о признании. Судебные акты по ним не возлагают обязанность по передаче другим лицам денежных средств и иного имущества либо совершение в их пользу определенных действий или воздержание от совершения определенных действий и не предполагают выдачи исполнительных листов (пункт 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства», пункт 17.24 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций), утвержденной постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 100).
Решение первой инстанции по делу вступило в силу немедленно (статья 180 АПК РФ). С этого момента действия ответчиков признаны актом недобросовестной конкуренции. Вместе с тем такое решение не влечет автоматическое прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака.
Единожды установленное злоупотребление при регистрации конкретного товарного знака порождает право для заинтересованных лиц оспорить предоставление правовой охраны соответствующему знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ), но до тех пор, пока на основании возражения правовая охрана не будет прекращена, исключительное право на такой товарный знак действует в отношении третьих лиц без ограничений, а в применительно к тем лицам, по отношению к которым установлена недобросовестность, – с учетом установленного факта недобросовестности. Аналогичный подход приведен в пункте 3 Обзора ВС РФ от 15.11.2023.
Решение суда первой инстанции зафиксировало основание возражения, которое может быть подано в будущем, но рассмотрение возражения не является стадией исполнения решения суда. Поскольку предметом рассматриваемого в данном деле спора являлись требования неимущественного характера, а вынесенный судебный акт не предполагал стадии его исполнения, указанные ответчиком в поданном ходатайстве обстоятельства (рассмотрение другим судом дела по иску правообладателя о взыскании компенсации) не могут служить основанием для приостановления исполнения обжалуемого судебного акта.
Исходя из изложенного суд пришел к выводу об отсутствии оснований для приостановления исполнения обжалуемого решения суда первой инстанции (определение о принятии кассационной жалобы к производству и о назначении судебного разбирательства от 10.04.2024 по делу № СИП-1064/2022).
Приложение
Примеры установления цели/намерений при сосуществовании на рынке нескольких лиц, использующих спорное обозначение
А. Случаи, когда признана недобросовестная конкуренция
Спорное обозначение продолжительное время использовалось несколькими лицами, а за предоставлением правовой охраны обратилось одно из них.
А1. Правообладатель спорного товарного знака вначале реализовывал товары с этим обозначением, закупая их у третьих лиц в 2013–2014 и в 2017–2018 годах. В 2019 году он подал заявку на регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака и после его регистрации предъявил требования о прекращении использования товарного знака к лицам, которые длительное время законно использовали в гражданском обороте соответствующее обозначение. Суды признали такое поведение недобросовестной конкуренцией (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2023 по делу № СИП-1040/2022).
А2. Суд установил, что до даты приоритета спорного товарного знака, зарегистрированного предпринимателем на свое имя, продукция китайской компании, маркированная спорным обозначением, стала известна не только на китайском, но и на российском рынке в силу длительности продаж, большого количества продавцов, осуществляющих реализацию этих товаров на маркетплейсах. В таком случае действия предпринимателя по регистрации спорного обозначения и по его дальнейшему использованию с целью предъявления исков к третьим лицам, осуществляющим на российском рынке указанную розничную торговлю через маркетплейсы товарами, производимыми этой китайской компанией, содержат признаки недобросовестной конкуренции (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.07.2023 по делу № СИП-553/2022).
Спорное обозначение использовалось одним лицом и благодаря этому стало известным, а за предоставлением правовой охраны обратилось другое лицо.
Признаются недобросовестной конкуренцией действия лица по регистрации в качестве товарного знака обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака другим лицом и получившего известность в результате именно такого использования (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2020 по делу № СИП-781/2019).
А3. Истец использовал спорные обозначения без их регистрации. После расторжения договора о совместной деятельности, заключенного между истцом и ответчиком, ответчик зарегистрировал в качестве знаков обслуживания обозначения, идентичные используемым истцом. Суд пришел к выводу о том, что намерения правообладателя спорных знаков обслуживания заключались в получении возможности оказывать влияние на конкурентную среду, в том числе путем запрета использования тождественных обозначений истцу, который использовал обозначения до даты приоритета данных знаков обслуживания, так как было доказано, что ответчик в силу договорных отношений между ним и истцом обладал информацией об использовании истцом тождественных обозначений. Соответственно, действия ответчика признаны актом недобросовестной конкуренции (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2024 по делу № СИП-39/2023).
А4. Иностранная компания-истец являлась обладателем исключительного права на товарный знак, охраняемого на территории иностранного государства. Общество-ответчик-1 являлось одним из первых дистрибьюторов продукции компании в Российской Федерации. Переписку с компанией от имени общества вел генеральный директор, который без ведома иностранной компании-истца произвел регистрацию спорного товарного знака на имя общества-ответчика-1, после чего заключил договор отчуждения исключительных прав на товарный знак в пользу другого общества (ответчик-2). Суд установил, что ответчики были аффилированными и ответчик-1 не мог не знать о том, что спорное обозначение использовалось до даты приоритета спорного товарного знака и продолжает использоваться иностранной компанией-истцом; после регистрации спорного товарного знака общество-ответчик-2 обратилось с исками к контрагентам иностранной компании-истца на территории Российской Федерации с требованиями о запрете использования спорного товарного знака, а также внесло сведения о спорном товарном знаке в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности в целях исключения ввоза на территорию Российской Федерации товара иностранного лица, маркированного спорным обозначением. Принимая во внимание эти обстоятельства, суды пришли к выводу о том, что, регистрируя спорное обозначение в качестве товарного знака, которое ранее использовалось другим производителем, фактически ответчик-1, закрепил за собой преимущества в хозяйственной деятельности, которые были созданы в результате производственной и коммерческой работы другого предприятия, что является недобросовестным поведением лица на рынке (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.07.2019 по делу № СИП-458/2018).
А5. Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с выводом суда первой инстанции о том, что подача ответчиком во время спора в антимонопольном органе заявки о регистрации спорного обозначения, сходного с упаковкой, используемой его конкурентом для индивидуализации производимой им продукции задолго до введения ответчиком в оборот товаров, содержащих графическую часть заявленного обозначения, явно свидетельствует не только о неслучайности такого совпадения, но и о том, что рассматриваемые действия выходят за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики.
Суд первой инстанции указал, что последующее поведение ответчика после регистрации товарного знака, заключающееся в воспрепятствовании хозяйственной деятельности истца и иных лиц, реализующих продукцию истца, свидетельствует о недобросовестности цели приобретения исключительного права на спорный товарный знак, которая состоит только в приобретении конкурентного преимущества, позволяющего осуществлять действия по вытеснению с рынка хозяйствующих субъектов – конкурентов.
Приобретение и использование ответчиком исключительного права на товарный знак направлено на получение преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее извлечения, при осуществлении предпринимательской деятельности за счет иных участников рынка, может причинить вред истцу, выражающийся в исключении возможности осуществлять реализацию на территории Российской Федерации товаров с нанесенным спорным обозначением, получать доходы от такой реализации.
На момент начала использования каждым из спорящих лиц своих упаковок товаров сходство этих упаковок было случайным. Вместе с тем на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию спорного товарного знака ответчик и истец не только знали о существовании друг друга и об упаковках друг друга, но и находились в состоянии спора в отношении этих упаковок.
Соответственно, действия ответчика по подаче заявки в этот момент уже не являлись случайными, а были направлены против другой стороны спора, в связи с чем были признаны актом недобросовестной конкуренции (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2020 по делу № СИП-763/2019).
Спорное обозначение использовалось несколькими лицами и стало известным благодаря одному из них, а за предоставлением правовой охраны обратилось другое лицо.
А6. Спорное обозначение использовалось до даты приоритета товарного знака для индивидуализации единой сети, в состав которой входили и заявитель, и третье лицо, и ряд иных юридических лиц. Соответственно, на момент, когда заявитель подал заявку на регистрацию спорных товарных знаков, на товарном рынке спорное обозначение не только существовало, но и активно вводилось в гражданский оборот несколькими лицами (включая заявителя и третье лицо по настоящему делу), которые не являлись аффилированными, имели разнонаправленные коммерческие интересы.
Суд признал, что действия заявителя по подаче заявок на спорные товарные знаки образуют состав недобросовестной конкуренции, с учетом того, что спорное обозначение приобрело известность благодаря одному из иных лиц (третье лицо в рамках настоящего дела), а заявитель после регистрации товарных знаков предпринял действия, направленные на пресечение использования спорного обозначения конкурентами (т.е. действия по вытеснению конкурентов с рынка) с целью получения преимуществ в предпринимательской деятельности. Для настоящего дела имеет значение не то, кто первый начал использовать спорное обозначение, а благодаря чьим действиям спорное обозначение приобрело широкую известность (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2023 по делу № СИП-837/2022).
Б. Случаи, когда не признана недобросовестная конкуренция
На дату приоритета товарного знака несколько лиц использовали спорное обозначение, но правообладатель раньше остальных начал использовать это обозначение и благодаря его деятельности оно стало известно.
В целях установления в действиях правообладателя товарного знака наличия либо отсутствия признаков недобросовестной конкуренции определяющее значение имеет не факт введения несколькими лицами в гражданский оборот соответствующей продукции на дату приоритета спорного товарного знака, а факт начала использования спорного обозначения правообладателем ранее иных производителей. В такой ситуации регистрация спорных товарных знаков правообладателем преследует цель приобретения правовой охраны на обозначения, которые длительно использовались именно им, а не причинение вреда хозяйствующим субъектам – конкурентам (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2024 по делу № СИП-482/2023).
Не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правообладателя, имевшим место до регистрации товарного знака (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2023 по делу № СИП-669/2022, от 25.12.2020 по делу № СИП-781/2019).
Б1. Лицо использовало обозначение без регистрации его в качестве товарного знака. Позднее, ввиду отсутствия регистрации, иные лица также начинают использовать это обозначение. Обращение за государственной регистрацией в качестве товарного знака такого обозначения лицом, которое изначально использовало обозначение ранее третьих лиц, в данной ситуации не выходит за рамки честных обычаев в промышленных и торговых делах и представляет собой разумный способ защиты инвестиций в используемое обозначение.
В таком случае еще не сложилась ситуация, когда два лица параллельно продвигали конкретные обозначения (при которой вытеснение одним лицом другого становится недобросовестным), а сохранялась ситуация, когда лицо, раньше начавшее использование конкретного обозначения, препятствует началу его использования другим лицом (при которой действия не выходят за разумные рамки) (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2023 по делу № СИП-732/2022, от 25.12.2020 по делу № СИП-781/2019, от 20.03.2023 по делу № СИП-669/2022).
Б2. Суд исследовал историю введения в хозяйственный оборот спорного обозначения и установил, что обозначение для маркировки технического масла использовалось длительное время только правообладателем (с 2002 года); именно в результате действий правообладателя это обозначение приобрело репутацию, узнаваемость в глазах потребителей; к моменту появления на рынке товаров, выпускаемых и реализуемых другими лицами (2012 год), спорное обозначение уже было известно потребителю как обозначение, используемое ответчиком для индивидуализации производимой им продукции. В такой ситуации суды признали, что действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак не выходят за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики: спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям этого правообладателя, имевшим место до регистрации товарного знака (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2020 по делу № СИП-781/2019).
Б3. Правообладатель начал использование спорных изображений, впоследствии зарегистрированных в качестве товарных знаков, для маркировки производимой продукции раньше (2020 год), чем заявитель (2021 год). На момент подачи заявок на спорные товарные знаки заявитель только недавно начал использовать конкретные обозначения и такое использование еще не стало широко известным потребителям, в связи с чем не доказана недобросовестная цель у правообладателя: еще не сложилась ситуация, когда два лица параллельно продвигали конкретные обозначения (при которой вытеснение одним лицом другого становится недобросовестным), а сохранялась ситуация, когда лицо, раньше начавшее использование конкретного обозначения, препятствует началу его использования другим лицом (при которой действия не выходят за разумные рамки) (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2023 по делу № СИП-732/2022).
Несколько лиц использовали спорное обозначение, но правообладатель товарного знака имеет приоритет в использовании обозначения в силу наличия у него «старшего» права на сходное фирменное наименование, и с учетом этого решением суда по другому делу названным лицам запрещено использовать это обозначение.
Б4. В рамках одного из дел истцы обратились в суд с иском о признании действий ответчика по регистрации товарного знака, включающего словесные элементы Нева-Дельта, актом недобросовестной конкуренции.
Ответчик был зарегистрирован в качестве юридического лица с фирменным наименованием ООО «Дельта-Нева» задолго до регистрации истцов в качестве юридических лиц. На протяжении длительного времени истцы и ответчик являлись аффилированными лицами и использовали обозначения, тождественные либо сходные со спорным товарным знаком, в фирменных наименованиях, при предложении своих услуг, в доменном имени, в товарно-сопроводительной документации.
Соответственно, на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака истцы также широко использовали спорное обозначение для индивидуализации своих услуг, о чем было известно ответчику. Однако, как было установлено судом в рамках другого судебного дела, ответчик имел приоритет в использовании в фирменном наименовании обозначения «Нева-Дельта» при осуществлении деятельности в определенных сферах, в связи с чем использование истцами спорного обозначения ответчика было признано незаконным, в том числе за период до даты приоритета спорного товарного знака.
В таком случае действия ответчика по приобретению исключительного права на спорный знак не могли быть направлены на вытеснение остальных лиц с рынка – эти лица и так не могли использовать спорное обозначение.
При изложенных обстоятельствах имеющиеся в материалах дела доказательства использования до даты приоритета спорного знака обслуживания иными лицами спорного обозначения способами, нарушающими исключительное право ответчика на свое фирменное наименование (незаконное использование), в данном случае не могут свидетельствовать о наличии достаточных оснований для признания недобросовестными действий ответчика по приобретению и использованию спорного товарного знака (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2023 по делу № СИП-669/2022).
1 См. более подробно в письме ФАС России от 20.04.2022 № КТ/39533/22.
2 Данный подход отличается от того, который отражен в письме ФАС России от 20.04.2022 № КТ/39533/22.
3 Исключительное право на фирменное наименование не переходит к правопреемнику в порядке универсального правопреемства. Вместе с тем прекращение исключительного права на фирменное наименование (на будущее время) не означает невозможность защиты этого фирменного наименования от нарушений, допущенных в период его существования. Правопреемнику в порядке универсального правопреемства переходит статус потерпевшего (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.09.2022 по делу № СИП-146/2022).
4 Смежные рынки – рынки сопутствующих, взаимозаменяющих и дополняющих продуктов.
5 Письмо ФАС России от 20.04.2022 № КТ/39533/22 «Об особенностях установления географических границ товарного рынка при рассмотрении заявлений о нарушении статей 14.4 и/или 14.8 Закона «О защите конкуренции».
6 Письмо Верховного Суда Российской Федерации от 17.12.2019 № 7-ВС-8007/19.
7 Суд по интеллектуальным правам может рассмотреть это требование только, если оно заявлено совместно с требованием о признании недобросовестной регистрации товарного знака (см. пункт 6.1.1 А настоящего Обзора).