УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 15.02.2023 № СП-22/4
В целях обеспечения единообразия в толковании и применении норм права Научно-консультативным советом при Суде по интеллектуальным правам по итогам обсуждения на заседании 28.10.2022 вопросов, возникающих при установлении одной экономической цели и единства намерений правонарушителя, выработаны следующие рекомендации.
Как следует из пункта 56 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушения исключительного права.
Вместе с тем использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одним лицом различными способами, направленными на достижение одной экономической цели, образует одно нарушение исключительного права. Так, хранение или перевозка контрафактного товара при условии, что они завершены фактическим введением этого товара в гражданский оборот тем же лицом, являются элементом введения товара в гражданский оборот и отдельных нарушений в этом случае не образуют; продажа товара с последующей его доставкой покупателю образует одно нарушение исключительного права.
В пункте 65 Постановления № 10 разъяснено, что компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Если истец-правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в твердом размере на основании пункта 1 статьи 1301, пункта 1 статьи 1311, пункта 1 статьи 1406.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515, подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в связи с созданием ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража, серии и т.п.) не подлежат рассмотрению.
При рассмотрении первого дела о взыскании компенсации в твердом размере суд определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом. С учетом этого повторное обращение истца в суд о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение направлено на пересмотр сделанных по ранее рассмотренному делу и исходя из представленных в это дело доказательств выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом. Следовательно, в таком случае суд отказывает в принятии искового заявления или прекращает производство, если заявление было принято (пункт 2 части 1 статьи 127.1 и пункт 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.
При доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и т.д.) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации.
В случае если лицо, привлеченное к ответственности за правонарушение, продолжает после этого совершать противоправные действия того же характера, оно вновь может быть привлечено к ответственности за те деяния, которые совершены после привлечения к ответственности.
Пункт 56 Постановления № 10 об одной экономической цели касается случаев, когда ответчик использовал результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации несколькими последовательно осуществленными способами.
В отличие от этого, пункт 65 Постановления № 10 о единстве намерений рассматривает ситуацию, когда совершено несколько аналогичных действий по использованию одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, одним способом (например, путем распространения).
Таким образом, указанные положения об одной экономической цели и единстве намерений служат инструментом для недопущения мультипликации компенсации с целью предотвращения несоразмерности ответственности допущенному нарушению и его последствиям.
В случае квалификации судом нескольких действий в качестве одного факта нарушения (как при одной экономической цели, так и при единстве намерений) количество контрафактных товаров, масштаб нарушения и другие обстоятельства, перечисленные в абзаце четвертом пункта 62 Постановления № 10, должны учитываться при определении размера компенсации.
1. Поскольку наличие обстоятельств, свидетельствующих об одной экономической цели использования результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), оценивается исходя из объективных факторов, на основании пункта 56 Постановления № 10 суд признает наличие одной экономической цели по своей инициативе.
Для признания наличия одной экономической цели в действиях одного ответчика необходимо установить, что он последовательно осуществлял взаимосвязанные действия, каждое из которых представляет собой самостоятельный способ использования объекта интеллектуальных прав, при этом одно действие объективно необходимо для совершения другого и само по себе не имеет самостоятельного экономического значения для правообладателя (не влечет дополнительных имущественных потерь для правообладателя)
В абзаце втором пункта 56 Постановления № 10 приведены следующие примеры, когда несколько действий направлены на одну экономическую цель и образуют одно нарушение: хранение или перевозка контрафактного товара при условии, что они завершены фактическим введением этого товара в гражданский оборот; продажа товара с последующей его доставкой покупателю.
Хранение и перевозка контрафактного товара в принципе образуют нарушение исключительного права на товарный знак, только если они осуществляются с целью введения товара в гражданский оборот (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ, абзац третий пункта 156 Постановления № 10). Аналогично само по себе хранение материального носителя, в котором выражен объект авторского права, без цели введения его в гражданский оборот не является самостоятельным способом использования произведения, в связи с чем такое хранение не требует специального согласия правообладателя (пункт 92 Постановления № 10).
Таким образом, хранение и перевозка не для целей введения материального носителя (товара) в гражданский оборот не охватываются исключительным правом правообладателя.
Хранение же и перевозка для целей введения материального носителя (товара) в гражданский оборот хотя и образуют самостоятельные способы использования результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации), но объективно необходимы для последующего непосредственно введения товара в гражданский оборот.
В то же время изготовление и распространение контрафактных товаров хотя и являются последовательными, взаимосвязанными действиями, но каждое из них имеет самостоятельное экономическое значение для правообладателя и, в случае их осуществления без согласия правообладателя, каждое из этих действий приведет к его имущественным потерям. В связи с этим данные действия не могут быть признаны направленными на одну экономическую цель. Однако в таком случае возможно снижение компенсации в соответствии с абзацем четвертым пункта 64 Постановления № 10 при наличии довода ответчика.
Поскольку единая экономическая цель определяется объективными обстоятельствами (наличие последовательных взаимосвязанных действий, при которых одно действие объективно необходимо для совершения второго), суд квалифицирует действия как направленные на достижение одной экономической цели независимо от того, ссылаются ли на это лица, участвующие в деле, на основании анализа обстоятельств дела.
2. Если неправомерное воспроизведение произведения является неотъемлемым элементом последующего неправомерного доведения этого произведения до всеобщего сведения, такие действия направлены на единую экономическую цель и образуют одно нарушение
Согласно пункту 89 Постановления № 10 запись экземпляра произведения на электронный носитель с последующим предоставлением доступа к этому произведению любому лицу из любого места в любое время (например, доступ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет) представляет собой осуществление двух правомочий, входящих в состав исключительного права, – правомочия на воспроизведение (подпункт 1 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ) и правомочия на доведение до всеобщего сведения (подпункт 11 пункта 2 статьи 1270 названного Кодекса).
Вместе с тем, по общему правилу, без предшествующего воспроизведения соответствующий объект невозможно довести до всеобщего сведения.
Поэтому подобные действия охватываются разъяснением, данным в пункте 56 Постановления № 10, и могут быть признаны одним нарушением, когда воспроизведение произведения объективно осуществляется для последующего доведения его до всеобщего сведения.
Так, в одном из дел истец обратился в суд за защитой исключительного права на фотографическое произведение, используемое ответчиком путем воспроизведения и доведения до всеобщего сведения на сайте, и требовал взыскать компенсацию.
Решением суда первой инстанции, оставленным в силе постановлением суда апелляционной инстанции, требование удовлетворено частично. Суды исходили из доказанности истцом принадлежности ему исключительного права на спорное фотографическое произведение и факта использования ответчиком этого объекта путем размещения фотографии на сайте в сети Интернет. Ответчик законность такого использования не доказал.
Суды установили, что действия ответчика по использованию на сайте одной фотографии образуют одно нарушение.
Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что действия ответчика по воспроизведению были осуществлены как объективно необходимые для доведения произведения до всеобщего сведения (постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2021 по делу № А40 118133/2020).
В другом деле истец обратился в суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на музыкальное произведение в связи с его использованием на интернет-ресурсе ответчика.
Суд первой инстанции пришел к тому выводу, что размещение произведения на сервере (в памяти ЭВМ) в цифровой форме и обеспечение доступа к прослушиванию посетителям соответствующего сайта спорных объектов образуют одно нарушение.
Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами суда первой инстанции.
Размещение произведений на сервере (в памяти ЭВМ) в цифровой форме и обеспечение доступа к их прослушиванию посетителям соответствующего сайта образуют единую совокупность последовательных действий, следовательно, один состав правонарушения, в связи с чем взыскание с ответчика дважды компенсации за такие действия, как воспроизведение произведения и доведение его до всеобщего сведения, противоречит характеру спорных правоотношений и правовой позиции, изложенной в пункте 56 Постановления № 10 (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.11.2020 по делу № А40-172822/2019; аналогичная позиция отражена в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 06.11.2020 по делу № А40-201790/2019, от 08.10.2020 по делу № А40 218437/2019, от 24.09.2020 по делу № А40 210246/2019, от 20.04.2020 № А40-96843/2019, от 07.11.2019 по делу № А40 308292/2018).
3. Использование объекта интеллектуальных прав несколькими последовательными способами несколькими лицами само по себе не исключает возможность применения пункта 56 Постановления № 10, если такие лица доказали, что действовали совместно (например, в силу их аффилированности, договоров между ними)
Истец обратился в суд за защитой исключительного права на фотографические произведения, полагая, что ответчики (общество и его участник, также являющийся генеральным директором) незаконно использовали их несколькими способами (воспроизведение и доведение до всеобщего сведения).
Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судом апелляционной инстанции, заявленные требования удовлетворены частично. С ответчиков взыскана компенсация солидарно.
Суды установили: фотографии размещены на сайте общества (ответчик 1) под доменом, администратором которого выступал руководитель и единственный участник этого общества (ответчик 2). Кроме того, представитель истца запросил коммерческое предложение через сайт ответчика 1, в ответ на которое получил электронное письмо, подписанное ответчиком 2 и содержащее спорную фотографию.
Суды пришли к тому выводу, что использование ответчиками фотографий несколькими последовательными способами осуществлено для размещения в сети Интернет принадлежащих истцу фотографий с целью привлечения внимания потенциальных покупателей. Поэтому в данном случае эти действия образуют одно нарушение.
Поскольку действия были осуществлены двумя лицами совместно, суды признали, что ответственность ответчики должны нести солидарно: в соответствии с приведенным в пункте 71 Постановления № 10 разъяснением положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата.
Истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой он оспаривал возможность применения в рассматриваемой ситуации пункта 56 Постановления № 10, так как нарушение совершено несколькими лицами.
Суд по интеллектуальным правам не согласился с этим доводом, указав, что данное разъяснение применимо и к ситуации, когда последовательные действия по использованию одного и того же объекта являются совместными согласованными действиями двух аффилированных лиц, совершаемыми в общем интересе. В рассматриваемом случае такие лица несут солидарную ответственность на основании пункта 6.1 статьи 1252 ГК РФ (постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020 по делу № А07-5220/2019).
4.Суд может признать единство намерений в действиях ответчика лишь при наличии соответствующего довода и его обоснования ответчиком. Из пункта 65 Постановления № 10 следует, что единство намерений доказывает ответчик
Суд по интеллектуальным правам признал необоснованным вывод суда апелляционной инстанции о том, что совершение ответчиком 24 последовательных сделок купли-продажи товаров в разных торговых точках ответчика в течение короткого промежутка времени охватывается единством намерений правонарушителя, на основании того, что ответчик не заявлял соответствующий довод в судах нижестоящих инстанций (постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.05.2020 по делу № А51 16300/2019).
В другом деле Суд по интеллектуальным правам отменил акты судов нижестоящих инстанций, которые пришли к выводу о единстве намерений ответчика в отсутствие соответствующих доводов ответчика по данному вопросу и каких-либо доказательств в обоснование единства намерений со стороны ответчика. Как следовало из материалов дела, ответчик не заявлял о единстве намерений в ходе рассмотрения дела в суде, не приводил аргументы по упомянутому вопросу, не представлял какие-либо доказательства.
Суд по интеллектуальным правам указал, что бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих о наличии единства намерений, в том числе на реализацию одной партии товара, лежит на ответчике (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2022 по делу № А51-1401/2021; аналогичная позиция высказана в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу № А72-8268/2021).
5. О том, что товары относятся к одной партии и имеется единство намерений ответчика, могут свидетельствовать в числе прочего одинаковые маркировки и дата изготовления товаров, их приобретение ответчиком в один день, факт приобретения товаров одной закупкой у одного производителя. При этом продажа ответчиком товаров в разное время и в разных местах не исключает возможности признания единства намерений в действ