Вторичные и дополнительные патенты, зависимые изобретения: соотношение понятий и правовых режимов

Значение срока действия исключительного права не одинаково для изобретений в разных областях техники. В сфере фармацевтики продолжительность патентной монополии, обеспеченной одним или несколькими патентами, имеет принципиально важное значение, поэтому патентообладатели стремятся использовать все предусмотренные и не противоречащие действующему законодательству средства, позволяющие как можно дольше удерживать контроль над разработкой. К числу таких средств относят патентование вторичных, зависимых изобретений и получение дополнительного патента.

Семантическая близость слов «вторичный» и «дополнительный» может привести к мысли о родстве, если не о тождестве, понятий вторичного и дополнительного патента и правовых режимов изобретений, удостоверенных такими патентами. Однако это не так, и в современном российском праве существует четкая граница между этими понятиями. В то же время соотношение понятий вторичного и зависимого изобретения представляется не таким однозначным. В настоящей статье предпринята попытка комплексно исследовать все три обозначенные понятия в историческом и сравнительно-правовом аспектах, а также найти некоторые точки пересечения в современном российском правовом регулировании и практике его применения и проанализировать соответствующую проблематику.

Эволюция правовой охраны зависимых (дополнительных) изобретений в отечественном праве

Впервые нормы об особенностях правовой охраны зависимых (дополнительных) изобретений появились в Положении о привилегиях от 22 ноября 1833 г. отечественного права (далее – Положение 1833 г.)1.

Допускалась выдача привилегии на изменения и усовершенствования уже существующих изобретений, но не на всякие, а имеющие существенный характер: «§ 30. Если получивший привилегию на открытие, изобретение или нововведение, сделает в нем какое-либо существенное изменение или усовершенствование, с важными приспособлениями или изменениями в производстве (выделено мной – А.Б.), то может взять и на сие привилегию; но во всяком случае обязан объявить о том Департаменту, из которого привилегия ему выдана, с ясным описанием, в чем именно состоит сие усовершенствование».

Условия получения и действия привилегии на изменение или усовершенствование отличались в зависимости от того, на чье имя она испрашивалась – обладателя основной привилегии или третьего лица, при этом в обоих случаях такая привилегия была привязана к основной привилегии по сроку действия.

В первом случае срок действия привилегии на изменение или усовершенствование должен был быть короче срока действия основной привилегии, однако не было сказано, на сколько2. Выдача привилегии на изменение или усовершенствование не продлевала срока действия основной привилегии3.

Во втором случае срок действия привилегии на изменение или усовершенствование должен был быть короче срока действия основной привилегии как минимум в два раза4, и выдача такой привилегии была обусловлена заключением соглашения с обладателем основной привилегии, пока она была действующей5.

Последним дореволюционный подход существенно отличается от современного, в соответствии с которым получение согласия обладателя первоначального патента требуется для использования зависимого изобретения, но не для его патентования.

В Положении о привилегиях на изобретения и усовершенствования от 20 мая 1896 г. (далее – Положение 1896 г.)6 привилегии на изменения и усовершенствования именовались дополнительными, и было конкретизировано их содержание: «27. До прекращения действия привилегии, получивший ее может … просить о выдаче ему дополнительной привилегии для расширения объема выданной ранее привилегии путем прибавления новых частей или присоединения указаний о практическом применении изобретения или усовершенствования (выделено мной – А.Б.). Срок действия дополнительной привилегии оканчивается со сроком действия первоначальной привилегии». Названное Положение допускало также выдачу привилегии на изобретение или усовершенствование, дополняющее или изменяющее выданную привилегию, третьему лицу на общем основании по истечении года со дня публикации о выдаче первой привилегии, без условия о получении соглашения обладателя основной привилегии. Наряду с этим было предусмотрено, что «изобретатель или его правопреемники и лицо, получившее привилегию на дополнение или изменение его изобретения или усовершенствования, не могут пользоваться этим изменением или дополнением иначе, как по взаимному соглашению» (выделено мной, – А.Б.) (п. 28).

Как отмечал А.А. Пиленко, «условием выдачи дополнительного или зависимого патента является наличность патентоспособного изобретения … разница же между дополнительными и зависимыми привилегиями заключается только в их носителе: первые выдаются тому же лицу, которому выдан и основной патент; вторые – третьим лицам»7.

Постановление о патентах на изобретения, введенное в действие Постановлением ЦИК и СНК СССР от 12 сентября 1924 г. (далее – Положение 1924 г.)8, несмотря на принципиально новую идеологическую основу, в исследуемой части содержало в целом сходные положения. Термин «дополнительная привилегия» был заменен термином «дополнительный патент», и было конкретизировано его соотношение с основным патентом: во-первых, было указано, что если нет иного соглашения, дополнительный патент переходит к правопреемнику по основному патенту в качестве принадлежности последнего без особого вознаграждения; во-вторых, было установлено, что признание основного патента ничтожным по причинам, не затрагивающим дополнительного патента, не влечет недействительности дополнительного патента, и в этом случае обладатель последнего мог ходатайствовать о превращении дополнительного патента в самостоятельный (п. 13).

Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях, утв. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 9 апреля 1931 г. № 3/256 (далее – Положение 1931 г.)9, Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях, утв. Постановлением СНК СССР 5 марта 1941 г. № 448 (далее – Положение 1941 г.)10, Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утв. Постановлением Совета Министров СССР от 24 апреля 1959 г. № 435 (далее – Положение 1959 г.)11, Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утв. Постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. № 584 (далее – Положение 1973 г.)12 содержали разделы, посвященные дополнительным изобретениям, которые могли охраняться как патентами, так и авторскими свидетельствами.

Согласно названным положениям, изобретение считается дополнительным, если оно является усовершенствованием другого изобретения (основного), на которое ранее было выдано авторское свидетельство или патент, и без применения основного изобретения не может быть использовано.

Понятие «усовершенствование» трактовалось следующим образом: «Изменение или дополнение, вносимые в основное изобретение, должны обладать тем свойством, что достигаемый благодаря совместному применению основного и дополнительного изобретений технический эффект по сравнению с тем, который давало использование лишь одного основного изобретения, должен получаться либо “с меньшей затратой сил”, либо при условиях, “более достойных и адекватных человеческой природе”»13.

Вид охранного документа на дополнительное изобретение и его правовой режим зависели от вида охранного документа на основное изобретение:

1) если на основное изобретение было выдано авторское свидетельство, то на дополняющее его изобретение выдавалось зависимое авторское свидетельство (если со дня выдачи основного авторского свидетельства14 прошло не более 15 лет; в противном случае изобретение считалось самостоятельным), при этом заявка дополнительного изобретения, сделанная автором основного изобретения до истечения четырех месяцев15 со дня выдачи ему основного авторского свидетельства16, пользовалась преимуществом перед заявкой на такое же изобретение, сделанной в течение этого срока другим лицом;

2) если основное изобретение охранялось патентом, то на дополнительное изобретение выдавался по выбору заявителя зависимый патент или зависимое авторское свидетельство, при этом осуществление дополнительного изобретения допускалось лишь по соглашению с обладателем патента на основное изобретение17.

Соотношение основного и зависимого патента (авторского свидетельства) по Положениям 1931 г., 1941 г. и 1959 г. определялось следующим образом:

1) зависимый патент выдается на срок действия основного патента;

2) если по причинам, не затрагивающим дополнительного изобретения, прекратится действие основного авторского свидетельства (или основного патента), то зависимое авторское свидетельство (или зависимый патент) приравнивается к самостоятельному; при этом зависимый патент сохраняет силу лишь на тот срок, на который был выдан основной патент.

Во всем остальном зависимый патент приравнивался к самостоятельному.

Положением 1973 г. было устранено правило о том, что зависимый патент действует в течение срока действия основного патента, в том числе в случаях аннулирования или досрочного прекращения действия основного патента. Срок действия зависимого патента определялся по общему правилу и составлял 15 лет со дня подачи заявки.

Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 (далее — Патентный закон РФ)18 в первой редакции не содержал положений, касающихся дополнительных или зависимых изобретений. В статье 10 названного Закона предусматривалось право патентообладателя, который не может использовать собственное изобретение, полезную модель, промышленный образец, не нарушая при этом прав другого патентообладателя, требовать заключения лицензионного договора; однако такие объекты не были поименованы как зависимые или дополнительные.

В 2003 г. в данную норму были внесены изменения, предусматривавшие в указанной ситуации выдачу принудительной лицензии в порядке и при соблюдении условий, приближенных к предусмотренным действующим законодательством.

В первой редакции части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)19 была предусмотрена норма о предоставлении принудительной лицензии в целях использования зависимого изобретения (п. 2 ст. 1362), в которой было использовано словосочетание «зависимое изобретение», однако статья, определяющая понятие и правовой режим таких изобретений (ст. 1358.1), в этой и нескольких последующих редакциях отсутствовала и появилась в ГК РФ лишь в 2014 г., и с этого времени изменений не претерпевала.

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что в отечественном правовом регулировании в течение почти всего времени его становления и развития термины «зависимый» и «дополнительный» употреблялись как синонимы в отношении охранных документов (привилегий, авторских свидетельств, патентов) и охраняемых ими изобретений, которые представляли собой усовершенствования других охраняемых изобретений.

В качестве основных черт правового режима зависимых (дополнительных) изобретений в историческом контексте можно выделить следующие:

1) охранный документ на зависимое (дополнительное) изобретение может быть получен как правообладателем основного изобретения, так и любым другим лицом;

2) правообладателю основного изобретения предоставляется преимущество в регистрации зависимого (дополнительного) изобретения (Положения 1896 г., 1924 г., 1931 г., 1941 г., 1959 г., 1973 г.);

3) срок правовой охраны зависимого (дополнительного) изобретения не превышает срока правовой охраны основного изобретения (Положения 1833 г., 1896 г., 1924 г., 1931 г., 1941 г., 1959 г.);

4) использование зависимого (дополнительного) изобретения обусловлено получением согласия правообладателя основного изобретения;

5) зависимое (дополнительное) изобретение может не следовать судьбе основного изобретения (Положения 1924 г., 1931 г., 1941 г., 1959 г., 1973 г.).

Эволюция правового механизма продления срока действия патента и появление дополнительных патентов в современном значении в отечественном праве

В Положении 1924 г. впервые в отечественном праве появилась норма о продлении срока действия патента на срок до пяти лет в случае наступления «непреодолимых препятствий к осуществлению патента», наличие которых должно было быть подтверждено надлежащими доказательствами (ст. 17)20. Последующие акты советского периода и первые редакции Патентного закона РФ норм о продлении срока действия патента не содержали.

В 2003 г. в Патентный закон РФ были внесены изменения, которыми в отечественное право был введен правовой механизм продления срока действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату. Необходимость данных преобразований обоснована тем, что для вывода перечисленных продуктов на рынок требуется прохождение обязательных и длительных разрешительных процедур (например, процедура государственной регистрации лекарственных средств), что сокращает экономически эффективный срок действия патента, а обозначенный правовой механизм позволяет компенсировать патентообладателю вынужденные временные потери.

В абзаце 2 п. 3 ст. 3 Патентного закона РФ в редакции 2003 г. было закреплено, что срок действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, продлевается на срок, исчисляемый с даты подачи заявки на изобретение до даты получения первого такого разрешения на применение, за вычетом пяти лет. При этом выдача дополнительного охранного документа предусмотрена не была, запись о продлении срока действия патента на изобретение вносилась в патент21.

С незначительными изменениями редакционного характера данная норма была перенесена в часть четвертую ГК РФ, и в 2008 г. был принят подзаконный нормативный акт22, которым предусматривалось, что патентообладателю выдается приложение к патенту с записью о продлении срока действия исключительного права на соответствующее изобретение.

В 2014 г. в п. 2 и 4 ст. 1363 ГК РФ были внесены вступившие в силу с 1 января 2015 г. изменения, которые существенно трансформировали исследуемый правовой механизм, в том числе в части оформления охранного документа. Так, было установлено, что при продлении срока действия исключительного права выдается дополнительный патент с формулой, содержащей совокупность признаков запатентованного изобретения и характеризующей продукт, на применение которого получено разрешение. В последующие годы были разработаны подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие порядок выдачи и действия дополнительного патента23.

Последние изменения в ст. 1363 ГК РФ, а именно в п. 5, были внесены в 2022 г. в связи с уточнением оснований и порядка оспаривания продления срока действия исключительного права на изобретение и действия удостоверяющего его дополнительного патента24.

Таким образом, в результате трансформации правового механизма продления срока действия патента на изобретение в современном российском праве понятие «дополнительный патент» стало использоваться для обозначения охранного документа, удостоверяющего право на изобретение, правовая охрана которого продлена, а не на изобретение, представляющее собой усовершенствование другого изобретения, как это было ранее.

Дополнительные патенты и зависимые изобретения в зарубежных юрисдикциях

Современные зарубежные правопорядки по-разному подходят к формату правовой охраны изобретений, которые представляют собой модификации и усовершенствования других изобретений.

В отдельных юрисдикциях прямо закреплено, что патентование таких изобретений осуществляется без каких-либо особенностей. В законе Египта25 подчеркнуто, что на модификации, усовершенствования и дополнения к ранее запатентованным изобретениям, при условии соответствия критериям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости, выдаются независимые патенты тому лицу, которое обладает правами на такие модификацию, усовершенствование или дополнение. Сходным образом в законодательстве Объединенных Арабских Эмиратов26 предусмотрено, что патент выдается отдельно на любое новое применение, модификацию, усовершенствование или дополнение, относящиеся к ранее запатентованному изобретению, если они соответствуют установленным в законе условиям.

Патентным законом Канады27 предусмотрено, что любое лицо, создавшее какое-либо усовершенствование любого запатентованного изобретения, может получить патент на это усовершенствование, но при этом оно не получает права изготавливать, продавать или использовать оригинальное изобретение, равно как и патент на оригинальное изобретение не предоставляет права изготавливать, продавать или использовать запатентованное усовершенствование (ст. 32).

Во многих правопорядках, например, в Китае28, Дании29, Германии30, Венгрии31, Казахстане32, Намибии33, Молдове34, Руанде35, Саудовской Аравии36, Швейцарии37, Узбекистане38, не закреплены понятия и особенности правового режима дополнительных или зависимых изобретений, за исключением положения о возможности выдачи принудительной лицензии в целях использования зависимого изобретения. Следует отметить, что в соответствующих нормах законов некоторых перечисленных и других государств зависимые изобретения не именуются таковыми. Это, вероятно, связано с тем, что в ст. 31 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15 апреля 1994 г39 используются словосочетания «первый патент» и «второй патент» и не используется термин «зависимое изобретение».

Соответственно, патентование усовершенствований и модификаций изобретений в таких юрисдикциях осуществляется на общих основаниях при условии соответствия всем условиям патентоспособности, в том числе изобретательскому уровню, и таким изобретениям предоставляется полноценная правовая охрана, дополненная возможностью получения принудительной лицензии на основное изобретение при соблюдении установленных условий.

В некоторых юрисдикциях закреплены специальные правовые режимы изобретений, представляющих собой модификации и усовершенствования других охраняемых изобретений.

В Патентном законе Австралии40 предусмотрена выдача дополнительных патентов – patents of addition – на усовершенствование и модификации основного изобретения (ст. 80-87). Заявка на такой патент может быть подана обладателем патента или заявки на основное изобретение. Экспертиза по заявке на дополнительный патент проводится не ранее экспертизы по заявке на основное изобретение, и дополнительный патент не может быть выдан ранее патента на основное изобретение. По заявлению патентообладателя основного изобретения, которому также принадлежит независимый патент на усовершенствование или модификацию, такой независимый патент может быть аннулирован, и вместо него может быть выдан дополнительный патент.

Срок действия дополнительного патента по общему правилу определяется сроком действия патента на основное изобретение, при этом он может быть продлен, даже если не продлен срок действия основного патента, и в этом случае с момента истечения срока действия последнего дополнительный патент становится независимым. В обратной ситуации дополнительный патент прекращает свое действие с истечением срока действия основного патента в непродленной части.

В случае если патент на основное изобретение признается недействительным, дополнительный патент становится независимым, если иное не предписано соответствующим судебным или административным решением. Действует такой независимый патент в течение неистекшего срока действия патента на основное изобретение. Дополнительный патент не может быть признан недействительным только потому что с учетом публикации и использования основного патента не имеет в заявленной части изобретательского уровня (ст. 25).

В Патентном законе Индии41 предусмотрены весьма сходные положения (ст. 54-56) о выдаче дополнительных патентов (patents of addition). В статье 56 названного Закона более подробно по сравнению с австралийским законом изложены положения о том, что в выдаче дополнительного патента не может быть отказано и таковой не может быть отозван или признан недействительным только на том основании, что полное описание заявленного изобретения не содержит изобретательского уровня с учетом какой-либо публикации или использования основного изобретения или любого его усовершенствования или модификации; действительность дополнительного патента не может быть поставлена под сомнение на том основании, что изобретение должно быть предметом независимого патента. При определении новизны изобретения, раскрытого в полном описании к заявке на дополнительный патент, следует также учитывать полное описание к основному изобретению.

Положения, аналогичные приведенным положениям законодательства Австралии и Индии, закреплены в отношении дополнительных патентов (patents of addition) в ст. 106-111 Патентного закона Новой Зеландии42.

Сходные положения предусмотрены и Патентным законом Израиля43 – патентообладатель вправе запросить выдачу дополнительного патента (patent of addition) на усовершенствование или модификацию изобретения, даже если такое усовершенствование или модификация не обладает изобретательским уровнем по отношению к основному изобретению или другим дополнительным патентам. Особенностью в данной юрисдикции является то, что если лицо подает несколько заявок, оно вправе выбрать, по какой из них будет выдан патент на основное изобретение, а по всем другим запросить выдачу дополнительных патентов; при этом дата подачи заявки на основное изобретение должна предшествовать датам подачи заявок на дополнительные патенты. Такие патенты действуют столько же, сколько действует патент на основное изобретение, и, так же как в приведенных выше юрисдикциях, пошлина за поддержание их в силе не уплачивается. Патентный закон Израиля также допускает преобразование дополнительного патента в основной патент в случае признания последнего недействительным.

Законом о промышленной собственности Бразилии44 предусмотрена возможность получения свидетельства о дополнительной охране изобретения (certificate of addition of invention). Такое свидетельство может быть выдано по ходатайству заявителя по заявке на выдачу патента или патентообладателя для охраны улучшений и усовершенствований основного изобретения даже в случае отсутствия изобретательского уровня, но при условии единства изобретательского замысла. Заявка на свидетельство о дополнительной охране публикуется немедленно после публикации заявки на изобретение. В процессе рассмотрения заявки на свидетельство о дополнительной охране заявитель может ходатайствовать о ее преобразовании в заявку на выдачу патента на изобретение с сохранением даты подачи. Свидетельства о дополнительной охране носят акцессорный характер по отношению к основному патенту, имеют тот же срок действия и следуют его правовой судьбе. При рассмотрении вопроса о признании патента недействительным патентообладатель может ходатайствовать о том, чтобы объект свидетельства о дополнительной охране был проанализирован на предмет возможности сохранения его правовой охраны с тем же сроком действия патента (ст. 76-77).

Если обобщить приведенные данные, можно подытожить, что в зарубежной практике дополнительный патент (patent of addition) – это охранный документ, который выдается на модификацию или усовершенствование изобретения, и правовой режим охраняемого им объекта характеризуется следующими чертами:

1) дополнительный патент выдается правообладателю основного изобретения;

2) к объекту по заявке на дополнительный патент предъявляются сниженные требования в отношении изобретательского уровня;

3) дополнительный патент привязан по сроку действия к основному и не облагается пошлиной за поддержание в силе;

4) дополнительный патент может быть преобразован в основной, в том числе в случае признания основного патента недействительным.

Таким образом, дополнительный патент не тождествен по правовому значению зависимому патенту прежде всего потому, что выдается только правообладателю основного изобретения, в то же время обозначение зависимого патента как такового имеет значение, только в случае если он выдан иному лицу, поскольку такие характерные черты правового режима зависимого изобретения, как необходимость получения согласия правообладателя основного изобретения для использования зависимого и возможность получения принудительной лицензии в случае его отсутствия утрачивают свое значение при совпадении патентообладателей основного и зависимого изобретения в одном лице.

Охранные документы, выдаваемые при продлении правовой охраны изобретений, в зарубежных юрисдикциях

Подход к выдаче охранного документа при продлении правовой охраны изобретений, связанном с прохождением разрешительных процедур, необходимых для вывода продукта на рынок, и наименование такого охранного документа в зарубежных юрисдикциях отличается в зависимости от избранной модели соответствующего правового механизма.

В государствах, следующих модели продления срока действия патента (patent term extension, PTE), или американской модели, как правило, не выдается отдельный охранный документ на изобретение, срок правовой охраны которого продлен (США, Австралия, Япония, Сингапур, Бруней, Китай, Южная Корея, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Бахрейн). Может выдаваться сертификат о продлении, который является частью патента (например, в США45).

В государствах, следующих модели выдачи дополнительного охранного документа, или европейской модели, наиболее распространена выдача документа, именуемого свидетельством о дополнительной охране (supplementary protection certificate). Выдача такого документа на основании единого регулирования на европейском уровне осуществляется во всех государствах – членах Европейского союза, а также в государствах, входящих в Европейскую ассоциацию свободной торговли, иных европейских государствах (Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия), а также в Канаде. В русскоязычной версии закона Молдовы46 дополнительный охранный документ именуется дополнительным свидетельством об охране, Армении47 – сертификатом дополнительной охраны, что является вариациями перевода на русский язык термина «supplementary protection certificate». В Израиле охранный документ поименован как распоряжение о продлении (extension order).

Таким образом, для зарубежных юрисдикций не характерно использование наименования «дополнительный патент» в отношении охранных документов, выдаваемых при продлении правовой охраны изобретений48.

Зависимые и вторичные изобретения в современном российском праве и практике его применения: точки пересечения и некоторые проблемные вопросы.

Из содержания ст. 1358.1 ГК РФ можно вывести понятие зависимого изобретения – это изобретение, использование которого в продукте или способе невозможно без использования охраняемого патентом и имеющего более ранний приоритет другого изобретения или полезной модели, в том числе:

1) изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению запатентованного продукта;

2) изобретение, относящееся к продукту или способу, формула которого отличается от формулы запатентованного изобретения или полезной модели только назначением.

В абзаце 2 п. 125 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»49, разъяснено, что если в независимом пункте формулы патента ответчика, помимо всех признаков независимого пункта формулы патента истца (для изобретений также эквивалентных), имеются и иные признаки, то изобретение, полезная модель или промышленный образец ответчика с учетом п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ являются зависимыми.

Закон не содержит каких-либо особенностей патентования зависимых изобретений, в том числе в части ограничений по кругу заявителей или предоставления преимуществ патентообладателю основного изобретения (полезной модели).

Соответственно, патент на зависимое изобретение может быть получен на равных основаниях патентообладателем основного изобретения (полезной модели), и в этой ситуации такая существенная особенность правового режима зависимого изобретения как необходимость получения согласия патентообладателя другого объекта для использования утрачивает смысл: одно и то же лицо становится обладателем нескольких взаимосвязанных патентов.

Патент на зависимое изобретение может также быть беспрепятственно получен третьим лицом, поскольку необходимость испрашивания разрешения патентообладателя основного изобретения (полезной модели) возникает лишь на стадии использования зависимого изобретения, но не на стадии его патентования. При соблюдении условий, предусмотренных п. 2 ст. 1362 ГК РФ, отсутствие согласия патентообладателя основного изобретения (полезной модели) может быть преодолено получением принудительной лицензии.

Понятия «вторичное изобретение» и «вторичный патент» в законодательстве не закреплены, однако широко используются в доктрине50 и правореализационной практике для обозначения патентов на изобретения, представляющие собой несущественные усовершенствования или модификации запатентованных изобретений, прежде всего в области фармацевтики. По мнению А.В. Залесова, к вторичным патентам следует отнести только «патенты, формулы которых в качестве отличительных признаков независимых пунктов указывают следующие свойства препарата: дозировка активного вещества, предпочтительные фармацевтические формы, состав вспомогательных веществ, свойства чистоты субстанции и т.п. в отношении уже известных препаратов»51.

Для определения соотношения понятий «зависимое изобретение» и «вторичное изобретение» можно обратить внимание, во-первых, на временные параметры приобретения и действия их правовой охраны и, во-вторых, на круг возможных патентообладателей и объектов, и рассмотреть следующие ситуации.

1. Ситуация, в которой патент на вторичное изобретение приобретается на имя патентообладателя изобретения по основному патенту.

Данная ситуация связывается, как правило, со стратегией патентного «озеленения»52, направленной на продление патентной монополии за счет того, что заявка на вторичный патент подается позднее заявки на основное изобретение, часто – ближе к концу срока действия патента на основное изобретение. Таким образом, поскольку режим зависимого изобретения действует только в период действия правовой охраны основного изобретения, в этот период вторичное изобретение одновременно является и зависимым, однако данное обстоятельство, как уже отмечено выше, не имеет значения при совпадении патентообладателей по основному и зависимому патентам в одном лице. После истечения срока действия основного патента, первоначальная разработка с учетом усовершенствования или модификации охраняется самостоятельным вторичным патентом в течение всего срока его действия без каких-либо особенностей правового режима, что и обеспечивает патентообладателю продление патентной монополии.

Проблема патентного «озеленения» в фармацевтике получила широкое обсуждение в отечественном правовом поле, в том числе в официальных документах, поскольку затрудняет выход дженериковых лекарственных средств на рынок. Так, в Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 г.53 борьба с «озеленением» патентов отмечена в числе направлений совершенствования нормативного правового регулирования обращения лекарственных средств. До принятия названной Стратегии проблема патентного «озеленения» обозначалась в Плане мероприятий (дорожной карте) «Развитие конкуренции в здравоохранении», утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.01.2018 № 9-р54 в связи с необходимостью уточнения условий патентоспособности изобретения в отношении патентования любого нового свойства или нового применения известного действующего вещества лекарственного препарата, решения вопросов патентования модификаций существующих лекарственных препаратов, в том числе новых показаний к применению, терапевтических методов, комбинаций действующих веществ, лекарственных форм, способов производства.

Следовательно, проблему патентного «озеленения» предлагалось решать через ограничение возможности патентования вторичных изобретений, что и было частично реализовано на уровне подзаконных актов:

1) в 2018 г.55 в действовавшие на тот момент Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утв. Приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316 (далее – Правила и Требования № 316)56, были внесены изменения, согласно которым при характеристике фармацевтической композиции в формуле изобретения и в разделе описания изобретения «Раскрытие сущности изобретения» не допускается использование признаков, относящихся к способу лечения или профилактики заболевания (например, указание доз, условий или режимов применения композиции или лекарственных средств, полученных на ее основе), и названные признаки не учитываются при определении новизны и изобретательского уровня изобретения (п. 70, 76 Правил, п. 39, 53 Требований);

2) в 2021 г.57 п. 77 Правил № 316 был дополнен абзацем, согласно которому не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности на создании химического соединения, являющегося формой известного химического соединения (в частности, изомером, стереоизомером, энантиомером, аморфной или кристаллической формой) или его производным (в частности, солью, сольватом, гидратом, комплексным соединением или эфиром), если такое соединение не проявляет новых по сравнению с известным соединением свойств в качественном или количественном отношении, не следующих для специалиста явным образом из уровня техники, а в п. 47 Требований № 316 была закреплена обязанность заявителя приводить в описании такого изобретения сведения о его новых по сравнению с известным соединением свойствах в качественном или количественном отношении, не следующих для специалиста явным образом из уровня техники, а также сведения, достоверно подтверждающие проявление таких новых свойств, в том числе данные, подтверждающие пригодность определенной формы или производного известного химического соединения для профилактики, диагностики и (или) лечения указанного заболевания или состояния людей либо животных.

Аналогичные положения закреплены и в актуальных Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, Требованиях к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утв. Приказом Министерства экономического развития РФ от 21 февраля 2023 г. № 107 «О государственной регистрации изобретений» (далее – Правила № 107)58.

Закрепление особенностей патентования вторичных изобретений, в том числе в части определения соответствия условию изобретательского уровня, представляется правильным подходом к политике противодействия стратегии патентного «озеленения», но не единственно возможным и не исключающим все риски и негативные последствия вторичного патентования.

Прежде всего следует принимать во внимание сложность методологии проверки исследуемых изобретений на соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень». В качестве иллюстрации могут служить принятые в

2024 г.59 судебные акты Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП), в которых рассмотрен вопрос патентоспособности новых форм известных химических соединений.

В постановлениях президиума СИП от 19 января 2024 г. по делу № СИП-877/202260 и от 22 января 2024 г. по делу № СИП-96/202261 суд отметил специфику полиморфизма веществ, которая исключает возможность применения стандартной методологии62 оценки изобретательского уровня для новых кристаллических форм известного вещества по сравнению с самим известным веществом, поскольку применение такой методологии всегда будет означать соответствие новой формы условию патентоспособности «изобретательский уровень» в силу того, что в уровне техники невозможно отыскать кристалл, характеризующийся тем же расположением пиков на порошковой рентгеновской дифрактограмме. Обратный подход – учет в качестве известного признака того обстоятельства, что различные вещества могут обладать свойством полиморфизма, и известности методик получения новых кристаллических форм – ведет к иной крайности: принципиальной невозможности получения патентов на новые кристаллические формы известных веществ.

Президиум СИП указал на то, что процесс поиска конкретной кристаллической формы может быть как направленным на решение конкретной технической задачи, так и не связанным с таковой, а, например, вызванным лишь желанием получить зависимый патент от патента на само вещество. Кроме того, суд отметил и тот факт, что перебор различных полиморфных кристаллических форм вещества может быть рутинной задачей для специалиста в области фармацевтики.

Исходя из этого, президиум СИП заключил, что проверка новой кристаллической формы на соответствие условию охраноспособности «изобретательский уровень» включает в себя анализ, в числе прочего:

— известности (или очевидности для специалиста) полиморфизма конкретного вещества (а не полиморфизма в целом как явления);

— известности (или очевидности для специалиста), в том числе стандартности, методов получения конкретной кристаллической формы конкретного вещества;

— неожиданности для специалиста конкретного изменения физико-химических свойств, эффекта (неожиданности технического результата) в сравнении с известными формами конкретного вещества.

Аналогичный подход изложен и в постановлении президиума СИП от 17 декабря 2024 г. по делу № СИП-1013/202363.

Можно заметить, что спорные изобретения в делах № СИП-96/2022 и № СИП-877/2022 вполне могут быть отнесены к рассматриваемым сквозь призму стратегии «патентного озеленения» вторичным изобретениям:

1) в деле СИП-96/2022 спорная заявка № 2018142490 (PCT/CN2017/083631) была подана 9 мая 2017 г. компанией ANACOR PHARMACEUTICALS, INC., при этом патент, в котором раскрыта твердая форма кризаборола и являющийся ближайшим аналогом заявленного изобретения – CN 101420854 (дата подачи заявки – 16 февраля 2007 г.), принадлежит той же компании;

2) в деле СИП-877/2022 спорная заявка № 2020113141 (PCT/IB2018/057735) была подана 4 октября 2018 г. компанией PFIZER INC., при этом патент, из которого известны кристаллические формы гидрата свободного основания лорлатиниба и являющийся ближайшим аналогом заявленного изобретения – WO 2014207606 A1 (дата подачи заявки – 17 июня 2014 г.), принадлежит той же компании.

Также можно отметить, что в деле № СИП-96/2022 в качестве новых свойств новой формы химического соединения «кризаборол», используемого для лечения дерматита и псориаза, рассматривались хорошая стабильность, низкое влагопоглощение, равномерное распределение частиц по размерам и растворимость, соответствующая медицинским требованиям; в деле СИП-877/2022 в качестве новых свойств новой кристаллической формы «Форма 24» гидрата свободного основания лорлатиниба, используемого для лечения рака, названы улучшенная физическая стабильность в композициях на водной основе и улучшенные свойства гигроскопичности и термической стабильности. В то же время из позиций сторон и исследованных судом источников в рамках названных дел усматривается, что в целом процесс поиска новых форм соединений ориентирован именно на улучшение таких свойств, как стабильность, гигроскопичность, растворимость, биодоступность.

Таким образом, даже с учетом уже сформированного и обоснованного подхода к определению изобретательского уровня обозначенных изобретений, квалификация поиска новой формы вещества в качестве творческой изобретательской деятельности и неожиданность полученного результата остаются спорными. То же самое можно сказать и о деятельности по созданию вторичных изобретений других видов, таких, как новые дозировки или способы доставки активных ингредиентов лекарственных средств.

Можно дополнить изложенное также тем, что даже в случае, если процесс создания вторичного изобретения, в частности, новой формы известного вещества носит творческий изобретательский характер, представляется, что такая деятельность несопоставима по временным, организационным, материальным издержкам и умственным усилиям процессу получения нового вещества. При этом на вторичное изобретение выдается самостоятельный патент с полноценным сроком действия, зависимость которого от основного в случае совпадения патентообладателей в одном лице существенной роли не играет.

С учетом приведенных в настоящем исследовании данных о правовых режимах дополнительных (зависимых) изобретений в истории отечественного права и о дополнительных патентах (patents of addition) в зарубежной практике можно de lege ferenda рассмотреть либо дальнейшее развитие правового режима зависимого изобретения, либо разработку отдельного правового режима дополнительного (вторичного) изобретения (при условии переименования дополнительного патента по п. 2 ст. 1363 ГК РФ с целью исключения смешения), основываясь на следующих чертах описанных выше правовых режимов:

1) возможность регистрации дополнительного (вторичного) изобретения предоставляется патентообладателю основного изобретения;

2) к дополнительному (вторичному) изобретению предъявляются сниженные требования в отношении изобретательского уровня;

3) срок действия патента на дополнительное (вторичное) изобретение определяется сроком действия основного патента и не облагается пошлиной за поддержание в силе;

4) возможность параллельной подачи заявок и последующего выбора между патентом на основное или дополнительное (вторичное) изобретение и преобразования одного в другой в том числе в случае признания второго патента недействительным.

При таком подходе при наличии сомнений в возможности получить самостоятельный патент на вторичное изобретение у патентообладателя основного изобретения будет альтернативная возможность обеспечить его правовую охрану в режиме дополнительного (вторичного) изобретения, однако без эффекта «озеленения».

2. Ситуация, в которой патент на вторичное изобретение приобретается на имя лица, отличного от патентообладателя по основному патенту.

Данная ситуация является не только возможной, но и довольно распространенной. По данным некоторых исследований большинство вторичных патентов в фармацевтической сфере принадлежит именно дженериковым компаниям, а не компаниям-оригинаторам, являющимся разработчиками активных ингредиентов лекарственных средств64. Такая патентная активность является весьма своеобразной формой патентного «озеленения», когда не компания-оригинатор стремится продлить срок своего монопольного положения на рынке за счет приобретения вторичных патентов, а дженериковая или иная компания стремится за счет таких патентов эту монополию обойти или «перехватить» после истечения срока действия основного патента. Первое вполне возможно осуществить с учетом того, в период действия основного патента вторичный патент является зависимым, и в целях использования охраняемого таким патентом зависимого изобретения существует возможность получения принудительной лицензии.

Опасения по поводу внедрения недобросовестной практики приобретения вторичных патентов с целью дальнейшего получения принудительных лицензий высказывались В.Ю. Джермакяном65. Представляется, что данные опасения не лишены обоснованности и возникновение подобных ситуаций вероятно, однако анализ практики применения положений п. 2 ст. 1362 ГК РФ по состоянию на текущий момент не дает оснований для вывода об их массовом характере.

Так, в деле № А40-166505/2017 рассматривались требования ООО «Натива» о признании изобретения по патенту РФ № 2567535 зависимым от принадлежащего компаниям Sugen LLC и PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC евразийского патента № 005996. При рассмотрении дела было установлено, что спорным евразийским патентом охраняется вещество «сунитиниб», в том числе в форме сунитиниба малата, а патентом ООО «Натива» – его кристаллическая модификация, характеризующаяся определенным набором межплоскостных расстояний и соответствующих им интенсивностей.

В качестве обстоятельств, свидетельствующих о том, что изобретение по патенту ООО «Натива» является важным техническим достижением, суды приняли сведения о скорости появления действующего вещества в крови кроликов и то, что сунитиниб может демонстрировать полиморфизм66.

Последнее в свете приведенной выше методологии экспертизы вторичных изобретений, представляющих собой новые формы веществ, само по себе не свидетельствует не только о важности технического достижения, но и о соответствии такого изобретения условию изобретательского уровня. Более того, решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 25 июня 2021 г., оставленным в силе решением СИП от 9 декабря 2021 г. по делу № СИП-923/202167, патент РФ № 2567535 признан полностью недействительным по причине несоответствия изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость», а также несоблюдения требования раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники. Впоследствии решение суда первой инстанции по делу № А40-166505/2017, которым были удовлетворены требования о выдаче принудительной лицензии, было пересмотрено по новым обстоятельствам и в удовлетворении данных требований было отказано68.

Ситуация, в которой одно и то же изобретение в рамках одного дела было признано важным техническим достижением, а в рамках другого – непатентоспособным, приводит к мысли об актуальности проблемы разработки методологии и критериев, позволяющих отнести зависимое изобретение к важным техническим достижениям. По мнению автора данной статьи, положения п. 2 ст. 1362 ГК РФ могут быть истолкованы таким образом, что важность технического достижения должна устанавливаться не сама по себе, а по отношению к основному изобретению. Например, если основное изобретение представляет собой химическое соединение, которое может применяться в качестве лекарственного средства для лечения онкозаболеваний, а зависимое – новую форму такого химического соединения, применяемую в тех же целях, то в такой ситуации сама по себе возможность обозначенного применения не свидетельствует о важности технического достижения – зависимого изобретения. Наличие у новой формы новых свойств, относимых к характеристикам стабильности, гигроскопичности, растворимости и др., как указано выше, могут, но не обязательно свидетельствуют о ее патентоспособности. Поэтому вряд ли можно говорить о важности такого технического достижения по отношению к самому химическому соединению, если новая форма существенно не превосходит по своим характеристикам основное изобретение. По мнению А.С. Ворожевич, к таким характеристикам могут быть отнесены терапевтическая эффективность и безопасность69. Данные критерии безусловно имеют существенное значение для изобретений в области фармацевтики, однако более универсальным представляется критерий технического результата, и именно он может быть положен в основу методологии определения важности технического достижения.

В этом смысле может быть проведено разграничение между «классическим» вторичным изобретением, представляющим собой несущественное усовершенствование или модификацию другого изобретения, и зависимым изобретением по п. 2 ст. 1362 ГК РФ, которое хоть и основано на ином изобретении, но существенно его превосходит по достигаемому техническому результату.

Возвращаясь к вопросу о добросовестности цели патентования зависимых изобретений третьими лицами, отметим, что в приведенном примере цель истребования принудительной лицензии на стадии патентования спорного зависимого изобретения едва ли может быть усмотрена в связи со следующим. Требования о выдаче принудительной лицензии были заявлены ООО «Натива» как встречные по отношению к требованиям компаний Sugen LLC и PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC по иску, поданному в суд 04 сентября 2017 г. При этом ООО «Натива», не являясь первоначальным патентообладателем спорного зависимого изобретения по патенту РФ № 2567535, приобрело исключительное право на него по договору об отчуждении исключительного права, заключенному 9 февраля 2018 г. и предъявило встречное исковое заявление 27 февраля 2018 г. Цель приобретения исключительного права в данных обстоятельствах более чем очевидна. Вместе с тем первоначальный патентообладатель, получив патент РФ № 2567535 в 2015 г., требований о выдаче принудительной лицензии не предъявлял, поэтому нет оснований рассуждать о добросовестности цели такого патентования.

В то же время в текущей судебной практике лицами, участвующими в деле, высказываются доводы о недобросовестности цели патентования зависимого изобретения. Так, в рамках дела № СИП-1284/2024 об оспаривании евразийского патента на группу изобретений ЕА № 040996 компания AstraZeneca AB заявляла такие доводы, ссылаясь на параллельное судебное разбирательство о предоставлении принудительной лицензии на евразийский патент, которым охраняется действующее вещество осимертиниб, и на выводы Роспатента об отсутствии каких-либо улучшенных свойств у кристаллической формы осимертиниба мезилата по спорному патенту ЕА № 040996. Поскольку на момент подготовки настоящей статьи (август 2025 г.) разбирательство по требованиям о предоставлении принудительной лицензии не завершено, а срок обжалования судебного акта по делу № СИП-1284/2024 не истек, говорить о каких-либо выводах преждевременно, однако сама проблематика учета обстоятельств, связанных с добросовестностью патентования зависимого изобретения, на стадии патентования, оспаривания патента и рассмотрения требований о выдаче принудительной лицензии представляется актуальной и заслуживающей отдельного исследования.

Подводя итог рассуждениям о соотношении понятий зависимого и вторичного изобретения, можно сделать вывод о том, что они являются близкими по содержанию и пересекающимися, но не тождественными.

Так, вторичное изобретение представляет собой усовершенствование или модификацию другого изобретения, отвечает признакам зависимого изобретения, но является таковым лишь в период действия патента на основное изобретение, после чего охраняется полноценным самостоятельным патентом без каких-либо изъятий и особенностей.

Вместе с тем не каждое зависимое изобретение может быть отнесено к категории вторичных. Например, в приведенном В.И. Елисеевым примере «зависимым будет признано также изобретение-устройство, конструктивные элементы которого выполнены из охраняемого патентом материала»70. Наряду с этим и зависимое изобретение, полностью отвечающее условиям, определенным в п. 2 ст. 1362 ГК РФ, и существенно превосходящее основное изобретение, вряд ли может быть отнесено к категории вторичных.

Вторичные и дополнительные патенты в современном российском праве и практике его применения: точки пересечения и некоторые проблемные вопросы

В предыдущем разделе рассмотрены понятия зависимого и вторичного изобретения и их соотношение. Также в данной работе приведены данные, свидетельствующие о том, что в истории отечественного права существовала практика выдачи дополнительных патентов на изобретения, соотносимые с категорией вторичных изобретений (усовершенствования и модификации существующих изобретений), и сходная практика – выдачи дополнительных патентов (patents of addition) на вторичные изобретения – существует в некоторых зарубежных правопорядках современности.

Однако в современном российском правопорядке дополнительный патент имеет совершенно иное правовое значение, для него предусмотрены иные основания и порядок выдачи, сущность и правовой режим охраняемого им объекта.

Дополнительный патент выдается на основании п. 2 ст. 1363 ГК РФ в результате реализации предусмотренного данной нормой правового механизма продления срока действия исключительного права на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, и удостоверяющего такое право патента.

Причина введения данного механизма в отечественное право и сходных механизмов в зарубежные правопорядки обозначена выше – это необходимость компенсировать патентообладателю временные потери, связанные с прохождением необходимых для вывода продукта на рынок разрешительных процедур и сокращающие экономически эффективный срок действия патента.

Следовательно, введение такого механизма имеет первоочередной целью стимулирование деятельности по обеспечению коммерциализации запатентованных объектов, а не изобретательской деятельности, в том числе по созданию вторичных изобретений. Между тем такая изобретательская деятельность может и зачастую осуществляется как на стадии патентования основного изобретения, так и на стадии прохождения разрешительных процедур для вывода его на рынок, в связи с чем может возникать путаница в отношении объекта, в отношении которого возможна выдача дополнительного патента в конкретной ситуации.

В этом смысле необходимо обратиться к предусмотренным действующим законодательством (ГК РФ, Порядок № 809, Регламент № 180) условиям выдачи дополнительного патента. Важнейшим условием является следующее: изобретение должно относиться к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, на применение которого получено первое разрешение. При этом на основании абз. 5 п. 2 ст. 1363 ГК РФ дополнительный патент выдается с формулой, содержащей совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующую продукт, на применение которого получено разрешение.

Таким образом, формула дополнительного патента должна не только характеризовать продукт, на применение которого получено разрешение, но и охватываться формулой изобретения по основному патенту, и названный продукт также должен подпадать под объем правовой охраны изобретения по основному патенту.

Указанное исключает возможность включения в формулу дополнительного патента признаков, отсутствующих в формуле изобретения по основному патенту и обеспечения тем самым правовой охраны вторичного изобретения только за счет дополнительного патента.

Поскольку в лекарственном средстве действующее вещество зачастую используется в виде конкретной формы (изомеры, стереоизомеры, энантиомеры, аморфные и кристаллические формы) или производного (соли, сольваты, гидраты, комплексные соединения), в то время как объем охраны по основному патенту распространяется на само вещество, широкое обсуждение в доктрине и правоприменительной практике получила «проблема соли». В рамках данной проблематики обсуждаются вопросы о возможности выдать дополнительный патент на основании разрешения на применение вещества в виде конкретной формы или производного и об ограничении формулы такого дополнительного патента конкретной формой или производным.

В деле СИП-740/201871 президиум СИП указал, что для того, чтобы определить, подпадает ли конкретное лекарственное средство под формулу изобретения, охарактеризованную в общем виде, должно быть в совокупности установлено следующее:

— конкретное вещество (каждый компонент комбинации), на применение которого было получено разрешение, фактически подпадает под общую формулу, охарактеризованную в патенте;

— это конкретное вещество (или каждый компонент комбинации) было прямо раскрыто в описании к патенту как подпадающее под общую формулу, охарактеризованную в патенте, либо специалист в соответствующей области, исходя из описания к патенту и уровня техники на дату приоритета патента, мог определить, что это конкретное вещество (или каждый компонент комбинации) подпадает под общую формулу, охарактеризованную в патенте (выделено мной – А.Б.).

Последнее утверждение в соотношении с приведенными выше рассуждениями о методологии проверки вторичных изобретений на предмет соответствия условию изобретательского уровня приводит к выводу о том, что дополнительный патент не может быть выдан в отношении такой формы или производного запатентованного химического соединения, которая отвечает признакам патентоспособного вторичного изобретения и не пользуется правовой охраной как таковая. О.А. Городов, комментируя выводы СИП по делу СИП-740/2018, отмечает, что дополнительный патент может быть выдан «не только в отношении активного ингредиента, который был разрешен к применению, но также и в отношении его производных, которые предполагаются эквивалентными»72.

Таким образом, объект охраны по дополнительному патенту не может обладать свойствами новизны и изобретательского уровня по отношению к изобретению, охраняемому основным патентом, и, соответственно, являться вторичным изобретением по отношению к нему. Следовательно, патентная охрана вторичного изобретения только дополнительным патентом невозможна.

Из этого вывода возникает следующий вопрос: может ли быть продлен срок действия патента на вторичное изобретение, охраняемое самостоятельным патентом, иными словами – можно ли выдать дополнительный патент ко вторичному патенту? Возникает вопрос и о множественности продлений: патентообладатель может сначала получить первый патент, охраняющий вещество, являющееся активным ингредиентом лекарственного средства, испросить продление срока действия такого патента на основании первого разрешения на применение соответствующего продукта, а затем получить вторичный патент, которым будет охраняться новая форма вещества по первичному патенту, и испрашивать продление срока действия вторичного патента на основании разрешения на применение продукта в такой новой форме.

В европейской практике вопрос о возможности выдачи свидетельства дополнительной охраны к основному патенту, которым охраняется новая форма вещества – активного ингредиента, в отношении которого уже было выдано свидетельство дополнительной охраны, разрешен отрицательно, поскольку в соответствии с европейским подходом «продукт» означает активный ингредиент или комбинацию активных ингредиентов лекарственного средства, соответственно, в качестве первого разрешения на применение продукта может рассматриваться только разрешение на применение активного ингредиента, но не его формы.

Соответствующая правовая позиция сформулирована Европейским судом в решении от 21 марта 2019 г. по делу № С-443/201773, которое отмечено в российской доктрине74, в том числе как способное оказать влияние и на российскую судебную практику75.

В решении от 9 июля 2020 г. по делу № С-673/1876 Европейский суд пришел к выводу о том, что разрешение на размещение на рынке не может рассматриваться как первое и в том случае, если оно распространяется на новое терапевтическое применение активного ингредиента или комбинации активных ингредиентов и этот активный ингредиент или комбинация уже были предметом разрешения на размещение на рынке для другого терапевтического применения77.

В действующем российском законодательстве и правоприменительной практике отсутствуют соответствующее определение и толкование понятия первого разрешения на применение продукта, скорее можно говорить о полностью противоположном подходе78. В таких обстоятельствах, при соблюдении всех предусмотренных законодательством условий срок действия вторичного патента может быть продлен, и к такому патенту может быть выдан дополнительный патент.

Более того, с учетом отсутствия ограничений в отношении продления срока действия нескольких патентов на основании одного разрешения на применение, не исключена и ситуация выдачи двух дополнительных патентов к патентам на основное и вторичное изобретение на основании одного и того же разрешения, в том числе в той ситуации, когда вторичный патент выдан с нарушением требований законодательства, однако, не признан в установленном порядке недействительным.

Автор данной работы, отстаивающий позицию о необходимости ограничения множественности дополнительных патентов, обозначенные подходы отечественного законодателя и правоприменителя не поддерживает и полагает, что в обозначенном в документах стратегического характера дальнейшем совершенствовании правового регулирования отношений в сфере правовой охраны фармацевтических изобретений эта проблематика должна быть учтена, а нормативно-правовое регулирование и правоприменительная практика соответствующим образом скорректированы.