Злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак

Введение

С каждым годом число действующих товарных знаков увеличивается. В 2024 г. в Российской Федерации было заявлено на регистрацию 137 тысяч товарных знаков, что на 12%больше по сравнению с показателями 2023 г1. С развитием рынка, а также увеличением числа регистрируемых товарных знаков повышается и число спорных ситуаций, отдельной категорией которых являются ситуации злоупотребления правом при приобретении исключительных прав на товарные знаки.

В настоящей статье анализируются теоретические основы и правоприменительная практика по квалификации действий, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, злоупотреблением правом, а также предлагаются варианты совершенствования механизма противодействия данной категории злоупотреблений в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей.

1. Допустимость квалификации действий по приобретению исключительного права на товарный знак в качестве злоупотребления правом

Согласно пункту 1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ2 (далее – ГК РФ), не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с классическим определением, сформулированным В.П. Грибановым, «злоупотребление правом есть особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения»3.

По действующему российскому законодательству (подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ)4 предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено, если действия, связанные с приобретением исключительного права на товарный знак, признаны в установленном порядке недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом. Как видно, данная норма предусматривает два основания оспаривания товарного знака (злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция). Хотя эти основания часто смешиваются5, настоящая статья посвящена именно случаям злоупотребления правом, а обращение к институту недобросовестной конкуренции происходит по мере необходимости.

Исключительное право возникает после государственной регистрации товарного знака (п. 1 ст. 1232, п. 1 ст. 1484 ГК РФ). Соответственно, в период ведения делопроизводства по регистрации товарного знака и тем более до подачи заявки на регистрацию исключительное право отсутствует. Такой подход, как известно, соответствует принципу first to file, согласно которому государственная регистрация товарного знака, а не его использование, выступает юридическим фактом, обуславливающим его правовую охрану6. Этот принцип обладает рядом преимуществ, однако он же в определенной степени обуславливает саму возможность злоупотребления при приобретении исключительного права на товарный знак7. В этом контексте следует положительно рассматривать позицию части российских исследователей о том, что необходимым условием для получения товарным знаком правовой охраны является его использование8.

Как следует из представленного выше определения, злоупотребление правом возможно только при наличии определенного права. Отсюда возникает вопрос: насколько корректно говорить о злоупотреблении правом при подаче заявки, учитывая отсутствие исключительного права до момента регистрации? А.С. Ворожевич и Н.В. Козлова указывают: «Между тем нельзя игнорировать тот факт, что на момент регистрации товарного знака исключительного права еще нет… В таком случае оправданным необходимо признать подход западных правопорядков, выделяющих в качестве самостоятельного основания для оспаривания регистрации ее недобросовестность»9. Такой подход видится обоснованным, при этом автор настоящей работы считает нужным отметить следующее.

Для российского гражданского права имеет правовое значение период формирования юридического состава, обуславливающего возникновение субъективного исключительного права на товарный знак. Так, ст. 1492–1507 ГК РФ посвящены государственной регистрации товарного знака, в период которой и формируется исключительное право. В пункте 3 ст. 1497 ГК РФ упоминается право на регистрацию товарного знака, которое, как следует из содержания статьи, можно передать другому лицу. Думается, что оно является самостоятельным гражданским правом. Сама по себе возможность подать заявку на регистрацию определенного обозначения в качестве товарного знака проистекает из правоспособности того или иного лица. Вместе с тем после подачи заявления на регистрацию товарного знака возникает отдельное право, именуемое в российском законодательстве правом на регистрацию товарного знака. Данное право обладает имущественной ценностью и является оборотоспособным, что подтверждает, в частности, приведенная далее судебная практика. Первоначальным обладателем этого права выступает лицо, подавшее заявку на регистрацию, однако в дальнейшем это право может перейти к другому лицу.

Квалификация права на регистрацию товарного знака в качестве самостоятельного имущественного права обуславливает, в частности, применение к нему правил ГК РФ о сделках. Имущественный характер такого права, как представляется, определяется следующими факторами. Во-первых, приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на регистрацию товарного знака (п. 1 ст. 1494 ГК РФ). В условиях действия принципа старшинства более ранний приоритет регистрируемого обозначения создает для заявителя преимущество в отношении сходных до степени смешения или тождественных средств индивидуализации10. Также из подп. 1 п. 6 ст. 1483 ГК РФ следует, что регистрации товарных знаков могут препятствовать, в том числе, только поданные на регистрацию (т.е. еще не зарегистрированные) обозначения. Обладатели прав на регистрацию таких обозначений могут совершить сделку по предоставлению письма-согласия на возмездных началах. То есть данное право способно в определенной степени удовлетворять имущественный интерес его обладателя. Во-вторых, как будет показано далее, данное право способно к участию в гражданском обороте, что также традиционно рассматривается как признак имущественных прав11.

В контексте рассматриваемого вопроса интерес представляет практика Суда по интеллектуальным правам. В деле № А12-4262/2014 рассматривался иск о признании передачи прав на регистрацию товарных знаков недействительными сделками и применении последствий недействительности сделок. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска и определили действия по смене заявителя как административно-правовые, а также отметили, что заявка на регистрацию товарного знака не является самостоятельным объектом гражданских прав, в связи с чем не может быть предметом гражданско-правовой сделки. Суд по интеллектуальным правам оставил решение по делу без изменений, однако отметил следующее:

1) между истцом и ответчиком фактически была заключена сделка, в результате которой права по заявке на государственную регистрацию товарного знака перешли от ответчика к истцу. Данный вид сделки не предусмотрен законом, однако и не противоречит ему;

2) предметом спорной сделки являлась не сама заявка на регистрацию товарного знака, а имущественное право на регистрацию конкретного товарного знака с соответствующей датой приоритета, возникшее в связи с подачей такой заявки и принадлежащее ее заявителю. При этом такое имущественное право относится к объектам гражданских прав и может свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому12.

Правила о сделках были применены к передаче прав на регистрацию товарных знаков и в других делах, например, в деле № А05-4469/201613. Соответственно, в судебной практике представлена позиция, совпадающая с точкой зрения автора о том, что право на регистрацию товарного знака – это самостоятельное имущественное право.

Право на регистрацию товарного знака обладает общими чертами с правом на получение патента (ст. 1357 ГК РФ). Отметим, что единства во мнении о юридической природе права на получение патента среди исследователей не наблюдается, однако многие рассматривают его в качестве самостоятельного гражданского права14.

Таким образом, право на регистрацию товарного знака является самостоятельным гражданским правом. Действия по приобретению исключительного права на товарный знак, связанные с подачей заявки и продолжением делопроизводства, охватываются данным правом, следовательно, применение к таким действиям доктрины злоупотребления правом оправданно.

2. Распространенные ситуации злоупотребления при приобретении исключительного права на товарный знак.

В силу динамичности и сложности гражданского оборота перечень случаев злоупотребления правом, в том числе при приобретении исключительного права на товарный знак, является открытым и в будущем может пополниться новыми вариантами злоупотреблений. Тем не менее обращение к литературе, посвященной рассматриваемому явлению15, регистрационной и правоприменительной практике показывает, что случаи злоупотреблений такого рода встречаются достаточно часто и среди них можно выделить по крайней мере несколько наиболее распространенных.

1. Приобретение исключительного права на тождественное или сходное до степени смешения с известным товарным знаком обозначение в отношении неоднородных товаров и/или услуг с целью паразитирования на репутации популярного обозначения.

Характерный признак этого состава злоупотребления правом – наличие широко известного «старшего» товарного знака, зарегистрированного в отношении неоднородных товаров и (или) услуг. Широко известный товарный знак в данном случае не означает общеизвестный товарный знак по смыслу ст. 1508 ГК РФ. В отношении общеизвестных товарных знаков этот состав злоупотребления правом представляется неактуальным в связи с тем, что правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (п. 3 ст. 1508 ГК РФ). Соответственно, попытки регистрации сходных до степени смешения или же тождественных с общеизвестным товарным знаком обозначений могут пресекаться на основании подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ (введение в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара), что и происходит на практике16. Ссылка на злоупотребление правом в данном случае избыточна.

Суд по интеллектуальным правам назвал недобросовестность в форме паразитирования на чужой репутации самостоятельным составом злоупотребления правом17. В практике данного суда закреплена позиция о том, что «для установления в действиях правообладателя недобросовестности в форме “паразитирования на чужой репутации” необходимо установить широкую известность товарного знака, обуславливающую сложившуюся его деловую репутацию, а также умысел заявителя на получение необоснованного преимущества именно за счет использования сложившейся деловой репутации известного бренда»18. Случаи паразитирования на чужой репутации отмечаются и в литературе: «В свое время был зарегистрирован товарный знак и выпущено пиво Windows 99»19. Как видно, рассматриваемый вариант недобросовестного поведения возможен только в отношении известных обозначений, использование которых даже в отношении неоднородных товаров способно создать преимущества недобросовестному лицу. Подобного рода недобросовестность может проявляться в том числе при попытке регистрации не всего товарного знака, а только его сильного элемента, обладающего широкой известностью20.

На практике доказать такую разновидность недобросовестности достаточно сложно21. Часто с позицией судов об отсутствии паразитирования такого рода можно согласиться, однако важно помнить, что в тех случаях, когда паразитирование на чужой репутации все же происходит, оно способно приводить в том числе к ослаблению, «размытию» товарного знака. Доктрина «размытия» товарного знака восходит к трудам Фрэнка Шехтера. Данная доктрина предполагает снабжение правообладателя товарного знака при определенных условиях инструментами защиты его уникальности, одним из принципов сохранения которой является недопущение использования товарного знака, в том числе в отношении неоднородных товаров22. При этом такой вариант недобросовестного поведения как минимум не всегда может быть предотвращен с помощью института недобросовестной конкуренции, поскольку, с одной стороны, «”ослабление” товарного знака не требует демонстрации факта вероятного введения в заблуждение или конкуренции между сторонами»23, а с другой стороны, наличие конкурентных отношений является необходимым элементом состава недобросовестной конкуренции24.

2. Регистрация обозначения, введенного или планируемого к вводу в гражданский оборот, но ранее не зарегистрированного в качестве товарного знака.

Эта ситуация может возникать, например, при корпоративном конфликте, когда один из партнеров, прекращая участие в совместном бизнесе, регистрирует в качестве товарного знака обозначение, которое до этого использовалось в рамках совместного бизнеса. То же самое может произойти при конфликте с бывшим супругом или сотрудником. Н.Л. Рассомагина так описывает подобную ситуацию: «Когда какое-либо обозначение длительный период использовалось разными лицами для индивидуализации товаров и приобрело известность среди потребителей за счет активного использования, а впоследствии было зарегистрировано в качестве товарного знака на одно из них, либо даже на лицо, не имевшее отношения к использованию этого обозначения, которое начало осуществлять действия по вытеснению иных лиц, использующих такое обозначение, с рынка определенного товара, или действия по недопущению таких лиц на этот рынок»25.

На практике такая разновидность злоупотребления правом происходила и в случае регистрации товарного знака, широко используемого за рубежом. Как правило, в таком случае обозначение на территории РФ регистрируется в момент, когда зарубежный товар либо еще не введен в гражданский оборот в РФ официально, но известен за рубежом, либо начал импортироваться относительно недавно, и можно ожидать его распространение в РФ в ближайшее время. Так, в 1990 и 2000-е годы активно регистрировать в качестве товарных знаков обозначения компаний, которые на момент регистрации товарных знаков еще не успели официально «выйти» на российский рынок, но при этом были уже широко известны за рубежом26. Третьи лица, ожидая, что иностранные производители все же захотят ввести товары в гражданский оборот в РФ, регистрировали обозначения без намерения производить товары или оказывать услуги под соответствующими товарными знаками, но с намерением в дальнейшем извлечь выгоду из таких регистраций, например, путем возмездного отчуждения этих товарных знаков производителям товаров.

Широкая известность российским потребителям наименования, используемого другими лицами, имеет значение, однако не играет ключевую роль в рамках данного состава злоупотребления правом: «Недобросовестность при получении правовой охраны может иметь место не только тогда, когда ранее использовавшееся другим лицом (лицами) обозначение является известным, но и когда оно таковым не является. В этом случае умысел правообладателя при получении правовой охраны товарного знака может заключаться в стремлении перехватить процесс формирования репутации тождественного (сходного) обозначения, начатый ранее другим лицом или лицами»27.

3. Аккумулирование товарных знаков в целях предъявления исков о нарушении исключительных прав или возмездного отчуждения исключительных прав на товарные знаки.

Эта широко распространенная в российском гражданском обороте практика получила название «троллинг» по аналогии с «патентным троллингом»28. Смысл этого явления в том, что лицо регистрирует товарные знаки без цели их дальнейшего использования, рассчитывая получить прибыль от отчуждения прав на такие обозначения иным лицам или от подачи иска о нарушении прав29. Довольно часто лица, аккумулирующие товарные знаки, выбирают для регистрации общераспространенные слова, что повышает число потенциально заинтересованных в таких обозначениях лиц, а также повышает вероятность обнаружения предпринимателя, который уже использует в своей деятельности такое обозначение (например, «сказка», «принцесса», «облако» и пр.).

Само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе осуществляющего действия по «аккумулированию» товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом или недобросовестной конкуренции, на что множество раз указывал Суд по интеллектуальным правам30. Для признания таких действий злоупотреблением правом необходимо также установить, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя31. Такая позиция поддерживается и современными исследователями: «Практика аккумулирования товарных знаков без их использования противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя»32. При данном варианте злоупотребления правом особенно важно обращать внимание на последующее поведение правообладателя, которое может подтверждать либо опровергать добросовестность заявителя на момент подачи заявки33.

4. Регистрация товарного знака, содержащего обозначение, сходное с товарным знаком, ранее принадлежавшим тому же лицу, правовая охрана которого была досрочно прекращена в связи с неиспользованием (ст. 1486 ГК РФ)34.

Часто к досрочному прекращению правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием обращаются лица, желающие использовать такое же или сходное обозначение в своей предпринимательской деятельности. Правообладатель неиспользуемого товарного знака может опередить заинтересованное лицо, подав заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения раньше него, тем самым заблокировав заинтересованному лицу возможность зарегистрировать свое обозначение в качестве товарного знака.

Такие действия представляют собой злоупотребление правом, поскольку направлены на преодоление вступившего в силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а также на создание препятствий в использовании обозначения заинтересованным лицом.

5. Подача заявки на регистрацию тождественного или сходного до степени смешения с чужим товарным знаком обозначения в целях блокирования регистрации добросовестным правообладателем новых товарных знаков.

Эту проблему рассматривает Н.С. Зацепина, формулируя ее следующим образом: «Подача заявки на регистрацию (без получения правовой охраны заявленного на регистрацию обозначения) тождественного или сходного до степени смешения обозначения с уже зарегистрированным и используемым обозначением, для блокировки регистрации добросовестным правообладателем новых товарных знаков»35. В действительности эта проблема не исчерпывается данным случаем. Довольно часто заявки без цели получения правовой охраны для заявленного на регистрацию обозначения подают в отношении общераспространенных слов сразу по всем классам Международной классификации товаров и услуг, причем совершенно необязательно, чтобы существовал ранее зарегистрированный товарный знак, правообладателю которого может понадобиться новый товарный знак.

Государственные пошлины за рассмотрение таких заявок не уплачиваются, и эти заявки просто числятся в Реестре заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания РФ, пока не будут признаны отозванными в связи с неуплатной государственной пошлины. Нередко до или сразу после признания заявки отозванной лицо, подающее заявки без цели государственной регистрации товарного знака, подает новую аналогичную заявку, что может продолжаться достаточно продолжительное время. Такие заявки фактически блокируют всем другим лицам возможность регистрации тождественных или сходных обозначений в качестве товарных знаков, вынуждая их обращаться к подавшему заявку лицу и договариваться с ним о возмездной передаче права на заявку либо об отзыве заявки на возмездной основе.

Ключевым признаком всех приведенных выше случаев злоупотреблений выступает то, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку, не направлены на достижение основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя, а преследует иные цели, обычно связанные с извлечением финансовой или репутационной выгоды за счет третьих лиц, использующих тождественные или сходные с товарным знаком обозначения, или заинтересованных в их регистрации в качестве товарного знака. При этом перечень обстоятельств, необходимых для квалификации действий как недобросовестных, может отличаться в зависимости от того, о каком из указанных случаев идет речь.

3. Существующие способы противодействия злоупотреблению правом при приобретении исключительного права на товарный знак

Обратимся к предусмотренным в законодательстве способам противодействия рассматриваемым злоупотреблениям. Основной из них был упомянут ранее и содержится в подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ – признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной полностью или частично в связи с тем, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Законодательство не предоставляет Роспатенту право самостоятельно устанавливать в действиях правообладателей признаки злоупотребления правом, это находится в компетенции арбитражных судов36. Для успешного оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ необходимо, чтобы до подачи соответствующего возражения в Роспатент «действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, были признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией»37. Соответственно, в рамках этой процедуры необходимо пройти два этапа: первый – в арбитражном суде, второй – в Роспатенте, причем Роспатент выполняет по большей части формальную функцию, обеспечивая признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании установленного судом и уже не требующего доказывания факта злоупотребления правом со стороны правообладателя.

Подача самостоятельных исков о признании действий участников гражданского оборота злоупотреблением правом в РФ не допускается (п. 170 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ»), поэтому для установления факта злоупотребления правом со стороны правообладателя необходимо либо подать возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в Роспатент и в дальнейшем устанавливать недобросовестность правообладателя при оспаривании решения Роспатента в суде (п. 171 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ»), либо дождаться предъявления недобросовестным правообладателем иска к лицу, желающему оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку.

Необходимость поучаствовать сначала в судебном разбирательстве, а затем в административной процедуре в Роспатенте, либо наоборот, значительно увеличивает сроки признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, что может, во-первых, негативно сказываться на предпринимательской деятельности лица, против которого были направлены действия недобросовестного правообладателя, во-вторых, способствует увеличению периода времени, в течение которого правообладатель может продолжать злоупотреблять правом на товарный знак. Последовательно рассмотрим два данных варианта оспаривания недобросовестно зарегистрированных товарных знаков.

Вариант признания недействительным недобросовестно зарегистрированного товарного знака при оспаривании решения Роспатента предлагается в том числе в академической литературе38. С практической точки зрения в целом этот вариант допустим и реализуем, так как может в итоге привести к желаемому результату – признанию действий правообладателя по приобретению права на товарный знак злоупотреблением правом. Однако такую практику нельзя признать положительной и эффективной. Фактически в данном случае речь идет о подаче в Роспатент необоснованного возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, которое нужно лишь для того, чтобы возник судебный спор с участием недобросовестного правообладателя. Роспатент вынужден рассматривать такие возражения, что приводит к безосновательному увеличению нагрузки на него.

Вариант оспаривания недобросовестно зарегистрированного товарного знака после спора о нарушении права на товарный знак также обладает недостатками. Так, в случае регистрации известного товарного знака в отношении иного класса товаров у недобросовестного правообладателя может не быть оснований для инициирования судебного спора, в рамках которого возможно установление злоупотребления правом. Добросовестный же правообладатель заинтересован в следующем: «В кратчайшие сроки оспорить недобросовестную регистра­цию товарного знака, не дожидаясь, пока пра­вообладатель сам начнет использовать спор­ный знак»39. При этом лицо, фактически использующее обозначение, лишено возможности регистрации, т.к. уже зарегистрирован товарный знак недобросовестного лица. Следовательно, уже сам факт регистрации такого товарного знака (в отсутствие предъявления иска правообладателем) может приводить к причинению вреда интересам добросовестного лица. Проблема осложняется тем, что «между приобретением исключительного права на товарный знак и совершением действий, в которых проявляется изначально существовавшая цель такого приобретения; по использованию этого права способом, влекущим негативные последствия для субъектов предпринимательской деятельности, являющихся конкурентами правообладателя; может проходить достаточно большой промежуток времени (месяца, годы, а иногда и десятилетия)»40. Помимо этого причинение вреда в таких случаях происходит и на этапе предъявления исков правообладателем.

В случае с подачей заявок на регистрацию товарных знаков для блокировки регистрации товарных знаков добросовестными участниками правоотношений, то есть без цели получения правовой охраны заявленного на регистрацию обозначения, ситуация еще сложнее. Поскольку такие заявки на регистрацию товарных знаков никогда не будут зарегистрированы, применить к ним подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ не представляется возможным. Добросовестный субъект предпринимательской деятельности, заинтересованный в регистрации обозначения в качестве товарного знака, может лишь подать заявку на регистрацию товарного знака и ждать, пока препятствующие регистрации заявки недобросовестного лица будут признаны отозванными, либо договариваться с недобросовестным лицом об условиях передачи права на заявку или ее отзыва. Первый вариант длителен, а второй вынуждает платить деньги недобросовестному участнику гражданского оборота, что само по себе не является заслуживающей поддержки коммерческой практикой. Эффективный правовой механизм противодействия такой злоупотребительной практике в настоящий момент в законодательстве РФ отсутствует.

При регистрации в качестве товарного знака обозначения, широко используемого, но ранее не зарегистрированного конкурентами, в большинстве случаев возможно признание действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции. Однако установить в действиях правообладателя акт недобросовестной конкуренции можно не всегда. Так, злоупотребление правом может происходить в форме паразитирования на репутации популярного бренда или аккумулирования товарных знаков для последующего предъявления исков. Обращение к институту недобросовестной конкуренции в обоих случаях может быть неэффективным в связи с тем, что такие правообладатели обычно не используют товарные знаки. Паразитирование на репутации осуществляется в том числе в сферах, отличных от сферы использования известного бренда. В таких случаях отсутствует один из ключевых признаков недобросовестной конкуренции, а именно конкурентные отношения41. Как верно отмечают А.С. Ворожевич, Н.В. Козлова: «В данном случае можно вести речь о злоупотреблении исключительным правом на товарный знак»42.

Пример ситуации отсутствия конкуренции приводит Н.Л. Рассомагина: «Когда иностранный производитель какого-либо товара реализует этот товар на территории Российской Федерации через дилера, при этом не регистрирует на территории Российской Федерации обозначение, используемое для маркировки этого товара, в качестве товарного знака. Зачастую происходит так, что недобросовестный дилер сам приобретает исключительное право на такое обозначение, а впоследствии запрещает иным лицам экспорт такого товара на территорию Российской Федерации»43. Иностранному производителю приходится обращаться в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны такому товарному знаку на основании любого из подпунктов п. 2 ст. 1512 ГК РФ, кроме подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. В частности, возражение может быть основано на том, что правовая охрана товарному знаку была предоставлена с нарушением требований подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, и товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя или места производства. Для успешного применения подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ необходимо доказать значительный уровень известности обозначения – такой, при котором потребители при восприятии услуг, индивидуализированных спорным товарным знаком, будут введены в заблуждение, полагая, что услуги оказываются иным лицом, длительное время до даты приоритета спорного товарного знака использующим сходное с ним обозначение для индивидуализации однородных услуг44. Чаще всего сделать это не удается, а Роспатент отказывает в удовлетворении возражения. И только при оспаривании в суде отказа в удовлетворении возражения могут быть рассмотрены и приняты во внимание доводы о злоупотреблении правом со стороны правообладателя товарного знака.

Стоит обратить внимание и на саму процедуру оспаривания товарного знака в Роспатенте. Рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ осуществляется с соблюдением Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке45, в частности, после поступления возражения в Роспатент правообладатель вправе представить отзыв на него, затем проводится по меньшей мере одно заседание коллегии по рассмотрению возражения, формулируется заключение коллегии, после чего руководитель Роспатента или уполномоченное им лицо принимает решение об удовлетворении возражения полностью или частично или об отказе в удовлетворении возражения. Эта процедура может занимать около 4–6 месяцев, но в случае со злоупотреблением правом признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по сути формально и, как правило, не требует разрешения каких-либо существенных правовых вопросов, поскольку злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака уже установлено вступившим в законную силу решением суда и им же обуславливается заинтересованность в оспаривании регистрации46. В связи с этим вызывает сомнение необходимость рассмотрения возражения, поданного на основании подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, в порядке Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке.

С точки зрения распределения компетенции между арбитражными судами и Роспатентом очевидно, что признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным осуществляет именно Роспатент. Однако в случае с оспариванием по подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ длительная процедура, предполагающая проведение заседания коллегии, представляется излишней. Поскольку спор в данном случае фактически отсутствует (т.к. уже был разрешен в суде, где каждая из сторон имела возможность представить свои доводы и доказательства в их подтверждение), целесообразно было бы изменить порядок рассмотрения таких возражений с тем, чтобы прекращение правовой охраны товарного знака в данном случае осуществлялось на основании решения Роспатента, принятого по заявлению заинтересованного лица без проведения заседаний коллегии или по меньшей мере в более сжатые сроки.

Признание предоставления правовой охраны недействительным по подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ могло бы осуществляться в рамках процедуры, похожей на процедуру прекращения правовой охраны товарного знака на основании принятого по заявлению любого лица решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица – правообладателя или со смертью гражданина-правообладателя, если отсутствуют основания для универсального правопреемства. Согласно Административному регламенту Роспатента, утвержденному Приказом Роспатента от 7 августа 2020 г. № 11147, эта процедура включает несколько этапов: 1) подача соответствующего заявления любым лицом; 2) направление правообладателю (его правопреемнику) уведомления о поступлении заявления; 3) рассмотрение ответа правообладателя (его правопреемника) на уведомление о поступлении заявления. В случае, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, уже признаны арбитражным судом злоупотреблением правом, подобный порядок может быть эффективным, поскольку предполагает меньше действий как от правообладателя и его процессуального оппонента, так и от самого Роспатента.

Отметим также, что в настоящий момент подать возражение на основании подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ может только заинтересованное лицо. В связи с этим возможна ситуация, когда приобретение права на товарный знак признано судом злоупотреблением правом, но в удовлетворении возражения о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным заявителю будет отказано, даже если подает такое возражение то же лицо, которое участвовало в судебном споре с правообладателем. Например, в рамках судебного дела № А56-99346/201748 вступившими в силу судебными актами было установлено, что действия общества-1 по приобретению права на товарный знак без реального намерения его использовать в своей коммерческой деятельности в совокупности с предъявлением иска к обществу-2, которое длительное время использует спорное обозначение для индивидуализации товаров и услуг, не являющихся однородными тем товарам и услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, являются злоупотреблением правом. В дальнейшем Роспатент отказал в удовлетворении возражения общества-2 против предоставления правовой охраны товарному знаку общества-1, приобретение права на который было признано судом злоупотреблением правом, в связи с отсутствием у общества-2 заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании товарного знака (поскольку суды не сочли хозяйственную деятельность лица, подавшего возражение, однородной каким-либо услугам, указанным в перечне оспариваемого товарного знака)49. В результате право на товарный знак, приобретение которого было признано судом злоупотреблением правом, не было признано недействительным на основании подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, правовая охрана товарного знака была оставлена в силе.

В контексте этого судебного дела представляется значимым вопрос о том, насколько оправданна сама допустимость оставления правовой охраны товарного знака, действия по приобретению права на который были признаны судом злоупотреблением правом. Как указал Верховный Суд РФ в п. 3 Обзора судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков, оценка судом действий правообладателя в качестве злоупотребления правом (утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 15 ноября 2023 г.) по отношению к одним лицам не означает, что и по отношению к другим лицам данный правообладатель является недобросовестным. До тех пор, пока на основании возражения правовая охрана не будет прекращена, исключительное право на такой товарный знак действует в отношении третьих лиц без ограничений, а в отношении тех лиц, по отношению к которым установлена недобросовестность – с учетом установленного факта недобросовестности.

Однако в случае со злоупотреблением правом при регистрации товарного знака не всегда можно говорить о злоупотреблении по отношению к какому-то конкретному лицу. Например, злоупотребление правом в ситуации аккумулирования товарных знаков, регистрации в качестве товарных знаков общераспространенных слов не направлено на определенного субъекта. При признании такой регистрации недобросовестной «дефектным» представляется само право на товарный знак. С этой точки зрения было бы целесообразно трактовать понятие заинтересованного лица достаточно широко.

В то же время возможно, что лицо, недобросовестно зарегистрировавшее товарный знак, со временем действительно начнет вести предпринимательскую деятельность с использованием данного товарного знака. В таких случаях можно усмотреть образование достойного защиты интереса. Обстоятельства, при которых защита интересов такого правообладателя все же была бы возможной, предлагаются в литературе50.

В контексте противодействия недобросовестным регистрациям стоит упомянуть возможность досрочного прекращения охраны товарного знака в связи с неиспользованием (ст. 1486 ГК РФ). Однако этот способ также не выглядит достаточно эффективным с учетом того, что иск о досрочном прекращении охраны можно подать не ранее чем через 3 года с даты государственной регистрации товарного знака.

Таким образом, предусмотренные законодательством в настоящий момент способы противодействия злоупотреблению правом при совершении действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, недостаточно эффективны, а в некоторых случаях вообще неприменимы. Как справедливо отметил В.А. Хохлов, «в идеале было бы верным в самом законе предусмотреть механизмы, исключающие ситуации, когда бы стремление стать правообладателем оказывалось предосудительным, а акт регистрации должен сводить к минимуму потенциально возможные споры (а не порождать новые)»51.

4. Совершенствование механизма противодействия злоупотреблению правом при приобретении исключительного права на товарный знак

Для противодействия злоупотреблению правом при регистрации товарного знака были бы полезны следующие инструменты.

1. Иск о признании действий по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом.

Как было указано ранее, подача самостоятельных исков о признании действий по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом сегодня в России не допускается. В судебной практике закреплена позиция о том, что законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом52. Однако представители научного сообщества неоднократно указывали на целесообразность закрепления в российской судебной практике подхода о допустимости предъявления самостоятельного требования о квалификации действий по регистрации товарного знака в качестве злоупотребления правом53.

Данный вопрос рассматривался на заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, состоявшемся 27 декабря 2013 г. Из протокола заседания следует, что почти все участники дискуссии были согласны с тем, что суд может рассматривать самостоятельные требования к правообладателю о признании действий последнего по регистрации товарного знака злоупотреблением правом54. За теоретическую возможность предъявления таких исков высказались В.В. Байбак, Ю.Н. Адрееев, М.А. Рожкова, Г.В. Разумова, Д.В. Мурзин, Л.Н. Линник, Н.И. Левченко. Среди основных аргументов в пользу возможности предъявления таких исков называли тот факт, что в ст. 12 ГК РФ содержится открытый перечень способов защиты гражданских прав, а также то, что раз суд может устанавливать факт недобросовестной конкуренции, то он может по «прямому» иску устанавливать и факт злоупотребления правом. Н.И. Левченко также отмечала: «Таким способом, по существу, можно заставить “работать” соответствующий подпункт статьи 1512 ГК РФ»55.

В.А. Хохлов, напротив, указал следующее: «Отказ в удовлетворении подобных требований должен следовать не потому, что такой иск не назван в ст. 12 ГК РФ, а потому, что это вообще не способ защиты»56.

Автору настоящей статьи близка позиция о целесообразности допущения возможности заявления самостоятельного требования о признании действий по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. Такое требование позволило бы упростить и ускорить применение подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ в тех случаях, когда злоупотребивший правом правообладатель не предъявляет иски к третьим лицам и (или) не использует товарный знак для индивидуализации товаров и услуг. Заинтересованным лицам не приходилось бы провоцировать недобросовестного правообладателя на инициацию судебного спора или подавать в Роспатент возражение против предоставления товарному знаку правовой охраны при отсутствии у Роспатента возможности его рассмотрения с одной лишь целью в дальнейшем оспорить отказ в суде, где и рассмотреть вопрос о злоупотреблении правом.

Можно предположить, что возможность предъявления такого иска приведет к необоснованному увеличению нагрузки на арбитражные суды, поскольку это требование могут начать массово использовать как способ давления на добросовестных участников гражданского оборота. Однако этот риск представляется небольшим в том числе потому, что допускается возможность самостоятельного предъявления иска о признании действий хозяйствующего субъекта актом недобросовестной конкуренции (п. 61 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 марта 2021 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства»), и это не порождает значительных проблем такого рода. Кроме того, как было отмечено ранее, сегодня суды могут рассматривать иски с самостоятельным требованием о признании действий по приобретению товарного знака актом недобросовестной конкуренции, и это также не порождает такой проблемы.

Конечно, заявляя такое требование, истец должен обосновать свою заинтересованность. Возможность предъявления такого иска была бы полезна, если товарный знак уже зарегистрирован. При этом само по себе допущение предъявления самостоятельного требования о признании действий по регистрации товарного знака злоупотреблением правом не будет эффективным способом защиты для случаев, когда товарный знак находится в процессе регистрации или когда его регистрация недобросовестным заявителем вообще не планируется и используется с целью блокирования возможности регистрации более поздних заявок.

2. Корректировка сроков уплаты государственной пошлины за регистрацию товарных знаков.

Уплата пошлины за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания и принятие решения по заявке на товарный знак по результатам формальной экспертизы производится в течение двух месяцев со дня направления (выставления) Роспатентом уведомляющего документа о начислении соответствующей пошлины57. Для уплаты пошлины может быть предоставлен дополнительный срок, равный одному месяцу со дня истечения названного выше двухмесячного срока58. Только по истечении этих сроков заявка на товарный знак признается отозванной. Еще недавно срок для оплаты пошлин был существенно длиннее59.

Корректировка сроков уплаты пошлин способствовала бы борьбе со злоупотреблением путем подачи «блокирующей» заявки на регистрацию. Как справедливо указывает Н.С. Зацепина: «Для решения проблемы необходимо разработать взвешенную систему со сбалансированными пошлинами, при которой ни “висячие” заявки не будут блокировать добросовестные заявки, ни, при этом, не будет утяжеления делопроизводства и бюрократии при регистрации товарных знаков добросовестными заявителями – правообладателями»60. В.А. Беднарж, Д. С. Салдаева также придерживаются мнения о целесообразности сокращения периода уплаты пошлины61.

Такие предложения представляются обоснованными. Например, можно было бы сократить срок уплаты пошлин до 2–3 недель с даты подачи заявки или вовсе сделать обязательным условием для регистрации заявки на товарный знак представление доказательств уплаты пошлины. Такой вариант не утяжелит делопроизводство, но увеличит издержки недобросовестных лиц, массово подающих заявки на товарный знак без целей регистрации, и, вероятно, снизит их активность.

3. Передача исключительного права на недобросовестно зарегистрированный товарный знак.

Злоупотребление при получении исключительного права на товарный знак может быть осложнено подачей третьими лицами заявок на регистрацию в качестве товарных знаков тождественных или сходных до степени смешения обозначений в период действия недобросовестной регистрации и до ее оспаривания. В результате даже если предоставление правовой охраны товарному знаку будет успешно оспорено, у оспорившего товарный знак лица может отсутствовать возможность зарегистрировать собственный товарный знак. Потребуется оспаривать предоставление правовой охраны другим товарным знакам, если они будут зарегистрированы, либо дожидаться, пока в регистрации будет отказано или заявки будут признаны отозванными, либо получать письма-согласия. На это могут уйти длительное время и значительные средства.

Для таких случаев целесообразно предусмотреть в законодательстве возможность принудительной передачи исключительного права на недобросовестно зарегистрированный товарный знак к добросовестному лицу, использующему такое обозначение.

Подобный механизм известен во французском законодательстве: «С момента вступления в силу французского Закона от 04.01.1991 г., закрепившего приведенную редакцию статьей L.712-6 Кодекса интеллектуальной собственности, жертва мошеннической заявки на товарный знак имеет выбор между иском об аннулировании заявки в силу концепции fraus omnia corrumpit (“мошенничество развращает все”) и иском о виндикации в соответствии со статьей L.712-6. Последняя, будучи калькой нормы, действующей для патентов (ст. L.611-8), позволяет истцу требовать замены узурпатора на себя (т.е. самому стать заявителем), а также приобрести право приоритета на заявку о регистрации»62.

В статье L.712-6 Кодекса интеллектуальной собственности Франции речь идет об аналоге виндикации, а в рамках российского законодательства можно провести аналогию с последствиями нарушения, например, ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»63, которой предусматривается преимущественное право покупки доли. Заинтересованному и добросовестному участнику гражданского оборота может быть передано исключительное право на товарный знак. Также может быть рассмотрено применение данного механизма к товарным знакам, находящимся в процессе регистрации.

Безусловно, использование такого механизма должно производиться аккуратно. Так, важно не допустить передачу исключительного права или права на регистрацию товарного знака лицу, не связанному с данным обозначением. Для снижения этого риска можно предусмотреть необходимость при рассмотрении таких требований определять вероятность случайности выбора для регистрации именно такого обозначения, устанавливать осведомленность правообладателя об использовании иным лицом этого обозначения. Такой механизм также не должен допускать введение потребителя в заблуждение относительно товара или услуги, лица, изготавливающего товар или оказывающего услугу, а также места производства товара или места оказания услуги.

В 2023 г. патентное ведомство Китайской Народной Республики представило для обсуждения проект поправок к закону о товарных знаках64. Среди прочего данный проект предусматривает создание механизма принудительной передачи недобросовестно зарегистрированных товарных знаков. Отмечается, что предлагаемый механизм требует доработок, однако эта инициатива всё же встречает поддержку среди китайских юристов65.

Этот способ защиты, однако, не подойдет для противодействия недобросовестным лицам, аккумулирующим товарные знаки, поскольку недобросовестные правообладатели, как правило, регистрируют в качестве товарных знаков общеупотребительные слова. В отношении таких обозначений проблематично будет определить лицо, которому справедливо будет передать исключительное право на товарный знак, поскольку может быть много лиц, использующих тождественное или сходные обозначения на территории РФ.

Заключение

По итогам рассмотрения явления недобросовестности при приобретении исключительного права на товарный знак необходимо отметить, что с точки зрения теоретико-правовых представлений применение доктрины злоупотребления правом в данном случае является оправданным в связи с существованием отдельного гражданского права на регистрацию товарного знака.

Действующее законодательное регулирование и правоприменительные подходы не позволяют в полной мере эффективно противодействовать рассмотренным злоупотреблениям. Более эффективному противодействию злоупотреблениям при приобретении исключительного права на товарный знак могли бы способствовать следующие меры: во-первых, возможность подачи самостоятельных исков о признании действий по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом; во-вторых, уменьшение сроков, предоставляемых для уплаты государственных пошлин; в-третьих, формирование механизма принудительной передачи права на недобросовестно зарегистрированный товарный знак.