Так ли загадочно «загадочное» устройство в подпункте 3 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ?

Процитируем критикуемую тему в полном объеме ее изложения в критикуемой статье.

[Подпункт 3 пункта 2 статьи 1358 Гражданского кодекса, в котором речь идет об устройстве, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ, вызывает вопросы уже потому, что по данному подпункту практически отсутствует судебная практика. И все же в 2020 г. благодаря данному положению небольшой швейцарской компании Sqwin SA, хотя и временно, удалось добиться запрета продажи на территории России 61 модели смартфонов Samsung. Причины казуса кроются в истории. Положение было закреплено на уровне закона в 2003 г. и затем практически без изменения инкорпорировано в часть четвертую Гражданского кодекса. При этом с самого начала оно являлось абсолютной новеллой. Во-первых, положение не соответствует источнику, на котором оно основано. Сходная норма впервые упоминается в Разъяснении Госкомитета СССР по делам изобретений и открытий: «Изобретение, объектом которого является способ, обеспечивающий функционирование устройства в автоматическом режиме, признается использованным при изготовлении этого устройства, которое является материальным средством, реализующим изобретение». Таким образом, первоначально закон защищал от использования в устройстве только те изобретения, целью которых была автоматизация устройства, а не любой запатентованный способ, который может быть осуществлен в устройстве автоматически. Во-вторых, оно не имеет аналога в иных юрисдикциях. В результатах анализа соответствия части IV Гражданского кодекса и Европейской патентной конвенции подчеркивается, что данное положение расширяет права владельца патента, является специфичным для России и требует пересмотра. Пример заставляет задуматься не только о том, что нормы контекстуальны и с исчезновением контекста им также не остается места в законе, или о том, что данной норме не было места в кодексе с самого начала, но и о том, что принятые нормы начинают жить собственной жизнью. По сути, мы имеем дело с одной из форм неопределенности в праве, а именно «непреднамеренной неопределенностью», если использовать терминологию Кельзена].

Вывод автора критикуемой статьи состоит в том, что рассматриваемая норма якобы не имеет аналога в иных юрисдикциях и данной норме не было место в кодексе с самого начала. Полагаю, что такой вывод не соответствует действительности, для чего обратимся к нормам статьи 1358 ГКРФ в интересующей нас части.

Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (в ред. Федерального закона от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ).

2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

Автор критикуемой статьи отмечает, что «таким образом, первоначально закон защищал от использования в устройстве только те изобретения, целью которых была автоматизация устройства, а не любой запатентованный способ, который может быть осуществлен в устройстве автоматически».

В Разъяснении Госкомизобретений 1985 г. указано: «Изобретение, объектом которого является способ, обеспечивающий функционирование устройства в автоматическом режиме, признается использованным при изготовлении этого устройства, которое является материальным средством, реализующим изобретение», и не могу понять вывод автора о том, что «… первоначально закон защищал от использования в устройстве только те изобретения, целью которых была автоматизация устройства, а не любой запатентованный способ, который может быть осуществлен в устройстве автоматически».

По данному выводу выскажу следующее.

Целью изобретений рассматриваемого типа являлась не автоматизация устройства, а его функционирование (работа) в автоматическом режиме. Автоматизация устройства подразумевает известность самого устройства до его автоматизации, работающего в «ручном режиме управления», а устройство, автоматически реализующее способ его работы, это принципиально новое устройство, которое не нужно автоматизировать в данной части, т.к. в принципе его работы изначально конструктивно заложен иной способ управления. Если под целью изобретения рассматривать «автоматизацию» устройства, то можно полагать, что устройство уже существовало, а осталось только его автоматизировать. Это не так, и в 1984 г. в нормативных документах того времени под целью изобретения понимался только и всегда положительный эффект, достигаемый изобретением, а не его техническая характеристика как таковая, в т.ч. заложенный принцип работы устройства.

Что следует понимать под «загадочностью» устройства рассматриваемого типа, можно понять из условного примера со швейной машиной, которая предназначена только для прорезания и одновременного обметывания краев разреза при изготовлении в костюмах петель под пуговицы. Ничего иного данная швейная машина осуществлять не может, и реализует в процессе работы именно запатентованный способ одновременного прорезания и обметывания прорези петли под пуговицу. Ранее процесса совмещения двух операций: (разрезание ткани под петлю и одновременное с разрезанием обметывание уже разрезанных краев в автоматическом режиме), иные швейные машины не осуществляли. Примем условие, что патент выдан именно на способ изготовления петель под пуговицы в костюмной ткани, который начинает осуществляться при пуске машины после подачи ткани в зону обработки и обшивки краев разреза. Иных процессов шитья машина осуществлять функционально не приспособлена.

Для признания подобного изобретения на запатентованный способ использованным в устройстве, автоматически осуществляющем способ, и существует рассматриваемая российская норма в ст. 1358 ГКРФ. В этом случае не нужно ждать правонарушения в виде фактического использования способа (использование на швейных предприятиях), и появляется возможность пресекать поставку на производство (ввоз, хранение и т.п.) непосредственно устройств (швейных машин), хотя патент не выдан на объект-устройство, а выдан на объект-способ, который тем не менее должен при использовании автоматически осуществляться в динамике (способ есть процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Норма права о признании использования запатентованного способа при автоматическом функционировании (эксплуатации, работе) устройства предполагает безусловное использование способа при функционировании устройства по его конкретному назначению, если последнее действительно является единственным. Однако, если устройство предназначено для реализации нескольких функций по выбору, нужно дифференцированно подходить к оценке признания автоматического использования такого устройства во всех случаях его эксплуатации. В каких-то режимах работы оно действительно будет автоматически осуществлять запатентованный способ, а в каких-то — нет, и в таком случае не приходится говорить о косвенном нарушении патента на конкретный способ во всех случаях эксплуатации устройства.

Об отсутствии аналогичных норм-аналогов права в иных юрисдикциях отмечу следующее. ЕПК не содержит положения об исключительном праве при нарушении патента, и в ст. 64 ЕПК дается отсылка на национальное законодательство стран-участниц ЕПК.

Статья 64. Права, предоставляемые европейским патентом

(1) Европейский патент предоставляет его владельцу, с учетом положений п. 2 и начиная с даты публикации сообщения о его выдаче в Европейском патентном бюллетене, в каждом Договаривающемся государстве, для которого он был выдан, те же права, которые ему предоставлял бы выданный в этом государстве национальный патент.

(2) Если предметом европейского патента является способ, то охрана распространяется также на продукты, непосредственно полученные этим способом.

(3) Любое нарушение европейского патента рассматривается в соответствии с национальным законодательством.

Аналогичным образом регулируется данный вопрос в ЕАПК1: «(1) Любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве или нарушения евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании настоящей Конвенции и Патентной инструкции. Решение имеет силу лишь на территории Договаривающегося государства.»

Если обратиться к законодательству Германии, то действительно, такого положения, соответствующего подп. 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ, в патентном законе Германии нет, однако правовая ситуация в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ, согласно немецкой практике, подпадает под ст. 10 Патентного закона Германии, признающей «косвенное нарушение» патента.

«(1) Патент также имеет тот эффект, что любому третьему лицу без согласия патентообладателя в пределах действия настоящего закона запрещается предлагать или поставлять лицам, не имеющим права на использование запатентованного изобретения, средства, относящиеся к существенному элементу изобретения, для использования изобретения в пределах действия настоящего закона, если третье лицо знает или если из обстоятельств очевидно, что эти средства пригодны и предназначены для использования изобретения.

(2) Пункт 1 не применяется, если средства являются продуктами, общедоступными в торговле, за исключением случаев, когда третье лицо сознательно побуждает получателя поступить в нарушение положений § 9, предложение 2.

(3) Лица, совершающие действия, указанные в § 11 № 1–3, не считаются лицами, имеющими право на использование изобретения в смысле пункта 1».

В комментарии (Schulte, Patentgesetz mit EP"U, Kommentar, 10. Auflage, 2017, § 10, Rdn 27), отмечено, в частности, следующее.

«Соответствующее устройство считается данным средством. Предлагаемое или поставленное средство должно быть объективно пригодным для использования при применении изобретения, т.е. специалист, знакомый с изобретением, использовал бы это средство, поскольку оно представляется ему целесообразным для осуществления изобретения. Решающим является объективное состояние, а не инструкции по эксплуатации или тому подобное. Устройство обладает необходимой пригодностью для взаимодействия с существенным элементом изобретения только в том случае, если оно вносит функционально значимый вклад в результат запатентованного способа; это отсутствует, если устройство является лишь пассивным объектом осуществления способа. Следует установить, что использование спорного средства приводит к непосредственному использованию патента. Таким образом, необходимо проверить наличие фактического прямого нарушения в буквальном или эквивалентном смысле. Средство также пригодно для использования в запатентованном способе, если с его помощью не могут быть реализованы все признаки способа. Если с помощью средства можно реализовать только часть признаков процесса, то достаточно, чтобы при использовании средства потребитель прибегал к остальным признакам формулы изобретения, которые были ранее реализованы третьими лицами. В этом смысле может быть рассмотрено соучастие или пособничество, при котором суммируются вклады нескольких (умышленных или непреднамеренных) участников».

В немецкой судебной практике при установлении нарушения патента на рассматриваемый нами способ, осуществляемый автоматически при функционировании устройства, будет применено правило так называемого «косвенного нарушения».

В статье2 отмечено: «Косвенное нарушение патентных прав возникает тогда, когда в действиях одного лица отсутствуют все признаки, описывающие прямое (или непосредственное) деяние по неправомерному использованию изобретения, но само это действие прямо направлено на обеспечение того, чтобы происходило использование изобретения без согласия патентообладателя и, как правило, в коммерческих целях. Действия по косвенному нарушению патента часто характеризуются категориями, непривычными для гражданского права, такими как "соучастие", "пособник" и "подстрекатель", как бы заимствованными из уголовного права. Это неслучайно, так как в теории уголовного права пособник и подстрекатель не осуществляет всей совокупности действий, составляющих объективную сторону преступления, но умышленно способствует ее осуществлению исполнителем преступления».

Когда речь идет об устройстве, автоматически осуществляющем запатентованный способ, может быть применена в зависимости от конкретных условий нарушения также норма ст. 1252 ГКРФ о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Намерение реально использовать устройство, предназначенное для осуществления запатентованного способа в автоматическом режиме, должно рассматриваться как угроза нарушения патента на способ (косвенное нарушение). Иного механизма защиты прав патентообладателя в подобных ситуациях пока не придумано, и полагаю, что утверждение автора критикуемой статьи о том, что «данной норме не было место в кодексе с самого начала», ошибочно.