К вопросу о правоприменительном значении однородности товаров и услуг по их реализации

Вопрос об однородности товаров и услуг по реализации этих товаров всегда имел и будет иметь важное значение. От того, какую позицию занимают суды и административные органы в этом вопросе, во многом зависит картина взаимоотношений на рынке лиц, производящих товары, и лиц, занимающихся их перепродажей.

Понятие однородности имеет значение при применении ряда оснований для отказа в регистрации обозначений (п. 6 и 10 ст. 1483 ГК РФ), признании факта нарушения исключительного права (ст. 1484 ГК РФ), а также при исследовании вопроса использования товарного знака в рамках рассмотрении иска о досрочном прекращении товарного знака (ст. 1486 ГК РФ). Недавно Верховный Суд напомнил, что при установлении однородности могут быть использованы как критерии, определенные нормативными актами1, так и критерии, сформулированные в подзаконных актах2, а также выработанные судебной практикой3.

В настоящее время на практике применяется следующий подход4 [1].

1. Услуги по реализации товаров, указанные в регистрации без уточнения перечня товаров, могут быть связаны с любыми товарами, вследствие чего не могут быть признаны однородными конкретному товару5.

2. Однородность услуги по реализации товаров и соответствующих товаров может быть признана в случае, если услуга по реализации уточнена по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности6.

Другими словами, услуги по реализации без уточнения по товарам или сфере деятельности являются неоднородными конкретным товарам, а те же услуги с уточнением – однородными. На наш взгляд, данный подход является несовершенным и опасным и часто приводит к спорам7.

Первым, наиболее очевидным риском, является наличие возможности для регистрации товарных знаков с различными злоупотреблениями.

Например, правообладатель, занимающийся производством товара, зарегистрировал товарный знак в отношении класса производства (1-34 классы МКТУ) и не зарегистрировал его в отношении услуг по реализации товара. Иное лицо занимается реализацией того же товара без производства. Может ли такое лицо получить регистрацию товарного знака? В большинстве случаев да. Для этого достаточно указать в 35 классе услуги по реализации товаров без уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. Так правообладатель-продавец избежит противопоставления уже зарегистрированного знака по п. 6 ст. 1483 ГК РФ. Если правообладатель-производитель не имеет большой известности, то применение п. 3 ст. 1483 ГК РФ в части введения потребителя в заблуждение относительно производителя маловероятно.

В итоге появится два тождественных или сходных до степени смешения товарных знака, один в классе производства, другой в классе реализации товаров, при том, что правообладатели занимаются один производством, а другой – реализацией одного и того же товара.

Для предотвращения подобных ситуаций правообладателю-производителю необходимо регистрировать товарный знак сразу и в отношении классов производства, и в отношении услуг по реализации товаров. Стоит заметить, что в этом случае дополнительные трудности для производителей возникают не из-за существа товарных знаков как таковых, а из-за наличия особенностей в подходах к однородности товаров и услуг.

В той же самой ситуации, если правообладатель-продавец (например, не желая создавать препятствий продавцам иных товаров) конкретизирует услуги по реализации по товарам, он получит отказ в регистрации на основании п. 6 ст. 1483 ГК РФ, поскольку такие формулировки признаются однородными товарами. Иными словами, результат экспертизы зависит не от реальной возможности смешения обозначений при использовании в гражданском обороте, а от того, насколько искусно заявитель младшего знака подойдет к формулировке перечня услуг при его регистрации.

Иллюстрацией того, каким образом наличие зарегистрированной услуги по реализации товаров без конкретизации по товарам может поставить правообладателя в неудобное положение, служит дело, недавно рассмотренное в Верховном Суде8. В этом деле обладатель товарного знака, зарегистрированного в отношении широкого перечня услуг 35 класса МКТУ, обратился в суд с требованием о компенсации за продажу цветов под сходным обозначением без его согласия.

Нижестоящие суды констатировали, что нарушение прав на товарный знак при реализации цветов под спорным обозначением есть, но Верховный Суд с этим не согласился. В определении указано, что «товарный знак […] зарегистрирован не для товаров, а для индивидуализации в целом единых услуг 35 класса МКТУ и лишь части услуг применительно к определенной продукции (фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей, произведений искусства, хлебобулочных изделий) без указания в перечне цветочной продукции. В то же время суд не проанализировал и не уточнил, какая именно деятельность, осуществляемая ответчиком с использованием обозначения [...], является однородной каким-то определенным услугам, в отношении которых зарегистрирован этот знак обслуживания».

При оценке возможности нарушения исключительного права однородность устанавливается между фактической деятельностью нарушителя и перечнем товаров и услуг товарного знака9. Фактическая деятельность правообладателя значения не имеет. Таким образом, правообладатель, даже занимаясь идентичной деятельностью с нарушителем, не сможет привлечь последнего к ответственности, если в перечне его товарного знака услуги по реализации будут без уточнения по ассортименту.

Вторым риском существующих подходов является невозможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в части, которая в перечне не указана.

Например, в решении от 19 февраля 2016 г. по делу № СИП-600/2016 Суд изменил изначальную формулировку 11 класса МКТУ товарного знака № 354078 «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные; и санитарно-технические», досрочно прекратив правовую охрану в отношении части «устройства для нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции». Таким образом, произошло разделение формулировки, состоящей из нескольких частей, и прекращение правовой охраны в отношении некоторых из них.

Однако нами не обнаружено ни одного дела, в котором суд позволил бы разделить единую формулировку (например, «продвижение продаж для третьих лиц») на услуги, из которых она состоит. Такие рубрики рассматриваются как единое целое.

К чему это приводит? Как было показано ранее, продавец, занимающийся реализацией узкой группы товаров, может получить регистрацию товарного знака, просто не уточняя по ассортименту услуги по реализации. В случае, если его товарный знак будет препятствием для регистрации товарного знака другого продавца, занимающегося продажей неоднородного товара, такой продавец мог бы воспользоваться процедурой досрочного прекращения товарного знака в связи с неиспользованием. Но существующие подходы к досрочному прекращению правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не позволяют разделить формулировку услуги на части, досрочно прекратив действие товарного знака в отношении реализации части товаров и сохранив действие в отношении другой части товаров.

Обосновывая невозможность частичного оспаривания широкого перечня услуг при досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, суды указывают в качестве приоритетной цели сохранение стабильности гражданского оборота. В Определении от 05июля 2018 г. № 300-ЭС18-3308 по делу № СИП-251/2017 отражена правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации, согласно которой прекращение правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в отношении единых услуг (для всех товаров), в части определенного вида товаров может позволить заинтересованным лицам неоднократно оспаривать правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования в отношении иных категорий товаров, что не соответствует принципу правовой определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему справедливое правовое регулирование. Эта позиция сформулирована также в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09октября 2020 г. по делу № СИП-1068/2019, от 11августа 2021 г. по делу № СИП-1068/2019.

Правовая охрана товарного знака, зарегистрированного для реализации широкой группы товаров, даже если его правообладатель занимается реализацией узкой группы товаров, не может быть досрочно прекращена в связи с неиспользованием по причине неиспользования для реализации каких-либо товаров.

Исключения скорее подтверждают правило. Например, в упоминавшемся решении Суда по интеллектуальным правам от 21июля 2016 года по делу № СИП-253/2016 суд при исследовании однородности товаров 32, 33-го классов МКТУ, в отношении которых были заявлены требования, и услуг 35-го класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников», услуг 40-го класса МКТУ «консервирование пищевых продуктов и напитков; обработка воды»; услуг 42-го класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; рестораны» пришёл к выводу о том, что традиционность и условия их использования, функциональное назначение, общий для них круг потребителей свидетельствуют об однородности названных товаров и услуг.

По мнению суда, сложившееся в обществе представление о взаимодополняемости сравниваемых товаров и услуг при их потреблении свидетельствует об их общем (целостном) восприятии значительным кругом потребителей. В результате правовая охрана спорных товарных знаков была досрочно прекращена в отношении общих формулировок услуг, например: «реклама; демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников» в 35 классе.

На наш взгляд, существующие подходы к оценке однородности товаров и услуг по реализации товаров не являются правильными. Тому есть несколько причин.

1. Услуги по реализации товаров без уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности по сути являются совокупностью услуг по реализации товаров с таким уточнением. Подобно тому, как белый свет разлагается на множество цветов, услуги по реализации товаров без уточнения можно дробить на бесконечное количество формулировок.

Очевидно что, например, услуга «розничная торговля ржаным хлебом» является частным случаем «розничной торговли хлебом», которая сама является частным случаем «розничной торговли» (см. Рисунок 1).

Не совсем логично, что части целого являются однородными товарам, а само целое является неоднородным товарам.

Рисунок 1. Визуализация вхождения формулировок услуг в состав других формулировок

2. Сам принцип признания однородными товаров и услуг по их реализации оспаривается некоторыми авторами [2]. Производство и реализация являются самостоятельными видами деятельности, с разными целями и разными потребителями. Зачастую контрагентами производителей как раз являются продавцы, а уже деятельность продавцов направлена на доведение товара до потребителя. При этом сами потребители прекрасно осознают, что товары, находящиеся на сайте или в торговом зале, чаще всего произведены не тем лицом, вывеска которого расположена на фасаде здания или на главной странице сайта. Потребители в реальности редко смешивают деятельность производителей и продавцов.

Разумным кажется подход, согласно которому товары и услуги могут быть однородными, только если приводят к созданию товара [2]. Но случай с реализацией товара явно не является таковым, поскольку продавцы товаров его не производят.

Интересно, что сам Роспатент высказывает мнения о неоднородности товаров и услуг по их реализации, но пока только в отношении услуг «без уточнения»: «Сравниваемые товары и услуги имеют разную природу происхождения (товары – это продукт производства, а услуги – это действия, направленные непосредственно на потребителя), относятся к разным сферам экономической деятельности: в одном случае, это – производственная деятельность, а в другом – торговая деятельность. Производственная деятельность предполагает наличие оборудования, производственных мощностей, соответствующего сырья, рабочей силы, необходимых для создания товара, прохождение процедур сертификации качества товара. Вместе с тем торговая деятельность не предполагает необходимости в подобных ресурсах. Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке ритейлеров, которые сами товаров не производят. В торговле товары переходят из сферы обращения в сферу потребления, то есть становятся собственностью покупателя. Таким образом, основная функция торговли – товарообмен. При этом покупатель четко осознает разницу между производственным и торговым предприятиями»10.

3. Если следовать логике однородности товара и услуг по его реализации, то следует признавать однородными множество групп товаров и услуг.

Например, уточнение услуги по «реализации товаров» до услуги по «реализации пиццы» приводит к созданию однородности с товаром «пицца». Но такая же «однородность» должна возникать с услугами общественного питания, поскольку, если считать, что потребители не могут различить производителя и продавца товара, то тем более они не смогут отличить продавца товара в магазине от продавца товара, который сам же произвел товар, например, в пиццерии11. При этом потребители «легко» различают всех трех лиц, их товары и услуги, если в перечне их товарных знаков нет уточнений по товарам и сферам деятельности.

4. Если товары и услуги по реализации с уточнением являются однородными, а товары и услуги по реализации без уточнения неоднородными, то услуги по реализации с уточнением по перечню товаров должны быть неоднородны услугам по реализации без уточнения. Говоря языком логики, если А равно Б, и А не равно В, то Б и В не могут быть равны. На практике, однако, это не работает. Услуги по реализации с уточнением признаются однородными, т.к. считаются частным случаем услуг по реализации без уточнения12.

На наш взгляд, существует как минимум два способа выхода из сложившейся ситуации.

Во-первых, можно признать, что товары и услуги по реализации товаров вне зависимости от наличия уточнения по ассортименту и сфере деятельности не являются однородными. В этом случае деятельность производителей и продавцов всегда будет считаться неоднородной, что внесет больше определенности в их отношения. Однако это, безусловно, породит конфликт в случае, когда производитель реализует продукцию и сам, и через розничную сеть (посредством заключения дилерских договоров). Если производитель вовремя не озаботится регистрацией своей деятельности в 35 классе МКТУ, это сможет сделать любой из дилеров, и дальнейшая судьба дилерской сети фактически окажется в руках контрагента производителя.

Во-вторых, в части регистрации товарных знаков можно оставить существующие подходы, но изменить подход к досрочному прекращению правовой охраны в связи с неиспользованием. В этом случае можно считать, что формулировки услуг по реализации товаров без уточнения перечня относятся к реализации широкого ассортимента товаров. Использование товарного знака при реализации узкого перечня товаров не будет считаться использованием товарного знака. Со временем это позволит очистить рынок от правообладателей-продавцов, которые воспользовались возможностью при регистрации.

Из второго подхода, с точки зрения авторов, вытекает также возможность признания оказания услуг по реализации товаров без уточнения перечня таких товаров своего рода многоплановой услугой, которая охватывает услуги по реализации всех возможных видов товаров. Таким образом, при оспаривании правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования возможно постепенное сужение правовой охраны конкретного товарного знака, когда правовая охрана будет сужаться посредством исключения тех или иных товаров, например: «услуги розничной продажи продовольственных товаров, за исключением молока и молокосодержащей продукции».

При этом представляется не вполне обоснованной позиция, согласно которой последовательное оспаривание несколькими лицами одной и той же регистрации товарного знака вследствие неиспользования не обеспечит стабильности гражданского оборота, а также приведёт к необоснованному росту числа таких процессов и, как следствие, росту нагрузки на суды и судебных издержек правообладателей.

Как известно, ст. 1486 Гражданского кодекса предоставляет правообладателю широкое поле для усмотрения в отношении судьбы спорного товарного знака. Так, правообладатель вправе не только прибегнуть к прямо предусмотренным законом способам в виде отказа от части регистрации или отчуждения прав на такую часть зарегистрированных товаров и услуг в пользу заинтересованного лица, но и воспользоваться иными способами. На практике такие конфликты между заинтересованными лицами и правообладателями могут быть разрешены путём выдачи писем-согласий, в том числе в некоторых случаях опосредованных соглашением о сосуществовании товарных знаков на российском рынке.

Возможность оспаривания товарного знака, зарегистрированного для широкого круга услуг по реализации товаров любых видов, с нашей точки зрения, сама по себе будет стимулировать договороспособность правообладателей и поспособствует урегулированию большего числа таких споров во внесудебном порядке.