Обзор судебной практики в сфере доменных имен: тенденции и проблемы

На конец 2023 г., согласно данным Координационного центра доменов .RU/.РФ1, в зоне .RU насчитывалось 5 439 137 доменов, в зоне .РФ – 768 883 домена, что является достаточно высоким мировым показателем как для национальных (или страновых) доменов, так и для кириллических.

Мировой тенденции ежегодного роста числа доменных имен сопутствует тенденция роста жалоб, поданных в арбитраж Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в рамках Единой политики разрешения доменных споров (UDRP)2. Учеными неоднократно указывались достоинства процедур, проводимых по правилам UDRP, в частности: оперативность рассмотрения дел и исполнения решений, освобождение государственных судов от большого количества доменных споров и другие3.

Хотя Российская Федерация не может напрямую применять процедуру UDRP для зон .RU и .РФ, в связи с чем статистика ВОИС нерелевантна для России, нет оснований полагать, что при таком значительном росте числа доменных имен количество доменных споров в российских судах не увеличивается. При этом, как указывал А.И. Савельев, регистрация доменного имени занимает крайне мало времени, а скорость распространения информации в Интернете чрезвычайно велика (что способствует нанесению существенного вреда интересам правообладателей в короткий срок), а традиционная судебная процедура является долгой и нередко недешевой, в связи с чем традиционная судебная процедура (в сравнении с UDRP и иными альтернативными процедурами) не может в полной мере защитить законные интересы правообладателей4.

К сожалению, формально в России не признается самостоятельной категория судебных споров, связанных с регистрацией и использованием доменных имен. Как следствие – отсутствует единая статистика таких дел, рассматриваемых российскими судами.

Следует отметить существенную сложность при исследовании категории доменных споров: отсутствие четкого понимания того, какие именно споры можно отнести к доменным. В то же время российское законодательство содержит определение понятия «доменное имя»: под ним понимается обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети Интернет в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети Интернет (п. 15 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

В целом можно говорить о существовании двух подходов к определению категории «доменные споры».

1. В соответствии с узким подходом, к доменным спорам относятся споры по использованию доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками или иными средствами индивидуализации.

Такой подход нашел отражение в «Справке по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров»5 Суда по интеллектуальным правам (далее – Справка № СП-21/4). Аналогичного подхода (хотя и несколько в «усеченном» варианте) придерживается и Координационной центр доменов .RU/.РФ в Положении «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах» (далее – Положение)6.

При этом согласно абз. 3 п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) споры о средствах индивидуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров) рассматриваются в арбитражных судах независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле.

2. При широком подходе в категорию доменных споров также включаются споры, в которых затрагиваются смежные доменным именам вопросы: определение администраторов доменных имен и владельцев сайтов, нарушающих интеллектуальные права на объекты авторских и смежных прав; установление множественности нарушений в случае размещения контента на различных поддоменах третьего уровня и др. К категории доменных споров при широком подходе, по мнению Павла Патрикеева, также могут быть отнесены споры по размещению запрещенной законом информации, а также информации, порочащей честь и достоинство или деловую репутацию7.

Традиционно в число доменных споров не включаются споры в отношении сходства доменных имен с иными объектами интеллектуальной собственности, в первую очередь – с объектами авторского права. Следует согласиться с А.Г. Серго о том, что правовые конфликты по поводу доменных имен не ограничиваются только спорами об использовании средств индивидуализации в доменных спорах8.

В литературе высказывалось мнение о том, что к числу доменных споров также можно отнести споры, возникающие не только из частных правоотношений, но и из публичной области: споры о законности утраты администратором доменного имени права на него по причине несвоевременной оплаты им продления регистрации, о признании аккредитованного регистратора виновным в недобросовестной конкуренции, об оспаривании официальных документов национальной регистратуры9. На практике данные споры не признаются доменными, хотя сложно отрицать их «доменную» природу.

В настоящее время четко разграничить доменные споры в узком понимании и споры, относящиеся к сфере интеллектуальной собственности, не представляется возможным ввиду близости природы средств индивидуализации и доменных имен10. В таком случае конституирующим признаком для отнесения спора к категории доменных будет являться то, что нарушение исключительного права образуется при использовании обозначения непосредственно в доменном имени.

Как правило, все доменные споры инициируются по исковому заявлению правообладателя товарного знака или иного средства индивидуализации. При этом требования, заявляемые владельцами товарных знаков, нельзя назвать единообразными: с одной стороны, у всех правообладателей присутствует одно и то же желание – запретить использовать сходный (или тождественный) с их товарным знаком домен; с другой стороны, правообладатели зачастую неточны в своих формулировках, что в итоге может сказаться на решении суда не в пользу истца либо вызвать существенные затруднения при исполнении судебного решения.

Еще в постановлении Президиума ВАС РФ от 4 июня 2013 г. было отмечено11, что в оспариваемых нижестоящих судебных актах не содержалось указаний, обязывающих регистратора домена аннулировать регистрацию, а также устанавливающих запрет администратору домена использовать спорное обозначение, хотя само по себе администрирование домена ответчиком было признано нарушением прав истца и оценено как акт недобросовестной конкуренции.

В этом же постановлении ВАС РФ отмечал, что в резолютивной части судебного акта целесообразно использовать формулировки Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (далее – Правила) в части совершения конкретных действий по аннулированию регистрации, чтобы у регистраторов затем не возникало проблем при исполнении вынесенного судебного акта. Представляется, что эта рекомендация остается актуальной не только для судов, но и для правообладателей, которым следует формулировать исковые требования в том числе с опорой на Правила и Положение.

Прежде чем приступить к рассмотрению последних тенденций судебной практики, хотелось бы остановиться на общих положениях, применимых к разрешению любых доменных споров.

Согласно пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ использование товарного знака для индивидуализации товаров, работ или услуг в доменном имени прямо названо в качестве способа использования товарного знака. Таким образом, по смыслу ГК РФ необходимо, чтобы в доменном имени было подтверждено использование: (1) тождественного или сходного до степени смешения обозначения (2) в целях индивидуализации товаров, работ или услуг12.

В связи с этим по общему правилу не любое использование товарного знака (или обозначения, сходного с товарным знаком) в доменном имени согласно буквальному толкованию положений ст. 1484 ГК РФ должно быть признано нарушением, а только такое использование, которое содержит в себе два элемента, указанных выше. Исключением из данного правила, согласно выводу Суда по интеллектуальным правам, является использование в доменном имени неохраняемых элементов товарного знака, что само по себе нарушением признаваться не может13.

Судебная практика в доменных спорах последовательно придерживается теста, закрепленного Высшим Арбитражным Судом РФ14 на основании ст. 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности о запрете недобросовестной конкуренции. В частности, в соответствии с данным тестом судам следует проверять в действиях администратора домена наличие или отсутствие следующих критериев:

- доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;

- у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;

- доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Данная позиция была дополнена в актах Суда по интеллектуальным правам. В частности, суд в качестве кассационной инстанции неоднократно приводил следующую формулировку: «При этом действия администратора доменного имени, согласно данному подходу, признаются актом недобросовестной конкуренции только при условии соответствия всем трем критериям одновременно»15.

Однако судебная практика не указывает, применяется ли данный подход только к доменным спорам в зоне .RU и .РФ или к другим зонам (в том числе зонам gTLD, new gTLD). Но в пункте 3 Справки № СП-21/4 было указано (также без разделения на доменные зоны16), что к доменным спорам при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, «для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и другим действиям) доменных имен могут использоваться положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), в том числе в ее параграфах 4(a), 4(b) и 4(c)» (имеется в виду UDRP), в связи с чем стоит подробнее остановиться на указанных положениях.

Как указывает А.Г. Серго, в основе самой известной внесудебной системы рассмотрения доменных споров UDRP лежит специальная юридическая конструкция – «недобросовестная регистрация», при наличии признаков которой владелец товарного знака вправе отобрать домен17.

Нельзя не отметить, что тест, на который ссылаются российские суды в каждом доменном споре, практически дословно заимствует положения § 4(а) UDRP. В частности, в соответствии с данным параграфом истец должен доказать вину администратора доменного имени по каждому из следующих пунктов:

(i) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

(ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

(iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Отдельного внимания заслуживает то обстоятельство, что данный тест фактически не соответствует подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, в соответствии с которым использованием товарного знака в доменном имени считается не просто использование идентичного или сходного до степени смешения обозначения (п. i соответственно), а использование именно в целях индивидуализации конкретных товаров, работ и услуг. Таким образом, в настоящее время при определении нарушения исключительного права на товарный знак в доменном имени существует явное противоречие нормы ГК РФ и теста, применяемого в судебной практике.

Недобросовестность регистрации и использования доменного имени на основании § 4 (b) устанавливается при наличии одного или нескольких обстоятельств:

(i) обстоятельства, указывающие на то, что администратор домена зарегистрировал или приобрел доменное имя с основной целью его продажи, сдачи в аренду или передачи использования другим способом истцу, являющемуся правообладателем исключительного права на товарный знак, либо конкуренту истца за денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы администратора доменного имени, прямо относящиеся к приобретению доменного имени;

(ii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя с целью помешать правообладателю исключительного права на товарный знак использовать спорное доменное имя при условии, что раньше администратор доменного имени уже занимался подобного рода деятельностью;

(iii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя главным образом для того, чтобы помешать деятельности конкурента;

(iv) используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети «Интернет» на свой веб-сайт или иной ресурс сети «Интернет» путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.

При этом в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени истцу может быть отказано на основании § 4(с) UDRP в том случае, если администратор доменного имени (ответчик) докажет существование одного или нескольких следующих обстоятельств:

(i) до получения извещения об иске администратор доменного имени (ответчик) использовал или готовился использовать доменное имя или имя, сходное до степени смешения с доменным именем, указанным в иске, с целью добросовестного предоставления товаров и услуг;

(ii) администратор доменного имени был широко известен под спорным доменным именем, даже если при этом он не приобрел исключительного права на товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с доменным именем;

(iii) используя доменное имя, его администратор занимается законной некоммерческой или иной добросовестной деятельностью, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца.

Как можно заметить, подход российской судебной практики не настолько подробен и ограничивается лишь воспроизведением § 4(а) UDRP, в то время как иные существенные обстоятельства, подробно изложенные в § 4(b) – 4(c) UDRP, практически полностью обходятся стороной российскими судами (отдельные заимствованные позиции будут рассмотрены далее). При этом в UDRP (за исключением § 4(b) (iii)) не используется понятие «недобросовестной конкуренции», а, как уже отмечалось, приводится категория «недобросовестности регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени», что, безусловно, в контексте доменных споров является более точным и корректным в отличие от подхода российской судебной практики.

«Недобросовестная конкуренция», по мнению автора, слишком широкое понятие для такой узкой категории как доменные споры. Прежде всего потому, что многие судебные решения, отказывающие в удовлетворении требований правообладателей товарных знаков, как будет проиллюстрировано далее, основываются на недоказанности существования конкурентных отношений, а также наличия в действиях администратора доменного имени признаков недобросовестной конкуренции, что само по себе для правообладателя товарного знака может быть очень затруднительно, если вообще практически не невозможно.

Поэтому необходимо оценивать не наличие в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции, а саму регистрацию и использование доменного имени на предмет ее добросовестности по аналогии с §§ 4(а) – 4(с) UDRP, что требует, безусловно, частичного пересмотра подходов судебной практики и выработки новых критериев, подлежащих оценке со стороны суда.

Рассмотрим основные выводы судебной практики по доменным спорам.

1. Фактическое неиспользование доменного имени (даже при продлении его администрирования), сходного с товарным знаком, по общему правилу не признается нарушением прав правообладателя и является основанием для отказа в удовлетворении его требований.

Данное положение основывается на п. 1.1. Справки № СП-21/4, согласно которому по общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (что, как указывалось выше, соответствует подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Сама по себе регистрация доменного имени может быть признана нарушением исключительного права на товарный знак только в том случае, если она будет признана актом недобросовестной конкуренции.

Однако судебная практика не уточняет, что именно можно считать использованием доменного имени. Данный вопрос требует особого пояснения.

Считается, что главным предназначением доменного имени является адресация пользователя с помощью него на искомый сайт или иной информационный ресурс. Как указывали М.А. Рожкова и С.А. Копылов, именно такое понимание закладывалось в Законе об информации и нашло подтверждение в подп. 5 п. 2 ст. 1484, подп. 4 п. 2 ст. 1519 ГК РФ18.

Исходя из буквального толкования данного подхода, использованием доменного имени может считаться только использование его в качестве средства адресации. Причем неважно, адресует доменное имя на сайт на одноименном домене или на другом. Например, в деле № А56-70166/2021 использование доменного имени kaizer.ru для автоматической переадресации посетителя с сайта https://kaizer.ru/ на сайт https://prbrush.ru/, на котором в конечном итоге и осуществлялось предложение к продаже товаров, однородных товарам, для которых зарегистрирован товарный знак, было признано нарушением исключительных прав истца на товарный знак KAIZER (свидетельство № 359303)19. Вывод о том, что переадресация со спорного домена на иной домен создает угрозу смешения и, следовательно, является способом использования товарного знака, послужил основанием для удовлетворения требований истца. Аналогичный вывод был высказан Судом по интеллектуальным правам в деле № А55-31630/201920.

Однако в случае, если домен был зарегистрирован, но фактически никуда не адресует, а размещенный на домене веб-сайт не функционирует, суды отказывали в удовлетворении исковых требований на основании того, что тем самым доменное имя не используется для индивидуализации каких-либо товаров или услуг (решение Арбитражного суда Московской области от 3 мая 2024 г. по делу № А41-79022/2023; решения Арбитражного суда города Москвы от 16 сентября 2022 г. по делу № А40-51411/2022; от 13 июля 2022 г. по делу № А40-23279/2022; от 3 июня 2022 г. по делу № А40-218673/2021; от 17 сентября 2021 г. по делу № А40-63529/2021).

Получается, с точки зрения российской судебной практики допустима следующая гипотетическая ситуация: имеется правообладатель (истец) товарного знака ABC с датой регистрации 1 января 2010 г.; имеется зарегистрированный на третье лицо (ответчик) с 1 января 2020 г. домен abc.ru, который ежегодно продляется; домен abc.ru не адресует на какой-либо веб-сайт, в связи с чем однородность/неоднородность товаров с товарным знаком установить невозможно; суд при обращении правообладателя с требованием о запрете использования обозначения «abc» в доменном имени abc.ru отказывает на основании того, что фактически домен не используется, а регистрация сама по себе обозначения в качестве домена не является нарушением. Развивая мысль дальше: если домен все же начинает использоваться в отношении тех же классов МКТУ уже после вынесения решения об отказе, то при повторной подаче искового заявления правообладателем, арбитражный суд обязан прекратить производство по делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

Данный подход, сложившийся в судебной практике, подлежит критической оценке на основании следующего.

ГК РФ в качестве одного из способов защиты нарушенных исключительных прав называет требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). Конструкция «угрозы нарушения» активно используется в фармацевтических спорах при регистрации дженериковых препаратов в обход патентной защиты оригинальных препаратов. Таким образом, данная конструкция может быть по аналогии имплементирована в судебную практику по доменным спорам и, вероятно, она смогла бы решить проблему того, что правообладатели фактически лишены возможности регистрации в доменной зоне .ru и (или) .рф доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с их товарными знаками, в случае, если по каким-то причинам они не обеспокоились регистрацией соответствующих доменных имен ранее. Безусловно, возможность применения данной конструкции требует осмысления и детальной проработки, в том числе установления критериев, по которым суд мог бы посчитать угрозу нарушения исключительных прав на товарный знак неизбежной.

Более того, в доменном имени может использоваться корпоративная почта, т. е. персонализированные почтовые ящики с использованием доменного имени. При этом веб-сайт или другие сервисы на доменном имени могут не функционировать, в то время как пользоваться электронной почтой с корпоративным доменом в том числе в коммерческих целях будет возможно21. Тем самым, доменное имя фактически будет использоваться, хотя и не в качестве средства адресации. Автору не удалось найти примеров доменных споров, в которых бы поднимался вопрос использования корпоративной почте на спорном домене. Однако вероятно, что в случае сбора правообладателями соответствующих доказательств (в частности, подтверждающих, что домен при его неиспользовании для адресации фактически используется в корпоративной электронной почте), правовая позиция истца была бы более убедительной, а шансы на удовлетворение исковых требований – высокими.

Можно заметить, что UDRP вообще не содержит подобного критерия (фактическое использование/неиспользование доменного имени), подлежащего оценке при разрешении доменного спора. Как отмечалось выше, категория «недобросовестность регистрации и использования доменного имени» не охватывается только фактическим размещением на домене веб-сайта, содержащего однородные товары, но является более универсальной и учитывает разные обстоятельства, в том числе те, которые могут относиться исключительно к регистрации домена, но не к его использованию (§§ 4(b) (i) – (ii)). Представляется, что подход UDRP в этой части является более сбалансированным, нежели сложившаяся судебная практика в России.

Стоит отметить, что в последнее время встречается и противоположная позиция: «Сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком/фирменным наименованием, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав истца» (решение Арбитражного суда Краснодарского края от 10 ноября 2023 г. по делу № А32-1202/2023; решение Арбитражного суда Омской области от 18 июля 2023 г. по делу № А46-5688/2023; решение Арбитражного суда Ярославской области от 04 мая 2023 г. по делу № А82-21836/2021; постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2023 г. по делу № А03-19095/2021; постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 января 2023 г. по делу № А13-5397/2022). Во всех приведенных делах исковые требования правообладателей были удовлетворены.

Также не удалось найти судебных решений, где суды ссылались бы на данную позицию, но с учетом того обстоятельства, что домен фактически не используется. Хотя напротив, сама по себе регистрация (в том числе ежегодное продление домена), произведенная уже после возникновения исключительных прав на товарный знак, даже при фактическом неиспользовании домена для адресации свидетельствует о недобросовестности администратора доменного имени.

В этом же контексте нельзя не упомянуть дело № А49-4724/2023, в котором шла речь об использовании в доменном имени radiorubezh.ru обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком (свидетельство № 719728). Суд первой инстанции указал следующее: «Само по себе упоминание товарного знака в доменном имени не является его использованием, поскольку ответчик не размещал какую-либо информацию, которая могла бы повлечь смешение товаров и услуг (или ввести посетителей доменного имени в заблуждение в отношении лица, предоставляющего услуги) и, как следствие, привести к нарушению права истца».

Далее суд, обосновывая отказ в удовлетворении исковых требований, ссылается в том числе на то, что страница сайта с указанным доменным именем в сети Интернет отсутствует, а доменное имя на момент рассмотрения дела не является действующим.

Суд также счел несостоятельным довод истца о том, что ответчик продолжал осуществлять конкурирующую коммерческую деятельность в отношении тех же классов МКТУ, в соответствии с которыми истцу принадлежал спорный товарный знак, на основании того, что истцом «не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что регистрация и использование домена ответчиком осуществляется исключительно с целью причинить вред истцу, равно доказательств того, что ответчик при регистрации домена действовал недобросовестно или неразумно, использовал свои права в целях ограничения конкуренции»22.

Однако выводы суда представляются сомнительными. Действительно, как указал Президиум ВАС РФ, словесное упоминание чужого товарного знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ не является использованием этого знака23. Принципиальным является то, что высказанная позиция касалась использования товарного знака в качестве нарицательного существительного; спорное обозначение в доменном имени не использовалось, в связи с чем данное положение не может быть истолковано расширительно в отношении доменных споров.

К сожалению, в судебной практике распространен подход, согласно которому само по себе упоминание в доменном имени словесного обозначения, сходного с товарным знаком, не признается его незаконным использованием. Например, в деле № А40-151668/2020 ключевым аргументом для отказа в удовлетворении исковых требований правообладателя являлось то, что на сайте https://smarttag.ru (на товарах, ценниках либо этикетках) спорное обозначение smarttag не использовалось, а использовалось лишь в доменном имени24. Решение суда было оставлено без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2021 г.

Как неоднократно подчеркивалось в судебных актах, сама по себе регистрация может быть признана нарушением исключительных прав только в том случае, если такая регистрация признается актом недобросовестной конкуренции. При этом, как указал Суд по интеллектуальным правам, для установления в действиях определенного лица признаков недобросовестной конкуренции выяснению подлежит факт наличия либо отсутствия конкурентных отношений между таким лицом и лицом, подавшим заявление25.

2. Нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак является не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации тождественного или сходного до степени смешения доменного имени.

Обратная ситуация складывается в отношении общеизвестных товарных знаков.

Как указано в п. 158 Постановления № 10, нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Так, в деле № А56-93660/2022 были удовлетворены требования правообладателя общеизвестного товарного знака «KAMAZ» (свидетельство № 36) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, выразившееся в использовании ответчиком словесного элемента в доменном имени m-kamaz.ru. Суд апелляционной инстанции отдельно отметил, что доменное имя: во-первых, содержало в себе охраноспособный элемент «kamaz», тождественный с товарным знаком истца по фонетическому признаку; во-вторых, в целом было сходно до степени смешения с товарным знаком истца по графическому признаку26.

В другом деле с участием того же истца общеизвестный товарный знака «КАМАЗ» (свидетельство № 37) был использован в домене подшипники-камаз.рф. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, особо указав следующее: «Ответчик использовал на страницах сайта обозначение «КАМАЗ» с одной единственной целью - с целью рекламы своего товара, индивидуализации и продвижения себя на рынке как производителя товара, с намерением приобрести преимущества для продвижения товара, однородного товару, в отношении которого предоставлена правовая охрана товарным знакам истца»27.

Еще одним примером может служить дело № А42-6665/2022: ООО «Яндекс» обратилось с требованием о запрете использования общеизвестного товарного знака «yandex» (свидетельство № 164) в доменном имени yandex-drive.ru. Исковые требования были удовлетворены, но любопытно, что суд (в отличие от рассмотренных судебных актов выше) не отразил в решении, является ли веб-сайт на доменном имени действующим, а также используется ли доменное имя в отношении тех же классов МКТУ общеизвестного товарного знака.

Неоднократно в аналогичных делах также высказывалось обоснование расширенной правовой охраны общеизвестных товарных знаков: «При этом сходство обозначения с общеизвестным товарным знаком предполагает, что это обозначение (даже если оно используется для других видов деятельности) может ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак, поскольку общеизвестный товарный знак в силу своей природы обладает повышенной информативностью для широкого круга потребителей в части индивидуализации товаров и услуг его владельца». В частности, к такому выводу пришел суд в деле № А40-302600/2022 по иску ОАО «Российские железные дороги» с требованием запретить использование обозначений, сходных до степени смешения с серией товарных знаков (в том числе общеизвестный товарный знак № 115), в доменном имени rzd-agent.ru.

В целом, можно сказать, что судебная практика по вопросу использования общеизвестных товарных знаков в доменных именах является достаточно устоявшейся. Еще в 2020 г. Суд по интеллектуальным правам, отправляя на новое рассмотрение дело № А56-116693/2018, в котором ПАО «КАМАЗ» было отказано в удовлетворении требований о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в доменном имени, указал, что нижестоящие суды не учли наличие у истца прав на общеизвестный товарный знак (свидетельство № 36), что сыграло существенную роль при оценивании вероятности смешения товарных знаков и доменного имени28.

Данный подход был воспринят судебной практикой, в связи с чем сейчас практически невозможно встретить дела, в которых истцам – правообладателям общеизвестных товарных знаков суды отказывали в удовлетворении требований как о запрете использования обозначений в доменах, так и о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков.

3. Регистрация доменного имени до возникновения исключительных прав на средство индивидуализации свидетельствует об отсутствии у владельца доменного имени намерений нарушить исключительное право правообладателя.

Нужно сказать, что в судебной практике данный вопрос имеет долгую историю. Несмотря на то, что в Справке № СП-21/4 была подтверждена возможность применения § 4 UDRP (в том числе § 4(c)(i-iii)), ранее самим Судом по интеллектуальным правам в 2016 г. был легализован «обратный захват домена» в деле № А41-81997/2015, что критически оценивалось М.А. Рожковой и Д.В. Афанасьевым29.

Тем не менее в последнее время наблюдаются отдельные попытки предотвратить обратный захват домена, что будет рассмотрено далее.

До настоящего времени существует две противоположные точки зрения.

1. Дата регистрации доменного имени не имеет значения при оценке правомерности использования обозначения, а товарный знак в любом случае имеет приоритет перед датой регистрации доменного имени (решение Арбитражного суда Владимирской области от 11 декабря 2023 г. по делу № А11-6056/2023; постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2023 г. по делу № А82-21836/2021; решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 октября 2023 г. по делу № А40-260233/2022 и др.).

Так, в деле № А82-21836/2021 спорные домены yamz-dizel.ru и yamz.info были зарегистрированы 4 марта 2009 г. и 14 мая 2012 г. соответственно. При этом товарные знаки правообладателя ПАО «Автодизель» «ЯМЗ» (свидетельство № 545535) и «YMZ» (свидетельство № 545534) имели дату приоритета 3 марта 2014 г. Несмотря на то что домены были зарегистрированы раньше даты приоритета товарных знаков, суд первой инстанции на втором круге рассмотрения дела удовлетворил требования истца с учетом того, что веб-сайты со спорными доменными именами использовались для размещения информации о предложении к продаже продукции ПАО «Автодизель», тем самым ответчик осуществлял деятельность, аналогичную деятельности истца.

2. Дата регистрации доменного имени имеет значение с точки зрения добросовестности действий ответчика и, в определенных случаях, может служить основанием для отказа в удовлетворении требований правообладателя товарного знака (постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2023 г. по делу № А40-116365/2023; решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 сентября 2023 г. по делу № А40-182895/2021; решение Арбитражного суда Иркутской области от 17 мая 2023 г. по делу № А19-471/2023).

Одним из последних дел, в котором прослеживается тенденция недопущения обратного захвата доменов, является дело № А40-173740/2023. Фабула дела заключалась в следующем: истец – правообладатель товарного знака «rembitteh» (свидетельство № 788150) – обратился в суд с требованием о запрете использования ответчиком товарного знака в доменном имени rembitteh.ru. Дата приоритета товарного знака – 30 апреля 2020 г.; дата регистрации доменного имени ответчиком – 13 февраля 2012 г. Ответчик использует сайт со спорным доменным именем для ведения предпринимательской деятельности, в том числе для рекламы услуг, в отношении которых распространяется защита товарного знака.

Ответчику удалось доказать, что доменное имя является широко известным (посещаемость сайта около 1 000 000 посетителей в месяц; на различных агрегаторах отзывов в сети Интернет в совокупности содержится более 900 отзывов о компании ответчика) и ассоциируется исключительно с ответчиком, но не с правообладателем товарного знака. Тем самым суд посчитал, что ответчик не использует товарный знак истца и не ассоциируется с ним, а использует свое обозначение, вошедшее в гражданский оборот задолго до регистрации товарного знака. Применив ст. 10 ГК РФ и ст. 10bis Конвенции по охране промышленной собственности, суд отказал в удовлетворении требований в полном объеме.

За последние несколько лет сложилась целая плеяда дел, в которых судами были поддержаны добросовестные администраторы доменных имен. Так, в деле № А40-27864/2023 было отказано в передаче домена nordic.ru правообладателю товарного знака «NORDIC» (свидетельство № 134927); в деле № А40-218673/2021 – домен guba.ru против товарного знака «GUBA» (свидетельство № 822869); в деле № А21-14668/2019 – домен domovoy.ru против товарного знака «Домовой» (свидетельство № 591658) и др.

В целом, данная тенденция иллюстрирует гибкость механизма, предусмотренного § 4 UDRP, который может быть использован для защиты добросовестных администраторов доменных имен.

К сожалению, встречаются и обратные примеры. Речь, в частности, идет о деле «Масяни» № А40-71701/2023. Правообладатель серии товарных знаков (в том числе товарного знака свидетельство № 558549) и учредитель телеканала «Мульт» обратился к администратору домена mult.ru с требованием запретить использовать обозначение «mult» в доменном имени.

Несмотря на то, что:

1) домен был зарегистрирован 4 сентября 2002 г., то есть более чем за 12 лет до даты приоритета самого «раннего» товарного знака;

2) доступ к интернет-сайту по адресу https://mult.ru был ограничен Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры 29 марта 2022 г., то есть фактически домен не используется и на территории Российской Федерации не служит для переадресации;

3) на домене ранее размещались эпизоды популярного мультсериала «Масяня»,

судом требования о запрете использования обозначения были удовлетворены. В первую очередь это может быть связано с тем, что администратор доменного имени не был заинтересован в защите домена и занял пассивную позицию.

Таким образом, добросовестные администраторы доменных имен могут «отбить» претензии правообладателей товарных знаков по обратному захвату доменов, доказав следующее:

1) доменное имя было зарегистрировано задолго до возникновения прав на средство индивидуализации;

2) домен не ассоциируется с товарным знаком истца, приобрел широкую различительную способность;

3) домен используется независимо – в частности, на домене не реализуется продукция под брендом истца, а ведется самостоятельная предпринимательская деятельность (даже если классы МКТУ частично совпадают).

4. В качестве акта недобросовестной конкуренции могут быть признаны действия администратора по регистрации доменного имени с целью дальнейшей его перепродажи.

Нетрудно заметить, что данная позиция, неоднократно высказывавшаяся в российской судебной практике, представляет собой сжатую версию § 4(b) (i) UDRP.

Достаточно редко правообладателям в доменных спорах удается доказать, что администратор доменного имени регистрировал его исключительно с целью перепродажи. Но если это происходит, то такое обстоятельство является однозначным основанием для признания в действиях ответчика акта недобросовестной конкуренции и, как следствие, удовлетворения иска правообладателя.

Например, в деле № А40-207146/2022 Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на данное обстоятельство: «Суд первои инстанции, исследовав обстоятельства регистрации спорного доменного имени и последующие деиствия его администратора, обоснованно установил, что никакои самостоятельнои цели на использование домена ответчик не имеет, регистрация домена произведена лишь с целью его дальнеишеи продажи лицам, нуждающимся в его использовании для ведения хозяиственнои деятельности, учел отсутствие ведения ответчиком деятельности на территории Россиискои Федерации, в связи с чем пришел к правомерному выводу о том, что регистрация спорного доменного имени является следствием недобросовестных деиствии со стороны администратора доменного имени по отношению к истцу в понимании положении статьи 10 Гражданского кодекса Россиискои Федерации (далее – ГК РФ)».

Доказать недобросовестную цель администратора можно в том числе путем предоставления распечаток и скриншотов с сайтов, где соответствующие домены были предложены к продаже. Например, в деле № А50-31857/2022 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд указал: «При установлении цели администратора доменного имени судом первой инстанции было принято во внимание, что ответчиком предложен домен aflubin.ru к продаже за 15 000 USD, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств».

5. Использование в доменном имени обозначения, сходного с товарным знаком, не может быть признано нарушением исключительных прав в случае, если не установлена однородность товаров и услуг между товарным знаком и доменом.

Поскольку абсолютное количество доменных споров возникает в отношении не общеизвестных товарных знаков, то суды не могут уйти от проверки однородности товаров. По смыслу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. 162 Постановления № 10 однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

На необходимость выяснения вопроса об однородности или идентичности товаров, для которых ответчиком используется доменное имя, товарам, для которых зарегистрирован товарный знак, было отмечено Судом по интеллектуальным правам в постановлении от 8 ноября 2022 г. по делу № А56-56289/2021.

В деле А38-5169/2021 шла речь о товарном знаке «БОШ» (свидетельство № 47887), которому была предоставлена правовая охрана в отношении товаров 07, 09, 11, 12, 17 классов МКТУ (машины и станки, двигатели, приборы и инструменты для научных целей и др.), в то время как домен бошсервисказань.рф использовался для предложения выполнения работ (оказанию услуг), относящихся к 37 классу МКТУ. Суд не нашел признаков однородности работ, выполняемых с использованием сайта, и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку, в связи с чем в удовлетворении требований было отказано.

Подводя итог, на основании рассмотренных дел можно выделить ключевые тенденции судебной практики в сфере доменных имен:

1) суды часто отказывают в удовлетворении требований правообладателей товарных знаков, в первую очередь по причине того, что на правообладателях лежит тяжелое бремя доказывания различных обстоятельств (в том числе признаков недобросовестной конкуренции в действиях администратора домена);

2) самой эффективной правовой охраной в доменном пространстве обладают общеизвестные товарные знаки;

3) если доменное имя в результате длительного использования приобрело широкую известность независимо от товарного знака, то у администратора домена есть шансы отстоять свое доменное имя;

4) все большее значение в доменных спорах приобретает категория добросовестности как правообладателя товарного знака (истца), так и администратора доменного имени (ответчика).