Аббревиатуры и сочетание букв: возможности регистрации в качестве товарных знаков с учетом актуальной судебной практики

Для цитирования:

Калужский В.В. Аббревиатуры и сочетание букв: возможности регистрации в качестве товарных знаков с учетом актуальной судебной практики//Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2024. N 2 (44). С. 205-213.
DOI: 10.58741/23134852_2024_2_12

Kaluzhsky V.V. Abbreviations and combination of letters: possibilities of registration as trademarks taking into account current court practice//Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. June 2024. N 2 (44). Pp. 205-213. (In Russ.).
DOI: 10.58741/23134852_2024_2_12

Аббревиатуры давно вошли в лексикон современного человека: большинству людей знакомы самолеты ТУ, или то, что компания РЖД оказывает услуги по перевозке железнодорожным транспортом.

С учетом этого неудивительно, что предприниматели не только используют аббревиатуры, но и ожидают, что аббревиатуры могут получить правовую охрану в качестве товарных знаков.

Тем не менее в случае включения аббревиатуры в заявку на регистрацию товарных знаков, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее – «Роспатент») часто отказывает в регистрации товарного знака, ссылаясь на отсутствие у обозначения различительной способности.

В данной статье будут выявлены основные проблемы, связанные с регистрацией аббревиатур в качестве товарных знаков в России, проведен сравнительный анализ с процессами регистрации аббревиатур в США и ЕС, а также представлены основные правовые позиции Роспатента по данному вопросу, в результате чего будут предложены рекомендации по изменению подходов к регистрации аббревиатуры в качестве товарного знака.

1. Правовое регулирование процесса регистрации аббревиатур в качестве товарных знаков в Российской Федерации

Перед анализом судебной практики и выявлением основных проблем, возникающих в ходе регистрации аббревиатур в качестве товарных знаков, видится необходимым предоставить краткий обзор правовых норм, регулирующих вопросы регистрации обозначений в качестве товарных знаков.

Пункт 1 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), содержит два отдельных основания для отказа в предоставлении обозначению правовой охраны: не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые либо (а) не обладают различительной способностью, либо (б) состоят только из элементов, указанных в подп. 1-4 указанного пункта (например, общепринятые термины и символы, характеризующие форму или назначение товаров и т.п.).

Указанное выделение двух отдельных оснований прослеживается и в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака (далее – «Руководство»)1: п. 2.1 Руководства посвящен обозначениям, не обладающим различительной способностью, а п. 2.2-2.5 – обозначениям, содержащим элементы, указанные в подп. 1-4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

При этом непосредственно к сочетаниям букв относятся подп. 2.1.2 и 2.1.9 Руководства. Как следует из этих пунктов, не обладают различительной способностью сочетания букв, не имеющие словесного характера (или не воспринимаемые как слово) и характерного графического исполнения (например, обозначение «PMD» по заявке № 2012723540), или же общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (пищепром, легпром, НПО, КБ, НКО), в том числе общепринятые сокращения (аббревиатуры) указаний организационно-правовой формы юридических лиц (ОАО, ООО, Ltd, GmbH).

Таким образом, при толковании указанных пунктов должно следовать, что обозначение, являющееся сочетанием букв, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, если оно воспринимается как слово и при этом не является общепринятой аббревиатурой, относящейся к определенной отрасли или указывающей на организационно-правовую форму.

2. Основные правовые позиции Роспатента и Суда по интеллектуальным правам, применимые при регистрации аббревиатур в качестве товарных знаков

Из анализа практики рассмотрения Роспатентом возражений, связанных с регистрацией аббревиатур в качестве товарных знаков, видно, что в большинстве случаев Роспатент не считает, что сочетание букв, особенно согласных, может восприниматься как слово. В качестве аргументации Роспатент ссылается на справочные источники, например, Большой Энциклопедический Словарь, где указывается, что слово – это «одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов, лиц, процессов, свойств»2.

Также в ряде Заключений Палаты по патентным спорам указывается, что признаками слова являются «определенная фонетическая оформленность, ударение; материальность (звучание и буквенное отображение); воспроизводимость (готовая единица речи); номинативная функция (способность называть); информативность; лексическое и грамматическое значение; лексико-грамматическая принадлежность (часть речи); синтаксическая самостоятельность (способность употребляться в качестве высказывания); валентность (свободная и ограниченная сочетаемость); определенное морфемное строение3». Стоит отметить, что источником указанных признаков является сайт в Интернете4, о котором заявитель может и не знать во время создания своего будущего обозначения.

Более того, несмотря на отсылку к этим критериям, Роспатент чаще всего не использует их для анализа заявляемого обозначения, а просто констатирует, что заявляемое обозначение не является словом.

Помимо этого стоит отметить, что для подтверждения своей позиции о возможности или невозможности регистрации обозначения в качестве товарного знака Роспатент ссылается на анализ словарно-справочных источников информации. Например, такой анализ был использован при оценке правомерности предоставления правовой охраны комбинированному обозначению, в состав которого был включен словесный элемент «ОКЛ-ПР»: анализ показал «отсутствие такой лексической единицы, как слово “ОКЛ-ПР”, что свидетельствует о фантазийном характере этого словесного элемента»5.

При этом, если попытаться проанализировать обозначение «ОКЛ-ПР» по данным критериям, то соответствие данного обозначения, как минимум, критериям материальности, воспроизводимости, информативности является сомнительным.

С учетом этого избирательная практика применения различных источников для оценки наличия у обозначения различительной способности создает правовую неопределенность, когда в отсутствии четких и прозрачных критериев оценки одни аббревиатуры могут быть защищены в качестве товарных знаков, а другие – нет.

Рассматривая сложившуюся проблему регистрации аббревиатур в качестве товарных знаков, следует обратить внимание на сложившиеся и устоявшиеся подходы к применению п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Так, пункт 1.2 Информационной справки Суда по интеллектуальным правам по вопросам применения положений п. 1 и 3 ст. 1483 ГК РФ указывает на то, что при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциации, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, а указанные доказательства относимы, если на основании их можно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, указанные в заявке на регистрацию товарного знака6.

С учетом данной правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, Большой Энциклопедический Словарь, а также иные словарно-справочные источники информации и источники из Интернета могут быть относимыми доказательствами для подтверждения наличия у обозначения различительной способности только в том случае, если они отражают имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно группы потребителей, которым адресованы товары.

Указанная позиция также раскрывается в дальнейших Постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам: в частности, отмечается, что для того, чтобы признать конкретное буквосочетание именно аббревиатурой, должно быть доказано, что оно воспринимается потребителями конкретного товара как слово, имеющее конкретное значение7.

В этой связи также примечательны правовые позиции Суда по интеллектуальным правам, отраженные в решении от 1 марта 2022 г. по делу № СИП-1181/2021. В указанном деле Суд рассматривал правомерность отказа в регистрации обозначения «CLS», которое, по мнению заявителя, в соответствии с правилами произношения букв английского алфавита включало как гласные, так и согласные звуки, в связи с чем является словом. Более того, предоставленные заявителем доказательства подтверждают восприятие обозначения потребителями заявленных услуг в качестве аббревиатуры от фирменного наименования заявителя на английском языке, а также наличие у заявителя исключительных прав на товарные знаки, в которых спорное обозначение является охраняемым элементом.

Тем не менее Роспатент отклонил указанные доводы заявителя, а предоставленные доказательства оценил на предмет подтверждения ими приобретения обозначением различительной способности в связи с его использованием.

Рассматривая дело, Суд по интеллектуальным правам указал, что восприятие обозначения адресной группой потребителей как аббревиатуры, имеющей конкретное значение, является элементом изначальной различительной способности. В связи с этим доказательства, предоставляемые заявителем, должны оцениваться именно на предмет наличия сведений о таком восприятии, то есть к ним не должны применяться подходы, используемые для определения у обозначения приобретенной различительной способности.

Таким образом, для успешной регистрации аббревиатуры в качестве товарного знака заявитель перед подачей заявки должен собрать доказательства, подтверждающие, что предложенное им обозначение воспринимается адресной группой потребителей как аббревиатура, которая имеет конкретное значение.

Другими словами, основная проблема с регистрацией аббревиатур в качестве товарных знаков заключается в том, что несмотря на восприятие указанных обозначений адресной группой потребителей именно в качестве аббревиатур, Роспатент не воспринимает указанную информацию к сведению и исходит из того, что обозначение в принципе не обладает различительной способностью, в связи с чем для его регистрации заявитель должен предоставить доказательства, подтверждающие приобретение обозначением различительной способности в связи с его использованием.

3. Подходы к регистрации аббревиатур в качестве товарных знаков в России и других юрисдикциях

3.1. Россия

С учетом такой проблематики необходимо рассмотреть примеры отказов в регистрации обозначений по вышеуказанным обстоятельствам. В этой связи особо примечательными являются дела, связанные с регистрацией названий, связанных с псевдонимами артистов и названиями творческих коллективов.

Например, при рассмотрении возражения на отказ в регистрации товарного знака по заявке № 2021706657 «СБПЧ» Палата по патентным спорам, несмотря на указание заявителя на то, что обозначение является аббревиатурой от названия музыкального коллектива «Самое Большое Простое Число», не исследовал предоставленные заявителем доказательства для определения, воспринимает ли потребитель заявленных товаров 25 и услуг 41 класса МКТУ это буквосочетание как аббревиатуру. Указанные доказательства оценивались Роспатентом на предмет того, подтверждают ли они приобретение обозначением различительной способности в ходе его использования по п. 1.1. ст. 1483 ГК РФ.

С учетом применения указанной нормы Роспатент исследовал предоставленные доказательства на предмет наличия в них сведений об объемах производства и продаж товаров, маркированных этим обозначением, объемах затрат на рекламу товаров (услуг), сведении о степени информированности потребителей о спорном обозначении и производстве маркированных им товаров (услуг), а не сведений о том, что заявленное обозначение воспринимается в качестве аббревиатуры8.

В то же время предоставленные заявителем доказательства ассоциации аббревиатуры «СБПЧ» со словосочетанием «Самое Большое Простое Число», известным названием музыкальной группы, были критически оценены Роспатентом: в частности, предоставленные данные о роликах на YouTube не представляли возможным «установить подлинность этих просмотров на дату приоритета заявленного обозначения», а изображения билетов и афиш с использованием обозначения «не свидетельствуют о том, что указанные на этих изображениях соответствующие мероприятия состоялись, не отражают количество лиц, их посетивших».

В свою очередь использование аббревиатуры совместно с расшифровкой, наоборот, становилось основанием для отклонения Роспатентом доказательств, содержащих сведения о таком использовании.

Похожий подход был применен Роспатентом при рассмотрении возражения на отказ в регистрации обозначения «CHBTKV», являющегося сокращением фамилии артиста Евгения Чебаткова9. Примечательно, что на этапе экспертизы было направлено уведомление о невозможности регистрации обозначения на основании п. 3 ст. 1483 ГК РФ (изначальным заявителем был не Евгений Чебатков, а другое лицо). После изменения данных о заявителе по заявке все равно был вынесен отказ в регистрации на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

В рамках рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам Роспатент указал на то, что «обозначение “CHBTKV” имеет словесный характер, воспринимается как сокращение фамилии известного артиста», но тем не менее представляет «простые согласные буквы “CHBTKV”, которые не имеют ни словесного характера, ни характерного графического исполнения, поэтому являются неохраняемыми»10.

Другими словами, несмотря на предоставленные заявителем доказательства того, что обозначение «CHBTKV» воспринимается потребителями именно как его фамилия без гласных букв, Роспатент также оценивал указанные доказательства на предмет того, подтверждают ли они приобретение обозначением различительной способности в связи с его использованием (например, количество билетов, приобретенных на концерты заявителя).

Таким образом, указанные решения Роспатента подтверждают, что несмотря на наличие информации о том, что указанные обозначения являются аббревиатурами (в частности, в случае с «СБПЧ» такая информация есть в онлайн-словаре сокращений11, а в случае с «CHBTKV» – подтверждается самим Роспатентом), Роспатент рассматривал указанные обозначения в отрыве от того, что они являются аббревиатурами, и не исследовал ассоциации потребителей соответствующих товаров или услуг, которые возникают при восприятии указанных обозначений.

3.2. США

Рассматривая подходы к определению различительной способности обозначений в США, следует отметить, что в этой стране имеется развернутая классификация различительной способности товарных знаков, которая позволяет ранжировать обозначения по степени их различительной способности и делит обозначения на вымышленные, отвлеченные, намекающие и описательные12.

Как справедливо отмечает С. Айрапетов, принципы предлагаемой классификации не являются новинкой для отечественного права, однако позволяют упростить структурирование товарных знаков по их различительной способности и взглянуть на всю картину целиком13.

Однако в судебном решении Abercrombie & Fitch Company v. Hunting World, Incorporated, упоминаемом С. Айрапетовым14, отмечается, что линия разделения между перечисленными категориями не всегда ярка, и это дополнительно усугубляется тем, что один и тот же термин, употребляемый в отношении одной и той же категории товара, может иметь разное значение для разных категорий потребителей15.

Более того, комментируя указанное судебное решение, некоторые исследователи отмечают, что такой категориальный подход будет сложнее применять при оценке изобразительных и комбинированных обозначений, например, упаковки товара, поскольку в таких обозначениях чаще всего нет словесных элементов, у которых может быть какое-либо значение16.

Несмотря на указанные сложности, вышеуказанная классификация применяется при рассмотрении заявок на регистрацию товарных знаков в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO) и оспаривании принятых регистрационным органом решений в Судебно-апелляционным совете по товарным знакам (TTAB).

В этой связи показательным является решение TTAB касательно заявки на регистрацию товарного знака № 86423482 «PPL»17 в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с бизнес-администрированием услуг по планам юридических расходов.

Несмотря на то что заявитель не указывал, что обозначение является аббревиатурой, эксперт, рассматривающий заявку, после изучения источников в Интернете, а также того, как именно потребители услуг 35 класса МКТУ используют аббревиатуру «PPL», установил, что она может быть расшифрована как «pre-paid legal» (предоплаченные юридические услуги), и в связи с этим указывать на услуги, в отношении которых заявлен товарный знак, недопустимо.

Примечательно, что для ответа на вопрос, является ли обозначение исключительно описательным (merely descriptive), эксперт применил тест, состоящий из трех вопросов:

• является ли заявленное обозначение аббревиатурой, имеющую конкретную расшифровку;
• является ли указанная конкретная расшифровка простым описанием заявленных товаров или услуг;
• могут ли соответствующие потребители расшифровать аббревиатуру вышеуказанным образом.

При рассмотрении обозначения TTAB наиболее важным стал последний вопрос, поскольку заявитель указывал на то, что аббревиатура «PPL» имеет несколько значений, в связи с чем соответствующие потребители не будут относить аббревиатуру «PPL» к «предоплаченным юридическим услугам».

Тем не менее TTAB не согласилась с таким доводом и отметила, что обозначение должно рассматриваться ими «в отношении заявленных услуг, а не в вакууме». С учетом того, что в перечне услуг упоминалась «организация и проведение программ поощрения и вознаграждения для стимулирования продаж предоплаченных планов юридических расходов», TTAB посчитал заявленное обозначение описательным и подтвердила правомерность отказа в регистрации данного товарного знака.

Указанное дело показательно тем, что USPTO не ограничилась формальным отказом в регистрации из-за отсутствия у аббревиатуры словесного характера, а смогла расшифровать её, исследовать значение и принять решение, исходя из данного значения.

Примечательным является то, что после отказа в регистрации обозначения «PPL» заявитель смог зарегистрировать комбинированное обозначение «» в отношении услуг 36, 42 и 45 классов МКТУ18. Несмотря на то что заявитель не указывал, какое значение он вкладывает в словесный элемент «PPLSI», можно предположить, что с большой долей вероятности эта аббревиатура является сокращенной версией фирменного наименования заявителя «Pre-Paid Legal Services, Inc.».

Таким образом, указанное дело показывают, что USPTO при рассмотрении спорных вопросов, связанных с регистрацией аббревиатур в качестве товарных знаков, прежде всего оценивает, воспринимают ли потенциальные потребители заявленных товаров или услуг указанное словосочетание в качестве аббревиатуры, а также то, имеет ли указанная аббревиатура определенное смысловое значение.

3.3. Европейский союз

Достаточно примечательным является подход, применяемый при регистрации аббревиатур в Ведомстве ЕС по интеллектуальной собственности (EUIPO)19.

Как и в случае с США, аббревиатура признается описательной и не может быть зарегистрирована в качестве товарного знака в том случае, если она составлена из слов, являющихся описательными в отношении заявляемых товаров или услуг, и соответствующие потребители признают аббревиатуру идентичной полным описательным словам.

В качестве примера таких аббревиатур в руководстве по регистрации товарных знаков приводится товарный знак «LIMO», заявленный в отношении товаров 09, 10 и 11 классов МКТУ.

Рассмотрев указанную заявку, эксперт отказал в её регистрации в отношении всех заявленных товаров, указав на то, что исходя из данных словаря сокращений, относящихся к электронике, аббревиатура «LIMO» расшифровывается как «laser intensity modulation» (модуляция интенсивности лазерного излучения)20, в связи с чем является описательной для всех заявленных товаров.

В качестве контраргумента заявитель обращал внимание на то, что аббревиатура «LIMO» чаще всего определяется потребителями как сокращение от слов «лимузин» или «лимонад», а в словаре, на который ссылался эксперт, содержится аббревиатура «LIMOS», которая отличается от заявленного обозначения дополнительной буквой. Наконец, заявитель указывал, что аббревиатура «LIMO» является сокращением от его фирменного наименования – «Lissotschenko Mikrooptik GmbH».

Тем не менее данные аргументы не смогли убедить апелляционную комиссию, поскольку, во-первых, обозначение было заявлено в отношении товаров 09 и 10 классов МКТУ (а именно лазеров), в связи с чем маловероятно, что потребители таких товаров будут ассоциировать обозначение со словами «лимузин» или «лимонад». Во-вторых, отсутствие в обозначение буквы «S», расшифровывающейся в аббревиатуре как «система», не придает её дополнительную различительную способность. В-третьих, то, что заявитель связал указанную аббревиатуру со своим фирменным наименованием, не является решающим фактором для определения наличия у обозначения различительной способности – наиболее важным является то, как обозначения воспринимается потребителем заявленных товаров21.

С учетом этого апелляционная комиссия подтвердила отказ в регистрации обозначения в отношении товаров 09 и 10 классов МКТУ, но разрешила зарегистрировать его в отношении товаров 11 класса, поскольку они не были связаны с лазерами.

Учитывая такое решение, можно сделать вывод о том, что при рассмотрении буквосочетаний Европейское ведомство по интеллектуальной собственности также в первую очередь исходит из того, каким образом рядовой потребитель заявленных товаров или услуг будет воспринимать то или иное обозначение.

4. Выводы и рекомендации

Таким образом, рассмотрев подходы к регистрации аббревиатур в качестве товарных знаков в России, ЕС и США, следует отметить следующее ключевое отличие: в то время как Роспатент чаще всего исходит из отсутствия у аббревиатуры различительной способности из-за отсутствия каких-либо дополнительных графических или словесных элементов, при рассмотрении схожих заявок ведомствами по интеллектуальной собственности ЕС и США на первое место становится семантическое значение заявляемого обозначения для потребителей товаров или услуг, в отношении которых заявляется обозначение.

Другими словами, при рассмотрении обозначений в ЕС и США ведомства оценивают их именно с точки зрения потребителя конкретных товаров или услуг, при этом учитывая, что потребителями одних и тех же товаров и услуг могут быть разные категории лиц (например, обозначение «СБПЧ» может быть знакомо как любителям музыки, так и лицам, которые занимаются организацией мероприятий). Более того, для выяснения смысла обозначений ведомства используют специализированные источники информации, предназначенные для соответствующих потребителей (например, научные справочники).

С учетом этого, на наш взгляд, для обеспечения возможности регистрации аббревиатур в качестве товарных знаков в России следует рассмотреть возможность применения аналогичных подходов, особенно в тех случаях, когда заявитель прямо указывает, что обозначение является аббревиатурой (например, в заявочной документации или в ответе на запрос экспертизы), при этом предоставленные доказательства подтверждают, что словосочетание воспринимается потребителями указанных услуг в качестве аббревиатуры.

При этом доказательства, в которых аббревиатура используется совместно с полной расшифровкой, должны быть применимыми для подтверждения указанного обстоятельства, как и, например, прямое указание расшифровки аббревиатуры в обозначение, как это было сделано, например, в товарных знаках № 1423162  « » или № 958906 «  ».

Таким образом, правовые позиции в отношении различительной способности аббревиатур уже сформированы Судом по интеллектуальным правам. С учетом этого представляется необходимым закрепить указанные позиции либо путем внесения изменений в Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, либо, что более реалистично, на уровне обзора судебной практики или информационной справки Суда по интеллектуальным правам.