Проблема составных товарных знаков: практика применения положений п. 10 ст. 1483 ГК РФ в актах Суда по интеллектуальным правам и Роспатента

Тиллинг Е.М. Проблема составных товарных знаков: практика применения положений п. 10 ст. 1483 ГК РФ в актах Суда по интеллектуальным правам и Роспатента // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 193-204.
DOI: 10.58741/23134852_2023_2_193

Tilling E.M. The problem of composite trademarks: practice of applying the norms of Paragraph 10 of Article 1483 of the Civil Code of the Russian Federation in the acts of the Court for Intellectual Property Rights and Rospatent // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. June 2023. 2 (40). Pp. 193-204. (In Russ.).
DOI: 10.58741/23134852_2023_2_193

Пунктом 10 ст. 1483 ГК РФ предусмотрено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с ГК РФ средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в п. 9 этой статьи. Данная норма была введена 12 марта 2014 г. Федеральным законом 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вступила в силу 1 октября 2014 г.

Пунктом 10 ст. 1483 ГК РФ предусмотрено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с ГК РФ средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в п. 9 этой статьи. Данная норма была введена 12 марта 2014 г. Федеральным законом 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вступила в силу 1 октября 2014 г.

Внесение новеллы в ГК РФ в 2014 г.: причины, идеи, подходы

Включение действующей редакции п. 10 в ст. 1483 ГК РФ было направлено на облегчение процесса экспертизы заявленных на регистрацию товарных знаков и исключение возможности государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, в которые помимо чужих средств индивидуализации и объектов, указанных в п. 9 ст. 1483 ГК РФ, включены иные элементы - средства индивидуализации. Причины появления этой нормы участники рабочей группы описали следующим образом: «До 1 октября 2014 г. Роспатент и судебная практика в подобных случаях для исключения возможности регистрации в качестве товарных знаков обозначений, лишь часть которых недопустима к регистрации, расширительно применяли положения о сходстве обозначений до степени смешения. По общему правилу учитывается, ассоциируются ли в глазах потребителей два обозначения в целом. При включении одного обозначения в другое в качестве его элемента для установления сходства это правило нарушалось: оценке подвергались одно обозначение в целом и часть другого, анализировалось сходство части заявленного на регистрацию обозначения со средствами индивидуализации и объектами, указанными в п. 9 ст. 1483 ГК. Теперь возможность анализа части обозначения прямо предусмотрена законом»1.

При этом следует отметить, что изначально законопроект о внесении изменений содержал только первую часть п. 10 ст. 1493 ГК РФ, второй абзац этой нормы, допускающий возможность регистрации обозначений при наличии соответствующего согласия, предусмотренного п. 6 и подп. 1 и 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, появился в проекте в ходе его доработки2.

То есть изначально в проекте отсутствовало указание на возможность регистрации «младшего» товарного знака при наличии соответствующего согласия:

1) правообладателя противопоставленного товарного знака или противопоставленной заявки на товарный знак;

2) правообладателя произведения науки, литературы или искусства, персонажа или цитаты из такого произведения, произведения искусства или его фрагмента;

3) а в случае использования имени, псевдонима или производному от них обозначения, портрета или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, - согласия этого лица или его наследника.

В пояснительной записке к законопроекту, который вносил изменения в этот пункт в 2014 г., указано, что изменения в отношении правовой охраны товарных знаков в основном коснулись ст. 1483 ГК РФ, устанавливающей основания для отказа в государственной регистрации товарного знака. Они направлены на уточнение требований, предъявляемых к регистрируемому товарному знаку в части так называемых абсолютных оснований для отказа, а также на предотвращение введения в заблуждение потребителей.

К наиболее очевидным случаям, на которые было направлено появление рассматриваемой нормы, следует отнести включение в соответствующее составное обозначение изобразительных товарных знаков. В частности, в комментарии Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации отмечалось: «В рассматриваемом п. 10 о таких объектах говорится как об элементах других объектов-обозначений. Представляется, что в большинстве случаев имеются в виду этикетки, упаковки товаров»3.

Применение указанной нормы к словесным знакам является возможным только в тех случаях, когда включенное в заявленный товарный знак соответствующее словесное обозначение, хотя и не является там доминирующим, но может восприниматься потенциальными потребителями как указывающее на определенный источник происхождения товаров или услуг. В ином случае использование данного обозначения будет не связано с выполнением товарным знаком своей индивидуализирующей функции и, соответственно, находиться вне контроля правообладателя4.

Из буквального смысла п. 10 ст. 1483 ГК РФ определенно, ясно и двусмысленно не следует, что необходимо устанавливать при оценке заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения:

- формальный факт включения в заявленное на регистрацию обозначение («младшее обозначение») ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения («старшее обозначение») – т.н. буквальный подход;

или

- наличие риска смешения «младшего обозначения» и «старшего обозначения» при включении «старшего обозначения» в «младшее обозначение» – т.н. телеологический подход;

Как следует из нижеприведенного анализа, изначально в практике Роспатента и Суда по интеллектуальным преобладал формальный (буквальный) подход к пониманию п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

Необходимость оценки вероятности смешения обозначений с применением п. 10 ст. 1483 ГК РФ следует из системного толкования ст. 1477, 1483 и 1484 ГК РФ, поскольку являясь относительным, а не абсолютным основанием для отказа в регистрации товарного знака, п. 10 ст. 1483 ГК РФ был изначально направлен на предотвращение введения в заблуждение потребителей.

При этом введение указанной нормы не только не означало исключения анализа соответствующей части заявленного обозначения в отношении восприятия его потребителем, но прямо предполагало проведение такого анализа. Такое сравнение проводится в отношении производимого на потребителя впечатления. Соответственно, не всякое вхождение обозначения должно рассматриваться как основание для отказа в регистрации более позднего товарного знака, а только вхождение, потенциально вводящее в заблуждение потребителя.

Прежде всего при сравнении заявленного обозначения и включенного в него элемента необходимо установить, как воспринимает потребитель такой элемент. Для того, чтобы можно было говорить о наличии в составе товарного знака другого охраняемого средства индивидуализации, необходимо восприятие такого элемента потенциальными потребителями в качестве самостоятельного объекта, указывающего на определенные товары и услуги.

Такое толкование нормы было выработано уже в ходе ее применения Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам.

Ранняя практика применения комментируемой нормы Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам

Первый спор по существу с применением п. 10 ст. 1483 ГК РФ был рассмотрен в 2018 г. в Палате по патентным спорам, а в Суде по интеллектуальным правам — в 2019 г., но отдельного анализа комментируемой нормы судом не проводилось. Таким образом, данный пункт оставался невостребованным вплоть до 2018/2019 г.5.

В деле № СИП-644/2018 выработан подход, при котором в отношении комбинированных товарных знаков элементы в таком товарном знаке должны быть сходны до степени смешения для констатации нарушения по п. 10 ст. 1483 ГК РФ, также принимается во внимание известность более старшего товарного знака, наличие серии знаков, объединенных одним элементом, а также однородность товаров и услуг, для которых противопоставляемые товарные знаки зарегистрированы.

Так, Роспатент не признал сходство до степени смешения элементов в спорящих товарных знаках. по свидетельству рф № 478848 против регистрации товарного знака по свидетельству РФ № 633076. Суд по интеллектуальным правам с этим не согласился и признал сходство элемента и товарного знака до степени смешения и, как следствие, признал предоставление правовой охраны товарному знаку № 633076 недействительной по правилам п. 10 ст. 1483 ГК РФ. Примечательно, что в этом деле также было признано нарушение п. 3, 6 ст. 1483 ГК РФ наравне с п. 10.

Разрешая это дело, Суд по интеллектуальным правам установил, что для оценки сходства до степени смешения элемента в товарном знаке и товарного знака принимается во внимание известность более старшего товарного знака, наличие серии знаков, объединенных одним элементом, а также однородность товаров и услуг, для которых противопоставляемые товарные знаки зарегистрированы. Суд также применил единые критерии оценки сходства согласно п. 162 Постановления Пленума № 106 в отношении нарушения по пунктам 6 и 10 ст. 1483 ГК РФ.

Суд в этом деле не приводил полное обоснование нарушения по п. 10, ограничившись следующим: Исходя из того, что суд пришел к выводу о наличии в спорном товарном знаке элемента "следы от когтей", сходного с серией товарных знаков с изобразительным элементом , вывод Роспатента о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ также является необоснованным.

Таким образом, выводы Роспатента об отсутствии нарушений пунктов 3, 6 и 10 статьи 1483 ГК РФ при регистрации спорного товарного знака являются необоснованными.

В другом деле Роспатент также не признал сходство старших товарных знаков по свидетельству РФ № 358973 и по свидетельству РФ № 584895 в споре против товарного знака по свидетельству РФ № 6387987, а Суд по интеллектуальным правам не согласился с этим выводом8. Интерес вызывает обоснование Суда нарушения по п. 10 ст. 1483 ГК РФ: Поскольку судом… выявлена незаконность предоставления правовой охраны спорному товарному знаку на основании пунктов 3, 6 и 8 ст. 1483 ГК РФ, судебная коллегия соглашается с доводом компании о несоответствии оспариваемого решения пункту 10 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, суд также ушел от полного обоснования нарушения по п. 10 и признал нарушение наравне с пунктами 3, 6 и 8 ст. 1483 ГК РФ.

Похожим образом Судом по интеллектуальным правам установлено сходство товарного знака по свидетельству РФ № 596865 и оспариваемого товарного знака по свидетельству РФ № 666462, и признано нарушение по подп. 2 п. 6 и п. 10 ст. 1483 ГК РФ. Роспатент не признал сходство спорящих товарных знаков, Суд по интеллектуальным правам с этим не согласился9

В данном деле основание по п. 10 ст. 1483 ГК РФ также заявлялось наряду с основаниями по п. 6 ст. 1483 ГК РФ. Между тем Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по этому делу может служить ориентиром, в котором было четко установлено, какие критерии должны быть приняты во внимание при проведении подобного анализа: Судом первой инстанции установлены все необходимые условия для применения пункта 10 статьи 1483 ГК РФ: сходство спорного и противопоставленного знаков обслуживания, однородность товаров, для индивидуализации которых предназначены названные обозначения, и, как следствие, вероятность их смешения. При этом судом установлена индивидуализирующая роль в спорном знаке обслуживания охраняемого словесного элемента "JUMP", который является единственным элементом противопоставленного обозначения.

Стоит отметить аргумент Роспатента, не принятый судом, который попытался обосновать отсутствие сходства единством конструкции. Роспатент указал, что графическая манера выполнения словесного элемента «JUST JUMP!» в спорном знаке обслуживания визуально объединяет два слова и препятствует их восприятию независимо друг от друга, что позволяет воспринимать анализируемый элемент как словосочетание, обладающее различительной способностью.

Критерии определения риска смешения «младшего обозначения» и «старшего обозначения» при включении «старшего обозначения» в «младшее обозначение» (обозначенный выше телеологический подход) пока еще не исследуется судом в этом деле. То есть речь идет пока только о буквальном подходе толковании нормы п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

Таким образом, в начале формирования практики применения п. 10 ст. 1483 ГК РФ он не заявлялся как самостоятельное основание для оспаривания регистрации товарного знака, то есть наряду с основаниями по п. 10 также заявлялись и иные положения ст. 1483 ГК РФ. В этой связи в спорах Суд по интеллектуальным правам не предлагал четкую мотивировку для установления нарушения по п. 10, ограничиваясь в целом констатацией нарушения по иным пунктам ст. 1483 ГК РФ.

Важно заметить, что по итогам рассмотрения этих дел формируется подход, при котором сходство и вероятность смешения заявленного обозначения и включенного в него элемента определяется в целом. Основание по п. 10 ст. 1483 ГК РФ применяется и в ситуации, когда смешение между старшим и младшим товарными знаками в целом отсутствует, но очевидно, что правообладатель младшего товарного знака использовал в своем знаке элемент старшего.

Следовательно, судом признается, что при применении п. 10 ст. 1483 ГК РФ необходимо определить, способен ли соответствующий элемент заявленного обозначения восприниматься потребителями как самостоятельный, указывающий на определенный источник происхождения товаров или услуг, а если да, то определить выполнение следующих условий:

1) сходство спорного и противопоставленного знаков обслуживания в целом;

2) однородность товаров, для индивидуализации которых предназначены названные обозначения;

3) вероятность смешения заявленного обозначения (в целом) с противопоставленным товарным знаком.

Также при оценке вероятности смешения сравниваемых обозначений должны приниматься во внимание обстоятельства, изложенные в п. 162 Постановления Пленума N 10, в том числе:

- используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

- длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

- степень известности, узнаваемости товарного знака;

- степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

- наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Развитие подходов применения нормы п. 10 ст. 1483 ГК РФ в практике Верховного суда РФ и Суда по интеллектуальным правам

Поворотным делом в практике применения комментируемой нормы стал спор, разрешенный в 2020 г., по возражению ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» - правообладателя серии товарных знаков, объединенных словесным элементом «ОХОТА», в частности, товарных знаков по свидетельству РФ № 183777/1 и по свидетельству РФ № 616408, поданным в Роспатент против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству РФ № 638846, мотивированное тем, что правовая охрана предоставлена ему в нарушение требований, установленных п. 3 и подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

Роспатент посчитал, что сходство противопоставляемых товарных знаков отсутствует. Суд по интеллектуальным правам первой и кассационной инстанций с выводами Роспатента не согласился. Решение Роспатента было отменено, а дело направлено на пересмотр. Роспатент обратился с кассационной жалобой в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ, который судебные акты отменил и вернул дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам10.

Несмотря на то, что основания оспаривания младшего товарного знака по п. 10 ст. 1483 ГК РФ не заявлялось правообладателем старших знаков, Верховный Суд РФ обратил внимание на п. 10 ст. 1483 ГК РФ как на самостоятельное основание для оспаривания регистрации товарного знака в связи с тем, что суд первой инстанции начал анализировать критерии фонетического, графического и семантического сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, обусловленных вхождением в состав оспариваемого знака словесного элемента «ОХОТА» старших знаков. Отменяя обжалуемые судебные акты, Верховный Суд РФ исходил из того, что «для случаев, когда имеет место вхождение в товарный знак в качестве одного из элементов охраняемого средства индивидуализации другого лица, пунктом 10 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено самостоятельное основание для оспаривания предоставления правовой охраны такому товарному знаку».

По итогам повторного рассмотрения дела по заявленным основаниям п. 3 и подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы Роспатента об отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил решение суда первой инстанции в силе. Суды пришли к выводу о наличии значительных различий между сравниваемыми товарными знаками, исходя из того, что в спорном товарном знаке доминирующее положение занимает элемент «Афанасий», несущий основную индивидуализирующую функцию, связанный с другими словесными элементами «охота нашего!», «Выбирай Россию!», удлиняющими фонетическую и визуальную длину спорного обозначения по сравнению с противопоставленными товарными знаками.

В 2021 году Суд по интеллектуальным правам заметил проблему конфликта норм п. 6 и п. 10 ст. 1483 ГК РФ, и уточнил, что младший товарный знак должен включать в себя полностью старший товарный знак, иначе не усматривается нарушение п. 10 ст. 1483 ГК РФ11.

В ходе анализа практики можно увидеть, что суды применяют идентичные критерии оценки для п. 6 и п. 10 ст. 1483 ГК РФ со ссылками на одни и те же пункты Правил № 48212. Более того, в Приказе ФГБУ ФИПС от 20января 2020 г. № 12 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов» (далее –Руководство) можно найти ссылки на одни и те же главы Руководства, которые должны применяться для анализа сходства по указанным пунктам.

Складывающаяся судебная практика приходит к выводу, что п. 10 ст. 1483 ГК РФ, в отличие от п. 6 этой статьи Кодекса, предполагает сопоставление не «старшего» и «младшего» товарных знаков в целом, а целого «старшего» товарного знака с элементом «младшего» товарного знака. Такое основание применяется, в частности, в ситуации, когда смешение между «старшим» и «младшим» товарными знаками в целом отсутствует, но очевидно, что правообладатель «младшего» товарного знака использовал в своем знаке элемент «старшего».

Вместе с тем п. 10 ст. 1483 ГК РФ, как и п. 6 этой ст. ГК РФ указывают на то, что принимается во внимание не само по себе сходство этих элементов, а их смешение. Методология оценки вероятности такого смешения определена п. 162 Постановления Пленума № 10 и применяется в переложении на норму п. 10 ст. 1483 ГК РФ с учетом особенностей последней13.

Для подтверждения указанных выводов можно обратиться к следующей сравнительной таблице подходов методологии оценки сходства товарного знака по указанным основаниям:

Таким образом, при рассмотрении дел, где п. 10 ст. 1483 ГК РФ заявлялся как самостоятельное основание для оспаривания товарного знака, Судом по интеллектуальным правам формируются уже и критерии телеологического подхода, когда анализируется риск смешения «младшего» обозначения и «старшего» обозначения при включении «старшего» обозначения в «младшее» обозначение:

1. Основание по п. 10 ст. 1483 ГК РФ применяется в ситуации, когда смешение между старшим и младшим товарными знаками в целом отсутствует, но очевидно, что правообладатель «младшего» товарного знака использовал в своем знаке элемент «старшего» (дело № СИП-327/2019 и № СИП-75/2019);

2. «Младший» товарный знак должен включать в себя полностью «старший» товарный знак, иначе не усматривается нарушение п. 10 ст. 1483 ГК РФ (дело № СИП-836/2020);

3. Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что регистрация спорного товарного знака соответствует требованиям подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, но отметил, что надлежащим основанием, по которому могло быть подано возражение, следует считать п. 10 ст. 1483 ГК РФ (дело № СИП-547/202014);

4. Оспаривание товарных знаков с датой приоритета до 01октября 2014 г. невозможно по п. 10 ст. 1483 ГК РФ. Необходимо подавать возражение по п. 6 ст. 1483 ГК (дела № СИП-24/201915 и № СИП-547/2020);

5. При использовании в качестве оснований для оспаривания как п. 6 так и п. 10 ст. 1483 ГК РФ должна учитываться вероятность смешения обозначений (дела № СИП-644/2018 и № СИП-327/2019).

При этом и Роспатент в своей текущей практике16 уже не придерживается формального подхода, при котором самого только факта вхождения товарного знака третьего лица в качестве элемента товарного знака достаточно для отказа в его регистрации.

Развивая далее практику применения нормы п. 10 ст. 1483 ГК РФ как самостоятельного основания для оспаривания товарного знака, Роспатент и Суд по интеллектуальным правам определяют важность дополнительных критериев определения сходства обозначений, в том числе с точки зрения вероятности смешения сравниваемых обозначений потребителями. В решениях указывается на значимость фонетического и семантического критериев сходства, а также к сравнимым обозначениям начинает применяться концепция «единой целостной (неделимой) конструкции», которая исключает нарушение требований п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

Так, в Решении по делу № СИП-859/202017 Суд по интеллектуальным правам, рассматривал тему о предоставлении правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству РФ № 716411, включающему в себя элемент «НЕЖНЫЙ КРОХА», в соответствии требованиям п. 10 ст. 1483 ГК РФ, анализировал вопрос о сходстве данного товарного знака и серии противопоставленных знаков, содержащих элемент «КРОХА», и вероятности их смешения. Суд отметил, что входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «нежный кроха» не является сходным до степени смешения со средствами индивидуализации. Данные обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «кроха». Однако, как указал Роспатент, указанное обстоятельство не свидетельствует о наличии вероятности их смешения. С учетом незначительной фонетической длины слова «кроха» Роспатент пришел к выводу, что дополнение к нему словесного элемента «нежный» существенно влияет на вывод о звуковом различии сравниваемых обозначений «нежный кроха» и «кроха» в целом. Совпадение только конечных частей «кроха», согласно позиции административного органа, не позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве обозначений «нежный кроха» и «кроха» в целом.

При оценке смыслового признака сходства данных обозначений Роспатент исходил из того, что добавление к слову «кроха» словесного элемента «нежный» существенным образом сказывается на смысловом восприятии обозначений потребителями, что позволяет различать их. Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов.

Важно, что как Роспатент, так и суд, сравнивали оспариваемое обозначение «нежный кроха» с товарным знаком «кроха» в целом, а не в отношении только совпадающих элементов – слова «кроха».

При этом суд прямо указал, что «формальное применение п. 10 ст. 1483 ГК РФ без оценки сходства спорных и противопоставленных обозначений и вероятности их смешения может привести к нарушению основополагающих принципов гражданского права (разумности и справедливости)».

Аналогичная позиция отражена в решении по делу № СИП-176/202118, в рамках которого суд признал соответствие товарного знака по свидетельству РФ № 595573 требованиям п. 10 ст. 1483 ГК РФ, указав, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные ему товарные знаки по свидетельству РФ № 619444 и по свидетельству РФ № 551003 не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют существенные фонетические отличия за счет включения в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству № 595573 словесного элемента «молочко», который увеличивает количество слов, букв, звуков и слогов в данном товарном знаке. Сравниваемые товарные знаки характеризуются различной фонетической длиной, разным звуковым рядом и ритмикой при произношении. При этом так же, как и в деле № СИП-859/2020, сходство устанавливалось в отношении обозначения «Деревенское молочко» в целом, а не в отношении совпадающих элементов. На основании указанного суд поддержал позицию Роспатента и признал регистрацию оспариваемого товарного знака соответствующей п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

В деле № СИП-605/202119 Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что регистрация спорного товарного знака по свидетельству РФ № 650008 не противоречит требованиям п. 10 ст. 1483 ГК РФ, поскольку отсутствует вероятность смешения указанного товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельству РФ № 543558 и по свидетельству РФ № 591604. Более того, суд в данном деле согласился с выводами Роспатента о том, что в оспариваемом товарном знаке в принципе отсутствуют отдельные элементы противопоставленных товарных знаков и , поскольку спорный товарный знак представляет собой неделимую конструкцию, которая графически и семантически объединяет словесные элементы «мастер» и «муравей» и препятствует тому, чтобы они воспринимались независимо друг от друга, что исключает возможность вывода об использовании в спорном товарном знаке в качестве словесного элемента «Муравей» противопоставленных товарных знаков. Делая данный вывод, суд указывает и на то, что в практике Роспатента и Суда по интеллектуальным правам при применении пункта п. 10 ст. 1483 ГК РФ отсутствует единообразный подход к определению вхождения объекта интеллектуальной собственности (или его элементов) в состав товарного знака. Помимо этого, Роспатентом обоснованно учтено, что вступившим в законную силу решений Суда по интеллектуальным правам от 14августа 2020 г. по делу № СИП-136/2020 установлено отсутствие вероятности смешения сравниваемых товарных знаков, а также наличие в спорном товарном знаке сильного словесного элемента «мастер» и уточняющего словесного элемента «муравей», придававшего сильному словесному элементу «мастер» характеристику трудолюбия.

Концепция «единой целостной конструкции» также была применена Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам в деле № СИП-1209/202120. В данном деле оспаривался товарный знак по свидетельству РФ № 620331 по основаниям п. 10 ст. 1483 ГК РФ, как сходный до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 683198. Роспатент не признал нарушение, с чем согласился Суд по интеллектуальным правам. Применяя указанную концепцию, Роспатент и Суд по интеллектуальным правам заключили, что «оспариваемый товарный знак представляет собой единую целостную конструкцию: словесный элемент "Донское Яблочко" выполнен стилизованным цветным шрифтом, оспариваемый знак включает оригинальное изображение яблока и стилизованного листочка, буква "Я" в слове "Яблочко" накладывается на изображение яблока, изображение яблока и словесного элемента заключены в рамку. Таким образом, оспариваемый товарный знак образует единую неделимую конструкцию, которая объединяет все элементы, в том числе словесные, и препятствует тому, чтобы слова и графические элементы воспринимались независимо друг от друга».

Одним из заметных споров, рассмотренным президиумом Суда по интеллектуальным правам, связанным с применением оснований по п. 10 ст. 1483 ГК РФ, является дело № СИП-591/2020 об оспаривании регистрации товарного знака по свидетельству РФ № 724232, принадлежащего ООО Яндекс»21. ООО «Компания Афиша» - правообладатель товарного знака по свидетельству РФ № 206077, а также серии товарных знаков с элементом «АФИША», 10 февраля 2020 г. обратилось в Роспатент с возражением о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 724232 по двум основаниям – несоответствию регистрации п. 6 и п. 10 ст. 1483 ГК РФ. По первому основанию заявителю было отказано, т.е. Роспатент признал отсутствие сходства обозначений по п. 6 ст. 1483 ГК РФ. В этой части Решение Роспатента в Суд по интеллектуальным правам не оспаривалось. ООО «Яндекс» оспорило решение Роспатента в Суде по интеллектуальным правам в части применения Роспатентом оснований досрочного прекращения регистрации своего товарного знака по п. 10 ст. 1483 ГК РФ. Суд первой инстанции в удовлетворении заявления оказал и оставил Решение административного органа в силе22. Президиум Суда по интеллектуальным правам вернул дело на пересмотр и указал на необходимость установления в рамках настоящего дела факта о том, не воспринимается ли спорный товарный знак «Яндекс Афиша» («младший товарный знак») в качестве устойчивого неделимого словосочетания. Отменяя решение суда первой инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что проверяя обоснованность и правомерность выводов административного органа о сходстве одного элемента спорного товарного знака и единственного словесного элемента противопоставленного товарного знака, суд первой инстанции не дал оценку аргументам общества «Яндекс» о том, что спорный товарный знак является единой семантической и лексической конструкцией, и, как следствие, не проанализировал, «распадается» ли он на элементы, которые можно сравнивать с противопоставленным товарным знаком. Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что при оценке представленных в материалы дела результатов социологических опросов суду первой инстанции следовало выяснить, свидетельствуют ли они о том, что, обозревая спорный товарный знак, потребители воспринимают лексическую единицу «Афиша» в самостоятельном значении (или в неразделимой связи со второй лексической единицей этого товарного знака, образующей единый с точки зрения потребителей элемент) и, соответственно, считают ли они его товарным знаком, принадлежащего обществу «Компания Афиша».

Рассмотрев дело повторно, суд первой инстанции провел самостоятельный анализ обозначения на предмет выяснения, является ли оно единой семантической и лексической конструкцией с позиции среднего потребителя. Судебная коллегия пришла к выводу о том, что с учетом выявления в исследуемом обозначении большинства маркеров цельного словосочетания (обозначение имеет признаки синлекса, входящие в состав словосочетания слова приобретают новое значение, значение исследуемого словосочетания приближается к единому слову, элементы обозначения не могут быть заменены иными элементами), обозначение «Яндекс Афиша» представляет собой единую лексическую и семантическую конструкцию. Вместо первоначального значения «Яндекс» как название компании и «афиша» как объявление о спектакле, концерте, фильме, лекции, элемент «Яндекс Афиша» с позиции рядового потребителя воспринимается как интернет-сервис, мобильное предложение по продаже билетов и информированию потребителей о предстоящих культурных, спортивных и иных мероприятиях.

Это дело интересно тем, что оно наглядно иллюстрирует изменение подхода в применении п. 10 ст. 1483 ГК РФ, как оно развивалось на практике, начиная с 2019 года. То есть от буквального толкования этой нормы Роспатентом и судом первой инстанции, и до разрешения дела с применением постепенно выработанных критериев методологии оценки противопоставляемых товарных знаков при дальнейшем рассмотрении дела до финального разрешения его Президиумом Суда по интеллектуальным правам в мае 2023 года.

Анализ последней судебной практики применения нормы п. 10 ст. 1483 ГК позволяет сделать вывод, что на настоящий момент Судом по интеллектуальным правам выработаны следующие критерии оценки сходства противопоставляемых обозначений на соответствие этому основанию:

- п. 10 ст. 1483 ГК РФ, в отличие от п. 6 названной статьи Кодекса, предполагает сопоставление не «старшего» и «младшего» товарных знаков в целом, а целого «старшего» товарного знака с элементом «младшего» товарного знака; такое основание применяется, в частности, в ситуации, когда смешение между «старшим» и «младшим» товарными знаками в целом отсутствует, но очевидно, что правообладатель «младшего» товарного знака использовал в своем знаке элемент «старшего»;

- п. 10 ст. 1483 ГК РФ, как и п. 6 этой статьи Кодекса указывают на то, что принимается во внимание не само по себе сходство этих элементов, а их смешение;

- методология оценки вероятности такого смешения определена п. 162 Постановления Пленума № 10 и применяется в переложении на норму п. 10 ст. 1483 ГК РФ с учетом особенностей последней;

- по смыслу положений п. 10 ст. 1483 ГК РФ методология оценки охраноспособности товарного знака при противопоставлении другого товарного знака предполагает установление следующих обстоятельств:

- состоит ли «младший» товарный знак из двух и более самостоятельных элементов;

- является ли какой-либо самостоятельный элемент «младшего» товарного знака сходным со всем обозначением «старшего» товарного знака другого лица;

- зарегистрированы ли «младший» и «старший» товарные знаки в отношении однородных товаров и услуг;

- вероятности смешения «старшего» и элемента «младшего» товарных знаков с учетом сходства обозначений и одн