Значение технического результата при оценке новизны полезной модели

Для цитирования:

Фёдоров П.Г. Значение технического результата при оценке новизны полезной модели // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2023. Вып. 1 (39). С. 133-145.
DOI: 10.58741/23134852_2023_1_133

Fedorov P.G. Technical result when challenging a patent on the grounds of lack of novelty // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. March 2023. 1 (39). Pp. 133-145. (In Russ.).
DOI: 10.58741/23134852_2023_1_133

Актуальность рассматриваемой темы можно подтвердить статистическими данными по оспариванию в судебном порядке двух видов решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента): о признании патента недействительным и об отказе в признании патента недействительным.

«Адвокатская газета» со ссылкой на подготовленные Верховным Судом РФ сводные статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за 2020 г. показывает, что количество дел по оспариванию решений Роспатента о признании патента недействительным, рассмотренных судом первой инстанции в 2020 г., возросло по сравнению с 2019 г.: с 47 дел в 2019 г. до 62 - в 2020 г. Из них суд удовлетворил заявлений о признании решений Роспатента недействительными: 12 – в 2019 г. и 14 – в 2020 г.

Соответственно процент положительного исхода дела об оспаривании решения Роспатента о признании патента недействительным невысок: 25,5% в 2019 г. и 22,6% в 2020 г.

Статистика Верховного Суда РФ по второму из указанных видов спора (по оспариванию в суде первой инстанции решений Роспатента об отказе в признании патента недействительным) выглядит следующим образом: 27 дел в 2019 г. и 36 - в 2020 г. и Из них суд признал решения Роспатента недействительными: в 2019 г. – 6, в 2020 г. – 131. Процент положительного исхода дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании патента недействительным: 22,2% в 2019 г. и 36,1% в 2020 г.

Сопоставление описанных статистических данных свидетельствует о том, что при инициировании процедуры оспаривания патента вероятность сохранения его в силе невысока. В абсолютных цифрах такую вероятность можно определить в размере не более 26%.

Оспаривание патента помимо очевидного негативного свойства для правообладателя, безусловно, обладает значимым публичным благом. Нельзя исключить ошибки патентного ведомства при выдаче патента. В силу интенсивного технического развития действительный уровень техники в любой предметной области надежно установить практически невозможно2.

Не исключены ситуации недостаточности информационных источников для установления фактов и обстоятельств, которые впоследствии могут привести к признанию патента недействительным, на что справедливо обращает внимание В. Холзер (Walter Holzer)3.

Оспаривание патента (при условии отсутствия недобросовестного поведения конкурентов) имманентно развитию техники. Если полученный результат - это очевидное следствие уровня развития техники, то он все равно бы возник и без таких побудительных мотивов, как патентование4. Достигнутый обществом уровень техники предоставляет возможность решения технической проблемы, возможно, разным набором средств. При совпадении таких средств можно вести речь о совпадении признаков.

Разумная ограниченность в средствах установления новизны ведомственным органом не должна приводить к негативным последствиям на стороне правообладателей, технические решения которых имеют одинаковые либо эквивалентные признаки. Выходом в этой ситуации может являться оспаривание патента с более поздней датой приоритета, но без свидетельствования факта нарушения исключительных прав правообладателя с более ранней датой приоритета5.

Административная и судебная процедуры оспаривания патента выступают «санитарной зоной». Данное мнение можно подкрепить ссылкой А.С. Ворожевич на судебный спор Lear v. Adkins case 1969 г., по результатам рассмотрения которого Верховный суд США пришел к выводу, что «общественный интерес заключается в свободной конкуренции, нахождении идей в общественном достоянии, а, следовательно, в обнаружении недействительных патентов»6.

К сожалению, возможны ситуации злоупотребления правами заинтересованными в прекращении патента лицами. Защита патента осложняется не только сложностью доказывания новизны, но и особенностями действующей процедуры разбирательства, что будет показано на примере конкретного судебного дела.

Нарушение прав интеллектуальной собственности имеет прежде всего экономические причины7. Поведение заинтересованного лица по оспариванию патента также в большинстве своем продиктовано именно экономической заинтересованностью. Данное лицо может использовать оспаривание патента в качестве защитного механизма в ответ на обвинение его в нарушении прав правообладателя. Либо данное лицо посчитает необходимым защитить свой патент или устранить спорный патент в целях последующей регистрации своего.

Пункт 2 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предоставляет возможность инициирования процесса оспаривания патента любому лицу, которому стало известно о нарушениях закона при выдаче патента.

Среди предусмотренных законом оснований оспаривания патента особенное место занимает отсутствие новизны. Поскольку закон определяет новизну полезной модели по существенным признакам, а характер разбирательства предусматривает установление таковых в спорном техническом решении, что свидетельствует об их неочевидности, то решению Роспатента или суда по спору будут свойственны вероятностные суждения. Такая особенность не свойственна (или в наименьшей степени свойственна) спорам по иным категориям, в первую очередь, не относящимся к интеллектуальной собственности.

При оспаривании патента по критерию отсутствия новизны заинтересованному лицу необходимо показать реализацию в противопоставляемом решении (которое может быть представлено как сведениями патента, так и иными источниками информации) существенных признаков спорного решения.

Необходимо понимать, что должно быть совпадение каждого признака (всех признаков), а не отдельного признака. Иначе уместно говорить о достижении иного технического результата. Это означает, что в спорном техническом решении не реализуются признаки иного решения, т.е. не осуществляется его использование8.

Вывод о совпадении признаков лишает правообладателя прав на патент, что свидетельствует о том, что заявленная отмененным патентом техническая проблема не решена, а технический результат путем использования обозначенных технических признаков считатется недостигнутым.

Необходимым следствием таких рассуждений становится логическая конструкция, основанная на причинно-следственной связи. Если два сравниваемых технических решения имеют разные техническую проблему и технический результат, то для решения такой проблемы и достижения результата требуются разные способы и средства. А раз это так, то можно предположить не совпадающий набор признаков: возможно, какое-то из решений будет иметь дополнительный признак.

Такого рода рассуждения подталкивают к мнению о совершенствовании системы регистрации патентов в части широкого вовлечения в оценку новизны технического результата. Такой подход может привести к увеличению сроков рассмотрения заявки, что входит вразрез со стремлением Роспатента сократить сроки вплоть до двух месяцев с момента подачи заявки9.

Поскольку Роспатент рассматривает идею сокращения сроков, что предусматривает необходимость изменения алгоритма работы, то можно предположить, что такой алгоритм будет обладать свойством адаптации под активное вовлечение технического результата в оценку новизны.

Согласно положениям подзаконных актов, к техническим результатам, обеспечиваемым полезными моделями, относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Технический результат должен быть выражен таким образом, чтобы обеспечивалась возможность понимания его смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники10. Аналогичное понимание технического результата применимо к изобретению.

Изложенное описание показывает, что технический результат наблюдаем (прямо или косвенно) и он может быть выражен словесно. Поскольку сотрудник ведомства в обязательном порядке дает оценку техническому решению на предмет его осуществления, то данный сотрудник имеет представление о достижении решением с конкретными признаками конкретного технического результата. В этом обнаруживается очевидная связь между данными элементами: существенные признаки полезной модели определяются по наличию причинно-следственной связи с техническим результатом11.

Имеет смысл сделать краткий исторический экскурс.

Как пишет В.А. Мещеряков, Роспатент до 2009 г. оценивал новизну полезной модели исходя из того, что «существенным признаком является любой признак, содержащийся в независимом пункте формулы полезной модели, только потому, что он включен в формулу, а не по той причине, что он причинно обусловливает технический результат»12. В 2009 г. ситуация изменилась и существенный признак стал определяться по связи с техническим результатом.

Поскольку существенные признаки имеют причинно-следственную связь с техническим результатом, то ситуация с достижением разных результатов при совпадении признаков маловероятна либо исключена.

Можно установить концептуальную связь между фактом использования технического решения и отсутствием новизны. В основе двух явлений лежит совпадение существенных признаков. Если констатируется использование технического решения, то свидетельствуется совпадение существенных признаков. И соответственно у технического решения с более поздней датой приоритета отсутствует новизна.

Интересен вопрос о совпадении существенных признаков при наличии в противопоставляемом техническом решении дополнительных существенных признаков. По мнению Верховного Суда РФ, наличие дополнительных признаков в техническом решении помимо существенных признаков не может служить основанием для вывода об отсутствии использования решения13.

Отсутствие однозначного суждения свидетельствует о том, что окончательный ответ возможен только в рамках рассмотрения конкретного дела и, как правило, на основании судебной экспертизы.

Иным образом решается вопрос при констатации факта реализации не всех, а отдельных признаков. В этом случае техническое решение не признается использованным14.

С 2014 года полезные модели, реализация которых без использования признаков иного технического решения невозможна, именуются зависимыми15. Положения о зависимом техническом решении необходимо применять с учетом описанных позиций Верховного Суда РФ, поскольку под зависимым понимается конкретная полезная модель.

Поскольку полезная модель рассматривается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения технической проблемы и получения технического результата, то и фактор зависимости целесообразно рассматривать с учетом таких особенностей. Соответственно зависимость стоит рассматривать с учетом, в том числе, технического результата запатентованного технического решения, а также решаемой проблемы. Тогда зависимое техническое решение совершенствует основное.

Изложенные рассуждения показывают, что закон и правовые подходы Верховного Суда РФ не игнорируют возможность достижения иного технического результата, который появляется при добавлении к известным признакам дополнительных. Но поскольку отсутствие новизны имеется при совпадении всех признаков, то в ситуации с зависимым техническим решением условно можно говорить о наличии новизны в разрезе технического решения и технического результата в целом.

Покуда регистрация патента с совпадающими признаками недопустима и при этом патент в такой ситуации с более поздней датой приоритета можно оспорить, а в ситуации с зависимыми решениями использование решений допустимо при согласии патентообладателя, то в части зависимого решения новизна признается.

Если дополнительные признаки определяют иной технический результат, то новизна может заключаться во взаимосвязи дополнительных признаков с основными, которые составляют запатентованное техническое решение. В этом случае можно говорить об иной технической проблеме, ином техническом решении и ином техническом результате.

Базовые подходы к установлению факта использования технического решения допустимы при оценке новизны. В частности, наличие дополнительных признаков на фоне совпадения существенных не обязательно свидетельствует об отсутствии новизны (рассуждения от противного применительно к п. 123 Постановления Пленума ВС РФ № 10).

Пункт 2 ст. 1351 ГК РФ и подзаконные акты16 содержат критерии определения новизны полезной модели: неизвестность совокупности ее существенных признаков из уровня техники.

Данные положения законодательства приводят на практике к выводу суда о том, что для проверки спорной полезной модели на соответствие условию патентоспособности «новизна» нормативными актами не предусмотрено выявление технического результата, на достижение которого направлено противопоставленное техническое решение (дело № СИП-719/2021)17. В итоге технический результат спорного технического решения утрачивает значение, а новизна определяется строго автономно по существенным признакам.

Такие выводы обусловлены главным объектом анализа в виде формулы полезной модели, в которой признаки устройства излагаются так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии (подпункт 9 п. 40 Приказа Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701).

При этом подпункт 2 п. 40 указанного Приказа Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 определяет, что формула полезной модели должна быть полностью основана на описании полезной модели, которое, кстати, содержит сведения, раскрывающие технический результат.

Указанное дело № СИП-719/2021 является ярким примером противоречивого взгляда на учет технического результата при оценке правоспособности технического решения по признаку «новизна». Суд определенным критическим образом высказался о роли технического результата, показав отсутствие значимости технического результата, поскольку он не был отражен в формуле спорной полезной модели.

Рассуждения суда по делу № СИП-719/2021 об игнорировании технического результата только на том основании, что он не отражен в формуле, вряд ли можно поддержать. Особенно если принять во внимание содержание в патенте не только формулы, но и описания.

При рассмотрении другого дела суд обратил внимание на необходимость раскрытия технического результата в описании в целях установления существенных признаков18. Тогда как новизна определяется по существенным признакам.

Два указанных дела, конечно, некорректно противопоставлять, но мнение суда по этим делам свидетельствует о разной расстановке акцентов при оценке существенных признаков, что более ярко освещает неоднозначность выводов суда по делу № СИП-719/2021.

Судебные акты по делу № СИП-719/2021 можно подвергнуть разумной критике в вопросе игнорирования технического результата по причине его отсутствия в формуле полезной модели.

Механизм принятия во внимание технического результата можно вывести из закона: на основании п. 2 ст. 1354 ГК РФ для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи. На допустимость их использования неоднократно указывалось в судебной практике: постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2014 г. по делу № СИП-47/2014; постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2015 г. по делу № СИП-77/2015.

Перед выдачей патента проводится информационный поиск в целях последующей проверки новизны технического решения. В состав сведений входит, в том числе, заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета в части уровня техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке.

Зарегистрированные в Российской Федерации изобретения и полезные модели, секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента19.

По мнению Суда по интеллектуальным правам, отраженном в решении от 16 июня 2020 г. по делу № СИП-1061/2019, при проверке новизны изобретения в уровень техники необходимо включать не только формулу противопоставленного технического решения и его описание в виде текста, но и являющиеся частью описания чертежи (равно как схемы, рисунки, графики, таблицы и т.п., которые также могут являться частью описания).

Получается, что до момента выдачи патента новизна должна проверяться достаточно широко, - как по источникам, так и по широко понимаемому уровню техники. А раз раскрытие технического результата осуществляется в описании, то до момента выдачи патента ведомственный орган наделен определенными средствами, чтобы оценить новизну с учетом достигаемого результата.

Технический результат выступает критерием проверки соответствия полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым п. 1 ст. 1351 ГК РФ (техническое решение, относящееся к устройству). Дополнительными критериями оценки в этом случае согласно п. 35 Приказа Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 являются признаки полезной модели, решаемая проблема, причинно-следственная связь признаков и результата, а также сущность заявленного технического решения.

Подзаконный акт ориентирует на функциональность полезной модели. Она выступает показателем работоспособности полезной модели (устройство).

Между техническим результатом, существенными признаками и новизной имеется очевидная взаимосвязь. Существенные признаки определяются на основе причинно-следственной связи с техническим результатом. При этом новизна определяется по существенными признакам. Технический результат так или иначе вовлечен в определение новизны, хоть и косвенно. Следовательно, бескомпромиссный вывод суда по делу № СИП-719/2021 об игнорировании технического результата не согласуется с ключевым условиям патентоспособности в виде технического решения, относящегося к устройству. Логика суда показывает автономность существенных признаков.

Проблема заключается в выявлении действительного сходства существенных признаков в ситуации, когда информация о противопоставляемом объекте не отражена в патенте (а содержится в статье журнала, сведениях интернет-сайта и т.п.). В этом случае значительно возрастает цена ошибки. Так и произошло по делу № СИП-719/2021.

При рассмотрении дела № СИП-719/2021 было установлено, что лицо, оспаривающее патент, представило в материалы дела сведения интернет-сайта, на котором содержалось описание некоторого устройства. Сначала Роспатент, а потом и суд были поставлены в затруднительное положение относительно сопоставления существенных признаков. Применительно к патенту существенные признаки очевидны. В отношении сведений интернет-сайта существенные признаки устройства носят вероятностный характер. В итоге ведомственный орган и суд ограничились внешним сходством, которое не совпадало полностью.

В отсутствие технического описания противопоставляемого устройства, аналогичного патенту, которое бы позволило с большей достоверностью раскрыть существенные признаки, суд откровенно «побоялся» вести дискуссии относительно технического результата этого устройства. В этой связи суд сравнивал не технические решения, а стремился обнаружить в противопоставляемом устройстве существенные признаки запатентованного решения.

Согласно п. 35 Приказа Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 для патентоспособности полезной модели значение имеет достижение технического результата применительно к двум значимым критериям: отсутствие противоречия между техническим результатом и известными законами природы и знаниями современной науки о них; наличие причинно-следственной связи между признаками полезной модели и техническим результатом.

Обнаружение в поданной заявке указанных «критериев порочности» приводит к отказу в выдаче патента на полезную модель.

Изложенное свидетельствует не только о том, что признаки полезной модели рассматриваются в совокупности с техническим результатом, но и то, что без возможности достижения технического результата невозможно обеспечение правовой охраны полезной модели.

Изложенное свидетельствует не только о том, что признаки полезной модели рассматриваются в совокупности с техническим результатом, но и то, что без возможности достижения технического результата невозможно обеспечение правовой охраны полезной модели.

В связи с тем, что согласно п. 2 ст. 1376 ГК РФ смысл описания полезной модели состоит в раскрытии ее сущности, под которой в соответствии с п. 35 Приказа Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 понимаются существенные признаки во взаимосвязи с технической проблемой и техническим результатом, то такая взаимосвязь может быть использована при оценке новизны в процессе толкования формулы.

Технический результат представляет своего рода цель использования полезной модели. Он является логическим следствием взаимодействия существенных признаков. А поскольку обязательным условием заявки на выдачу патента является единство полезной модели, которое обеспечивается за счет технического результата, то технический результат определяет существенные признаки (признаки, необходимые для достижения технического результата).

Можно предположить процесс создания полезной модели, который решает техническую проблему. В качестве поставленной задачи рассматривается достижение требуемого состояния, которое составляет технический результат. При понимании технической проблемы и поставленной задачи (достижение технического результата) условный разработчик определяет способы и методы достижения задачи (область признаков).

Покольку полезную модель иногда именуют «малым изобретением»20, то к описанным рассуждениям можно добавить мнение А.П. Сергеева, который рассматривает изобретение в качестве всякого достигнутого человеком технического результата, суть которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, которая возникла в сфере практической деятельности21. Под творческим результатом следует понимать технический результат.

Описанный алгоритм создания полезной модели и мнение А.П. Сергеева красноречиво показывают превалирование технического результата над существенными признаками. Наличие каких-либо признаков, не позволяющих достичь желаемого результата, лишено смысла для разработчика. Получается, что разработчик «условно» безразличен к набору признаков в силу его заинтересованности в техническом результате.

Технический результат обусловливает осуществимость технического решения22. Она связана с уровнем техники, зафиксированном в информационных источниках, поскольку реализовать то или иное техническое решение возможно только при определенном уровне техники. Такая обусловленность была отражена в п. 21 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденном постановлением Совмина СССР от 21 августа 1973 г. № 584.

Поскольку осуществимость (работоспособность) того или иного устройства определяется уровнем техники на конкретном этапе развития общества и при этом она обусловливается техническим результатом (как критерий возможности осуществить техническое решение), то и сам технический результат определяется уровнем техники. В силу причинно-следственной связи между техническим результатом и существенными признаками (условно методы и средства) на определенном этапе развития общества конкретный технический результат может быть достигнут теми методами и средствами, которые соответствуют этому уровню развития общества.

Описанная значимость технического результата для технического решения ставит вопрос о целесообразности его широкого учета для оценки новизны. Также позволяет подвергнуть разумной критике рассуждения суда по делу № СИП-719/2021.

Безусловно, существует проблема оценки новизны применительно к техническому результату, если заинтересованное лицо, совершая попытку оспорить патент, представляет сведения о противопоставляемом решении, которые не отражены в официальном документе (патент). К примеру, такие сведения могут содержаться в статье журнала, на интернет-сайте. Так произошло при рассмотрении дела № СИП-719/2021.

Оспаривающее патент лицо представило сведения интернет-сайта в подтверждение отсутствия новизны у оспариваемого технического решения. Правообладатель спорного патента представлял суду аргументацию о необходимости принятия во внимание технических результатов противопоставляемого и спорного технических решений.

Правообладатель полагал, что существенные признаки не наличествуют сами по себе, а только в составе устройства, которое направлено на достижение конкретного технического результата. Это, по мнению правообладателя, помогло бы выявить действительные существенные признаки и решить вопрос с новизной. Также, по мнению правообладателя, достижение разных технических результатов должно свидетельствовать о разных существенных признаках.

В силу объективной сложности сравнения технических результатов двух технических решений суд при рассмотрении дела пришел к выводу, что нормативными актами не предусмотрено выявление технического результата, на достижение которого направлено противопоставленное техническое решение в целях проверки спорной полезной модели на соответствие условию патентоспособности «новизна»23.

Правообладатель оказывается в затруднительном положении, поскольку он лишается возможности полноценной оценки противопоставляемого технического решения, что позволило бы путем установления его существенных признаков показать иной технический результат.

В указанном деле суд пришел к выводу, что при проверке соответствия спорной полезной модели условию патентоспособности «новизна» устанавливается наличие существенных признаков формулы в известном из уровня техники устройстве, а не наличие всех признаков противопоставленного устройства в спорной полезной модели. Данный вывод суд сформулировал в ответ на довод заявителя кассационной жалобы о наличии в противопоставляемом источнике дополнительных признаков, которые отсутствуют в спорной полезной модели (т.е. наличие признаков, которые могут приводить к иному техническому решению).

Дело обнажило проблемы, порождаемые используемыми источниками информации, применительно к которым устанавливается новизна. При рассмотрении названного дела заинтересованное лицо представило сведения интернет-сайта, в которых содержалось указание на патент, выданный на территории иностранного государства (Украина).

Правообладатель представил в материалы дела перевод на русский язык указанного патента, полагая, что рассмотрение патента, противопоставляемой полезной модели, может «уравновесить» доказательственную базу и рассмотреть вопрос максимально объективно. В силу содержания в патенте, противопоставляемой полезной модели, технического результата суд сможет более точно определить существенные признаки и выявить действительные различия технических решений. Тогда как противопоставление патенту правообладателя текста интернет-сайта, который может иметь искажения в целях привлекательности реализуемой полезной модели, заведомо ограничивает правообладателя спорной модели в использовании всего доказательственного арсенала.

Суд первой инстанции по делу № СИП-719/2021, соглашаясь с мнением Роспатента, пришел к выводу, что ссылка правообладателя на содержание патента не должна приниматься во внимание, поскольку названный источник не был указан заинтересованным лицом в качестве источника информации, по отношению к которому заинтересованное лицо указывало на несоответствие условию патентоспособности «новизна».

Вывод суда буквально «оголил» правообладателя как участника судебного разбирательства. Заинтересованное лицо избирательным образом сформировало доказательственную базу, которая выгодна ему. И если бы суд принял во внимание патент противопоставляемого решения, на который, кстати, была ссылка в доказательствах заинтересованного лица, то вполне вероятно правообладатель смог бы сохранить свой патент.

Правообладатель показывал суду, что противопоставляемое техническое решение имеет иной технический результат, что подтверждается патентом. Но поскольку суд не принял во внимание данный патент, правообладатель не смог опровергнуть совпадение существенных признаков.

Описанная проблема не возникла бы, если с заявлением обратился бы правообладатель противопоставляемого технического решения, который должен был представить свой патент.

Российский правопорядок позволяет инициировать разбирательство по инициативе любого заинтересованного лица без подтверждения своей заинтересованности. Российская Федерация не является передовиком в таком подходе. Аналогичный подход реализован, к примеру, в Германии24.

Ситуация является подтверждением сложности оценки новизны исключительно по существенным признакам при игнорировании технического результата.

Суд при рассмотрении дела № СИП-719/2021, поставленный в затруднительное положение используемыми источниками информации только в виде интернет-страниц, проигнорировал положения п. 2 ст. 1354 ГК РФ о возможности использования описания и чертежей для оценки формулы.

Проблема в том, что суд не может однозначно понимать существенные признаки противопоставляемого решения исключительно по фотографиям (или тексту) в отсутствие патента.

Правообладатель при рассмотрении дела № СИП-719/2021 пытался донести до суда, что в связи с тем, что обжалованию подлежит полезная модель, необходимо принимать во внимание пространственное расположение деталей. По мнению правообладателя, данной характер составляет суть любой полезной модели.

Но суд пришел к выводу, что пространственное расположение деталей не должно учитываться, поскольку соответствующее пространственное расположение деталей и влияние именно такого расположения деталей на технический результат не отражено в формуле спорной полезной модели. Данный вывод показывает игнорирование судом п. 2 ст. 1354 ГК РФ.

В противоположность мнению суда о том, что пространственное расположение деталей в полезной модели не должно учитываться, А.П. Сергеев отмечает, что обязательным признаком полезной модели по российскому праву является то, что решение задачи как раз заключается в пространственном расположении материальных объектов25.

Столь разные взгляды на описанную характеристику пространственного расположения деталей можно объяснить сложностью суждения о существенных признаках при использовании неофициальных источников. В силу определенного предположительного характера судебных актов при использовании, к примеру, фотографий, суд вынужден игнорировать «места глубокой дискуссии».

Использование в качестве источника распечатки интернет-сайта, как показывает судебная практика, является достаточно эффективным способом оспаривания патента. Суд при рассмотрении одного из дел особо отметил отсутствие сомнений относительно подлинности сведений, содержащихся в распечатках интернет-сайта26. Правообладатель также не смог сохранить свой патент.

Имеет смысл показать особенности самой процедуры оспаривания патента, которые позволили сначала Роспатенту, а затем и суду сформировать описанные выше выводы по делу № СИП-719/2021.

Верховный Суд РФ применительно к спорам о защите исключительных прав квалифицирует распечатки интернет-страниц в качестве допустимых доказательств (п. 55 Постановления Пленума ВС РФ № 10). Поскольку для подтверждения факта использования технического решения необходимо показать реализацию существенных признаков для полезной модели, то это означает, что на их основе можно показать спорные признаки.

Существует проблема таких источников: суждение о наличии тех или иных признаков часто носит вероятностный характер. Ведомственный орган и суд должны сформировать вывод либо по фотографии, либо по описанию, размещенном на интернет-сайте. При этом описание может носить сугубо субъективный характер, что способно породить ошибки.

Искусственное манипулирование источниками информации, содержащими сведения об уровне техники, может лишить правообладателя прав на патент, даже без демонстрируемого заинтересованным лицом интереса. Несмотря на то что закон позволяет инициировать процесс по оспариванию патента любому лицу, необходимо констатировать, что такое лицо будет отстаивать очевидный, как правило, материальный интерес.

Если принимать во внимание публичную значимость споров о недействительности патентов, то суду необходимо более полно устанавливать информационные источники и вовремя обнаруживать манипулирование доказательственной базой. Безусловно, суд не вправе ограничивать участников процесса в использовании доказательств, но оказывать содействие в сборе доказательств и пресекать недобросовестное поведение он уполномочен законом.

Патентообладатель при рассмотрении дела № СИП-719/2021 смог бы аргументировать к ст. 10 ГК РФ, если бы спор о защите исключительных прав и спор о действительности патента рассматривался в одном деле в исковом порядке. Между двумя видами споров имеется хронологическая связь: в ответ на спор о защите исключительных прав инициируется спор о недействительности патента.

Специальная подведомственность споров о действительности патента административным органам широко распространена в мире. С одной стороны, это является очевидным преимуществом, поскольку спор рассматривает специально уполномоченный орган. С другой стороны, административный порядок не позволяет использовать широкий арсенал защитных мер, которыми обладают традиционные истец и ответчик в суде.

А.С. Ворожевич, описывая иностранный опыт, констатирует, что в Германии конкуренты правообладателя часто используют третьих лиц, что считается правомерным. Исключение составляют случаи, когда конкуренты связаны договорной обязанностью (в рамках лицензионного соглашения) не оспаривать действительность патента. Это не исключает возможность отказа в иске.

С правообладателем по описанному делу № СИП-719/2021 произошел схожий случай. Первоначально правообладатель обратился в суд за защитой своих интеллектуальных прав (дело № А32-33305/2020). Спустя некоторое время заинтересованное лицо, которое не являлось ответчиком по делу о защите интеллектуальных прав правообладателя, обратилось в Роспатент с заявлением об оспаривании патента. Пример переплетения дел с участием правообладателя показывает, что оспаривание патента является достаточно эффективным способом защиты от претензий в рамках спора о защите интеллектуальных прав.

Тот же автор (А.С. Ворожевич) применительно к опыту США ссылается на позицию Апелляционного суда федерального округа в деле Morton International, Inc. v. Cardinal Chemical Company. Суд указал на допустимость рассмотрения требования о признании патента недействительным, даже после установления того, что права правообладателя патента не нарушены. Речь идет о ситуации предъявления встречного требования о признании патента недействительным в ответ на защиту прав правообладателя.

Суд указал, что в вынесении решения по спору о недействительности патента имеется значительный публичный интерес, а также то, что между требования о защите исключительных прав и требованием о недействительности патента последний имеет большее публичное значение27.

Что касается опыта США, то согласно Патентному закону США информацию о предшествующем уровне техники, состоящую из патентов и печатных публикаций, заявлений патентообладателя, поданных в производстве в федеральном суде или патентном ведомстве, где патентообладатель занимает позицию относительно любого притязания патента, определяется заинтересованным лицом, которое полагает, что такая информация имеет отношение к патентоспособности любого притязания патента28.

Аналогичный порядок первоначального определения информационных источников закреплен и в Российской Федерации. К возражению должны быть приложены документы и материалы, подтверждающие доводы, на которых основано возражение. При этом в отношении отзыва правообладателя такого требования нет, что обращает на себя внимание.

Уже после инициирования спора в ведомственном органе заинтересованное лицо праве представлять дополнительные документы. Правообладателю остается только опровергать сообщаемые заинтересованным лицом сведения. Ведомство при недостаточности имеющихся сведений может запрашивать у спорящих сторон дополнительные сведения29.

Поэтому Суд по интеллектуальным правам в решении от 22 ноября 2021 г. по делу № СИП-719/2021 проигнорировал патент в отношении противопоставляемого технического решения, который был представлен правообладателем. Текст судебного акта свидетельствует о том, что уровень техники с опорой на информационные источники определяет заинтересованное лицо.

Ограничений по уровню техники в отношении изобретения и полезной модели нет. При этом уровень техники не связан с уровнем развития техники или технических достижений, принимаемых во внимание при проверке новизны. Это знания, доступные неопределенному кругу лиц на определенную дату30.

В праве иностранных государств также используется неограниченный подход к уровню знаний, отраженных в широком перечне источников, среди которых показательными являются: устные и письменные публикации (книги, журналы, устные сообщения во время конференций и семинаров и т.п.), сведения о фактах открытого применения изобретения (продажа изделий, их экспонирование при отсутствии выставочного приоритета31.

Манипулируемые заинтересованным лицом информационные источники представляют собой его субъективный взгляд, что резонирует с объективностью, которая имеет место быть на момент выдачи патента.

Согласно п. 49 Приказа Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 информационный поиск, с учетом которого будет проводиться проверка новизны полезной модели, проводится в отношении совокупности существенных признаков с привязкой к техническому результату. Другими словами, уровень техники определяется по совокупности существенных признаков, достаточной для достижения заявленного технического результата.

Кроме того, в соответствии с п. 49 Приказа Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 информационный поиск осуществляется применительно к совокупности существенных признаков с учетом описания и чертежей, которые позволяют понять алгоритм достижения технического результата.

Уровень техники на момент принятия решения о выдаче патента учитывает технический результат полезной модели, несмотря на то, что анализ новизны определяется по существенным признакам. При этом качественный анализ новизны на момент выдачи патента ведомственный орган может обеспечить при сравнении с уже запатентованными техническими решениями, что позволяет оценить технический результат.

Свободный подход к установлению информационных источников, определяемых по усмотрению заинтересованного лица, предоставляет ему преимущество перед правообладателем спорного патента.

Возможно, одним из способов воспрепятствования недобросовестному поведению такого лица было бы право правообладателя опровергать схожесть признаков применительно к техническому результату. Можно было бы воспользоваться приемом в виде анализа патентоспособности противопоставляемого технического решения требованию осуществимости, что позволит предположить технический результат. При несовпадении технических результатов неминуемым выводом будет несовпадение всех существенных признаков. Допустимым и относимым доказательством была бы экспертиза.

Поскольку интерес в оспаривании патента проявляет заинтересованное лицо, то оно должно будет доказать осуществимость противопоставляемого решения применительно к совпадению существенных признаков и достижение аналогичного технического результата.