Переложение директивы № 2015/2436 во французское законодательство: аспекты материального права

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 3 (33), сентябрь 2021 г., с. 5-20

В декабре 2015 г. Европейский парламент принял в окончательном чтении «Пакет по товарным знакам»1, в который вошли новая Директива о сближении законодательств государств–членов о товарных знаках2 и новый Регламент о товарном знаке Европейского союза (ЕС)3, регистрация которого осуществляется в Ведомстве ЕС в Аликанте. Если положения Регламента о едином товарном знаке уже вскоре стали применяться4, то для инкорпорации Директивы в законодательства государств–членов был определен срок до 14 января 2019 г. Дополнительный четырехлетний срок был предусмотрен законодателем ЕС для переложения тех положений Директивы, которые касаются новых административных полномочий, возложенных на национальные ведомства5. Реформа законодательства о товарных знаках преследовала разнообразные цели: придать механизмам регистрации товарных знаков бoльшую доступность и эффективность6, улучшить согласованность и взаимодополняемость между национальными и европейским слоями охраны товарных знаков7. В результате свобода усмотрения государств–членов значительно сузилась как с точки зрения материального права, так и с точки зрения процессуальных норм.

Директива о товарных знаках была переложена во французское законодательство спустя почти четыре года после принятия «Пакета по товарным знакам» и более десяти месяцев по истечении установленного европейским законодателем срока. Французское правительство решило действовать посредством постановления, получив на это разрешение законодателя, закрепленное в ст. 201 Закона о развитии и преобразовании предприятий (Закон «PACTE»)8. Постановление правительства № 2019-1169 от 13 ноября 2019 г. о товарных знаках и знаках обслуживания9 вступило в силу 10 декабря 2019 г., на следующий день после опубликования дополнительного подзаконного акта10. Поправки, касающиеся процедур признания недействительными и прекращения действия товарных знаков, вступили в силу 1 апреля 2020 г. Беспокойство юристов в области товарных знаков уступило место анализу и применению позитивного права.

Как в свое время и сам текст Директивы, обновленная Книга Седьмая Кодекса интеллектуальной собственности (далее – Кодекс)11 при первом прочтении не оставляет сомнений: Постановление правительства ознаменовало возникновение во Франции нового права товарных знаков12. Это утверждение может показаться чрезмерным, но только так можно подчеркнуть ту смену парадигмы, с которой придется столкнуться на практике. Вместе с нововведениями, коснувшимися процессуальных вопросов и знаков качества, глубоким преобразованиям подверглось и материальное право товарных знаков, во французское законодательство внедрены многочисленные новые особенности, вытекающие из Директивы и Постановления, основанного порой на самостоятельных решениях французского правительства. Преобразования касаются как положений, относящихся к существованию права (I.), так и положений, относящихся к осуществлению права (II.). Наиболее существенные преобразования рассмотрены в этой статье.

И по форме, и по содержанию реформа основана на прагматичных решениях и старается верно следовать тексту Директивы о товарных знаках. Это касается как объекта права (А), раскрытого в ст. L. 711-1 Кодекса, так и абсолютных и относительных оснований для отказа в регистрации или признания товарного знака недействительным (В), предусмотренных в ст. L. 711-2 и L. 711-3 Кодекса соответственно.

Отмена требования о графической фиксации обозначения. Заявленное обозначение должно быть представлено в государственном реестре товарных знаков таким образом, чтобы любое лицо могло точно и ясно определить предмет охраны, предоставляемой правообладателю (ст. L. 711-1 al. 2 Кодекса). Эта формулировка, приведенная Постановлении правительства № 2019-1169, более не содержит традиционного требования о графической фиксации обозначения. Правило о том, что обозначение, заявляемое на регистрацию, должно быть нарисовано, было действительно отменено Директивой и Регламентом в целях упрощения регистрации так называемых нетрадиционных товарных знаков. Естественно, это вызывает следующий вопрос: смогут ли теперь быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, не предназначенные для зрения, такие как запахи или вкусы, по которым ведомства традиционно отказывают заявителям? Спорное утверждение.

Прежде всего в своем буквальном прочтении текст статьи свидетельствует о стремлении гарантировать правовую определенность: зарегистрированные обозначения должны обеспечивать четкое определение объекта охраны. Более того, соответствующую ст. 3 Директивы необходимо читать вместе с п. 13 преамбулы Директивы, в котором закреплен один из выводов постановления Суда ЕС в деле Зикманн. В этом деле Суд ЕС уточнил, что обозначение должно обладать такими свойствами, чтобы его можно было изобразить ясно, точно, отчетливо, доступно, понятно, постоянно и объективно13. Этот принцип был закреплен в ст. R. 711-1 Кодекса, которая аналогичным образом предусматривает, что товарный знак должен быть представлен в государственном реестре товарных знаков «в соответствующем виде с помощью общедоступной технологии при условии, что он будет представлен в реестре ясным, точным, отчетливым, доступным, понятным, постоянным и объективным способом». Следовательно, представляется маловероятным, что запах, вкус или тактильное ощущение смогут быть зарегистрированы, поскольку их нельзя исполнить объективно и понятно. Как максимум, отмена требования о графическом изображении позволит подавать при регистрации файлы MP3 для звуков или MP4 для обозначения движений.

Следует также отметить, что в прежней редакции ст. L. 711-1 Кодекса приводился открытый перечень обозначений, которые могут служить для товарных знаков: словесные обозначения в различных вариациях (слова, сочетание слов, фамилии и географические термины, буквы, цифры и т.д.); звуковые обозначения (звуки, мелодии); образные обозначения (рисунки, рельефы, голограммы, логотипы, сгенерированные изображения, формы, сочетания или оттенки цветов, и т.д.). Новая статья L. 711-1 Кодекса больше не содержит такого деления. Вместе с тем можно сослаться на Решение руководителя французского ведомства по интеллектуальной собственности от 11 декабря 2019 г. о порядке подачи заявок на регистрацию товарных знаков или знаков обслуживания, в котором перечисляются различные виды обозначений, принимаемые к регистрации. В данном решении содержатся обозначения словесные, образные, трехмерные формы, позиционные обозначения, узоры, цветные (без контуров или сочетания цветов), звуки, обозначения движений, мультимедийные, а также обозначения, состоящие из голограмм14.

Абсолютные основания для отказа или недействительности. Как в Директиве о товарных знаках и Регламенте о товарном знаке ЕС, все абсолютные основания для отказа и/или недействительности товарного знака отныне собраны в едином положении Кодекса. Так, в обновленной ст. L. 711-2 Кодекса раскрыты как традиционные запреты на обозначения, противоречащие общественному порядку и принципам морали, обманчивые, описательные или вошедшие во всеобщее употребление15, так и некоторые новые принципы. В частности, в тексте закреплено требование о самостоятельной различительной способности, которым французский законодатель ранее пренебрегал16. Трехчастный запрет на регистрацию формы товара, определенной характером самого товара, необходимой для достижения технического результата или придающей товару значительную ценность, расширен и теперь распространяется не только на саму форму, но и на иные характеристики товара17. Вероятно, что в будущем новая редакция этого положения послужит дополнительным препятствием для регистрации нетрадиционных обозначений. Далее, не подлежат регистрации обозначения, исключенные в силу национального законодательства, права Европейского союза, международных соглашений, участниками которых являются Франция или Европейский Союз, и которые предусматривают охрану наименований мест происхождения товаров, географических указаний, традиционных обозначений для вин и наименований традиционных продуктов с гарантированными качествами18. С процедурной точки зрения упоминание этих средств индивидуализации, указывающих на качество товара, среди абсолютных оснований отказа дает две новые возможности. Во-первых, уполномоченное ведомство сможет отказывать в охране любому обозначению, которое потенциально нарушит одно из указанных средств индивидуализации. Во-вторых, согласно ст. L. 712-3 Кодекса, в отведенный для этого двухмесячных период с даты публикации заявки, любое лицо может подать возражение во французское ведомство, чтобы воспрепятствовать регистрации.

В пункте 10 ст. L. 711-2 Кодекса также напрямую предусмотрено, что наименование сорта растения не может быть зарегистрировано, за исключением случаев, когда это наименование сопровождается другими элементами и не занимает в заявленной комбинации доминирующего положения19. В статье преследуется обеспечение общественного интереса, который заключается в том, чтобы позволить свободное использование наименований сортов растений любыми лицами. Такое наименование не должно быть зарезервировано за одним лицом в качестве товарного знака, так как другие предприятия могут пожелать использовать это обозначение для описания своих товаров. Логика этого положения близка, если не идентична логике запрета на описательные обозначения и обозначения, вошедшие во всеобщее употребление. Название, определенное создателем нового сорта растений, становится по закону обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для данного сорта растения. Следовательно, это наименование, как и любое подобное обозначение, не может принадлежать кому-либо в качестве товарного знака для обозначения соответствующего растения, и этот запрет продолжается после того, как право на новый сорт растения истекает.

Наконец, в ст. L. 711-2 Кодекса предусмотрено, что недобросовестность заявителя является абсолютным основанием для недействительности обозначения20, но такое поведение не служит основанием для отказа в регистрации.

Относительные основания для отказа. В статье L. 711-3 Кодекса, ранее пронумерованной L. 711-4, перечислены относительные основания для отказа в регистрации. Стоит положительно оценить то, что окончательный вариант текста предусматривает21, как того требует ст. 5(3)(а) Директивы о товарных знаках, что товарный знак, обладающий репутацией, может быть противопоставлен последующему товарному знаку без учета принципа специализации22. Следуя этому новому подходу, отказ в регистрации или признание товарного знака недействительным предусмотрены для товарных знаков, нарушающих ранее зарегистрированный или находящийся на стадии рассмотрения заявки товарный знак, который приобрел репутацию во Франции или в ЕС (в случае с товарным знаком ЕС), если «последующий товарный знак тождественен или сходен с более ранним товарным знаком, безразлично, являются ли товары и услуги, в отношении которых он зарегистрирован, тождественными, сходными или нет с теми, в отношении которых ранее зарегистрирован или заявлен товарный знак, и если использование этого последующего товарного знака приведет к необоснованному преимуществу от или нанесет ущерб различительной способности или репутации более раннего товарного знака»23. Правообладателю товарного знака с репутацией дают возможность подавать возражения или заявлять о недействительности другого товарного знака вне зависимости от товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован, при условии соблюдения совокупности обозначенных в законе требований. Эти требования идентичны тем, что опосредуют применение ст. L. 713-3 Кодекса, устанавливающей условия защиты права.

Статья L. 711-3 Кодекса дополнена упоминанием доменных имен24, если они не имеют сугубо локальное значение, а также названий государственных образований и структур25, если в обоих случаях существует вероятность введения публики в заблуждение. В пункте 5 ст. L. 711-3 Кодекса также уточнено, что отныне товарный знак не может быть зарегистрирован или должен быть аннулирован, если он нарушает один из видов зарегистрированных географических наименований, определенных в ст. L. 722-1 Кодекса, или заявку на такое наименование, при условии, что уставной документ этого наименования утвержден, и дальнейшая регистрация наименования пройдет успешно. Согласно соответствующим регламентам ЕС и ст. L. 721-8 Кодекса, касающейся географических наименований на промышленные и ремесленные товары, в заявке на товарный знак будет отказано, или обозначение может быть аннулировано, если его использование равнозначно:

- прямому или косвенному коммерческому использованию зарегистрированного наименования в отношении товаров, не охватываемых регистрацией, если эти товары сравнимы с товарами, зарегистрированными под указанным наименованием, или если использование наименования эксплуатирует репутацию охраняемого наименования, включая случаи, когда указанные товары используются в качестве ингредиентов;

- злоупотреблению, имитации или воссозданию, даже если указывается подлинное место происхождение товаров или услуг, или если охраняемое наименование указывается в переводе или сопровождается такими выражениями, как «стиль», «тип», «метод», «подобный произведенному в», «имитация» или подобными, включая случаи, когда указанные товары используются в качестве ингредиентов;

- любому другому ложному или вводящему в заблуждение указанию в отношении происхождения, источника, природы или основных качеств товара, которое используется на внутренней или внешней стороне упаковки, в рекламных материалах или документах, относящихся к соответствующему товару, и на упаковке продукта в контейнере, если это способно создать ложное впечатление о его происхождении;

- любому иному действию, способному ввести в заблуждение потребителя в отношении истинного происхождения товара.

Отметим отдельно, что в отношении французских наименований мест происхождения товаров следует применять ст. L. 643-1 Кодекса села и морского рыболовства.

Наконец, ст. L. 711-3 III Кодекса интеллектуальной собственности относится к особой ситуации, схожей с запретом на недобросовестную регистрацию обозначений. Это положение дает возможность правообладателю товарного знака в одной из стран - участниц Парижского соглашения противодействовать агенту или представителю, подавшему заявку на товарный знак от своего собственного имени и без разрешения на то правообладателя, за исключением случаев, в которых представитель сможет обосновать свои действия. Обладатель права на товарный знак, заявленный без его разрешения, может препятствовать регистрации путем подачи возражения (п. 2 ст. L. 712-4 Кодекса) или требовать ее аннулирования, подав заявление о признании регистрации недействительной. Это положение отсылает не только к понятию недобросовестности, которая теперь признается абсолютным основанием для недействительности, но и к основаниям для подачи заявления об установлении правообладателя, которое закреплено в ст. L. 712-6 Кодекса.

Следует констатировать, что нововведения, привнесенные во французское право Постановлением об имплементации Директивы ЕС, нельзя считать несущественными. Тот же вывод может быть сделан в отношении изменений, в отношении положений об осуществлении права на товарный знак.

Положения Главы Четвертой Книги Седьмой Кодекса интеллектуальной собственности, касающиеся нарушений права на товарный знак, также претерпели изменения вследствие принятия Постановления № 2019-1169. Как и ожидалось26, в соответствии с Директивой 2015/2436 некоторые нововведения во французское законодательство носят маргинальный характер, другие являются вполне весомыми.

Часть изменений касается чисто формальных аспектов. Помимо «новой» нумерации Кодекса и нескольких дополнительных положений, реформа серьезно изменила устройство ст. L. 713-1 и последующих. Статья L. 713-2, ранее охватывавшая только гипотезу двойной тождественности, теперь регулирует еще и случаи, в которых установлено сходство между двумя обозначениями или между товарами и услугами, охватываемыми спорными товарными знаками. Благодаря ст. L. 713-3 право на товарный знак, обладающий репутацией, приобретает исключительный характер. Как прежде было определено в Директиве 89/104, а теперь в редакции п. 3 ст. 10 Директивы 2015/2436, в новой ст. L. 713-3-1 перечислены различные действия, которые правообладатель вправе запретить. Наконец, для того, чтобы охватить новые виды нарушений, в Кодекс введены ст. L. 713-3-2, L. 713-3-3 и L. 713-3-4: таможенный транзит, подготовительные действия и использование товарного знака в словаре, соответственно.

Что касается нововведений по существу, несмотря на проявленное авторами желание верно следовать тексту Директивы обзор изменений, внесенных Постановлением № 2019-1169, приводит к некоторым сомнениям о допустимых толкованиях. Такое замечание могло быть сделано уже в отношении текста самой Директивы 2016/2436, но теперь этот вывод усиливается вследствие переложения Директивы во французское законодательство. Требуется детальный анализ общих положений о применении права на товарный знак (А), положений, касающихся типологии запрещенных действий (В) и исключений из права на товарный знак (С).

В статье L. 713-2 Кодекса уточнен запрет, согласно которому не может быть «в торговом обороте использовано в отношении товаров и услуг, без разрешения правообладателя товарного знака:

1) обозначение, тождественное товарному знаку, применяемое в отношении товаров и услуг, тождественных с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

2) обозначение, тождественное или сходное с товарным знаком, в отношении тождественных или сходных товаров и услуг, охватываемых обозначением и товарным знаком, если существует вероятность смешения их публикой, в том числе вероятность ассоциации между обозначением и товарным знаком».

Текст статьи предстает как почти достоверная копия п. 2 ст. 10 Директивы 2015/2436. Можно заметить, что в отличие от текста ЕС, французский текст использует не понятие «согласие» (en l’absence de son consentement) правообладателя, а выражение «без разрешения правообладателя» (sauf autorisation du titulaire). Особенно важно, что текст французского законодателя теперь вводит понятия «в торговом обороте» и «вероятность ассоциации», которые отсутствовали в предыдущих редакциях ст. L. 713-2 и L. 713-3 Кодекса (1). Соответствие новой ст. L. 713-2 тексту Директивы должно также разрешить сомнения судов по виду иска, который следует подавать против спорного товарного знака (2). Как и Директива, французский закон не упоминает функции товарного знака (3). Наконец, важно отметить, что право на товарный знак, обладающий репутацией, вступает в ряды исключительных прав (4).

Использование в торговом обороте. Применение права на товарный знак подразумевает выполнение сразу нескольких условий. Использование спорного обозначение должно выполняться в качестве товарного знака, для индивидуализации товаров и услуг, сходных с теми, для которых зарегистрирован первый товарный знак, и нарушать при этом одну из функций товарного знака. Спорное использование должно также осуществляться в торговом обороте27, т. е. за пределами частной сферы, в контексте коммерческой деятельности, направленной на получение экономической выгоды28, иным лицом для своей собственной деловой коммуникации29. Это основное требование для применения права на товарный знак, позволяющее вместе с другими правилами определить границы осуществления права на товарный знак, уже значилось в ст. 5 первой Директивы о товарных знаках. Французский законодатель решил проигнорировать это требование, когда имплементировал Директиву 89/104, приняв Закон № 91-7 от 4 января 1991 г. Хотя понятие «использование в торговом обороте» не было полностью чуждым французским судьям30, этот пробел привел к отрицательным последствиям: поддерживалось мнение, согласно которому право на товарный знак является абсолютным по своей природе31. Достаточно поздно, начиная с конца 2000 г.32, ошибка была исправлена судьями, которые впредь систематично используют требуемое понятие. Удачно, что закрепление понятия «в торговом обороте» теперь сделано на законодательном уровне, Постановление № 2019-1169 исправило тем самым 29-летнюю ошибку.

Вероятность ассоциации. То же следует констатировать в отношении вероятности ассоциации. В статье 5 (1) b) первой Директивы о товарных знаках было предусмотрено, что правообладатель зарегистрированного товарного знака может запретить любым третьим лицам использовать без его согласия (не с разрешения!) в торговом обороте «любое обозначение, если из-за тождества или сходства с товарным знаком и тождества или сходства товаров и услуг, охватываемых товарным знаком и обозначением, существует вероятность смешения их публикой; вероятность смешения включает вероятность ассоциации между обозначением и товарным знаком». Вероятность смешения присутствует, когда публика может поверить, «что соответствующие товары и услуги исходят от одного и того же предприятия или от экономически связанных предприятий»33. Последняя гипотеза отсылает к риску ассоциации. Это понятие отсутствовало в старой версии ст. L. 713-3 Кодекса, который ограничивался упоминанием о том, что в случае сходства – между обозначениями, товарами и услугами, или обеими категория – для вывода о нарушении установлению подлежала вероятность смешения в сознании среднего потребителя. Этот пробел не привел к негативным последствиям, так как Суд ЕС в скором времени постановил, что вероятность ассоциации не является альтернативой, а только уточняет сферу применения вероятности смешения34. В любом случае Постановление, инкорпорирующее новую Директиву, восполняет этот пробел, ст. L. 713-2, 2 in fine закрепляет понятие вероятности ассоциации и теперь буквально соответствует ст. 10 (1) b) in fine Директивы 2015/2436.

Использование товарного знака. В статье L. 713-2 Кодекса указывается: чтобы применялся запрет на нарушение исключительного права, спорное обозначение должно быть «использовано». Отсылка к «использованию товарного знака» не должна рассматриваться как тривиальное уточнение или закрепление устоявшейся практики, а как важное дополнение к европейскому и французскому законодательству.

Это нововведение напоминает о том, что третье лицо может нарушить ранее зарегистрированный товарный знак, если будет использовать обозначение в том смысле, который заложен в право товарных знаков и предполагает активное поведение и контроль, прямой или косвенный, над действием по использованию обозначения35. Такой подход исходит из толкования права, а также является прагматичным решением. Во-первых, подход однозначно вытекает из различных способов использования, которые перечислены в ст. 9 § 3 Регламента о товарном знаке ЕС. В этой статье обозначены только активные действия, предпринимаемые третьими лицами36. Подход также тесно связан с логикой права на товарные знаки, призванного препятствовать третьему лицу в осуществлении любого неправомерного действия. Требование о пресечении такого действие можно предъявить только тому третьему лицу, которое осуществляет контроль над использованием обозначения37.

Новая редакция текста может привести и к следующему последствию: поставить под сомнение практику Кассационного суда Франции, согласно которой сама регистрация права на товарный знак нарушает возникшее ранее право на товарный знак38. Такая позиция стала традиционной39, но теперь ее сложно принять и понять с учетом таких требований к осуществлению исключительного права, как использование в торговом обороте и использование в качестве товарного знака40. Несмотря на несколько решений об обратном41, Парижский суд общей юрисдикции поменял свою практику, признав и закрепив позицию, согласно которой простая регистрация не может считаться нарушением исключительного права42. Требование в ст. L. 713-2 Кодекса о том, что товарный знак должен быть «использован», вносит ясность в сложившуюся ситуацию и на это однозначно указывает пояснительный доклад Президенту Республики, приложенный к Постановлению № 2019-1169 от 13 ноября 2019 г. В нем уточнено, что «только действительное использование обозначения для идентификации товаров или услуг будет составлять неправомерное действие, каковым не может считаться простая регистрация товарного знака. Это положение остановит колебания в практике французских судов. Впредь заявка на товарный знак, которая нарушает право на более ранний товарный знак, будет санкционирована путем подачи возражения до регистрации или заявления с требованием о недействительности зарегистрированного товарного знака, но не будет более рассматриваться как нарушение права на товарный знак».

Нарушение функций товарного знака. Статья L. 713-2 Кодекса не упоминает функции товарных знаков43. Такое умалчивание может удивить и поставить под вопрос роль этих функций при оценке нарушения товарного знака, особенно в ситуациях двойной тождественности. Вместе с тем это соответствует ст. 10 § 2 Директивы о товарных знаках, которая также не упоминает функции. Из этого не следует однако, что нарушение одной из функций товарного знака более не является условием для применения права на товарный знак. Пункт 16 преамбулы Директивы уточняет, что зарегистрированный товарный знак предназначен, «в частности, гарантировать товарный знак как наименование происхождения». Помимо неловкости этой формулировки, в которой ясно допущена ошибка перевода, в ней очевидно следующее: основной функцией товарного знака остается гарантия тождественности происхождения, а использование слова «в частности» позволяет заключить, что товарный знак имеет и другие юридические функции. Таким образом, не остается сомнений, что практика Суда ЕС о функциях товарных знаков44 не была отменена после принятия «Пакета о товарных знаках» и должна все так же применяться французскими судами.

Защита товарного знака с репутацией и общеизвестного товарного знака. Ранее защита товарного знака, обладающего репутацией, осуществлялась путем предъявления особого иска о гражданской ответственности (бывшая ст. L. 713-5 Кодекса). Теперь же защита такого особого товарного знака, не привязанная к определенным товарам и услугам, закреплена в ст. L. 713-3 Кодекса. Так, право на товарный знак с репутацией присоединяется в соответствии с волей европейского законодателя45 к составу исключительных прав. Некоторые последствия для теории права, еще предстоит определить, в частности по вопросу определения функций товарного знака, обладающего репутацией, но уже сейчас следует выделить практические последствия реформы. По итогам нововведений, получив возможность предъявлять иск о нарушении права, правообладатель получил как преимущества46, так и ограничения47. Что же касается общеизвестного товарного знака48, его режим не последовал по тому же пути: нарушение права на такое обозначение все так же пресекается при помощи иска о гражданской ответственности, а не о нарушении исключительного права49. Такой выбор представляется правильным, так как он соответствует ст. L. 713-1 Кодекса, в которой установлено, что именно регистрация товарного знака дает правообладателю право собственности на этот товарный знак в отношении заявленных товаров и услуг.

Как мы видим, за исключением введения понятия «использования» товарного знака, изменения, привнесенные в «общие» статьи о нарушении права на товарный знак, являются минимальными, хотя и не маргинальными. Иначе дело обстоит с изменениями, касающимися типологии противоправных действий. В частности, признание новых видов нарушений приводит к усилению позиций правообладателей.

Как и Директива 2015/2436, французский текст собрал в едином положении «традиционные» типы действий, нарушающих исключительное право (1). Постановление № 2019-1169 вводит новые виды нарушений, такие как таможенный транзит и подготовительные действия (2).

Типология нарушений. Неисчерпывающий список действий, нарушающих право на товарный знак, ранее входил в состав абз. 2 ст. L. 713-2 Кодекса. Теперь он перенесен в самостоятельное положение, ст. L. 713-3-1. Это положение соответствует статье 10 § 3 Директивы 2015/2436 и не требует дополнительных комментариев. Можно отметить, что предусмотренные в ней действия позволят привлечь к ответственности действующих лиц при условии, что для применения права на товарный знак соблюдены условия, установленные в ст. L. 713-2 (и L. 713-3 в отношении товарного знака, обладающего репутацией). Необходимо будет доказать, что спорное использование произведено без согласия правообладателя, в ходе предпринимательской деятельности, что обозначение использовано в качестве товарного знака, в отношении тождественных товаров и услуг, и что это действие противоречит одной из функций товарных знаков. Этот принцип закреплен в абз. 1 ст. L. 713-3-1, согласно которому перечисленные действия запрещены «в соответствии со статьями L. 713-2 и L. 713-3». Формулировка, использованная в Директиве еще яснее, так как она отсылает к условиям, закрепленным в ст. 10 § 2. Позиции Суда ЕС, в том числе позиция, принятая по делу Селин в отношении фирменных наименований и коммерческих обозначений50, продолжают применяться.

По сравнению с текстом ЕС редакция французского Кодекса носит более подробный характер. Он отсылает к видам поведений или способам использований, отсутствующим в ст. 10 § 3 Директивы 2015/2436. Например, упомянуто использование в сочетании со словами «по формуле, в стиле, по системе, имитация, тип, метод». Такое добавление нельзя считать существенным. Оно повторяет уже существующий запрет в абз. 6° ст. L. 713-3-1 Кодекса, который отсылает к нарушениям в сфере сравнительной рекламы по смыслу ст. L. 122-1 – L. 122-7 Кодекса потребления. В отличие от Директивы о товарных знаках, законодательство также предусматривает действие по удалению или изменению товарного знака. Удаление товарного знака уже было предусмотрено в старой редакции ст. L. 713-2. В то время некоторые авторы указывали на возможное несоответствие нормам ЕС51, так как действие по удалению не составляет настоящее «использование» обозначения52. В некоторых государствах–членах, в частности в Соединенном Королевстве и Германии53, отрицалась возможность запрета таких действий. Вопрос был решен в деле Митсубиси54, в котором Суд ЕС пояснил, что удаление товарного знака приравнивается к предусмотренным законом действиям по использованию товарного знака. Тем самым французское уточнение этих действий не противоречит Директиве 2015/2436.

Самые важные элементы реформы вытекают из введения новых видов противоправных действий, вписанных в ст. L. 713-3-2 a L. 713-3-4 Кодекса интеллектуальной собственности.

В соответствии с Директивой 2015/2436, глава 3 Книги VII Кодекса интеллектуальной собственности теперь выделяет таможенный транзит (а.) и подготовительные действия (b.) среди видов действий, которые запрещены в рамках права на товарный знак. За пределами права на товарный знак под запрет подпадает включение товарного знака в словарь (c.)

Смена парадигмы. Практика по вопросам таможенного транзита была особенно обширной в Суде ЕС55, но в результате она оказалась неблагоприятной для правообладателей. В последнем из серии постановлений Суд ЕС утвердил в деле Нокиа / Филипс56, что временно ввезенные из третьих стран на территорию таможенного союза предназначенные для третьих стран товары, нарушающие право на товарный знак в одном из государств–членов, не могут расцениваться как контрафактные товары. Судьи тем не менее смягчили этот принцип, добавив, что упомянутые товары могут подлежать изъятию, если доказано, что товары предназначены для продажи в Европейском союзе. Восприняв критику в отношении сложившейся практики, европейский законодатель решил, что в рамках «Пакета по товарным знакам» следует произвести «переворот» и ввести в право на товарный знак запрет на таможенный транзит.

Теперь вопрос таможенного транзита урегулирован в ст. L. 713-3-2 Кодекса, в которой предусмотрено, что запрещен ввоз без выпуска в свободный оборот на территорию страны, в торговом обороте, товаров, «если эти товары, в том числе их упаковка, привезены из третьих стран и носят, без согласия правообладателя, обозначение, тождественное товарному знаку, зарегистрированному для того же товара, или обозначение, которое не отличается в существенных аспектах». Это положение, несомненно, требует уточнений. Во-первых, к чему отсылает понятие «существенные аспекты»? Является ли это новой категорией, занимающей место между тождественным воспроизведением и сходством, в результате которого возникает вероятность смешения? Возможно, текст нацелен на грубые формы имитации, для определения которых учитываются самые важные элементы товарного знака. В таком случае не следовало бы ориентироваться на смысл выражения, согласно которому сравниваемые обозначения должны быть почти тождественными57, поскольку это ограничивает охват текста, а значит, умаляет его интерес. Во-вторых, французский текст отдаляется от буквального прочтения ст. 10 § 4 Директивы о товарных знаках. Эта статья строго отсылает к товарам, в том числе упаковкам, на которые нанесен товарный знак. Статья L. 713-3-2 указывает же шире на товары, в том числе упаковки, на которые нанесено обозначение, а это может создать впечатление, что статья применяется и к другим средствам индивидуализации58. Такой подход не будет соответствовать, по всей видимости, смыслу, заложенному в Директиву, в которой «использование в качестве товарного знака» поставлено на первый план.

Механизм также дополнен и смягчен в ст. L. 716-4-4 Кодекса, в которой предусмотрено, что иск о нарушении исключительного права на основании ст. L. 713-3-2 подлежит отклонению, если «лицо, декларирующее или владеющее товаром, представит в ходе процедуры, в которой оценивается, нарушен ли зарегистрированный товарный знак, доказательство о том, что правообладатель не имеет права запретить введение в оборот данного товара в стране конечного следования». Иными словами, таможенный транзит не может быть запрещен во Франции, если представлено доказательство – бремя для которого возложено на потенциального нарушителя – что правообладатель не может воспользоваться исключительным правом в стране назначения. Тем самым парадигма сменяется на противоположную: текст обязует игнорировать принцип территориальности и предлагает судьям применять иностранное законодательство для оценки нарушения права на товарный знак59.

О важности толкования текста. В статье L. 713-3-3 Кодекса, инкорпорирующей ст. 11 Директивы о товарных знаках, предусмотрена возможность запрета подготовительных действий по использованию различных носителей, на которые нанесены товарные знаки. Согласно этой статье: «Если существует вероятность нарушения права в соответствии со статьями L. 713-2 a L. 713-3-1 из-за использования в торговом обороте в отношении товаров и услуг, этикеток, маркировок, устройств по безопасности или аутентификации или любого другого носителя, на который нанесен товарный знак, правообладатель вправе запретить: 1. Нанесение тождественного или сходного товарному знаку обозначения на носители, указанные в первом абзаце; 2. Предложение к продаже, размещение на рынке или хранение для этих целей, импорт или экспорт тех же носителей».

Так, при возникновении вероятности, что один из этих носителей будет использован для товаров и услуг это использование нарушит право на товарный знак, правообладатель может запретить не только нанесение спорного обозначения на соответствующий носитель, но и предложение к продаже, размещение на рынке, хранение для этих целей, импорт или экспорт указанных носителей. Если цель, преследуемая этим положением, ясна, т.е. оно должно позволить правообладателям лучше справляться с нарушениями своих прав60, его применение будет зависеть от толкования судами и в первую очередь Судом ЕС. Возможны два прочтения этого положения: узкое и широкое.

В узком прочтении применение положения ст. L. 713-3-3 Кодекса против третьих лиц предусматривается только в случае, если эти лица планируют сами совершить «итоговое» нарушение исключительного права. Вся ценность текста заключается тогда в возможности привлечь лицо к ответственности до совершения последнего действия, не исследуя при этом условия, необходимые для применения защиты. Несмотря на это узкое толкование ст. L. 713-3-3 Кодекса приводит к ограничению механизма.

Широкое прочтение, напротив, позволяет правообладателю подавать иски против всех действующих лиц «цепочки» нарушения, т.е. против всех хозяйствующих субъектов, которые, добросовестно или нет, предоставили средства для совершения итогового нарушения. Следовательно, правообладатель может запретить нанесение товарного знака на упаковку «без необходимости доказывать, что упаковка был использована для определенных товаров или что она предназначена для этого, а только доказав, что такая вероятность существует»61. Далее, учитывая, что текст нацелен скорее на посредников, физических лиц, он не исключает возможности привлечения к ответственности технических посредников, таких, например, как поставщиков услуг, обеспечивающих платную систему реферирования. Статья L. 713-3-3 упоминает, что правообладатель имеет возможность предотвратить использование своего товарного знака «на любом носителе». Формулировка достаточно широкая, неточная и, следовательно, может покрывать и «цифровые» носители62. Такой подход позволил бы поставить под сомнение постановление Суда ЕС от 23 марта 2010 г.63, принятое в деле Гугл в отношении технических посредников, и принцип «безответственности» или ограниченной ответственности интернет-хостингов по смыслу ст. 6 Закона о доверии в цифровой экономике (закон «LCEN»)64. Такой подход соотносится с содержанием п. 6 Преамбулы Директивы 2015/2436, в котором указано на «необходимо[сть], чтобы система товарных знаков во всем Союзе была модернизована и адаптирована к миру интернета». Подход также вписан в логику секторальной ответственности, такой, какой она предстает в Директиве 2019/790 от 17 апреля 2019 об авторском и смежных правах в едином цифровом рынке65.

Ответственность за пределами права на товарные знаки. Ст. L. 713-3-4 предусматривает, что когда «воспроизведение товарного знака в словаре, энциклопедии или в аналогичном справочном издании, в печатной или электронной форме, создает впечатление, что указанный товарный знак является общеупотребимым термином для обозначения товаров или услуг, для которых он зарегистрирован, и если правообладатель представит такое требование, издатель должен, без отложений и, в крайнем случае, в следующем печатном издании, указать что товарный знак зарегистрирован». Это положение, которое присутствовало в Регламенте о товарном знаке Сообществ66, и уже применялось на практике, имеет целью предотвратить потерю охраноспособности товарным знаком по смыслу ст. L. 714-6, a) Кодекса. При этом издатель словаря или энциклопедии, который не исполняет свою обязанность, не несет ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак67, правообладатель должен прибегнуть к общим правилам гражданской ответственности. Такое классическое решение соответствует современному подходу французских судов.

Исключения из прав. Статья L. 713-6 Кодекса, касающаяся исключений из права на товарный знак, также значительно изменена. В первом абзаце введено понятие «нормы добросовестного поведения в торговле». Таким, в частности, не является поведение, в результате которого:

- может показаться, что между третьим лицом и правообладателем существует коммерческая связь;

- ценность товарного знака понижается в силу несправедливого преимущества от различительного характера или репутации товарного знака, или нанесения им ущерба;

- происходит дискредитация или очернение товарного знака или если третье лицо представляет свой товар как имитацию или воспроизведение товара, маркированного товарным знаком, владельцем которого оно не является68.

Далее, в Кодексе предусмотрено исключение для одинаково звучащих обозначений (случаи омонимии). В предыдущей редакции ст. L. 713-6 допускалось добросовестное использование в фирменном наименовании, коммерческом обозначении или на вывеске своей собственной фамилии даже после регистрации тождественного или сходного с ней товарного знака. Новая редакция требует, скорее, более узкой трактовки. В ней предусмотрено, что правообладатель не может запретить третьему лицу использовать в торговом обороте, в соответствии с нормами добросовестного поведения в торговле, свою фамилию или адрес, если это третье лицо является физическим лицом69. Новое положение вычеркивает из адресатов исключения юридических лиц даже в тех случаях, когда носитель фамилии является руководителем. В итоге исключение сможет применяться только к частным лицам, осуществляющим торговлю, и к ремесленникам70.

«Необходимая ссылка» на чужой товарный знак также включена в список свободных действий, предусмотренных в ст. L. 713-6 Кодекса. Согласно этому положению правообладатель не может запретить использование товарного знака в торговом обороте «для названия товаров и услуг или указания их принадлежности правообладателю товарного знака, в частности, когда такое использование необходимо для указания на предназначение товара или услуги, особенно в случае с аксессуарами или запасными частями»71. В предыдущей редакции было предусмотрено, немного иначе, что регистрация товарного знака не могла служить препятствием к использованию того же обозначения или сходного обозначения в качестве «необходимой ссылки, чтобы указать предназначение товара или услуги, в том числе как аксессуара или запасной части, при условии, что не возникнет смешение в отношении их источника». Так, на этот раз, новая редакция абз. 3 ст. L. 713-6 Кодекса приводит к расширению сферы применения данного исключения, так как необходимость использования чужого товарного знака, в соответствии с нормами добросовестного поведения в торговле, является лишь одним примером освобождения от ответственности за использование. Теперь допускается использование чужого товарного знака в соответствии с нормами добросовестного поведения в торговле для того, чтобы назвать товары и услуги или указать их принадлежность определенному правообладателю.

Наконец, из новой редакции пропало исключение, касавшееся географических указаний промышленных и ремесленных товаров, охрана которых пока не введена и не гармонизирована на уровне ЕС, но уже существует во Франции. Ранее предусматривалось, что использование этого вида географического указания не нарушает товарный знак, за исключением случаев, в которых, в силу своей репутации, общеизвестности или длительного использования, товарный знак является единственным источником реноме товара или информированности потребителя о товаре, для которого заявлено географическое указание.

Следует отметить амбициозный характер реформы, произведенной Постановлением, инкорпорирующим право ЕС во французское законодательство. Результат не лишен недостатков, но его можно похвалить за то, что правительство постаралось близко следовать тексту Директивы о товарных знака. Отныне предстоит на практике привыкнуть к этому новому праву товарных знаков, а будущее покажет, будут ли достигнуты цели, закрепленные в Директиве. Можно с большой долей вероятности предвидеть, что роль Суда ЕС вновь окажется решающей для того, чтобы развеять существующие сомнения.

Основные сокращения

aff. – affaire – дело

art. – article – статья

c/ – contre – против

CA – Cour d’appel – апелляционный суд

Cass. – Cour de cassation – Кассационный суд

ССЕ – revue Communication Commerce electronique

Chron. – chronique – периодический обзор

Civ. – chambre civile de la Cour de cassation – гражданская коллегия Кассационного суда

CJCE / CJUE – Cour de justice des Communautes europeennes / de l’Union europeenne – Суд Европейского Союза / Суд Европейских Сообществ

Com. – chambre commerciale de la Cour de cassation – экономическая коллегия Кассационного суда

Comm. – commentaire – комментарий

Concl. – conclusions – заключение (Генерального адвоката при Суде ЕС)

CPI – Code de la propriete intellectuelle – Кодекс интеллектуальной собственности

EUIPO – European Union intellectual property office –Ведомство ЕС по делам интеллектуальной собственности

INPI – Institut national de la propriete industrielle – Национальное ведомство промышленной собственности (Франция)

JORF – Journal Officiel de la Republique Francaise

JOUE – Journal Officiel de l’Union europeenne

J-CL – JurisClasseur (Encyclopedie)

JCP E – revue La Semaine juridique – Edition Europe

JCP G – revue La Semaine juridique – Edition generale

L. – указание на законодательную природу положения Кодекса

Obs. – observations – мнение

PIBD – revue Propriete industrielle – Bulletin Documentaire

Propr. industr. – revue Propriete industrielle

Propr. Intell. – revue Proprietes intellectuelles

pt – point – пункт

R. – указание на подзаконную природу положения Кодекса

RD rur. – Revue de droit rural

RIPIA – Revue internationale de la propriete industrielle et artistique

RTD com. – Revue trimestrielle du droit commercial

TGI – tribunal de grande instance – суд общей юрисдикции

Trib. UE – Суд общей юрисдикции (ЕС)