Проблемы оценки охраноспособности товарных знаков, включающих в себя авторские произведения*

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 3 (33), сентябрь 2021 г., с. 185-193

Широкое разнообразие видов обозначений, регистрируемых в качестве товарных знаков, позволяет включать в них различные произведения, традиционно охраняемые авторским правом. В случае если авторское право принадлежит будущему правообладателю товарного знака, конфликта не возникает. Однако использование чужого произведения или его части, исключительные права на которые принадлежат другому лицу, в качестве названного средства индивидуализации ведет к прямому столкновению прав правообладателей исключительного права на товарный знак и исключительного права на произведение (его охраняемую часть).

В большинстве европейских правопорядков эта коллизия устраняется путем установления запрета на регистрацию товарных знаков, исключительные права на которые могут вступать в конфликт с предшествующими авторскими правами, принадлежащими другим лицам. По существу основным критерием разрешения настоящего конфликта выступает приоритет во времени1.

В России такой запрет тоже закреплен в законе: не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения:

1)

тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства;

2)

персонажу или цитате из такого произведения;

3)

произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ).

Действующее законодательство не возлагает на Роспатент обязанность проведения проверки регистрируемого обозначения на соответствие указанным требования, но вместе с тем не устанавливает запрета на ее осуществление. Отсутствие прямого запрета создает условия для расширительного толкования полномочий Роспатента. Мнения судебных и административных органов по рассматриваемому вопросу разделились. Кроме того, практика свидетельствует о расхождениях в методике оценки товарных знаков на наличие в них охраняемых произведений или их частей.

В настоящее время Роспатент активно поддерживает осуществление проверки регистрируемых обозначений на соответствие требованиям подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Руководство Роспатента отмечает заинтересованность ведомства в сокращении количества явно оспариваемых регистраций товарных знаков2. Кроме того, по мнению заместителя директора ФИПС Р.М. Захарова, реализация указанных действий необходима в целях недопущения возможности нарушения исключительных и личных неимущественных прав авторов3.

Намеченная тенденция по расширению полномочий Роспатента, связанных с проведением экспертизы товарных знаков, вызвала необходимость формирования методики обнаружения произведений, препятствующих регистрации заявленных обозначений. Некоторые из основных подходов и критериев были отмечены Р.М. Захаровым.

При отсутствии возражений заинтересованных лиц сведения о произведениях, права на которые могут вступить в конфликт с правом на товарный знак, берутся преимущественно из открытых источников в сети Интернет. Экспертами анализируется информация из поисковых систем, социальных сетей, а также средствах массовой информации4. В частности, в одном из решений по заявке на регистрацию товарного знака Роспатент указал следующее: «Словесное обозначение “СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК” представляет собой название российского художественного фильма режиссера Никиты Сергеевича Михалкова 1998 года. Название указанного фильма включено в Энциклопедию кино 2010 года (https://dic.academic.ru/). Анализ иных источников словарно-справочной информации не выявил других значений словосочетания “Сибирский цирюльник”, отличных от названия указанного фильма»5.

После завершения поиска информации об авторском произведении эксперту необходимо проанализировать следующие обстоятельства:

-

охраноспособность произведения, права на которое возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

-

известность произведения в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака;

-

тождественность заявленного обозначения или его сходство до степени смешения с произведением;

-

восприятие потребителями товара, для индивидуализации которого регистрируется товарный знак, анализируемого обозначения как названия конкретного произведения;

-

отсутствие согласия правообладателя такого произведения на регистрацию товарного знака, тождественного названию произведения6.

Роспатент предлагает исходить из определенных критериев оценки степени известности произведения. По утверждению Р.М. Захарова, известность объекта авторского права, препятствующего регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, может быть подтверждена:

-

существованием произведения в объективной форме;

-

наличием информации об объекте авторского права в поисковой системе;

-

наличием непротиворечащих сведений о произведении, содержащихся на различных ресурсах в сети Интернет;

-

наличием в сведениях об авторском произведении информации о субъекте авторских прав (авторе, режиссере, сценаристе, операторе и т.п.), о дате создания произведения, публикации, выхода в прокат и т.п.

-

наличием сведений из социальных медиа, касающихся приобретением объектом авторских прав широкой известности среди населения и их внедрения в массовую культуру7.

Таким образом, к настоящему моменту Роспатентом выработаны основные подходы к выявлению произведений, права на которые могут противопоставляться правам на товарные знаки; сформированы критерии определения степени известности объектов авторских прав. Вместе с тем как сам избранный подход к регистрации подобных обозначений, так и некоторые предложенные выше критерии неоднозначны.

В отношении рассматриваемого вопроса Суд по интеллектуальным правам придерживается более традиционного взгляда, отмечая, что «основание к отклонению притязаний лица на правовую охрану товарного знака является так называемым относительным основанием к отказу в регистрации, защищает сугубо частный интерес правообладателя объекта авторского права, не может применяться без установления факта наличия у определенного лица исключительного права на то или иное произведение, а потому вопрос о его применении не должен решаться в отсутствие на это воли такого правообладателя»8 (важно отметить, что указанный подход поддержал Верховный Суд Российской Федерации9).

Аргументируя названную позицию, суд основывается на положениях гражданского законодательства, согласно которым предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено заинтересованным лицом, если регистрация была произведена с нарушением требований исследуемой нормы, путем подачи возражения в Роспатент (подп. 1 п. 2 ст. 1512, п. 1, п. 2 ст. 1513 ГК РФ). Таким образом, согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, Роспатент выходит за рамки своих полномочий, поскольку основание, предусмотренное в подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, не подлежит проверке Роспатентом на стадии экспертизы заявленного обозначения, а также не может быть применено по возражению лица, подавшего заявку, на стадии оспаривания отказа в государственной регистрации товарного знака10.

В целях применения подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ Судом по интеллектуальным правам сформирована методика, отраженная в практике президиума.

Так, при рассмотрении дел о столкновении исключительных прав на товарные знаки и авторские произведения (его охраняемые части) суд устанавливает следующие обстоятельства:

-

охраноспособность произведения, существовавшего на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;

-

его известность в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;

-

тождественность обозначения, регистрируемого в качестве товарного знака, названию известного произведения;

-

восприятие потребителями товара, для индивидуализации которого заявлено на регистрацию обозначение, этого обозначения как названия конкретного произведения;

-

отсутствие согласия правообладателя такого произведения на регистрацию тождественного названию произведения товарного знака11.

Изложенные обстоятельства требуется учитывать при противопоставлении товарному знаку названия известного в Российской Федерации произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения. В случае возникновения коллизии исключительных прав на товарные знаки с правами на произведения искусства, установление обстоятельств, необходимых для определения известности произведения на территории страны, не требуется. Указанный вывод следует из буквального толкования подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ и находит свое отражение в судебной практике12.

К числу наиболее сложных вопросов, возникающих при рассмотрении подобных дел, относятся оценка охраноспособности противопоставляемого произведения, определение степени его известности, анализ тождественности спорного обозначения с объектом авторских прав или его охраняемой частью.

При оценке охраноспособности произведения суду необходимо установить, обладает ли оно признаками объекта, подлежащего охране в соответствии с нормами, регулирующими правовой режим объектов авторского права13. В этой связи достаточно определить наличие объективной формы выражения произведения и его оригинальности (творческий вклад автора в создание произведения презюмируется, пока не доказано иное).

При рассмотрении дел о столкновении исключительных прав на товарные знаки и части произведений предмет доказывания существенно шире: требуется установить не только факт охраноспособности самого произведения, но и иные обстоятельства. Суду необходимо учитывать разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, согласно которым авторское право на часть произведения распространяется при условиях ее узнаваемости как части конкретного произведения, а также возможности ее выражения в объективной форме и признания самостоятельным результатом творческого труда автора14.

В практике Суда по интеллектуальным правам отмечается, что по смыслу подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, в отношении названия произведения достаточно установить его узнаваемость в товарном знаке применительно к адресной группе потребителей именно как названия конкретного произведения, поскольку рассматриваемая норма не направлена на защиту названия произведения как объекта авторских прав15. В отношении персонажа действует аналогичное правило, при этом его узнаваемость подтверждается фактами наличия у него достаточных индивидуализирующих характеристик: внешнего вида, характера, отличительных черт или других особенностей (охраноспособность при подтверждении обладания указанными характеристиками презюмируется)16. Таким образом, во всех случаях оценки частей произведений, используемых в товарных знаках, необходимо исследовать факты узнаваемости части произведения как части конкретного объекта авторских прав.

Интересной представляется разработанная Судом по интеллектуальным правам методика исследования известности произведения на территории Российской Федерации, которая существенным образом отличается от подхода, применяемого Роспатентом. Согласно позиции суда, известность произведения в случае использования части произведения устанавливается с учетом вероятности возникновения у потребителей ассоциативных связей в отношении спорного обозначения17. Известность при таком подходе имеет более узкий характер, поскольку основана на учете восприятия группы потребителей конкретных товаров и услуг.

При применении категории тождественности произведения или его части с противопоставляемым товарным знаком практика судов и административных органов единообразна: исследуемая норма применяется не только при наличии доказательств тождественности произведений в прямом смысле, но и в случае установления факта сходства до степени смешения. В частности, в одном из дел суд указал на достаточность определения сходства до степени смешения произведения изобразительного искусства и противопоставляемого товарного знака при применении подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ18. Вместе с тем критерии определения сходства до степени смешения в делах о столкновении исключительных прав на товарные знаки и произведения (его охраняемые части) к настоящему времени остаются нераскрытыми.

Рис. 1. Пример произведения и товарного знака, признанных судом сходными до степени смешения19

Изображение персонажа «SOSU Perorin»

Противопоставляемый товарный знак

Рис. 2. Пример товарного знака, признанного судом тождественным с персонажем «Кот Матроскин» аудиовизуального произведения «Зима в Простоквашино»20

Основным вопросом реализации подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ остаётся определение полномочий Роспатента. Безусловно, непрерывное расширение сферы действия авторского права, когда практически любое произведение имеет потенциальную коммерческую ценность, создает предпосылки для роста недобросовестного использования объектов авторских прав в средствах индивидуализации. Другой вопрос состоит в том, должно ли государство в такой степени контролировать и предотвращать нарушения авторских прав.

C одной стороны, логика ведомства, выступающего за проведение проверки заявленных обозначений по относительным основаниям для отказа в регистрации товарных знаков, предельна ясна: осуществление подобных мер позволяет сократить количество поданных возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам. Кроме того, расширение полномочий Роспатента может качественным образом повлиять на защиту общественных интересов, поскольку незаконное использование произведений в товарных знаках имеет потенциальную возможность вводить потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара.

С другой стороны, проведение дополнительных проверок существенно затягивает процедуру экспертизы. В отсутствие единого реестра объектов авторских прав, а также четко выстроенной методики обнаружения противопоставляемых товарному знаку произведений решения об отказе в регистрации заявленного обозначения могут оказаться крайне субъективными и, соответственно, оспоримыми. Таким образом, направленность на снижение нагрузки Роспатента может привести к обратному эффекту: сроки проведения экспертизы по существу, а также количество поданных возражений на решения об отказе в предоставлении правовой охраны товарным знакам будут увеличиваться.

Представляется, что позиция Суда по интеллектуальным правам является более обоснованной. Действительно, исследуемое основание к отказу в регистрации товарных знаков имеет своей целью защитить преимущественно частные интересы обладателей авторских прав. Предоставление охраны товарному знаку, содержащему произведение или его часть, приводит к конфликту исключительных прав, в связи с чем легальная монополия добросовестного правообладателя авторского произведения существенно ограничивается. Эта коллизия лишь опосредованно влияет на общественные интересы. Так, в литературе указывается, что законодатель в рассматриваемом случае имел целью противостоять паразитированию предпринимателей на известности конкретного произведения: «Вместо того чтобы вкладывать средства в раскрутку бренда, улучшение качества товаров, предприниматель стремится привлечь потребителей посредством формирования у них ассоциаций с произведением»21. Вместе с тем, защита указанного общественного интереса должна быть обеспечена совсем иным механизмом, предусмотренным антимонопольным законодательством.

Кроме того, существенный риск необоснованного отказа в регистрации товарного знака лишает заявителя законного права использовать обозначение в качестве средства индивидуализации товаров, работ или услуг, что делает его коммерческую деятельность уязвимой на соответствующем рынке. Так, в одном из дел заявитель отметил, что ведет свою предпринимательскую деятельность под спорным обозначением несколько десятилетий, вкладывая время и силы в продвижение бренда22. Роспатент, выходя за рамки своих полномочий, отказал в предоставлении охраны обозначению и по сути необоснованно ограничил его предпринимательскую деятельность.

Учитывая, что товарный знак выступает мощнейшим активом, выполняя функции бренда, проведение рассматриваемой проверки и последующий отказ в регистрации товарного знака не только ограничивает субъектов коммерческой деятельности в ее ведении, но и лишает их продукцию конкурентных преимуществ на рынке. Таким образом, существующая практика Роспатента может негативным образом сказываться на развитии предпринимательства и конкуренции в Российской Федерации.

Вывод об отсутствии оснований расширения полномочий Роспатента также подтверждает анализ зарубежного опыта. В частности, в Германии и Франции использование в товарном знаке произведения, права на которое возникли ранее, также принадлежит к числу относительных оснований для отмены его правовой охраны, при этом процедура проверки заявленного обозначения на предмет конфликтности с авторскими правами не предусматривается (§ 13 Закона «Об охране товарных знаков и других обозначений» Германии23, ст. R712-10, подп. 6 п. 1 ч. 1 ст. L711-3 Кодекса об интеллектуальной собственности Франции24). Таким же образом указанный вопрос решается в законодательстве Европейского Союза, где закрепляются механизмы признания зарегистрированного товарного знака, содержащего объект авторских прав, недействительным по заявлению в патентное ведомство или на основании встречного иска в рамках судебного разбирательства о нарушении интеллектуальных прав (п. 2. ст. 60 Регламента (ЕС) 2017/1001 Европейского Парламента и Совета о товарном знаке Европейского союза25).

Большой интерес представляет опыт азиатских стран. К примеру, в Японии исследуемая коллизия устраняется путем закрепления в законодательстве об интеллектуальной собственности запрета на использование правообладателем товарного знака, при этом конфликт с чужими предшествующими правами не входит в число предусмотренных оснований для признания товарного знака недействительным (ст. 29, 46(1) Закона о товарных знаках Японии26). В Китае, напротив, используется традиционный подход, выражающийся в запрете регистрации товарных знаков, нарушающих предшествующие интеллектуальные права (ст. 32 Закона о товарных знаках Китая27). Вместе с тем уточняется, что решение коллизии противопоставляемых прав возможно путем подачи возражения против предоставления охраны обозначению на стадии его регистрации в патентное ведомство (ст. 33 Закона о товарных знаках Китая) или путем подачи заявления о разрешении соответствующего спора в Совет по рассмотрению и вынесению решений по товарным знакам в случае, если товарный знак уже зарегистрирован (ст. 45 Закона о товарных знаках Китая). Таким образом, ни в одном из приведенных правопорядков не закреплено полномочие патентного ведомства по проверке регистрируемых обозначений на наличие конфликта с более ранними авторскими правами. Данное обстоятельство еще раз подчеркивает частный характер интересов, нарушаемых в случае предоставления охраны товарным знакам, содержащим авторские произведения или его части, и отсутствие оснований для вмешательства государства на стадии рассмотрения заявки при регистрации обозначений в качестве товарного знака.

Другой немаловажный вопрос касается оценки известности произведения. Остается не до конца ясным, какой степени известность произведения должна определяться в контексте подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Роспатент в этой связи толкует норму буквально и выявляет в рамках экспертизы лишь широкую известность исходя из открытых сведений. Однако существуют объекты авторских прав, известные небольшому кругу лиц, сведения о которых, соответственно, могут содержаться в малодоступных источниках28. Как в таком случае определить произведение, права на которые могут вступать в конфликт с правом на товарный знак? И должно ли неизвестное широкому кругу лиц произведение учитываться в рамках разрешения названного конфликта?

Поскольку исследуемая норма направлена преимущественно на разрешение проблемы пересечения исключительных прав, выражающейся в столкновении сфер использования разнородных объектов, оценка известности произведения, как представляется, должка производиться исходя из информированности конкретной группы потребителей товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрировано спорное обозначение. В этой связи доказательственная база известности может формироваться на основе результатов социологических исследований и иных сведений, подтверждающих формирование у потребителей соответствующих ассоциативных связей с авторским произведением. Таким образом, подход Суда по интеллектуальным правам в отношении рассматриваемого вопроса видится более обоснованным.

Наконец, неоднозначным аспектом применения исследуемой нормы представляется определение критериев сходства товарного знака и противопоставляемого произведения.

Сложившаяся судебная практика допускает оперирование категорией «сходство» применительно к институту авторских прав. В частности, при рассмотрении споров о нарушении прав на персонаж произведения учитываются в том числе факты «наличия внешнего сходства между персонажем истца и образом, используемым ответчиком»29. Вместе с тем использование категории «сходство до степени смешения» до настоящего времени применительно к объектам авторских прав не встречалось. Это можно объяснить тем, что произведение или его часть сравнивается не с другим произведением, а с товарным знаком.

Остается не до конца понятным, какие критерии необходимо применить суду, чтобы определить наличие сходства до степени смешения в отношении противопоставляемых объектов. В практике рассмотрения споров о нарушении прав на товарные знаки отмечается, что вывод о сходстве должен делаться на основе комплексного восприятия товарного знака в целом30. Может ли в таком случае быть признан сходным до степени смешения товарный знак, содержащий существенную переработку произведения, с оригинальным объектом авторских прав?

Весьма показательной в этом аспекте является зарубежная правоприменительная практика.

Рис. 3. Пример произведения и товарного знака, признанных Японским судом сходными до степени смешения31

Изображение персонажа «Popeye»

Противопоставляемый товарный знак

Очевидно, спорное обозначение содержало в себе переработку изображения персонажа Popeye и, кроме того, включало его имя. Судом было установлено, что у потребителей при виде товарного знака возникают стойкие ассоциативные связи с мультфильмом The Thimble Theater.

Таким образом, каждый отдельный случай должен разбираться с учетом оценки общего впечатления, которое производит на потребителей противопоставляемые объекты. Даже переработанное произведение может восприниматься потребителем как сходное до степени смешения с товарным знаком. Указанный вывод подтверждается в том числе практикой Суда по интеллектуальным правам по вопросам защиты исключительных прав на персонаж произведения: «воспроизведенным является персонаж и в случае неполного совпадения индивидуализирующих характеристик или изменения их несущественных деталей, если, несмотря на это, такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, при изменении деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа)»32.

В целом можно заключить, что большинство особенностей применения подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ к настоящему моменту отражены в судебной практике. Ее дальнейшее формирование по намеченному вектору может внести некоторую ясность в отношении многих вопросов, рассмотренных в настоящей статье. Проблема определения компетенции Роспатента может быть решена в том числе на законодательном уровне, поскольку существующий пробел, как представляется, может негативным образом сказываться на эффективности рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков.