Пределы осуществления права на защиту товарного знака. Злоупотребление правом на защиту товарного знака*

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 20, июнь 2018 г., с. 40-53

В соответствии с частью 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Данное конституционное положение является самым общим указанием на пределы действия лица по осуществлению принадлежащего ему субъективного права.

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» указывается, что защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на реализацию прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц; то есть таким образом, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота.

В другом постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью ”ПАГ” (далее – постановление № 8-П) высшей судебной инстанцией неоднократно подчеркивается значение конституционного требования действовать добросовестно; отмечается (п. 2), что интеллектуальные права, как и право собственности, подлежат защите исходя из общего блага и необходимости поддержки конкурентной экономической среды.

По сути, все вышеуказанные требования являются ничем иным, как пределами осуществления прав, в том числе права на защиту.

Основоположник теории пределов осуществления гражданских прав В.П. Грибанов к таким пределам относил субъективные границы осуществления права; временные границы; границы, определяемые требованием осуществлять права в соответствии с их назначением; способы осуществления права; средства принудительного осуществления или защиты1.

Непосредственно в гражданском законодательстве пределам осуществления гражданских прав посвящена ст. 10 ГК РФ, в которой перечисляется ряд недопустимых действий, сводящихся в целом к заведомо недобросовестному осуществлению гражданских прав.

Применительно к защите исключительных прав на товарные знаки такие пределы осуществления права на защиту, как добросовестность и недопустимость злоупотребления правом, имеют, пожалуй, самое большое значение.

Именно эти категории в силу их практической значимости в основном и будут предметом дальнейшего рассмотрения.

В действующем гражданском законодательстве непосредственное установление требования добросовестности состоит в положениях п. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ, согласно которым при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Таким образом, требование добросовестности должно соблюдаться на любом из этапов: 1) при установлении гражданских прав (в том числе их приобретении); 2) осуществлении гражданских прав; 3) защите гражданских прав; 4) при исполнении гражданских обязанностей.

Пунктом 5 ст. 10 ГК РФ установлен принцип презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений.

Следует учесть, что в литературе распространена критическая оценка принципа добросовестности в качестве нормативного.

Так, Э.П. Гаврилов полагает, что принцип добросовестности при применении его в гражданском праве расширяет сферу судейского усмотрения, приводит к непредсказуемости судебных решений. В то же время он признает, что этот принцип призван корректировать недостатки формальных правовых норм, но его использование должно быть ограниченным2. При этом он также считает, что с обнаружением любых сфер, в которых находит применение принцип добросовестности, и законодатель, и судебная власть должны оперативно заполнять эти сферы конкретными правовыми нормами и (в судебной практике) правовыми позициями.

Еще более жесткой позиции придерживается А.В. Ульянов, считающий нормативное положение об обязанности действовать добросовестно «каучуковой» нормой, предполагающей широкую свободу судейского рассмотрения3. В подкрепление своей позиции он ссылается, в частности, на мнение цивилиста начала ХХ в. И.А. Покровского, полагавшего, что логическим следствием из такого широкого подхода к категории «добрая совесть» является то, что под нее «могут быть подводимы, например, и те случаи, когда я осуществляю свой малый интерес в ущерб вашему большому, или когда я причиняю вам вред не потому, что желаю его, а просто потому, что не обращаю на ваши интересы никакого внимания».

Взвешенный подход в данном вопросе проводит А.В. Егоров, полагающий, что принцип добросовестности может являться достаточно мощным оружием судебной практики, которая с его помощью может дополнять и развивать позитивное право. Но при этом любое оружие в неумелых руках либо в руках лиц с не самыми добрыми намерениями может оказаться весьма опасным и привести к противоположному результату. И в этом смысле судебная практика, не способная оперировать принципом добросовестности с должным пониманием его целей и задач, может причинить большой вред и стабильности оборота, и праву в целом4.

Обоснованность высказанного подхода о необходимости ограниченного применения принципа добросовестности может быть объяснена, в частности, существованием в сфере правовой охраны товарных знаков распространенных («типовых») ситуаций, где результат разрешения спора объективно, в силу характера спорных взаимоотношений и соответствующих приводимых сторонами доводов, зависит от оценки добросовестности поведения лица. В дальнейшем этот тезис будет проиллюстрирован примерами.

Понятие добросовестности в гражданском законодательстве не раскрывается.

В свое время В.В. Витрянский указывал на принципиальную невозможность определения в законодательстве каких-либо подходов и параметров понятий добросовестности, разумности и справедливости5.

Между тем Емельяновым В.И. предложено включить в ст. 10 ГК РФ легальное определение добросовестного лица, под которым понималось бы лицо, действующее без умысла причинить вред другому лицу, а также не допускающее легкомыслия (самонадеянности) и небрежности по отношению к возможности причинения вреда кому-либо6.

В науке рассматриваемое понятие понимается в целом сходным образом, хотя в отдельных случаях ученые выдвигают на первый план какой-то определенный аспект.

Прежде всего отметим морально-нравственную сторону данной категории.

Так, Э.П. Гаврилов считает, что действия считаются добросовестными, если они соответствуют «доброй совести», общим принципам справедливости, морали, нравственности7.

Подобного взгляда придерживается и Е. Богданова, полагающая, что добросовестным является поведение, согласующееся с представлениями общества о нравственности8.

По мнению О.Н. Барминой и В.А. Кодолова, добросовестность означает фактическую честность субъектов в их поведении9.

Ю.Б. Фогельсон указывает, что принцип добросовестности запрещает любое эгоистическое поведение, направленное исключительно на максимизацию собственной выгоды без учета интересов контрагентов10.

В то же время А.В. Ульянов, отмечая точку зрения известного советского ученого Грибанова В.П., рассматривавшего добросовестность (честность) как категории, имеющей этическое содержание, полагает, что в настоящее время с устранением идеологических барьеров необходимость наполнения категории «добросовестность» таким содержанием отпала11.

Предложенный А.В. Ульяновым отказ от этической (по сути – морально-нравственной) составляющей хотя и не получил в науке прямой поддержки, но может быть объяснен, в частности, встречающимся в теории включением в содержание этой категории понятия разумности.

Так, О.Н. Бармина указывает на наличие в структуре категории добросовестности понятий законности, заботливости, осмотрительности, разумности, рациональности12.

Добросовестное осуществление права должно сопровождаться разумным выбором средним (вменяемым) человеком способов, средств и целей своего поведения13.

При этом данный ученый отмечает наличие в науке идеи разделения субъективной и объективной добросовестности: первая представляет собой ту добросовестность, которая возникает на основании вмененного незнания (не должен знать, не мог знать и т.д.), вторая – предполагает поведение исключительно честное, объективно и сознательно правомерное, не нарушающее интересы других лиц14.

В данном случае в понятии добросовестности выделяются, по сути, волевой и поведенческий моменты.

А.В. Ульянов отмечает, что добросовестность как явление, относящееся к области формирования воли субъекта гражданского права, не является правовой категорией и не может рассматриваться как правовое явление. Однако в тех случаях, когда законом ей придается правовое значение, она является частью юридического факта – действия.15

Сходным образом рассуждает Т.С. Яценко, обоснованно утверждающая, что правовая оценка добросовестности лица есть оценка его поведения16.

М.В. Рудов выделяет такой аспект добросовестности, как отражение нормального баланса интересов субъекта и взаимодействующих с ним лиц17.

Предельно общий подход к рассматриваемой категории предложен Т.С. Яценко, полагающей, что добросовестность является характеристикой нормального поведения участника гражданского оборота. При этом ею подчеркивается значение требования заботливости18.

Подход к определению добросовестности, предложенный И.Е. Кабановой, вбирает в себя различные аспекты – соответствие деятельности субъектов духу честности, разумности, соблюдения баланса интересов сторон и данным ими обещаниям19.

По рассматриваемому вопросу Верховный Суд Российской Федерации, разъясняя порядок оценки действий сторон как добросовестных или недобросовестных, указал на необходимость «исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации»20.

В свою очередь, Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении № 8-П (а ранее также – в своем постановлении от 18 июля 2008 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности положений абзаца четырнадцатого статьи 3 и пункта 3 статьи 10 Федерального закона ”О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)” в связи с жалобой гражданина В.В. Михайлова») акцентирует внимание на необходимости обеспечения баланса прав и обязанностей всех участников рыночного взаимодействия, обусловленной конституционным принципом справедливости; отмечает (применительно к сфере «параллельного импорта»), что судебные акты должны обеспечивать баланс и надлежащую защиту прав и деловой репутации обладателя исключительного права на товарный знак, с одной стороны, и прав импортеров и приобретателей товаров, на которых он размещен, – с другой.

Приведенными научными подходами и правовыми позициями высших судебных инстанций подчеркивается деятельностный, поведенческий подход к определению добросовестности, при котором оценка наличия последней в конкретном случае производится именно через действия либо общее поведение субъекта, с учетом имевшихся фактических обстоятельств.

При этом оценке подлежат соответствие поведения субъекта общим принципам справедливости, морали и нравственности, а также критериям разумности (в том числе в отношении выбора способов, средств и целей своего поведения, включая защиту своих прав), необходимости обеспечения баланса интересов участников оборота.

Отсюда следует, что категории добросовестности, разумности, справедливости тесно взаимосвязаны, и хотя в гражданском законодательстве они предусмотрены как внешне самостоятельные, оценка одной категории через другие (в данном случае – оценка добросовестности через разумность и справедливость) является распространенным подходом в науке и практике высших судов.

Действия участников гражданского оборота, совершаемые с нарушением принципа добросовестности, являются недобросовестными.

С учетом положений пункта 1 ст. 10 ГК РФ можно выделить два вида недобросовестного поведения: умышленное (заведомая недобросовестность) и неумышленное.

Юридическое значение в сфере защиты исключительных прав на товарные знаки и применительно к положениям ст. 10 Кодекса имеет именно умышленная недобросовестность, разновидности которой исходя из данной статьи следующие:

1)

 шикана, т.е. осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу;

2)

действия в обход закона с противоправной целью;

3)

использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке;

4)

иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав.

Данные действия в ст. 10 ГК РФ названы злоупотреблением правом.

Таким образом, намерение является необходимым элементом правонарушения, составляющего субъективную основу конструкции злоупотребления правом21.

Определение злоупотреблению правом, давно ставшее классическим, дал в свое время В.П. Грибанов, понимавший под ним «особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения»22.

Злоупотреблением может считаться только то осуществление права управомоченным субъектом, которое характеризуется злостностью, определяемой через социальную вредность поведения, обусловленную корыстной и иной личной заинтересованностью, эгоистическим воплощением в процесс осуществления права только своих интересов23.

На корыстный характер интересов, реализации которых добивается лицо, злоупотребляющее правом, в качестве признака данного понятия обращает внимание также А.В. Волков24.

По сути, социальная вредность, при наличии которой действия правообладателя подлежат квалификации в качестве злоупотребления правом, может выражаться в нарушении любого правового или нравственного принципа, выступающего в качестве объективного предела осуществления субъективного гражданского права.

Так, в пункте 5 постановления № 8-П Конституционный Суд Российской Федерации, упоминая категорию злоупотребления правом, указывает при этом на выход правообладателя товарного знака за разумные пределы защиты им своего экономического интереса, что не должно поощряться; а также осуществление прав в противоречии с их назначением или с публичными целями, охраняемыми гражданским правом.

Таким образом, в качестве злоупотребления правом можно рассматривать, учитывая определенные фактические обстоятельства, любое умышленное действие, совершаемое при осуществлении права, при котором управомоченное лицо выходит за установленные пределы такого осуществления.

Тезис о том, что злоупотребление правом происходит именно при осуществлении права, в науке не вызывает в целом разногласий.

В то же время в литературе отмечается, что хотя все действия, предусмотренные ст. 10 ГК РФ, и являются нарушениями принципа добросовестности, однако именно шикана является противоправным действием, в то время как остальные являются примерами недобросовестного использования субъективного гражданского права25.

На практике действие, которое совершается с исключительным намерением причинить вред, не совсем укладывается только в область реализации субъективного права, поскольку нарушает общий гражданско-правовой запрет причинения вреда.

Однако нельзя не принять во внимание, что причинение вреда происходит именно с использованием правовых возможностей, заключенных в содержании субъективного права, в том числе – права на защиту.

В отношении шиканы следует отметить неоднозначность понимания ее как действия, совершаемого исключительно с намерением причинить вред другому лицу, поскольку в данном случае возникает вопрос: учитываются ли здесь действия, при совершении которых правообладатель, злоупотребляющий правом, преследует также иные (кроме причинения вреда) корыстные мотивы?

Так, О.В. Голикова предлагает понимать под шиканой также и те действия, посредством которых достигаются какие-либо иные результаты. При этом она отмечает, что затруднительно представить себе действие, совершающееся только с целью причинения вреда другому лицу, так как помимо указанной цели оно обязательно будет преследовать какую-либо иную цель, будь то моральное удовлетворение от его осуществления или получение преимуществ в конкурентной борьбе26.

В любом случае, если предпринимаемые правообладателем действия преследуют только лишь цель «навредить», в то время как другие цели не просматриваются, такие действия определенно охватываются начальным положением нормы п. 1 ст. 10 ГК РФ, в котором подчеркивается исключительность этой цели. При наличии иных мотивов, если их в конкретном деле возможно установить, с точки зрения содержания ст. 10 Кодекса такой случай правильнее относить к иному заведомо недобросовестному осуществлению гражданских прав.

Характеризуя категорию злоупотребления правом, в том числе с учетом положений ст. 10 ГК РФ, заметим, что исходя из положений п. 4 этой статьи злоупотребление правом может как нарушать, так и не нарушать права другого лица.

В то же время злоупотребление правом на защиту всегда нарушает права лица, против которого обращена защита, поскольку направленность действий правообладателя товарного знака в любом случае сводится к возложению на ответчика какой-либо гражданско-правовой обязанности (прекратить нарушение, уплатить компенсацию, изъять из оборота и уничтожить товар и т.д.).

Правовым последствием злоупотребления правом является отказ в защите права полностью или частично27, а также применение иных мер, предусмотренных законом (п. 2 ст. 10 ГК РФ).

С учетом того, что оценка наличия либо отсутствия злоупотребления правом производится как в отношении действий по защите в целом, так и применительно к конкретному избранному правообладателем способу защиты права на товарный знак, суд при рассмотрении спора вправе отказать правообладателю в иске полностью либо в удовлетворении только некоторых исковых требований из числа заявленных.

Рассмотрим типовые ситуации злоупотребления правом при защите исключительного права на товарный знак, встречающиеся в судебной практике.

Данные ситуации условно можно разделить на две группы: злоупотребление правом, допускаемое правообладателем товарного знака, совершившим недобросовестные действия при предоставлении правовой охраны товарному знаку (или приобретении правовой охраны на него); и злоупотребление правом, выраженное в действиях, относящихся к периоду после возникновения у правообладателя исключительного права.

Применительно к первой группе случаев в судебной практике выделяются следующие ситуации.

Как указано в пункте 4 справки Суда по интеллектуальным правам по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий от 21 марта 2014 г. № СП-21/2 (далее – Справка СИП по недобросовестности), одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Вместе с тем то, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака, само по себе недостаточно для вывода, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения28.

Данный подход касается также и случаев, когда одно лицо регистрирует на свое имя товарный знак, являющийся тождественным или сходным до степени смешения с известным товарным знаком другого лица – причем, зарегистрированным как в отношении однородных, так и не однородных товаров.

Такие действия не соответствуют п. 2 ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в соответствии с которым актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Так, в ставшем классическим деле о признании недействительным предоставления товарному знаку «VACHERON CONSTANTIN» Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении № 16912/11 от 24 апреля 2012 г. квалифицировал действия по регистрации спорного товарного знака не соответствующими принципам надлежащей осмотрительности и недопущения использования экономических преимуществ, полученных в результате продолжительного использования известного товарного знака; актом недобросовестной конкуренции, противоречащим статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и ст. 10 ГК РФ.

Следует отметить, что недобросовестность при получении правовой охраны может иметь место не только тогда, когда ранее использовавшееся другим лицом (лицами) обозначение является известным, но и когда оно таковым не является. В этом случае умысел правообладателя при получении правовой охраны товарного знака может заключаться в стремлении перехватить процесс формирования репутации тождественного (сходного) обозначения, начатый ранее другим лицом или лицами, направить в другое русло процесс создания потребительских ассоциаций, с тем, чтобы потребители начали воспринимать товарный знак как имеющий иной источник происхождения.

При рассмотрении судом вопроса о добросовестности действий правообладателя при получении правовой охраны товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самим получением правовой охраны, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель регистрации товарного знака.

В качестве такого последующего поведения, раскрывающего цель регистрации, могут быть квалифицированы действия по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения29.

Казалось бы, предъявление такого требования – право, реализация которого зависит от усмотрения правообладателя, и не свидетельствует о недобросовестности в поведении последнего. Однако совсем другой оттенок приобретают такие действия в том случае, когда в качестве лиц, которым адресуются такие требования, выступают организации, использовавшие это обозначение в течение длительного времени до даты приоритета спорного товарного знака (или даты приобретения исключительного права на товарный знак).

Именно для этих ситуаций характерна возможность применения предусмотренного ст. 10 ГК РФ последствия злоупотребления правом в виде отказа в защите права правообладателю, недобросовестно зарегистрировавшему товарный знак и прибегнувшему к мерам защиты для достижения своих корыстных целей.

Как разъяснено в п. 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Помимо статьи 10 ГК РФ, к рассматриваемым отношениям применяется также, при наличии конкурентных отношений между субъектами, положение части 2 ст. 14 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), согласно которому не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Так, постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26 сентября 2014 г. по делу № А50-14653/2013 признан правомерным отказ судов со ссылкой на злоупотребление правом в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Инвина-Опт» к ответчикам о запрете использовать в своей деятельности обозначение, сходное до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками «Белое&Красное» по свидетельствам Российской Федерации № 426884 и № 460014.

Право на товарный знак по свидетельству № 426884 приобретено истцом на основании договора от 1 марта 2004 г., с момента заключения которого не предпринималось действий по государственной регистрации этого договора. Запись о переходе исключительного права была внесена в государственный реестр только 29 декабря 2010 г..

При рассмотрении спора судами было установлено, что имеющимися в материалах дела доказательствами до конца 2012 г. не подтверждается использование истцом товарного знака по свидетельству № 426884 либо совершения действий, свидетельствующих о намерении его фактически использовать.

Между тем использование группой лиц с участием ответчиков, обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным спорным товарным знаком, начато 11 авгкста 2006 г. – со дня открытия первого магазина «Красное&Белое». До регистрации Роспатентом перехода исключительного права на этот товарный знак указанной группой лиц создана сеть магазинов розничной торговли, осуществляющих реализацию продукции под обозначением «Красное&Белое».

В отношении другого товарного знака по свидетельству № 460014 заявка истцом была подана в Роспатент в ноябре 2010 г., регистрация товарного знака осуществлена Роспатентом в 2012 г.

Анализируя фактические обстоятельства спора и имеющиеся в деле доказательства, суды пришли к выводу, что регистрация в 2010 г. перехода к истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству № 426884 (по истечении длительного времени после заключения договора на его приобретение в 2004 году) и регистрация товарного знака по свидетельству № 460014, осуществленные в период широкого использования ответчиками обозначения «Красное&Белое», сходного до степени смешения с товарными знаками истца, свидетельствуют о недобросовестной конкуренции со стороны истца и злоупотреблении правом.

Судами также принято во внимание решение антимонопольного органа, которым действия истца по приобретению и использованию прав на указанные товарные знаки признаны нарушением части 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Правомерность и обоснованность указанных выводов судов по данному делу подтверждена определением Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 309-ЭС14-6954.

В другом деле судами было отказано в удовлетворении исковых требований индивидуального предпринимателя к обществу с ограниченной ответственностью «ДУ-АП» и Шукурову В.В. о пресечении нарушения исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 2000000 руб. ввиду злоупотребления правом со стороны истца.

Судами было установлено, что на момент обращения предпринимателя в Роспатент с заявкой на регистрацию обозначения «Do-Up» в качестве товарного знака (21 декабря 2009 г.) данным обозначением пользовался не только предприниматель, но и иные лица, являвшиеся участниками музыкальных коллективов с соответствующим наименованием, начиная с конца 2005 г. При этом Шукуров В., Оборок Н., Захаров А., Алексеев А., Ситников С. начали им пользоваться раньше, чем остальные участники музыкальной группы, сформированной летом 2006 г.

С момента образования и до настоящего времени все существующие музыкальные коллективы с наименованием Do-Up не были зарегистрированы в установленном порядке как юридические лица, руководители коллективов также официально не избирались и не назначались, при работе с контрагентами договорные отношения оформлялись или одним из участников группы или всеми участниками, никто из участников музыкальных групп действия лиц, от имени которых в единственном числе заключались сделки, не оспаривал.

После распада коллективы продолжали выступления как самостоятельные музыкальные группы. При этом музыкальная группа с участием Шукурова В. продолжала использовать в качестве своего наименования обозначение Do-Up. Исходя из информации, размещенной в средствах массовой информации, а также в сети Интернет, потребители воспринимали данную группу как существовавшую до 2009 г.

Отказывая в удовлетворении требований, суды пришли к выводу о том, что действия предпринимателя по регистрации названного обозначения в качестве товарного знака являются злоупотреблением правом; регистрация данного товарного знака только на одно лицо непосредственно нарушает права и законные интересы других лиц, которые пользовались данным обозначением на протяжении почти четырех лет коллективно30.

Возможные последствия злоупотребления правом могут быть для правообладателя еще более существенными, чем отказ в защите права по конкретному иску, и состоять в лишении самого субъективного права.

В силу подпункта 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией31.

Судебный акт, в мотивировочной части которого действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак квалифицируются как злоупотребление правом, является основанием для обращения заинтересованного лица в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ32.

В том случае, когда правообладатель, действия которого по приобретению правовой охраны товарного знака являются недобросовестными, не предпринимает действий по защите своего права (по сути – вытеснению конкурентов с рынка), а лишь фактически использует чужую репутацию посредством использования товарного знака, возможные последствия для него ограничены упомянутым лишением исключительного права на товарный знак в порядке применения подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Хотя установление недобросовестности при получении правовой охраны товарного знака обусловливается результатами исследования поведения правообладателя в конкретном случае, в общем виде закономерности в установлении данного обстоятельства можно свести к тому, что в условиях широкой известности сходного обозначения, использовавшегося длительно и интенсивно другим лицом (лицами) до даты приоритета оспариваемого товарного знака, правообладатель, очевидно, являлся на эту дату недобросовестным, поскольку стремился использовать необоснованные экономические преимущества, а также направлял свои действия на вытеснение конкурентов с рынка и предотвращение доступа на него новым субъектам предпринимательства.

Еще одной ситуацией, где на практике возникает вопрос о недобросовестности регистрации товарного знака и наличии основания для применения к правообладателю, обратившемуся с иском о защите своего исключительного права, ст. 10 ГК РФ, является так называемое аккумулирование товарных знаков, при котором правообладатель регистрирует на себя значительное число различных товарных знаков.

По данному вопросу Суд по интеллектуальным правам высказал позицию, в соответствии с которой само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе осуществляющего действия по аккумулированию товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции33.

В то же время суд сделал оговорку о том, что могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела (в том числе с признаками, указанными в п. 5 и 6 Справки СИП по недобросовестности), подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя34.

При аккумулировании товарных знаков недобросовестная цель правообладателя формируется на стадии подачи заявки, но для ее реализации (и соответственно, наступления негативных последствий для иных лиц) необходима реализация исключительного права посредством обращения с иском о его нарушении35.

В этом вопросе показательно следующее судебное дело.

Закрытое акционерное общество «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» обратилось в арбитражный суд с иском о защите исключительного права на словесный товарный знак «Модница», зарегистрированный в отношении товаров «игрушки», ссылаясь на то, что ответчик осуществил ввоз на территорию Российской Федерации товаров (куклы), на упаковке которых размещено данное обозначение.

Отказывая в иске, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что поведение правообладателя после регистрации спорного товарного знака, выразившееся в том, что он не вводил в оборот товары с этим товарным знаком, аккумулирует товарные знаки, представляющие собой распространенные, широко употребляемые слова и выражения («Умница», «Красавица» и другие), использует их исключительно для подавления экономической самостоятельности иных участников гражданского оборота и получения доходов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; действия истца не являются источником ценности товарных знаков. Это дает основания считать, что цель регистрации и использования товарных знаков противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров, и свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, а также о злоупотреблении своим правом.

Выводы судов были поддержаны Судом по интеллектуальным правам36.

Ко второй группе встречающихся в судебной практике случаев злоупотребления правом при защите исключительного права на товарный знак (когда злоупотребление правом состоит в действиях правообладателя, относящихся к периоду после возникновения у него исключительного права) можно отнести, прежде всего, ситуации, когда правообладатель не использует его, но предъявляет к другим лицам требования о взыскании компенсации за неправомерное использование этого товарного знака.

Так, Верховный Суд Российской Федерации, признавая правомерными выводы судов первой и апелляционной инстанций о наличии злоупотребления правом в действиях истца, предъявившего иск о взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака на товаре, но никогда не производившего этот товар, и не представившего по требованию суда письменные пояснения относительно обстоятельств регистрации спорного товарного знака и причин его неиспользования с даты регистрации на протяжении более 15 лет, высказал следующую правовую позицию.

«С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано»37.

В другом деле суды, руководствуясь данной правовой позицией высшей судебной инстанции и приходя к выводу о наличии злоупотребления правом в действиях истца, обратившегося с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, указали, что он не использует товарный знак для индивидуализации товаров, работ и услуг, а использует его исключительно для подавления экономической самостоятельности иных участников гражданского оборота и для получения доходов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, действия истца не являются источником ценности товарных знаков.

Судами также принято во внимание, что цель использования товарных знаков истцом противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров; истец не является конкурентом ответчика и производителем каких-либо товаров; в материалах дела не имеется доказательств того, что истец предъявлял ответчику претензии или другие требования о прекращении нарушений правообладателя товарного знака.

Ввиду данных обстоятельств в удовлетворении исковых требований судами было отказано на основании ст. 10 ГК РФ38.

Таким образом, злоупотребление правом устанавливается судом в конкретном деле не в силу самого факта неиспользования истцом товарного знака, в защиту права на который предъявлен иск, а с учетом исследования цели регистрации товарного знака, реального намерения правообладателя его использовать, причины неиспользования.

Также злоупотребление правом может выражаться в том, что использование принадлежащего истцу товарного знака ответчиком, с которого испрашивается компенсация за неправомерное использование товарного знака, стало возможным ввиду действий самого истца, первоначально выразившего волю на такое использование, а затем изменившего свою позицию.

Так, решением арбитражного суда, оставленным в силе судами апелляционной и кассационной инстанций, частично удовлетворены исковые требования ООО «Телеросс» к ОАО «Мурманские мультисервисные сети», последнему запрещено использовать сходные с товарными знаками «МОРЕТВ» и «ОКЕ@Н INTERNET» обозначения, взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на данные товарные знаки.

Отменяя принятые по делу судебные акты, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации обратил внимание на следующие обстоятельства, свидетельствующие о наличии признаков злоупотребления правом.

ОАО «Мурманские мультисервисные сети» является дочерним обществом по отношению к ООО «Телеросс». На дату подачи заявки на регистрацию товарных знаков генеральным директором и учредителем ООО «Телеросс» являлся Шульга Д.А., который одновременно был руководителем коллективного исполнительного органа ОАО «Мурманские мультисервисные сети».

Использование спорных товарных знаков ответчиком объяснялось тем, что истец не обладал лицензией на предоставление услуг связи, к которым относятся услуги кабельного телевещания и услуги доступа в Интернет. Кроме того, между сторонами был подписан договор об отчуждении исключительного права на упомянутые товарные знаки, согласно которому исключительное право на товарные знаки передается на безвозмездной основе ответчику. Однако договор не прошел государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и по этим основаниям признан недействительным решением суда по другому делу.

С учетом данных обстоятельств высшая судебная инстанция в своем постановлении указала на то, что действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту39.

Исходя из обстоятельств приведенного дела, основанием для вывода о злоупотреблении правом явились действия истца, обусловившие фактическую возможность беспрепятственного использования ответчиком товарного знака, в совокупности с чрезмерным объемом притязаний правообладателя, свидетельствующие об общей недобросовестной направленности его действий.

Все вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что несмотря на наличие определенной абстрактности в содержании категорий добросовестности и злоупотребления правом, действия недобросовестной стороны в каждом споре отличались корыстным характером, нарушением баланса интересов всех сторон, несоответствием началам «доброй совести», справедливости, а также разумности.

При этом выработка судебной системой общих подходов к оценке поведения сторон в таких встречающихся на практике ситуациях способствует формированию устойчивого, и, что немаловажно, понятного участникам гражданского оборота вектора в оценке поведения правообладателей товарных знаков, обращающихся в суд за защитой своих исключительных прав.