Условия возникновения права послепользования на досрочно прекращенный патент

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 22, декабрь 2018 г., с. 64-67

Гражданский Кодекс РФ (далее - ГК РФ) в ст. 13991 закрепляет случаи, когда действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно:

1)

на основании заявления, поданного патентообладателем в Роспатент;

2)

при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе.

Если патент досрочно прекращен по заявлению патентообладателя, то такой патент восстановлению в порядке ст. 1400 ГК РФ1 не подлежит, а значит, правовая охрана на изобретение, полезную модель или промышленный образец отсутствует с момента досрочного прекращения действия патента.

Однако в соответствии с пунктом 1 ст. 1400 ГК РФ1 действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено Роспатентом по ходатайству лица, которому принадлежал патент, или по ходатайству правопреемника этого лица.

Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в Роспатент в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного ГК РФ срока действия патента.

Согласно пункту 3 ст. 1400 ГК РФ1 любое лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене Роспатента о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Право послепользования  - это субъективное право лица, не являющегося патентообладателем, безвозмездно использовать решение, в отношении которого восстановлено действие досрочно прекращенного патента.

Содержание права послепользования сводится к тому, что послепользователь продолжает после восстановления действия патента использовать объект патентных прав без согласия патентообладателя, без заключения с ним лицензионного договора и без выплаты ему вознаграждения в объеме, существовавшем в период, когда действие патента было прекращено. Данный вывод подтверждается судебной практикой, например, постановлением суда по интеллектуальным правам от 6 августа 2018 г. по делу № А76-8501/2017.

Для возникновения права послепользования у любого лица достаточно начать использование патента или осуществить необходимые к использованию патента приготовления.

Необходимое приготовление квалифицируется судами как установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, которое можно объективно успешно реализовать2.

При анализе судебной практики выявлено, что суды оценивают факт необходимого приготовления исходя из представленных документов стороной, ссылающейся на право безвозмездного послепользования.

Так, в мотивировочной части по делу № А76-8501/2017 при доказывании возникновения права послепользования указаны следующие документы, представленные ответчиком:

-

письмо, в котором ответчик извещает о готовности поставлять пластиковые крышки в объеме 5 млн штук;

-

договоры на поставку.

В результате изучения представленных доводов и документов суд установил, что ответчиком представлены доказательства, «подтверждающие наличие у него производственных, финансовых, трудовых, организационных, технических и иных ресурсов, необходимых для производства спорной продукции»3.

Для возникновения у любого заинтересованного лица права безвозмездного послепользования изобретением, полезной моделью или промышленным образцом требуется, чтобы таким лицом были соблюдены условия, установленные законодательством.

Право послепользования возникает при одновременном соблюдении следующих условий.

1. Соблюдение срока, в течение которого необходимо начать использование патента, чтобы у лица возникло право послепользования и не были нарушены исключительные права патентообладателя.

Это период между датой досрочного прекращения действия патента и датой публикации в официальном бюллетене Роспатента сведений о восстановлении действия патента.

При системном анализе сроков административной процедуры по восстановлению патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец выявлено, что между потенциальной датой подачи патентообладателем ходатайства о восстановлении патента (если патентообладатель изъявит желание восстановить патент) и до опубликования решения о восстановлении патента в официальном бюллетене может пройти максимум 69 дней4.

Точная дата, до которой лицо может начать использовать патент для возникновения у него права послепользования, зависит от даты опубликования в бюллетене Роспатента решения о восстановлении патента.

2. Следующим условием является фактическое использование лицом решения по патенту или осуществление необходимых к использованию патента приготовлений.

3. Важным условием, подлежащим доказыванию в суде при установлении факта возникновения права послепользвания, является условие о тождественности использованного решения решению, выраженному в объекте интеллектуальных прав (в изобретении, полезной модели, промышленном образце).

Согласно правовым позициям Суда по интеллектуальным правам и Верховного суда РФ право послепользования, так же как и право преждепользования, может быть установлено только в отношении тождественного охраняемого решения, начало использования которого приходится на период временного прекращения действия патента5,6.

В случае же установления судом обстоятельств отсутствия тождественных решений нормы ни о преждепользовании, ни о послепользовании применению не подлежат6.

4. Условие о сохранении объема послепользования.

Поскольку важным условием сохранения права послепользования у лица является сохранение объема использования изобретения, полезной модели или промышленного образца после восстановления патента, следует привести ряд правовых позиций и практику судов по данному условию.

В силу пункта 3 ст. 1400 ГК РФ7 объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца является необходимым количественным показателем, определяющим юридические границы права послепользования и составляющим неотъемлемую часть существа этого права.

Без определения объема допустимого использования изобретения, полезной модели или промышленного образца по патенту право послепользования не может считаться установленным. Такой показатель в спорных правоотношениях устанавливается в суде8.

Под объемом суды понимают единицу произведенного товара: килограммы, литры, штуки и пр.

5. Добросовестность использования лицом решения.

Согласно позиции Пленума Верховного Суда РФ при оценивании действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны. По общему правилу пункта 5 ст. 10 ГК РФ7 добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное9.

Необходимость выполнения всех приведенных выше условий для возникновения права послепользования у любого лица подтверждаются также правовой позицией арбитражного суда г. Москвы от 6 февраля 2018 г., который отмечает следующее:

-

институт права послепользования имеет такую же правовую природу, цели регулирования и назначение, что и право преждепользования10;

-

право преждепользования (послепользования) возникает при одновременном соблюдении обстоятельств: тождественность использованного решения решению, выраженному в объекте интеллектуальных прав (промышленном образце, полезной модели, изобретении); фактическое использование ответчиком решения; добросовестность использования решения; объем послепользования (преждепользования)10.

В заключение стоит отметить, что после восстановления патента патентообладатель имеет право подать иск о нарушении исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец, что на практике встречается достаточно часто.

При подаче иска лицо, указывающее на наличие у него права послепользования, должно будет в суде подтвердить использование в период прекращения действия защищаемого патента всех признаков, присущих защищаемому патенту, а также объем послепользования, чтобы суд принял решение о признании за таким лицом права послепользования.