Рассмотрение спора о правомерности регистрации товарного знака со словесным обозначением «Тихий Дон». Отзывы экспертов.

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию отзывов экспертов по вопросам, поставленным президиумом Суда по интеллектуальным правам в ходе рассмотрения кассационных жалоб Федеральной службы по интеллектуальной собственности и ОАО «РЖД» на решение Суда по интеллектуальным правам от 14 апреля 2014 г. по делу № СИП-296/2013, в рамках которого оспаривалась правомерность регистрации на имя ОАО «РЖД» товарного знака со словесным обозначением «Тихий Дон», которое, по мнению заявителя (ООО «Тихий Дон»), воспроизводит название известного литературного произведения М.А. Шолохова.

Судом в целях выяснения профессионального мнения ученых были сформированы два вопроса:

1. Следует ли норму п. 3 ст. 7 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» толковать в правовом единстве со ст. 6 Закона РФ от 09 июля 1993 г. № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах» и считать, что в качестве товарных знаков не может быть зарегистрировано название произведения, которое само в силу п. 3 указанной ст. 6 является объектом авторского права, либо значение имеет только факт известности самого произведения, вне зависимости от творческого характера его названия?

2. Какие лица могут быть признаны заинтересованными в оспаривании регистрации такого товарного знака с учетом того, что согласно вышеназванной норме регистрация товарного знака возможна с разрешения обладателя авторского права и его правопреемника? Ограничен ли круг таких лиц только самим обладателем авторского права, его правопреемниками, или же заинтересованными лицами могут быть признаны и иные лица, например, обладающие фирменным наименованием, тождественным названию известного произведения?

 

 

Рабец А.П.,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права и процесса
Юридической школы Дальневосточного
федерального университета

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 7, март 2015 г., с. 23-27

1. Регистрация в качестве товарных знаков названий известных в России произведений науки, литературы и искусства; персонажей из них или цитат, произведений искусства или их фрагментов, охраняемых по авторскому праву,- возможна только при соблюдении определенных условий. Это связано с тем, что воспроизведение третьими лицами указанных обозначений преследует чисто коммерческие цели – привлечение потребителей с помощью знакомого популярного символа. Вместе с тем такое использование способно нарушить исключительные и иные интеллектуальные права авторов либо их правопреемников. Поэтому в соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ от 23.09. 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон РФ о товарных знаках)1, действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака «Тихий Дон»; не могли быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в России на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника; если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В настоящее время вопросы, касающиеся столкновения прав на объекты авторского права и товарные знаки, регламентируются подп.1 п.9 ст. 1483 ГК РФ.

Анализ абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках позволяет сделать вывод о том, что данная норма касается объектов, охраняемых авторским правом, ибо упомянутые в ней объекты не регистрируются без согласия обладателей авторских прав на них. Заметим, что в перечень, указанный в абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, включены такие объекты, охраняемые авторским правом, которые наиболее часто регистрируются как товарные знаки.

Полагаем, что с учётом различий в принципах построения правовой охраны в сфере авторского права и товарных знаков (по критериям охраноспособности, моменту возникновения исключительного права и т.д.), толкование п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках возможно только с учётом положений Закона РФ от 09.07. 19993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон РФ об авторском праве),2 действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Объектом авторского права является произведение, обладающее предусмотренными законом признаками: творческим характером и объективной формой выражения. Товарные знаки, как правило, пересекаются не со всем произведением, а его отдельными фрагментами, частями, - в частности, с названием произведения.

Согласно п. 3 ст. 6 Закона РФ об авторском праве, часть произведения (включая его название), которая представляет собой результат творческой деятельности и может использоваться самостоятельно, является объектом авторского права. Аналогичная норма содержится и в действующем ГК РФ (п. 7 ст. 1259). Таким образом, для получения самостоятельной авторско – правовой охраны название произведения должно являться результатом творческой деятельности самого автора. При этом условие возможности самостоятельного использования названия (то есть обособленно от произведения в целом), представляется немаловажным при решении вопроса о регистрации данного элемента произведения в качестве товарного знака.

С помощью положений, закреплённых в абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, законодатель попытался разрешить проблему столкновения исключительных прав на название произведения и товарный знак. Полагаем, что приведённое ограничение в регистрации товарных знаков касается названий произведений, выступающих в качестве самостоятельных объектов авторского права, т.е. соответствующих требованиям п.п. 13 ст. 6 Закона РФ об авторском праве. Охраноспособное название произведения может состоять из нескольких слов («Тихий Дон»), так и из одного слова («Азазель», «Духless»). Следовательно, если название произведения не носит оригинального характера и не отражает творческую самобытность автора, оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без согласия правообладателя. Так, если объём названия исчерпывается одним словом («Цемент», «Метелица»), его авторско – правовая охрана невозможна по двум причинам: а) отсутствие творческого вклада автора в слово, объективно существующее в языке независимо от автора; б) невозможность запрета другим авторам использовать основную единицу языка в качестве инструментария литературной деятельности3,

Таким образом, можно сделать вывод, что рассматриваемую норму п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках следует толковать в правовом единстве со ст. 6 Закона РФ об авторском праве и считать, что в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы произведения, которые сами в силу п. 3 ст. 6 указанного документа являются объектами авторского права. Этот подход получил определённую поддержку в цивилистической доктрине4. Например, Е. А. Данилина отмечала, что «если проанализировать правовую сущность понятий, введённых в Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" - "произведение” и “часть произведения”, а также понятий, введённых в Закон РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” - ”название произведения”, “цитата” и “персонаж”, то можно прийти к выводу о том, что и название произведения и цитата из него могут представлять собой охраняемую законодательством часть произведения при условии их оригинальности, так как отнесение обозначения к категории “произведение” возможно только в случае наличия в этом обозначении самостоятельной художественной ценности»5.

На соответствие частей произведения (в частности, названия произведения и его персонажей) признакам объектов авторского права обращается внимание и в судебной практике при рассмотрении споров, связанных со столкновением исключительных прав на произведение и товарный знак. Так, при рассмотрении спора в отношении товарного знака «Винни», повторяющего название персонажа соответствующего произведения, суд обратил внимание на то обстоятельство, что до опубликования произведения название персонажа не являлось общеупотребительным; а после опубликования произведения стало обособленным самобытным наименованием, специфически присущим индивидуальному творчеству автора6.

В то же время, при разрешении спора в отношении товарного знака «ПАФ – 13А», суд отметил, что обозначение «ПАФ» использовалось в устной речи, в литературе, вошло в толковые словари (толкуется как звукоподражание, обозначающее звук выстрела) и, соответственно, не является результатом творческой деятельности7.

Формулировка абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках предполагает наличие известности авторского произведения на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака. Установление известности объекта авторского права в случае регистрации его в качестве товарного знака и в период действия Закона РФ о товарных знаках и в настоящее время вызывает определённые сложности. Практика экспертизы такова, что под известностью, как правило, понимается широкая известность произведения в РФ на дату подачи заявки на регистрируемое обозначение. Например, известность такого произведения М. А. Шолохова, как «Тихий Дон», вряд ли с этих позиций должна ставиться под сомнение. При этом вопрос об известности произведения решается в зависимости от субъективного мнения экспертов, которые на стадии формальной экспертизы могут проверить присутствие согласия правообладателя.

Вместе с тем в цивилистической доктрине сложился иной подход к проблеме определения известности произведения. Так, Н. В. Макагонова отмечает, что «критерий “известности” применительно к объектам авторского права вряд ли может быть применим, так как авторское право – это та область права, где для возникновения авторских правомочий не требуется соблюдение каких-либо формальностей и даже факта обнародования произведения, без чего оно вряд ли может стать известным»8.

В свою очередь В. Н. Дементьев понимает под известностью в рассматриваемом контексте факт обнародования произведения9. Э. П. Гаврилов полагает, что выражение «известных в Российской Федерации» следует понимать как «охраняемых авторским правом РФ». Иные толкования этого выражения, по мнению автора, заводят в тупик10.

Полагаем, что в условиях отсутствия законодательно установленных критериев известности произведения как в ГК РФ, так и в ранее действующем законодательстве в сфере интеллектуальной собственности, вышеуказанные подходы не лишены практического значения. Тем более что анализируемая норма Закона РФ о товарных знаках предназначена для применения не столько на стадии экспертизы товарных знаков, сколько для возможного оспаривания правомерности регистрации товарного знака с нарушением авторских прав.

Считаем, что при определении известности названий произведений, персонажей, цитат из них и т.д. экспертным органам необходимо учитывать возможность появления в сознании потребителей ассоциаций заявленного обозначения с конкретными литературными и другими произведениями11. Вместе с тем возможны ситуации, когда в отношении известных объектов авторского права такие ассоциации не возникают. Речь идёт как раз о названиях известных произведений, не отвечающих признакам объектов авторского права («Бег», «Стилист» и др.). Следовательно, подобные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков и при отсутствии согласия правообладателей, если они отвечают признакам охраноспособного товарного знака.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что рассматриваемая норма (п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках) охватывает обозначения, тождественные названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, самому произведению искусства или его фрагменту; если соответствующая часть произведения (произведение в целом) является охраноспособной сама по себе и принадлежит известному в Российской Федерации на дату подачи заявки произведению науки, литературы или искусства. Иной подход к решению данной проблемы, основанный на буквальном толковании указанного положения, представляется не соответствующим смыслу закона.

2. Как отмечалось выше, суть нормы, закреплённой в абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, состоит в установлении того, что любой объект, охраняемый авторским правом, может быть зарегистрирован как товарный знак лишь с согласия обладателя исключительного авторского права на этот объект. В условиях отсутствия государственного реестра правообладателей либо банка данных правообладателей, а также учитывая, что Роспатент не располагает перечнем известных в Российской Федерации произведений, автор (его правопреемник) используемого в товарном знаке произведения может защитить свои права уже после регистрации товарного знака, нарушившей его авторские права.

Таким образом, указанная норма направлена на защиту интересов обладателя авторских прав (автора и его правопреемников).

Проблема применения основания для отказа в регистрации, установленного в абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, имеет важный аспект, касающийся возможности регистрации любым лицом в качестве товарного знака объекта авторского права, если произведение перешло в общественное достояние. Законодательство о товарных знаках чёткого ответа на этот вопрос не даёт. В правовой литературе по данной проблеме высказаны различные точки зрения.

С. А. Горленко отмечала, что если заявленное на регистрацию обозначение воспроизводит объект авторского права, имеющего статус общественного достояния, заявитель должен уведомляться о невозможности приобретения на него исключительных прав12. По мнению же А. П. Сергеева, элементы произведений, срок охраны которых истёк, могут использоваться свободно13.

Полагаем, что второй подход к решению указанной проблемы является более корректным, ибо согласуется со ст. 1282 ГК РФ «Переход произведения в общественное достояние» (ст. 28 Закона РФ о товарных знаках). В случае смерти автора и отсутствия его наследников как лиц, имеющих право давать согласие на использование произведения в товарном знаке, исключительное право на произведение прекращается, и оно переходит в общественное достояние (ст.ст. 1151, 1283 ГК РФ).

Основания и порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в настоящее время регламентируются ст.ст. 1512 - 1513 ГК РФ. В отличие от ранее действовавшего Закона РФ о товарных знаках, устанавливающего возможность оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному с нарушением требований, установленных п. 3 ст. 7 указанного документа, любому лицу (п.п.1,3 ст. 28 Закона РФ о товарных знаках), согласно п. 2 ст. 1513 ГК РФ, возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным п.п. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ (в нарушение требований п. 9 ст. 1483 ГК РФ), могут быть поданы в Палату по патентным спорам заинтересованным лицом. В свою очередь, решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку или об отказе в таком признании могут быть оспорены в суде (п.4 ст. 1513 ГК РФ).

В общих чертах термин «заинтересованность» означает наличие юридического и (или) фактического интереса к чему – либо. В гражданском процессуальном праве и арбитражном процессуальном праве заинтересованные лица – это участники процесса, имеющие самостоятельный юридический интерес14.

Можно сделать вывод, что в рассматриваемой ситуации заинтересованными лицами являются субъекты, чьи права и законные интересы ущемлены в результате государственной регистрации товарного знака, тождественного охраняемому объекту авторского права (в том числе части произведения); либо указанная регистрация напрямую затрагивает права и законные интересы заявителей. Анализ положений Закона РФ о товарных знаках, Закона РФ об авторском праве, действующего законодательства, судебной практики, практики Роспатента в данной области позволяет отнести к заинтересованным лицам именно правообладателей (автора и его правопреемников). При этом к правообладателям помимо авторов и наследников можно отнести иных субъектов, приобретающих авторские права на основании заключённых с авторами или наследниками авторских договоров. Так, ООО «Гжелка», являясь правообладателем исключительных имущественных прав на соответствующие произведения на основании договоров с авторами, требовало запретить ответчику использовать произведение изобразительного искусства – рисунок «Птица Гжель» и эскиз для водки «Гжелка», а также их элементы в товарном знаке ответчика15.

Иные лица, в частности, обладающие фирменным наименованием, тождественным названию известного произведения, могут быть признаны заинтересованными лицами и оспаривать предоставление правовой охраны товарному знаку по другим основаниям, предусмотренным в ст. 1483 ГК РФ (ст.ст. 6,7 Закона РФ о товарных знаках). При этом для применения экспертизой иных оснований для отказа в регистрации, а также для оспаривания регистрации в случае нарушения этих предписаний должны учитываться установленные законом требования. Например, в случае регистрации обозначения, тождественного с охраняемым в РФ фирменным наименованием, при оспаривании предоставления правовой охраны принимается во внимание критерий однородности товаров (п. 8 ст. 1483 ГК РФ, абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках). В то же время требование однородности товаров не учитывается при оспаривании регистрации товарного знака, если правовая охрана предоставлена с нарушением требований п. 9 ст. 1483 (абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках).

Резюмируя изложенное по второму вопросу, можно сделать вывод о том, что круг лиц, заинтересованных в оспаривании регистрации товарного знака, тождественного названию известного в РФ на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту; ограничивается самим обладателем авторского права и его правопреемниками ввиду того, что положения абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках специально направлены на защиту обладателей авторских прав.

 

 

Мурзин Д.В.,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права
Уральского государственного юридического университета

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 7, март 2015 г., с. 28-33

Первый вопрос.

1.1. Особая роль названия произведения признается как литературоведами, так и юристами.

В филологической науке существуют специальные исследования о заглавиях литературных произведений (которые сами носят многозначительные заглавия)16 и подчеркивается, что искусство выбора названия произведения «требует большого изощрения и сложного мастерства»17.

Зарубежные правоведы - специалисты в сфере авторского права (причем, как в континентальной, так и в англо-саксонской системах) указывают на различные аспекты названия произведения: от идентифицирующего до сугубо рыночного.

Д. Липцик: «Название является важным элементом произведения, которое оно обозначает. Оно придает ему индивидуальный характер и отражает его содержание, позволяя идентифицировать его во избежание смешения с другими произведениями и для прослеживания связи между произведением, успехом, которым оно пользовалось, и его автором»18.

Л. Бентли и Б. Шерман: «На создание удачного названия, наименования, заглавия или заголовка произведения часто уходят часы и дни напряженной работы, результатом которой оказывается объект, сам по себе образующий дорогостоящий рыночный актив»19.

Таким образом, следует сделать вывод, что в отношении такого объекта как название произведения существуют некие законные интересы, независимо от того, является ли название произведения самостоятельным объектом авторских прав.

1.2. В российской правовой науке и практике большим авторитетом пользуется стройная концепция Э.П. Гаврилова, согласно которой отличительной чертой объектов авторского права является их уникальность, соответственно произведение (его фрагмент), созданное несколькими лицами при независимом параллельном творчестве, охраноспособным объектом не является. Этот подход сказывается и на практике применения законодательства о товарных знаках.

Широкую известность приобрел спор по жалобе Э.Н. Успенского, касающийся товарного знака «Дядя Федор». В решении от 10 июля 2001 г. Апелляционная палата Роспатента «указала со ссылкой на п. п. 1 и 3 ст. 6 Закона об авторском праве, что "объектом авторского права может быть только оригинальный творческий результат. При этом под оригинальными понимаются те творческие результаты, которые не повторяются при параллельном творчестве лиц, работающих независимо друг от друга". Между тем "как следует из материалов, представленных владельцем знака, персонаж (как часть произведения) по имени "Дядя Федор" присутствует, как минимум, в четырех разных произведениях литературы. В связи с вышеизложенным. Апелляционная палата пришла к выводу, что "наименование персонажа "Дядя Федор" представляет собой повторяющийся в творчестве независимых друг от друга авторов результат, что не позволяет отнести его к объектам авторского права"»20.

С этих позиций Э.П. Гаврилов подвергает критике норму подпункта 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, которая не учитывает признаки охраноспособности объектов авторского права, поскольку «ее формулировали специалисты по товарным знакам, которые применили к сфере авторского права не свойственные ему принципы и правила». Э.П. Гаврилов выражает надежду, что «содержащиеся в этой норме ошибки будут признаны в первом серьезном судебном процессе, касающемся этой нормы»21.

1.3. Очевидно, что словосочетание «Тихий Дон» является неоригинальным (неуникальным) названием. Это устойчивое словосочетание, имеющее корни в фольклорном творчестве. С точки зрения концепции оригинальности (уникальности) произведения или его части, словосочетание «Тихий Дон» само по себе авторским правом не охраняется.

В принципе, и зарубежное право признает, что название произведения чаще всего не охраняется авторским правом.

В то же время, тот факт, что название произведения неохраноспособно, не является основанием для отказа от защиты интересов, возникающих при использовании такого неохраноспособного с точки зрения авторского права объекта. Зарубежная правоприменительная практика считает, что охрана неоригинального названия произведения может осуществляться с помощью специальных средств защиты.

Во французском праве традиционно считается, что «даже в тех случаях, когда речь идет об обычном <неоригинальном> названии, его использование третьим лицом может причинить ущерб, что может стать основанием для выплаты возмещения пострадавшему автору. В данном случае больше подходит режим охраны, позволяющий обеспечивать защиту от действий, связанных с недобросовестной конкуренцией»22.

«Весьма известные авторы (например, Пуйе. Пиола Казелли, Майер, Вануа, Даррас) утверждают, что в отношении использования названия всегда действует режим охраны от недобросовестной конкуренции; они считают, что право на охрану названия не зависит от права автора на произведение, поскольку, каким бы специфичным и оригинальным оно ни было, оно не может считаться произведением само по себе или творческой составляющей произведения»23.

Такое средство защиты дается автору или правопреемникам как в течение срока действия исключительного права, так и после его истечения в сфере творческих отношений (если название произведения было использовано для обозначения произведения того же самого вида)24.

В обыденной жизни давно подмечен тот факт, что «с того момента как какая-либо книга забирает себе читательские симпатии и рынок, заглавный лист ее, как бы оторвавшись от тела книги, начинает обращаться, получает хождение как некий заглавный знак, обеспечивающий некоторую нарицательную цену любому подклеившемуся к нему тексту. Количество заглавий, паразитирующих на заглавиях же, неперечислимо...»25.

«Паразитирование на чужом успехе» - это форма недобросовестной конкуренции, которая находится в центре правового регулирования товарных знаков. Поэтому, например, британское авторское право (не отличаясь в этом от законодательства большинства стран) воздерживается от признания их охраноспособными произведениями, но при этом «ненужность охраны названий и наименований средствами авторского права на литературные произведения обосновывается тем, что они и без того в достаточной степени защищены законодательством о недобросовестном использовании товарных знаков»26.

1.4. Как представляется, именно с позиций защиты от недобросовестной конкуренции и следует рассматривать норму п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (и аналогичную ей норму пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ).

В практике Роспатента выражена иная точка зрения. Палата по патентным спорам отказывает в рассмотрении доводов о злоупотреблении правом и недобросовестной конкуренции в рамках дел по рассматриваемой ситуации: «В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса правовая охрана знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Установленный порядок такого признания предполагает обращение в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации. Таким образом, установление факта того, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции, не входит в компетенцию палаты по патентным спорам, в связи с чем, соответствующие доводы возражения не могут быть приняты во внимание»27.

Необходимо признать, что законодательство о товарных знаках в принципе дистанцируется от споров о том, является ли название произведения объектом авторского права. Точнее, в п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» и в пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ признается, что название произведения авторским правом не охраняется и именно поэтому устанавливается особая конструкция, направленная на недопущение злоупотреблением правом (в первую очередь, в форме недобросовестной конкуренции).

Таким образом, структура нормы п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) выделяет два вида объектов:

1) Неохраняемые авторским правом объекты - название произведения науки, литературы и искусства, персонаж или цитата из такого произведения.

Признак таких объектов - то, что они являются частями произведения, известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака.

2) Охраняемые объекты авторского права - произведение искусства (произведения науки и литературы не упомянуты) или его фрагмент.

Признак таких объектов - известность не требуется.

Конечно, такая трактовка способна породить вопросы: было бы странным признать, что законодательство о товарных знаках не содержит запрета на использование обозначения, тождественного охраняемому названию произведения (например, «Аэлита»), или его части. Как представляется, охраноспособные части произведения не нуждаются в специальном правовом регулировании, поскольку в полной мере защищаются авторским правом (в том числе, и в случае несанкционированного использования в качестве товарных знаков).

1.5. Охрана неоригинальному названию произведения может быть предоставлена при двух условиях:

1) Произведение обрело известность (имело успех).

«Название произведения пользуется правовой защитой лишь тогда, когда эту защиту обеспечивает ему само произведение. Представим себе, что роман Виктора Гюго <Отверженные> остался незамеченным. В таком случае писатель не мог бы пожаловаться на неправомерное использование названия его произведения... Название обязано своей оригинальностью произведению, которое оно обозначает»28.

2) Неоригинальное название приобрело, если пользоваться категориями законодательства о товарных знаках, различительный характер.

Межамериканская конвенция (1946 г.) дает пример законодательного регулирования: «Название охраняемого произведения, которое в силу своей международной известности приобретает столь отличительный характер, что придает ему особую самобытность, не может воспроизводиться в любом другом произведении без согласия автора»29.

Исходя из названных условий, приходится признать, что не всякое известное неоригинальное название произведения охватывается нормой п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (и аналогичной ей нормой пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ). Некоторые названия, несмотря на известность именно в качестве названий произведений, так и не приобрели различительную способность, т.е. способность связываться в глазах рядового потребителя с конкретным произведением.

К числу таких названий относятся, например, «Капитал» К. Маркса, «Огонь» А. Барбюса, «Воскресенье» Л.Н. Толстого, «Школа» А. Гайдара, «Государство» Платона, «Русский лес» Л.М. Леонова и т.п. Для того чтобы данные названия вызывали ассоциацию с конкретным произведением, необходима дополнительная идентификация (указание на имя автора, его узнаваемый портрет и т.д.).

В случае известных, но не приобретших различительную способность названий произведений, суду может потребоваться оценка того, насколько то или иное обозначение связывается для рядового потребителя с известным произведением.

Что касается обозначения «Тихий Дон», то оно, как представляется, охватывается нормой п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (и аналогичной ей нормой пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) поскольку является не только известным в качестве названия произведения, но и приобретшим различительную способность.

Второй вопрос.

1.1. Исходя из предложенной структуры нормы п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (см. п. 1.4 настоящего Ответа), было бы соблазнительным предположить, что согласие правообладателя требуется только в отношении охраняемых объектов авторского права. Тогда фраза «если права на произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака» относилась бы только к группе охраняемых объектов, поскольку для неохраняемых объектов требуется непременно известность произведения (которая, само собой, может возникнуть только после создания произведения).

Однако, исходя из буквального прочтения нормы п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...», согласие правообладателя требуется в отношении всех произведений, упомянутых в этой норме, т.е. как произведений науки, литературы и искусства, в которых названия, персонажи и цитаты стали известными, так и произведений искусства (его фрагмента), для которых известность не важна.

 

Обоснование: в п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» речь идет о произведении науки, литературы и искусства, а также о произведении искусства в единственном числе. В то же время, требуется согласие «обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения» (во множественном числе), т.е. на все упомянутые произведения.

Понятно, что в данном случае мы сталкиваемся с огрехами юридической техники: получается, что и требование «если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака» также относится ко всем произведениям, что совершенно излишне.

В пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ есть отличия от п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...»: слова «если права на эти произведения» заменены словами: «если права на соответствующее произведение» (в единственном числе). Однако эти отличия в пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ все же недостаточны (из-за отсылки к «соответствующему» произведению), чтобы появилось толкование иное, чем для п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...».

Видимо, исходя из буквального прочтения, в юридической литературе авторитетными авторами высказано мнение, что «подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 ГК (воспроизводящий с некоторыми юридико-техническими уточнениями положения п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках) на основании принципа старшинства обеспечивает защиту прав авторов произведений науки, литературы и искусства»30.

Но все же, исходя из предполагаемой цели введения в п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» неохраняемых объектов для недопущения недобросовестной конкуренции, следует признать, что «обладатели авторского права или его правопреемники» не могут быть признаны единственными субъектами, заинтересованными в оспаривании товарного знака, в котором используется известное название, персонаж или цитата из произведения.

Фигура обладателя исключительных прав на произведение в целом, конечно, является центральной в рассматриваемой ситуации. Очевидно, что согласие правообладателя на использование названия, персонажа цитаты из произведения должно повлечь прекращение защиты интересов всех прочих заинтересованных лиц. Возможно, в этом и кроется подлинный смысл упоминания правообладателя в п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...». Но если такого согласия не было дано, заинтересованными могут быть признаны и другие лица.

Как представляется. именно в круге заинтересованных лиц прослеживаются различия специального запрета на использование неохраняемых частей произведения в соответствии с п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) от общего запрета на использование охраняемых частей произведения в соответствии с положениями авторского права.

1.2. Как представляется, запрет на использование наименования известного произведения в товарных знаках устанавливается в интересах 1) обладателей авторского права на произведение и 2) лиц. могущих пострадать от недобросовестной конкуренции.

Это не позволяет говорить о том, что запрет, содержащийся в п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) затрагивает интересы неограниченного круга лиц, но все же существует множественность лиц, заинтересованных в оспаривании регистрации товарного знака, в который включено название известного произведения:

1)

Обладатель исключительного авторского права на произведение в течение всего срока действия исключительного права. Было бы несправедливо отказывать правообладателю в заинтересованности по данной категории дел.

2)

При отсутствии согласия правообладателя на использование известного названия произведения в товарном знаке, на первый план выступают правила о запрете недобросовестной конкуренции. В этом случае заинтересованными лицами являются субъекты предпринимательской деятельности, чьи интересы нарушаются использованием названия известного произведения. Как представляется, в эту категорию входят лица, осуществляющие виды деятельности, аналогичные тем, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Кроме того, существуют особые категории, интересы которых могут быть нарушены использованием названия (персонажа, цитаты) известного произведения, но защита таковых интересов строго говоря не охватывается нормами п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ):

Лица, имеющие права на средства индивидуализации (включая фирменное наименование), идентичные или сходные до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. Защита прав этих лиц осуществляется исходя из принципа старшинства средств индивидуализации по правилам п. 6 ст. 1252 ГК РФ.

Очевидно, нельзя сбрасывать со счетов и лиц, защищающих личные неимущественные права автора произведения, название которого является известным. Заинтересованность данной группы объясняется связью названия (персонажа, цитаты) известного произведения с личностью автора и определяется развитием авторского права.

Например, положения о неприкосновенности произведения (ст. 1266 ГК РФ) могут толковаться таким образом, что неприкосновенность произведения нарушается при помещении произведения (его части) в ненадлежащий контекст. Тогда, например, использование в товарном знаке на водочной продукции словосочетания «Мороз и солнце» (неоригинальное сочетание, но мгновенно узнаваемая цитата из стихотворения А.С. Пушкина) может послужить основанием для признания заинтересованным в оспаривании регистрации товарного знака лиц, которым после смерти автора предоставляется защита его неимущественных прав - а это, по словам A.JI. Маковского, «те, для кого небезразлична судьба отечественной культуры»31.

 

Выводы.

1)

В отношении названия произведения науки, литературы и искусства, персонажа или цитаты из такого произведения в соответствии с нормой п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) имеет значение только факт известности самого произведения, независимо от охраноспособности названия, персонажа, цитаты с точки зрения авторского права.

2)

В смысле п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) название, персонаж, цитата должны быть не только известными, но и приобретшими различительную способность, т.е. способность связываться в глазах рядового потребителя с конкретным произведением.

3)

В п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) устанавливается особая конструкция, направленная па недопущение злоупотреблением правом (в первую очередь, в форме недобросовестной конкуренции) в отношении использования неохраняемых авторским правом частей произведения.

4)

Лицами, заинтересованными в оспаривании регистрации товарного знака, в который включено название известного произведения, могут быть признаны:

-

обладатель исключительного авторского права на произведение.

-

субъекты предпринимательской деятельности, чьи интересы нарушаются использованием названия (персонажа, цитаты) известного произведения с позиций защиты от недобросовестной конкуренции.

 

 

Хохлов В.А.,
доктор юридических наук,
профессор кафедры гражданского и предпринимательского права Самарского государственного экономического университета

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 7, март 2015 г., с. 34-35

1. По существу поставленных вопросов могу дать следующие ответы.

1.1. Связь между нормами п. 3. ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и ст. 6 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», разумеется, есть, но она должна толковаться ограниченно. В том числе и потому, что каждая из этих норм имеет собственное нормативно-функциональное назначение.

Норма п. 3. ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», так же как и норма пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, предназначена для решения вполне определенной задачи: исключить регистрацию в качестве товарных знаков «обозначений», правовая охрана которых вызовет нежелательные экономические последствия именно для правообладателя. Вопрос же о том, что именно защищается – это сфера действия норм авторского права.

Поэтому, не считая, что имеются лишь названные в Запросе толкования данной нормы, все же готов отстаивать недопустимость формального толкования закона без увязки с нормами авторского права. Формальным полагаю подход, который «автоматически» исключает государственную регистрацию товарных знаков только потому, что при отсутствии согласия правообладателя они совпадают с наименованием какого-либо произведения.

1.2. Относительно дополнительного вопроса о том, связывается ли в сознании потребителя название произведения с каким-либо обозначением и требуется ли суду оценивать эту связь.

Разумеется, всякое произведение способно вызвать определенные ассоциации у потребителя, но само по себе это целесообразно рассматривать как юридически нейтральное обстоятельство, а принципиальные решения должны опираться на положения законодательства о товарных знаках, но не авторского права. Авторские произведения и средства индивидуализации есть объекты различного класса и способны непротиворечиво существовать автономно. Если мы не хотим порождать массы проблем, было бы правильно стремиться к тому, чтобы эти объекты никогда не воспринимались как вступающие в конкуренцию.

1.3. Не затрагивая существа иска и спора, важно учитывать, что в авторском праве сами по себе наименование и отдельные элементы авторского произведения получают правовую защиту лишь в том случае, если обладают признаками такого результата интеллектуальной деятельности. Именно в этом смысле, т.е. ограничительно, и можно толковать п.7 ст. 1259 ГК РФ. Вообще говоря, случаи, когда наименование или персонаж оцениваются как «произведение», должны быть исключительными и уникальными. И лучше было бы норму этого пункта откорректировать, в том числе установив особый порядок признания отдельных компонентов произведения самостоятельным объектом.

По существу рассматриваемого дела известно, что речь идет о юридическом значении словосочетания (синтагмы) «Тихий Дон». Это выражение исторически характерно для обозначения данной местности (районы собственно Дона, Северского Донца и их притоков) примерно с XV-XVI вв., вошло в разговорную речь, произведения литературы, фольклор (например, казачьи песни, легенды и пр.) без всякой связи с произведением, созданным М.А. Шолоховым, и задолго до него. Указанный автор лишь воспользовался (правомерно) этим широко известным выражением для номинации собственного произведения. Именно устойчивое использование этого выражения и его широкое распространение привели автора к такому названию (не сразу – первоначально роман назывался иначе).

Норма п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» говорит не просто о «произведениях», а о тех, которые находятся в режиме правовой охраны (на это указывает и ссылка на правообладателей). «Известность» - лишь одна из возможных черт (характеристик) этого явления, не предопределяющая вопроса, есть оно само или нет.

Поскольку данное наименование как таковое не имеет признаков произведения, в том числе творческого характера, нет и самого авторского произведения, а основания применять п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» к возникшим правоотношениям отсутствуют.

2. На вопрос о том, какие лица могут быть признаны заинтересованными в оспаривании такого товарного знака, полагаю необходимым ответить следующее.

По смыслу соответствующих норм Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений «… охрана осуществляется в пользу автора и его правопреемников» (ст. 2-6). Это в том числе и ответ на вопрос о том, в чью пользу устанавливается запрет на использование наименования известного произведения.

Правовое согласие этих лиц исключает в будущем возможные возражения относительно правомерности акта регистрации применительно к обсуждаемой норме (п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»), и не исключает оспаривания по другим основаниям.

Поскольку в данной норме речь идет именно о правообладателях, то фактором, вызывающим необходимость получить согласие, следует усматривать существование исключительного права, а в гипотезу нормы, несомненно, входит его наличие. При прекращении действия исключительного права (в том числе в связи с истечением срока) нет возможности применять саму норму и правило о даче согласия. Поскольку в таком случае согласия не требуется, нет и нужды искать субъект, который мог бы дать такое согласие.

Другие лица также могут быть признаны заинтересованными в оспаривании, в частности, ими могут быть и обладатели фирменных наименований. Однако они должны опираться на другую правовую аргументацию и другие нормы (а не на отсутствие согласия).

 

 

Орлова В.В.,
доктор юридических наук,
профессор кафедры промышленной собственности ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (РГАИС),
руководитель практики интеллектуальной собственности ООО «Пепеляев Групп»

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 7, март 2015 г., с. 36-44

Вопросы, связанные с регистрацией объектов авторского права в качестве товарных знаков, всегда являлись достаточно сложными, в связи с чем ответы получились довольно объемными.

Ответы на поставленные в Судебном запросе вопросы.

I.

Следует ли указанную норму права32 толковать в правовом единстве со статьей 6 Закона Российской Федерации от 09.07.1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» и считать, что в качестве товарных знаков не может быть зарегистрировано название произведения, которое само в силу п. 3 указанной ст. 6 является объектом авторского права; либо значение имеет только факт известности самого произведения вне зависимости от творческого характера его названия?

Для ответа на указанный вопрос необходимо определить, какова цель включения названий произведений литературы, науки и искусства в пункт 3 ст. 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках). Как верно отмечено в запросе, необходимо определить, «в чьих интересах устанавливается запрет на использование наименования известного произведения».

Представляется, что таких целей может быть две (они также могут комбинироваться).

Первый возможный вариант такой цели состоит в защите потребителя, или, как показано в запросе, «неограниченного круга лиц» - от недобросовестного поведения лица, желающего приобрести исключительное право на товарный знак. При такой возможной цели законодателя норма позволяет запретить недобросовестному лицу пользоваться репутацией и известностью произведения, вводить потребителя в заблуждение.

Второй возможный вариант состоит в ограничении конкуренции результатов интеллектуальной деятельности (в данном случае - объектов авторских прав) и товарного знака как средства индивидуализации. При такой цели норма позволяет защитить исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности путем ограничения возможности иных лиц регистрировать товарный знак с использованием объектов авторских прав, в т.ч. частей произведения, включая его название. В таком случае, как показано в запросе, «указанная норма направлена на защиту интересов обладателя авторских прав».

В случае если законодатель ставил цель по защите потребителя от введения в заблуждение, а правообладателя - от недобросовестной конкуренции, верным будет предположение о том, что известности произведения достаточно для отказа в регистрации товарного знака.

В случае если ставилась цель по исключению конфликтов прав на объекты авторских прав и товарные знаки, необходимо, чтобы кроме известности произведения соответствующий объект (название известного произведения) также обладало признаками объектов авторских прав.

На наш взгляд, из содержания Закона о товарных знаках вытекает, что законодатель ставил перед собой именно цель защиты правообладателя.

Таким образом, указанная в запросе правовая норма должна толковаться в совокупности с нормами пп. 1 и 3 ст. 6 Закона Российской Федерации от 09.07.1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее также – Закон об авторском праве). Иными словами, название произведения должно быть охраноспособным само по себе, т.е. является объектом авторского права; а само произведение должно быть известным в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Указанный вывод подтверждается следующим.

1. Нетворческое название может принадлежать значительному числу произведений.

Действительно, если распространить указанный запрет на нетворческие названия известных произведений, - возникнет неясность, согласие автора (и правообладателя) какого именно произведения необходимо для регистрации товарного знака. Причем указанная неясность возникнет как для связанных, производных произведений, так и для независимо созданных произведений.

Предположим, что название «Тихий Дон» не является объектом авторских прав и не охраняется в таковом качестве. Как указано в Решении от 14 апреля 2014 по делу № СИП-296/2013, «На протяжении ХХ века роман трижды экранизировался (1930, 1958, 1992)».

Действительно, экранизация режиссера Сергея Герасимова (1958 год) стала очень успешной. Фильм просмотрели в первый год кинопроката 46,9 миллионов зрителей, он занял на тот момент 45 место, а всего в истории 71 место среди лидеров кинопроката СССР33. Фильм получил награды: Большая премия «Хрустальный глобус» за создание широкой панорамы жизни народа на Международном кинофестивале в Карловых Варах, Диплом Гильдии режиссёров США за лучший иностранный фильм, Первая премия фильму, Премия за лучшую режиссуру, Третья премия за операторскую работу и Премия актеру на I Всесоюзном кинофестивале в Москве, Диплом на Международном смотре фестивальных фильмов в Мехико за эпическую высокохудожественную форму выражения народной трагедии, за прекрасный артистический ансамбль и высокое качество цвета, Премия «За лучший цвет» на Всемирной выставке в Брюсселе.

Таким образом, экранизация Сергея Герасимова также является известным в Российской Федерации произведением.

В случае если его наименование, совпадающее с наименованием романа М. А. Шолохова, не является творческим, согласие на регистрацию товарного знака необходимо получать, видимо, не только у обладателей авторского права на роман, но и у обладателей авторского права на фильм. При наличии нескольких известных экранизаций или иных произведений (например, драматургических или музыкальных) согласие пришлось бы получать у всех правообладателей. Совсем иначе обстоит дело, если законодатель ограничивает регистрацию только товарных знаков, совпадающих с творческими названиями произведений. Даже при наличии экранизаций или иных производных произведений с тем же названием исключительное право на название произведения принадлежит одному лицу, разрешение которого и необходимо получать.

Еще более сложная ситуация; с произведениями, название которых состоит из одного слова. Таких произведений может быть много, в т.ч. и независимо созданных друг от друга. Например, только М. Ю. Лермонтов создал три стихотворения «Ночь» («В чугун печальный сторож бьет», «Один я в тишине ночной», «Я зрел во сне, что будто умер я» в трех частях) произведения с тем же названием известны у М. А. Волошина, И. А. Крылова, С. А. Есенина (два стихотворения), В. А. Жуковского, Н. С. Гумилева и др. При этом существуют и произведения других видов с тем же названием (фильм М. Антониони, музыкальное произведение и альбом (составное произведение) музыкальной рок-группы «Кино» и т.д., и т.п.).

Совсем затруднительно получить согласие от всех обладателей авторского права или их правопреемников в отношении обозначений, традиционно использующихся в качестве названий произведений, например, «Натюрморт» для картин или «Геометрия» для учебников. При этом соответствующие товарные знаки регистрируются (см., например, товарные знаки «Натюрморт» № 207154 и 183667 или «Геометрия», № 301650), а соответствующие произведения могут быть вполне известными.

Соответственно, едва ли можно представить, что законодатель намеревался ограничить регистрацию товарных знаков, совпадающих с популярными названиями известных произведений.

2. Наличие иных оснований для отказа в регистрации, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 3 ст. 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Также подп. 4 п. 1 ст. 28 Закона о товарных знаках предусматривает возможность прекращения правовой охраны товарного знака в случае признания действий правообладателя по его регистрации в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции.

Положение п. 1 ст. 6 Закона о товарных знаках запрещает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные основания позволяют вынести в интересах потребителя («неограниченного круга лиц») либо в отношении круга лиц, в конкуренции с которыми ведет деятельность заявитель; отказ в регистрации обозначения, недобросовестный заявитель которого желает воспользоваться известностью какого-либо нетворческого названия произведения.

3. Анализ нормы в Законе о товарных знаках, ее место в п. 3 ст. 7 Закона.

Запрет на регистрацию товарного знака, тождественного названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства; находится в ст. 7 Закона о товарных знаках. Указанная ст. содержит три абзаца (2 - 4), перечисляющих объекты, тождественность которым препятствует регистрации товарного знака. Сначала (в абз. 2) перечислены объекты, которые на момент действия Закона о товарных знаках не охранялись нормами Закона о товарных знаках, но имели свой отдельный правовой режим. Среди таких объектов названы фирменные наименования (их части), знаки соответствия и промышленные образцы, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Возможность смешения товарных знаков и фирменных наименований давно обсуждалась в литературе34, а впоследствии нашла отражение в правилах разрешения соответствующих конфликтов по модели «старшего права» в п. 6 ст. 1252 ГК РФ. Широко распространены ситуации столкновения прав на товарные знаки и промышленные образцы35. При этом в абзаце специально отмечено, что запрет распространяется на случаи, когда права на соответствующие объекты в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Никакая известность в данном случае не требуется, о введении в заблуждение неопределенного круга лиц речь не идет. Норма направлена на защиту прав конкретных лиц.

Следующий абзац посвящен объектам авторских прав, а именно - названиям произведений, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту. Достаточно очевидно, что, к примеру, запрет на регистрацию фрагмента, например, произведения изобразительного искусства в качестве товарного знака для производства обуви, не может служить цели защиты потребителя, поскольку потребитель способен отличить картину от обуви. Вопросы же столкновения прав на объекты авторских прав и товарных знаков также находили свое отражение в литературе36.

Последний абзац посвящен личным неимущественным правам конкретных лиц. В нем также указано, что регистрация возможна при наличии согласия лица, чьи неимущественные права затрагиваются соответствующей регистрацией. При таких обстоятельствах никак нельзя прийти к выводу о том, что целью такой нормы является защита публики от введения в заблуждение или иных лиц от недобросовестной конкуренции, поскольку наличие согласия затрагиваемого лица не означает, что качество продукции будет однородным либо что правообладатель будет самостоятельно производить продукцию (оказывать услуги), не выдавая кому-либо лицензий или не отчуждая исключительное право на товарный знак. Кроме того, закон не ограничивает затрагиваемое лицо в количестве выданных согласий и числе лиц, которым согласие выдано (например, для товарных знаков, регистрируемых для товаров разных классов Международной классификации товаров и услуг).

Таким образом, вся норма п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках выстроена в целях защиты обладателей прав на объекты, совпадение (тождество) с которыми влечет невозможность регистрации товарного знака на имя третьих лиц.

Необходимо также отметить, что может возникнуть вопрос о том, что содержание абз. 2, касающегося объектов авторских прав, отличается от содержания абз. 2 предъявлением требований к известности соответствующего произведения. Действительно, такое требование отличает содержание данного абзаца. Однако предположение о том, что требование известности в данном случае носит характер защиты неограниченного круга лиц, ознакомившегося с произведением, не может являться верным. Как и в абз. 4, известность в данном случае является требованием (условием), позволяющим заявителям регистрировать хотя бы какие-то товарные знаки. Как известно, в отличие от промышленных образцов и фирменных наименований, которые подлежат государственной регистрации и количество которых ограничено, произведения литературы, науки и искусства считаются охраняемыми с момента создания, а число их неограниченно. То же касается и имен людей, которых к настоящему моменту насчитывается более 6 миллиардов.

4. Создание нормы и научные позиции относительно ее смысла

Изначально при создании Закона о товарных знаках формулировка п. 3 ст. 7 (с 17 октября 1992 г. по 26 декабря 2002 г.) была следующей: «Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие : … названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажей из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемника». То есть о создании такого произведения до момента приоритета товарного знака указано не было.

Стали неизбежно возникать столкновения прав на объекты авторских прав и товарные знаки. В связи с этим М. М. Богуславский разъяснял: «Практика применения Закона о товарных знаках 1992 г. показала необходимость решения проблемы "столкновения" прав на различные объекты права, в частности прав на товарные знаки и объекты авторского права37. В.А. Мещеряков, описывая состояние законопроектной работы на тот момент, также пояснял: «К сожалению, законодательно разрешение подобных коллизий прямо не урегулировано. В настоящее время их разрешение, очевидно, следует осуществлять на основе здравого смысла исходя из "старшинства столкнувшихся прав", т.е. из принципа, основанного на первенстве возникновения прав. Роспатентом принято к рассмотрению предложение на этот счет. В проект Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон о товарных знаках..." им предложено включить достаточно универсальное положение о разрешении коллизий при "столкновении" прав не только между правами на товарные знаки, но и правами на разнородные объекты. Разрешение этих коллизий основано на принципе "старшего" права»38.

Таким образом, норма формировалась для предотвращения столкновений или коллизий между правами разных лиц на разные объекты.

Может ли быть, что первоначально норма была направлена на защиту интересов неопределенного круга лиц, а затем, в редакции Федерального закона от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, стала защищать интересы авторов и иных правообладателей? Нет, это также неверное предположение. А.П. Сергеев, при пояснении нормы (в первоначальной редакции) указывает: «В данном случае закон ограждает права и законные интересы создателей творческих произведений, расширяя те возможности, которые предоставляет им действующее авторское законодательство. Учитывая, что использование в качестве товарного знака имени популярного персонажа, названия художественного произведения или фрагмента из него способно, с одной стороны, обеспечить владельцу товарного знака получение за счет автора дополнительной прибыли, а с другой стороны, нанести моральный и имущественный ущерб интересам создателя произведения или иного обладателя авторских прав, закон ставит данную возможность в зависимость от согласия автора или его правопреемников»39.

Таким образом, норма направлена на защиту прав авторов и иных правообладателей.

Что касается содержания указанной нормы, то авторы отмечают нелогичность варианта с запретом регистрации неохраняемых частей произведений (в т.ч. цитат). Так, Э.П. Гаврилов пишет: «Грамматическое толкование рассматриваемой нормы позволяет считать, что она применима и в тех случаях, когда название, персонаж, цитата или фрагмент сами по себе авторским правом не охраняются; достаточно, если авторским правом охраняется произведение в целом. Поскольку число не охраняемых авторским правом объектов очень велико, такое толкование значительно расширяет сферу применения данной нормы.

Такое («широкое») толкование данной нормы является нелогичным, поскольку становится неясным:

-

как может владелец авторских прав давать согласие на использование той части своего произведения, которая сама по себе авторским правом не охраняется;

-

почему один объект, который может противопоставляться товарному знаку («произведение искусства»), должен охраняться авторским правом, а остальные четыре перечисленных в данном перечне объекта могут авторским правом не охраняться»40.

Кроме того, при отсутствии творческого характера названия произведения могут возникать ситуации создания товарного знака, совпадающего с названием произведения независимо от автора произведения. Так, например, Палата по патентным спорам рассматривала возражение против регистрации товарного знака «От всего сердца», которое совпало с русским переводом названия фильма Ф.Ф. Копполы41.

5. Иные вопросы.

5.1. Практика Роспатента.

Необходимо отметить, что Роспатент уже имел практику, в соответствии с которой принимал решения, основываясь на взаимосвязи положений п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках и ст. 6 Закона об авторском праве. Так, например, ООО «Ливенская кондитерская фабрика» обратилось в Роспатент с возражением против регистрации товарного знака «ЮБИЛЕЙНОЕ» (в отношении кондитерских изделий) как тождественного стихотворению В.В. Маяковского «Юбилейное». Отказывая в удовлевторении возражения, Роспатент указывал: «Согласно материалам (1) слово "ЮБИЛЕЙНОЕ" входит в общеязыковой фонд русского языка, в связи с чем не может быть расценено как результат творческой деятельности В.В. Маяковского»42, таким образом ставя в зависимость творческий характер названия произведения и запрет на регистрацию товарных знаков, тождественных названиям произведений.

В другом деле Роспатент, отказавшись рассматривать вопрос о том, является ли название произведения объектом авторских прав, также признал, что это ключевой фактор для применения п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках (интересно, что Роспатент применил в этом случае положения о введении потребителей в заблуждение)43.

Еще в одном деле Роспатент высказался довольно прямо. «Слово "АЛЛО" представляет собой обыкновенное слово со следующим смысловым значением… Слово "АЛЛО" не является результатом творческой деятельности и не может выступать в качестве объекта авторского права. Положения п. 3 ст. 7 Закона нацелены на решение столкновения авторских прав и прав на товарный знак. Отсутствие у слова "АЛЛО" творческого начала свидетельствует об отсутствии в принципе на него авторских прав, и, как следствие, наличие столкновения прав»44.

Приведем еще одну выдержку из Решения: «Анализ материалов возражения… показал, что словосочетание "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ" является названием произведений и частью названий произведений... При этом, все указанные произведения были созданы до даты приоритета оспариваемого знака. Вместе с тем, как правомерно отмечено правообладателем, согласно п. 1 ст. 6 Закона "Об авторском праве и смежных правах" авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения. Решением Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга от 22.08.2006 по делу № 2-1625/06 (14) и Определением Санкт-Петербургского городского суда от 01.11.2006 (15) словосочетание "бандитский Петербург" признано неоригинальным и не употребляется в качестве результата творческой деятельности, то есть не является объектом авторского права. Следовательно, основания для испрашивания согласия обладателя авторского права или его правопреемника на регистрацию словосочетания "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ" в качестве товарного знака в рамках требований п. 3 ст. 7 Закона отсутствуют»45.

Таким образом, у Роспатента также сложилась практика, которая непосредственно связывает пункт 3 ст. 7 Закона о товарных знаках и творческий характер названия произведения.

5.2. Презумпция творчества.

Важно отметить, что, несмотря на указанные выше выводы, сложность доказывания творческого характера названия произведения как объекта авторских прав, на наш взгляд, не должна ложиться на плечи суда или Роспатента. В соответствии с позицией, высказанной Пленумами Верховного и Высшего арбитражного судов, - «При анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом»46. И далее «Необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права».

Нужно обратить внимание, что указанное положение относится к положениям Гражданского кодекса. К ранее действовашим нормам оно применимо лишь отчасти. Так, например, ст. 3 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» устанавливала, что «Авторское право распространяется на программы для ЭВМ и базы данных, являющиеся результатом творческой деятельности автора (соавторов). Творческий характер деятельности автора (соавторов) предполагается до тех пор, пока не доказано обратное».

В Законе об авторском праве аналогичная норма не содержалась. В связи с этим в многочисленной судебной практике и доктрине содержались отсылки к новизне, оригинальности и уникальности произведений как предмету доказывания авторами таких произведений.

Соответственно, при таких обстоятельствах ответы на подвопросы Судебного запроса могут быть следующими.

Подвопрос: охватываются ли пунктом 3 ст. 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» названия известных произведений, которые связываются в сознании рядового потребителя не только с этим известным произведением (например «Капитал» и т.п.), и требуется ли в таком случае оценка судом того, насколько то или иное обозначение связывается для рядового потребителя именно с конкретным произведением?

Ответ: Поскольку данный подвопрос был поставлен применительно к подходу, при котором необходимо доказывать только известность произведения, но не охраноспособность названия произведения в целом, то, по-видимому, ответ на него не требуется. Более того, Конституционный суд указывал, что «авторское право, обеспечивая охрану оригинального творческого результата, не охраняет результаты, которые могут быть достигнуты параллельно, т.е. лицами, работающими независимо друг от друга» (Определение Конституционного суда от 20.12.2005 № 537-О).

Однако поясним, что творческий характер названия произведения может состоять далеко не только в оригинальном или длинном слове или выражении (как, например, в работе Ф. Рабле «Книга о Пантагрюэле, короле дипсодов, о его ужасающих деяниях и подвигах, сочиненная покойным магистром Алькофрибасом»), но и в достаточно коротких названиях, которые, однако, в связи с содержанием произведения являются творческими. Как указывает А.В. Рахмилович, «а) название произведения только тогда является «внешним проявлением» личности автора, принадлежащим ему нематериальным благом, - «результатом творческой деятельности», по терминологии Закона, - когда оно неразрывно связано в глазах публики с самим произведением, символизирует это произведение, а следовательно, и его автора; б) название только в том случае может использоваться «самостоятельно» - служить средством индивидуализации произведения, являясь поэтому принадлежащим автору нематериальным благом, когда его связь с произведением настолько очевидна, что обозначение им другого произведения неизбежно введет публику в заблуждение.

Название произведения неотделимо в глазах публики от произведения только тогда, когда само произведение популярно, пользуется широкой известностью».47. И также: «Такое название является «именем» произведения, средством его индивидуализации, исключающим возможность его смешения с любым другим произведением»48. Таким образом, важно выяснить при разбирательстве не то, используется ли название в других произведениях, а затрагивает ли регистрация товарного знака именно интересы правообладателя объекта авторских прав на такое название как самостоятельный объект авторских прав, индивидуализирующий названное им произведение.

II.

Какие лица могут быть признаны заинтересованными в оспаривании регистрации такого товарного знака с учетом того, что согласно вышеназванной норме регистрация товарного знака возможна с разрешения обладателя авторского права и его правопреемника? Ограничен ли круг таких лиц только самим обладателем авторского права, или же заинтересованными лицами могут быть признаны и иные лица, например, обладающие фирменным наименованием, тождественным названию известного произведения?

Как показано выше, в данном случае целью законодателя была выработка норм по демаркации прав на средства индивидуализации (товарные знаки) и результаты интеллектуальной деятельности (объекты авторских прав), а также защита обладателей авторских прав. Причем, по мнению Э.П. Гаврилова, с которым трудно спорить в данном отношении, речь в пункте 3 ст. 7 Закона о товарных знаках идет только о таких результатах интеллектуальной деятельности, которые могут одновременно быть использованы и как средство индивидуализации на товарах или при оказании услуг.

Таким образом, подход, при котором круг заинтересованных субъектов расширяется, в данном случае неприменим.

Однако в данном случае важны формулировки закона. Закон о товарных знаках говорит об обладателе авторского права, не поясняя, что это за лицо. Для выяснения, кто является обладателем авторского права, необходимо обратиться к Закону об авторском праве. Указанный закон под авторским правом понимает всю совокупность прав, которые принадлежат автору, иному обладателю исключительных прав, как имущественных, так и неимущественных. Авторское право, как показано статьей 27 Закона об авторском праве, имеет срок действия, кроме нескольких неимущественных прав, действующих бессрочно (право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора, в настоящее время отсутствует, заменено правом на неприкосновенность произведения). В соответствии со статьей 29 Закона об авторском праве, авторское право переходит по наследству (кроме тех же неимущественных прав, защиту которых осуществляют наследники авторов без ограничения сроков, а при отсутствии наследников – специально уполномоченный орган).

Таким образом, авторское право – это комплекс имущественных (и в первую очередь исключительных) и неимущественных (часть из которых ограничена) прав. Соответственно, обладателем указанного комплекса может быть только автор как физическое лицо или соавторы (в соответствии с советским законодательством могут быть и юридические лица), поскольку неимущественные права иным лицам принадлежать не могут (пункт 3 ст. 15 Закона об авторском праве). Для обладателей только имущественных прав закон использует обозначение «обладатель исключительных авторских прав».

Следовательно, лицом, чье согласие требуется для регистрации товарного знака, тождественного названию известного произведения, является сам автор (соавторы) или его (их) правопреемники.

В отношении обладателя права на фирменное наименование, тождественного товарному знаку, необходимо отметить следующее. Ни Положение о фирме (введено в действие Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР от 22.06.1927), действовавшее до вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса, ни четвертая часть Гражданского кодекса, не содержат ограничений или запретов на включение в фирменное наименование цитат, фрагментов произведений или названий объектов авторских прав. Соответственно, в отличие от обладателя исключительного права на товарный знак правообладатель фирменного наименования не должен получать согласие обладателя авторского права на произведение (название произведения) или его правопреемников. Закон не наделяет обладателя исключительного права на фирменное наименование какими-либо дополнительными полномочиями в указанном смысле. Согласно п. 2 ст. 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом49. Если у обладателя права на фирменное наименование отсутствует какой-либо законный интерес в деле (таким интересом может быть, например, наличие у него исключительного права на соответствующее произведение), то оно не является заинтересованным лицом и не вправе требовать прекращения правовой охраны товарного знака по основанию тождества с названием произведения.

Однако в случае, если право на фирменное наименование возникло ранее права на товарный знак, если юридическое лицо, индивидуализируемое фирменным наименованием, осуществляет деятельность в сферах, аналогичных товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, если фирменное наименование и товарный знак оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, обладатель исключительного права на фирменное наименование может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) на основании п. 6 ст. 1252 ГК РФ, п. 8 ст. 1483 ГК РФ. Как показано выше, соответствующая норма содержалась и в пункте 3 ст. 7 Закона о товарных знаках (в абзаце, не связанном с названиями произведений). Безусловно, право выбора способа защиты исключительного права всегда принадлежит правообладателю, который может распорядиться таким правом по собственному усмотрению.

Таким образом, заинтересованным лицом может быть признан обладатель авторского права или его правопреемник, круг заинтересованных лиц ограничен. Обладатель права на фирменное наименование вправе воспользоваться иными способами защиты своего права, если у него нет иного законного интереса в предъявлении соответствующего требования.

Роспатент широко практикует отказ в удовлетворении возражений лиц, не являющихся заинтересованными. Так, в одном из дел отмечалось: «в качестве оснований несоответствия товарного знака требованиям п. 2 ст. 7 Закона противопоставляются права на название известного произведения литературы – стихотворения В.В. Маяковского «Юбилейное», созданного в 1924 году. Сведений о принадлежности авторского права на данный объект лицу, подавшему возражение (ООО «Ливенская кондитерская фабрика») не представлено. В связи с этим ООО «Ливенская кондитерская фабрика» не доказано, что оно является тем лицом, чьи права могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №126030 по указанному выше критерию охраноспособности. Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 20.05.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №126030 по основаниям п. 3 ст. 7 Закона подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения по этим основаниям»50.

В заключение, хотела бы выразить надежду, что, несмотря на значительный объем, ответы на поставленные вопросы даны ясно. В случае необходимости разъяснить какие-то положения настоящего документа, такая возможность существует.

 

---