Концепция внесения изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении товарных знаков¹

Для цитирования:
Павлова Е.А., Калятин В.О., Кольздорф М.А., Корнеев В.А., Новоселова Л.А., Радецкая М.В., Спиридонова Н.Б., Туркина А.Е. Концепция внесения изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении товарных знаков // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2025. Декабрь. N 4 (50). С. 150-173.
DOI: 10.58741/23134852_2025_4_11

For citation:
Pavlova E.A., Kalyatin V.O., Kol'zdorf M.A., Korneev V.A., Novoselova L.A., Radetskaya M.V., Spiridonova N.B., Turkina A.E. The concept of amending Part Four of the Civil Code of the Russian Federation in relation to trademarks // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2025. December. N 4 (50). Pp. 150-173. (In Russ.).
DOI: 10.58741/23134852_2025_4_11

Введение

Закрепленные в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) действующие правила о правовой охране товарных знаков (знаков обслуживания) в целом соответствуют современным требованиям, закрепленным на уровне международных договоров, в которых участвует Российская Федерация.

После распада Советского Союза бывшие союзные республики должны были разрабатывать собственное законодательство о товарных знаках, поскольку в СССР в данной сфере правового регулирования действовала союзная компетенция. В Российской Федерации таким актом стал Закон от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». В 2008 году он утратил силу, и его заменил параграф 2 главы 76 «Право на средства индивидуализации лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» раздела VII ГК РФ, в котором содержатся положения, посвященные исключительным правам на товарные знаки и знаки обслуживания. В тот момент содержание норм ГК РФ, посвященных товарным знакам, в значительной мере являлось воспроизведением положений Закона 1992 года.

В дальнейшем, как и другие разделы ГК РФ, положения о товарных знаках неоднократно подвергались изменениям, которые были вызваны как развитием гражданского оборота в нашей стране, общими тенденциями научно-технического развития общества, так и присоединением Российской Федерации к международным соглашениям, а также необходимостью решать проблемы, возникающие в процессе правоприменения.

Так, Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ2 в главу 76 был внесен целый ряд изменений, направленных на совершенствование процедуры регистрации товарных знаков (ст. 1483, 1486, 1489, 1490–1505), а также уточнение оснований прекращения действия правовой охраны, предоставляемой товарным знакам (ст. 1512–1514)3. Эти изменения были внесены по инициативе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) с целью учесть ряд накопленных практикой предложений по совершенствованию процедуры регистрации и по признанию недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Федеральным законом от 1 июля 2017 г. № 147-ФЗ4 в общие положения главы 69 ГК РФ (ст. 1252) были внесены изменения, направленные на установление правил соблюдения претензионного порядка до предъявления обладателем исключительного права искового требования в арбитражный суд. Одновременно в п. 1 ст. 1486 ГК РФ были внесены изменения, касающиеся досудебного порядка урегулирования споров, возникающих в связи с неиспользованием товарного знака правообладателем. В этом случае изменения отражали накопленную судами практику разрешения судебных споров, были направлены на снижение нагрузки на суды. Несмотря на принятие указанных мер, в дальнейшем ряд вопросов потребовал дополнительных разъяснений, которые были сделаны в п. 163–168 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10)5.

В связи с введением в часть четвертую ГК РФ наряду с наименованием места происхождения товара нового средства индивидуализации – географического указания – и присоединением Российской Федерации в 2021 году к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях (далее – Женевский акт Лиссабонского соглашения)6 в 2022 году были внесены изменения как в положения главы 76 ГК РФ о географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров, так и в правила о товарных знаках, обусловленные необходимостью имплементировать в российское законодательство положения Женевского акта Лиссабонского соглашения.

Одним из таких вопросов являлось использование географических указаний и наименований мест происхождения товаров в товарных знаках. С учетом норм Женевского акта Лиссабонского соглашения (п. 2 ст. 11) в ситуации, в которой необходимо установить вероятность смешения географического указания (наименования места происхождения товара) с более поздним товарным знаком, критерий вероятности смешения только на основе сходства был заменен на критерий имитации по результатам сравнения обозначений. При этом для случаев регистрации товарных знаков в отношении однородных (подп. 1 п. 7 ст. 1483 ГК РФ) и неоднородных (подп. 2 п. 7 ст. 1483 ГК РФ) товаров были закреплены различные подходы. Следует отметить, что п. 7 ст. 1483 ГК РФ до этого был изменен Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 230-ФЗ7, но всего через три года его редакция вновь была изменена8.

Еще одним существенным изменением в правовом регулировании товарных знаков стало то, что Федеральным законом от 28 июня 2022 г. № 193-ФЗ были отменены все ограничения в отношении возможных обладателей исключительного права на товарный знак (знак обслуживания)9. До принятия этого закона правообладателями могли быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, поскольку товарный знак индивидуализирует товары, а знак обслуживания – услуги, которые всегда являются результатом предпринимательской деятельности. Статья 1478 ГК РФ, посвященная обладателям исключительного права на товарный знак, была признана утратившей силу, изменения были внесены и в ряд других статей ГК РФ.

Этим был подведен итог доктринальной дискуссии о необходимости отмены соответствующих ограничений, которая продолжалась достаточно долго10. Основной причиной изменений послужило появление в российском законодательстве категории самозанятых граждан, которые могут вести предпринимательскую деятельность, хотя и не имеют статуса индивидуальных предпринимателей. Возникавшие в судебной практике споры о принадлежности прав на товарные знаки, перешедших по наследству к лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, к моменту принятия федерального закона уже получили разъяснение в п. 85 постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (в редакции п. 182 постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10). Необходимо также учитывать, что согласно ст. 2 Договора о товарных знаках ЕАЭС заявителем может выступать как юридическое, так и физическое лицо11.

В целом общую направленность изменений в параграфе 2 главы 76 ГК РФ в последнее время «можно охарактеризовать как шаги к дальнейшей коммерциализации товарных знаков»12.

Большую роль в определении подходов к разрешению спорных ситуаций в случаях нарушения исключительных прав на товарные знаки, недобросовестной конкуренции, признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку и т.п. играют высшие суды Российской Федерации.

ВС РФ и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (далее – ВАС РФ) неоднократно высказывались по вопросам, связанным с охраной исключительных прав на товарные знаки как до принятия четвертой части ГК РФ, так и в последующий период.

Важную роль сыграли информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 г. № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» и информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» и другие13.

В совместном постановлении Пленума ВС РФ № 5 и Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» были сделаны хоть и немногочисленные (п. 62 и 63), но принципиально важные разъяснения в отношении товарных знаков.

В решении ряда спорных вопросов, касающихся правовой охраны товарных знаков, очень большую роль сыграло постановление Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10. В нем товарным знакам были посвящены уже не 2, а 22 пункта. ВС РФ высказался по многим спорным вопросам, в целом ряде случаев поддержав практику Суда по интеллектуальным правам, которая обобщается им в справках и обзорах.

15 ноября 2023 г. Президиум ВС РФ утвердил «Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков», в котором рассматриваются проблемы злоупотребления правом и оценки действий правообладателя.

Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) неоднократно обобщал судебную практику по спорным вопросам защиты прав на товарные знаки. В частности, 24 октября 2022 г. он выпустил Обзор, посвященный анализу практики СИП по вопросам использования товарного знака для целей, не связанных с индивидуализацией товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей14. В нем определены правовые позиции, например, по вопросам, в каких случаях использование товарного знака не может считаться честным и (или) добросовестным либо соответствующим эквивалентным принципам, в частности, когда третье лицо в результате использования обозначения необоснованно извлекает преимущества за счет различительной способности или репутации товарного знака, а также если использование дискредитирует или порочит товарный знак либо наносит ущерб его репутации15.

Вопросы правовой охраны товарных знаков несколько раз были предметом рассмотрения Конституционного суда Российской Федерации. Так, в 2019 году по запросу СИП Конституционный суд Российской Федерации проанализировал конституционность подп. 3 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, а также ст. 1508 ГК РФ. Конституционный суд Российской Федерации признал запрос СИП не подлежащим дальнейшему рассмотрению, а ст. 1483 и 1508 ГК РФ соответствующими Конституции Российской Федерации, при этом он сделал ряд важных для охраны общеизвестных товарных знаков выводов16, по сути подтвердив, что у Роспатента существует лишь функция констатации существования общеизвестного товарного знака.

Приведенная краткая общая характеристика действующего в Российской Федерации законодательства о товарных знаках, а также практики и разъяснений высших судов Российской Федерации показывает достаточно высокий уровень разработанности вопросов, связанных с регистрацией и использованием товарных знаков, защитой исключительных прав на них. В то же время целый ряд проблем, связанных с правовой охраной товарных знаков, еще не урегулирован. К таким проблемам можно отнести вопросы дальнейшего совершенствования перечня оснований для отказа в государственной регистрации товарных знаков. Весьма острыми остаются вопросы, связанные с правовой охраной общеизвестных товарных знаков, со случаями досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков (в том числе признания недействительным предоставления им правовой охраны). Не решен в российском законодательстве вопрос о пределах действия исключительного права на товарный знак, что вызывает достаточно много судебных споров. Предложения по решению перечисленных проблем содержатся в концепции совершенствования законодательства о правовой охране товарных знаков, составляющей основное содержание данной статьи.

I Использование официальных символов, изображений, наименований и отличительных знаков

В настоящее время ограничения использования официальных символов, изображений, наименований и отличительных знаков в промышленных образцах и средствах индивидуализации содержатся в разрозненных статьях части четвертой ГК РФ.

Широкий запрет в отношении использования указанных объектов в промышленных образцах и средствах индивидуализации установлен в ст. 1231.1 ГК РФ на основе положений ст. 6ter Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г.17 (далее – Парижская конвенция) и направлен на обеспечение контроля государства и других названных в этой норме субъектов за использованием официальных символов и наименований, а также на предотвращение заблуждения об их связи с источником происхождения товаров и услуг. Вместе с тем данный перечень является неполным. Применительно к отдельным средствам индивидуализации аналогичные по своей природе ограничения закреплены в отдельных главах, однако оснований распространять такие ограничения только на эти средства индивидуализации не имеется, они должны распространяться на все средства индивидуализации и промышленные образцы.

В отношении фирменных наименований ограничения установлены в ст. 1473 ГК РФ, в которой в подп. 1 п. 4 установлен запрет на использование в фирменном наименовании полных или сокращенных наименований иностранных государств, в подп. 2 п. 4 – официальных наименований федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Кроме того, в этом средстве индивидуализации ограничено использование наименований Россия и Российская Федерация (только с согласия, выдаваемого в установленном Правительством Российской Федерации порядке, см. абз. 8 п. 4 ст. 1473 ГК РФ).

Касательно товарных знаков в п. 4 ст. 1483 ГК РФ содержится запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия без согласия собственников или уполномоченных ими лиц. Такого рода объекты на практике могут быть включены не только в товарные знаки, но и в коммерческие обозначения, промышленные образцы, в фирменные наименования.

С учетом изложенного представляется разумным соединить запреты на использование такого рода объектов в одной норме и распространить на все средства индивидуализации и промышленные образцы.

Кроме того, видится целесообразным дополнить ст. 1231.1 ГК РФ положением о запрете использования не только наименований иностранных государств, как это сейчас предусмотрено для фирменных наименований, но и флагов, гербов, других символов и знаков иностранных государств, чтобы не создавать впечатление у потребителей о происхождении товаров из определенной страны и об определенном качестве этих товаров (при этом такой запрет не исключает возможности указания действительного места производства товаров), а также о запрете использования наименования федеральной территории «Сириус», на которой действуют органы публичной власти, не являющиеся федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (соответственно, на их наименования не распространяется вышеуказанный запрет), но выполняющие часть их функций (ст. 2 и 8 Федерального закона от 22 декабря 2020 г. № 437 «О федеральной территории «Сириус»»18).

Соответственно, названные ограничения подлежат исключению из норм отдельных глав части четвертой ГК РФ в отношении конкретных средств индивидуализации.

II. Товарный знак: основания для отказа в государственной регистрации, изменение объема и прекращение правовой охраны

1. Пункт 6 ст. 1252 ГК РФ посвящен так называемому «принципу старшинства», позволяющему определить, что из нескольких тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации (а также промышленных образцов), принадлежащих разным лицам, преимуществом пользуется то из них, на которое исключительное право возникло раньше. Данный принцип необходим для того, чтобы в спорных случаях исключить опасность введения в заблуждение потребителей и контрагентов таких лиц, поскольку владелец «старшего» права может потребовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, признания недействительным патента на промышленный образец, полного или частичного запрета использования фирменного наименования либо коммерческого обозначения.

В п. 162 постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 подробно изложена позиция, состоящая в том, что степень сходства обозначений влияет на вероятность их смешения.

Данное разделение понятий «сходство» и «смешение» направлено на то, чтобы избежать неправильного толкования, что есть две степени сходства обозначений: до степени смешения и не до степени смешения. В действительности степень сходства обозначения может варьироваться от низкой до высокой, и эта степень является одним из обстоятельств, от которых зависит вывод о вероятности смешения обозначений наряду с однородностью товаров и иными обстоятельствами при их доказанности (известность товарного знака, степень внимательности потребителей и др., см. п. 162 постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10). При отсутствии возможности определить степень сходства обозначений (от низкой до высокой) суды при установлении хоть какого-то сходства обозначений и однородности товаров вынуждены делать вывод о наличии вероятности смешения. Установление степени сходства обозначений позволяет учесть всю совокупность обстоятельств и при наличии невысокой степени сходства признать вероятность смешения отсутствующей.

Данный подход к разделению понятий «сходство» и «смешение» соответствует положению п. 3 ст. 1484 ГК РФ19, которое устанавливает, какие действия представляют собой нарушение исключительного права на товарный знак.

В связи с этим предлагается уточнить редакцию п. 6 ст. 1252 ГК РФ, разделив понятия «сходство» и «смешение», а также провести данное разделение понятий и в иных нормах части четвертой ГК РФ, в которых используется термин «сходные до степени смешения».

2. В настоящее время все основания для отказа в регистрации товарных знаков определены в ст. 1483 ГК РФ. Однако некоторые случаи, в которых регистрация товарного знака не должна производиться и которые встречаются на практике (например, регистрация тождественных товарных знаков в отношении идентичных товаров на имя одного лица), в указанной статье ГК РФ не учтены. В целом ряде случаев недостаточно ясные и четкие формулировки содержащихся в ней положений приводят к их неоднозначному толкованию на практике.

Данные обстоятельства порождают необходимость устранения пробелов регулирования и уточнения действующих положений закона.

2.1. В частности, действующая редакция п. 1 ст. 1483 ГК РФ вызывает сомнения в том, являются ли указанные в ней основания для отказа в регистрации товарного знака самостоятельными. Данный вопрос имеет принципиальное значение, поскольку возражение против товарного знака рассматривается Роспатентом только по тому основанию, которое заявлено. Таким образом, если регистрация товарного знака оспаривается ввиду того, что обозначение не обладает различительной способностью, то наличие указанных в подп. 1–4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ оснований не проверяется.

Предлагается разделить п. 1 ст. 1483 ГК РФ на два самостоятельных пункта с тем, чтобы критерий отсутствия различительной способности обозначения рассматривался отдельно от критериев, связанных с наличием в обозначении только элементов определенных видов. Такой подход соответствует устоявшейся судебной практике20.

2.2. Целесообразно ввести новое основание отказа в регистрации товарного знака, которое вытекает из абзаца шестого п. 1 ст. 1483 ГК РФ в действующей редакции, но в результате толкований приобрело в судебной практике более развернутую формулировку21. Таким образом, предлагается установить, что в качестве товарного знака не допускается государственная регистрация обозначения, состоящего в том числе из элементов, указанных в предыдущих подпунктах п. 1 ст. 1483 ГК РФ, если эти элементы: 1) занимают в обозначении доминирующее положение; 2) включены в него как неохраняемые.

2.3. С учетом увеличения количества споров, вызванных регистрацией товарных знаков с включением в их состав героев народного творчества (фольклора)22, необходимо урегулировать данную ситуацию в ст. 1483 ГК РФ, ограничив возможность получения исключительных прав на такие объекты.

2.4. Из действующей редакции подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, запрещающей регистрацию обозначений, которые представляют собой или содержат элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение, следует исключить указание на ложные обозначения, поскольку разграничение ложных и способных ввести в заблуждение обозначений практически невозможно, а «ложность» обозначения фактически охватывается его способностью ввести в заблуждение.

Предлагается также разделить подп. 1 и 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ на два пункта (3 и 3.1), поскольку содержащиеся в них основания в действительности носят самостоятельный характер.

2.5. Поскольку в подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ в качестве одного из оснований оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку предусмотрен случай признания в установленном порядке действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, злоупотреблением или недобросовестной конкуренцией, целесообразно предусмотреть в ст. 1483 ГК РФ основание для отказа в государственной регистрации товарного знака, которое коррелировало бы с этим основанием оспаривания регистрации. Такое дополнение может способствовать урегулированию ситуации, когда до принятия решения о регистрации товарного знака компетентным органом действия заявителя по подаче заявки на регистрацию товарного знака признаны недобросовестной конкуренцией23.

2.6. На практике встречаются случаи, когда возникает вопрос об основаниях отказа в регистрации на имя одного лица тождественных товарных знаков в отношении идентичных товаров. Государственная регистрация двух тождественных товарных знаков противоречит природе исключительного права, так как не может быть двух или трех одинаковых по содержанию исключительных прав на одно и то же средство индивидуализации, даже если речь идет об одном правообладателе, поскольку в таком случае право перестает быть исключительным. Повторное предоставление исключительного права на тот же самый объект правовой охраны противоречит самому характеру признания прав, поскольку для наделения носителя какими-либо правами достаточно один раз зафиксировать соответствующий правовой факт. В действующем законодательстве данное обстоятельство не названо в качестве основания для отказа в регистрации, однако на практике оно им признается и обосновывается противоречием общественным интересам24.

Вместе с тем целесообразно предусмотреть соответствующее самостоятельное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака.

2.7. Пункт 6 ст. 1483 ГК РФ, посвященный случаям тождества или сходства до степени смешения заявленных обозначений с товарными знаками других лиц, предлагается дополнить некоторыми положениями, выработанными в процессе практического применения.

Так, целесообразно скорректировать положения п. 6 ст. 1483 ГК РФ в части запрета регистрации товарных знаков не только в отношении однородных, но и идентичных товаров.

Как и в отношении п. 6 ст. 1252 ГК РФ предлагается выделить «вероятность смешения» как отдельное условие с учетом разъяснений п. 162 постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 (такое же изменение следует внести в п. 8 ст. 1483 ГК РФ).

Кроме того, предлагается дополнить п. 6 ст. 1483 ГК РФ подпунктом 4, согласно которому не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных с обозначениями, ставшими до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака известными потребителям в результате их использования иным лицом в отношении товаров, для которых испрашивается регистрация, или однородных им. В настоящее время в России охрана предоставляется только зарегистрированным товарным знакам, но на практике часто лица осуществляют деятельность с использованием различных обозначений, не регистрируя их в качестве таковых (например, в качестве названия премии за какие-то достижения и т.п.). Соответственно, правом на регистрацию таких обозначений должно обладать именно то лицо (лица), благодаря деятельности которого оно стало известно, иные лица могут регистрировать такой товарный знак только при наличии их согласия. В настоящее время данный запрет в ГК РФ прямо не установлен, но выводится Роспатентом из п. 3 ст. 1483 ГК РФ25. Вместе с тем такое смешение оснований видится некорректным, поскольку п. 3 ст. 1483 ГК РФ в действующей редакции предусматривает абсолютное основание для отказа в регистрации товарных знаков и не предполагает возможности предоставления согласия на регистрацию такого обозначения заинтересованным лицам.

2.8. Из пункта 8 ст. 1483 ГК РФ в действующей редакции предлагается исключить упоминание о селекционных достижениях, которые следует вынести в отдельный пункт ст. 1483 ГК РФ в связи с существенными различиями между этими видами объектов охраны. В то же время пункт 8 названной статьи ГК РФ логично было бы дополнить указанием на наименования некоммерческих организаций, поскольку их смешение с товарными знаками также возможно и, как следует из п. 147 постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10, права на такие наименования также подлежат защите. Одновременно целесообразно исключить упоминание элементов наименований, поскольку отказ в государственной регистрации обозначений, включающих иные охраняемые средства индивидуализации, предусмотрен в п. 10 ст. 1483 ГК РФ в действующей редакции.

2.9. Подпункт 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ в действующей редакции устанавливает правило о том, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные «названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (ст. 1492 ГК РФ) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака». Соответствующие положения применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Данная норма неоднократно вызывала сложности в практике применения, что отразилось в разъяснениях, данных в ч. V «Подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ» Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденного постановлением президиума СИП от 20 февраля 2020 г.

В частности, вызывал споры вопрос об определении известности произведения в Российской Федерации в случае использования части произведения. Президиумом СИП было разъяснено, что судам необходимо учитывать «ассоциативные связи, возникающие у современных российских потребителей – адресатов конкретных товаров или услуг в отношении конкретного спорного обозначения»26.

Ссылаясь на конкретное постановление президиума СИП от 28 января 2019 г. по делу № СИП-199/2018, президиум СИП разъяснил, что «сам по себе факт публикации литературного произведения без доказательств приобретения соответствующих материальных носителей каким-либо существенным числом потребителей данных услуг (или иных доказательств осведомленности потребителей о произведении) не свидетельствует об известности произведения (а соответственно, о вероятности возникновения каких-либо ассоциативных связей в отношении этого произведения)».

В названном Обзоре также отмечено, что толкование известности произведения применительно к подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не тождественно толкованию «общедоступности сведений», включаемых в уровень техники для целей определения охраноспособности изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (пункт 2 статьи 1350, пункт 2 статьи 1351, пункт 2 статьи 1352 ГК РФ)».

В п. 81 постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 разъясняется, что авторское право с учетом п. 7 ст. 1259 ГК РФ распространяется на любые части произведений при соблюдении следующих условий в совокупности:

1) они сохраняют свою узнаваемость как часть конкретного произведения при их использовании отдельно от всего произведения в целом;

2) такие части сами по себе, отдельно от всего произведения в целом, могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и выражены в объективной форме.

При этом к частям произведения могут быть отнесены в числе прочего название произведения, его персонажи, отрывки текста (абзацы, главы и т.п.), отрывки аудиовизуального произведения (в том числе его отдельные кадры), подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Охрана и защита части произведения как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности осуществляются лишь в случае, если такая часть используется в отрыве от всего произведения в целом.

Указанные разъяснения высших судов широко применяются на практике, тем не менее по-прежнему возможны сложности в толковании того, что в конкретных случаях следует понимать под известностью произведения в смысле положений подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ.

В связи с этим представляется целесообразным уйти в формулировке данной нормы от критерия «известности произведения в Российской Федерации», сделав акцент на ассоциативных связях потребителей с таким произведением. Это позволит при рассмотрении споров исходить из наличия (или отсутствия) таких ассоциативных связей (которые безусловно возникают только в отношении известных потребителю произведений), что больше соответствует сути этого основания для отказа в регистрации.

В действующей норме содержится указание на то, что использование произведения или его части в названных случаях возможно только с согласия правообладателя. Из буквального толкования следует, что зарегистрировать товарный знак с использованием чужого произведения или его части возможно лишь в период действия исключительного права, до его перехода в общественное достояние, поскольку после этого правообладатель утрачивает контроль над использованием (кроме защиты личных неимущественных прав). Переход произведения в общественное достояние позволяет использовать его любому лицу без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения (п. 2 ст. 1282 ГК РФ).

При этом возможны ситуации, в которых переход в общественное достояние происходит до истечения срока действия исключительного права (например, если у автора отсутствуют наследники) либо в которых неизвестно к кому обращаться за получением согласия (если речь идет об орфанном произведении, автор или иной правообладатель которого неизвестен либо не известно его место нахождения). Наконец, произведение может быть не просто известным публике, а широко известным, даже знаменитым, но уже перешедшим в общественное достояние. И вряд ли было бы правильно предоставлять кому-либо монопольное право даже на часть такого произведения после перехода произведения в общественное достояние. В противном случае теряется смысл перехода произведения в общественное достояние. Если любое лицо сможет зарегистрировать произведение в качестве товарного знака, оно сможет запретить его использование всем другим. Если правообладателем товарного знака станет прежний правообладатель произведения, то за счет такой регистрации он фактически продлит свою «монополию» путем приобретения другого режима охраны, если правообладателем товарного знака станет иное лицо – оно получит необоснованные преимущества от использования чужого известного произведения, нарушая при этом общественные интересы.

2.10. Подпункт 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ включает положения, касающиеся использования в товарном знаке имени, псевдонима, производного от них обозначения, портрета или факсимиле лица, известного в России на дату подачи заявления.

Предлагается распространить данное ограничение не только на лиц, известных в Российской Федерации, но на любых лиц, если в результате государственной регистрации соответствующего товарного знака у потребителей может возникнуть ассоциативная связь с таким лицом, поскольку любое лицо вправе защищать свое имя, псевдоним, изображение (портрет предлагается заменить на изображение со ссылкой на ст. 152.1 ГК РФ) или подпись (факсимиле).

С учетом того что действующая редакция подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ в части указания возможности предоставления согласия на регистрацию товарного знака наследниками соответствующего лица, чье имя используется, порождает многочисленные споры о том, переход по наследству какого имущества дает возможность давать указанное согласие и оспаривать регистрацию27, предлагается изменить редакцию таким образом, что названные действия могут осуществляться с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии – с согласия родителей соответствующего лица (п. 1 ст. 152.1 ГК РФ). После смерти указанных лиц регистрация таких обозначений в качестве товарных знаков не допускается.

2.11. Пункт 9 ст. 1483 ГК РФ предлагается дополнить новым подпунктом, содержащим условие о том, что использование названия коллектива исполнителей в качестве товарного знака допускается только с согласия руководителя коллектива или членов такого коллектива. Это касается прежде всего названий музыкальных коллективов (музыкальных групп), которые не всегда регистрируются в качестве товарного знака. В то же время иные лица, в том числе имевшие когда-то отношение к таким группам (например, их бывшие участники), пытаются зарегистрировать такое наименование в качестве товарного знака на свое имя. При этом положения п. 3 ст. 1483 ГК РФ в действующей редакции, устанавливающие абсолютное основание для отказа в регистрации товарного знака и направленные на предотвращение введения в заблуждение потребителей, не могут служить основанием для аннулирования правовой охраны товарного знака, воспроизводящего название творческого коллектива исполнителей, по возражению одного из лиц, имеющих отношение к деятельности указанного коллектива, в случае регистрации такого товарного знака другим из таких лиц28.

2.12. Содержание подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ в действующей редакции касается промышленных образцов и знаков соответствия. Предлагается дополнить его указанием на то, что запрет на регистрацию товарного знака действует, только если противопоставленный ему промышленный образец зарегистрирован для изделий, имеющих сходное назначение или представляющих собой назначение промышленного образца29. Данное изменение обусловлено тем, что названная норма направлена на защиту исключительного права на промышленный образец (постановление президиума СИП от 12 апреля 2024 г. по делу № СИП-720/2023). В отличие от некоторых других юрисдикций, в Российской Федерации охрана промышленного образца ограничена изделиями сходного назначения (абз. 4 п. 3 ст. 1358 ГК РФ30). В связи с этим правообладатель промышленного образца вправе запрещать использование промышленного образца, в том числе в товарном знаке, только в случае его использования в отношении изделий сходного назначения. Рассматриваемое изменение направлено на внесение ясности в регулирование, поскольку подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ в действующей редакции не уточняет, в отношении каких товаров не допустима регистрация товарного знака по этому основанию, учитывает сложившуюся судебную практику.

В этом подпункте ГК РФ следует также предусмотреть возможность устранения указанного ограничения путем представления согласия обладателя прав на промышленный образец (по аналогии с другими случаями, предусмотренными в п. 9 ст. 1483 ГК РФ).

Кроме того, целесообразно добавить положение о том, что после перехода промышленного образца в общественное достояние (ст. 1364 ГК РФ) регистрация таких обозначений в качестве товарных знаков не допускается по причинам, которые обозначены выше применительно к произведениям.

3. Согласно п. 1 ст. 1505 ГК РФ Роспатент вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр) и в выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, его наименовании, имени, месте нахождения или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

Таким образом, положения п. 1 ст. 1505 ГК РФ позволяют Роспатенту на основании заявления правообладателя вносить в Государственный реестр изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа.

В настоящее время данная норма порождает проблемы при ее применении на практике, вызванные неопределенностью и размытостью используемых понятий, возможностью их произвольного толкования Роспатентом. Внесение изменений в зарегистрированный товарный знак может затрагивать права обладателей исключительных прав на иные товарные знаки и иных участников гражданского оборота, так как в случае изменения объема охраны зарегистрированного товарного знака другие обозначения могут оказаться сходными с этим товарным знаком. Возможность внесения данных изменений не обеспечивает публичную достоверность сведений в Государственном реестре и устойчивость гражданского оборота в целом31.

Попытка устранить такую неопределенность предпринята в Обзоре судебной практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам определения существенности изменений товарных знаков (обозначений), утвержденном постановлением президиума СИП от 26 июля 2024 г. № СП-22/15. Как следует из данных разъяснений, внесение изменений в зарегистрированный товарный знак по инициативе правообладателя ограничено лишь случаями юридического тождества товарных знаков.

Именно такой подход существует в других правопорядках. К примеру, в Европейском союзе перечень случаев допустимого изменения зарегистрированных товарных знаков ограничен. В соответствии со ст. 54 Регламента № 2017/1001 Европейского парламента и Совета Европейского союза «О товарном знаке Европейского союза (кодификация)»32 (принят в г. Страсбурге 14 июня 2017 г.) (далее – Регламент № 2017/1001) и частью E раздела 1 п. 2.1 Руководства по товарным знакам Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза уже зарегистрированный товарный знак может быть изменен только в части имени и (или) адреса обладателя товарного знака при условии, что это изменение существенно не влияет на идентичность первоначально зарегистрированного товарного знака33. Смысл ст. 54 (2) Регламента № 2017/1001 заключается в том, чтобы исключить любое изменение зарегистрированного товарного знака, которое могло бы повлиять на объем его охраны, чтобы права третьих лиц не были затронуты. В законодательстве Германии также предусмотрена только возможность внесения изменений, касающихся исправления языковых, орфографических ошибок и явных неточностей, т.е. возможность внесения изменений в зарегистрированный товарный знак ограничена (ст. 39, 45 Закона об охране товарных знаков и иных обозначений от 25 октября 1994 г.34).

В целях снижения правовой неопределенности представляется возможным внести изменения в п. 1 ст. 1505 ГК РФ и ограничить возможность внесения изменений в зарегистрированный товарный знак только случаями исправления очевидных и технических ошибок. Это не препятствует правообладателю использовать товарные знаки с незначительными изменениями, так как согласно п. 2 ст. 1486 ГК РФ для целей сохранения правовой охраны товарного знака допускается использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Он также вправе регистрировать иные товарные знаки с внесенными изменениями.

4. В силу подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств-участников Парижской конвенции, с нарушением требований данной Конвенции.

Как выявлено судебной практикой, норма подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ не соответствует норме ст. 6septies Парижской конвенции, на которой она основана, поскольку связывает ее применение со статусом агента не у правообладателя, а у заявителя.

Кроме того, в данной норме отсутствует «справедливый срок» для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, о котором говорит Парижская конвенция и который целесообразно ввести в целях правовой определенности и разумного ограничения возможностей иностранных правообладателей по оспариванию российских товарных знаков.

Равным образом данная норма не соотносится с товарами, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак принципала. В этом смысле данная норма также дает избыточную защиту иностранцам.

5. В силу п. 1 ст. 1513 ГК РФ «предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности».

Таким образом, в настоящее время охрану товарного знака можно оспорить только путем подачи возражения в Роспатент независимо от оснований оспаривания (п. 1 ст. 1513 ГК РФ). Напрямую в суд обратиться нельзя, можно только оспорить в последующем решение Роспатента в суде (п. 4 ст. 1513 ГК РФ).

Вместе с тем к компетенции Роспатента не отнесено рассмотрение споров об авторстве, поэтому фактически рассмотрение возражений в связи с противопоставлением объектов авторского права (подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) осуществляется патентным ведомством формально: Роспатент констатирует наличие спора об авторстве и отказывает в удовлетворении возражения, и лишь суд при рассмотрении жалобы на такой отказ фактически рассматривает соответствующий спор. При таких обстоятельствах стадия рассмотрения спора в Роспатенте является бессмысленной и избыточной, что требует внесения изменений в ст. 1512 и 1513 ГК РФ.

6. Одно из оснований оспаривании охраны товарного знака согласно подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ составляет ситуация, в которой «действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией».

Проблема состоит в том, что в данном случае Роспатент не может самостоятельно решить вопрос о злоупотреблении правом или недобросовестной конкуренции, поскольку это не входит в его компетенцию35. В связи с этим лицо должно вначале обратиться в антимонопольный орган или суд для установления факта злоупотребления правом или акта недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем лицо не может обратиться в суд с заявлением о признании действий злоупотреблением правом. Согласно п. 170 постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена». С учетом этого лицо вынуждено вначале обращаться с возражением в Роспатент. Роспатент отказывает в удовлетворении возражения, так как не может проверить факт злоупотребления правом, и только при оспаривании решения Роспатента в суде лицо доказывает наличие злоупотребление правом (см. п. 171 постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10). Если судом будет установлено злоупотребление правом в действиях лица по регистрации спорного товарного знака, суд отменит решение Роспатента (хотя Роспатент не принимал незаконного решения, он просто не вправе был рассматривать этот вопрос).

Названную процедуру можно было бы упростить, предоставив лицу возможность напрямую обращаться в суд при оспаривании предоставления охраны товарному знаку ввиду злоупотребления правом. Для этого требуется внести изменения в п. 1 ст. 1513 ГК РФ, а также скорректировать само основание в подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Аналогичным образом необходимо обеспечить возможность оспаривания в суде регистрации товарного знака на основании того, что действия правообладателя являются актом недобросовестной конкуренции. В настоящий момент заинтересованное лицо может обратиться в СИП с требованием о признании действий правообладателя по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции. В случае удовлетворения данного требования лицо должно обратиться в Роспатент с возражением, приложив решение суда. Роспатент не вправе пересматривать решение суда и обязан его исполнять в силу ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В такой ситуации представляется целесообразным упростить процедуру оспаривания регистрации товарного знака ввиду недобросовестности правообладателя путем прямого обращения в суд с исковым заявлением об оспаривании регистрации товарного знака, обоснованного тем, что действия правообладателя представляют собой акт недобросовестной конкуренции.

7. В действующей редакции ст. 1514 ГК РФ возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным подп. 5 п. 1 указанной статьи ГК РФ, не учитывает интересов кредиторов правообладателя в случае, если последний находится в состоянии банкротства.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака умаляет интересы кредиторов, которые в противном случае могли бы получить возмещение за счет реализации исключительного права на товарный знак.

В настоящее время действующее регулирование не ограничивает возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по подп. 5 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, согласно которому основанием для прекращения правовой охраны товарного знака является отказ правообладателя от права на товарный знак, даже если правообладатель находится в банкротстве.

Необходимо закрепить общее правило о том, что по указанному основанию не допускается прекращение правовой охраны товарного знака вплоть до завершения дела о банкротстве.

Если признается общеизвестным товарным знаком обозначение, не охраняемое на территории Российской Федерации, то его охрана в качестве общеизвестного товарного знака не может быть досрочно прекращена ввиду неиспользования по основаниям, предусмотренным ст. 1486 ГК РФ, поскольку такие обозначения могут не использоваться на территории России, но быть известным российскому потребителю, в силу чего и признаются общеизвестными.

III. Общеизвестный товарный знак

1. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков введена в Российской Федерации с 2002 года (глава 2.1 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520–I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»). До этого общеизвестные знаки охранялись на основании ст. 6bis Парижской конвенции.

В настоящее время в соответствии с ГК РФ общеизвестными могут быть признаны три вида обозначений: 1) товарные знаки, охраняемые на территории Российской Федерации в силу их регистрации; 2) товарные знаки, охраняемые на территории Российской Федерации в силу международных договоров36; 3) обозначения, которые используются в качестве товарных знаков, но не имеют правовой охраны на территории Российской Федерации.

Указанные выше обозначения могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если товарный знак или обозначение «в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя» (п. 1 ст. 1508 ГК РФ).

Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная ГК РФ для товарного знака, что означает признание исключительного права на общеизвестный товарный знак (п. 2 ст. 1508 ГК РФ).

Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно, а также распространяется на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (п. 3 ст. 1508 ГК РФ).

Таким образом, предоставляемая общеизвестным товарным знакам охрана носит более широкий характер, чем охрана предоставляемая обычным товарным знакам. Характерной чертой такой охраны является и то, что она распространяется не только на товарные знаки, получившие государственную регистрацию в установленном порядке, но и на обозначения, которые не охраняются в Российской Федерации в качестве товарных знаков.

Действующее регулирование в целом соответствует требованиям п. 2 и 3 ст.16 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности37 (далее – Соглашение ТРИПС) и ст. 6bis Парижской конвенции.

2. Вместе с тем наличие двух различных типов обозначений, которые в равной степени могут быть признаны общеизвестными товарными знаками в ситуации, когда по действующему российскому законодательству для получения правовой охраны товарный знак должен быть обязательно зарегистрирован в установленном порядке в патентном ведомстве (Роспатент), создает в ряде случаев проблемы, которые требуют внесения изменений как в общие подходы к регулированию данного института, так и в конкретные действующие нормы закона.

Необходимо учитывать, что если для зарегистрированных в установленном порядке товарных знаков признание их общеизвестными товарными знаками влечет за собой некий более высокий уровень охраны, позволяющий распространять такую охрану в том числе на товары, неоднородные с теми, в отношении которых они признаны общеизвестными, то для обозначений, неохраняемых на территории Российской Федерации, получение статуса общеизвестного товарного знака является способом защиты от регистрации и использования товарного знака, которые могут вызвать смешение с этим знаком, известным в Российской Федерации, несмотря на то, что он не охраняется в Российской Федерации в силу регистрации (см. ст. 6bis Парижской конвенции).

Различия между двумя видами обозначений, охраняемых в качестве общеизвестных товарных знаков, должны получить в ГК РФ более четкое регулирование. Кроме того, необходимо ответить на вопрос о том, возможно ли признание товарных знаков и неохраняемых обозначений общеизвестными товарными знаками помимо процедуры предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку Роспатентом (ст. 1509 ГК РФ).

3. Существующая система предоставления правовой охраны общеизвестному знаку Роспатентом, хотя и может быть сохранена, но нуждается в ряде изменений.

3.1. В настоящее время обозначение, которое ранее уже получило государственную регистрацию как товарный знак, может быть в установленном порядке признано общеизвестным товарным знаком, в результате чего возникает как бы два самостоятельных объекта, две записи в реестрах, два свидетельства. Так, в суде, когда защищается общеизвестный товарный знак, правообладатель ссылается на наличие у него двух товарных знаков: обычного (который сохраняет свое действие) и общеизвестного. В случае если правовая охрана общеизвестного товарного знака будет прекращена (п. 2 ст. 1514 ГК РФ), правовая охрана прежнего товарного знака правообладателя будет продолжаться.

Как представляется, следует более четко указать, что признание общеизвестным товарным знаком существующего товарного знака не является созданием нового средства индивидуализации, а лишь повышает уровень его охраны.

3.2. Иная ситуация складывается с обозначениями, которые не охраняются в Российской Федерации. Если обладатель прав на такое обозначение хочет получить в Роспатенте его правовую охрану в качестве общеизвестного товарного знака, то представляется необходимым обеспечить проверку соответствия такого знака требованиям ст. 1483 ГК РФ. Это возможно путем какого-то более упрощенного прохождения экспертизы заявленного обозначения (ст. 1499 ГК РФ). Лишь после этого такое обозначение может быть признано общеизвестным товарным знаком. Вместе с тем необходимо учитывать, что в случае, если правообладатель не хочет осуществлять использование такого обозначения на территории Российской Федерации, то в отношении такого обозначения не должны действовать положения ст. 1486 ГК РФ о последствиях неиспользования товарного знака (подп. 3 п. 1 и п. 2 ст. 1514 ГК РФ).

3.3. В настоящее время в соответствии с п. 2 и 3 ст. 1509 ГК РФ общеизвестный товарный знак вносится в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков и на него выдается свидетельство.

В большинстве стран отсутствуют специальные реестры общеизвестных знаков, а в тех странах, которые их ведут (Индия, Австралия, Япония), существуют, как правило, и другие способы признания знаков общеизвестными38. Представляется, что нет необходимости вести специальный перечень общеизвестных знаков: сведения об общеизвестных товарных знаках могут быть включены в Государственный реестр товарных знаков.

Сведения из действующего Перечня общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков могут быть перенесены в Государственный реестр (для этого может быть установлен переходный период). В отношении обозначений, которые не охраняются как товарные знаки, но были признаны общеизвестными товарными знаками, сведения также могут быть перенесены в Государственный реестр. При этом такие общеизвестные товарные знаки могут оспариваться (в том числе и по основаниям, предусмотренным ст. 1483 ГК РФ).

3.4. Следует также определить, кто именно может обращаться в Роспатент за признанием товарного знака (обозначения) общеизвестным. Представляется, что это всегда должен быть обладатель исключительного права на товарный знак или лицо, в результате использования которым неохраняемое обозначение приобрело известность, либо управомоченное ими лицо.

3.5. В настоящее время заявитель сам выбирает дату, с которой товарный знак (обозначение) будет признан общеизвестным. При этом заявитель должен подтвердить общеизвестность знака и на указанную им дату, и на момент обращения в Роспатент (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 сентября 2019 г. № 2145-О39).

Такая ретроактивная процедура признания прав на общеизвестный товарный знак может ущемлять интересы третьих лиц, которые полагались на сведения реестра (например, лицо использовало для неоднородных товаров сходное обозначение, которое в последующем признано общеизвестным с обратной силой; правообладатель общеизвестного знака может предъявить требование о нарушении согласно п. 3 ст. 1508 ГК РФ).

Представляется, что в целях стабильности гражданского оборота следует проверять наличие признаков общеизвестности только на момент обращения в Роспатент и предоставлять охрану общеизвестному товарному знаку на будущее (за исключением случаев нарушения исключительного права, когда общеизвестность должна оцениваться на дату предполагаемого нарушения).

3.6. Следует пересмотреть основания для оспаривания общеизвестного товарного знака и, возможно, расширить их перечень. Очевидно, нужно предусмотреть возможность обращения заинтересованных лиц с заявлением о прекращении правовой охраны общеизвестного товарного знака в случае утраты им признаков, установленных абзацем первым п. 1 ст. 1508 ГК РФ (в настоящее время согласно п. 2 ст. 1514 ГК РФ это возможно только по решению Роспатента).

Целесообразно также указать, что в случае признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку или в случае прекращения правовой охраны товарного знака, признанного общеизвестным, автоматически должна прекращаться и правовая охрана общеизвестного товарного знака.

Поскольку у общеизвестного товарного знака особый статус, можно также предложить ввести платеж за поддержание этого статуса (например, один раз в десять лет). Такой платеж решит также проблему наличия в реестре общеизвестных товарных знаков обозначений, которые более не используются и не известны (но и не оспариваются, поскольку никому не нужны).

4. Важным является вопрос о том, может ли обратиться в суд за защитой своих прав обладатель исключительного права на товарный знак или обладатель обозначения, не охраняемого в Российской Федерации, которые не получили в Роспатенте правовой охраны своего знака или обозначения в качестве общеизвестного товарного знака, но считают, что эти знак или обозначение обладают признаками общеизвестности.

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 19 сентября 2019 г. № 2145-О указал, что «общеизвестность товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) является фактом объективной действительности и процедура признания такого товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком имеет целью подтверждение или опровержение данного факта, а не его возникновение»40.

Таким образом, если включение обозначения в реестр в качестве общеизвестного знака является доказательством его общеизвестности, то отсутствие соответствующей записи в реестре не должно служить основанием для выводов об отсутствии признаков общеизвестности у соответствующего обозначения.

Представляется, что истец, обращающийся в суд за защитой своих прав, может представить доказательства того, что его товарный знак или неохраняемое обозначение соответствует признакам общеизвестного товарного знака, а суд, разрешая спор, может вынести решение о признании его таковым. Вместе с тем решение суда по частному спору, в котором суд констатировал общеизвестность конкретного товарного знака, с учетом норм и принципов процессуального законодательства не будет иметь преюдициального значения для лиц, не участвующих в этом споре, и его выводы не должны являться основанием для предоставления Роспатентом правовой охраны общеизвестному товарному знаку (и для внесения записи в соответствующий реестр). В следующем споре правообладателю придется вновь доказывать в суде общеизвестность своего товарного знака (обозначения). Вместе с тем с учетом ч. 1 ст. 16 АПК РФ, правовых позиций высших судебных инстанций41 установленные в этом деле обстоятельства будут приниматься во внимание судом, рассматривающим второе дело. В случае если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен мотивировать такой вывод.

В суде общеизвестность может устанавливаться на момент предполагаемого нарушения, поэтому истец должен будет доказать наличие признаков общеизвестного товарного знака у его обозначения именно на этот момент.

5. Еще один важный вопрос связан с тем, может ли обладатель товарного знака (неохраняемого обозначения), не признанного общеизвестным, но обладающего по его мнению признаками общеизвестности, обратиться в Роспатент для оспаривания поданной заявки на товарный знак или в целях признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

В настоящее время содержание подп. 4 п. 1 ст. 1512 ГК РФ, согласно которому может быть признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку, противоречит п. 3 ст. 1508 ГК РФ, в котором предусмотрено, что при определенных условиях правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным.

Противоречие состоит в том, что если общая норма п. 3 ст. 1508 ГК РФ предполагает возможность расширенной охраны любого общеизвестного товарного знака, то норма, на основании которой можно признать регистрацию товарного знака недействительной (при этом со ссылкой именно на п. 3 ст. 1508 ГК РФ), предоставляет такую возможность только в случае его совпадения с зарегистрированным товарным знаком, признанным общеизвестным. Так же сформулирована и норма подп. 3 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, согласно которой может быть отказано в регистрации товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, признанным в установленном порядке общеизвестным товарным знаком.

В результате получается, что не охраняемые в Российской Федерации обозначения, несмотря на то что они признаны в установленном порядке общеизвестными товарными знаками и внесены в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, не могут быть противопоставлены заявке на товарный знак и не могут послужить основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным (даже в отношении однородных товаров).

Можно исходить из того, что подобное регулирование предполагает, что для обозначений, признанных общеизвестными товарными знаками, возможно лишь применение мер защиты от нарушений, связанных с использованием тождественных или сходных с ними до степени смешения товарных знаков, хотя это и не выглядит справедливым, поскольку неохраняемое обозначение уже получило статус общеизвестного товарного знака, который должен давать правообладателям равные возможности по защите их интересов. Однако проблема представляется несколько шире, если учесть, что возможности обращения в Роспатент для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку или для оспаривания поданной заявки по указанным выше основаниям будет лишен и обладатель прав на товарный знак, который еще не признан общеизвестным.

Представляется, что справедливым было бы решение, в соответствии с которым правообладатели товарных знаков и неохраняемых обозначений, признанных общеизвестными товарными знаками и внесенных Роспатентом в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, пользовались одинаковыми правами в отношении применения положений подп. 4 п. 1 ст. 1512 ГК РФ, а также подп. 3 п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

Также целесообразно было бы в отношении товарных знаков и обозначений, которые не признаны общеизвестными товарными знаками, но обладают признаками общеизвестности, допустить возможность обращаться в Роспатент в соответствии с установленной процедурой для оспаривания поданной заявки на товарный знак по основаниям, предусмотренным подп. 3 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, или для признания товарного знака недействительным согласно подп. 4 п. 1 ст. 1512 ГК РФ, с тем чтобы Роспатент в ходе рассмотрения соответствующих заявлений имел возможность признать такие обозначения общеизвестными. В подобных случаях, как и при рассмотрении вопросов об общеизвестности обозначений в суде, решение Роспатента по конкретному спору также не должно являться основанием для признания товарного знака (неохраняемого обозначения) общеизвестным, хотя может быть признано в дальнейшем одним из доказательств наличия признаков общеизвестности в случае последующего обращения такого лица за предоставлением правовой охраны общеизвестному товарному знаку.

6. Одним из наиболее спорных вопросов в практике применения действующих норм ГК РФ об общеизвестном товарном знаке является вопрос о том, нужно ли для признания обозначения общеизвестным проверять известность изготовителя товара или правообладателя.

Согласно п. 1 ст. 1508 ГК РФ общеизвестным может быть признан товарный знак или обозначение, если в результате интенсивного использования они стали широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении «товаров заявителя». На этом основании Роспатент требует устанавливать ассоциативную связь между товарным знаком и его правообладателем или изготовителем товаров, на которых товарный знак размещен42, и часто отказывает в признании товарного знака (обозначения) общеизвестным по причине того, что у потребителей такие ассоциации не возникают (например, потребители узнают обозначение, ассоциируют его с товаром, но не могут назвать изготовителя товара или правообладателя товарного знака).

Следует отметить, что ни в ст. 6bis Парижской конвенции, ни в п. 2 и 3 ст. 16 Соглашения ТРИПС упоминания о правообладателе (либо изготовителе товара) не подразумевают необходимости проверять ассоциации потребителей с ним. Согласно ст. 1477 ГК РФ товарный знак является средством индивидуализации товаров, а не их изготовителей.

В судебной практике отмечается, что «общеизвестным товарным знаком является товарный знак либо обозначение, известный большой части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и который очевидным образом ассоциируется с такими товарами как происходящими из определенного источника»43. В п. 6 Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам правовой охраны общеизвестных товарных знаков, утвержденного постановлением президиума СИП от 26 августа 2022 г. № СП-21/18, отмечено со ссылкой на соответствующую судебную практику, что для признания товарного знака общеизвестным не требуется устанавливать известность заявителя.

Необходимо более четко определить в законе, что в целях признания товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком следует проверять известность самого обозначения, а не известность изготовителя.

IV. Случаи свободного использования товарного знака

В ст. 17 Соглашения ТРИПС предусмотрена возможность установления странами-членами таких исключений из прав, предоставляемых товарным знаком, как «добросовестное использование описательных терминов, при условии, что такие исключения учитывают законные интересы владельца товарного знака и третьих лиц».

Однако при включении соответствующих положений в главу 69 ГК РФ была использована их усеченная формулировка, согласно которой ограничения исключительных прав на товарные знаки «устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограничения учитывают законные интересы правообладателей и третьих лиц» (абз. 5 п. 5 ст. 1229 ГК РФ). Таким образом, ст. 1229 ГК РФ предусматривает возможность установления ограничений исключительного права на товарный знак, но только в самом общем виде.

В параграфе 2 главы 76 ГК РФ, посвященном товарным знакам и знакам обслуживания, упомянут единственный случай, который может быть отнесен к ограничениям исключительного права, – исчерпание исключительного права на товарный знак, в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (ст. 1487 ГК РФ).

Вместе с тем судебная практика показывает, что отсутствие каких-либо иных случаев ограничения исключительного права на товарный знак в ГК РФ влечет за собой достаточно большое количество споров между правообладателями и третьими лицами, пытающимися использовать зарегистрированные товарные знаки в случаях, которые

не являются угрозой для выполнения такой функции товарного знака как индивидуализация товаров конкретного производителя, или даже просто использовать слова, зарегистрированные в качестве товарных знаков, в их общеупотребимом значении. При этом в ряде подобных случаев действия правообладателей по защите своего исключительного права если и не выглядят как злоупотребление правом, то по крайней мере ограничивают возможности действующих добросовестно третьих лиц в совершении необходимых для них действий44.

Поскольку ст. 1487 ГК РФ является фактически единственным случаем свободного использования товарного знака, установленным в части четвертой ГК РФ, суды вынуждены расширительно ее толковать для разрешения указанных споров.

Один из первых таких споров был рассмотрен ВАС РФ (постановление Президиума ВАС РФ от 6 апреля 2004 г. № 14685/03). По обстоятельствам данного дела организация использовала товарный знак известной автомобильной компании для рекламирования своих услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей. ВАС РФ высказал по этому делу позицию, которая в последующем была отражена в п. 31 постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе»: третьи лица могут также использовать чужой товарный знак в рекламе своей торговой деятельности по реализации товара, правомерно введенного в гражданский оборот, в обслуживающей и иной деятельности в отношении этого товара, если потребитель воспринимает такую рекламу как рекламу независимого услугодателя. Примечательно, что исходя из буквального прочтения данной позиции для использования товарного знака в отношении услуг, связанных с товарами под этим товарным знаком, товары должны быть правомерно введены в оборот (т.е. необходимо исчерпание прав по основаниям, предусмотренным ст. 1487 ГК РФ). Вместе с тем при оказании услуг невозможно это проверить, поэтому лицо, оказывающее услуги, не обязано доказывать правомерность введения товаров в оборот и принцип исчерпания прав в данном случае не применим.

Другой случай, вызывающий на практике споры, связан с использованием слов, зарегистрированных в качестве товарного знака, в общеупотребимом значении. Один из первых таких споров, в котором руководитель организации-ответчика ссылался в интервью на обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака на имя третьего лица, также был рассмотрен ВАС РФ, который решил, что по смыслу положений п. 2 ст. 1484 ГК РФ словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака (постановление Президиума ВАС РФ от 1 декабря 2009 г. № 10852/09 по делу № А45-15761/2008-8/270).

Результатом рассмотрения последнего дела явилась сформировавшаяся судебная практика, которая получила свое выражение в формулировке абзаца первого п. 157 постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10, согласно которому «использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей» (с учетом положений п. 1 ст. 1477 и ст. 1484 ГК РФ). В связи с этим в постановлении делается вывод о том, что «употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи».

Таким образом, по сути, ВС РФ разъяснил, что регистрация слова в качестве товарного знака не позволяет правообладателю контролировать использование этого слова в его общеупотребимом значении не в качестве средства индивидуализации товаров, т.е. у правообладателя нет монополии на определенные слова, которые зарегистрированы как товарные знаки45.

В иностранном законодательстве можно встретить более подробное регулирование случаев, в которых действие исключительного права на товарный знак ограничивается. Наиболее ярким примером является ст. 14 Регламента № 2017/1001, в которой названы случаи, когда «правообладатель товарного знака ЕС не вправе запрещать третьей стороне использовать в ходе торговли:

имя или адрес третьего лица, если это третье лицо является физическим лицом;

обозначения, которые не обладают различительной способностью или которые касаются вида, качества, количества, назначения, стоимости, географического происхождения, времени производства товара или оказания услуги либо других характеристик товара или услуги;

товарный знак ЕС с целью идентификации или ссылки на товары или услуги как происходящие от правообладателя этого товарного знака, в частности, когда использование этого товарного знака необходимо для указания на назначение товара или услуги, в частности в качестве аксессуаров или запасных частей.

Указанное положение применяется только в том случае, если использование, осуществляемое третьим лицом, соответствует добросовестной практике в промышленных или коммерческих делах».

Судебная практика зарубежных судов показывает также, что выделяются несколько категорий случаев использования охраняемых товарных знаков третьими лицами, в которых такое использование допускается и не признается нарушением прав на товарный знак. Так, в судебной практике Европейского союза сформировались категории: 1) демонстрация совместимости и предназначенности одного товара для другого; 2) описание собственного товара или услуги; 3) сравнительная реклама; 4) использование в целях пародии; 5) использование в объектах авторских прав.

Случаи свободного использования товарного знака по праву Европейского союза объединяет общая идея о том, что третьи лица могут получить защиту от требований правообладателя, если используют товарный знак не с целью индивидуализировать свои товары или услуги, а с целью описательного или информационного использования.

Признаваемые в практике российских судов случаи допустимого использования обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков, во многом схожи со случаями допустимого использования, признаваемыми в иностранных юрисдикциях. Обобщению судебной практики по таким делам был посвящен Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам использования товарного знака для целей, не связанных с индивидуализацией товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением президиума СИП от 24 октября 2022 г. № СП-21/24.

В частности, в этом Обзоре были сделаны выводы о том, что:

1) не является использованием товарного знака употребление слова, зарегистрированного в качестве товарного знака, в общеупотребимом значении, признание данного факта не влияет на охрану товарного знака и не является основанием для ее аннулирования;

2) не является нарушением указание товарного знака в информационных целях, в частности для информирования о расположении в торговом центре магазинов, специализирующихся на продаже товаров, маркируемых этим товарным знаком;

3) с учетом ст. 1487 ГК РФ допускается использование товарного знака, в том числе на интернет-сайте, для предложения к продаже товаров, вводимых в оборот самим правообладателем или третьими лицами с его согласия;

4) показ товарного знака в художественном фильме не в целях рекламы не является использованием товарного знака по смыслу положений ст. 1484 ГК РФ и не приводит к нарушению исключительного права на него, если при этом не создается риск смешения.

СИП также обратил внимание судов на то, что для применения положений абзаца второго п. 157 постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 им необходимо установить, «использовано слово в качестве товарного знака или для описания товаров и/или услуг, предлагаемых ответчиком, с учетом возможного восприятия его потребителями». При этом им также «следует учитывать, каким образом использовано обозначение, в частности его расположение, размер, контекст, указание собственного товарного знака наряду со спорным обозначением».

Также СИП указал в названном Обзоре, что размещение товарного знака на упаковке товаров, по общему правилу, свидетельствует о его использовании для целей индивидуализации товаров (с учетом подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). В то же время иное может следовать из обстоятельств дела. Поэтому «при определении того, использован товарный знак для целей индивидуализации или для иных целей, следует учитывать, каким образом размещено спорное обозначение, размер, контекст (например, указание на назначение товара, совместимость и т.п.), указание собственных товарных знаков для индивидуализации товаров наряду со спорным обозначением, принятые в отношении определенных видов товаров способы маркировки, а также общепризнанные правила и практику в соответствующей отрасли, возможное восприятие потребителями спорного обозначения и риск введения их в заблуждение в отношении связи ответчика с правообладателем товарного знака».

Таким образом, можно сделать общий вывод, что введение ограничений исключительного права на товарный знак допустимо и применяется фактически в российской судебной практике, поэтому целесообразно введение в параграф 2 главы 76 ГК РФ специальной нормы о допустимых видах и пределах таких ограничений. При этом, бесспорно, следует признать необходимость учета того, что «свободное использование не должно позволять третьим лицам необоснованно извлекать преимущества из репутации товарных знаков, а также вводить потребителей в заблуждение»46.

Закрепление в законе случаев свободного использования позволит внести правовую определенность как для правообладателей, чтобы определить границы их исключительных прав, так и для пользователей, обеспечит установление баланса интересов правообладателей в сохранении контроля над использованием его товарного знака и общества в получении информации о товаре.