"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 1 (35), март 2022 г., с. 80-96
Исключительное право представляет собой возможность правообладателя по ограниченному контролю за доступом иных лиц к объекту интеллектуальных прав, его коммерческим использованием, который правообладатель может осуществлять посредством различного рода запретов, дозволений и ограничений, обращенных к неограниченному множеству лиц. Базовым правомочием в его составе является возможность запрещать иным лицам использовать его объект. Между тем это не означает, что правообладатель может пресечь использование его объекта абсолютно во всех случаях и при любых обстоятельствах. Развитые правопорядки постепенно отходят от строгого правила: «Доказано нарушение – удовлетворено требование о запрете на дальнейшее использование изобретения ответчиком». Запрет на дальнейшее использование (пресечение действий, представляющих собой нарушение) больше не рассматривается в качестве универсальной меры защиты нарушенных патентных прав.
Прежде всего обратимся к американскому опыту. Как закреплено в § 283 Патентного закона США, суды обладают правомочиями при установлении факта патентного нарушения предоставлять предписания в соответствии с принципом справедливости в целях предотвращения любых нарушений патентных прав на таких условиях, какие сочтут целесообразными1. Установив факт нарушения патентных прав, американские суды далеко не всегда удовлетворяют требования правообладателя о запрете нарушителю использовать спорный объект (пресечении действий, представляющих собой нарушение). Во многих случаях они считают достаточным взыскать в пользу патентообладателя убытки и установить так называемые «продолжающиеся роялти» (ongoing royalty) – роялти, выплачиваемые нарушителем правообладателю за использование патентоохраняемого объекта после вынесения судебного решения.
Значимым прецедентом в рассматриваемом аспекте является решение Верховного суда США по делу eBay Inc. v. MercExchange, LLC2. Компания MercExchange, LLC – обладатель патента на бизнес-метод – процесс облегчения онлайн-продаж товаров между частными сторонами – обратилась к компании eBay Inc. с предложением заключить лицензионное соглашение на использование данного объекта. Однако прийти к соглашению в ходе переговоров компаниям не удалось. MercExchange, LLC подала против eBay Inc. иск о нарушении исключительных прав на изобретение. Истец требовал взыскать с ответчика убытки и запретить ему использовать изобретение в своей дальнейшей деятельности.
Суд первой инстанции обязал eBay Inc. выплатить истцу только убытки. Требование MercExchange, LLC наложить принудительный запрет было отклонено. Как констатировал суд, «отказ в предоставлении постоянного судебного запрета не причинит истцу значительного ущерба, так как истец не практикует свои изобретения, а только выдает лицензии. При этом он неоднократно выражал готовность заключить с eBay лицензионное соглашение». Апелляция отменила данное решение, удовлетворив требования истца в наложении судебного запрета.
Дело попало на рассмотрение Верховного суда США. Высшей судебной инстанцией был разработан четырехуровневый тест – перечень вопросов, на которые должен ответить суд, прежде чем (не) удовлетворить требование патентообладателя о наложении на нарушителя постоянного запрета на использование изобретения:
1) причиняется ли истцу непоправимый ущерб отсутствием судебного запрета;
2) являются ли средства правовой защиты, доступные в соответствии с законом, адекватными и достаточными, чтобы компенсировать истцу нарушение его прав;
3) обеспечивается ли баланс интересов истца и ответчика;
4) не нарушается ли общественный интерес.
Применив данный текст к рассматриваемому спору, Верховный суд отказал истцу в наложении запрета на дальнейшее использование ответчиком спорного бизнес-метода. В том числе суд учел, что истец является непрактикующей организацией. Следовательно, у него нет намерения использовать запатентованное решение в производственной деятельности. Запрет на дальнейшее использование является чрезмерной мерой.
Значительный интерес представляет судебный спор между компаниями Apple и Motorola Mobility. Осенью 2010 г. компания Motorola Mobility подала иск против Apple, в котором обвинила последнюю в нарушении своих патентов. Конец затянувшемуся разбирательству был положен в июне 2012 г., когда судья Ричард Познер отклонил исковые требования. Судья заключил, что ни одна компания не предоставила доказательств серьезности ущерба, поэтому любые требования блокировки импорта продукции на территорию США безосновательны. Он также отметил, что операционная система и целый аппаратный продукт в совокупности являются сложнейшим технологическим устройством, поэтому небольшие нарушения в каком-либо компоненте не могут стать условием блокировки продаж3.
В споре ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon Communications, Inc.4 суд апелляционной инстанции на основе сформулированного в деле eBay четырёхуровневого теста пришел к выводу, что установление продолжающихся роялти - достаточный способ защиты нарушенных исключительных прав истца. В деле шла речь о нескольких патентах компании ActiveVideo Networks, относящихся к системе и методам доставки телевидения подписчикам.
Суд констатировал, что, во-первых, истцу не был причинен непоправимый вред. Во-вторых, вред, причиненный истцу, может быть адекватно компенсирован выплатой убытков без наложения на ответчика запрета на использование патентоохраняемого объекта. Примечательно, что судами было установлено, что истец, в свою очередь, нарушал исключительные права ответчика на другие запатентованные решения. Спор сторон в конечном итоге закончился подписанием ими перекрестного лицензионного соглашения.
По данным американских ученых, в сфере электроники суды удовлетворяют требования о наложении постоянного запрета на использование лишь в 67% споров, в которых был установлен факт нарушения исключительного права истца. В сфере программного обеспечения5 показатели еще меньше – 53%. Лишь в сфере фармацевтики и биотехнологий суды удовлетворяют требования о запрете на дальнейшее использование практически в 100% дел о нарушении исключительных патентных прав6. Как справедливо было отмечено Д. Бурком и М. Лемли, в теории патентное право технологически нейтрально, на практике оно зависит от специфики конкретных отраслей техники7.
Американские ученые в большинстве своем позитивно оценивают сложившийся после дела eBay Inc. v. MercExchange, LLC гибкий, балансовый поход к патентным спорам. Возможность отказа в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование рассматривается в качестве одного из механизмов борьбы с патентными троллями8. В зарубежной доктрине патентными троллями называются компании, которые не производят и не продвигают собственный продукт, а получают патенты для целей подачи исков о нарушении своего исключительного права против фирм, уже использующих технологию9. Другими словами, патентный троллинг — это бизнес по подаче исков, а не по продаже или производству чего-либо10. В последнее время в американских источниках вместо данного термина используется более нейтральное понятие – «организация, не осуществляющая деятельность» (очевидно, имеется в виду деятельность по созданию и использованию патентоохраняемых объектов)» (non-practicing entities, NPE).
В октябре 2016 г. американская Федеральная торговая комиссия (далее – Комиссия) выпустила доклад11, посвященный так называемым организациям, защищающим патентные права (patent assertion entities, PAE)12, – компаниям, основной деятельностью которых является приобретение патентов в целях предъявления претензий к использующим соответствующие разработки субъектам.
Комиссия проанализировала деятельность 22 подобных организаций. Ей было установлено, что только за период с 2009 по 2014 г. данные организации подали 3,895 заявлений о патентных нарушениях и заключили около 2,700 лицензионных соглашений. Их прибыль составила приблизительно $ 4 млрд. Жертвами деятельности PAE становятся, как правило, крупные успешные компании, специализирующиеся на разработке и продаже комплексных инноваций — товаров, имеющих в основе десятки патентоохраняемых объектов.
Комиссия выделила две группы PAE, которые реализуют различные бизнес – стратегии на инновационных рынках. Первая условно названа «портфельной». Такие компании изначально не предъявляют иск о нарушении исключительного права, а обращаются к производителю с предложением приобрести у них пакет лицензий, относящихся к конкретной сфере деятельности. Подобный пакет может включать в себя сотни, а то и тысячи патентов и стоить несколько миллионов долларов. «Жертва» может пойти на заключение такой лицензии, опасаясь, что при производстве конкретного товара нарушит какой-либо из многочисленных патентов.
Вторая группа условно названа «судебной». Такие организации сначала предъявляют к жертве иск о нарушении исключительного права. После чего начинают вести с ответчиком переговоры о заключении лицензионного соглашения. Ответчики в большинстве случаев принимают решение откупиться от тролля и заключают с ним соглашение. Лицензия обычно предоставляется в отношении не более десяти решений. Цена не превышает $ 300 тыс.
Федеральная торговая комиссия обозначила следующие негативные последствия патентного троллинга. Во-первых, подобная практика накладывает на инноваторов дополнительные лицензионные и судебные расходы, не соответствующие ценности запатентованной технологии. Во-вторых, дестимулирует стартапы и мелкие компании к участию в инновационной деятельности. В-третьих, отвлекает инновационные компании от их основной, важной для общества, деятельности.
Основной сферой действий патентных троллей является рынок информационных технологий, электроники. По данным Комиссии, 88% патентов, о нарушении которых заявляли тролли, относились к информационным технологиям, электронике.
Основным правовым рычагом, который находится в руках троллей, является возможность предъявить к нарушителю иск о наложении постоянного запрета на использование патентоохраняемого объекта. В большинстве случаев ответчик готов выплатить правообладателю компенсацию за нарушение. Но он боится того, что его деятельность по производству и продаже того или иного продукта будет блокирована посредством запрета. В таком случае он вынужден идти на сделку с троллями.
Возможность автоматического наложения запрета, как отмечается американскими учеными, создает для патентных троллей более выгодную переговорную позицию, что вызывает сомнения13. Логичным решением проблемы патентного троллинга в таком случае видится отказ от абсолютизации постоянного запрета на использование, предоставление судам возможности отказывать в удовлетворении подобных требований. При этом, как подчеркивается в доктрине, тролли могут рассчитывать на взыскание убытков лишь в размере разумных роялти по договору.
В настоящее время на практике выделяются следующие способы расчета убытков: (1) разумные роялти, на которые правообладатель мог бы рассчитывать при заключении с нарушителем лицензионного договора; (2) потерянная прибыль (недополученный доход) правообладателя; или (3) их комбинация. Последние два варианта не могут быть доступны для непрактикующих компаний. Недополученный правообладателем доход могут образовывать потери, связанные со снижением количества реализуемых им продуктов после выхода на рынок нарушителя, снижением цены, по которой правообладатель реализует свое продукты14, а также потери в продажах дополнительных (вспомогательных) продуктов к продуктам, охватываемым патентом15. Данный способ расчета по сути доступен только для тех правообладателей, которые сами реализуют охватываемые патентом продукты. Кроме того, патентные тролли не должны претендовать на взыскание штрафных убытков в тройном размере16.
На уровне Европейского союза давно утвердился подход, в соответствии с которым национальные суды вправе отказывать в удовлетворении требования о запрете использования чужой разработки при несоразмерности негативных последствий от такого решения для ответчика и последствий от нарушения для истца.
На уровне Европейского союза давно утвердился подход, в соответствии с которым национальные суды вправе отказывать в удовлетворении требования о запрете использования чужой разработки при несоразмерности негативных последствий от такого решения для ответчика и последствий от нарушения для истца.
В соответствии с п. 25 Директивы Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2009 г. № 2004/48/ЕС «Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность», «если нарушение совершено неумышленно и не по небрежности и если исправительные меры или судебные запреты, предусмотренные настоящей Директивой, были бы несоразмерны, государства – члены ЕС должны иметь возможность предоставления в соответствующих случаях денежной компенсации, присуждаемой потерпевшей стороне в качестве альтернативной меры». Данная мысль нашла отражение и в ст. 12 Директивы № 2004/48/ЕС.
Как неоднократно отмечалось Европейской комиссией17, любой патентообладатель вправе требовать прекратить нарушение его исключительных прав и запретить дальнейшее использование патентоохраняемого объекта. Обращение с соответствующим иском не представляет злоупотребления доминирующим положением. Между тем в отдельных случаях подобные действия правообладателя представляют собой злоупотребление правом. В удовлетворении указанного иска может быть отказано.
Не все национальные европейские правопорядки быстро восприняли общеевропейский гибкий подход к рассмотрению требований о запрете на дальнейшее использование объекта. Интерес в данном случае представляет, в первую очередь, подходы и тенденции, которые формируются в немецком праве.
В предыдущих публикациях автора неоднократно отмечалось, что немецкий подход к рассмотрению патентных споров существенным образом отличается от американского: суды Германии последовательно удовлетворяют требования о наложении запрета на дальнейшее использование при установлении факта нарушения18. Между тем, в последние годы ситуация существенным образом изменилась.
Еще в 2016 г. при рассмотрении конкретного спора (решение от 10 мая 2016 г. по делу № X ZR 114/13) Верховный суд ФРГ заключил, что суды могут отказывать в удовлетворении иска о запрете на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта с учетом принципа добросовестности, трудностей, которые может создать для ответчика решение о запрете, в сравнении с потерями правообладателя от нарушения.
В 2020 г. Министерство юстиции ФРГ выступило с законодательной инициативой предоставить судам больше свободы при рассмотрении патентных споров: возможность решать в каждом конкретном случае, удовлетворить требования правообладателя о запрете на использование или нет, на основе сопоставления потерь правообладателя от нарушения и ответчика от удовлетворения иска19.
18 августа 2021 г. в ФРГ был обнародован Закон «Второе упрощение и модернизация патентного права». В соответствии с ним в § 139 п. 1 немецкого Патентного закона включается следующее положение: «В требовании [судебного запрета] может быть отказано в связи с особыми обстоятельствами конкретного дела и требованиями добросовестности, если его удовлетворение приведет к несоразмерным трудностям для нарушителя или третьих сторон, не оправданных исключительным правом».
В пояснительной записке к данном акту отмечено, что суд может отказать в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование (которое нарушает право истца) изобретения при наличии следующих условий:
1) безусловная выдача судебного запрета приведет к чрезвычайно высоким издержкам или убыткам со стороны нарушителя, которые совершенно несоразмерны стоимости патента в иске; что может иметь место в сложных продуктах, где патент истца играет лишь второстепенную роль;
2) разработки вокруг патента потребуют для ответчика слишком много времени с учетом реальной ценности и актуальности патента;
3) ответчик ненамеренно нарушил исключительные права истца после того как провел обычные патентные поиски;
4) истец отложил предъявление иска до момента, когда ответчик сделал значительные инвестиции, но истец мог подать иск раньше;
5) истец является патентным троллем: он приобрел патент с тем, чтобы впоследствии использовать угрозу судебного запрета для получения от эффективных инновационных компаний необоснованно высоких лицензионных соборов или любых других недобросовестных действий.
Немецкие ученые в большинстве своем восприняли данные изменения крайне позитивно. Институтом Макса Планка был подготовлен доклад – письменная позиция по данному Закону (пока он был еще проектом)20. Раскроем основные тезисы из данного доклада.
- идея о том, что суды должны отказывать в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование объекта при установлении непропорциональности такой меры основывается на принципе добросовестности. Иными словами, требование о запрете является непропорциональным тогда, когда действия истца могут считаться недобросовестными;
- отказ в удовлетворении требования о запрете служит не столько средством защиты интересов нарушителя, сколько механизмом предотвращения нежелательных последствий для конкуренции и дисфункциональных эффектов исключительных прав, которые выходят за рамки двусторонних отношений между патентообладателем и нарушителем;
- неверно утверждать, что интересы правообладателя объекта всегда должны пользоваться приоритетом перед интересами иных лиц. Правомочие исключать иных лиц из сферы использования объекта (запрещать использование), как основа исключительного права, носит функциональный характер. Оно обеспечивает правообладателям возможность получить полную рыночную стоимость своих инноваций. Но не предполагает ничего большего. В том числе обеспечивает интересы правообладателя в контроле рынка;
- при решении вопроса о соразмерности запрета суды должны в каждом конкретном случае определять соответствуют ли действия патентообладателя ratio legis патентного права. При этом должен учитываться баланс интересов правообладателя, пользователя и общества в целом. Это, однако, не отменяет того, что отказ в наложении запрета должен рассматриваться в качестве исключительной меры. Нарушителю необходимо доказать наличие в деле «особых обстоятельств»;
- несоразмерность имеет место в тех случаях, когда исключительная ценность судебного запрета, заявленного в споре, превышает рыночную стоимость изобретения в условиях эффективной конкуренции. Проще говоря, правообладатель, заявляя требование о запрете, получает прибыль бо?льшую, чем «внутренняя» стоимость его изобретения. Такая ситуация имеет место как правило тогда, когда техническая зависимость нарушителя от патентообладателя связана не с экономическим или техническим превосходством объекта охраны над альтернативными техническими решениями, а с его «незаменимостью» или «существенностью» для конкуренции на рынке соответствующих технологий, инноваций или продуктов. Прежде всего речь в таком случае идет о разработках – элементах комплексных продуктов в сфере информационных технологий, электроники;
- несоразмерность имеет место и в тех случаях, когда истцом по делу является непроизводственная организация. У таких лиц нет подлинного интереса в наложении судебного запрета. В отсутствие реальных или потенциальных конкурентных отношений между патентообладателем и нарушителем реальных конкурентных отношений правообладатель обычно не страдает от непоправимого вреда. Его имущественные потери могут быть определены и компенсированы в денежном выражении. Между тем один лишь факт, что правообладатель не использует патентоохраняемый объект, не является основанием для отказа в удовлетворении иска о запрете;
- при решении вопроса о наложении / отказе в наложении постоянного судебного запрета должен учитываться также субъектный критерий. По общему правилу ответственность за патентные нарушения наступает без вины. Между тем необходимо разграничивать ситуации, когда нарушитель намеренно использовал чужой объект и тогда, когда он, напротив, предпринял все возможные меры, чтобы избежать нарушения. Некоторые рынки, области техники наводнены многочисленными патентами.
В результате субъектам, которые стремятся выйти на рынок, практически невозможно заранее убедиться, что никакие патенты не будут нарушены при выпуске нового продукта на рынок.
Обоснование гибкого подхода к решению вопроса о наложении запрета с позиции ТРИПС Соглашения
Согласно статьи 7 Соглашения ТРИПС охрана и обеспечение прав интеллектуальной собственности должны содействовать техническому прогрессу, передаче и распространению технологии к взаимной выгоде производителей и пользователей технических знаний.
Данная норма не только устанавливает цель регулирования в сфере интеллектуальных прав, но и определяет назначение (основную функцию) исключительного права. Принципиально неверно рассматривать такое право как инструмент обеспечения сугубо частного интереса правообладателя. Оно служит стимулом к созданию и коммерциализации инновационных разработок, а потому отвечает общественным интересам в инновационном развитии, способствует появлению на рынке новых высокотехнологичных товаров, привлечению инвестиций (в том числе зарубежных) в исследования и разработки.
Патент не гарантирует правообладателю абсолютного господства над патентоохраняемым объектом. Он не должен выступать преградой к распространению знаний и информации, эффективному обороту инновационных продуктов при условии, что правообладателю были обеспечены достаточные стимулы к инновационной деятельности.
Все возможные «исключения из исключенных прав» в том или ином виде предполагают предоставление иным заинтересованным лицам доступа к патентоохраняемому решению. Общей проверкой на их допустимость является вопрос, что в большей степени отвечает интересам технического прогресса: поддержание патентной монополии (с учетом ее стимулирующей функции) либо предоставление доступа (ограниченного) к разработке иным лицам?
Таким образом, норма ст. 7 Соглашения ТРИПС должна служить ориентиром при установлении и толковании любых пределов осуществления исключительных прав. Именно с позиции постулируемой ею цели должны быть определены конкретные условия для предоставления иным субъектам доступа к разработке.
Соглашение ТРИПС позволяет государствам на уровне национального законодательства и (или) правоприменительной практики установить случаи, когда несмотря на доказанность факта нарушения суды могут отказывать в удовлетворении требования о запрете на использование объекта (ст. 44). При этом, во-первых, должны соблюдаться положения части II Соглашения, относящиеся к использованию объектов без разрешения правообладателя. Во-вторых, правообладателю должно выплачиваться вознаграждение в соответствии с п. h ст. 31 Соглашения ТРИПС.
Первый вопрос, который здесь возникает, – о соблюдении каких именно положений части II Соглашения идет речь. Очевидно, что применительно к патентным правам возможных ответов два: либо ст. 30, либо ст. 31 Соглашения – именно в данных нормах определены условия использования объекта без согласия на то правообладателя. В статье 44 специально указано на необходимость соблюдения п. h ст. 31 Соглашения ТРИПС. Исходя из этого можно предположить, что другие положения ст. 31 могут не применяться.
Статья 31 Соглашения ТРИПС ориентирована на решение конфликта интересов правообладателя и потенциального лицензиата в рамках регулятивных отношений. Лицензиат пытается действовать правомерно и получить доступ к разработке, но правообладатель отказывает ему в выдаче лицензии. В таком случае в п. b вполне закономерно установлено, что до обращения с требованием о выдаче принудительной лицензии предполагаемый лицензиат должен был обратиться к правообладателю за получением лицензии в добровольном порядке. В ситуации, когда к субъекту уже предъявлен иск о нарушении исключительного права, говорить о соблюдении указанного условия не приходится.
Другие обозначенные в ст. 31 Соглашения ТРИПС условия в принципе можно распространить на случаи, связанные с отказом в удовлетворении требования о наложении судебного запрета. Однако это приведет к смещению акцентов. В случае с принудительными лицензиями ключевое значение придается объектному критерию. Лицензируемое решение должно обладать особым социально-экономическим значением, представлять ценность для инновационного оборота21. В пункте a ст. 31 Соглашения закреплено, что разрешение на использование должно основываться на индивидуальных характеристиках объекта. Но в ситуации с отказом в наложении судебного запрета основной акцент должен быть сделан на ценности продукта нарушителя и возможности обеспечить интересы истца посредством иных мер защиты. Объект, права на которые нарушены, может наоборот обладать минимальной ценностью.
Установленный нормой ст. 30 Соглашения ТРИПС тест, между тем, в полной мере подходит для решения вопроса о необходимости наложения постоянного судебного запрета. В соответствии с ним ограничения исключительных прав возможны, если они, во-первых, не вступают в противоречие с нормальным использованием патента. Во-вторых, они не должны необоснованно ущемлять интересы правообладателя. В-третьих, при их установлении должны учитываться законные интересы третьих лиц. Приведенный текст порождает ряд вопросов, нуждающихся в пояснении.
Что в рассматриваемом контексте понимается под нормальным использованием патента?
Вероятно, норма в данном случае должна определяться с позиции ст. 7 Соглашения. Нормальным использованием патента в таком случае является эксклюзивное производство и реализация правообладателем и (или) его управомоченными лицензиатами инновационных продуктов, модернизация производственного процесса, нацеленные на получение дополнительной прибыли.
С позиции назначения исключительного права необходимо ответить и на вопрос относительно законных интересов правообладателя и третьих лиц. Под интересом необходимо понимать требования или желания, которые субъект индивидуально или в сообществе стремится удовлетворить. Законным интерес правообладателя становится, когда он соответствует назначению субъектного права, и его реализация не предполагает нарушения законодательных установлений и правомерных интересов иных лиц. Применительно к патентной сфере такие законные интересы правообладателя должны свестись к эффективной коммерциализации его интеллектуальной разработки, покрытию расходов на ее создание и получение прибыли. В таком случае необходимо заключить, что национальные суды могут отказывать в удовлетворении требований о наложении постоянного запрета на использование, если:
1) действия правообладателя противоречат назначению исключительного права;
2) иск правообладателя направлен не на то, чтобы восстановить нормальное использование патентоохраняемого объекта;
3) существуют значимые общественные интересы в том, чтобы ответчик продолжил использовать объект.
Условия, при которых суды могут отказать в наложении запрета с позиции политики права, функционального подхода
Действия правообладателя по предъявлению иска о нарушении исключительных прав будут противоречить назначению исключительного права, прежде всего, в тех случаях, когда использование объекта ответчиком может быть оправданным с позиции функций соответствующего института права интеллектуальной собственности (авторского, патентного права). При этом интересы истца могут быть обеспечены посредством выплаты компенсации (убытков). В таком случае оправданное решение: удовлетворить требование о выплате компенсации (убытков) при отказе в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование. Между тем принятие такого решения неизбежно повлечет за собой вопрос: на каких условиях ответчик (нарушитель) может продолжить использовать результат интеллектуальной деятельности? Можно предположить, что в такой ситуации суд должен будет установить в своем решении объем дальнейшего использования, сумму выплат, которые должен будет совершить пользователь в пользу правообладателя.
«Провалы рынка» случаются, во-первых, тогда, когда правообладатель отказывает иным лицам в доступе к разработке при условии, что сам не способен ее эффективно использовать. При этом страдают актуализированные общественные интересы в получении инновационного, высокотехнологического продукта. В таком случае необходимо исследовать с одной стороны предшествующее (отказу в предоставлении лицензии, предъявлению иска о нарушении) поведение правообладателя. Должно учитываться то, что сам он не использовал (использовал недостаточно для покрытия потребностей потребителей) результат интеллектуальной деятельности, не выдавал лицензии иным лицам на использование объекта. Данное обстоятельство указывает как на то, что у правообладателя отсутствует существенный интерес в поддержании эксклюзивности своего использования, так и на то, что страдают интересы общества, потребителей, которые не получают инновационный продукт. С другой стороны, должны исследоваться особенности спорного объекта интеллектуальных прав, способность потенциального лицензиата удовлетворить за счет него актуальные потребности потребителей.
Во-вторых, - «провал» имеет место тогда, когда отказ правообладателя предоставить доступ к результату интеллектуальной деятельности, предъявление им требования о запрете на дальнейшее использование объекта, блокирует использование результатов интеллектуальной деятельности иных лиц (как правило, ответчика), которые обладают существенными преимуществами в сравнении с результатом интеллектуальной деятельности истца, важным значением для инновационного развития; выход на рынок значимых с позиции общественных интересов продуктов (как материальных, овеществленных, так и программных).
Это связано со свойствами куммулятивности и комплексности современного инновационного процесса. Свойство куммулятивности означает, что последующие инновации строятся на основе предшествующих разработок22. Экономистами подчеркивается особое значение так называемого «эффекта колеи» (path dependence – досл. зависимость от предшествующего развития) для технологического прогресса: прошлый успех и неудачи в научно–изобретательской деятельности выступают «фокусирующими устройствами», задающими вектор последующего технологического развития.
На современном этапе кумулятивные инновации и связанный с ними процесс распространения знания составляют основу всех теорий инновационного прогресса и инновационного развития23 и рассматриваются в качестве факторов роста производительности и развития «последующих инноваций».
Свойство «комплексности» в рассматриваемом аспекте означает, что создание финального инновационного продукта, который может быть реализован потребителям, нередко требует объединения множества результатов интеллектуальной деятельности, в том числе в ситуации, когда права на них принадлежат различным лицам. В экономической доктрине все чаще обращается внимание на оправданность (вернее – неизбежность) реализации в рассматриваемой сфере парадигмы «открытых инноваций» и кластеризации. Под первой тенденцией понимается широкий возмездный взаимообмен компаниями интеллектуальными правами, построение инновационного бизнеса на основе как собственных инновационных разработок, так и чужих24. Под второй - консолидация усилий заинтересованных сторон – инновационных компаний – «направленных на достижение конкурентных преимуществ, в условиях становления постиндустриальной экономики»25, создание комплексного инновационного продукта26. В таком случае при установлении пределов осуществления исключительных прав должны учитываться, с одной стороны, особенности (характеристики) спорного результата интеллектуальной деятельности - то, что такой результат является базовой инновацией, опорой для создания и коммерциализации последующих разработок, важных усовершенствований; безальтернативным элементом комплексного инновационного продукта. С другой стороны, - особенности продукта, который противоположная сторона не может предложить рынку в отсутствии доступа к объекту правообладателя: обладает ли повышенной инновационностью, является ли важным техническим достижением и т.п.
Выходом за пределы защиты исключительного права должно признаваться заявляемое правообладателем требование о запрете на использование патентоохраняемого объекта (пресечение действий, представляющих собой нарушение) при наличии следующих условий:
1) отсутствие у правообладателя значительного интереса в поддержании эксклюзивности использования патентоохраняемого объекта, либо если его имущественные интересы, связанные с разработкой, могут быть обеспечены посредством выплаты компенсации (убытков) и установления продолжающихся роялти;
2) удовлетворение требования о запрете на дальнейшее использование повлечет крайне негативные имущественные последствия для ответчика, несоизмеримые с тем вредом, который он причинил правообладателю;
3) наличие значительного общественного интереса в продолжении использования нарушителем патентоохраняемого объекта с учетом (взвешивания) как интересов, связанных с повышением доступности высокотехнологических товаров, так и стимулированием создания и коммерциализации новых разработок.
В стандарт оценки действий патентообладателя по защите исключительного патентного права (в качестве элемента пределов реализации исключительного права) должен входить «субъективный» и «объектный» критерий. В первом случае речь идет о действиях правообладателей, которые сами не используют патентоохраняемые объекты, но предъявляют иски о запрете на использование в целях понуждения эффективных инноваторов, которые при производстве продукта ненамеренно нарушили чужой патент, к заключению лицензионного соглашения на невыгодных условиях (патентный троллинг). Объектный критерий в данном контексте заключается в том, что спорное патентоохраняемое решение является (но, как правило, незначительным) элементом комплексного инновационного продукта, в котором помимо него используются значимые разработки ответчика, либо представляет собой основное изобретение по отношению к зависимому изобретению ответчика – важному техническому достижению.
Исключительные права на патентоохраняемые объекты могут защищаться как по «правилу собственности», так и «правилу ответственности».
Если актив защищён юридически правилом собственности, то его обладатель может запретить его несанкционированное использование любым иным лицом. Единственная возможность заинтересованного лица легально использовать соответствующий объект – это получить согласие управомоченного лица. Если актив защищен при помощи правил ответственности, то действует принципиально иная логика. Заинтересованный субъект может получить доступ к активу без согласия управомоченного лица, если он готов заплатить за него объективно определенную стоимость27. При реализации данного правила суды могут отказать правообладателю в удовлетворении требования о запрете использования его актива иным лицом.
Выбор применимого правила зависит от нескольких обстоятельств. Во-первых, учитывается, насколько сложно или легко определить ущерб от изъятия права (цену выкупа). Если высок риск ошибки, применять правило ответственности рискованно по причине того, что это создаст неверные стимулы с точки зрения инвестиций в новые продукты. Во-вторых, должны учитываться издержки на нахождение контрагента, согласованию условий договора, заключение сделки и т.п. Если такие издержки достаточно высоки, для реализации некоего экономического решения инициатору требуется выкупить согласие множества лиц и каждое из них может заблокировать решение посредством отказа, то выбор должен быть сделан в пользу «правила ответственности». В ситуации, когда имеются две стороны, которые могут друг друга легко идентифицировать, то следует блокировать недобровольные трансакции и допускать только добровольные.
Патентное право примечательно тем, что обозначенные обстоятельства, которые подлежат учету, значительно различаются в зависимости от специфики объекта патентных прав, сферы его использования.
Условия для применения правил ответственности существуют на рынках комплексных инноваций (ИТ-технологий, телекоммуникаций, электроники).
Во-первых, таким рынкам характерны очень высокие затраты на поиск патентов. Большинство продуктов, которые производятся на данном рынке, включают в себя сотни, а то и тысячи запатентованных решений. Так, например, в смартфонах используется более 250 тыс. различных запатентованных технологий, которые принадлежат различным правообладателям. Микропроцессор сам по себе включает в себя тысячи запатентованных решений.
Участникам таких рынков объективно сложно (а подчас невозможно) установить все патенты, которые существуют на рынке, и которые он может нарушить. При этом, даже если субъект и обнаружит конкретный патент, он не всегда сможет сделать правильный вывод относительно того, нарушает он его или нет. Как отмечается экспертами, признаки формулы изобретений в сфере программного обеспечения сформулированы, как правило, достаточно широко и расплывчато.
Ситуацию усугубляет тот факт, что многие патенты на данных рынках находятся в руках непрактикующих28 юридических лиц. Участникам рынка сложно определить потенциально релевантные, но не используемые патентоохраняемые решения, которыми владеют такие субъекты.
В-вторых, особенность таких рынков - высокие затраты на переговорный процесс. Даже если предположить, что компания установит абсолютно все патенты, которые относятся к производимому ей продукту, ей будет крайне сложно и затратно договориться со всеми правообладателями о предоставлении лицензии. Тем более, что, как было отмечено выше, один и тот же элемент может охватываться множеством пересекающихся патентов. Будет крайне сложно, если не невозможно, вести переговоры со всеми правообладателями.
В-третьих, рынкам ИТ–технологий, телекоммуникаций, электроники присущи высокие риски, связанные с промедлением, отложением выхода на рынок. Подобные рынки стремительно развиваются. Длительное исследование рынка, поиск патентов, получение множества лицензий может привести к тому, что предполагаемый к выведению на рынок продукт потеряет свою актуальность.
В-четвертых, на данных рынках относительно несложно (по крайне мере в сравнении с иными инновационными рынками) определить цену выкупа права на использование запатентованного решения. Участники таких рынков достаточно активно лицензируются свои разработки. Создание комплексного инновационного продукта требует от них взаимообмена правами на использование патентоохраняемых разработок. На западных рынках многие разработки лицензируются