Индивидуализирующая пародия на товарный знак и ее влияние на исключительное право в России

30 Мая 2018
А.М. Зайцев,
Магистр юриспруденции (РШЧП),
аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации
 

Введение

В современном обществе огромное количество известных брендов окружает нас повсеместно. Некоторые из них обладают определенной репутацией и в сознании потребителей становятся нарицательными, обозначая, например, элитарность или эталон качества (продукция Apple). Но как быть, если кто-то захочет использовать аллюзию на известное обозначение для своих целей? Осознавая, как популярен стал товарный знак, создать свой собственный бренд, основываясь на шутке, привлекая тем самым к себе внимание? Может ли такая переработка и последующее использование товарного знака нарушать права правообладателя? К сожалению, в российской доктрине этот вопросы почти не рассматривались1.

В России возникали такие ситуации, когда бизнесмены пытались использовать аллюзии на известные бренды.

Так, например, в 2010 г. в Москве в одном здании с отделением Сбербанка открылось заведение со звучным названием «Сбербар». Вывески «Сбербара» и Сбербанка хотя отличались цветом (красный и зеленый соответственно), но были схожи шрифтами, а также рубриками «режим работы» и «обслуживание физических лиц». Логотип на вывеске кафе (бокал) напоминал фирменный сбербанковский кошелек, водруженный на стеклянную ножку. Владельцы кафе планировали работать под слоганом «Еда рядом!» (напоминающим сбербанковский – «Всегда рядом!») и ввести для постоянных клиентов дисконтную карту «Собирательная книжка». Но, по всей видимости, руководство Сбербанка не оценило находчивость, проявленную организаторами ресторанного бизнеса, и потребовало от них сменить имидж заведения (какие именно претензии были предъявлены юристами Сбербанка, в СМИ не уточняется). После этого «Сбербар» был переименован в «Депозитарий»2, а вывески, содержащие в себе идентичные банку рубрики и спародированный знак кредитной организации, были заменены3.

Приведенный пример индивидуализирующей пародии в первую очередь был бы интересен с точки зрения рассмотрения судами возможности ее существования. Предполагая, что в будущем предметом процессуального разбирательства может стать вопрос о правомерности использования пародии на товарный знак в коммерческом обороте, данная проблематика требует подробного изучения в том числе с изучением опыта США и ЕС.

Почему индивидуализирующая пародия на товарный знак может нарушать права на средство индивидуализации?

Соединенные штаты Америки

В 1862 г. в отчете Парламенту Англии известный специалист того времени Уильям Хиндмарк (William Hindmarch), который принимал участие в написании первого закона о товарных знаках Великобритании (который также стал одним из первых принятых законов о товарных знаках в мире), говоря о необходимости принятия этого закона, отметил: «Я чувствую, что право в современном его существовании запрещает жульничество само по себе, но не защищает от пиратства товарных знаков, в судебных делах, где этот термин не подходит для действий конкурента, за исключением дела Hallamshire. Целью общего права является пресечение жульничества, как и использование мошеннических обозначений, фальсификация имен, использование упаковки того же цвета, а также использование хитростей, которые дают одному лицу представлять свои товары как товары другого лица – вот те вещи, которые право должно ставить в себе как цель для устранения. Иногда в судебном разбирательстве лицо заявляет, что оно имеет право использования конкретной фразы, обозначения, или имени, или цвета, но суды всегда возражают, в особенности, суды справедливости, что такие лица не имеют подобных прав, и все, что они имеют, это право, чтобы ни одно другое лицо не обманывало, выдавая одни товары за другие»4.

Это высказывание толковалось признанным специалистом права товарных знаков США Франком Щэчтером как аргумент в пользу того, что зарождение права на товарный знак в странах общего права было продиктовано в том числе и защитой от использования репутации правообладателя.

На сегодняшний день репутация товарного знака может быть более значимой или отличаться от деловой репутации лица. Существуют такие товарные знаки, которые потребитель не ассоциирует с правообладателем. Так, например, вряд ли потребители ассоциируют словесное обозначение TESS (товарный знак РФ № 474083) с его правообладателем - обществом с ограниченной ответственностью «Техника специального назначения». На сайте http://www.orimi.com размещена информация, что производителем чая под товарным знаком TESS является «группа компаний «ОРИМИ ТРЕЙД». Примечательно, что в Федеральном реестре товарных знаков Российской Федерации нет отметки о регистрации договоров о предоставлении права использования товарного знака TESS. Это означает, что средний потребитель не имеет возможности убедиться в том, кто действительно производит соответствующую продукцию под товарным знаком5.

Таким образом, постановить, что репутация товарного знака является исключительно составной частью деловой репутации лица, означало бы в значительной степени игнорировать потребности оборота. Это отчасти подтверждается и российским законодательством, положениями Гражданского кодекса РФ. Согласно пункту 2 ст. 1027 Гражданского кодекса РФ договор коммерческой концессии предусматривает возможность передачи деловой репутации пользователю с указанием объема такого использования. Логично предположить, что предоставление права пользования деловой репутацией, тем более и в конкретном объеме возможно путем предоставления права пользования товарным знаком (коммерческим обозначением).

В России товарный знак может каким-то образом быть связан с деловой репутацией правообладателя, но обособления на правовом уровне репутации товарного знака от репутации правообладателя еще не произошло. Так, например, в п. 14 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации Верховного суда от 16 марта 2016 г. поддержана позиция судов по делу N А40-54340/14. В соответствии с позицией судов, распространение ложных сведений о товарном знаке, под которым производится продукция истца, умаляет деловую репутацию правообладателя, даже если истец не был назван в публикации.

Между тем защита репутации товарного знака, а точнее - защита от размывания такой репутации в качестве составной части исключительного права впервые была предложена в американской доктрине. Так в 1927 г. Ф. Щэчтер выдвинул гипотезу, что товарный знак в XX веке перестал быть символом, несущим в себе репутацию правообладателя, но стал наиболее эффективным посредником, позволяющим аккумулировать репутацию товара, создающим в сознании потребителя анонимную и неперсонифицированную гарантию для удовлетворения его спроса, создавая потребность в последующем его удовлетворении. Щэчтер считал, что сам товарный знак продает товар. По его мнению, очевидно, что чем большую различительную способность товарный знак имеет тем эффективнее его способность продавать товар7.

Более того, по мнению Щэчтера, если товарный знак стал индикатором постоянного и единообразного источника для удовлетворения спроса покупателей, то необходимо расширять действие недобросовестной конкуренции и действие исключительного права в отношении такого правообладателя и товарного знака соответственно с «естественного, предполагаемого для такого правообладателя расширения его бизнеса» на все остальные сферы деятельности предприятия8.

Это объясняется Франком Щэчтером на примере таких компаний, как The Remington Arms Company, The Winchester Repeating Arms Company и Dupont Company, которые в существенной мере были вынуждены изменить свою деятельность после Первой мировой войны, перестроив производство с военных товаров на товары мирного времени, в соответствии с изменением спроса, используя те же средства индивидуализации, что и маркировали военные товары9. Стоит отметить, что сегодня компания Du Pont является трансграничной компанией по производству различных химических средств и синтетических материалов. Это подтверждает аргументацию Щэчтера в соответствующей части. Использование товарного знака Du Pont существенно снизило транзакционные издержки компании для освоения новых производств и рынков.

Таким образом, смена функции товарного знака в XX веке способствуют расширению понимания американской категории права на товарный знак: конкурентам должно быть недозволено использовать товарные знаки для того, чтобы создать ассоциативную связь с товарным знаком правообладателя.

В подтверждение этого суждения Щэчтер обращался к английскому судебному спору, в котором ответчику было разрешено маркировать утюги изображением льва. Лев стал давним и распространенным символом превосходного качества продукта и перестал ассоциироваться у потребителей с превосходством какого-то конкретного продукта; таким образом он используется различными лицами при маркировке, например, одежды или утюгов. При этом использование такого обозначения каждым из этих лиц уже не может уменьшить индивидуальность товаров, обозначений каждого из них. С другой стороны, один из американских производителей фруктов избрал для своей деятельности и существенно популяризовал название другого животного, голубокрылого гуся - Blue Goose. Когда американский потребитель слышит название Blue Goose, он представляет не животное, которое обитает в Северной Америки, а апельсины и грейпфруты соответствующего качества, на которых размещена наклейка производителя фруктов Blue Goose. Если бы такое обозначение использовалось в отношении других товаров – пены для бритья, музыкальных инструментов, - то такая связь потребителя с конкретным продуктом утратила бы свои свойства10. Для современного российского потребителя можно привести другой пример. Когда произносят слово «Макинтош», то большинство подразумевает под этим технологическую фирму и компьютеры, которые она производила. Однако само слово Макинтош в данном случае означает сорт яблок, но большая часть российских потребителей в своем сознании не ассоциирует сорт яблок с этим обозначением.

В заключении своего значимого труда Щэчтер отмечал, что необходимо расширять правовую охрану товарных знаков по следующим причинам:

1)

ценность современных товарных знаков заключается в их способности продавать товар;

2)

способность продажи товара товарным знаком зависит от его психологического влияния на потребителей, а не просто от достоинств товаров, на которых он используется, а также в равной степени от уникальности товарного знака и его индивидуальности в использовании (singularity);

3)

такая уникальность и индивидуальность утрачиваются или ухудшаются вследствие ее использования другими лицами в отношении связанных или не связанных с товарным знаком продуктов;

4)

степень защиты товарного знака зависит, в свою очередь, от того, насколько, благодаря усилиям или изобретательности его владельца, он уникален и отличается от других товарных знаков.

Позиция Щэчтера легла в основу изменений законодательства о товарных знаках в начале существования некоторых штатов, например: Нью-Йорка в 1946 г., а позже - федерального законодательства США. В 1995 г. был принят так называемый The Federal Trademark Dilution Act. В соответствии с этим законом правообладателям известных товарных знаков предоставлялась защита от размывания обозначений даже в том случае, если потребители не были введены в заблуждение или вероятность введения в заблуждение потребителей отсутствовала. При этом истец и ответчик могли не быть конкурентами. Суды применяли нормы о защите известных товарных знаков11 по аналогии с введением в заблуждение потребителей и поэтому в некоторых случаях признавали нарушение прав на товарный знак даже тогда, когда факт размывания не был доказан, но, по мнению суда, существовала вероятность размывания.

Таким образом можно говорить о том, что одна из целей современного права товарных знаков США - это защита крупного бизнеса в сохранении своих инвестиций. Но почему общество должно предоставлять защиту интересам крупного бизнеса, лежащую, как говорил Щэчтер, «за пределами обычного, предполагаемого расширения бизнеса»?

Осознавая, что такая защита существенно может ущемлять права всех третьих лиц по отношению к правообладателю, и перекладывая бремя доказывания отрицательного факта на ответчика (что потребители не утратили в своем сознании связь с обозначением) в 2003 г. Верховный суд США в решении по делу Moseley v. Secret Catalogue, inc. (01-1015) 537 U.S. 418 (2003) 259 F. 3d 464 (reversed and remanded) постановил, что нарушение имеет место только в том случае, когда размывание может быть доказано судом. Это дело важно еще и потому, что Верховный суд отметил в решении по делу, что несмотря на зарождение права на товарные знаки для служения общественным целям, размывание защищает исключительно частный интерес правообладателя и не учитывает предпочтения потребителей.

В данном деле ответчики – Виктор и Кэти Мусли разместили в еженедельном издании, предназначенном для военного персонала базы Форт Нокс рекламу о скором открытии магазина для взрослых Victor’s Little Secret в штате Кентукки. Узнав об этом, правообладатель бренда Victoria’s Secret обратился в суд за защитой своего исключительного права. По мнению правообладателя, его интерес нарушался, поскольку он также имел два магазина своей продукции в штате Кентукки и не хотел, чтобы его товарному знаку причинялся вред и потребители ассоциировали продукцию Victoria’s Secret, женское белье высокого качества по доступным ценам, с секс-игрушками для взрослых. Так товарный знак Victoria’s Secret утрачивал бы свою различительную способность из-за несогласованного его использования (отсылки к нему): потребитель при произнесении названия Victor’s Little Secret представлял бы товарный знак Victoria’s Secret.

Ответчик строил свою позицию на том, что слово Secret часто используется производителями нижнего белья в своей деятельности, и само по себе его использование не является нарушением. При этом он также использовал в названии магазина свое имя, а словосочетание Little Victor’s Secret обусловлено деятельностью магазина – Виктор назвал свой магазин ради шутки, потому что хотел бы скрыть от своего бывшего работодателя, что он продает в своем магазине, а у потребителей может возникнуть ассоциация с магазином для взрослых при ознакомлении с названием магазина. Ответчик не отрицал использование отсылок к известной марке нижнего белья, но и не считал их недопустимыми.

Суды нижестоящих инстанций посчитали, что доказывать утрату различительной способности и причинение вреда правообладателю в этой ситуации не нужно, поскольку одной вероятности ее утраты в использовании похожего обозначения в рекламе магазина для взрослых достаточно. Верховный суд отметил, что закон содержит в себе положения о недопустимости размывания, запрета же на создание вероятности размывания нет в законе. Поэтому для того чтобы компания Victoria’s Secret могла запретить использование обозначения владельцам магазина для взрослых, нужно доказать факт причинения вреда репутации товарного знака.

Правообладатель узнал о рекламе магазина от одного из офицеров Форт Нокс, который был возмущен этой рекламой. Этот офицер был недоволен самой рекламой, но в его сознании возникла связь и представление о Victoria’s Secret, о самом магазине ответчика он не сформировал свое мнение за счет рекламы. Размывание или причинение вреда не являются единственным следствием ассоциативной связи оригинального товарного знака и производно-отсылочного. Поэтому истец не доказал причинение вреда или наличие соответствующих признаков. Верховный суд также посчитал, что необязательно доказывать потерю клиентов или причинение имущественного вреда – достаточно совокупности косвенных доказательств, которых в данном деле было недостаточно. Поэтому дело было передано на новое рассмотрение. Позже эта позиция критиковалась в американской доктрине в виду невероятной сложности доказывания ущерба по делам такого рода12.

Комментаторы говорили, что бренд, различительной способности или репутации которого был причинен вред, уже не сможет работать с прежней силой13. Решение Верховного суда примечательно тем, что в нем содержатся ссылки на приведенную ранее работу Щэчтера и его логику. В частности, отмечена следующая цитата: «Сохранение уникальности товарного знака должно являться единственной рациональной основой для его защиты». Этот тезис, по мнению судей, позволяет обосновать то, что защита от размывания не содержит в себе цели защиты общественных интересов, но направлена на защиту интереса частного.

Известный специалист в праве товарных знаков США, Марк Лемли также задавался вопросом о том, почему право товарных знаков США фактически охраняет монополистический бизнес и потенциальные интересы в развитии транснациональных корпораций14,15. После решения Верховного суда США по делу Moseley v. Secret Catalogue, inc. в 2006 г. в американское законодательство о товарных знаках были внесены поправки (так называемым Trademark Dilution Revision Act), которые прямо предусматривали нарушение исключительного права уже только при одной вероятности размывания товарного знака16. Также указывалось, что доказывание вреда не является необходимым. В 2006 г. был принят закон, который разграничивал размывание двумя формами: 1) утрата самой различительной способности – blurring; 2) причинение вреда репутации товарному знаку – tarnishment. До этого такие формы размывания прямо не подразделялись.

Эти требования не являются взаимоисключающими, и правообладатель может заявить их одновременно17. В соответствии с этими поправками правообладатель бренда с репутацией мог обратиться в суд с требованием о судебном запрете к лицу, которое осуществляло действия, размывающие различительную способность или репутацию товарного знака (blurring). В исключительных случаях, когда были установлены намерения ответчика в размывании или причинении вреда репутации товарного знака, сознательном разбавлении его различительной способности, - суд мог взыскать доходы, полученные ответчиком его противоправными действиями, и убытки18.

Эти положения о товарных знаках США существуют и по сей день.

Европейский союз

Расширение категории исключительного права на товарный знак сегодня характерно не только для США, но и для стран Европейского союза. В 2008 г. в ЕС была принята Директива 2008/95/EC «О гармонизации права товарных знаков государств-участниц ЕС» от 22 октября 2008 г. (далее – Директива). В соответствии с частью 2 ст. 5 указанной Директивы любое из государств - участниц ЕС могло предотвращать использование обозначений идентичных или схожих с товарным знаком в отношении товаров или услуг, для которых он не используется, если такое использование (а) без должной причины дает несправедливые преимущества или (б) наносит ущерб различительной способности или репутации товарного знака. Часть 3 ст. 4 упомянутой Директивы запрещает регистрацию новых обозначений по такому же принципу.

Положения Директивы впервые были истолкованы Судом ЕС в деле Intel Corp v. CPM UK Ltd, Case C-252/07 [2008] ECR I-8823. В данном деле решался вопрос о том, возможно ли зарегистрировать товарный знак INTELMARK для маркетинговых и телемаркетинговых услуг, если до этого был зарегистрирован товарный знак INTEL для микропроцессорных чипов. Суд Европейского союза признал причинение вреда различительной способности товарных знаков в качестве основания для отказа в регистрации нового обозначения.

Размывание, по мнению суда ЕС, наступает тогда, когда один из участников товарных отношений ослабляет способность товарного знака идентифицировать товары, для которых он был зарегистрирован и использовался (§ 29 судебного решения). Суд ЕС также использовал метод, который некоторые американские юристы называют методом «издержек представления» – imagination cost. Суть этого метода в определении того, как действия, составляющие размывание, увеличат количество времени для потребителя (потребительские издержки), необходимое, чтобы ассоциировать товарный знак с товаром, который он индивидуализирует19. В решении по делу используются известные американскому праву термины – dilution (размывание), blurring.

Аналогичная логика была продемонстрирована в делах Adidas v. Fitnessworld, C-408/01 [2003] ECR I-2537, Interflora Inc. v. Marks & Spencer, C-323/09 [2011] ECR I-8625, а также в деле Antartica Srl v. OHIM, C-320/07 [2009] ECR I-8823 (в последнем деле патентное ведомство отказало в регистрации товарного знака NASDAQ в отношении шлемов для велосипедов, поскольку оно идентично названию биржы ценных бумаг в США). При этом при разрешении дел на уровне Европейского союза о защите репутации товарных знаков от размывания необходимо доказательство того, что такой товарный знак обладает достаточно известной для широкой аудитории исключительно хорошей репутацией20 уже в отношении одного государства ЕС21 (даже если речь идет о товарном знаке Европейского союза22). 

В деле Environmental Manufacturing v. OHIM T-570/10 [2012] ETMR Ведомство по гармонизации внутреннего рынка (на настоящий момент известное как Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза) отказало в регистрации изобразительного товарного знака – головы волка в анфас для измельчителей древесины, поскольку такая регистрация размывала бы репутацию ранее используемого  товарного знака – комбинированного обозначения, представляющего собой голову волка в профиль со словесным элементом. Этот товарный знак был зарегистрирован для различных категорий товаров, в том числе и садовых газонокосилок. Суд ЕС подтвердил правомерность отказа ведомства в регистрации, согласился с выводами, что использование заявленного обозначения будет размывать различительную способность зарегистрированного товарного знака.

Таким образом, доктрина размывания была воспринята не только Судом ЕС, но и патентным ведомством Европейского союза (именно в отношении тех примеров, что и приводил Щэчтер). Определенным витком в развитии понимания категории размывания товарных знаков в Европейском союзе стало дело L’Oreal v. Bellure, Case C-487/07 [2009]. В этом деле голландская компания Bellure паковала свои бюджетные имитации товаров известных парфюмерных компаний, в том числе используя товарные знаки истца (флакон духов). При этом потребители знали, что покупали имитацию известных брендов, они были предупреждены посредством дисклеймеров ответчика (то есть не были введены в заблуждение). Суд ЕС посчитал, что такое использование дает несправедливое преимущество для ответчика (unfair advantage), который специально прилагает усилия, чтобы создать связь между известным брендом духов и своей продукцией.  Поэтому в данном деле нарушение исключительного права истца также было подтверждено, несмотря на то что основная функция товарных знаков - идентификация источника происхождения товара - не была нарушена. 

Но защита от размывания товарных знаков в Европе возможна не только посредством защиты от причинения ущерба различительной способности товарного знака. Так, например, в деле Interflora Inc. v. Mark & Spencer, Case C-323/09 [2011] ECR I-8625 размывание было признано в случае, при котором уникальный товарный знак использовался на товаре, для которого он не зарегистрирован, в качестве описания качеств и свойств этого товара (аналогично «как ”Айфон” среди электрических зубных щеток – такой же инновационный») и такое использование может причинить ему вред в будущем.

Это решение по делу показывает, что Суд ЕС защищает частный интерес в праве товарных знаков, защищает товарные знаки от их возможной генеризации – вхождения их во всеобщее употребление. Это дело также демонстрирует, что в европейской практике доказывание реального размывания обозначения также не требуется, достаточно доказать возможность размывания.

Но приведенная выше практика касается только утраты различительной способности, а не причинения вреда репутации товарного знака. В некоторых европейских делах рассматривался вопрос о причинении ущерба репутации товарного знака сродни составу tarnishment, как он определен в американском законодательстве. Так, например, Суд Бенилюкса признал законным отказ в регистрации товарного знака KLAREIN для бытовых чистящих средств, поскольку это может создать негативную ассоциацию для ранее используемого товарного знака CLAREIN, зарегистрированного для алкогольного напитка – джина, «поскольку никто не хочет вспоминать о чистящем средстве, когда пьет свой любимый напиток»23.

Все эти примеры демонстрируют, что различительная способность товарного знака, его репутация также охраняются на уровне Европейского союза посредством защиты исключительного права на товарный знак. 

Примечательно, что регистрация пародийного товарного знака также рассматривалась Судом Европейского союза с позиции возможного размывания ранее зарегистрированного обозначения. В 2014 году Суд ЕС вынес решение по делу  The Polo/Lauren Company v OHIM Case T-265/13. Европейское ведомство по интеллектуальной собственности отказало в регистрации изобразительного товарного знака в виде человека на велосипеде, который замахивается клюшкой для игры в поло. По мнению ведомства, регистрация такого товарного знака в отношении одежды, сумок и спортивных товаров может нарушить права на ранее зарегистрированные обозначения, в частности, на товарный знак Европейского союза в виде человека на коне, который так же замахивается клюшкой для игры в поло, зарегистрированного для одежды. Апеллянт указывал, что намеревается использовать свой товарный знак в качестве пародии, на что стоит обратить внимание суду. Суд Европейского союза в решении по делу отметил, что это обстоятельство принято во внимание, но оставил жалобу заявителя без удовлетворения, а действия ведомства признал правомерными. 

Нам также удалось найти регистрацию пародийного товарного знака в Германии. Примечательно, что в судебном споре федеральный суд Германии постановил, что регистрация этого обозначения - пародии на известный товарный знак должна быть аннулирована. В этом деле в качестве известного товарного знака выступало комбинированное обозначение PUMA для спортивной одежды, выполненное определенным шрифтом, над которым был размещен силуэт пумы в прыжке. Истец посчитал, что зарегистрированный в 2006 г. в ФРГ комбинированный товарный знак No. 30567514 PUDEL нарушает права на известный комбинированный товарный знак No. 954 023 PUMA, зарегистрированный еще в 1977 г. в Германии. Товарный знак истца включал в себя слово PUDEL, выполненное тем же шрифтом, что и обозначение PUMA. Вместо силуэта пумы в прыжке, расположенной над последней буквой слова, в обозначении использовался силуэт пуделя в точно таком же прыжке. Свой товарный знак ответчик намеревался использовать для продажи футболок. Суды трех инстанций, в том числе и Федеральный суд Германии, постановили, что пародия на известный товарный знак не может существовать в качестве самостоятельного бренда. Кассационный суд постановил, что эти обозначения не являются достаточно похожими для того, чтобы говорить о возможности введения потребителей в заблуждение. Однако суд также отметил, что ответчик пользуется различительной способностью и репутацией известной товарной марки. По этой причине истец имеет право требовать отмены регистрации товарного знака PUDEL.  Высшая инстанция также отметила, что права истца на давно используемые товарные знаки должны быть оценены в этом случае выше, чем свобода слова или свобода творчества, гарантированные Основным законом Германии24.

Стоит отметить, что основания для использования «индивидуализирующей» пародии на товарный знак существуют в нормативных актах ЕС. В соответствии с п. 21 Регламента ЕС 2015/2424 использование товарного знака в качестве средства художественной выразительности следует рассматривать как добросовестное до тех пор, пока такое обозначение используется в соответствии с представлениями о честной деловой практике в коммерческой и промышленной сферах. Также положение гласит, что указанный Регламент должен применяться таким образом, который гарантирует полное уважение основных прав и свобод человека и гражданина и, в частности, свободы самовыражения. В силу недавнего принятия упомянутого нормативного акта остается только ждать судебных решений, в которых Суд Европейского союза будет толковать приведенные положения.

Ограничители свободы слова и самовыражения и их влияние на возможность создания пародии на товарный знак

Любая свобода, в том числе и свобода слова и самовыражения, должна должны иметь свои границы. Поэтому право на создание и использование пародии тоже имеет пределы. В решении по делу C-201/13, касающемся пародии на объект авторского права, Суд Европейского союза дал это понять. Суд отметил, что в этом споре переделка обложки одного из выпусков популярного в Бельгии комикса для коммерческого календаря несет в себе дискриминационное сообщение, поскольку белокожие люди, подбирающие монеты в оригинальном изображении, были заменены в пародии на людей темного цвета кожи, носящих вуали и хиджабы, которые также собирали монеты, а летящий герой на переднем плане, который разбрасывал эти монеты, был заменен на мэра города Гвент. Такая переработка несет в себе дискриминационное сообщение и может создать ассоциативную связь между дискриминационным сообщением и пародируемой работой.

Суд ЕС обязал нижестоящий суд, который обратился к нему для дачи разъяснений для правильного разрешения спора, учесть положения Директивы ЕС 2000/43/ЕС от 29 июня 2000 г., вводившей принцип недискриминационного отношения к расе, цвету кожи или этнической принадлежности, а также принцип равенства между людьми вне зависимости от их расы или этнической принадлежности, содержащийся в ст. 21 Европейской конвенции об охране прав и основных свобод человека и гражданина25.

Суть спора касалась действий продавца календаря, в котором была создана пародия на одну из обложек комикса Suske en Wiske «De Wilde Weldoener» (The Compulsive Benefactor)26. Стоит сказать, что некоторые европейские комментаторы критикуют решение Суда ЕС и не считают, что пародия носила действительно дискриминационный характер27.

Помимо этого Суд ЕС дал очень важные разъяснения касательно пародии на произведение. Он отметил, что неважно, имплементировало ли государство - участник ЕС в соответствии с Директивой Европейского парламента и Совета Европейского союза № 2001/29/ЕС «О гармонизации отдельных аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе», принятой 22 мая 2001 г. (так называемая Директива InfoSoc)28. Такое основание для свободного использования произведения, как пародия, в соответствии с этой Директивой будет рассматриваться в качестве отдельного основания для свободного использования произведения на уровне Европейского союза29. Отметим отдельно, что указанная Директива InfoSoc вводит возможность для государств-участниц предусмотреть в национальном законодательстве такой случай свободного использования, но ни в коем случае не обязывает30.

Также Суд Европейского союза предусмотрел два критерия, в соответствии с которыми он при разрешении дел будет рассматривать производное произведение с позиции правомерной пародии: 1) пародия должна привлекать внимание к оригинальной работе, при этом заметно отличаясь от нее для аудитории (to evoke an existing work while being noticeably different from it;) 2) правомерная пародия должна являться выражением юмора или насмешки (to constitute an expression of humor or mockery)31. Некоторые комментаторы считают, что определение пародии и соответствующие ограничители (запрет дискриминации) применимы и к пародии на товарный знак32.

Несмотря на то что в практике Суда Европейского союза на сегодняшний день не было рассмотрено ни одного спора, в котором использование пародии на товарный знак признавалось бы неправомерным из-за запрета на дискриминационное сообщение, в мировой практике такие случаи встречались.

Так Конституционный суд ЮАР уже применял критерии ограничения естественных свобод в споре о коммерческой пародии на товарный знак33. В этом споре ответчик реализовывал футболки, спародировав товарные знаки истца, зарегистрированные для продажи пива. Ответчик использовал товарные знаки истца, переработав словесный элемент на этикетке пива BLACK LABEL в Black Labour; помимо этого, фраза Carling Beer была заменена на словосочетание White Guilt; фразы America’s lusty lively beer и enjoyed by men around the world, размещенные по верхнему и нижнему краю пивной этикетки, были заменены на фразы Africa’s lusty lively exploitation since 1652 и No regard given worldwide соответственно34. При рассмотрении дела было установлено, что истец является известным в ЮАР производителем пива, который производит и реализует продукцию под маркой Black Label на протяжении 30 лет. За 2000/2001 финансовый год истец продал под этим обозначением 1.4 миллиона бутылок пива объемом 340 мл, что составляет 350 бутылок на одного жителя ЮАР. Продвигая свою продукцию, истец рекламировал ее на биллбордах, телевидении, радио; размещал ее на такси, в плакатах, в печатных изданиях; производит флажки; выпускал подставки для пива; являлся спортивным спонсором35. Достоверно известно, что в конце ноября 2001 г. ответчик уже предлагал к продаже футболки с принтом, в котором использовалась цветовая схема, тот же шрифт и задний фон, что и на товарных знаках истца, но с измененно-спародированными фразами36.

Конституционный суд ЮАР отметил, что ответчик начал использовать свою пародию для рекламы в Интернете. Использование пародий на известные бренды на сайте ответчика имело две цели: 1) создать ассоциативную связь с известными брендами 2) и посмеяться над истцом. В деятельности по продаже футболок ответчик пародировал как минимум еще 11 известных в ЮАР брендов, в том числе и Coca-Cola, Kentucky Fried Chicken, Shell, Diesel, McDonald’s, Lego, Standart Bank. Тем не менее ни один из них не подавал иск на тех основаниях и с такими требованиями, как истец37. Однажды, используя законодательство о контрафактных товарах, Standart Bank попытался конфисковать футболки, принт которых содержал в себе комментарий в отношении банка.

В высшем суде ЮАР представитель Carling Black Label утверждал, что ответчик нарушил положения законодательства ЮАР, направленные против размывания товарных знаков. Ответчик в свою очередь утверждал, что его действия не привели к размыванию товарного знака, истец не обосновал вероятность причинения ущерба репутации его товарным знаками; а также на то, что его действия в любом случае попадают под свободу самовыражения, гарантированную ст. 16 Конституции ЮАР38. Рассматривая дело по существу, Высший суд ЮАР признал ответчика нарушившим права истца, поскольку его футболки представляли не просто пародию, но «публикацию на границе ненависти» (borders on hate speech39), поскольку включает в себя фактор расовой дискриминации - то, что демократический строй и Конституция ЮАР всячески избегает. Суд постановил, что такое использование может причинить вред истцу.

Ответчик обратился в Конституционный суд ЮАР, ссылаясь на то, что его права на свободу самовыражения нарушены. Конституционный суд поддержал решение Высшего суда ЮАР: ст. 16 Конституции ЮАР прямо предусмотрено, что такая свобода ограничена пропагандой войны, подстрекательством к насилию и пропагандой ненависти, основанной на расовой, этнической принадлежности, поле или религии; а также подстрекательством к причинению вреда. Судьи конституционного суда проделали существенную работу и отметили, в частности, значительный опыт США и Европы в вопросах разработки доктрины размывания права на товарный знак, ссылаясь на конкретные прецеденты и положения законодательства, обращаясь к подходам к пониманию современных функций товарного знака.

Практика Конституционного суда ЮАР может с легкостью быть повторена и европейскими судами, а это значит, что запрет на дискриминационное сообщение в демократическом обществе является одним из потенциальных аргументов правообладателя в споре с пародистом. Правообладатель не заинтересован в том, чтобы негативное сообщение ассоциировалось у потребителей с его брендом, а суды скорее всего признают такой интерес подлежащим защите.

Американский подход к свободе слова и его влияние на использование пародии на товарный знак

Примечательно, что европейский (и южноафриканский) подходы к свободе слова значительно отличаются от американского. Так в соответствии с американским пониманием свободы слова (по смыслу Первой статьи Билля о правах) охраняется почти любое высказывание, в том числе носящее дискриминационный характер или призывающее к насилию. Ученые объясняют это тем, что свобода слова в США является конституционной ценностью, выше которой не может быть ничто другое. Европейский же подход позволяет устанавливать ограничения в отношении свободы слова в том случае, если необходимо соблюдение столь же или более значимых конституционных ценностей. Одной из них является поддержание мира и стабильности в обществе. Поэтому дискриминационные сообщения в отношении каких-либо меньшинств не допускаются в Европе даже в рамках политических дебатов40. Более того, защита общественного мира (public peace) в Европе рассматривается шире, чем просто защита от гражданских беспорядков. Под эту категорию также попадает защита общественного спокойствия групп, слоев населения. Защита общественного спокойствия, в первую очередь, обеспечивается социальным группам, которые ранее претерпевали общественные гонения или дискриминацию, поскольку для них такое общественное спокойствие легче подорвать. Так, например, в Германии, если гонениям ранее подвергались иммигранты, то считается, что даже неблагоприятные высказывания сейчас могут подорвать общественное спокойствие, вызвав атмосферу страха. Это показывает, что правопорядок защищает общественное спокойствие не только путем пресечения каких-либо правонарушений, но и в целом принятием мер по защите социального климата41,42. Очевидно, что своим решением Суд Европейского союза воспринял немецкий подход как верный для всех государств - участников Европейского союза.

Также можно отметить, что, например, в Германии наиболее важной формой конституционной ценности является неприкосновенность человеческого достоинства (так же как и свобода слова в Билле о правах США она отражена в Первой статье Основного закона ФРГ), которая может ограничивать свободу слова43.

В США, однако, в этом отношении было отмечено, что «Первая статья Билля о правах не гарантирует, что другие практически священные для американской нации понятия, такие как нетерпимость к дискриминации по расовому признаку, будут оставаться не подлежащими обсуждению (unquiestoned) для общественного сознания (in the market place of ideas)»44. Считается, что некоторые решения Верховного суда США показывают, что даже ценность поддержания мира в обществе не так важна, как обеспечение свободы слова в обществе, а американский подход к свободе слова охраняет общество от неблагоприятной общественной речи с очень большими изъятиями.

Так, например, в США в деле Brandenburg vs Ohio, 395 U.S. 444 (1969) Верховный суд США отметил, что гражданин США не может быть осужден за преступление против общественного мира, которое выразилось в его дискриминационных призывах на встрече Ку Клукс Клана, где он был спикером. Суд посчитал, что это противоречит свободе слова, предоставленной гражданам США Первой статьей Билля о правах45. Верховный суд отметил, что только в тех ситуациях, где существует подстрекательство к незаконным действиям, в отношении которых понятно, что они неминуемо наступят, суды имеют право вмешаться в свободу слова, 47.

В другом деле Верховный суд США признал неправомерным приговор по делу о нарушении общественного мира (breach of the peace.) в отношении свидетеля Иеговы, который проигрывал прохожим с их позволения граммофонную запись, в которой содержались яростные нападки на католическую церковь, руководствуясь Первой статьей Билля о правах. В решении суд отметил, что защита аудитории не превалирует над правом на выражение собственного мнения48. В другом деле суд защитил священника, который выступил с речью с нацистскими симпатиями перед аудиторией, во многом состоящей из евреев. Верховный суд США отметил, что враждебность аудитории к воспринимаемой речи не является критерием для определения пределов свободы слова49.

При этом в США толкование свободы слова коснулось и споров о пародии. Так, например, в 2009 г. суд Нью-Йорка Bourne Co. v. Twentieth Century Fox Film Corp. et al., case number 1:07-cv-08580, in the U.S. District Court for the Southern District of New York постановил, что использование пародийной песни Wish I had a Jew в эпизоде сатирической телепередачи «Гриффины», которая является пародией на песню Wish I had a Star, использованной в мультике «Пиннокио» компании Walt Disney Pictures правомерно. Сама песня содержала в себе антисемитские сообщения и стереотипы в отношении евреев, что не является нарушением прав на произведение. Вероятно, что такой же подход был использован и в отношении пародии на товарный знак. В деле Smith v. Wal-Mart Stores, Inc. 537 F. Supp. 2d 1302 (Georgia Northern District Court, 2008). В этом споре ответчиком использовалась пародия на товарный знак известного ритейлера продовольственных товаров Wal-Mart, отсылающая к Холокосту - Walocaust на продаваемых футболках ответчика, была признана правомерной.

Все это показывает, что американский подход к праву товарных знаков диаметрально противоположен европейскому и, в частности, тому, что отметил Суд Европейского союза в приведенном решении относительно дискриминации отдельных групп населения. Во многом европейский подход сформировался за счет Европейской конвенции об охране прав и основных свобод человека и гражданина, в частности ст. 10, предоставляющей свободу слова. В соответствии с позицией Европейского суда по правам человека негативные для общества или его социальных групп, как сообщения по оправданию Холокоста, не приобретают защиту в соответствии со ст. 10 Европейской конвенции об охране прав и основных свобод человека и гражданина и являются злоупотреблением правом на свободу слова по смыслу ст. 17 Конвенции50. Европейский суд по правам человека не раз отклонял жалобы политиков, которые были обвинены в антидемократических или расистских речах51. Это значит, что пародия на товарный знак в Европе ограничивается рамками недискриминационных сообщений.

Российская Федерация

Российское законодательство в отличие от американского не оперирует категорией размывания права на товарные знаки. При этом национальные суды также не руководствуются и европейской категорией «несправедливого получения преимуществ третьим лицом от использования товарного знака» как формой нарушения исключительного права.

Но Гражданским кодексом РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, непохожие на те, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя в соответствии с п. 3 ст. 1508 ГК РФ.

При этом общеизвестным товарный знак признается по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности если этот товарный знак (или обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации) стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя52.

Такая формулировка в законодательстве позволила считать, что указанная в ст. 1508 ГК РФ общеизвестность товарного знака является своего рода презумпцией, которая освобождает истца в представлении в процессе доказательств известности его обозначения потребителям53, а также предоставляет защиту в отношении неоднородных товаров «широко известным товарным знакам». Иными словами, защита в отношении такого товарного знака для неоднородных классов товаров осуществляется и без обязательных административных процедур.

С присоединением к ВТО представители России подчеркнули, что действующий ГК РФ не содержит норм, которые устанавливают связь между предоставлением правовой охраны товарному знаку как общеизвестному и его включением в общеизвестных товарных знаков. Следовательно, при нарушении прав обладателя такого товарного знака суд должен предоставить защиту независимо от факта включения товарного знака в перечень общеизвестных обозначений54.

Это демонстрируется и современной практикой, в частности, Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2014 г. по делу № CИП-9/2013. В этом деле суд аннулировал правовую охрану двух товарных знаков для сигарет по иску правообладателя словесного товарного знака ELLE, используемого в отношении печатной продукции. Вначале, отказывая в удовлетворении возражений правообладателя, Роспатент основывался на том, что заявитель, подавший возражения, (правообладатель товарного знака для журналов) и правообладатель - заинтересованное лицо (правообладатель товарных знаков для сигарет) ведут разную деятельность. Но удовлетворяя требования заявителя об аннулировании двух товарных знаков, суд первой инстанции исходил из того, что журналы, производимые заявителем самим или с его согласия, являются «известной широкому кругу потребителей» продукцией.

Поэтому оспариваемые товарные знаки вводят в заблуждение потребителей относительно товара и его производителей, а факт воспроизведения в комбинированных товарных знаках заинтересованного лица словесного элемента ELLE, по своей сути, является актом недобросовестной конкуренции, запрещенной ст. 10bis Парижской конвенцией по охране промышленной собственности.

В рассматриваемом случае регистрация в качестве товарных знаков обозначения, идентичного широко известному товарному знаку для товаров иных классов МКТУ, «может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителей относительно товара и его изготовителя».

Это показывает, что российские суды предоставляют товарным знакам с репутацией защиту, руководствуясь категорией введения потребителей в заблуждение.

Возможно, что понимание категории исключительного права на товарный знак еще достаточно примитивно, и даже понимание базовой категории введения потребителей в заблуждение только формируется в России55.

В американском законодательстве размывание также было имплементировано не сразу, при рассмотрении первых споров суды руководствовались категорией введения в заблуждение. Пока еще логика российских судов при рассмотрении споров о размывании очень схожа с той, о которой говорил Щечтер в своей статье. Так, например, Щечтер приводит дело Odol, рассмотренное Верховным судом Германии, в котором производитель известного средства для гигиены полости рта Odol аннулировал право на товарный знак производителя рельс, зарегистрированный позже, поскольку использование последним обозначения создавало вероятность введения потребителей в заблуждение.

Также Суд по интеллектуальным правам, руководствуется категорией получения необоснованных преимуществ, известной европейскому регулированию и институтом недобросовестной конкуренции (ст. 10bis Парижской конвенции) для защиты интересов правообладателей. Это может настораживать, поскольку, если и дальше высшие судебные инстанции формально будут руководствоваться европейским подходом, то использование пародии в случае, если она имеет вероятность незначительного введения в заблуждение потребителей или вероятность некоторой утраты различительной способности товарного знака, будет считаться неправомерным.

Скорее всего, поначалу российские суды будут запрещать пародии на товарные знаки. Например, в деле N СИП-1010/2014 в отношении известного бренда мужской итальянской одежды Zegna. Правообладатель известного бренда смог оспорить регистрацию идентичного товарного знака в отношении медицинских изделий, глазных протезов, контактных линз, зубных протезов, презервативов и т.д. (товары 3 и 10 классов МКТУ). В этом деле вопрос о возможном введении потребителей в заблуждение не поднимался, судом было отмечено, что товары не однородны с мужской одеждой. Но в действиях лица, зарегистрировавшего товарный знак для медицинских изделий, присутствуют признаки паразитирования на репутации чужого товарного знака (поскольку обозначение известно во всем мире).

Уже сейчас судами рассматриваются споры, в которых категория введения потребителей в заблуждение используется даже тогда, когда такое заблуждение в целом не может возникнуть. Так, например, в деле № А41-5137/08 ответчик использовал в рекламе своей продукции – сока - сумки и чемоданы с нанесенными на них товарными знаками истца - стилизованными цветками компании Louis Viutton. В обоснование исковых требований истец ссылался на то, что при воспроизведении по ходу сюжета аудиовизуального произведения рекламного характера (рекламный ролик) под наименованием «Встреча» допущено нарушение исключительных прав Компания LOUIS VUITTON MALLETIER на изобразительный товарный знак в виде стилизованных цветков, поскольку осуществлена демонстрация сумки и чемоданов, маркированных изображениями стилизованных цветков, которые сходны до степени смешения с изобразительным товарным знаком, принадлежащем истцу. Ответчик же ссылался на то, что он правомерно приобрел сумки и чемоданы в стране, в которой снимался ролик, и полагал, что это продукция истца. В ролике сумки и чемоданы погружались в машину мужчиной, пока рядом капризничала девушка, которой эти чемоданы принадлежали. В итоге мужчина уезжал на машине, оставив девушку с ее чемоданами. За всем этим наблюдает другая девушка, которая пьет сок, затем под озвучку рекламного слогана, начинающийся со слов: «Одни упиваются мечтами о сладкой жизни, другие пьют сок». Рассмотрев дело, апелляционный суд удовлетворил требования истца о запрете использования в рекламе товарного знака. Как позже отметили судьи ВАС РФ в отказном определении по делу «суд признал, что использование в рекламном ролике под наименованием ”Встреча” чемоданов и сумок, на которых имеются изображения, сходные до степени смешения с изобразительным товарным знаком истца в виде стилизованных цветков, является использованием чужого известного товарного знака в рекламе другого товара, могло ввести в заблуждение потребителей рекламы относительно самого рекламируемого товара и вызвать ассоциативный ряд с аксессуарами и товарами истца». К сожалению, ни один из актов по делу нельзя назвать понятным, позволяющим достоверно установить логику судов или действительные обстоятельства спора – как то, например, были ли действительно изготовлены сумки и чемоданы истцом, ссылался ли истец на то, что его интерес лежит в рамках запрета на установление ассоциативной связи его товарных знаков с продукцией истца. Практикующие юристы отмечают, что истец в этом деле ссылался на то, что использование марки Louis Viutton в этом рекламном ролике наносит вред бренду истца, поскольку обладательница чемоданов показана как капризная, надменная и спесивая, что может повлиять на формируемый в сознании потребителей образ бренда. Суд же согласился с этим подходом, но не смог обосновать его с позиции действующего законодательства56.

Существуют и другие споры в российской практике, в которых правообладатель пытается защитить различительную способность своего товарного знака. Одним из наиболее ярких примеров этого являются споры компании Adidas, которая инициирует судебные разбирательства по всей стране в тех ситуациях, когда какая-то компания реализует одежду с тремя вертикальными полосами. Компания Adidas таким образом полагает, что это нарушает права на ее позиционный товарный знак – три параллельные вертикальные полосы белого цвета. Так, например, компания «Адидас» требовала от ответчика в одном из споров компенсации и уничтожения продукции – спортивной одежды с размещенными на ней четырьмя параллельными полосами. Компания Адидас полагала, что использование трех полос в обозначении ответчика нарушает права на ее известный в России товарный знак и может ввести потребителей в заблуждение. Ответчик же настаивал, что нанесение на обувь ответчика товарных знаков ESCAN и Soter, а также других декоративных элементов делает невозможным введение потребителя в заблуждение. Кроме этого, на обуви ответчика в отличие от товарного знака истца, нанесено не три полосы, а четыре, что также свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения между спорными обозначениями. В подтверждение указанных доводов представитель ответчика ссылался на отчет, составленный по результатам социального опроса, выполненный Новосибирской торгово-промышленной палатой России. Суд в этом деле поддержал истца.

В похожем деле между теми же сторонами и с идентичными обстоятельствами Адидасу было отказано в удовлетворении исковых требований, а отказ поддержан Высшим арбитражным судом (Определением ВАС РФ от 13 сентября 2012 г. N ВАС-11377/12 отказано в передаче дела N А40-58944/11-26-433). Однако в этом споре полосы ответчика были представлены в виде декоративного элемента на внешней стороне, включающего расположенные на основном черном фоне обуви отстающие друг от друга четыре широкие полосы серого цвета, каждая из которых с двух сторон окаймлена узкими полосами желтого цвета. Таким образом, декоративный элемент обуви представлял собой композицию из большого количества разноцветных разношироких полос, в многоцветье которой утрачивалась значимость графической составляющей.

Все эти примеры свидетельствует о том, что суды начинают расширять категорию исключительного права на товарный знак, предоставляя правообладателям большую защиту, в том числе в отношении репутации брендов. Правообладатели же пытаются защитить различительную способность своего бренда и репутацию. Однако нахождение эффективных средств защиты в практике российских судов юристам еще предстоит. Как отмечается некоторыми российскими учеными, «целостная доктрина ослабления различительной способности товарных знаков в российском правопорядке пока не сложилась»57. Расширение охраны исключительного права на товарный знак наверняка является вопросом времени.

Подтверждается это и тем, что на уровне международных соглашений, в которых Российская Федерация участвует, правообладателям общеизвестных товарных знаков была предоставлена защита не только от намеренного введения потребителей в заблуждения относительно источника происхождения товара, но и от действий, приводящих к ослаблению различительной способности обозначения и (или) получению несправедливых преимуществ58. Это установлено, например, в части 3 ст. 16 Соглашения ВТО о Торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). В соответствии с указанной нормой ст. 6.bis Парижской конвенции (с дополнениями 1977 г.) применяется также к товарам и услугам, не похожим на те, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, при условии, что использование данного товарного знака в отношении непохожих товаров или услуг будет служить указанием на наличие связи между этими товарами и услугами и правообладателем зарегистрированного товарного знака, и что при этом возможно причинение вреда интересам правообладателя». Фактически это положение предоставляет правообладателям защиту от размывания известных товарных знаков. Такое понимание ст. 16 соглашения ТРИПС также отражено в докладе Палаты представителей общин США. Несмотря на это, некоторые европейские комментаторы отрицают такой подход к указанной норме ТРИПС и полагают, что она защищает исключительно от потенциального введения потребителей в заблуждение59. С этим можно было бы согласиться, если бы тенденция к усилению правовой охраны товарных знаков в среде международных организаций и объединений в области интеллектуальной собственности не усиливалась. В 1999 г. была принята совместная Рекомендация Ассамблеи Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) «О положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков»60. Объем правовой охраны общеизвестного знака был уточнен. В статье 3 Рекомендации указано, что государство – член Союза обеспечивает охрану общеизвестного товарного знака от конфликтующих знаков, указаний деловых предприятий и названий доменов. Конкурирующими знаками были признаны обозначения, зарегистрированные и (или) используемые в отношении как однородных товаров (услуг), так и неоднородных. В отношении неоднородных товаров конфликт обозначений будет иметь место при наличии одного из следующих условий: 1) товары, маркируемые конкурирующим знаком, могут быть связаны с обладателем прав на общеизвестный знак, нарушая его интересы; 2) использование конкурирующего знака приведет к ослаблению различительной способности общеизвестного знака; 3) использование конкурирующего знака влечет получение несправедливых преимуществ61.

Все это позволяет говорить, что в судебной практике, международных соглашениях, участником которых является Российская Федерация, положениях Гражданского кодекса РФ существуют предпосылки к расширению охраны исключительного права на товарный знак. Даже в российской доктрине высказываются предложения по усовершенствованию существующего механизма защиты защиты правообладателя широко известных в России обозначений (не только в интересах правообладателей, но и возможных нарушителей)62. Осознание этой тенденции позволяет выявить существующие системные проблемы при защите бренда от причинения вреда его репутации или от его размывания. Такие системные проблемы влияют на подходы судов при рассмотрении споров об использовании пародии на товарный знак.

Как было отмечено ранее, п. 3 ст. 1508 ГК РФ устанавливает правило, что «правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы63 такого обладателя». С учетом проблем, с которыми столкнулась американская судебная практика, можно ожидать, что буквальное применение этой нормы способно привести к запрету пародии на товарный знак, поскольку, как доказывают американские ученые, любая успешная пародия создает ассоциации в сознании потребителей. Если российские суды будут полагать, что установление уже одной только ассоциации будет ущемлять интересы обладателя широко известного товарного знака, то это существенно ограничит возможности по использованию пародии в России. При этом отсутствие выработанных критериев в отношении понимания категории «возможного ущемления законных интересов правообладателя общеизвестного товарного знака» в практике судов может вызвать серьезные затруднения для ответчика: может ли суд использовать собственное усмотрение, чтобы презюмировать потенциальное ущемление интересов правообладателя (даже если истец ничего не сформулировал в отношении возможности нарушения его интересов)? Может ли правообладатель не доказывать свой правомерный интерес, просто сославшись на свою правовую позицию – наличие права на общеизвестный товарный знак? Может ли истец сослаться на наличие вероятности ведения в заблуждение потребителей, при этом не доказывая такую существующую вероятность? К сожалению, в доктрине на сегодняшний день не выработано подходов к разрешению этих вопросов. Приведенная ранее судебная практика (в частности, дела о нарушении прав на «три полосы» компании «Адидас») показывает, что суды в случае широкой известности товарного знака не анализируют ущемление прав правообладателя, довольствуясь одним формальным фактом нанесения обозначения. Иногда это прямо отражается в судебных актах: «С учетом тождества заявленного обозначения ”ПЯТЬ ОЗЕР” и словесного элемента ”Пять озер”, объединяющего в серию противопоставленные товарные знаки правообладателя - общества ”Пять озер” и учитывая, что словесный элемент ”Пять озер” представляет собой общеизвестный товарный знак, а регистрация противопоставленных товарных знаков произведена в отношении широкого перечня товаров и услуг, товары 2, 11, 12, 14, 20, 22, 25-го и услуг 45-го классов МКТУ, для которых заявлено оспариваемое обозначение, также могут ассоциироваться с правообладателем - обществом ”Пять озер” общеизвестного товарного знака ”Пять озер”64. Возможно, что суды должны более тщательно подходить к нарушению прав на общеизвестные товарные знаки, признавая действия ответчика неправомерными только при создании серьезной вероятности нанесения ущерба интересам истца или же при наличии ущерба.

Как было показано выше, фактически в практике американских судов бремя доказывания отсутствия вероятности ущемления интересов правообладателей лежит на ответчике, в то время как истец может только заявить о наличии такой вероятности в споре. При использовании такого подхода в России на ответчика-пародиста могут ложиться значительные транзакционные издержки, и он посчитает, что ему легче перестать использовать его пародию, чем доказывать перед судом отсутствие вероятности, например, введения потребителей в заблуждение. Так, например, случилось в ситуации с использованием пародии «Сбербар». Владелец бара посчитал, что ему легче сменить вывеску, чем доказывать в суде, что он не нарушает права банка. Возможно, поэтому не стоит налагать на ответчика чрезмерно обременительную обязанность по доказыванию допустимости использования товарного знака в пародии.

Еще одной проблемой для потенциального пародиста является отсутствие дифференциации средств защиты при введении потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара и при нарушении других интересов правообладателя, таких как утрата различительной способности. Так, например, лицо, пародировавшее Сбербанк, понимало, что в случае если суд признает его нарушившим право на товарный знак, он также будет обязан выплатить компенсацию за нарушение и возместить истцу судебные расходы.

Возвращаясь к опыту США, нами было отмечено, что пресечение размывания товарного знака является отдельным исковым требованием с самостоятельными средствами защиты – истец может требовать судебный запрет в отношении использования ответчиком товарного знака правообладателя. О взыскании убытков или доходов за неправомерное использование товарного знака речь может идти в исключительных случаях, когда было установлено, что ответчик имел намерения осуществить размывание товарного знака или причинить вред зарегистрированному обозначению. Этот подход, безусловно, более лоялен к пародистам товарных знаков.

Некоторые российские ученые осознают, что введение потребителей в заблуждение и размывание товарного знака являются разными видами нарушений, поэтому для них должны быть предоставлены разные средства правовой защиты. Выдвигается тезис о необходимости конкретизации способов защиты для каждого из этих требований65. При этом справедливо отмечается, что правообладатель известного товарного знака в случае ущемления его интересов ответчиком (в том числе и пародистом) может требовать взыскания доходов последнего в соответствии со ст. 15 ГК РФ. Возможно, что в случаях, когда размывание репутации товарного знака пародией имело место без умысла ответчика причинить вред правообладателю, суд должен отказывать во взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак, ограничиться только убытками и возможными доходами от реализации пародийных товаров.

Предложенные нами пути решения проблем, возникающих при рассмотрении судами споров о пародии на товарный знак во многом основаны на практике США. На наш взгляд, для того, чтобы соблюсти баланс между интересами пародиста и правообладателя, возможно обращение к американской практике, столкнувшейся со схожими проблемами.

Российское понимание свободы слова и ее ограничителей для целей создания пародии на товарный знак

Российское понимание свободы слова лежит в лоне общеевропейского подхода. Это подтверждается, в частности, определением Конституционного суда РФ от 17 февраля 2015 г. N 245-О. Жалоба в Конституционный суд РФ была подана последователем восточного религиозного учения, одним из священных символов которого является свастика. Конституционный суд отметил, что использование свастики последователями этого учения на территории России недопустимо. Как было отмечено Конституционным судом, использование свастики «безотносительно к ее генезису, может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны». Это свидетельствует о том, что пародия на товарный знак в России не должна носить дискриминационный или экстремистский характер или восприниматься как причиняющее моральные страдания сообщение для аудитории. В противном случае выход за пределы ограничителей свободы слова в России будет давать дополнительную гражданско-правовую позицию для правообладателя товарного знака.

Заключение

Проведенное нами исследование позволило сформулировать следующие выводы:

1. Сегодня нарушением права на товарный знак признается не только совершение операций в отношении товаров, на которые нанесено тождественное или идентичное обозначение. Все чаще суды охраняют узнаваемость и репутацию товарных знаков и потому расширяют пределы охраны исключительного права на товарный знак. Это характерно для США, Европы и России.

2. На уровне Европейского союза установлены ограничения для информационных сообщений в демократическом обществе. Такие сообщения не должны ранить чувства граждан и подрывать общественное спокойствие. Поэтому в Европе пародия на товарный знак не должна ущемлять достоинство других лиц, нести дискриминационное или экстремистское сообщение. При создании в России пародии на товарный знак для пародиста также будут действовать соответствующие ограничители.

3. Российское законодательство и судебная практика, так же как в США и в Европе, защищает правообладателя известных товарных знаков от нанесения вреда товарному знаку или размыванию бренда. К сожалению, высока вероятность того, что при анализе наличия нарушения права на общеизвестный товарный знак российские суды не будут выяснять, как именно интересы правообладателя были ущемлены используемой пародией, ограничиваясь установлением связи между используемой пародией и товарным знаком. Это в существенной степени может ограничить практику использования пародии на товарный знак в России.

4. Российское законодательство не устанавливает никакой дифференцации в способах защиты правообладателя в случаях введения в заблуждение потребителей и размывания товарных знаков. Это создает существенные сложности для лиц, которые не имели действительного намерения причинить вред правообладателю, и затрудняет возможность переработки товарных знаков в целях использования пародии. Возможно, для защиты добросовестных ответчиков в спорах о пародии необходимо отказывать во взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак при отсутствии намерения у ответчика причинить вред товарному знаку истца использованием пародии, ограничиваясь мерами по пресечению нарушения права на товарный знак или взысканием убытков, доказываемых в общем порядке.

 

 


1 Афанасьева Е.Г. Пародирование товарных знаков: «руки прочь от святынь», или «Надо иметь чувство юмора»? - "Предпринимательское право", 2014. N 2..

2 Отметим, что в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ, юридические наименования юридического лица-пародиста все также содержит слово «Сбербар». URL:http://egrul.nalog.ru(дата обращения: 28 марта 2015 г.). .

3 Зайцев А.М. «Сбербар», «Газпромчик»: возможно ли использование пародийных товарных знаков в России? Интернет-версия Журнала Суда по интеллектуальным правам. URL: http://ipcmagazine.ru/trademark-law/is-it-possible-to-use-a-parody-of-trademarks-in-russia.

4IFrank I. Schechter. The rational basis of trademark protection. 60 Trademark Rep. 334 1970. P. 820.

5Возможно, это характеризует модель производства некоторых предприятий. Может существовать несколько аффилированных между собой лиц, которые задействованы в производстве и обороте продукта. При этом все интеллектуальные права на обозначения, которыми продукция маркируется, могут принадлежать исключительно одному лицу. Второе же лицо занимается производством продукции. Лицензионный договор между аффилированными лицами не регистрируется по какой-либо причине.

6Frank I. Schechter. Op.Cit.

7Frank I. Schechter. Op. Cit. P. 819.

8F. Schehter. Op.cit. P. 823: «Quite apart from the destruction of the uniqueness of a mark by its use on other goods, which will be discussed later on, once a mark has come to indicate to the public a constant and uniform source of satisfaction, its owner should be allowed the broadest scope possible for "the natural expansion of his trade" to other lines or fields of enterprise».

9F. Schehter. Op. cit. P. 823.

10F. Schehter. Op. cit. P. 830.

11В соответствии с законодательством США известным товарным знаком признается обозначение, которое широко узнаваемо среди общей категории потребителей США как обозначение источника товаров или услуг владельца товарного знака. Для изучения вопроса, является ли товарный знак известным, суд рассматривает следующие критерии: 1) продолжительность, степень и географический охват рекламы знака, продвигаемой или публикуемой собственником или третьими лицами; 2) количество, объем и географический масштаб продаж товаров или услуг, предлагаемых под маркой; 3) объем фактической узнаваемости знака; 4) был ли товарный знак зарегистрирован в соответствии с законом от 3 марта 1881 года, или актом 20 февраля 1905, или содержится в реестре. (par. 2 (A) 15 U.S.C. 1125 (Section 43 of the Lanham Act): False Designation of Origin, False Descriptions, and dilution Forbidden).

12Jonathan Moskin. Victoria's Big Secret: Whither Dilution Under the FederalTrademarkDilutionAct?, TRADEMARK REP. 842, 844 (2003). P. 93.

13Jonathan Moskin. Op. cit. P. 96.

14Mark Lemley. The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense/ 108 Yale Law Journal 1687, initially taken from. Bently and B. Sherman. – 3rd. ed, Oxford University Press, 2009. P. 915.

15Лемли называл такое положение дел «смертью здравого смысла», поскольку права на товарный знак получают квазиавторско-правовую защиту, которая защищает в большей степени продавцов, а не покупателей. Он также критиковал теорию Ральфа Брауна (другого известного юриста США) в том, что с помощью доктрины размывания правопорядок опосредованно защищает интересы потребителей. Браун полагал, что реклама является основным коммуникационным каналом для потребителей. Генератором же информации для этого канала является бренд. Так объяснялась необходимость защиты такого «генератора» от любых помех – для того, чтобы информационные каналы потребителей оставались такими, какими они есть. Лемли отмечал, что в современном информационном обществе существует большое количество различных способов получения информации: общества защиты прав потребителей и Интернет-платформы, поэтому в защите рекламы как основной форме доведения до потребителей информации нет такой важности как прогнозировал Браун. Но несмотря на это репутация брендов подлежит все большей и большей защите.

16Deborah R. Gerhardt. The 2006 Trademark Dilution Revision Act Rolls out a Luxury Claim and a Parody Exemption, 8 N.C. J.L. & Tech. 205 (2007). P. 217.

17Deborah R. Gerhardt. The 2006 Trademark Dilution Revision Act Rolls out a Luxury Claim and Parody Exemptions. North Carolina Journal of Law & Technology.

1815 U.S.C. § 1125(c) (2)(C), 15 U.S.C. § 1125(c)(1) (2000).

19L. Bentley. B.Sherman. Intellectual Property Law. 4-th edition. Oxford University Press. 2015. P. 1003

20Sigma v. OHIM, T-215/03 [2007[ ECR II-711, Aktieselkabet of 21 November 2001 v. OHIM, Case C-197/07P [2008] ECR I-193.

21Case C-375/97 [1999] ECR I-5421.

22Pago Intl v. Tirolmich, Case C-301/07 [2009] ECR I-9429.

23L. Bentley. B. Sherman. Intellectual Property Law. 4-th edition. Oxford University Press. 2015. P. 1005.

24 Puma vs. Pudel – German Trademark Case. URL: http://lexdellmeier.com/de/blog/puma-vs-pudel-–-german-trademark-case Ссылка на пресс-релиз Федерального суда Германии: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=70695&linked=pm Аналогичные споры рассматриваются в Японии, однако, специалисты отмечают, что в сушествуют основания, при которых товарный знак пародиста может быть зарегистрирован: Parody trademark case. Yuasa and Hara Intellectual Property News. Vol. 38. 所収. URL: https://www.yuasa-hara.co.jp/lawinfo/1447/

25Para 29, 30.

26Leonardo Machado Pontes. Op.cit.

27Ibid.

28Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза № 2001/29/ЕС «О гармонизации отдельных аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе», принятой от 22 мая 2001 г.

29Para 19.

30Leonardo Machado Pontes. Op.cit.

31Para 20.

32Leonardo Machado Pontes. Op.cit.

33 CONSTITUTIONAL COURT OF SOUTH AFRICA. Case CCT 42/04. URL: http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2005/7.html#sdfootnote25sym.

34Para 8.

35Para 7.

36Para 8.

37Para 9.

38Para 12.

39Para 15.

40Aernout Nieuwenhuis. Freedom of Speech: USA vs Germany and Europe .1 8 Neth. Q. Hum. Rts. 195 2000 P. 200.

41E. Dreher and H. Tr6ndle, Strafgesetzbuch und Nebengesetz [Criminal Code and Related Statutes], Munich, 1995. P. 749.

42Aernout Nieuwenhuis. Op. cit. P. 203.

43Aernout Nieuwenhuis. Op.cit. P. 201.

44Texas vs Johnson, 491 U.S. 397 (1989).

45Aernout Nieuwenhuis. Op.cit.. P. 201.

46R. Smolla. Free speech in an open society, New York, 1992, p. 110.; Aernout Nieuwenhuis. Freedom of Speech: USA vs Germany and Europe .1 8 Neth. Q. Hum. Rts. 195 2000. P. 202.

47Но не нужно думать, что американский подход к свободе слова охраняет любую речь. Так в 1917 г. Верховный суд США в деле Schenck vs United States, 249 U.S. 47 (1917). постановил, что пропаганда пацифизма и коммунизма не охраняется Первой статьей Билля о правах. В деле 1925 г. Gitlow vs New York, 268 U.S. 953 (1925) о коммунистической пропаганде Верховный суд мотивировал тем, что государственная власть не должна ждать начала революции и может вмешаться тогда, когда существует разумная вероятность «реального зла» (substantive evil). Уже во время холодной войны подобное решение в отношении коммунистической пропаганды было поддержано, и приговор на основании ссылок на свободу слова не былы отменен, даже несмотря на то, что коммунистическая пропаганда обвиняемым осуществлялась без соответствующего умысла (Dennis vs United States, 341 U.S. 494 (1951). Цит по Aernout Nieuwenhuis. Freedom of Speech: USA vs Germany and Europe .1 8 Neth. Q. Hum. Rts. 195 2000. P. 202.

48Cantwell vs Connecticut, 310 U.S. 309 (1940).

49Terminiello vs New York, 337 U.S. 3 (1949).

50European Court of Human Rights 23 September 1998, Lehideux & Isorni.

51Aernout Nieuwenhuis. Freedom of Speech: USA vs Germany and Europe .1 8 Neth. Q. Hum. Rts. 195. 2000. P. 200.

52Пункт 1 ст. 1508 Гражданского кодекса РФ.

53Никулина В.С.. Механизмы защиты общеизвестных товарных знаков в контексте обязательств из соглашения ТРИПС. Сравнительный анализ практики государств-участников. Журнал «Закон», 2012. № 10.

54Report of the working party on the accession of the Russian Federation to the World Trade Organization WT/ACC/RUS/70 WT/MIN(11)/2, 17 November 2011. Цит по: Козлова Н.В., Ворожевич А.С. Общеизвестные товарные знаки: понятие и особенности правовой охраны. Закон, 2015, N 12.

55Никулина В.С.. Указ. соч.

56 В частности, это отмечает Дмитрий Григорьев: https://zakon.ru/blog/2017/02/17/ispolzovanie_rekvizita_kak_narushenie_intellektualnyh_prav.

57Козлова Н.В., Ворожевич А.С. Общеизвестные товарные знаки: понятие и особенности правовой охраны. Закон, 2015. N 12.

58Козлова Н.В., Ворожевич А.С. Указ. соч.

59 Chen, Yangyue, Should China Protect Trademarks against Dilution? A Critical Look at the Experience of the United States and the Prospects for Application in China. MIPLC Master Thesis Series (2009/10). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1683082 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1683082. P. 7; Christine Haight Farley. Why We are Confused About the Trademark Dilution Law, 16 FDMIPMELJ 1175, at 1182 (2006); Ilanah Simon. Dilution in the US, Europe, and beyond: international obligations and basic definitions. JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW & PRACTICE, Vol. 1, No. 6, 406, 406-408 (2006);

60Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков: принята Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на 34-й серии заседаний Ассамблей государств - членов ВОИС 20 - 29 сентября 1999 г.

61Козлова Н.В., Ворожевич А.С. Указ. соч.

62Козлова Н.В., Ворожевич А.С. Указ. соч.

63Возможно, что термин «законные интересы», который упоминается в ст. 1508 ГК РФ, должен трактоваться как интерес, который можно обосновать действующими нормами права.

64Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2015 г. по делу N СИП-839/2014.

65Козлова Н.В., Ворожевич А.С. Указ.соч.