В.А. Химичев,
кандидат юридических наук,
председатель 2 судебного состава Суда по интеллектуальным правам

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 2, декабрь 2013 г., с. 31-36

Правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальных прав предусматривает систему мер, направленных на предотвращение злоупотреблений правообладателей своим монопольным положением. Институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием входит в систему таких мер. Содержащийся в ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) принцип обязательного использования товарного знака для индивидуализации товаров, работ и услуг как условия сохранения прав на него призван стимулировать интенсивное использование товарных знаков в гражданском обороте.

В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ возможность подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в арбитражный суд ставится в зависимость от того, является ли подающее это заявление лицо заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Поэтому в предмет доказывания по указанной категории дел входит установление не только обстоятельств использования товарного знака правообладателем, но и обстоятельств, подтверждающих заинтересованность лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В соответствии с п. ч. 4 ст. 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает в том числе дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В процессе осуществления судебной деятельности Суд по интеллектуальным правам не может не опираться на накопленный арбитражными судами опыт по указанной категории споров и не учитывать правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС), обязательные к применению при рассмотрении дел с аналогичными обстоятельствами.

Нельзя также забывать и о правоприменительной практике Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), которая рассматривала дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в порядке административного производства.

Так, Роспатент в целях обеспечения единства подходов при решении вопросов, возникающих при рассмотрении заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, издал Информационное письмо от 20.05.2009 № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» (далее – Письмо).

Наиболее спорными, как показала судебная практика, являются положения Письма о субъектах заинтересованности и об отношении к заявке на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака как доказательству, подтверждающему такую заинтересованность.

Согласно позиции Роспатента факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Подача такой заявки не свидетельствует о том, что право на товарный знак, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, каким-либо образом нарушает права, затрагивает законные интересы, привело к причинению реального ущерба данному лицу как субъекту хозяйственной деятельности.

Об отношении к заявке на регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака как доказательству, подтверждающему заинтересованность, высказался и ВАС в Постановлении Президиума от 01.03.2011 №14503/10 (далее – Постановление № 14503/10).

Согласно правовой позиции, содержащейся в указанном постановлении , к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности – лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Данная позиция ВАС вызывает вопрос о соответствии ее подлинного содержания ее словесному выражению.

Грамматический анализ текста, в котором выражена правовая позиция, позволяет прийти к выводу о том, что к заинтересованным лицам могут быть отнесены не только производители однородных товаров (работ, услуг), но и лица, подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Вместе с тем, как представляется, подлинный смысл рассматриваемой позиции заключается в ином. В тексте документа приводится перечень признаков, характеризующих производителя однородных товаров (работ, услуг) для целей определения его заинтересованности: это лицо, имеющее реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию. Подача заявки в рассматриваемом контексте составляет частный случай совершения необходимых подготовительных действий к использованию товарного знака.

Все станет на свои места, если последнюю часть сложного предложения – «в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения», изложить в следующем виде: «В частности, подача заявки на регистрацию тождественного или сходного обозначения».

В таком понимании правовой позиции становится очевидным, что факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака не может сам по себе свидетельствовать о заинтересованности лица. Подача заявки может рассматриваться лишь в качестве необходимого подготовительного действия к использованию обозначения.

Другой и, пожалуй, наиболее сложный вопрос состоит в следующем: является ли заявка достаточным доказательством заинтересованности лица (при условии, что заявка исходит от производителя однородных товаров (работ, услуг)) или же ее следует рассматривать в совокупности с другими доказательствами.

Если опять обратиться к грамматическому анализу текста Постановления № 14503/10, то подачу заявки следует рассматривать как одно из достаточных подготовительных действий к использованию товарного знака.

Вместе с тем, согласно исследуемому постановлению , подготовительные действия должны подтверждать реальное намерение производителя однородных товаров (работ, услуг) к использованию товарного знака. Поэтому вопрос о достаточности доказательств в подтверждение заинтересованности будет возникать всегда, причем независимо от того, представлена ли в обоснование заинтересованности только заявка или имеются еще и другие доказательства. Это вопрос оценки доказательств судом.

Исследуемая правовая позиция ВАС содержит в себе алгоритм доказывания обстоятельств заинтересованности.

В первую очередь в предмет доказывания входит установление обстоятельств того, является ли заявитель производителем однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Далее устанавливаются обстоятельства осуществления необходимых подготовительных действий к использованию спорного обозначения в своей деятельности.

Затем – обстоятельства реального намерения использовать такое обозначение.

По смыслу Постановления № 14503/10 только установление совокупности указанных обстоятельств может свидетельствовать о заинтересованности. По существу же доказываются только первые два обстоятельства, на основании которых суд может прийти к заключению о наличии (отсутствии) реального намерения использовать спорное обозначение, а затем – к выводу о заинтересованности.

Осуществление необходимых подготовительных действий к использованию товарного знака тождественно действительности намерений (одно – неизбежное следствие другого). В том случае, если осуществлены недостаточные действия к использованию товарного знака, то заявителем не доказана заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака.

Поэтому, как представляется, для вывода о заинтересованности нет необходимости делать промежуточный вывод о наличии (отсутствии) реального намерения использовать спорное обозначение.

Однако если рассматривать правовую позицию в контексте всего Постановления № 14503/10, то станет понятным, почему необходимо устанавливать обстоятельства реального намерения использовать спорное обозначение.

Обосновывая вывод о заинтересованности, ВАС в Постановлении № 14503/10 указывает на то, что доказательств недобросовестного поведения общества и создания им видимости заинтересованности без реального намерения использовать спорное обозначение в своей деятельности в материалах дела не имеется. Следовательно, выводы Роспатента и судов о том, что общество не является лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны данного товарного знака, являются необоснованными.

Значит, проверка заинтересованности по критерию реальности намерений необходима, когда имеются сомнения в добросовестности поведения лица и есть основания полагать, что такое лицо создает видимость заинтересованности без реального намерения использовать спорное обозначение.

Вопрос только в том, надо ли эту проверку суду производить всегда или только при наличии доводов и возражений сторон, которые и формируют предмет доказывания. Исходя из формального характера арбитражного процесса, мы считаем, что если указанное обстоятельство не входит в предмет доказывания, нет оснований делать «дежурный» вывод. Доказательств недобросовестного поведения общества и создания им видимости заинтересованности без реального намерения использовать спорное обозначение в своей деятельности в материалах дела не имеется.

В процессе установления обстоятельств заинтересованности следует различать такие понятия, как недоказанность совершения необходимых подготовительных действий к использованию товарного знака и создание видимости заинтересованности. При создании видимости заинтересованности формально будет наличествовать необходимая совокупность обстоятельств, достаточная для вывода о заинтересованности, тогда как в первом случае указанная совокупность отсутствует.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака возникает и вопрос о квалификации действий заявителя как злоупотребление правом. Об особенностях применения положений ст. 10 ГК РФ будет более подробно изложено ниже.

Вернемся к вопросу об однородности товаров для целей определения заинтересованности. Для этого обратимся к постановлению Президиума ВАС от 17.09.2013 №5793/13 (далее – Постановление № 5793/13).

Попутно заметим, что в указанном постановлении заявка на регистрацию товарного знака рассматривается как одно из доказательств, подтверждающих намерение использовать спорное обозначение.

В Постановлении № 5793/13 обращается внимание на правовые позиции, выработанные ВАС в постановлениях Президиума от 24.12.2002 г. № 10268/02 и от 18.07.2006 № 2979/06 по вопросу об однородности товаров.

Общий смысл, содержащийся в указанных постановлениях, заключается в том, что однородность товаров, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. При этом Международная классификация товаров и услуг не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

В Постановлении № 5793/13 содержится определение однородных товаров: это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Для целей доказывания важен вывод, состоящий в том, что правовую оценку однородности товаров истца и ответчика следует давать по перечисленным критериям в их совокупности, не ограничиваясь указанием на то, что товарный знак ответчика не зарегистрирован в отношении товаров, изготовляемых истцом.

Теперь обратимся к вопросу о субъектах заинтересованности.

Согласно Письму Роспатента заинтересованным лицом может признаваться только лицо, способное быть субъектом права на товарный знак: физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и вступающее в правоотношения в этом качестве; юридическое лицо как коммерческое, так и некоммерческое.

Таким образом, в понимании Роспатента, способность лица быть субъектом права на товарный знак является определяющим в установлении заинтересованности. Следовательно, физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, не могут являться заинтересованными лицами.

Однако судебная практика пошла по иному пути, существенно расширив границы заинтересованности.

Владельцев доменного имени, в том числе физических лиц, не обладающих статусом индивидуального предпринимателя, согласно правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума ВАС № ВАС-14483/12 от 19.03.2013 (далее – Постановление № ВАС-14483/12), можно рассматривать в качестве заинтересованных в случаях, если обращение с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием направлено на защиту их прав на доменное имя. При этом не имеет правового значения отсутствие у данных лиц статуса индивидуального предпринимателя, поскольку такой статус необходим, если соответствующее обозначение используется в качестве товарного знака. Использовать обозначение не как товарный знак, а как доменное имя может любое лицо, в том числе не обладающее статусом индивидуального предпринимателя.

Позиция, содержащаяся в Постановлении № ВАС14483/ 12, принципиальным образом изменила представление о субъектах заинтересованности. По сути, она имеет универсальный характер, поскольку, исходя из ее смысла, заинтересованным лицом может признаваться не только лицо, способное быть субъектом права на товарный знак.

Основываясь на правовых позициях ВАС в приведенном выше их понимании, можно предложить следующие выводы и подходы при решении вопросов об определении заинтересованности лица, возникающих при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

1)

Применительно к п. 1 ст. 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

2)

Субъектом заинтересованности может быть не только физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и вступающее в правоотношения в этом качестве или юридическое лицо как коммерческое, так и некоммерческое, но и физическое лицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

3)

К заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Однако неосуществление предпринимательской деятельности в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака; а также отсутствие обязательных лицензий на осуществление такой деятельности само по себе не является определяющим для вывода об отсутствии заинтересованности, поскольку заинтересованность может быть основана на ином законном интересе и проявляться не только в намерении и возможности самостоятельно производить продукцию.

4)

Однородность товаров, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. При этом Международная классификация товаров и услуг не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Правовую оценку однородности товаров истца и ответчика следует давать по перечисленным критериям в их совокупности, не ограничиваясь указанием на то, что товарный знак ответчика не зарегистрирован в отношении товаров, изготовляемых истцом.

5)

Подача заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака может служить одним из доказательств в подтверждение oбстоятельств по осуществлению необходимых подготовительных действий к использованию спорного обозначения.

Однако факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица. Такую заявку для целей определения заинтересованности лица в прекращении правовой охраны товарного знака следует рассматривать с учетом реального намерения лица использовать в гражданском обороте спорное обозначение.

6)

При разрешении вопроса о том, является ли лицо заинтересованным в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, в каждом конкретном случае следует исходить из фактических обстоятельств и совокупности имеющихся в деле доказательств.

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что заявитель не является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, то суд вправе отказать в удовлетворении требования именно по этим мотивам, поскольку отсутствие заинтересованности по смыслу п. 1 ст. 1486 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске.

7)

При наличии доказательств недобросовестного поведения заявителя, суд вправе отказать лицу в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из фактических обстоятельств, действия такого лица могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция рассматриваются как различные правонарушения. По смыслу ст. 10 ГК РФ, общим последствием правонарушений, содержанием которых являются различные формы злоупотребления правом, является отказ суда в защите прав лица, злоупотребляющего своим субъективным гражданским правом. Поэтому, отказывая в защите прав лица, злоупотребляющего своим субъективным гражданским правом, суду следует указывать конкретные действия недобросовестного поведения заявителя, относящиеся к каждой форме правонарушения.

В соответствии с п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. В связи с этим обязанность доказывания неразумности и недобросовестности поведения заявителя лежит на правообладателе товарного знака.

В заключение следует отметить, что понятие заинтересованности наполняется все новым и новым содержанием, постепенно расширяются границы такой заинтересованности, появляются новые субъекты заинтересованности. Представляется, что этот процесс будет продолжаться и далее по мере развития информационного общества, возникновения новых объектов интеллектуальных прав.