Противоречия регистрации товарных знаков правовой охране раннего наименования места происхождения товара или географического указания в России и ЕС

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 4 (30), декабрь 2020 г., с. 90-100

В 2019 году Законом № 230-ФЗ1 был введен новый для российского законодательства объект интеллектуальных прав – географическое указание. Также были внесены соответствующие изменения в отдельные положения ГК РФ2, в частности, связанные с регулированием правовой охраны товарных знаков.

Согласно ст. 1516 ГК РФ географическое указание – обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением. На территории соответствующего географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование характеристик товара.

В соответствии с п. 7 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым географическим указанием или наименованием места происхождения товара (НМПТ), а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое географическое указание или такое НМПТ либо сходное с ними до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования такого географического указания или НМПТ, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано такое географическое указание или такое НМПТ.

НМПТ - другое средство индивидуализации, указывающее на географическое происхождение товара, существующее в российском законодательстве с 1992 года. В силу той же ст. 1516 ГК РФ условиями регистрации НМПТ в отношении определенного товара выступают, во-первых, наличие у товара особых свойств, исключительно связанных с его географическим происхождением, а во-вторых, осуществление всех стадий производства товара на территории соответствующего географического объекта.

Как географические указания, так и НМПТ информируют потребителя о географическом происхождении, которое подразумевает определенные характеристики товара, но в отличие от НМПТ, для предоставления правовой охраны географическому указанию не требуется наличия у товара особых свойств и осуществления на территории соответствующего географического объекта всех стадий производства товара. Менее строгие требования значительно увеличивают возможность регистрации географических указаний по сравнению с возможностью регистрации НМПТ.

Несмотря на то что на сегодняшний день в Государственном реестре НМПТ и географических указаний существует всего лишь около 250 объектов (наибольшее количество регистраций НМПТ произведено в отношении минеральной воды - Ессентуки, Нарзан, Архыз и т.д.), логично предположить, что в скором времени ожидается их значительное увеличение за счет, географических указаний.

Для сравнения: в аналогичном реестре Европейского союза (ЕС)3 имеется около 3750 записей. Данный реестр включает в себя как «protected designations of origin» (PDO) - «охраняемые наименования места происхождения», близкие к российским НМПТ, так и «protected geographical indications» (PGI) - «охраняемые географические указания», близкие к российским географическим указаниям. Для простоты совокупность этих двух объектов обозначают в актах ЕС как «GI» (от англ. geographical indications, что дословно переводится как «географические указания»).

При этом на уровне ЕС возможность предоставления правовой охраны GI закреплена в отношении четырех категорий товаров (подробнее об этом речь пойдет далее). Можно предположить, что иначе количество зарегистрированных GI в ЕС было бы еще больше.

Вероятное появление в будущем большого числа зарегистрированных географических указаний в России окажет влияние и на практику регистрации товарных знаков. Это обусловлено предусмотренным п. 7 ст. 1483 ГК РФ запретом на регистрацию в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначений, являющихся сходными до степени смешения с НМПТ/географическими указаниями.

Руководством по товарным знакам РФ4 предусмотрены следующие ситуации конфликта обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарного знака, с НМПТ (представляется, что в силу идентичного объема правовой охраны НМПТ и географических указаний данные критерии применимы и в ситуации конфликта товарного знака с географическим указанием):

1)

полное вхождение в заявленное обозначение НМПТ;

2)

полное вхождение в заявленное обозначение НМПТ, в дополнение к другим словесным и/или изобразительным элементам (при сравнении заявленного комбинированного обозначения, содержащего словесный элемент (словесные элементы), с тождественным или сходным до степени смешения выявленным НМПТ, не исследуется значимость (доминирование) положения, занимаемого элементом, тождественным или сходным до степени смешения с НМПТ; заявленное обозначение должно признаваться сходным до степени смешения с НМПТ в целом, даже если такой элемент не занимает в нем доминирующего положения; не имеет значения, придает ли другой словесный и/или изобразительный элемент различительную способность заявленному обозначению; не следует учитывать место расположения или размер шрифта, шрифтовое исполнение НМПТ в составе всего заявленного обозначения);

3)

вхождение в заявленное обозначение части НМПТ;

4)

вхождение в заявленное обозначение производных от НМПТ, например таких, как эквивалентное прилагательное или существительное, перевод на другой язык либо в сочетании с такими словами, как «род», «тип», «имитация» и тому подобными, что вызывает в памяти зарегистрированное НМПТ/обозначение, заявленное на регистрацию в качестве НМПТ.

Судебная практика по вопросу столкновения прав на товарные знаки при их регистрации с правами на более ранние НМПТ является немногочисленной и достаточно однотипной. В качестве примеров можно привести дела №№ СИП-459/2014, СИП-129/2016, СИП-187/2018, СИП-357/2019, СИП-358/2019, СИП-479/2019, СИП-611/2019. Однако возможность регистрации географических указаний, вероятно, приведет к увеличению количества судебных споров по данному вопросу.

Практика ЕС в вопросе разрешения конфликтов между GI и товарными знаками более обширна и детализирована в силу гораздо более длительного опыта использования механизмов охраны GI (как PDO, так и PGI).

Охрана GI на уровне ЕС предоставляется соответствующими регламентами в отношении сельскохозяйственной продукции5, спиртных напитков6, вин7 и ароматических вин8 и, как уже было сказано, на сегодняшний день на уровне ЕС насчитывается около 3750 регистраций GI. В отношении иных видов продукции продолжают действовать национальные и международные схемы защиты GI, права на которые также могут быть противопоставлены товарному знаку ЕС.

Авторами статьи был проанализирован опыт ЕС в отношении сравнения обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, с GI. В основу анализа положено Руководство ЕС по экспертизе товарных знаков (далее - Руководство ЕС)9, которое разъясняет положения соответствующих регламентов и опирается на практику Суда Европейского союза (далее - Суд ЕС).

Согласно ст. 7 (1) (j) Регламента о товарном знаке ЕС10 не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков ЕС обозначения, регистрация которых не допускается законодательством ЕС, законодательством государства-участника или международным договором с участием ЕС или государства-участника, регулирующими правовую охрану GI.

Статья 7 Регламента о товарном знаке ЕС посвящена абсолютным основаниям для отказа в регистрации товарного знака. Это означает, что все содержащиеся в ней основания, в том числе основание, предусмотренное указанной ст. 7 (1) (j), Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (EUIPO) выдвигает ex officio.

Конкретные ситуации, при которых товарный знак вступает в противоречие с правами на более раннее GI по смыслу ст. 7 (1) (j) Регламента, предусмотрены, в частности, вышеуказанными регламентами, регулирующими правовую охрану GI на уровне ЕС11.

Указанные ситуации более детально раскрываются для целей экспертизы по абсолютным основаниям в гл. 10 разд. 4 ч. В Руководства ЕС.

Руководство ЕС дает совокупное перечисление таких ситуаций, указывая, что регламенты mutatis mutandis предусматривают следующие ситуации «использования» GI, на которые распространяется его правовая охрана.

1.

В заявленном на регистрацию товарном знаке прямо используется GI: товарный знак либо полностью включает GI, либо включает элемент, обладающий высокой степенью фонетического и/или визуального сходства с GI (для логического обособления от остальных случаев далее по тексту настоящий случай будет поименован как «включение» GI в товарный знак, поскольку термин «использование» применим и к другим случаям).

2.

В товарном знаке заведомо недостоверно используется GI (misuse); товарный знак имитирует GI (imitation); товарный знак вызывает ассоциации с GI (evocation).

3.

Товарный знак содержит указания, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении происхождения товара.

Как и в России, в ЕС также предусмотрена возможность использования GI в товарном знаке при соблюдении определенных условий. Согласно российскому законодательству регистрация товарных знаков, включающих в себя НМПТ/географическое указание, также возможна в случае: 1) если заявитель имеет право использования указанных объектов; 2) такие элементы включены в товарный знак в качестве неохраняемых; 3) регистрация испрашивается в отношении тех же товаров, для которых зарегистрировано НМПТ/географическое указание.

Возможность регистрации товарного знака ЕС, включающего охраняемое GI, существует в отношении товаров, соответствующих описанию, приведенному в регистрации конкретного GI (данное правило не распространяется на случай заведомо недостоверного использования GI в товарном знаке (misuse).

Для понимания практических различий между данными случаями столкновения прав на товарный знак ЕС с правами на более ранее GI рассмотрим конкретные примеры их применения, описанные Руководством ЕС по регистрации товарных знаков.

Руководство ЕС исходит из того, что само понятие «включение» GI подразумевает, что заявленное обозначение либо содержит GI в том виде, в котором оно зарегистрировано, либо визуально и/или фонетически близкое к GI обозначение.

Например, обозначение CHAMPAGNE VEUVE DEVANLAY вступает в конфликт с PDO «CHAMPAGNE», поскольку полностью его включает.

А в регистрации в качестве товарного знака обозначения IBICENCO также должно быть отказано в связи со сходством с PGI «IBIZA» (PGI является существительным, а заявленное обозначение – производным от него прилагательным).

При оценке использования GI в товарном знаке не имеет значения, придают ли обозначению в целом отличительный характер содержащиеся в нем иные словесные или изобразительные элементы.

Например, регистрация обозначения противоречит положению ст. 7 (1) (j) Регламента о товарном знаке ЕС в связи с включением в него PDO «BEAUJOLAIS», несмотря на наличие доминирующего изобразительного элемента и иных словесных элементов.

Но включение в товарный знак словесного элемента, который имеет самостоятельное отличное от GI значение, не будут считаться использованием GI. Например, обозначение «TORONTO» хоть и включает в себя PGI «TORO», тем не менее в целом не ассоциируется с ним, в связи с чем его регистрация не противоречит положению ст. 7 (1) (j) EUTMR.

Товарный знак неправомерно включает в себя (misuse) GI, когда содержит заранее недостоверное указание на географическое происхождение, результатом которого является извлечение неоправданной выгоды из репутации соответствующего GI и возможность введения потребителя в заблуждение.

То есть отличие от первого случая состоит в том, что GI используется таким образом, который a priori является недостоверным. В предыдущей редакции Руководства ЕС (от 1 октября 2017 г.) приводился пример с заявленным обозначением RIOJA WINE UKRAINE. С учетом того, что RIOJA - это PDO для вин из провинции Риоха в Испании, использование данного обозначения для маркировки вин, происходящих из Украины, является недостоверным (а не просто вступающим в конфликт с охраняемым GI). В данном случае корректировка перечня не может снять основания для отказа в регистрации на основании ст. 7 (1) (j) EUTMR.

Товарный знак может имитировать (imitate) географическое указание или просто вызывать в сознании потребителя ассоциации с географическим указанием (evocate). Разница в том, что в первом случае заявитель намеренно копирует GI, а во втором случае заявитель может не преследовать такую цель, но обозначение объективно будет ассоциироваться у потребителя с GI.

При решении вопроса об имитации/наличии ассоциаций необходимо установить, возникнет ли при восприятии товарного знака у потребителя ассоциативная связь с GI. При этом такая связь должна быть прямой и ясной для среднестатистического потребителя, достаточно информированного, наблюдательного и осмотрительного.

Согласно Руководству ЕС установление возможности ассоциации для потребителя между товарным знаком и GI осуществляется с учетом следующих факторов:

-

наличие визуальной, фонетической или концептуальной связи между обозначением и GI: наличие общего начала (например, Parmesan/Parmigiano Reggiano); наличие общегоспецифического корня или окончания, которые не имеют определенного лексического значения – (например, Gargonzola/Cambozola); совпадающее количество букв, слогов - Gargonzola/Cambozola; наличие концептуальной близости между обозначениями (например, Parmesan/Parmigiano Reggiano); а также общность концепции, которая иногда может самостоятельно сыграть решающую роль и в отсутствие визуального или фонетического сходства;

-

степень близости товаров: внешний вид, состав и ингредиенты, вкус и т.д. Идентичность товаров увеличивает вероятность возникновения ассоциативной связи между заявленным на регистрацию товарным знаком и охраняемым GI.

При этом остальной контекст, в котором использовано обозначение, сходное с GI, не принимается во внимание. Так, факт указания в обозначении действительного места происхождения товара не опровергает сам по себе вывод о том, что обозначение способно порождать ассоциации с GI.

Рассмотрим несколько примеров, в которых был сделан вывод о наличии или отсутствии ассоциаций с GI.

Например, регистрация товарного знака вступает в противоречие с PDO LYGOURIO ASKLIPIOU, зарегистрированного в отношении оливкового масла, поскольку словесный элемент ASKLIPIOU является формой родительного от существительного ASKLEPIO, который означает имя греческого бога врачевания Асклепия. При этом изобразительный элемент товарного знака является изображением бога Асклепия. С учетом этого товарный знак будет вызывать у потребителя ассоциации с указанным PDO.

Напротив, обозначение VERDI было признано не вступающим в противоречие с PDO VINHO VERDE, поскольку в данном обозначении очевидно прослеживается отсылка к итальянскому оперному композитору Джузеппе Верди, в связи с чем обозначение VERDI не будет ассоциироваться с PDO «VINHO VERDE».

Как указал Суд ЕС в акте по спору о нарушении PDO «Champagne»12, ситуация порождения обозначением ассоциаций  с GI охватывает в том числе случаи, когда товарный знак включает в себя часть охраняемого GI, в силу чего у потребителя при его восприятии возникает в сознании представление о таком GI.

Как следует из обстоятельств данного дела, обозначение Champagner Sorbet использовалось для маркировки мороженого-сорбета, который не является товаром, соответствующим описанию PDO «Champagne», но содержит в своем составе такой товар в качестве ингредиента. Межпрофессиональный Комитет производителей вин Шампани (C.I.V.C.) обратился в немецкий суд по месту жительства ответчика с требованием запретить использование данного обозначения.

Национальный суд Германии обратился за разъяснением применимых норм права в Суд ЕС.

На вопрос о том, можно ли признать обозначение Champagner Sorbet порождающим ассоциации с PDO «Champagne», суд ответил отрицательно, поскольку PDO непосредственно используется в данном случае в целях указания на вкусовое качество товара, связанное с входящим в него ингредиентом, поэтому его использование не может быть квалифицировано как вызывающее ассоциации с GI (evocation). Вместе с тем если вкусовые качества товара не обусловлены добавлением ингредиента, который соответствует спецификации PDO «Champagne», то такое использование может быть признано эксплуатирующим репутацию PDO.

Руководство ЕС по экспертизе товарных знаков специально указывает на то, что возможность возникновения ассоциаций оценивается по иным критериям, нежели выявление угрозы смешения при оценке сходства товарных знаков. Возможность порождения ассоциаций с GI может быть установлена и при отсутствии угрозы смешения.

Здесь проявляется отличие от российского подхода. Так, в силу п. 47 Правил по регистрации товарных знаков13 при проверке сходства заявленных обозначений с НМПТ используются признаки, указанные в п. 42 Правил, касающиеся критериев оценки сходства товарных знаков. В силу изложенного правоприменительные органы оценивают охраноспособность товарного знака в части противоречия более раннему НМПТ, используя критерии, установленные для определения сходства товарных знаков14.

Необходимо отметить, что различие в подходах вытекает из законодательных положений.

Так, п. 7 ст. 1483 ГК РФ прямо указывает именно на сходство до степени смешения заявленного обозначения с НМПТ/географическим указанием как на препятствие для регистрации его в качестве товарного знака.

В то же время положения регламентов ЕС, посвященные конфликту товарного знака с более ранним GI, не ограничиваются ситуацией включения в товарный знак тождественного или сходного с GI элемента.

Таким образом, более узкие критерии сравнения НМПТ/географических указаний с товарными знаками закреплен в России на законодательном уровне.

Следует отметить, что Руководство по товарным знакам РФ устанавливает гибкие подходы к определению сходства до степени смешения заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения и НМПТ, по сравнению с п. 42 Правил.

И, наконец, последняя ситуация конфликта заявленного обозначения с GI, рассматриваемая в Руководстве ЕС в контексте применения ст. 7 (1) (j) EUTMR, это включение в товарный знак иных указаний, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении происхождения товара.

Для более ясного понимания данного критерия следует обратиться к толкованию, данному в акте Суда ЕС по делу Scotch Whisky15.

Суд ЕС в решении по делу Scotch Whisky указал, что для квалификации ситуации по данному случаю должны быть приняты во внимание два обстоятельства:

-

обозначение считается содержащим вводящую в заблуждение информацию, если среди прочего содержит в словесной или изобразительной форме информацию, которая может быть воспринята в качестве указания на происхождение, источник, свойство или качество товара;

-

остальной контекст, в котором используется данное обозначение (в частности, указание на настоящее место производства товара, отличное от GI), не принимается во внимание.

В данном решении также указано, что соответствующая информация может быть представлена в любой (изобразительной, словесной и т.д.) форме.

Приведенный случай подразумевает такие ситуации, в которых отсылка к GI еще более неявная, чем в случае ‘evocation’.

В рамках данного дела Ассоциация шотландского виски обратилась в немецкий районный суд города Гамбурга с требованием запретить местному предпринимателю продавать виски, маркированный обозначением Glen Buchenbach, поскольку такая маркировка противоречит правовой охране GI «Scotch Whisky».

С учетом толкования, данного в акте Суда ЕС, районный суд Гамбурга запретил использование товарного знака Glen Buchenbach в отношении виски, не соответствующего описанию GI «Scotch Whisky», на товаре, который производится в Германии, несмотря на то что он содержит указание на реальное место производства в виде названия населенного пункта в Германии.

Фактическое обоснование заключается в том, что слово Glen часто используется именно в Шотландии вместо слова Valley (долина) и, в том числе, часто фигурирует в качестве элемента товарных знаков, которыми маркируется шотландский виски, в связи с чем является указанием, способным ввести потребителя в заблуждение.

Руководство ЕС специально регулирует ситуации, при которых товарный знак не будет вступать в противоречие с GI. Прежде всего это касается включения в товарный знак описательной части GI, которая указывает на вид товара.

Также возможны случаи, когда обозначение содержит элемент, тождественный или сходный с GI, но в целом образующий самостоятельную концептуальную единицу, которая по отношению к соответствующим товарам не порождает ассоциаций с GI. В таком случае нет оснований для применения положения ст. 7 (1) (j) EUTMR.

Наличие тождественного элемента может быть совпадением. Так, некоторые слова имеют одинаковое написание и звучание, но совершенно разное значение в разных языках, а некоторые географические названия на другом языке могут иметь семантическое значение, не имеющее ничего общего с названием географического объекта.

Некоторые географические названия также могут быть именами, и в сочетании с фамилией такое обозначение будет восприниматься потребителем как имя, а не как название географического объекта. Например, элемент LEON в PDO «Castilla y Leo?n», зарегистрированном в отношении вина, не препятствует включению того же элемента в товарный знак MICHEL LEON, поскольку в последнем случае элемент LEON будет восприниматься как фамилия, а не как название географического объекта.

Решая вопрос об охраноспособности в качестве товарного знака обозначения PORT CHARLOTTE с учетом зарегистрированного PDO «PORTO», суд решил, что обозначение PORT CHARLOTTE вызывает ассоциации с портом, названным в честь некоего лица по имени CHARLOTTE, а не с PDO «PORTO».

Интересным представляется подход в отношении защиты GI, которые включают название целого государства, такие как Polish Vodka (Польская водка), Swedish Vodka (Шведская водка).

В целом в рамках законодательства ЕС допускается охрана в составе GI названий целых государств. Тем не менее экспертиза исходит из того, что наименование государства неразрывно связано с остальными элементами географического указания, в связи с чем охрана такого названия в составе GI не ведет к автоматическому запрету использования названия государства в составе товарных знаков в отношении всех однородных товаров. Данный подход предполагает, что PDO «Польская водка» вызывает у потребителя ассоциацию именно с водкой, а не с любыми алкогольными напитками, поэтому возможна регистрация обозначения «Польская» в отношении виски, вина и т.д.

Также есть одинаковые географические названия, которые охраняются в составе различных самостоятельных GI. Например, французский Прованс входит в названия различных GI в отношении оливковых масел (PDO «Huile d’olive de Haute-Provence», PDO «Huile d’olive d’Aix-en-Provence»), поэтому регистрация обозначения Taste of Provence в отношении пищевых масел не будет противоречить ст. 7 (1) (j) EUTMR, так как указанные обстоятельства не позволяют прийти к выводу о том, что потребитель ассоциирует элемент «Provence» с каким-то определенным GI.

Отдельный алгоритм разрешения установлен для ситуаций конфликта заявленного обозначения с несколькими GI.

В случае, когда в товарном знаке используются несколько GI, зарегистрированных для товаров из разных географических регионов, в регистрации товарного знака должно быть отказано в целом. Например, обозначение RIOJA SANTIAGO вступает в противоречие с испанским PDO для вин RIOJA и чилийским PGI для вин SANTIAGO. В этом случае сокращение перечня товаров до вин, соответствующих описанию одного из GI, автоматически исключает соответствие товаров описанию второго использумеого GI, в связи с чем такой товарный знак в любом случае может ввести потребителя в заблуждение.

Если в обозначении присутствуют элементы, соответствующие частично совпадающим географическим объектам (регионам и субрегионам), то можно сократить перечень товаров до тех, в отношении которых охраняется наименование меньшего, входящего в состав большего географического объекта. Например, обозначение использует PDO «CO?TES DU RHO?NE» и PDO «VACQUEYRAS». Данное обозначение охраносопособно в отношении товара «вина, соответствующие спецификации охраняемого PDO “VACQUEYRAS“, поскольку коммуна Вакерас входит в винодельческую область Франции Кот-дю-Рон.

Если в товарном знаке используется географическое обозначение, которое входит в два или более GI, которые зарегистрированы в отношении разных товаров из одного и того же географического региона, то возможно сократить перечень товаров до соответствующих тем, для которых зарегистрирован один из GI, или до соответствующих товаров, для которых все они зарегистрированы. Например, заявлено обозначение AXM MODENA в отношении товара «мясо». Регистрация указанного обозначения в отношении товара «мясо» невозможна в связи с конфликтом с PDO «Prosciutto di Modena», PGI «Zampone di Modena», PGI «Cotechino di Modena». Но регистрация возможна при формулировке перечня следующим образом: «ветчина, соответствующий описанию PDO “Prosciutto di Modena”; дзампоне, соответствующее описанию PGI “Zampone di Modena; котекино, соответствующее описанию PGI “Cotechino di Modena”. При этом остальные виды мясных продуктов должны быть исключены из перечня.

Далее поговорим об однородности товарных знаков.

В РФ запрет на регистрацию сходных с НМПТ/географическими указаниями товарных знаков существует в отношении любых товаров. В отличие от России, в ЕС в рамках абсолютного основания для отказа в регистрации, установленного положением ст. 7 (1) (j) EUTMR, запрещается регистрация товарного знака в отношении товаров, которые являются тождественными и сопоставимыми с товарами, для которых зарегистрировано GI, а также в отношении товаров, в которые указанный товар входит в качестве ингредиента (но не любого ингредиента, а существенного, который определяет выбор данного товара потребителем, то есть коммерчески значимого). Кроме того, запрещается регистрация в отношении услуг, непосредственно связанных с таким товаром, например продажа, транспортировка соответствующего товара.

Если защита GI в отношении сопоставимых товаров не вызывает сомнений, когда товарный знак включает в себя GI, то в случае, например, оценки того, порождает ли обозначение ассоциации с GI (evocation), степень сопоставимости товаров также будет играть роль.

И снова Руководство ЕС подчеркивает, что сопоставимые товары в контексте применения норм, связанных с охраной GI, не являются синонимом однородных товаров, в контексте применения законодательства о товарных знаках.

Критерии для определения сопоставимых товаров были выработаны Судом ЕС16. При оценке сопоставимости товаров могут учитываться следующие факторы:

•

наличие у товаров объективных общих характеристик;

•

способ разработки (получения) товара;

•

внешний вид товара;

•

использование одинакового сырья для получения товара;

•

дополнительно могут учитываться такие факторы, как общее назначение, одинаковые рынки сбыта, применение в отношении товаров схожих маркетинговых инструментов.

Руководство ЕС приводит ряд примеров конкретных товаров, которые могут рассматриваться как сопоставимые.

В контексте определения сопоставимости товаров вызывает интерес подход относительно товаров, которые используются как ингредиенты. Так, сравнивая товары «свежие фрукты», с одной стороны, и «консервированные, замороженные, сушеные и приготовленные фрукты (варенье, джем)»- с другой , Руководство ЕС указывает, что данные товары сопоставимыми сами по себе не являются, но при этом фрукты являются существенным ингредиентом джема. Таким образом регистрация товарного знака в отношении таких товаров в любом случае не будет произведена без соответствующего сокращения перечня.

Так, регистрация товарного знака POMME DU LIMOUSIN не может быть произведена в отношении товаров «джемы и компоты», поскольку вступает в противоречие с PDO «POMME DU LIMOUSIN», зарегистрированным в отношении яблок. Регистрация данного обозначения возможна при корректировке перечня товаров до «джемов и компотов из яблок, соответствующих спецификации PDO «POMME DU LIMOUSIN». Обусловлено это тем, что фрукты являются главным ингредиентом джемов и компотов, и выбор данных товаров может зависеть в глазах потребителя именно от этих входящих в его состав ингредиентов.

В силу наличия PDO «PROSCIUTTO DI PARMA», зарегистрированного в отношении бекона, регистрация соответствующего товарного знака невозможна в отношении товара «пицца», но возможна только в отношении товара «пицца с беконом, соответствующим описанию PDO «PROSCIUTTO DI PARMA».

В то же время подобное сокращение перечня товаров не требуется в том случае, если товар, для которого зарегистрировано GI, является второстепенным ингредиентом для товаров из перечня заявленного обозначения. Например, PDO «ACEITE DE LA ALCARRIA», зарегистрированного в качестве PDO в отношении масла, не мешает регистрации аналогичного товарного знака в отношении выпечки, поскольку масло здесь является второстепенным ингредиентом.

Выше мы подчеркивали, что сравнимость товаров является условием применения именно абсолютного основания для отказа в регистрации товарного знака в силу конфликта с GI.

Статья 8 EUTMR, посвященная относительным основаниям для отказа в регистрации товарного знака, также содержит положение, касающееся возможного противоречия товарного знака с GI.

Так, согласно положению ст. 8 (6) EUTMR в регистрации товарного знака может быть отказано на основании оппозиции лица, обладающего правами на более ранее PDO или PGI, если: 1) такое PDO или PGI имеет более раннюю дату приоритета; 2) правовая охрана PDO или PGI предусматривает правомочие такого лица возражать против регистрации товарных знаков в силу имеющихся у него прав на более раннее PDO или PGI.

Как следует из разд. 4 ч. Руководства ЕС, в котором раскрывается механизм применения ст. 8 (6) EUTMR, лицо, подающее оппозицию, должно привести доказательства того, что: а) товарный знак будет использовать репутацию GI или существует такое намерение со стороны правообладателя товарного знака и; или б) что регистрация товарного знака каким-либо образом может вводить потребителя в заблуждение.

Важное отличие по существу вопроса заключается в том, что при подаче возражения по ст. 8 (6) EUTMR не требуется, чтобы товары, в отношении которых подан на регистрацию товарный знак, были сравнимыми (однородными) с товарами, в отношении которых зарегистрировано GI.

В целом на практике основание по ст. 8(6) EUTMR будет эффективным в менее очевидных случаях конфликта товарного знака с GI, когда товары не являются сравнимыми, а также не является очевидным, каким образом товарный знак будет использовать репутацию GI, поэтому необходимо представление соответствующих доказательств, отсутствующих у экспертов EUIPO. Такие случаи отданы на откуп частной инициативе, поскольку у заинтересованной стороны будет больше инструментов выявить и доказать такие случаи, особенно с учетом того, что ЕС включает разные страны с разными языками и культурами.

Проведенный авторами статьи анализ практики ЕС в отношении столкновения товарных знаки с более ранними GI приводит к следующим выводам.

При сравнении товарных знаков с GI при проведении экспертизы товарных знаков EUIPO в большой степени опирается на судебную практику, выработанную по конкретным делам.

В части анализа обозначений методика выявления противоречия товарного знака GI частично совпадает с подходами к определению сходства товарных знаков и НМПТ/географических указаний в России, но в значительной части выходит за рамки подходов российской практики. Так, действующее российское правовое регулирование не позволило бы прийти к решению, к которому пришел Суд ЕС в деле Scotch Whisky.

Отличается подход ЕС в части анализа товаров: в ЕС по абсолютному основанию товарный знак может вступить в противоречие с более ранним GI, если его регистрация испрашивается в отношении аналогичных или сравнимых товаров, в то время как в России однородность не исследуется, и в случае сходства с более ранним НМПТ/географическим указанием регистрация обозначения в качестве товарного знака невозможна в отношении любых товаров. В то же время и в ЕС есть механизм, позволяющий заинтересованному лицу, имеющему права на более раннее GI, возразить против регистрации товарного знака в отношении товаров не являющихся сравнимыми с теми, для которых предоставлена охрана GI, а именно подача оппозиции.

В целом анализ как практики ЕС, так и российской практики показывает стремление сохранить уникальность обозначений, представляющих собой GI и НМПТ/географические указания, от размывания, которое может произойти при регистрации аналогичных товарных знаков, которые по различным причинам могут вызвать в сознании потребителя представление о зарегистрированном НМПТ/географическим указании/GI.

В настоящее время остается открытым вопрос: пойдет российская практика по пути более узкого подхода о наличии сходства до степени смешения между заявленным на регистрацию товарным знаком и зарегистрированным ГУ/НМПТ или данный подход будет расширяться в сторону отказа в регистрации товарного знака, который по любым причинам способен вызвать в сознании потребителя представление об НМПТ/географическом указании.