"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 2 (28), июнь 2020 г., с. 95-103

Право преждепользования в соответствии с п. 1 ст. 1361 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) определяется через его признаки: лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками, либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования. При этом право преждепользования может исследоваться в контексте как патентных прав, так и их ограничений [2, с. 82].

Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) указывал, что «…гражданское законодательство не исключает возможность разработки тождественного технического решения одновременно несколькими лицами при параллельном творчестве. При этом параллельное творчество подразумевает не только создание тождественных или эквивалентных технических решений в один и тот же промежуток времени. Такие решения могут создаваться и в разные периоды времени в том случае, если техническое решение, созданное ранее, не было обнародовано, и у лица, создавшего аналогичное или тождественное техническое решение позднее, отсутствовали сведения о достигнутых ранее иным лицом технических результатах в соответствующей области»1. Похожую точку зрения можно встретить и в западной доктрине: «Вопрос о праве преждепользования (prior use) возникает при попытке показать, что запатентованное решение использовалось до изобретения патентообладателя, без изучения вопроса о том, намеревался ли преждепользователь получать патент на данное изобретение. Действительно, в данном случае считается само собой разумеющимся, что преждепользователь так и не получил патент. Реальный же вопрос заключается в том, было ли (или могло бы быть) известно общественности о данном изобретении» [6].

При изучении данной темы может возникнуть вопрос: почему законодатель идет по пути предоставления третьему лицу права безвозмездного использования запатентованного решения?

Считается, что институт права преждепользования служит эффективным механизмом разрешения проблемы параллельного творчества. Практически во всех правопорядках в отношении патентов установлен регистрационный порядок, в соответствии с которым действует правило первого заявителя: патент получает лицо, которое при прочих равных условиях первое подало заявку. В данном контексте право преждепользования одновременно можно рассматривать и как послабление регистрационного порядка, и как отхождение от исторически сложившейся концепции2. В целом данный институт является отражением принципа справедливости, а назначение права преждепользования состоит в том, чтобы предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности лицу, которое хотя и создало его, однако по каким-то причинам не стало регистрировать свое изобретение3.

Право преждепользования носит имущественный характер и является неотчуждаемым [2, с. 83]. Имущественный характер выражается в том, что согласно п. 2 ст. 1361 ГК РФ право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

В отношении субъектов права преждепользования В.Ю. Бузановым указывалось, что в круг возможных преждепользователей могут войти четыре группы лиц: изготовители, импортеры, продавцы и эксплуатанты (те, кто просто применяет изобретение на своем предприятии) [1]. Тем не менее арбитражными судами неоднократно подчеркивалось, что право преждепользования «может быть установлено лицу, создавшему техническое решение… либо сделавшему к этому необходимые приготовления…может быть признано только за производителем конкретного изделия»4. Буквальное толкование п. 1 ст. 1361 ГК РФ не позволяет прийти к такому выводу, однако данный подход представляется обоснованным при детальном и совокупном рассмотрении п. 1-2 ст. 1361 ГК.

Важно, что требование об установлении права преждепользования должно быть предъявлено только действующему патентообладателю. Так, перед непосредственным анализом обстоятельств дела суд всегда исследует вопрос, являются ли стороны надлежащим истцом и ответчиком. В случае когда иск о признании права преждепользования предъявлен недействующему патентообладателю, в удовлетворении соответствующих требований будет отказано [4].

Поскольку право преждепользования не требует обязательного судебного установления, то для его возникновения достаточно наличия всех перечисленных признаков. В пункте 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г. (далее – Обзор судебной практики), указывалось, что отсутствие встречного требования о признании права преждепользования не может являться основанием для отказа исследования данного вопроса судом. Именно поэтому в настоящее время в судебной практике существует 3 основных случая, когда судом рассматриваются вопросы преждепользования:

1)

в качестве самостоятельного иска о признании права преждепользовани5;

2)

в качестве одного из аргументов в отзыве ответчика на иск патентообладателя о защите исключительных прав6;

3)

в качестве встречного требования на иск патентообладателя о защите исключительных прав7.

Большинство дел относится именно к последней категории, в рамках которой истцом является патентообладатель, а ответчиком – преждепользователь.

В арбитражной практике получил широкое распространение8 и впоследствии был поддержан Судом по интеллектуальным правам9 подход, согласно которому судом исследуется несколько критериев. Итак, при установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

1)

использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению;

2)

независимость создания тождественного решения;

3)

добросовестность использования решения;

4)

использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта;

5)

объем преждепользования.

Однако в судебной практике встречаются другие перечни обстоятельств, подлежащих исследованию при установлении права преждепользования. Например, можно найти следующее указание: «Ответчик, при доказывании наличия у него права преждепользования, не доказал документально следующие обстоятельства:

1)

объем преждепользования;

2)

территорию преждепользования;

3)

тождественность использованного Ответчиком решения патенту Истца;

4)

совокупность действий по необходимому приготовлению Ответчиком к использованию технического решения, то есть всю цепочку действий Ответчика, подтверждающих его намерения использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать»10.

Тем не менее данный подход пока не нашел широкого распространения на практике, именно поэтому в своем анализе мы будем придерживаться приведенного первым перечня обстоятельств, состоящего из пяти пунктов.

Использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению. Данное обстоятельство подлежит исследованию в первую очередь, поскольку право преждепользования может быть признано только в отношении тождественных технических решений. Соответственно, если будет установлено несовпадение хотя бы одного существенного признака формулы, вопрос об установлении преждепользования не подлежит дальнейшему анализу, и в удовлетворении соответствующих требований будет отказано11.

Сама тождественность решения, использованного преждепользователем, доказывается судебной экспертизой изделия, в котором было применено спорное тождественное изобретение12.

Под тождественностью (эквивалентностью) решения следует понимать наличие всех признаков формулы патента. Суды обращают внимание на то, что для признания тождественности необходима именно формула патента, поскольку сделать соответствующий вывод на основании лишь описания технических условий не представляется возможным13.

В отношении отдельных изобретений, в формуле которых имеет существенное значение внешний вид и материал изготовления, не могут быть признаны доказательствами тождественности акты экспертиз, товарные накладные, а также фотографии, не содержащие сведений, определяющих внешний вид изделий или на основании которых нельзя сделать вывод о материале изготовления14.

При разногласиях между сторонами по поводу кандидатур экспертов судом может быть принято решение о привлечении нескольких патентных поверенных. И возможно, что эксперты одновременно придут к противоположным выводам: о тождественности решения изобретению по патенту и о невозможности признания такой тождественности соответственно15. В этом случае данный вопрос будет дополнительно исследоваться судом, в результате чего будет поддержана позиция одного из экспертов.

Тем не менее на практике бывают случаи, когда стороны, несмотря на предложение суда, не ходатайствуют о проведении экспертизы с целью установления эквивалентности решений. Так, Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о тождественности спорных решений (в частности угловых диванов) на основании схожести признаков в сертификатах, товарных накладных, макетах рекламных буклетов, а также фотографий готовых изделий16.

Независимость создания тождественного решения. Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя: это означает, что «решение не было разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент»17.

Данное обстоятельство само по себе может быть труднодоказуемым. Учеными неоднократно в контексте разграничения авторского и патентного права подчеркивалось, что именно в последнем охраняется содержание решения, идея, которая может осенить нескольких исследователей одновременно и независимо друг от друга [5, с. 86; 3].

Правоприменитель пошел по более легкому пути признания презумпции самостоятельности созданного преждепользователем тождественного решения, в то время как бремя доказывания несамостоятельности преждепользователя было переложено на истца18.

Тем не менее данное обстоятельство иногда требует тщательного анализа. Так, в некоторых случаях несамостоятельность создания преждепользователем тождественного решения подтверждается фактом, согласно которому данное спорное решение создавалось под научным руководством автора изобретения и патентообладателя19.

В целом суду для признания независимости создания от автора достаточно информации о том, что спорное решение было разработано без участия кого-либо из авторов по патенту20. Непредоставление патентообладателем доказательств несамостоятельности ответчика при этом играет в пользу преждепользователя.

Такой подход, основанный на опровержении патентообладателем самостоятельности, представляется разумным. В ином случае, по мнению автора, независимость создания от автора была бы труднодоказуема на практике.

Добросовестность использования решения. Добросовестность действий ответчика по отношению к спорному решению в целом является частным случаем добросовестности, закрепленной в п. 5 ст. 10 ГК.

Согласно пункту 30 Обзора судебной практики, добросовестное использование ответчиком спорного решения в своей деятельности предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, то есть в данном случае на истце.

Недобросовестное поведение ответчика может заключаться в продолжении действий (в частности, по производству/продаже/закупке), нарушающих исключительное право патентообладателя на спорное решение, уже после информирования о наличии у истца прав на спорное решение или же после получения ответчиком письменных возражений и запретов21.

Автор считает, что к недобросовестности использования решения можно также отнести и действия ответчика, выразившиеся в недобросовестной конкуренции посредством введения в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности22.

Таким образом, действия преждепользователя будут считаться добросовестными до тех пор, пока патентообладателем документально не будет доказано обратное. В случае же, если недобросовестность использования ответчиком тождественного решения будет подтверждена, право преждепользования признанию не подлежит, а иск о защите исключительных прав будет удовлетворен.

Использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта. Исходя из этой формулировки суду требуется установить следующую совокупность условий: изобретение использовалось (или осуществлялись приготовления к такому использованию):

-

на территории РФ,

-

до даты приоритеты запатентованного изобретения.

И если установить непосредственное использование в соответствии с данными условиями не представляется затруднительным, то приготовление к использованию вызывает наибольшие проблемы на практике.

Считается, что приготовление к использованию решения должно быть реальным, то есть преждепользователем должны быть осуществлены конкретные действия, направленные на непосредственную реализацию решения. Наличие у лица только намерений не может быть рассмотрено в качестве приготовлений к использованию [4]. Так, судом апелляционной инстанции не были признаны в качестве доказательства приготовления к использованию договоры поставки, поскольку «данные документы подтверждают только намерение сторон на реализацию соответствующего товара, но не факт его поставки»23.

Доказательствами реальных приготовлений могут служить, в частности, сведения о перепрофилировании производства для изготовления спорного решения или об их фактическом внедрении в производство. Тем не менее суды чаще всего не признают приготовление к использованию вообще: либо в качестве доказательств судом не учитываются договоры на закупку деталей, письма и приказы24, либо суд не может сделать вывод о том, что данные действия и приготовления совершены в отношении именно спорного решения, а не какого-то другого. Возникает вопрос: как тогда преждепользователю доказать приготовление к использованию? Автору удалось найти только один случай признания судом надлежащего доказательства, которым был макет рекламных буклетов в деле № А53-5891/2017.

Возможности преждепользователя по доказыванию приготовления к использованию, к сожалению, на данный момент очень ограничены. Существующий подход говорит о практически нерушимом предубеждении судов в отсутствии преждепользования у лица, которое непосредственно не использовало, а только совершило приготовление к использованию спорного решения.

Объем преждепользования. Под объемом использования понимается количество продукта, изделий, производимых с использованием запатентованного объекта или в отношении которых сделаны необходимые приготовления для их производства. Причем при определении таких объемов следует принимать во внимание не только количество фактически изготовленных до даты приоритета изделий, но и количество изделий, для выпуска которых были сделаны необходимые приготовления25.

Объем является одним за главных признаков преждепользования, на что указывалось арбитражными судами: «Установление более ранней даты использования тождественного решения, чем дата приоритета изобретения, еще не является достаточным условием для возникновения права преждепользования , право преждепользования – это право не просто использовать тождественное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема использования, достигнутого или намеченного к использованию до даты приоритета)»26.

Тем не менее судами далеко не всегда исследуется объем преждепользования. Распространена практика, когда суд, установив отсутствие преждепользования по одному из оснований, отказывался от рассмотрения объема вовсе. Однако бывали случаи, когда иск патентообладателя о нарушении исключительных прав оставался без удовлетворения, а за ответчиком признавалось право преждепользования, но без определения его объема27. На эту же особенность в практике указывал и А.Н. Оганесян [4].

Согласно данному сложившемуся подходу, объем преждепользования является факультативным обстоятельством, который не всегда подвергается тщательному судебному исследованию. Это представляется ошибочным и противоречащим смыслу ст. 1361 ГК. В настоящее время на необходимость анализа объема преждепользования указывает Суд по интеллектуальным правам при пересмотре дел в порядке кассационного производства28.

Как следует из п. 28 Обзора судебной практики, права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, - соответствующим сделанным приготовлениям. Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Вопрос измерения объема преждепользования сам по себе является дискуссионным. Что должно учитываться: количество изделий, их физические показатели (например масса), производственные мощности или использование определенного способа, изменение количества покупателей? В данном случае перед судами встает вопрос соотношения количественного и качественного критериев.

Судебная практика в целом следует количественному критерию. В деле № А44-6472/2012 объем был установлен в количествах наборов кубиков, в деле № А56-20961/2017 речь шла о количествах надувных жилетов. Однако в связи с особенностями патентоохраняемых объектов можно встретить комбинированный подход, при котором учитываются количественно-качественные характеристики. Так, ответчик в апелляционной жалобе по делу № А53-24457/2015 настаивал на объеме изготовления продукции в количестве 30 240 штук в месяц на одну механизированную линию в односменную рабочую неделю.

Интересное, по мнению автора, указание было дано Судом по интеллектуальным правам: «Равным образом не может расширяться и территория использования изобретения, полезной модели или промышленного образца»29.

Расширение объема преждепользования уже не позволяет ответчику безвозмездно использовать тождественное спорное решение. Тщательное регулирование данного вопроса можно найти в Постановлении СИП от 29 июля 2019 г.: «Количественное изменение объема выпускаемой продукции (в штуках, килограммах, метрах и др.) не должно превышать объема использования (необходимого приготовления к использованию), имевшего место до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе установленного судом при признании права преждепользования. Для определения такого количества суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, может назначить экспертизу. Расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе путем указания на виды выпускаемой продукции, влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца».

Бремя доказывания объема использования и представление соответствующего доказательства такого объема возлагается на потенциального преждепользователя30. При этом среди указанных доказательств ответчиком могут быть представлены товарная накладная, отчет о продаже, договор с потребителем (например, Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в деле № А56-20961/2017 были признаны данные доказательства в качестве надлежащих, что позволило удовлетворить требование об установлении права преждепользования).

Таким образом, на данный момент объем преждепользования является факультативным обстоятельством, которое далеко не всегда рассматривается судами в связи с требованиями об установлении права преждепользования. Однако Суд по интеллектуальным правам пытается исправить эту ситуацию, отменяя решения без исследования объема преждепользования и отправляя их на новое рассмотрение.

Итак, рассмотрев все обстоятельства, исследование которых необходимо для признания права преждепользования, мы считаем, что в практике необходимо немного изменить подход в части очередности данных обстоятельств, которая должна выглядеть следующим образом:

1)

использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению;

2)

использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта;

3)

объем преждепользования;

4)

независимость создания тождественного решения;

5)

добросовестность использования решения.

Похожий подход можно найти в Постановлении 13 ААС от 24 октября 2017 г. по делу № А56-66957/2016. Так, судом перед экспертом было поставлено 2 первоочередных вопроса: 1) являются ли изделия тождественными («производят на потребителя такое же общее впечатление, как и запатентованный промышленный образец?») и, в случае положительного ответа, 2) каков объем преждепользования до даты приоритета? Данные вопросы соответствуют авторской очередности.

Описанный подход, на наш взгляд, позволит судам исследовать все обстоятельства дела последовательно. В случае если ответчиком не будут доказаны использование или объем преждепользования, суд не должен будет анализировать вопросы самостоятельности создания или добросовестности, поскольку в удовлетворении требования об установлении права преждепользования уже должно быть отказано. Такая приоритетность обстоятельств также призвана не упустить из внимания судов существенные критерии права преждепользования – использование спорных решений и их объем, а следовательно, позволит уменьшить количество решений, отмененных Судом по интеллектуальным правам на новое рассмотрение в связи с упущением в исследовании данных вопросов.

Бремя доказывания наличия права преждепользования представляет собой следующую непростую проблему на практике. В вопросе о доказательственных презумпциях, который имеет здесь место, можно выделить два подхода.

1.

Бремя доказывания возложено на лицо, которому обстоятельства дела доказать будет проще, поскольку он имеет необходимые средства и информацию.

2.

Бремя доказывания возложено на лицо, которое находится в менее благоприятном положении с политико-правовой точки зрения. В этом случае речь идет о полной защите патентообладателя от предполагаемых нарушителей (в том числе патентных троллей), перекладывая обязанность доказывания полностью на последних.

Так, в судебной практике аналогичным образом сложилось две позиции, которые соответствуют данным подходам.

1.

Наличие права преждепользования предполагается до тех пор, пока не доказано обратное. Доказывать такие обстоятельства (в том числе превышение объема преждепользования) обязано лицо, отрицающее это право, то есть патентообладатель31.

2.

Бремя доказывания права преждепользования полностью возлагается на лицо, ссылающееся на него, то есть на преждепользователя, что соответствует положениям ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК).

Широкое распространение первого подхода привело к большому рассмотрению апелляционных и кассационных жалоб на данные решения. В итоге Суд по интеллектуальным правам, одним из первых в своих решениях указав на обязанность патентообладателя опровергать право преждепользования, признал свою ошибку. Так, им было указано: «В нарушение требований статьи 65 АПК суд апелляционной инстанции неверно распределил бремя доказывания по настоящему делу… При этом из постановления… не усматривается, на основании каких норм каких законов суд пришел к такому выводу»32. Данное решение, по мнению автора, должно привести к унификации всех дел, рассматриваемых в рамках ст. 1361 ГК РФ.

В настоящий момент преобладает смешанный подход. Так, бремя доказывания права преждепользования действительно в целом возлагается на преждепользователя, однако с некоторыми изъятиями: как уже было указано, добросовестность и независимость создания от автора презюмируются, если патентообладателем не будет доказано иное. В целом можно считать, что существующий подход не противоречит общим положениям ст. 65 АПК РФ. Презумпции вводятся с целью перераспределения бремени доказывания. В ином случае, если бы обязанность по доказыванию преждепользования полностью лежала на ответчике, он сразу бы находился в слабой позиции, поскольку доказать все пять перечисленных критериев представляется проблематичным и даже практически невозможным. Подход, при котором потенциальный преждепользователь защищен в процессе путем перераспределения бремени доказывания, представляется правильным и нуждается в более широком распространении33.

«Предъявление требования об установлении права преждепользования является эффективным механизмом защиты ответчика в рамках спора о нарушении исключительного права» [2, с. 84]. Нормы материального права, изложенные в ст. 1361 ГК РФ, действительно можно считать оптимальными. Тем не менее большинство проблем возникает именно при определении процессуальных моментов. Несмотря на формирующийся в данный момент рациональный подход в делах о признании права преждепользования на практике существует серьезный перекос в сторону патентообладателя. Это подтверждается, в частности, не только судебными механизмами, которыми может пользоваться патентообладатель и которых лишен преждепользователь, но и статистикой: в абсолютном большинстве рассмотренных дел в признании права преждепользования было отказано.

Право преждепользования, как ограничение исключительных прав патентообладателя, имеет определенные законом пределы. Однако судами не всегда верно истолковываются обстоятельства дела и применяются нормы ГК, на практике данные пределы сужаются еще больше, в связи с чем преждепользователь не имеет возможности доказать свое правомерное использование патентоохраняемого объекта. Это, безусловно, является нарушением прав преждепользователей. Однако только унификация арбитражной практики на основе всех перечисленных признаков может привести к повышению эффективности института преждепользования.

 

---