Патентный троллинг: понятие, механизмы борьбы

22 Октября 2020
В.А. Седнев,
студент 3 курса
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
 

Патентным троллингом в доктрине обозначают деятельность физических или юридических лиц, которые при получении патента не занимаются производством и использованием объекта интеллектуальной собственности, а подают иск о нарушении своего права против фирм, которые используют патентоохраняемую технологию12. Модели ведения бизнеса патентных троллей следуют определенной структуре, самая распространенная заключается в следующем: тролли покупают и оформляют на свое имя патенты, затем ждут момента, когда рынок определенной технологии не разовьется до уровня, когда оформленные троллями на свое имя патенты не будут играть на нем значительную роль, и наконец начинают использовать патенты против нуждающихся в них игроков рынка, определенных производителей, требуя от них за использование технологии, ранее защищенной патентом, выплату высоких роялти3. Очевидно, что интерес троллей ограничивается в получении исключительного права на патент, и не распространяется на серьезное понимание самой запатентованной технологии.

В зарубежной доктрине выделяется классификация патентных троллей, которые делятся на две группы в зависимости от выбранной ими стратегии поведения: тролль из первой группы предлагает компании-нарушителю заключить с ним лицензионный договор (initial licensee). Тролль второй группы как правообладатель (права на патент) инициирует иск о нарушении прав (infringer). Данные виды, соответственно, могут быть также разделены на типы в зависимости от действий тролля. Основной вопрос деления - являются ли действия патентного тролля целесообразными (efficient) или они – злоупотребление (extortive)? Целесообразными действиями лица, требующего заключения лицензионного договора (license supplier), признаются тогда, когда право такого лица было уже нарушено компанией-производителем. Если же технология не была еще применена, но компания – потенциальный нарушитель - в условиях установленных стандартов вынуждена ее внедрить, патентный тролль может «вымогать» (extort) у нее роялти. Тролля, действующего по такой схеме, называют «вымогатель лицензии» (license extortionist). Тролль, действующий по второму сценарию, как правообладатель ждет, пока патентоохраняемый объект не будет внедрен в производство и стандартизирован, и только затем тролль подает исковое заявление о нарушении своих прав. Целесообразными признаются также действия лица, который не скрывает наличие у себя патента и, возможно, даже им пользуется. В таком случает такое лицо следует признавать претендентом на роялти (royalty claimants). Тот патентный тролль, который намеренно скрывает свой пате претендентом на роялти (royalty claimants). Тот патентный тролль, который намеренно скрывает свой патент (в связи с чем компания-нарушитель не знает даже о существовании патента), а затем требует чрезмерную выплату роялти, в суде именуется «вымогателем роялти» (excessive royalty extortionists).

Распространенность патентных троллей в государствах англо-саксонской и континентальной правовых систем существенно различаются. Как отмечает B. Sautier, патентный троллинг появился в США вследствие широких пределов осуществления права, установленных законодательством, высокой стоимости судебных тяжб и адвокатских гонораров4. Главным рычагом давления на компании-нарушителей является высокая стоимость судебных разбирательств с минимальными шансами окупаемости. Американская ассоциация прав интеллектуальной собственности (American Property Law Association) уже в 2013 г. оценила, что рассмотрение одного дела в суде будет стоить от 650 тыс. до 5 млн долларов США5. В связи с этим патентообладатель имеет возможность навязать лицензионный договор и выплату определенной суммы. Например, под угрозой судебных тяжб компании FindTheBest.com было предложено выплатить 50 тыс. долларов США патентообладателю. Компания отказалась и потратила 200 тыс. долларов США на аннулирование патента в суде6. Однако в 2014 г. Верховный Суд США при рассмотрении дела Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness указал, что при подаче необоснованного патентного иска истец несет риск оплаты гонорара адвоката ответчика при отказе в его удовлетворении7. Это положение способно существенно снизить подачу патентных исков троллями.

Исследователи подчеркивают, что патентный троллинг наименее распространен в государствах, относящихся к континентальной правовой системе, так как патентные системы европейских стран различаются в сравнении с американской по нескольким важным пунктам: стоимости судебного разбирательства, благоприятствованию выигравшей стороне в отношении уплаты судебных расходов, размеру компенсации за нарушение права, качеству патентной экспертизы8. Важно, что в отличие от американского правопорядка, европейские предусматривают условие распределения расходов в пользу лица, который выиграл в судебном процессе. Так, согласно, ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, а в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано9. Процессуальные законодательства Германии10, Франции11 и т.д. имеют схожие нормы. Это значительно осложняет процесс навязывания лицензионного договора со стороны патентного тролля.

Необходимо определить, какой признак наиболее полно отражает правовой статус лица, осуществляющего подобную деятельность. Следует согласиться с А.С. Ворожевич, что выделение в качестве конструирующего признака непроизводственного характера деятельности является недостаточным, так как возможна ситуация, например, когда субъект, который приобрел определенный патент, осуществляет иную производственную деятельность12. Интерес представляет то, что в Патентном кодексе США указано, что компании могут не производить свои изобретения13. В данном случае, нужно определить признак, руководствуясь целями и принципами интеллектуального права, в том числе, выработанными в международных актах. Согласно ст. 7 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), охрана и обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности должны содействовать техническому прогрессу, передаче и распространению технологии к взаимной выгоде производителей и пользователей технических знаний, способствуя социально-экономическому благосостоянию и достижению баланса прав и обязательств14. Исходя из данных положений можно сделать вывод, что национальные правопорядки должны защищать и обеспечивать соблюдение прав интеллектуальной собственности для передачи и распространения технологий, которые будут создавать выгоду как у пользователя, так и у производителя, если результат интеллектуальной деятельности имеет инновационный характер. Данная позиция приводится и в доктрине. Как отмечает S. Heutz, предоставляя правовому режиму изобретений, которые являются объективным новшеством в сравнении с существующими технологиями, правомочие правообладателя использовать исключительный права, патентное право предоставляет участникам рынка экономический стимул осуществлять инновационную деятельность и возможность сделать изобретение доступным для общественности15. Представляет интерес и позиция M. Opitz, T. Pohlmann, согласно которой патентный тролль отличается от других лиц, осуществляющих право на патент, тем, что оно не занимается ни производственной, ни инновационной деятельностью, а лишь пытается получить денежные средства с нарушителя16.

Необходимо определить, должен ли правопорядок защищать подобные действия, соответствуют ли они требованиям закона и права. Следует обращать внимание при определении статуса патентного тролля как на характер деятельности, так и на пределы осуществления права на патентоохраняемый объект. Так как деятельность патентных троллей связана лишь с получением денежных средств, она объективно тормозит введение инноваций и техническое развитие в целом, что противоречит целям интеллектуального законодательства. Следовательно, в связи с нарушением общественных интересов и интересов компаний-инноваторов можно говорить о том, что деятельность патентных троллей является злоупотреблением правом17, причем рассматривать его нужно с помощью ограничительной функции принципа добросовестности. Принадлежащее лицу формальное субъективное право не может осуществляться произвольно и безгранично; правообладатель, вступая в определенные общественные отношения, накладывает на себя обязанность осуществления прав таким образом, чтобы при этом учитывались права и интересы контактирующих с ним лиц18. А если осуществление права формально не противоречит законодательным установлениям, но противоречит принципу добросовестности, то оно подлежит ограничению. Таким образом, деятельность патентных троллей может быть признана в качестве злоупотребления правом, так как не соответствует целям интеллектуального права и его принципам.

В американской доктрине набирает популярность позиция, согласно которой деятельность патентных троллей не нарушает требования закона и права, а направлена на развитие экономики. Аргументация данной точки зрения строится на описании стимулов, которые преследует патентообладатель: альтруизм и монетизация патента19. Патентные тролли с данной точки зрения должны признаваться посредниками в распространении патентов, которые повышают эффективность патентного рынка за счет покупки и лицензирования патентов. Они создают реальную угрозу дорогостоящих судебных разбирательств, которые поощряют обмен, делают патенты более ликвидными и облегчают очистку рынка за счет выравнивания цен. Следует признать данную позицию неверной, так как стимул патентного тролля ограничивается лишь получением определенной выгоды от компании-нарушителя: либо выплаты роялти, либо замедления его деятельности посредством судебных тяжб. Их деятельность не направлена на развитие патентного рынка.

Механизмы защиты нарушенных прав различаются в зависимости от правопорядка. Американские суды в большинстве случаев используют механизм судебного запрета при выявлении нарушений использования патентоохраняемого объекта ответчиком, однако суд обладает правомочием для отказа в реализации данной меры защиты исходя из требований принципа справедливости, для чего был разработан тест для допустимости применения судебного запрета на действия компании ответчика. Он включает в себя следующие критерии: наличие вреда или возможность его нанесения при отсутствии судебного запрета, достаточность адекватных средств защиты по закону помимо запрета, соответствие публичным интересам, наличие баланса тягот сторон в пользу выдачи отказа20. Однако критерий добросовестности ответчика, который был предложен в деле Roche Products v. Bolar Pharmaceutical21, не выделяется.

В Германии судебный запрет также является основным средством защиты. Однако, в доктрине и судебной практике признается, что суды могут отказать в предоставлении данного средства в определенных случаях. Как отмечает A. Ohly, данное явление происходит, если спор касается о малой и несущественной части крупного продукта, а ответчик не копирует все критерии изобретения22. Верховным Судом ФРГ (BGH) был выработан «принцип соразмерности», согласно которому, необходимо определить два условия: наличие попытки ответчика урегулировать спор путем заключения договора, добросовестность ответчика 2324.

Отечественный правопорядок также предусматривает защиту интеллектуальных прав. Согласно ст. 1250 Гражданского кодекса РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права25. В ст. 1406.1 ГК РФ указано, что наряду с мерами, предусмотренными в ст. 1250, 1252, 1253 ГК РФ (например: пресечение действий, нарушающих право), может также применяться вместо возмещения убытков выплата компенсации: в размере от 10 тыс. рублей до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, либо в двукратном размере стоимости права использования изобретения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель. Следовательно, российский законодатель, в отличие от зарубежного, определил, что при нарушении исключительного права на патентоохраняемый объект, суд в зависимости от требований истца может назначить и компенсацию, и запрет определенных действий. Как отмечает А.С. Ворожевич, российские суды при рассмотрении судебных споров, относящихся к патентному троллингу, при выявлении нарушений использования патентоохраняемого объекта удовлетворяют иск, не исследуя дополнительные факторы, например общественный интерес2627. Данные факторы должны играть значительную роль, и их неиспользование при рассмотрении противоречит принципу справедливости. Следует разработать тест для допустимости применения санкций на действия компании-ответчика и включить в него следующие критерии при рассмотрении дела:

1)

добросовестность применения правовых средств;

2)

характер деятельности истца (является ли она производственной или инновационной?);

3)

наличие непоправимого ущерба отсутствием судебного запрета;

4)

соотношения ущерба, причиненного истцу, с убытками, которые может понести бизнес ответчика при судебном запрете;

5)

соответствие публичным интересам28.

Так как отечественный правопорядок в ст. 10 ГК РФ предусмотрел конструкцию злоупотребления правом несоответствие критерию добросовестности применения правовых средств может повлечь отказ в удовлетворении требования истца при рассмотрении дела, связанного с патентным троллингом. Представляется возможным определить случаи отказа в применении судебного запрета на основании предложенного перечня факторов, оставив требование о возмещении убытков удовлетворенным.

Таким образом, патентным троллингом обозначают деятельность физических или юридических лиц, которые при получении патента не занимаются производством и использованием объекта интеллектуальной собственности, а подают иск о нарушении своего права против фирм, которые используют патентоохраняемую технологию. Распространенность патентных троллей в государствах англо-саксонской и континентальной правовых систем существенно различаются, что обусловлено рядом факторов, главными из которых являются стоимость судебных расходов и их распределение между сторонами. Деятельность патентных троллей следует признавать в качестве злоупотребления правом, так как она не соответствует целям интеллектуального права и его принципам, нарушает как общественный интерес, так и интерес компании-инноватора. Отечественному правопорядку следует выработать критерии для допустимости применения санкций на действия компании-ответчика и включить в него следующие критерии при рассмотрении дела: добросовестность применения правовых средств; характер деятельности истца; наличие непоправимого ущерба отсутствием судебного запрета; соотношения ущерба, причиненного истцу, с убытками, которые может понести бизнес ответчика при судебном запрете соответствия публичным интересам. При несоответствии критерию добросовестности судам следует лишать истца права на защиту в соответствии со ст. 10 ГК РФ исходя из требований законности и справедливости. Представляется возможным определить случаи отказа в применении судебного запрета на основании предложенного перечня факторов, оставив требование истца о возмещении убытков удовлетворенным.

 

 


1 См.: Ворожевич А.С. Патентный троллинг: сущность, история, правовые механизмы // Закон. 2013. № 9. С.69; Nirk R., Ullman E., Metzger A. Patentrecht. Heidelberg, 2018. S.139.; Frick T.H. Patent-trolling- Rechtsmissbräuchliche Verwendung des Patentrechtes? Bern, 2014. 542 s.; Elias S., Stim R. Patent, copyright and trademark: an intellectual property desk. Bercley, 2004. P.113.; Sautier B. Patent trolls: face à l’invasion des lutins, comment réagir? [ressource électronique] // URL: http://www.legalbiznext.com/droit/IMG/pdf/memoire_patent_trolls.pdf(просмотрено: 2 сентября 2020 г.).

2 Рассматриваемый термин не закреплен на законодательном уровне. Он был популяризирован Peter Detkin в 2001 г. при патентных спорах компании Intel и Tech-Search. Последняя получила патент на микропроцессор в 1998 г., но не начала производство данной техники, в то время как Intel уже выпускал процессоры линейки Pentium Pro и Pentium II, содержавшие в себе патентоохраняемый объект, и компания Tech-Search подала иск о нарушении своего права. См.: Terán O. Aguilar J. Societal Benefits of Freely Accessible Technologies and Knowledge Resources. Hershey, 2015. P.154.

3 См. подробнее: Opitz M., Pohlmann T. The Patent Troll Business: An Efficient model to enforce IPR? A typology of patent trolls, using empirical evidence from German case studies [electronic resource] // URL: https://www.researchgate.net/publication/48375900_The_Patent_Troll_Business_An_Efficient_model_to_enforce_IPR (просмотрено: 2 сентября 2020 г.).

4 Sautier B. Op. cit.

5 Comments of American Intellectual Property Law Association to the United States Patent and Trademark Office, Request for Comments on a Patent Small Claims Proceeding in the United States, April 30, 2013 [electronic resource] // URL: http://www.uspto.gov/ip/global/patents/comments/aipla_comment_letter_on_small_patent_claims_4-30-2013.pdf. (просмотрено: 3 сентября 2020 г.).

6 Lumen View Tech LLC v. Findthebest.com. Inc., 13 Civ. 3599 (S.D.N.Y. Nov.22, 2013) [electronic resource] // URL: https://casetext.com/case/lumen-view-tech-llc-v-findthebestcom-1 (просмотрено: 3 сентября 2020 г.)

7 Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 572 U.S. 545 (2014) [electronic resource] // URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/572/545/ (просмотрено: 5 сентября 2020 г.)

8 См. подробнее: Cotter T.F. Comparative Patent Remedies: A Legal and Economic Analysis. Oxford, 2013. P.246, Harhoff D. Economic cost-benefit analysis of a unified and integrated European patent litigation system. Final report tender no. MARKT/2008/06/D. 2009. N 1.

9 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Гарант».

10 См.: Zivilprozessordnung, §91 [Elektronische Ressource] // URL: https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__91.html (просмотрено: 3 сентября 2020 г.).

11 См.: Code de procédure civile, Art. 700 [ressource électronique] // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E26DC351CC00FF63CB00F50FF742AFAD.tplgfr31s_3?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20200503(просмотрено: 03 сентября 2020 г.).

12 Ворожевич А.С. Указ соч. С. 69-70.

13 Cм.: United States Code, Title 35 [electronic ressource] // URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2018-title35/pdf/USCODE-2018-title35.pdf (просмотрено: 5 сентября 2020 г.), Abramowicz M., John F.D. Intellectual Property for Market Experimentation, 83 N.Y.U. L. REV. 337, 380 n.119 (2008).

14 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.) [Электронный ресурс] // СПС «Гарант».

15 Heutz S. Das Spannungsverhältnis zwischen den Immaterialgüterrechten und der kartellrechtlichen Kontrolle marktbeherrschender Unternehmen. Frankfurt am Main, 2010. S. 37.

16 Opitz M., Pohlmann T. Op. cit.

17 Подробнее о злоупотреблении правом см: Нам К.В. Принцип добросовестности: развитие, система, проблемы теории и практики. М., 2019. 278 с.

18 Esser J., Schmidt E. Schuldrecht. Bd I: Allgemeiner Teil. Karlsruhe, 1975. S.45.

19 См. например, McDonough III, J.F. The myth of the patent troll: an alternative view of the function of patent dealers in an idea economy. Emory Law Journal. Vol. 56. 2006. P. 208.

20 eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C., 547 U.S. 388 (2006) [electronic resource] // URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/547/388/ (просмотрено: 5 сентября 2020 г.),

21 Roche Products v. Bolar Pharmaceutical, 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984) [electronic resource] // URL: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/733/858/459501/ (просмотрено: 5 сентября 2020 г)

22 Ohly A. «Patentrolle» oder: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt? Aktuelle Entwicklungen im US-Patentrecht und ihre Bedeutung für das deutsche und europäische Patentsystem. // GRUR. 2008. S.787.

23 BGH, Urteil vom 6. Mai 2009 - KZR 39/06 [Elektronische Ressource] // URL: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=acea256584d0e420272381a9d0c7a57a&nr=48134&pos=0&anz=1 (просмотрено: 5 сентября 2020 г).

24 См. подробнее: Ullrich H. Patents and Standards: A Comment on the German Federal Supreme Court Decision Orange Book Standard IIC 41, 3 (2010). P. 337 - 351.

25 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18.декабря .2006 г. N 230-ФЗ [Электронный ресурс].

26 См., например, Постановление ФАС Московского округа от 04.09.2008 по делу N А40-49851/07-93-507 [Электронный ресурс].

27 Ворожевич А.С. Указ соч. С.76.

28 О публичном интересе в гражданском праве см.: Гамбаров Ю.С. Общественный интерес в гражданском праве (как введение к исследованию о добровольной и безвозмездной деятельности в чужом интересе) // Юридический вестник. 1879. № 5. С.673, Яценко Т.С. Гражданско-правовая охрана публичных интересов: Монография. М., 2016. 312 с.

 

Литература

1. Ворожевич А.С. Патентный троллинг: сущность, история, правовые механизмы // Закон. 2013. № 9.

2. Гамбаров Ю.С. Общественный интерес в гражданском праве (как введение к исследованию о добровольной и безвозмездной деятельности в чужом интересе) // Юридический вестник. 1879. № 5.

3. Нам К.В. Принцип добросовестности: развитие, система, проблемы теории и практики. М., 2019.

4. Яценко Т.С. Гражданско-правовая охрана публичных интересов: Монография. М., 2016.

5. Abramowicz M., John F.D. Intellectual Property for Market Experimentation, 83 N.Y.U. L. REV. 337, 380 n.119 (2008).

6. Comments of American Intellectual Property Law Association to the United States Patent and Trademark Office, Request for Comments on a Patent Small Claims Proceeding in the United States, April 30, 2013 [electronic resource] // URL: http://www.uspto.gov/ip/global/patents/comments/aipla_comment_letter_on_small_patent_claims_4-30-2013.pdf. (просмотрено: 3 сентября 2020 г).

7. Cotter T.F. Comparative Patent Remedies: A Legal and Economic Analysis. Oxford, 2013.

8. Elias S., Stim R. Patent, copyright and trademark: an intellectual property desk. Bercley, 2004.

9. Esser J., Schmidt E. Schuldrecht. Bd I: Allgemeiner Teil. Karlsruhe, 1975.

10. Frick T.H. Patent-trolling- Rechtsmissbräuchliche Verwendung des Patentrechtes? Bern, 2014.

11. Harhoff D. Economic cost-benefit analysis of a unified and integrated European patent litigation system. Final report tender no. MARKT/2008/06/D. 2009. N 1.

12. Heutz S. Das Spannungsverhältnis zwischen den Immaterialgüterrechten und der kartellrechtlichen Kontrolle marktbeherrschender Unternehmen. Frankfurt am Main, 2010.

13. McDonough III, J.F. The myth of the patent troll: an alternative view of the function of patent dealers in an idea economy. Emory Law Journal. Vol. 56. 2006. P. 208.

14. Nirk R., Ullman E., Metzger A. Patentrecht. Heidelberg, 2018.

15. Ohly A. «Patentrolle» oder: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt? Aktuelle Entwicklungen im US-Patentrecht und ihre Bedeutung für das deutsche und europäische Patentsystem. // GRUR. 2008.

16. Opitz M., Pohlmann T. The Patent Troll Business: An Efficient model to enforce IPR? A typology of patent trolls, using empirical evidence from German case studies [electronic resource] // URL: https://www.researchgate.net/publication/48375900_The_Patent_Troll_Business_An_Efficient_model_to_enforce_IPR (просмотрено: 2 сентября 2020 г.).

17. Sautier B. Patent trolls: face à l’invasion des lutins, comment réagir? [ressource électronique] // URL: http://www.legalbiznext.com/droit/IMG/pdf/memoire_patent_trolls.pdf (просмотрено: 2 сентября 2020 г.).

18. Terán O. Aguilar J. Societal Benefits of Freely Accessible Technologies and Knowledge Resources. Hershey, 2015.

19. Ullrich H. Patents and Standards: A Comment on the German Federal Supreme Court Decision Orange Book Standard IIC 41, 3 (2010).