А.Г. Королева,
аспирант Кафедры интеллектуальных прав
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 2 (32), июнь 2021 г., с. 172-178

Доктрина функциональности занимает важное место в патентном праве. Она позволяет провести содержательную границу между различными формами охраны объектов дизайнерской деятельности, определить объем исключительного права на промышленный образец. В отечественном законодательстве доктрина функциональности выражена в следующей норме: «Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца» (абз. 4 п. 1 ст. 1352 ГК РФ). В упрощенном виде содержание этой нормы можно представить следующим образом: охране подлежат только те существенные признаки промышленного образца, которые определяют его эстетические качества1. Если промышленный образец состоит только из признаков, обусловленных исключительно технической функцией изделия, он не может быть признан охраноспособным (подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ). Таким образом, данное правило предопределяется целевым назначением института промышленных образцов, состоящим в охране эстетических, а не утилитарных свойств объектов дизайна.

На практике определение признаков промышленного образца, обусловленных исключительно технической функцией изделия, бывает затруднительным. Эксперту для решения подобной задачи необходимо «препарировать» промышленный образец невзирая на требование оценки общего впечатления, которое производит на него изделие. Кроме того, любой продукт дизайнерской деятельности дуалистичен: он ориентирован не только на пластическую выразительность, но и на техническую и технологическую целесообразность2. В этой связи нередки случаи регистрации исключительно функциональных промышленных образцов, наличие каких-либо эстетических свойств у которых может вызвать сомнения.

В судебной практике справедливо отмечается, что у авторов подобных решений отсутствует творческий выбор в определении внешнего вида элемента по причине его предопределенности технической функцией изделия: «Речь идет о случаях, когда внешний вид элемента не мог быть никаким другим, потому что иначе изделие не могло бы работать»3. В связи с этим можно заключить, что регистрация функциональных промышленных образцов позволяет их правообладателям получить необоснованные конкурентные преимущества на рынке. В подобных условиях производителям аналогичных товаров гораздо сложнее выпустить и реализовать соответствующую продукцию, не нарушая принадлежащие правообладателям исключительные права на промышленные образцы.

Рис. 1. Примеры зарегистрированных промышленных образцов, все признаки которых обусловлены технической функцией изделия

Лоток для прокладки кабелей. Промышленный образец № 113326

Электронная плата. Промышленный образец № 54230

Так, приведенный в качестве примера лоток для прокладки кабелей имеет форму, очевидно обусловленную его технической функцией. Материал, из которого он изготавливается, является термоустойчивым, что также следует из утилитарной цели данного изделия. Перфорация же необходима главным образом для уменьшения веса изделия и упрощения закрепления кабеля внутри лотка4.

Целевое назначение электронной (печатной) платы сводится к установке и коммутации электрорадиоизделия и функциональных узлов в соответствии с электрической принципиальной схемой5. Таким образом, каждый признак указанного изделия, в том числе наличие и взаимное расположение его элементов, также обусловлен его технической функцией. Аналогичный пример неохраноспособного промышленного образца приведён в действующем Руководстве ФГБУ ФИПС по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликат (далее – Руководство)6.

В отечественной правоприменительной практике к настоящему времени не сложилось единообразного подхода к анализу существенных признаков промышленных образцов на наличие утилитарных целей. В большинстве дел суды указывают на признаки внешнего вида изделий, обусловленных исключительно технической функцией, без какой-либо аргументации (это можно объяснить очевидным техническим характером анализируемых элементов)7. Встречаются также дела, где суды исследуют признаки дизайнерских решений на наличие утилитарных функций, применяя методы, известные зарубежной практике: поиск и сопоставление художественно-конструкторских решений аналогового ряда8, анализ элементов промышленного образца на отсутствие эстетических свойств9. Тем не менее выбор и применение конкретного метода остается все еще произвольным ввиду небольшого количества дел рассматриваемой категории.

Наличие сложностей при выявлении признаков внешнего вида изделия, обусловленных исключительно технической функцией, требует совершенствования методики анализа промышленных образцов. В этой связи представляется целесообразным обратиться к зарубежному опыту реализации доктрины функциональности. Одним из наиболее показательных в данном аспекте видится опыт европейских стран.

В европейской судебной практике в настоящий момент разработано два теста на определение функциональных признаков внешнего вида изделий. В некоторых юрисдикциях отдается предпочтение тесту на множественность форм, в других – тесту на отсутствие эстетических соображений10.

Тест на множественность форм (the multiplicity of forms test) определяет, что признаки промышленного образца являются обусловленными исключительно технической функцией изделия, если эта функция не может быть достигнута альтернативным решением внешнего вида.

Так, в деле Landor & Hawa International Ltd v. Azure Designs Ltd11Апелляционный суд Великобритании при исследовании конструкции расширяемого чемодана отметил, что соединительные трубки указанного изделия выполняли определенную техническую функцию. Между тем было установлено, что подобные функциональные преимущества могут быть достигнуты другими конструктивными элементами и объект при этом будет функционировать точно так же. Таким образом, суд пришел к выводу, что рассматриваемый признак промышленного образца не является исключительно функциональным.

Примечательно, что аналогичная методика указана в действующем Руководстве ФИПС, согласно положениям которого «признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, можно выявить, анализируя аналоговый ряд изделий сходного назначения <…> наличие повторяющихся признаков, как правило, обусловлено тем, что они выполняют техническую функцию в изделии. Если такие конструктивные элементы не имеют эстетических особенностей, позволяющих отличить их друг от друга, они могут быть отнесены к признакам промышленного образца, обусловленным исключительно технической функцией изделия» (абз. 3 п. 227 Руководства).

Рис. 2. Пример изделий, признаки внешнего вида которых не являются обусловленными исключительно их технической функцией (источник – Руководство)

К преимуществу рассматриваемого теста можно отнести отсутствие необходимости исследования эстетических свойств промышленного образца, что делает его простым для применения и в то же время достаточно объективным. Кроме того, указанный тест основан на узком подходе к функциональности, согласно которому признание недействительными промышленных образцов, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией, должно производиться в особо редких случаях. Отмечается, что указанный подход в наибольшей степени соответствует цели рассматриваемого законодательного положения, которая направлена преимущественно на сужение объема исключительного права на промышленный образец 12.

Основным недостатком теста на множественность форм является существующий риск его формального применения, что создает условия для злоупотребления правом.

Так, в деле Koz Products BV v. Adinco BV13 Апелляционный суд Гааги указал, что факт наличия альтернативной дизайнерского решения не может быть рассмотрен в качестве доказательства нефункциональности изделия, если:

а)

к технически обусловленным признакам альтернативной конструкции добавлены элементы, не несущие эстетической нагрузки (например, орнамент или уплотнение);

б)

внешний вид технически обусловленных признаков альтернативной конструкции не имеет индивидуального характера по сравнению с признаками противопоставляемого промышленного образца.

Таким образом, суд постановил, что формальное применение теста на множественность форм может привести к неверному выводу об отсутствии у промышленного образца признаков, обусловленных исключительно технической функцией изделия, поскольку почти в каждом случае можно спроектировать альтернативное дизайнерское решение, добавив в него бессмысленные с точки зрения эстетики элементы. Кроме того, суд указал, что законодательство о промышленных образцах не может быть использовано для монополизации определенного технического эффекта.

При раскрытии недостатков указанного теста также отмечается, что существование ограниченного количества альтернативных решений внешнего вида изделий делает возможным их регистрацию одним правообладателем, что также может блокировать доступ конкурентов на соответствующий сегмент рынка14.

Иной методикой обнаружения признаков промышленного образца, обусловленных исключительно технической функцией изделия, является тест на отсутствие эстетических соображений (the no authentic considerations test). Как правило, указанный тест противопоставляется тесту на множественность форм.

Суть рассматриваемой методики заключается в исследовании общего целевого назначения промышленного образца сквозь призму функций, выполняемых его существенными признаками. Иными словами, промышленный образец признается недействительным, если основным фактором при разработке внешнего вида изделия являлась необходимость достижения им технической функции.

Так, в деле Recyclingtech GmbH v. Franssons Verkstäder AB15 Апелляционный совет указал, что доктрина функциональности направлена на исключение из охраны тех признаков внешнего вида изделия, которые были спроектированы не для улучшения его внешнего вида (хотя бы в некоторой степени), а для выполнения утилитарной функции. При этом было отмечено, что данные вопросы должны оцениваться объективно, с точки зрения «разумного наблюдателя».

Важно отметить, что признание промышленного образца недействительным должно производиться не только на основе исследования каждого его существенного признака на наличие утилитарных целей, но и с учетом общего визуального впечатления, производимого данным изделием16, поскольку доктрина функциональности направлена преимущественно на сужение объема охраны промышленного образца. Суды и административные органы нередко допускают ошибку, принимая во внимание лишь отдельные признаки внешнего вида изделия17. В таком случае тест на отсутствие эстетических соображений теряет не только свою объективность, но и общее целевое назначение.

Несмотря на данное уточнение заложенный в рассматриваемом тесте подход к функциональности можно признать более широким, поскольку его применение позволяет исключить из охраны куда бо́льшее количество промышленных образцов. Именно по этой причине тест на отсутствие эстетических соображений может считаться наиболее соответствующим публичным интересам, вытекающим из необходимости ограничения всякой монополизации, препятствующей развитию конкуренции на рынках товаров и услуг.

Вместе с тем указанной методике присущи и определенные недостатки. В отличие от теста на множественность форм, который является более универсальным, тест на отсутствие эстетических соображений может потребовать особой квалификации при исследовании функций, выполняемых каждым признаком исследуемого промышленного образца. Кроме того, существенным недостатком рассматриваемого теста является его субъективность, поскольку разграничение эстетики и утилитарности вряд ли может производиться с объективной точки зрения.

Анализ указанных методик может привести к выводу об их противоречивости и неоднозначности. Между тем рассматриваемые тесты должны не противопоставляться, а взаимно дополнять друг друга, что позволит прийти к наиболее сбалансированному подходу к исследованию функциональности промышленных образцов.

Очевидно, что каждое конструктивное решение внешнего вида изделия является уникальным. В некоторых ситуациях достаточно провести тест на множественность форм, чтобы прийти к верному выводу о наличии или отсутствии в промышленном образце признаков, обусловленных технической функцией изделия. Существуют, однако, и более сложные случаи, требующие иного подхода. Показательной в этой связи является правоприменительная практика США, где успешно применяются оба названных теста.

Так, в деле Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc.18 суд указал, что всякое исследование функциональности промышленного образца должно начинаться с изучения существующих альтернатив дизайнерских решений.

Одновременно в американской судебной практике отмечается, что обусловленность признаков изделия исключительно его технической функцией должна определяться путем исследования следующих обстоятельств:

1)

представляет ли охраняемый промышленный образец наилучший дизайн изделия;

2)

повлияет ли наличие альтернативных дизайнерских решений на полезные свойства указанного изделия;

3)

существуют ли сопутствующие утилитарные патенты;

4)

существует ли реклама с описанием конкретных утилитарных особенностей промышленного образца;

5)

имеются ли в промышленном образце какие-либо признаки, явно не обусловленные технической функцией19.

Встречаются также случаи, когда в проведении теста на множественность форм нет необходимости. Такой вывод должен следовать из фактических обстоятельств дела. Так, в деле Spigen Korea Co. Ltd. v. Lijun Liu20 суд установил, что большинство признаков внешнего вида корпуса телефона были обнаружены в предшествующем уровне техники и выполняли определенную техническую функцию, что было подкреплено наличием утилитарного патента, который охватывал все признаки исследуемого промышленного образца. Таким образом, суд признал промышленный образец недействительным по причине его функциональности, не рассматривая альтернативные дизайнерские решения.

Названные подходы к исследованию функций, выполняемых внешним видом изделия, могут быть учтены отечественным правоприменителем, что позволит вывести практику реализацию доктрины функциональности на качественно новый уровень. В целом же приведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.

1.

Функциональность может быть рассмотрена в узком и широком значении. Цель доктрины функциональности направлена в первую очередь на сужение объема исключительного права на промышленный образец. В этой связи признание промышленного образца недействительным должно производиться в наиболее редких случаях, с учетом оценки общего впечатления, которое оно производит на информированного потребителя21.

2.

Для определения признаков промышленного образца, обусловленных исключительно технической функцией изделия, в зарубежной практике было разработано два теста – тест на множественность форм и тест на отсутствие эстетических соображений. Оба теста должны применяться, взаимодополняя друг друга. В большинстве случаев достаточно выявить аналоговый ряд изделий сходного назначения.

3.

Учитывая уникальность каждого дизайнерского решения, при определении функциональности промышленного образца с помощью теста на отсутствие эстетических соображений могут быть успешно применены критерии, выработанные зарубежной судебной практикой. К ним можно отнести, в частности:

-

существование в конструкции альтернативных дизайнерских решений элементов, не несущих эстетической нагрузки;

-

наличие сопутствующих патентов на изобретения и полезные модели, существенные признаки которых совпадают с существенными признаками исследуемого промышленного образца;

-

существование рекламы с описанием утилитарных особенностей признаков анализируемого промышленного образца;

-

наличие в промышленном образце каких-либо признаков, очевидно не обусловленных технической функцией изделия.

Важно учитывать, что выбор метода, а также отдельных критериев оценки функциональности должен производиться с учетом конкретных обстоятельств дела.