Справка о некоторых вопросах, возникающих при применении положений параграфа 1 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации Судом по интеллектуальным правам как судом кассационной инстанции




Справка о некоторых вопросах, возникающих при применении положений параграфа 1 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации Судом по интеллектуальным правам как судом кассационной инстанции

16 Сентября 2015
 
 
 

Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 4 сентября 2015 года № СП-23/25


Фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица, являющегося коммерческой организацией, под которым оно выступает в гражданском обороте. Согласно статьям 1473 и 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) фирменное наименование определяется в учредительных документах юридического лица и включается в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

В пункте 59 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 5/29) разъяснено, что согласно пункту 3 статьи 1474 ГК РФ защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в ЕГРЮЛ, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Исключительное право на фирменное наименование на территории Российской Федерации действует на основании статьи 1475 ГК РФ со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Таким образом, не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения с фирменным наименованием иного юридического лица при одновременном наличии двух условий:

1) осуществление юридическими лицами аналогичной деятельности;

2) фирменное наименование иного юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица, под которым оно выступает в гражданском обороте, осуществляя коммерческую деятельность. При помощи фирменного наименования участники социально-экономических отношений могут различать различных субъектов рынка. При активном экономическом участии юридического лица в определенном секторе или различных секторах экономики его фирменное наименование приобретает большую известность, узнаваемость в глазах потребителя через предоставляемые товары (услуги).

 

1. При исследовании вопроса о том, являются ли виды деятельности, осуществляемые юридическими лицами, аналогичными в смысле пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, учитывается фактически осуществляемая деятельность. При отсутствии доказательств иного виды деятельности юридических лиц, отраженные в учредительных документах, считаются фактически осуществляемыми

 

В силу статьи 49 ГК РФ коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом (кредитных организаций, страховых организаций и обществ взаимного страхования, инвестиционных фондов), наделены общей правоспособностью и могут осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законом, в том случае, если в их учредительных документах не содержится исчерпывающий перечень видов деятельности, которыми они вправе заниматься.

Сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД; с 01.01.2016 – ОКВЭД 2), то есть сведения о видах деятельности, которые юридическое лицо предполагает осуществлять, включаются в ЕГРЮЛ (подпункт «п» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование истец должен доказать, какими видами деятельности фактически занимается и он, и ответчик, а также аналогичность соответствующих видов деятельности.

Именно фактическое осуществление аналогичных видов деятельности создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров (услуг) в глазах потребителя.

При этом истец, обладая всей полнотой сведений о видах деятельности, осуществляемой им самим, подтверждая виды деятельности, осуществляемые им самим, должен представить доказательства фактического осуществления им конкретных видов деятельности, в том числе указанных в его учредительных документах.

В отношении ответчика истец может приводить данные как о фактической деятельности ответчика, так и о деятельности, указанной в учредительных документах.

При этом, если истец ссылается на виды деятельности, указанные в учредительных документах ответчика, презюмируется фактическое осуществление этих видов деятельности, если ответчиком не доказано, что они фактически не осуществляются.

Согласно пункту 2 статьи 51 ГК РФ лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам.

Предполагается, что юридическое лицо может осуществлять или осуществляет указанные в выписке из ЕГРЮЛ виды деятельности, пока не доказано иное.

 

2. До тех пор, пока не доказано иное, деятельность двух юридических лиц, охватываемая одним подклассом видов экономической деятельности по ОКВЭД, считается аналогичной

 

ОКВЭД предназначен для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них. При этом он может использоваться в том числе для определения основного и других фактически осуществляемых видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

ОКВЭД содержит коды классифицируемых группировок видов экономической деятельности, наименования и описания, раскрывающие содержание группировки и/или дающие ссылки на другие группировки классификатора.

В ОКВЭД использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Его структура может состоять из классов, подклассов, групп, подгрупп, видов.

Аналогичность видов деятельности определяется судом исходя из позиции среднего потребителя товаров и услуг, адресата соответствующей деятельности. При этом учитывается, возможно ли смешение видов деятельности истца и ответчика в глазах такого потребителя.

Предполагается, что деятельность истца и ответчика, охватываемая одним подклассом экономической деятельности по ОКВЭД, в глазах потребителя является аналогичной, если не доказано иное восприятие потребителем конкретных видов деятельности истца и ответчика.

 

3. Изменение организационно-правовой формы юридического лица с последующим внесением таких сведений в ЕГРЮЛ не влечет изменения даты приоритета фирменного наименования в смысле пункта 3 статьи 1474 ГК РФ

 

Как отмечено в пункте 17 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с законодательством об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование. Данная позиция также нашла отражение в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2014 по делу № А04-4420/2013.

В целях индивидуализации коммерческой организации основное значение для потребителя имеет произвольная часть его фирменного наименования, так как именно сходство в этой части вызывает угрозу смешения различных компаний на одном рынке товаров (услуг).

С учетом этого изменение организационно-правовой формы юридического лица, которое влечет внесение таких сведений в ЕГРЮЛ, не влечет, в свою очередь, изменения даты приоритета фирменного наименования в смысле пункта 3 статьи 1474 ГК РФ.

 

4. При изменении произвольной части фирменного наименования датой приоритета фирменного наименования юридического лица в смысле пункта 4 статьи 1474 ГК РФ является дата внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ

 

Согласно пункту 8 статьи 51 ГК РФ данные о юридическом лице считаются включенными в ЕГРЮЛ со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ не только в связи с прекращением юридического лица, но и при изменении его фирменного наименования.

Если юридическое лицо вносит в учредительные документы сведения об изменении фирменного наименования в его произвольной части, то датой приоритета нового фирменного наименования по смыслу пункта 4 статьи 1474 ГК РФ является не дата создания юридического лица, а дата регистрации таких изменений.

 

5. Судебный акт должен содержать указание на конкретные виды деятельности, при осуществлении которых нарушается право на фирменное наименование

 

Согласно нормам параграфа 1 главы 76 ГК РФ не допускается использование иным лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, только при осуществлении таким лицом аналогичных видов деятельности. Юридическое лицо, нарушившее положения пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также возместить правообладателю убытки.

Таким образом, при применении пункта 4 статьи 1474 ГК РФ необходимо установить конкретные виды аналогичной деятельности, в отношении которых подлежит прекращению использование спорного фирменного наименования.

 

6. В резолютивной части судебного акта, которым установлено нарушение ответчиком пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, указывается на запрет ответчику осуществлять определенные виды деятельности под определенным фирменным наименованием

 

В силу пункта 4 статьи 1474 ГК РФ (в редакции, действующей с 01.10.2014) юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 этой статьи, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также возместить правообладателю убытки.

Таким образом, выбор одного из двух способов устранения нарушения, предусмотренных этим пунктом, лежит не на истце, а на ответчике. Истцом может быть заявлено требование о пресечении нарушения пункта 3 статьи 1474 ГК РФ без указания способа такого пресечения.

При этом Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не предусматривает возможности выбора ответчиком способа пресечения его деятельности на стадии рассмотрения дела судом первой инстанции.

Такой выбор ответчиком может быть сделан лишь на стадии исполнения судебного акта.

В связи с этим в резолютивной части решения суда, установившего нарушение пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, должно быть указано на запрет ответчику осуществлять определенные виды деятельности под определенным фирменным наименованием.

Такой судебный акт может быть исполнен ответчиком как путем прекращения использования фирменного наименования в отношении определенных видов деятельности, так и путем внесения ответчиком изменений в учредительные документы в части фирменного наименования.

 

7. Исковые требования о прекращении использования ответчиком фирменного наименования в отношении всех видов деятельности на основании пунктов 3 и 4 статьи 1474 ГК РФ и с учетом статьи 49 ГК РФ не подлежат удовлетворению

 

Согласно положениям пунктов 3 и 4 статьи 1474 ГК РФ в случае нарушения права на фирменное наименование правообладатель вправе требовать прекращения использования фирменного наименования в отношении аналогичных видов деятельности и возмещения убытков.

Основной целью применения положений статей 1474 и 1475 ГК РФ является недопущение смешения разных юридических лиц и предоставляемых ими товаров (услуг) в одной области экономики, тем самым предотвращение угрозы введения в заблуждение потребителя при использовании сходных средств индивидуализации (в данном случае – фирменных наименований), что следует из положений статьи 1252 ГК РФ.

Исходя из смысла статьи 1474 ГК РФ одним из признаков противоправности использования третьим лицом фирменного наименования правообладателя является осуществление этим лицом аналогичной деятельности.

Требование о запрете использования спорного обозначения в фирменном наименовании означает запрет на его использование для исключения ситуации введения потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товара (услуг). Следовательно, может быть удовлетворено требование истца о прекращении использования фирменного наименования только в отношении аналогичных видов деятельности и при условии, что было установлено их фактическое осуществление ответчиком.

Согласно положениям ГК РФ, по общему правилу, юридические лица могут осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, выступая в гражданском обороте под своим фирменным наименованием.

Следовательно, запрет на использование юридическим лицом фирменного наименования в отношении всех видов деятельности приведет к тому, что ответчик не сможет использовать спорное наименование и в видах деятельности, не являющихся аналогичными видам деятельности, осуществляемым правообладателем, что приведет к ограничению его правоспособности.

В соответствии со статьей 49 ГК РФ юридические лица обладают общей правоспособностью, ограничение допускается лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Ограничение использования фирменного наименования допускается, как уже было отмечено, только в случае осуществления юридическими лицами, обладающими тождественными или сходными до степени смешения фирменными наименованиями, аналогичных видов деятельности.

Таким образом, требование о полном прекращении использования ответчиком спорного фирменного наименования не может быть удовлетворено. Однако суд может предложить истцу уточнить исковые требования и указать конкретные виды деятельности, в отношении которых предполагается введение соответствующего запрета (постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2013 по делу № А68-129/2014).

 

8. Не подлежит удовлетворению по смыслу пункта 4 статьи 1474 ГК РФ требование истца – коммерческой организации – об обязании ответчика прекратить использование спорного фирменного наименования путем изменения своего фирменного наименования и внесения соответствующей записи в учредительные документы и ЕГРЮЛ

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1474 ГК РФ юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 названной статьи, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование.

В отличие от этого согласно пункту 5 статьи 1473 ГК РФ орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вправе предъявить иск о понуждении к изменению фирменного наименования в случае, если фирменное наименование юридического лица не соответствует требованиям статьи 12311 ГК РФ, пунктов 3 и 4 статьи 1473 ГК РФ.

Таким образом, предъявить иск о понуждении к изменению фирменного наименования вправе только орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и только по закрытому перечню оснований.

Как отмечено в пункте 60 постановления № 5/29 и в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2014 по делу № А50-3269/2014, правообладатель вправе заявить только требование о прекращении использования спорного фирменного наименования в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем.

 

9. Требование правообладателя о взыскании компенсации за нарушение прав на фирменное наименование законом не предусмотрено

 

Подпункт 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ предусматривает в качестве меры имущественной ответственности, применяемой к нарушителю исключительного права (в том числе и права на фирменное наименование), возмещение убытков.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено право правообладателя требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, но лишь в случаях, прямо предусмотренных ГК РФ.

Согласно положениям параграфа 1 главы 76 ГК РФ правообладатель вправе требовать возмещения убытков за нарушение его исключительного права на фирменное наименование. Нормы, предусматривающей право обладателя права на фирменное наименование взыскивать с нарушителя компенсацию вместо возмещения убытков, ГК РФ не содержит, в связи с чем право на взыскание компенсации у правообладателя в этом случае отсутствует (постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2014 по делу № А40-101177/2011).

 

10. Не допускается применение по аналогии положений параграфа 1 главы 76 ГК РФ к наименованиям некоммерческих организаций

 

Под фирменным наименованием в смысле статьи 1225, пункта 1 статьи 1473 ГК РФ понимается только наименование юридического лица, являющегося коммерческой организацией.

Наименования некоммерческих организаций согласно статье 4 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон о некоммерческих организациях) не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ. Таким образом, на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 ГК РФ (пункт 58.2 постановления № 5/29).

Исключительное право использования некоммерческой организацией своего наименования установлено Законом о некоммерческих организациях.

В силу пункта 1 статьи 6 ГК РФ аналогия закона применяется в случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 ГК РФ отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай.

В данном случае законом прямо предусмотрено, что положения части четвертой ГК РФ применяются к конкретным результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ), в числе которых наименования некоммерческих организаций не названы.

Применение по аналогии положений параграфа 1 главы 76 ГК РФ в отношении наименований некоммерческих организаций не допускается.

Вместе с тем наименование некоммерческой организации может являться одновременно коммерческим обозначением в случаях, предусмотренных параграфом 4 главы 76 ГК РФ. В этом случае оно подлежит охране в качестве такового.

Кроме того, не исключено применение статьи 10 ГК РФ или статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883, при квалификации случаев использования третьими лицами узнаваемого и широкого известного наименования некоммерческой организации.