"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 6, декабрь 2014 г., с. 45-59

Протокол № 5

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 5 сентября 2014 г. обсуждались вопросы взыскания компенсаций за незаконное использование объектов интеллектуальных прав.

Члены Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам, присутствующие на заседании:

1. Новосёлова Людмила Александровна (ведущий заседания, председатель Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам) — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам.

2. Алексеев Илья Николаевич – заместитель директора департамента правового обеспечения Министерства сельского хозяйства РФ, магистр юриспруденции.

3. Ариевич Евгений Анатольевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, Председатель Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса. Член INTA, ECTA, MARQUES (заместитель председателя комитета MARQUES по географическим обозначениям), PTMG, Ассоциации российских патентных поверенных, Российской национальной группы AIPPI.

4. Васильева Елена Николаевна — кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН.

5. Герасименко Светлана Анатольевна — член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

6. Гульбин Юрий Терентьевич — кандидат юридических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

7. Зенин Иван Александрович — доктор юридических наук, профессор, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, член международной ассоциации интеллектуальной собственности (АТРИП), главный редактор журнала «Интеллектуальная собственность».

8. Калятин Виталий Олегович — кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО, член Рабочей группы по подготовке проекта части четвертой Гражданского кодекса РФ.

9. Кастальский Виталий Николаевич — кандидат юридических наук, патентный поверенный РФ, управляющий партнер AK PATENT LAW GROUP, преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.

10. Козырь Оксана Михайловна — заслуженный юрист, кандидат юридических наук, судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке.

11. Копылов Сергей Александрович — начальник юридического отдела АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

12. Линник Лев Николаевич — доктор гражданского права (Doktor der Zivilrecht, Bundesrepublik Deutschland), профессор, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, академик, действительный член Российской академии естественных наук, инженер-физик, патентный поверенный, вице-президент Совета патентных поверенных.

13. Орлова Валентина Владимировна — доктор юридических наук, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), руководитель практики интеллектуальной собственности ООО «Пепеляев Групп».

14. Павлова Елена Александровна — кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, заведующий кафедрой Российской школы частного права.

15. Пушков Антон Михайлович – управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково», патентный поверенный.

16. Ренов Эдуард Николаевич — кандидат юридических наук, профессор, член подкомиссии по интеллектуальной собственности Ассоциации юристов России.

17. Рожкова Марина Александровна — доктор юридических наук, профессор кафедры интеллектуальной собственности Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

18. Руйе Николя (Nicolas Rouiller) (Швейцария) — доктор юридических наук, профессор Школы бизнеса Лозанны и Университетского института Курт Бош.

19. Томас Вестваль (Германия) — доктор юридических наук, профессор.

20. Трахтенгерц Людмила Анатольевна – кандидат юридических наук, главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

 

Письменные отзывы представили:

 

1. Ариевич Евгений Анатольевич – член НКС.

2. Линник Лев Николаевич – член НКС.

3. Медведев Валерий Николаевич — член Международной ассоциации патентных поверенных (FICPI), Международной ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI), Международного лицензионного общества (LESI), Международной ассоциации по товарным знакам (INTA), Ассоциации российских патентных поверенных, Евразийский патентный поверенный.

4. Медведева Диана Владимировна — кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права юридического факультета Белорусского государственного университета.

5. Павлова Елена Александровна — кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, заведующий кафедрой Российской школы частного права.

6. Полонский Борис Яковлевич – заслуженный юрист РФ, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

7. Сергеев Александр Петрович – доктор юридических наук, профессор.

8. Старженецкий Владислав Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой международного права Российской академии правосудия.

 

На заседании также присутствовали:

 

1. Александров Евгений Николаевич — Адвокатское бюро «Андрей Городисский и Партнеры».

2. Рудаков Андрей Дмитриевич – патентный поверенный РФ.

 

Заседание открыла Председатель Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации Л.А. Новоселова.

 

В своем выступлении она отметила необходимость и актуальность обсуждения вопросов взыскания компенсации за нарушение исключительного права. Также было обращено внимание участников на то, что с 1 октября 2014 г. Суд по интеллектуальным правам будет работать в новых условиях в связи с вступлением в силу новой редакции IV части Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ). Было отмечено, что этот факт требует выработки определенной позиции и определённых рекомендаций для судов.

Л.А. Новосёлова отметила, что возможно, по результатам заседания будет подготовлен проект постановления Пленума по IV части ГК РФ в части, относящейся к взысканию компенсации.

В Справке, подготовленной к заседанию Судом по интеллектуальным правам, указано, что согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Такими случаями являются нарушение права на произведение (ст. 1301 ГК РФ), на объекты смежных прав (ст. 1311 ГК РФ), на объекты патентных прав (ст. 1406.1 ГК РФ, с 01.01.2015), на товарный знак (ст. 1515 ГК РФ) и на наименования места происхождения товара (ст. 1537 ГК РФ). Кроме того, взыскание компенсации вместо возмещения убытков предусмотрено ст.ст. 1299 и 1300 ГК РФ за нарушения в сфере авторских прав.

Указанные нормы права содержат один и тот же минимальный и максимальный размер компенсации, а также сходный механизм исчисления её размера.

Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался случая нарушения исключительного права правообладателя и возможности выбора вида ответственности: вместо возмещения убытков он имеет возможность требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Если обладатель исключительного права на товарный знак решил воспользоваться взысканием компенсации, он вправе выбрать один из видов взыскиваемой компенсации, указанных в п. 4 ст. 1515 ГК РФ (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2011г. № 3602/11 ). В данном постановлении Президиум указал на возможность выбора одного из двух вариантов определения размера компенсации, в то время как анализ нормы, содержащейся в п. 4 ст. 1515 ГК РФ, позволяет сделать вывод о наличии трёх видов компенсации: в виде твёрдой суммы по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости контрафактных товаров; в двукратном размере стоимости права использования товарного знака (последние два вида компенсаций далее именуются расчётными компенсациями).

При этом с 01 октября2014 г. другие статьи ГК РФ (ст. 1301, 1311, п. 2 ст. 1537), устанавливающие ответственность за нарушение исключительного права, предусматривают три вида компенсации. В этом смысле ст. 1406.1 ГК РФ, вступающая в силу с 01 января 2015 г., также не противоречит новым редакциям перечисленных норм.

Дискуссионным является вопрос о том, являются ли перечисленные виды компенсации самостоятельными видами компенсации (гражданско-правовой ответственности), или же речь идет лишь о разных способах расчёта взыскиваемой компенсации, имеющей единую природу независимо от способа расчёта.

Участники дискуссии склоняется к тому, что в ст. 1515 ГК РФ и других соответствующих статьях ГК РФ речь идёт о разных способах расчёта компенсации, которая едина по своей правовой природе независимо от изменения способа расчёта - то есть представляет собой единый вид ответственности за правонарушение. Подробно эту позицию в своём выступлении и письменном отзыве обосновала Е.А. Павлова. При этом она обратила внимание на то, что, безусловно, каждый способ расчета компенсации обладает своей спецификой. Компенсация в твердой сумме определяется по усмотрению суда, и конкретные формулы для её расчета отсутствуют, что делает размер не очень предсказуемым для истца, однако, при этом не требуется ни доказывать объём причиненного вреда, ни приводить какие-либо иные конкретные числовые данные. С другой стороны, расчётные компенсации потому и расчётные, что для их исчисления требуется наличие конкретных числовых данных, например, о количестве контрафактных экземпляров товара и об их стоимости; при доказанности этих данных размер расчётных компенсаций вполне предсказуем. В.В. Старженецкий в своём письменном отзыве также упоминает о «способах расчёта компенсации». Предоставившая письменный отзыв Д.В. Медведева, ссылаясь не только на российское, но и на белорусское законодательство, также определяет разные виды компенсаций как разные способы расчёта. Аналогичная позиция представлена в письменном отзыве Л.Н. Линника.

Е.А. Павлова также отметила, что новая ст. 1406.1 ГК РФ предусматривает только два способа исчисления компенсации: для патентных прав существует своя специфика, и компенсацию в двукратном размере от стоимости произведенного товара было бы вводить неправильно, так как это могло бы привести к взысканию несоразмерно больших сумм. Как указывает В.Н. Медведев в письменном отзыве, похожая ситуация имеется по отношению к наименованиям мест происхождения товаров: поскольку на таковые лицензия выдана быть не может, то компенсация в виде двукратной стоимости права пользования также не применяется, и соответственно способов расчёта компенсации также всего два.

По мнению Е.А. Павловой, содержащемуся в письменном отзыве, компенсации носят не только восстановительный, но и штрафной характер.

И.А. Зенин в своём выступлении рассмотрел проблему соотношения видов компенсаций под несколько иным углом. По мнению И. А. Зенина, компенсация в твёрдой сумме, определяемая по усмотрению суда «в зависимости от характера правонарушения, разумности, справедливости», именно в силу своей неопределённости является менее предпочтительной, чем расчётные компенсации (разумеется, в тех случаях, когда расчёт возможен). Поэтому, по мнению выступавшего, заложенное в ГК РФ решение о возможности свободного выбора способа расчёта компенсации нельзя считать оптимальным: в идеале компенсация в твёрдой сумме должна быть резервным, а не одним из равноправных способов расчета.

Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, касается возможности истца и суда изменять вид компенсации в ходе судебного разбирательства.

Согласно одной позиции, истец вправе свободно менять вид компенсации до вынесения судебного акта. По другой позиции, истец это делать не вправе, так как в этом случае усматривается одновременное изменение предмета и основания иска, что запрещено процессуальным законом; в особенности это касается ситуации, когда осуществляется переход от компенсации в твёрдой сумме к расчётной компенсации или наоборот.

Суд не вправе менять вид компенсации с компенсации в твёрдой сумме на расчётную компенсацию и, наоборот; на этот счёт есть прямое указание в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 сентября 2011 г.№ 3602/11 . Тем не менее, остается открытым вопрос, может ли суд по своей инициативе перейти от одного вида расчётной компенсации к другому.

Так, Е.А. Павлова сослалась на ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ), которая позволяет истцу по ходу рассмотрения дела поменять основания иска. При этом предмет иска остаётся тем же (речь всегда идёт о возмещении, о выплате денежных средств за нарушение исключительного права), и соответственно говорить о нетождественности исков невозможно; по сути, как указывает Е. А. Павлова, речь идёт просто об изменении способа определения суммы компенсации и способа её расчёта. Е. А. Павлова также указала, что «в жизни» возможны ситуации, когда только при рассмотрении дела выясняется, что тот или иной вид расчёта компенсации затруднителен (например, невозможно доказать стоимость произведенного контрафактного товара), — тогда истец может выбрать другой вид компенсации.

Все выступавшие по обсуждаемому вопросу были солидарны в том, что суд не вправе самостоятельно менять вид расчёта (хотя, в рассматриваемом ниже четвёртом вопросе описывается иная точка зрения). При этом было отмечено (Е.А. Павлова, Л.А. Новосёлова), что суд в принципе может предложить истцу выбрать иной способ расчета компенсации, если в первоначальном варианте расчет компенсации не представляется возможным, однако, решение по данному вопросу может принять только истец.

Л.А. Трахтенгерц поддержала принцип, согласно которому истец вправе самостоятельно изменять вид расчёта, а суд это делать не вправе, указав, в частности, на то, что возможность самостоятельного выбора истцом и только им способа расчёта компенсации является эффективным инструментом, служащим в пользу участников гражданского оборота. Ведь поскольку стоимость объектов интеллектуальных прав и фактический ущерб от нарушений в этой сфере сложно определить в принципе, право потерпевшего самостоятельно выбирать и изменять способ расчёта компенсации является очень важным.

Аналогичной точки зрения придерживается и В.В. Старженецкий, который в письменном отзыве указал, что «суд не может по своей инициативе менять ни вид компенсации, ни способ её расчета», а «правообладатель до вынесения судебного акта вправе изменить вид и способ расчёта компенсации», что «отвечает принципам диспозитивности арбитражного процесса и является более гибким и удобным с точки зрения эффективной защиты своих прав в суде и без излишнего формализма». Сходную позицию изложили в своих письменных отзывах В.Н. Медведев, Д.В. Медведева, Л.Н. Линник, А.П. Сергеев и Е.А. Ариевич. Последний, в частности, отметил, что необходимость изменения истцом способа расчёта компенсации может возникнуть в связи с получением в ходе судебного процесса каких-либо новых документов, в том числе по запросу суда, и что оперативное изменение способа расчёта будет отвечать принципу процессуальной экономии.

Третий вопрос, вынесенный на обсуждение, касался вопросов доказывания по судебным делам в контексте определения размера компенсации, а также судебных издержек по таким делам.

Во всех случаях взыскания компенсации (как в твёрдой сумме, так и расчётной компенсации) за незаконное использование товарного знака истцу предлагается, помимо прочего, предоставлять суду доказательства количества незаконно выпущенной продукции. Если эти доказательства не будут опровергнуты ответчиком, то компенсация подлежит взысканию в полном объёме, заявленном истцом.

С другой стороны, в случае взыскания компенсации в твёрдом размере предлагается взыскивать её в минимальном размере, если истец не предоставляет никаких доказательств относительно количества контрафактной продукции, а лишь доказывает сам факт нарушения.

Во всех случаях судебные расходы предполагается взыскивать по общим правилам ч. 1 ст. 110 АПК РФ: относить на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Данный вопрос вызвал оживлённую дискуссию.

В.А. Корнеев в своём выступлении в качестве примера рассмотрел ситуацию, когда предъявляется требование о взыскании компенсации в твёрдой сумме, и ответчик ничем не опровергает предоставленные истцом данные относительно размера нарушения. По мнению В. А. Корнеева, в этой ситуации нормы ГК РФ об определении размера компенсации по усмотрению суда должны рассматриваться во взаимосвязи с процессуальными нормами, в том числе о состязательности сторон (на роль состязательности сторон также указывала Л.А. Новосёлова); и именно поэтому в описанной ситуации суд не может по своей инициативе изменить размер компенсации по сравнению с заявленным. Лаконично эту мысль выразила Л.А. Трахтенгерц: «Если ответчик молчит, значит, он согласен. А если он согласен, почему суд должен менять решение?». Аналогичную позицию занял Е.Н. Александров.

В.В. Старженецкий и А.П. Сергеев в своих письменных отзывах также поддержали данную позицию.

В.О. Калятин, возражая, отметил, что суд не обязан верить любому предоставленному истцом расчёту, и что судейское усмотрение в определении размера компенсации в твёрдой сумме не исключается и при процессуальной пассивности ответчика. Рассуждая сходным образом, С.А. Герасименко отметила, что, несмотря на всю состязательность процесса, нельзя считать, что при отсутствии возражений ответчика суд просто переписывает просительную часть искового заявления в резолютивную часть решения. Поэтому и утверждение «Если ответчик... не представит суду опровергающих расчеты истца доказательств... Компенсация в этом случае подлежит взысканию в заявленном истцом размере» звучит слишком категорично.

В дальнейших выступлениях обсуждалась проблема предмета доказывания в случае истребования компенсации в твёрдой денежной сумме. Выступавшие подчёркивали, что для компенсаций данного вида обязательным является лишь доказывание самого факта правонарушения. Е.А. Павлова заметила, что вообще все компенсации за нарушение исключительного права исходят «из факта нарушения, а не из факта наличия убытков»; и если для расчётных компенсаций ещё нужно достоверно устанавливать какие-то числовые значения (например, стоимость и количество контрафактных экземпляров), то для компенсаций в твёрдой сумме не требуется и этого. Но раз так, то требовать по данной категории дел, чтобы истец предоставлял какие-либо расчёты, по меньшей мере, терминологически некорректно: можно просить, чтобы истец предоставил какое-либо обоснование того, что ему причинён действиями ответчика вред, но нельзя требовать от истца расчётов или ставить размер компенсации в зависимость от предоставления таковых. Иной взгляд, по мнению А. Е. Павловой, практически сводил бы на нет правила ст. 1252 ГК РФ об отсутствии необходимости доказывания размера убытков при взыскании компенсации.

В.А. Корнеев пояснил, что в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ /ВС от 26 марта 2009 г. № 5/29 приведён примерный перечень обстоятельств, которые могут рассматриваться по делам о взыскании компенсации: сюда входят, в частности, длительность и объём нарушения. «Но никто не говорит, что это должен быть цифровой математический расчёт», — отмечает при этом он.

О желательности создания открытого перечня факторов, которые должны приниматься во внимание при определении размера компенсации в твёрдом размере, писал в своём отзыве Е.А. Ариевич. Сюда должны входить не только такие факторы, как длительность нарушения, объем выпуска контрафактной продукции, территория ее продаж, а также продолжительность использования объекта интеллектуальных прав; но и, например, наличие или отсутствие переписки между потерпевшим и правонарушителем (знал ли правонарушитель, что он нарушает чужие права). Применительно к товарным знакам Е. А. Ариевич отдельно указал, что суды не могут присуждать одинаковые компенсации в связи с нарушением прав на малоизвестные и всемирно признанные знаки; соответственно «при назначении размера компенсации должны учитываться те затраты времени и средств, которые понёс правообладатель для превращения рядового обозначения во всемирно известный товарный знак».

Выступавший позже А.Д. Рудаков, прежде всего, обратил внимание слушателей на то, что любые указания судам требовать от истцов «предоставлять расчёт» на практике выливаются в требования о доказывании убытков в результате противозаконной деятельности ответчика. Не останавливаясь на обоснованности данного подхода в целом, А. Д. Рудаков отметил, что возникают сложности с определением числовых величин, которые могли бы использоваться при расчётах: обычно возможно лишь использование средних по отрасли цифр, опубликованных в статистических справочниках. Зачастую это - единственный способ хоть что-то подсчитать из-за непредоставления информации ответчиками, но такой подход не всегда находит понимание у судов, что неправильно. Е.Н. Александров в своем выступлении специально коснулся последней проблемы, отметив, что суды недостаточно активно истребуют доказательства по соответствующим делам у ответчиков, даже когда это действительно необходимо; в результате не реализуется потенциал ст. 66 АПК РФ. В.Н. Медведев, касаясь в своём письменном отзыве этой проблемы, сделал особый акцент на наличии разъяснений в итоговых документах относительно необходимости содействия правообладателю в получении доказательств от ответчика и других лиц со стороны судов.

И.А. Зенин в своём выступлении выразил недоумение по поводу предложения взыскивать компенсацию в минимальном размере при отсутствии обоснования размера компенсации. Дело в том, что ущерб правообладателя во многих случаях не носит явного материального характера. Суд в любом случае должен учитывать все обстоятельства дела, при этом наличие или отсутствие документа - обоснования не может играть решающей роли.

А.П. Сергеев в письменном отзыве также указал, что подход, при котором непредоставление истцом обоснования и расчёта компенсации автоматически влечёт присуждение компенсации в твёрдой сумме в минимальном размере, «искажает суть данной санкции, при применении которой истец освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков», так что в этом случае «размер компенсации должен быть определен судом с учётом всех предусмотренных законом факторов». Близкую позицию занял в своём отзыве Е.А. Ариевич: «Представляется ошибочным в общем виде тезис о том, что если истец, заявляя требование о взыскании компенсации в твёрдом размере, не представит суду расчёт и обоснование суммы компенсации, то при доказанности правонарушения с ответчика подлежит взысканию компенсация в минимальном размере». Сходную позицию по данному вопросу занял Л.Н. Линник: «Не должно быть одинаковой компенсации при доказанном длительном, виновном, неоднократном, циничном нарушении прав и при однократном, невиновном, случайном правонарушении». Аналогичные доводы приводятся в письменном отзыве В.Н. Медведева, который специально подчеркнул, что центральным при определении размера компенсации является характер правонарушения в целом, а не те или иные расчёты истца.

Проблема распределения судебных расходов вызвала активную дискуссию. Е.Н. Александров предложил рассмотреть данную ситуацию на следующем примере. Взыскивается компенсация. «Заявляем миллион, взыскали триста тысяч рублей... соответственно, в неудовлетворённой части иска ответчик получает право на взыскание судебных расходов, понесённых на оплату услуг представителя. И в некоторых случаях... размер компенсации ниже, чем расходы, которые были возмещены ответчику». Практически это означает, что «для правообладателя становится экономически невыгодным защищать свои права». Насколько такая практика верна?

По мнению Е.Н. Александрова, удовлетворение требования о взыскании компенсации в части (особенно если речь идёт о компенсации в твёрдой денежной сумме, размер которой и вовсе устанавливается судом) не должно рассматриваться как отказ в иске в части, и соответственно данная практика распределения судебных издержек нуждается в изменениях. Ещё более подробно данная позиция изложена в письменном отзыве В.Н. Медведева. Последний указывает, что размер компенсации в твёрдом размере определяется только судом, а истец не может даже примерно оценить её величину. Поэтому удовлетворение иска о взыскании компенсации в твёрдой сумме ниже величины, указанной истцом, не означает необоснованности и незаконности этого требования и, соответственно, не может являться основанием для возложения судебных расходов в соответствующей части на истца.

Л.Н. Линник пишет: «При возмещении судебных издержек необходимо учитывать разумность и целесообразность произведённых расходов... не допуская при этом, в случае доказанности факта правонарушения и назначении судом [хотя бы] минимальной компенсации... превышения возмещения судебных расходов над размерами этой компенсации».

В.А. Корнеев, напротив, указал, что в описанной ситуации судебные расходы распределяются, по его мнению, правильно: если истец пользуется процессуальным правом и заявляет иск на завышенную сумму, то он несёт соответствующие риски. Данную точку зрения разделяет Д.В. Медведева: «В Республике Беларусь по вопросу отнесения судебных расходов на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворённых требований практика сложилась тождественная».

Л.А. Новосёлова обратила внимание участников дискуссии, что описанная ситуация необязательно возникает в отношении компенсаций в твёрдой сумме. Может случиться, что истец по делу о взыскании расчётной компенсации изначально заявлял явно завышенную стоимость товаров, что было опровергнуто ответчиком; при этом сложно говорить о том, что на истца не могут быть возложены никакие судебные расходы. Развивая эту мысль, С.А. Герасименко указала, что вопрос о распределении судебных расходов может быть увязан с добросовестным поведением сторон в судебном процессе.

Подводя итоги дискуссии, Л.А. Новосёлова отметила, что вопрос о распределении судебных расходов оказался непростым и требующим дальнейшего осмысления.

Четвёртый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался взыскания компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; или же в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров, но при отсутствии данных об их стоимости или стоимости права использования.

Предложение В.А. Корнеева стало отправной точкой для дальнейшей дискуссии. Суду предлагается в ситуациях, когда истец не предоставляет суду никакой информации о стоимости контрафактных экземпляров, а также прав использования,признать факт нарушения, но не взыскивать никакой компенсации. Это объясняется тем, что суд не вправе самостоятельно перейти к компенсации в твёрдой денежной сумме и определить стоимость.

Е.А. Павлова отметила, что бывают разные случаи. Теоретически действительно возможны ситуации, когда стоимость объекта интеллектуальных прав определить невозможно. Но «далеко не всегда речь идёт об уникальном произведении»; в случае нарушения права на товарный знак, что на практике встречается чаще, можно опираться на статистические данные о том, во сколько процентов от стоимости товара оценивается право пользования товарным знаком. Также ничто не препятствует использованию в расчёте «цены аналогичного товара, имеющегося на рынке».

А.Д. Рудаков поддержал выступление Е.А. Павловой, специально остановившись на том, что, в отличие от художественных произведений, «по товарным знакам, по изобретениям есть статистика». При этом он в принципе допустил возможность взыскания компенсации в нулевом размере в ситуациях, когда стоимость для целей расчёта размера компенсации суду определить не удаётся даже косвенными способами.

И.А. Зенин, возражая против такого подхода, заявил, что, по его мнению, в описанной ситуации у суда должно быть право самостоятельно менять вид компенсации и переходить к твёрдой сумме. Аналогичную позицию занимает А.П. Сергеев, который в своём отзыве указал, что в таком случае суд «должен сам определить размер компенсации», что практически «будет мало чем отличаться от ситуации, когда потерпевший требует выплаты компенсации в твёрдом размере».

В данном случае компромиссом представляется мнение В.В. Старженецкого, который в письменном отзыве указал, что хотя «вариант присуждения нулевой суммы компенсации в случае недоказанности стоимости... является одним из возможных», более правильным было бы присуждение не нулевой, а минимальной (десять тысяч рублей) компенсации (впрочем, В. В. Старженецкий оставляет открытым вопрос о процессуальном механизме изменения вида расчёта компенсации).

Несколько иной подход был предложен Д.В. Медведевой в письменном отзыве. По её мнению, суд должен прикладывать самостоятельные усилия для установления базы для расчёта компенсации в двукратном размере. Если после этого рассчитать её всё же не удаётся, суд должен предложить истцу уточнить исковые требования. Но если истец отказывается сделать и это, суд имеет право отказать в иске. «В практике судов Республики Беларусь в случае, когда истец не представил расчёты и не обосновал размер компенсации (убытков), суд отказывает в удовлетворении исковых требований», — сообщает она.

Л.Н. Линник в своём письменном отзыве предлагает различать два случая: когда заявляется требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости экземпляров (товаров) и когда заявляется требование о взыскании компенсации в двукратном размере права использования объектов интеллектуальных прав.

В первом случае, если товары были изготовлены, но никому не продавались, а также, если истец отказывается, несмотря на предложения суда изменить способ расчёта компенсации, действительно возможно присуждение убытков в размере нуля рублей.Во втором же случае убытки у правообладателя возникают в любом случае, поскольку законное создание экземпляра (товара) предполагает предварительное заключение лицензионного договора.

Решение, в чём-то сходное с двумя предыдущими, изложил в письменном отзыве В.Н. Медведев. Он указал, что если контрафактные товары не продавались, то фактически нарушение места не имело; а значит, и компенсация в размере их двукратной стоимости взыскана быть не может. В такой ситуации суд должен предлагать истцу изменить способ расчёта компенсации, а если способ расчёта не изменён, то отказать в иске.

Пятый вопрос, вынесенный на обсуждение, имеет ввиду возможность снижения решением суда размера расчётной компенсации за нарушения в сфере интеллектуальных прав ниже установленной величины, то есть двукратного размера от стоимости экземпляров или стоимости использования права. Принципиальную возможность такого снижения можно усмотреть из содержания постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 16449/12. Однако такая возможность не была зафиксирована в тексте в ГК РФ до 01 октября 2014 г., а с 01. октября 2014 г. она зафиксирована лишь для случаев совершения ответчиком одним действием нескольких правонарушений (абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Предлагается обсудить, возможно ли после 01 октября 2014 г. применение позиции, изложенной в указанном постановлении Президиума, не только в указанных в ст. 1252 ГК РФ, но и в других случаях.

Е.А. Павлова в своём выступлении и письменном отзыве высказала серьёзные сомнения относительно интерпретации положений постановления Президиума № 16449/12, которая была предложена к обсуждению и изложена выше. Она отметила, что в действительности это постановление не предполагает возможности снижения размера компенсации по подп. а п. 4 ст. 1515 ГК РФ ниже пределов, установленных законодателем. По его смыслу, влияние суда на размер расчётной компенсации может осуществляться через иные механизмы - например, через уменьшение стоимости экземпляра (стоимости права пользования), что никак не влияет на общий принцип взыскания расчётной компенсации в двукратном размере от стоимости. Таким образом, предлагаемый новой редакцией ст. 1252 ГК РФ механизм является дополнительным и новым методом определения размера расчётной компенсации, отнюдь не исключающим те принципы, которые использовались ранее.

Е.Н. Александров в своём выступлении акцентировал внимание на принципе фиксированного размера расчётных компенсаций: поскольку все расчётные компенсации строго определены в законе, то и снижаться они могут только в указанных в законе случаях, а именно – отраженных в ст. 1252 ГК РФ. Аналогичную позицию заняла в своём письменном отзыве Д.В. Медведева.

А.Д. Рудаков уточнил, что в ст. 1525 ГК РФ указание на то, что компенсация может снижаться не более, чем на 50 процентов «суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные» правонарушения, по его мнению, имеет ввиду минимальные размеры компенсаций, взыскиваемых в твёрдой сумме: «Какие могут быть „минимальные размеры“ по отношению к двукратной стоимости?». Аналогичное уточнение сделал и Л.Н. Линник в своём письменном отзыве.

Шестой вопрос, вынесенный на обсуждение, касался проблемы привлечения к участию в судебном рассмотрении в частности, лица, которое изготовило экземпляры произведения.

Так, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 8953/12 отмечено, что если при рассмотрении дела о взыскании компенсации за невиновное нарушение исключительного права путем распространения контрафактных экземпляров установлено также лицо, создавшее эти экземпляры, последнее лицо следует привлечь к участию в деле как соответчика при наличии согласия истца.

Участникам дискуссии было предложено обсудить вопрос о том, сохраняется ли подход о невозможности рассмотрения дела о взыскании компенсации с одного из нарушителей исключительного права без участия в нем всей цепочки лиц, имевших отношение к одному контрафактному экземпляру (лицу — создателю экземпляра, и всем последующим распространителям), после 01 октября 2014 г., когда вступают в действие нормы о регрессе, согласно которым, в частности, компенсация за нарушение авторских прав может быть взыскана независимо от вины лица, но невиновное лицо вправе затем предъявить регрессное требование к виновным.

По мнению участников, выступивших в устной дискуссии, в привлечении к участию в процессе всех участников цепочки теперь нет необходимости. В частности, Е.А. Павлова пояснила, что ранее вопрос о необходимости привлечения всей цепочки лиц, имевших отношение к контрафактным экземплярам, возникал в связи с тем, что «общегражданские» правила о регрессе при деликтной ответственности плохо подходят для споров об интеллектуальных правах. А 01 октября 2014 г., когда правила о регрессе включены непосредственно в IV часть ГК РФ, необходимость привлекать всех участников отпадает. Это было поддержано другими участниками устной дискуссии, которые отметили, что «каждый нарушитель должен отвечать за те действия, которые он совершил: изготовитель - за изготовление, распространитель - за распространение, и поэтому не нужно связывать правообладателя необходимостью привлекать всю цепочку к участию в процессе». В своём письменном отзыве Л.Н. Линник высказался аналогично: «Каждое лицо, нарушающее исключительные права, должно отвечать за своё правонарушение», поэтому вполне допустимо рассмотрение соответствующих дел с предъявлением иска лишь к одному из нарушителей.

В.Н. Медведев в своем письменном отзыве уточнил, что правила п. 5 ст. 1250 ГК РФ о регрессе распространяются только на невиновных лиц; между тем, абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ распространяет меру ответственности в виде взыскания компенсации на лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, независимо от их вины (кроме непреодолимой силы). Таким образом, новые нормы IV части ГК РФ о регрессе существенным образом не влияют на решение вопроса о привлечении или непривлечении всей цепочки лиц, имевших отношение к правонарушению, к ответственности. Однако по общему правилу «требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права может быть предъявлено непосредственно к лицу, которое нарушило исключительное право своими действиями» и, соответственно, каждое такое лицо должно отвечать за свои действия самостоятельно, а привлечение к участию в деле третьих лиц необязательно и зачастую может вызвать затягивание процесса.

В письменных отзывах встречаются, однако, и другие мнения на этот счёт. Так, В.В. Старженецкий указал, что право на регресс существовало на основании общих норм ГК РФ и до внесения поправок, которые по сути ничего не поменяли. Поэтому привлечение к участию в деле всех участников цепочки целесообразно и из соображений процессуальной экономии, и чтобы воспрепятствовать злоупотреблениям со стороны правообладателей (когда пытаются взыскать максимально возможные компенсации с каждого в отдельных судебных процессах). Сходную позицию занял в своём отзыве А.П. Сергеев, который указал, что, по его мнению, решение по существу процессуального вопроса о привлечении других нарушителей к участию в деле никак не изменилось с вступлением норм IV части ГК РФ о регрессе.

Д.В. Медведева в письменном отзыве указала, что привлечение к участию в деле о взыскании компенсации за невиновное нарушение права лица, создавшего контрафактные экземпляры произведения, следует сохранить и теперь, поскольку это позволяет в рамках одного процесса «одновременно учесть и решить вопрос, связанный с размером компенсации, взыскиваемой с виновных и невиновных лиц».

Седьмой вопрос, вынесенный на обсуждение, касался принципа недопустимости многократных обращений лица за взысканием компенсации в твёрдой сумме по поводу одного и того же правонарушения - в частности по поводу контрафактных товаров одной партии, тиража.

Указанный принцип изложен, например, в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 04 апреля 2014 г. по делу № А40-82573/2011, от 27 мая 2014 г. по делу № А50-15743/2013. Он связан, в частности, с тем, что повторное обращение истца в суд о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение, по сути, означает попытку пересмотра сделанных по ранее рассмотренному делу (исходя из представленных в этом деле доказательств) выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом. Кроме того, этот принцип опирается на то, что компенсация взыскивается не за отдельные факты нарушения интеллектуальных прав, а за нарушение того или иного права в целом; здесь следует обратить внимание на то, что с 01 октября 2014 г. отменена прежняя редакция абз. 3 п. а 3 ст. 1252 ГК РФ, согласно которой правообладатель был вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а не только за допущенное правонарушение в целом.

Несмотря на простоту формулировки, практическое применение принципа в ряде ситуаций осложнено, поскольку в точности не ясно содержание понятия «одного правонарушения».

В.А. Корнеев пояснил, что по сути в соответствующих вопросах речь идёт об умысле правонарушителя: правонарушитель по определению желает создать или реализовать всю партию контрафактных товаров, и это составляет единое правонарушение, за которое и наступает ответственность. В рамках судебного дела можно попытаться установить, какой объём товарной партии произвёл или реализовал правонарушитель, что́ в эту товарную партию входит, и учесть это при определении компенсации в твёрдом размере. Но после того, как в рамках судебного дела по данному правонарушению была присуждена компенсация в твёрдом размере, повторно взыскивать эту компенсацию нельзя, даже если истец и обнаружит какие-то новые факты, например, свидетельствующие о том, что в действительности экземпляров произведения было реализовано больше, чем предполагалось в ходе судебного процесса. Принцип недопустимости повторного взыскания за одно и то же правонарушение как общий принцип был принят всеми участниками дискуссии, в том числе приславшими письменные отзывы. Так, А.П. Сергеев прямо пишет: «Размер компенсации должен быть соразмерен нарушению в целом и недопустимо повторное взыскание компенсации за одно и то же нарушение». Аналогичная позиция выражена в письменном отзыве Д.В. Медведевой: «Количество проданных контрафактных единиц товара может влиять на размер компенсации, а не на количество удовлетворенных исков». Более осторожно на этот счёт в письменном отзыве высказывается В.Н. Медведев, который предлагает в ситуациях, когда становится известно, что контрафактная партия товара была значительно больше, чем это предполагалось ранее, обращаться с заявлением о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам.

Для обсуждения также предлагался ряд связанных вопросов. Центральный из них — вопрос о происходящих правонарушениях - вопрос, по замечанию Л.А. Новосёловой, «весьма непростой». Например, лицо распространяет одни и те же контрафактные товары на постоянной основе. Значит ли успешное привлечение его к ответственности с выплатой компенсации в твёрдой сумме, что это лицо в дальнейшем вообще не может быть повторно привлечено к ответственности? Рассуждая на эту тему, Е.А. Павлова отметила, что случаи, когда фиксируется несколько актов продажи или изготовления контрафактного товара в небольшой промежуток времени, как правило, означают единое правонарушение (например, если с сайта пять раз подряд скачивается незаконно размещённый там файл, а затем предъявляются требования к владельцу сайта, то имеет место лишь одно правонарушение, но не пять). Иное дело, когда лицо совершило правонарушение и было привлечено к ответственности, а затем опять совершило аналогичные деяния,- здесь налицо несколько отдельных правонарушений, за каждое из которых наступает самостоятельная ответственность. Аналогичные рассуждения (на примере товарных знаков) имеются в письменном отзыве Л.Н. Линника: «[Представление] об однократности нарушения права на товарный знак, нанесённый на идентичные товары, допустимо только в отношении идентичных товаров, проданных в одном месте продаж и в одно время. Повторная продажа даже идентичных товаров, но - в другое время представляет самостоятельное правонарушение». Сходную позицию выразил в письменном отзыве В.Н. Медведев.

В свою очередь, В.В. Старженецкий в своём письменном отзыве указывает, что последнюю ситуацию необязательно квалифицировать в рамках происходящих правоотношений: можно ограничиться предъявлением отдельного требования о прекращении нарушения и изъятия контрафактных товаров из оборота.

Другой вопрос касался производства разнородных контрафактных товаров при нарушении прав на товарные знаки: значит ли привлечение нарушителя к ответственности, возникшее по поводу товаров одного вида, что в данном деле имеется в виду ответственность и за маркировку нарушителем и товаров всех других видов? По мнению Д.В. Медведевой (из письменного отзыва), «если товарный знак незаконно помещается на различных товарах, считать их продажу одним правонарушением не представляется возможным».

Восьмой вопрос, вынесенный на обсуждение, касался взыскания расчётных компенсаций при обнаружении новых контрафактных экземпляров или товаров.

Предполагается, что в данном случае компенсации могут взыскиваться независимо от того, относятся ли соответствующие экземпляры (товары) к одной и той же товарной партии. Все участники дискуссии поддержали указанную позицию, отметив её принципиальную разницу с взысканием компенсации в твёрдой сумме: при взыскании расчётных компенсаций «сколько сейчас выявлено, столько сейчас и взыскали» (В.А. Корнеев).

Девятый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался возможности и пределов взыскания компенсаций за одновременное незаконное использование так или иначе связанных между собой объектов интеллектуальных прав, например произведения и основанного на нём товарного знака, или группы визуально сходных товарных знаков, или товарного знака и идентичного фирменного наименования и т. д.

Сложность состоит здесь в следующем. С одной стороны, охраняемые объекты различны и в общем случае могут охраняться разными подотраслями права интеллектуальной собственности (авторское право, патентное право, право о товарных знаках и прочее). В принципе за каждый отдельный объект интеллектуальных прав должна взыскиваться самостоятельная компенсация (применительно к товарным знакам см. постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 9414/12). С другой стороны, охраняемые сущности фактически являются очень близкими (а иногда и вовсе, как указывает В.А. Корнеев, являются одним и тем же физическим объектом: например, «выпущен товар, форма которого зарегистрирована в качестве объёмного товарного знака, но она же является и промышленным образцом»), что вызывает известные сомнения о целесообразности из защиты «по отдельности».

Применительно к товарным знакам выработана позиция (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 июня 2012 г. № 2384/12), согласно которой если защищаемые товарные знаки принадлежат одному правообладателю, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеют фонетическое и семантическое сходство, а их отличия несущественны, - то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

На обсуждение выносится тезис о том, что данная позиция не может толковаться расширенно: когда нарушение затрагивает хотя и взаимосвязанные, но разнородные объекты интеллектуальных прав (например, произведение и товарный знак), меры ответственности по каждому объекту наступают самостоятельно. При этом суд может при необходимости снизить размер компенсации по правилам абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ.

Участники дискуссии поддержали выдвинутый тезис. Как выразилась Е.А. Павлова, «предусмотрительный правообладатель» может даже специально, преследуя цель лучше защитить свои права, получить и свидетельство на промышленный образец, и свидетельство на товарный знак, хотя в принципе мог бы ограничиться чем - то одним. Поэтому «если нарушены два исключительных права, то оба должны получить защиту, иначе они теряют смысл». В развитие этой мысли В.О. Калятин отметил, что необходимость защиты права на каждый идеальный объект интеллектуальных прав «по отдельности» особенно очевидна, когда эти права принадлежат разным правообладателям: в этом случае каждый из них взыскивает свою компенсацию. И.А. Зенин также выразил поддержку предложенному подходу. Поддержали данный подход в своих письменных отзывах также А.П. Сергеев и Д.В. Медведева. Последняя указывает, что «речь идёт о различных объектах исключительных прав, отличающихся по своей природе, назначению и особенностям правовой охраны», что «влечёт отличия не только по основаниям применения мер ответственности, но и основанию и предмету иска, представляемым доказательствам, доказываемым фактам».

Десятый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался проблемы регресса, когда правообладатель одновременно взыскивает компенсацию с невиновного правонарушителя и его виновного контрагента; а затем невиновный правонарушитель обращается с регрессным иском к контрагенту, в результате чего тот, в конечном счете, выплачивает компенсацию несколько раз.

Другими словами: должен ли суд учитывать возможность регресса и снижать размер компенсации (в установленных законом пределах)?

Е.А. Павлова заметила, что в настоящее время у суда при предъявлении иска к невиновному нарушителю нет никакой возможности отказать в удовлетворении требования, поскольку такое право явно предоставлено правообладателю законом: «Суд может, конечно, разъяснить истцу, что лучше было бы обратиться с иском к виновнику нарушения, но если истец требует компенсации с [невиновного] продавца [контрафактного товара], он вправе это делать, так как он поймал его за руку». Ссылаясь на то, что компенсация за нарушение интеллектуальных прав носит штрафной характер, суд, как указывает Е.А. Павлова в письменном отзыве, может снижать размер компенсации в твёрдой денежной сумме в отношении безвиновных нарушителей (хотя и не может делать это для расчётных компенсаций).

При этом Е.А. Павлова отметила, что случаи привлечения к ответственности в сфере интеллектуальных прав при фактическом отсутствии вины на самом деле единичны. Если продавцы предлагают контрафакт, они это обычно «прекрасно понимают»; нашумевшее дело «Перекрёстка» (иск ЗАО «Октябрьское поле» к ЗАО «Торговый дом “Перекрёсток”», см. постановление Высшего Арбитражного Суда от 20 ноября 2012 г. № 8953/12), где к ответственности за продажу журнала, незаконно опубликовавшего фотографии, был привлечён не сам журнал, а магазин, продававший этот журнал, — редкость, исключение. Впрочем, фактические обстоятельства дела «Перекрёстка» в дальнейшем использовали в своих примерах все участники дискуссии.

В ответ на реплику Е.А. Павловой ведущая заседание Л.А. Новосёлова пояснила, что здесь, в первую очередь, рассматриваются иски не к невиновным нарушителям, а последующие самостоятельные иски к их виновным контрагентам, которые уже расплатились один раз с невиновными нарушителями по регрессному требованию. Ответ на вопрос Л. А. Новосёловой содержится в письменном отзыве А.П. Сергеева, который указывает, что поскольку практически невозможно предугадать, будут ли виновному нарушителю в будущем предъявляться от безвиновных нарушителей регрессные иски или нет, и, кроме того, защита интересов нарушителя не может быть поставлена выше защиты интересов потерпевшего, постольку «возможность регресса... не должна учитываться при определении размера компенсации». Сходную позицию можно найти в письменном отзыве В.Н. Медведева, который указывает: «Наличие потенциальной возможности предъявления к нарушителю... требований в порядке регресса со стороны невиновного лица... не является безусловным основанием для уменьшения размера компенсации. В данном случае, совершая виновные действия, нарушающие исключительное право, нарушитель должен осознавать возможные риски совершения своих противоправных действий». Аналогичную позицию по данному вопросу изложили в письменных отзывах Л.Н. Линник и Д.В. Медведева.

Далее Л. А. Новосёлова отметила, что потенциально у одного виновного нарушителя могут быть тысячи контрагентов, распространяющих его издания, и в этом случае размер выплат по регрессным искам от этих контрагентов, по сути, не ограничен ничем. Как будто бы возражая Л.А. Новосёловой, В.В. Старженецкий пишет в своём отзыве, что распространение одной партии товара разными лицами является единым правонарушением, и такие нарушители несут солидарную ответственность; а многократное взыскание компенсации за одно и то же нарушение «будет являться недобросовестным обогащением со стороны правообладателя и должно пресекаться». Также В.В. Старженецкий ещё раз отметил целесообразность привлечения в ситуациях, где может иметь место регресс, всех участников цепочки в качестве соответчиков или третьих лиц. Л.Н. Линник в своем письменном отзыве предложил следующее решение проблемы «множественных регрессных исков»: «Если имущественные потери виновного лица из-за двойного взыскания компенсации составят сумму, превышающую действительные убытки правообладателя, это виновное лицо имеет возможность обратиться с иском к правообладателю в связи с его неосновательным обогащением в соответствии с гл. 60 ГК РФ».

Д.В. Медведева в письменном отзыве предприняла попытку уточнить природу регрессных требований в связи с взысканием компенсаций в сфере интеллектуальных прав. Основываясь на деликтном обязательстве, само по себе регрессное обязательство является самостоятельным (не акцессорным). Поэтому в рассматриваемом случае регрессное требование невиновного нарушителя к виновному «не связано напрямую с нарушением исключительного права», а вытекает из «недобросовестного поведения [виновного правонарушителя] как участника гражданских правоотношений».

В ответ ряд выступающих высказали сомнение в корректности и работоспособности норм о регрессе и безвиновной ответственности в том виде, в каком они сейчас изложены в ГК РФ. Так, В.О. Калятин предложил считать, что в то время, как требование правообладателя к безвиновному правонарушителю основывается на самом правонарушении, требование безвиновного правонарушителя к поставившему контрафактный товар контрагенту вытекает из нарушения договорного обязательства поставить «лицензионно чистый» товар. В ответ на это Л.А. Трахтенгерц заметила, что в таком случае регресса просто не будет — и соответственно неясно, зачем в таком случае вообще нормы о регрессе в IV части ГК РФ.

В.О. Калятин отметил, что в реальной жизни магазины, продающие товары, содержащие внутри себя контрафактные объекты, никак не используют эти контрафактные объекты; их привлечение к ответственности есть некий «искусственный приём». Частично к этому мнению присоединилась и Е.А. Павлова, которая привела аналогию между деятельностью магазина и деятельностью типографии, которая по заказу правонарушителя, не зная этого, печатает контрафактные экземпляры произведения: «В отношении [деятельности типографии] уже решено, что здесь нет нарушения в авторско-правовом смысле. Так и магазин не распространяет контрафактную фотографию, он распространяет журнал, в котором содержится фотография, и он не может знать, что она находится там незаконно, он вообще не знает о её существовании». Разумеется, эти рассуждения неприменимы к ситуациям, когда «продавец может видеть, что он реализует контрафакт». Л.А. Новосёлова в ответ на последние реплики заметила, что в таком случае нормы о регрессе и безвиновной ответственности оказываются ненужными.

Выступившая позже С.А. Герасименко отметила, что у неё вызывает большие сомнения сама юридическая конструкция, по которой правообладатель может последовательно предъявлять требования к нескольким лицам в цепочке: по её образному сравнению, это как если бы потребитель по поводу недостатка товара обратился и к продавцу, и производителю, и дважды взыскал компенсацию за недостаток. Таким образом, возможность предъявления правообладателем многочисленных требований к разным лицам по поводу, по сути, одного и того же факта, может послужить его обогащению без основания. Кроме того, в классическом виде регресс возникает к причинителю вреда от лица, которое возместило вред в силу указания закона (например, регрессное требование владельца источника повышенной опасности к лицу, причинившему вред); в данном же случае под «регрессом» в IV части ГК РФ понимается нечто иное. В ответ на это Е.А. Павлова заметила, что изготовление и распространение контрафактных экземпляров — это два самостоятельных правонарушения. Л.А. Новосёлова указала, что в этом случае безвиновная реализация конечным продавцом контрафактных товаров составляет собственное правонарушение продавца, а изготовление контрафактором этих экземпляров и передача их конечному продавцу — собственное правонарушение контрафактора; и опять-таки неясно, где здесь место регрессу, если речь идёт о двух разных правонарушениях. Е.А. Павлова предложила допускать заявление регрессных требований по IV части ГК РФ лишь в специальных случаях (солидарная ответственность всех участников цепочки, когда требование предъявляется к одному из них), однако, Л.А. Новосёлова указала, что это лишь частный случай и что область применения норм IV части ГК РФ о регрессе должна быть шире.

В целом вопрос о регрессе оказался крайне дискуссионным.

Одиннадцатый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался ситуаций, когда произведение (или исполнение) создано трудом не одного автора (или исполнителя), а коллектива, и предъявляется требование о взыскании компенсации.

Если требования предъявляют все соавторы, то суд определяет размер компенсации за нарушение в целом, а затем распределяет её между исполнителями, как правило, в равных долях. Но как быть, если в суд обращается лишь один из соавторов? Предлагаются два варианта: либо после определения размера компенсации взыскивать в пользу этого соавтора соответствующую долю, либо после определения размера компенсации взыскивать всю эту компенсацию в пользу этого соавтора с тем, чтобы он самостоятельно распределил её между всеми соавторами.

Е.А. Павлова высказалась за второй вариант: он «представляется более логичным» (из письменного отзыва) и «позволяет оперативно обратиться в суд»,- не приводя, впрочем, подробного обоснования своей позиции. А.П. Сергеев в своём письменном отзыве также называет второй вариант «более логичным», не указывая мотивов к данному выводу.

Д.В. Медведева в своём письменном отзыве указала, что считает оба варианта допустимыми, однако, второй вариант представляется более рациональным с точки зрения правоприменения и создающим меньшую нагрузку на суды; юридическое обоснование второго способа содержится в п. 4 ст. 326 ГК РФ.

Напротив, Л.Н. Линник в своём письменном отзыве указывает, что при отсутствии специального соглашения между соавторами возможен только первый вариант. Второй вариант нарушает нормы ГК РФ о праве каждого соавтора самостоятельно принимать меры к защите своих прав, поскольку разрешение иска соавтора с присуждением полной стоимости компенсации делает невозможным подачу аналогичных исков другими соавторами.

В.Н. Медведев в письменном отзыве и вовсе указывает, что суд до рассмотрения дела по существу должен принять меры для привлечения к участию в деле всех остальных соавторов (или иных правообладателей) в качестве третьих лиц либо соистцов; если привлечь их к участию в деле не удаётся, суд должен поступать по первому варианту.

В.О. Калятин уточнил, что особого рассмотрения требуют случаи, когда единственный истец является автором составной части «делимого» произведения.

Двенадцатый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался квалификации одновременного незаконного использования нескольких элементов одного произведения как единого правонарушения.

Например, если лицо незаконно используют два, три и более персонажей из одного произведения («Маша и медведь, или Маша, медведь и ещё второй медведь», по образному примеру Л.А. Новосёловой), то в данном случае предлагается квалифицировать это как единый эпизод нарушения исключительного права обладателя права на это произведения. При этом не имеет значения тот факт, что права на элементы произведения в общем случае могут быть самостоятельным предметом гражданского оборота.

Указанное предложение было поддержано всеми участниками дискуссии. Е.А. Павлова уточнила, что необходимым условием квалификации нарушения как единого является «одновременность» использования разных элементов произведения, что можно рассматривать (Л.Н. Линник, письменный отзыв) как использование этих элементов в одном контрафактном произведении или ином аналогичном объекте.

В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗАСЕДАНИЯ Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам Председатель Суда Л.А. Новосёлова поблагодарила всех участников за помощь в работе Совета.

В своем приветственном слове Л.А. Новоселова рассказала о результатах обсуждения вопросов, на первом заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, отметила некоторые организационные моменты, подчеркнула практическую значимость вопросов, предложенных к обсуждению.

 

1. Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался а сохраности преждепользователем прав на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (как указано в п.1 ст.1361 ГК РФ).

 

В связи с этим в судебно – арбитражной практике возникает вопрос о содержании объема использования тождественного патенту решения: является ли указанная категория количественной или качественной? Каково содержание качественной категории объема использования тождественного решения?

Говоря об объеме преждепользования в отношении качественного или количественного объема использования тождественного решения, И.А. Зенин отметил, что он видит ограничения в «качественной плоскости». В то же время, по его мнению, если право преждепользования признано за преждепользователем в судебном порядке, то ограничений по осуществлению такового быть не должно. Также он подчеркнул, что объем прав патентообладателя определяется формулой, которая может быть однозвенной и многозвенной. Понятие «без ограничения объема использования» связано именно с определенным пунктом формулы. И.А. Зенин уточнил, что, придерживаясь качественной категории объема использования, он подразумевает соответствующую формулу, которая фиксирует объем прав изобретателя и, соответственно,- преждепользователя; и устанавливает пределы, за которые изобретатель не может выходить при использовании тождественного решения.

Высказываясь в отношении количественного ограничения объема использования, Н.Л. Сенников отметил, что речь идет о допустимом количестве единиц продукции. В данном случае, по его мнению, речь идет о количестве продукции, предусмотренной планом выпуска до получения патента, и это будет определять, сколько можно производить непосредственно и после того как «право преждепользования зарегистрировано и начинает действовать». В данном случае необходимо «учитывать потенциал и количество работников, обеспечивающих производство на этом станке.

А.В. Залесов отметил важность обсуждаемой категории и необходимость точного определения, к чему именно объем использования данного института «преждепользование» имеет отношение. Выразив согласие в общем с определением понятия изобретения в ГК РФ, он в то же время обратил внимание на сомнительность применения к понятию «продукт» категории «преждепользование».

Он подчеркнул, что существует много примеров в судебной практике, когда из продукта однозначно не видно техническое решение. А.В. Залесов привел пример, когда внутри бетонной конструкции находился каркас, к которому относился патент, вследствие чего не было видно технического решения. По его мнению, в таких случаях все равно такое решение стоит считать раскрытым неограниченному кругу лиц, так как важно не «фактическое ознакомление неограниченного круга лиц, а возможность такого ознакомления».

Также он заметил, что можно рассматривать факт преждепользования в отношении продукта как применение этого продукта, что само по себе говорит о несоответствии неким условиям патентоспособности решения, а именно «новизна». А.В. Залесов обратил внимание, что если в определении преждепользования указать на способ, то это разрешит многие проблемы. То есть, как ему представляется, необходимо изложение определения следующим образом: «Преждепользователь сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного способа без расширения объема такого использования», что внесет определенную ясность в сущность преждепользования. А сам объем использования способа, по его мнению, – это «некий удельный объем», то есть «мощность производства». В качестве примера он привел ситуацию, когда способ использовался за забором, при пропускном режиме, то есть неоткрыто. По его мнению, в данном случае при такой формулировке, ранее подчеркнутой им, Роспатент примет заявку на патент тождественного способа, что будет законно и обоснованно, даже если будут представлены безусловные данные, что данный способ использовался 10 лет за забором, поскольку это не открытое применение.

В.Ю. Бузанов обратил внимание, что помимо обсуждаемой проблемы количественных ограничений в праве преждепользования есть еще одна проблема – допустимых форм и способов использования. Следует четко сориентировать правоприменителя на то, что преждепользование допустимо в рамках тех (и только тех) форм предпринимательской деятельности, которые осуществлял преждепользователь до начала патентных процедур. Если он был импортером (впоследствии запатентованного продукта), то очевидно,что не может стать его производителем, и наоборот. В противном случае допускается ничем не обоснованная конкуренция с патентообладателем.

Еще один принципиальный вопрос, который, по мнению В.Ю. Бузанова, следовало бы обсудить, – это вопрос о надлежащих субъектах. Кто может иметь статус преждепользователя? Разве только тот, кто сам изобрёл и успел наладить производство до начала патентования? В этом случае ограничивается потенциальный круг преждепользователей исключительно физическими лицами, что, выглядит абсурдно. К тому же число таких субъектов, совмещающих талант изобретателя и предпринимателя, было бы крайне незначительным.

В.Ю.Бузановым предлагается следующий подход: считать преждепользователями любых лиц (обладающих гражданской правоспособностью), которые, не нарушая ничьих прав, приступили к производству впоследствии запатентованного продукта. Это может быть работодатель изобретателя (и другое лицо), добросовестно получившее информацию о технологии производства. Если исходить из того, что цель института преждепользования – защита добросовестных инвесторов вложившихся в производство нового продукта, такой подход кажется единственно верным.

В дополнение В.Ю. Бузанов предложил формулу о количественных критериях. В свое время представителями Роспатента (в том числе В.Ю. Джермакян) была высказана интересная точка зрения, суть которой заключалась в следующем: если на дату приоритета предприятие преждепользователя производило 10 единиц продукта в год, а его проектная мощность рассчитана на 100 – надо ли разрешать ему делать 100 или только 10?

Наш ответ: надо. Иной подход неизбежно приведет к «экономическому разрушению» предприятия. Значит, надо исходить не из фактически достигнутых объёмов производства (на дату приоритета), а из тех объёмов, которые заложены в проектной документации.

Л.Н. Линник в своем докладе подчеркнул, что обсуждение не внесло ясности в вопросе о соотношении права преждепользования и послепользования. Однако, по его мнению, необходимо подчеркнуть, что право послепользования возникает только в период временного прекращения действия патента. Он также отметил, что институт «прав послепользования» еще менее конкретизирован в нормативно-правовых актах. Но по мнению многих специалистов имеется большое сущностное сходство между преждепользованием и послепользованием.

Относительно вопроса о конфиденциальности Л.Н. Линник обратил внимание членов Научно-консультативного совета на проблемы, связанные с преждепользованием изделий двойного назначения; а именно - изделий секретных предприятий оборонного комплекса, продукция, которого занимает значимую часть в экономике России и в объемах зарубежного экспорта.

Отмечая информацию, размещенную в сети Интернет, в отношении экономических санкций против России в форме патентно-правовых войн Л. Н. Линник выражает озабоченность возможной ситуацией блокирования объемов преждепользования, особенно оборонного комплекса, который не заботится о правовой охране своей продукции. В связи с этим, по его мнению, стоит рассматривать как актуальные вопросы установления объема преждепользования как мирной части продукции двойного назначения, так и военной части, секретность которой вряд ли будет эффективным средством защиты при предъявлении патентных претензий иностранными владельцами российских патентов.

Выступающий также высказал мнение о чрезвычайной полезности практики, в соответствии с которой специалисты Суда по интеллектуальным правам при принятии решений высказывают мнение членам консультативного совета. Однако он заметил, что не менее полезным было бы узнать мнение и правообладателей, создателей объектов интеллектуальных прав, потребителей, преждепользователей и других участников сложных процессов создания, защиты и практического использования результатов интеллектуальной деятельности. В связи с этим Л.Н.Линник целесообразным считает сформировать группу из наиболее активных представителей указанных лиц и рассматриваемые вопросы направлять также им для учета важного мнения и этой категории специалистов-практиков.

О.А. Городов в своем письменном отзыве пришел к следующему выводу: при оценке содержания объема использования тождественного охраняемому решения следует руководствоваться понятием использования как в техническом, так и в хозяйственном смыслах, поскольку обе из указанных форм реализации тесно взаимосвязаны. Объем использования в зависимости от фактических обстоятельств и характера спорного правоотношения надлежит оценивать или по количественным, или по качественным (сущностным) параметрам. Постановка вопроса об оценке объема использования во всех случаях только по одному из параметров некорректна. При этом О.А. Городов указал, что термин использования изобретения, полезной модели или промышленного образца имеет двоякий смысл или, говоря другими словами, использование указанных объектов допускает две формы реализации. Использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в первом значении можно условно назвать техническим или качественным, а во втором значении – хозяйственным или количественным. О.А. Городов также указал, что использование в техническом смысле всегда должно предшествовать использованию в хозяйственном смысле, а сущность технического использования законодатель раскрывает в п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Сущность хозяйственного использования раскрыта в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, в котором определен перечень действий, которые по прямому указанию законодателя считаются действиями по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца.

А.П. Сергеев выразил следующее мнение в письменном отзыве: из смысла статьи 1361 ГК РФ следует, что преждепользователю устанавливаются не только количественные, но и качественные ограничения по разрешенному использованию запатентованной разработки. Это означает,что он не может расширять свое производство, в основе которого лежит запатентованная разработка, не только в смысле наращивания объема производимой продукции, но и в плане увеличения ассортимента выпускаемой продукции или расширения видов иного возможного использования запатентованной разработки. При этом, по его мнению, нет никаких препятствий в указании на количественные и качественные пределы использования при решении преждепользователем запатентованной разработки.

А.П. Сергеев также указал, что представляется совершенно надуманным предложение понимать ограничение расширения объема использования как запрет преждепользователю на предоставление по лицензионным договорам третьим лицам права использования тождественного решения. Данный запрет прямо следует из п. 2 ст. 1365 ГК РФ, в связи с чем не имеет никакого смысла дублирование этого же правила в п. 1 ст. 1361 ГК РФ.

Е.А. Павлова в своем письменном отзыве отметила, что преждепользование – это вид ограничения исключительного права, его содержание не может толковаться расширительно. Также она указала, что критерий объема использования тождественного патенту решения может быть истолкован и в количественном, и в качественном смыслеВ статье 1361 ГК РФ упоминается об использовании решения, тождественного запатентованному, поэтому содержание такого использования следует определять по ст. 1358 ГК РФ. Перечень способов использования, содержащийся в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, свидетельствует о том, что под использованием изобретения, полезной модели и промышленного образца понимается как изготовление продукта или изделия при помощи или с использованием изобретения, модели или образца, так и введение такого продукта или изделия в экономический оборот. Очевидно, что под использованием без расширения объема такого использования прежде всего подразумевается использование в количественном аспекте: то же количество производимой продукции, тот же ассортимент, та же территория реализации. При этом могут возникнуть и вопросы, связанные с внесением в разработанное преждепользователем техническое решение каких-либо усовершенствований и применением этого решения для каких-то новых целей, в результате чего продукция будет выпускаться в том же количестве или ассортименте, но уже иного качества. Такого рода действия также могут быть истолкованы как расширение объема использования. Они не должны рассматриваться как допускаемые в рамках преждепользования. По существу, если подобные действия приводят к созданию нового результата, основанного на запатентованном другим лицом изобретении, полезной модели или промышленном образце, разработчик должен оформить свои права на такой результат в установленном порядке и заключить лицензионный договор с обладателем патента, на котором основана его разработка. Преждепользование в такой ситуации будет выглядеть как обход данного правила.

В.В. Пирогова отметила в своем письменном отзыве, что предпочтительно расширительное толкование исследуемого понятия: поскольку преждепользователь правомочен использовать изобретение для потребностей собственного предприятия (бизнеса), в том числе на чужих производственных площадях. Это правомочие может отчуждаться лишь вместе с предприятием.

Л.Л. Кирий в отношении первого вопроса, поставленного в справке в своем письменном отзыве ,отметила, что при определении содержания понятия «объем использования тождественного решения» необходимо исходить из того, что право преждепользования обеспечивает защиту интересов третьих лиц на результаты «параллельного» творчества, ограничивая исключительное право правообладателя изобретения, полезной модели или промышленного образца. При этом, на ее взгляд, право преждепользования должно охватывать те действия, которые может запретить или разрешить третьим лицам правообладатель. Правообладатель позволяет третьим лицам осуществлять такие действия на основе лицензионного договора в пределах, установленных лицензионным договором. В лицензионном договоре стороны оговаривают объем предоставляемого права на использование, который характеризуется следующими положениями.

1. Перечнем действий, на совершение которых лицензиатом дает разрешение лицензиар (из числа действий, на совершение которых требуется разрешение правообладателя). Исходя из смысла п. 2 ст. 1358 ГК РФ, это, в частности, - ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление,применение, предложение о продаже, а также продажа и(или) иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретения; полезной модели либо изделия, в котором использован промышленный образец.

2. Временными и территориальными границами совершения таких действий.

3. Количественными и(или) качественными пределами осуществления этих действий, например: максимальный объем выпуска товаров, осуществление деятельности только на рынке определенных товаров, организация производства только на заранее оговоренных производственных площадях.

Позиция Л.Л. Кирий в целом совпадает с ранее высказанными мнениями в отношении того, что объем использования является как количественной, так и качественной категорией. Также она указала, что объем использования может характеризоваться как действиями преждепользователя в отношении продукта, способа или изделия, так и границами и пределами совершения этих действий.

При этом было отмечено, что объем использования технического решения для определения пределов права преждепользования должен определяться на дату приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца. Было указано, что представляется необоснованным исходить из потенциальной возможности преждепользователя закупить оборудование дополнительно к тому, которое закуплено до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца. Вместе с тем, если договор на поставку такого оборудования заключен, представляется целесообразным включить его в состав оборудования, выпуск продукции на котором охватывается правом преждепользования.

В отзыве Кирий Л.Л. отмечено, что если преждепользователем превышен объем использования, достигнутый на дату приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, - патентообладатель имеет право запретить такое использование сверх достигнутого объема или разрешить на основе лицензионного договора.

В отношении предположения о возможности ограничения расширения объема использования путем запрета преждепользователю предоставлять лицензии третьим лицам отмечено, что преждепользование не основано на законе, так как нельзя ограничить то право, которым субъект не наделен. Преждепользователь не имеет права на предоставление лицензий, т.к. оно относится к правомочиям правообладателя по распоряжению исключительным правом, но не по использованию самого объекта исключительного права – изобретения, полезной модели, промышленного образца. Правомочие преждепользователя распространяется только на использование решения, тождественного самому объекту, но не на распоряжение правом.

В.А. Хохлов по первому вопросу справки представил отличную от других позицию. В своем письменном отзыве он отразил сложно структурный вывод, обобщая который, можно говорить о следующем. По смыслу нормы п. 1 ст. 1361 ГК РФ речь идет о том, что у преждепользователя в рассматриваемой ситуации сохраняются ранее имевшиеся именно экономические возможности. Поэтому вернее исходить из того, что значимы не столько количественные или качественные показатели, сколько возможности получения экономического эффекта в связи с установлением особого правового режима. Говорить о количественном или о качественном критериях можно, но лишь с точки зрения их связи с собственными достижениями преждепользователя. Чаще всего используется традиционный критерий - количества единиц ранее производимой продукции, что по мнению В.А. Хохлова вполне обоснованно. Но в определенных случаях могут привлекаться иные показатели и обстоятельства (технологические, юридические, экономические). Привлекать для этого показатели стоимостного измерения можно, но стоит быть последовательным в таком применении. Оценка объема использования не должна зависеть от действий (бездействия) других лиц (включая патентообладателя, партнеров и пр.). В.А. Хохлов считает, что в данном случае логичнее исходить из того, что законодатель осмысленно не сделал специальных указаний и ограничений. Это позволяет считать, что все способы использования, названные в ст. 1358 ГК РФ, доступны для преждепользователя (только, если они фактически применялись или доказано наличие приготовлений). Но во избежание развитияпараллельной патентам системы желательно исходить из того, что суммарный экономический эффект не должен превышать общего лимита. Удачнее всего- право преждепользования, по его мнению, оценивать как особую преференцию на сохранение прежних экономических возможностей.

Л.А. Трахтенгерц в своем выступлении озвучила следующие мысли при обсуждении вопросов, связанных с институтом преждепользования.

Во-первых, на ее взгляд, задача преждепользования - стимулировать техническое творчество. Она отмечает, что параллельное творчество в патентно-правовых отношениях - это должная и нормальная практика, что по своей сути противно авторскому праву. Л.А. Трахгенгерц указала, что законодатель четко выстроил, что именно порочит новизну изобретения, что не требует дополнительного обсуждения.

Л. А. Трахтенгерц считает, что данный обсуждаемый институт применим непосредственно «только к автору изобретения», который «сам создал изобретение, но не пошел в патентное ведомство, не подал заявку, а начал готовиться к выпуску продукции».

Во-вторых, она подчеркнула сущность предоставляемых возможностей по праву преждепользования. По ее мнению, это экономическое или хозяйственное право, дающее возможность определенной хозяйственной деятельности в очень ограниченном объеме.

В качестве третьего аспекта она подчеркнула, что права автора в обороте не участвуют - это не патентные права, и автор может передать их лишь вместе с предприятием.

По ее мнению, очень сложная категория – это объем использования. Возможна ситуация, когда это использование будет порочить новизну изобретения, новизну патента; а в случае, если преждепользователь вышел за лимиты объема использования до даты приоритета, то «он уже не преждепользователь, а просто - пользователь, который препятствует защите этого изобретения». Л.А. Трахгенгерц, видится сложность в том, что, с одной стороны, мы должны признать, что сделаны приготовления; но объективно это могут быть только такие «приготовления, которые не относятся к источникам порочащим новизну изобретения», даже если все его действия происходят до даты приоритета.

В отношении территориального действия института преждепользования Л.А. Трахтенгерц отмечает, что преждепользование распространяется на выпуск в России. По ее мнению вопросы, которые представлены в справке очень хорошо отражены и проанализированны в отзывах О.А. Городова и А.П. Сергеева, с позициями которых, она в полной мере согласна. В конце своего выступления Л.А. Трахтенгерц еще раз подчеркнула, что преждепользование, послепользование – это разные институты, поскольку один из которых относится к патентообладателю, а второй - просто автору, не защитивших свои права.

В.В. Старженецкий отметил, что проблемы, отраженные в справке, - очень сложные и актуальные и существует много вариантов их решения. Выступающий также подчеркнул важность определения целей и задач данного института: от чего зависит толкование критериев объема преждепользования – их количественного или качественного аспекта. Ему представляется, что цель данного института преждепользования - «установить баланс между двумя добросовестными лицами». В таком случае необходимо, с одной стороны, сохранить стабильность патента, а с другой - «защитить разумные ожидания и инвестиции того лица, которое изобрело тождественное решение». При этом, по его мнению, необходимо предоставлять «ограниченную защиту тому, кто изобрел и использовал объект позднее», а в приоритете должен быть патентообладатель. Вышеуказанное, как видится В.В. Старженецкому, образует те постулаты, которыми стоит руководствоваться в дальнейшем.

В отношении приготовления есть мнение, что критерий такого приготовления должен быть достаточно высоким – «не просто намерение использовать и какая-то умозрительная деятельность – это должно быть что-то существенное и эффективное. При таком приготовлении преждепользователь должен непосредственно приступить к определенной имплементации. В то же время В.В. Старженецкий отметил сложность формулирования какой-то общей формулы, которая, по его мнению, зависит от объекта преждепользования, так как, к примеру, в фармацевтике - это один вид приготовления, в машиностроении - совершенно другой. Однако, по его мнению, формулируя какой-либо общий критерий,в любом случае стоит говорить об эффективном, серьезноми существенном приготовлении.

В дополнение к поставленным вопросам он также отметил международно-правовой аспект в отношении преждепользования в рамках трансграничных отношений, что безусловно важно для случая ввоза на территорию Российской Федерации продукции. По его мнении, в данном случае преждепользование стоит трактовать в узкотерриториальном национальном смысле, а именно - преждепользование объекта права интеллектуальной собственности конкретно на территории Российской Федерации, а не в глобальном мировом масштабе.

В.О. Калятин, говоря о преждепользовании, предлагает исходить из того, что закон дает нам две подсказки при подходе к решению вопросов, связанных с преждепользованием. Первая – это само назначение права преждепользования, цели его введения. Главное его назначение – обеспечение экономического оборота бизнес-компании с тем, чтобы не возникало чрезмерных рисковпри внедрении новых технологий, что кто-то раньше подаст заявку. И вторая – это указание в законе на слово «приготовление». Такого рода указание говорит о том, что, с одной стороны, мы не должны для лица, которое хочет воспользоваться правом приготовления, устанавливать такие критерии, которые навредят его бизнесу, а, с другой стороны означает, что у нас нет еще достаточно четкого описания производимого продукта.

Отвечая на вопрос о критериях качества и количества, как отмечает В.О. Калятин, качественный критерий необходим только в той части, которая определяет, что будет производить изготовитель, какой характер использования он будет осуществлять (продажу или производство продукции). Однако нельзя это понимать так, как предлагается на странице 5 справки, то есть как производство только в том виде, в котором право было изначально использовано, потому что это означает, что такое производство станет практически невозможным уже по истечении короткого периода времени, так как любое оборудование, любая техника, любая продукция подлежит изменению.

Ведущим должен быть количественный критерий, потому что только он позволяет устанавливать пределы для лица, которое пользуется правом преждепользования. В противном случае, если правообладатель не равен патентообладателю, то очень близок к нему. Если он может производить изделие без ограничения количества, то зачем ему переживать, что он не получил свой патент своевременно?

Говоря о характере приготовлений, В.О. Калятин предложил исходить из того, что основания для признания приготовлений как соответствующих имеются, поскольку процесс запущен несмотря на то что многие этапы еще не пройдены. Был предложен в качестве рабочего следующий вариант: конкретные и существенные действия, определяющие объем последующего использования. В этом случае мы не говорим о том, что сделано все, что нужно; но мы говорим, что объем того, что должно быть сделано, уже предопределен.

Закон не указывает, что право преждепользования принадлежит именно автору. Это может быть любое лицо будь то работодатель, или же правопреемник автора. Но не обязательно человек, который параллельно создал эту разработку.

Т.В.Васильева предложила к обсуждению вопрос о необходимости урегулирования пробела в вопросах объема прав преждепользования, прибегая к зарубежному законодательству. Т.В. Васильева привела в пример законодательство Франции, где ограничения объема не установлено, а установлена норма, в соответствии с которой если другое лицо использовало аналогичное изобретение, то оно его и продолжает использовать даже несмотря на то что есть патент на данное изобретение у другого лица. Т.В. Васильева предложила определять объем формулой. А именно: если в каком-то способе не использован каждый существенный признак формулы, но доказан факт совершения всех необходимых приготовлений, то до даты приоритета в этом объеме формулы лицо, которое заявляет о своих правах преждепользования, вправе в дальнейшем использовать этот способ.

Л.А. Новоселовавыделила три подхода к тому, что закон имеет в виду под объемом использования:

-

объем формулы;

-

выпуска собственно того изделия, в котором закреплен технический результат;

-

комбинированный вариант с какими-то еще, но связанными со способами использования.

Е.Н. Васильева в своем выступлении настоятельно рекомендовала избегать смешения объема формулы и объема использования. Е.Н. Васильева отметила, что объем использования - категория экономическая. И здесь речь идет прежде всего о поиске баланса между интересами двух добросовестных производителей товара или лиц, приготовившихся к использованию, поэтому если мы посмотрим на процесс внедрения научно-технического результата, то он распадается на ряд этапов.Один из этапов – это производство пробных экземпляров. Конечным же этапом является результат – производство в промышленных объемах. Этот промышленный объем, прежде всего ,- количественный показатель. На него необходимо ориентироваться. Когда речь идет о приготовлении, также надо учитывать экономические параметры, экономическую составляющую,как учитывает ее в настоящее время и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Е.Н. Васильева указала на то, что требуемое приготовление –необходимое и достаточное, однако это понимание вступает в противоречие с теми экономическими затратами, которые преждепользователь произвел и будет производить в рамках инвестиционного проекта или какого-либо бизнес-плана. Данные документы необходимо принимать во внимание, чтобы определить количественные параметры.

Отмечает Васильева Е.Н. и сложность в норме, определяющей право преждепользования, в которой говорится «неизвестно о ком: о лице, которое использует». Как рассматривать такие ситуации? Ответ, к сожалению, пока не известен. Е.Н. Васильева порекомендовала рассмотреть вопрос о внесении изменений с эту норму права.

Л.А. Новоселова обратила внимание на то, что часто , говоря о праве преждепользования, участники оборота желают выразить самостоятельное требование о признании права преждепользования. Мы признаем и защищаем его часто в качестве права, которое выдвигается при возражении; в том случае, когда патентообладатель обнаруживает, с его точки зрения, факт нарушения, а ему противопоставляется ссылка на то, что лицо имеет право на преждепользование.

Возникает вопрос, можно ли заявить самостоятельное требование о признании права преждепользования, и если можно, то что это будет за требование?

А.М. Козина говорит о том, что поскольку право преждепользование не есть исключительное или какое-либо самостоятельное по природе право, представляется, что речь может идти только об установлении факта. И, соответственно, лицо, которое является преждепользователем, едва ли может обратиться в суд с требованием установить преждепользование на определенный размер продукции. Факт можно установить, а как самостоятельное право, несущее самостоятельное значение, - нет. В этой связи предлагается уточнить, какие договоры преждепользователь вправе заключить. Если он не имеет охраняемого объекта интеллектуальных прав, то, передавая право на использование объекта интеллектуальной собственности, он не имеет право на заключение договора, только если это изобретение охраняется как секрет производства (это достаточно узкая категория).

Л.Л. Кирий задалась вопросом, что из себя представляет исключительное право правообладателя. Ею было предложено исходить из того, что правообладатель может сам использовать объект и разрешать или запрещать использование третьим лицам. На основе лицензионного договора правообладатель разрешает третьим лицам осуществлять определенные действия. Также было предложено привязывать объем использования к тем действиям, которые в законе обозначены как действия, которые и сам правообладатель может совершать и разрешать по лицензионному договору третьему лицу. Эти действия перечислены в п. 2 ст. 1358 ГК РФ. И в лицензионном договоре, помимо действий, указываются еще те границы (временные и территориальные), в пределах которых эти действия могут осуществляться этим лицом, а также их пределы. Отмечено, что объем использования не связан с возможностью преждепользователем предоставлять право по какому-то лицензионному договору выпускать продукцию, которую он уже выпускал, потому что здесь мы используем право пользования и право распоряжения. Поэтому право преждепользования может ограничиваться только теми действиями, которые преждепользователь успел осуществить и сумел доказать их осуществление до даты приоритета изобретения или там промышленной модели, промышленного образца, охраняемых патентом. Более того, поскольку у правообладателя есть право предоставлять лицензию, то представляется, что в случае если преждепользователь будет выходить за объемы,- в дальнейшем он может получить по лицензионному договору право на расширение этого объема. Поэтому не нужно понимать право преждепользования расширительно.

Л.Л. Кирий указала, что большое значение придается проведению научных исследований. Представляется, что проведение научных исследований является самостоятельным ограничением исключительного права, регулируется другой статьей и,более того, не привязано к автору тождественного решения, то есть к параллельному изобретателю. Вообще, научное исследование не может быть ограничено. Более того, проведение научных исследований – это не приготовление к выпуску продукции. Это самый первый этап, который может в дальнейшем привести к осуществлению действий по приготовлению к производству или даже ввозу товара. Научное исследование как самостоятельное действие, которое может в дальнейшем рассматриваться в качестве ориентира для определения объема использования, не применимо.

Зенин И.А. высказал мнение о том, что весь смысл права преждепользования рассчитан на то, что потенциальный преждепользователь не знал о патенте другого лица на данное изобретение. Преждепользователь сделал уже все, был готов подать заявку на патент, но выяснилось, что патент уже есть у другого лица. Объем прав правообладателя можно определить только той формулой, которая есть в патенте. Из подготовительных действий должно вытекать, что в итоге изобретатель выходит на такие именно действия и на такую формулу, которая предусматривается патентообладателем. Поэтому целесообразно принять за качественный критерий. И.А. Зенин уточнил, что говоря о формулировке, «без расширения объема» надо исходить, из того что преждепользователь не может выходить за эти пределы, а сколько количественно выпускать – зависит от вида продукции. Критерий определения объема – это определяется формулой, закрепленной в выданном патенте.

И.А. Зенин отметил, что формулы изобретения определяют только факт применения изобретения. Есть правила определения, известные всем, а определение объема использования – это чисто экономическая категория. И по формуле изобретения никак нельзя определить обьем использования. Формула определяет факт применения, и все.

Л.А. Новоселова предложила исходить из того, что если выпуск был и производство было, то вопрос определения объема переходит в фактическую плоскость. Самое важное в этой статье – объем приготовлений, то есть какого рода в данном случае приготовления будут приниматься в расчет.

В.А. Химичев в своем выступлении затронул вопрос о том, в каком порядке рассматривать такие споры. Очень важно, какие обстоятельства должны быть установлены. То есть начиная устанавливать обстоятельства, касающиеся создания параллельного изобретения правообладателем, добросовестности создания, а также касающиеся темы объема использования, эти вопросы всегда будут пересекаться с правом правообладателяи обязательно затронут его права, и возникнет спор о праве. Поэтому это - дела искового производства.

Николя Руйе отметил, что в Швейцарии существуют аналогичные положения в законе о патентах, который существует уже 43 года, и указал, что таких случаев, связанных с применением данных положений, было опубликовано около десяти. В законе о патентах закреплено положение, в соответствии с которым преждепользователь может использовать изобретение согласно нуждам своего предприятия и в этих нормах не обсуждается объем. В отличие от законов о товарных знаках и о моделях не предусмотрен запрет расширять объем использования, который существовал до даты приобретения патента. Несмотря на то что в законе нет ограничений (кроме потребностей предприятия) доктрина единогласно признает, что расширение использования, существовавшего до даты приобретения недопустимо. Речь не идет об обороте и количестве товаров,- речь идет о типе использования, если использование изобретения было до даты приобретения только внутри фирмы, внутри предприятия, чтобы, например, ускорить производительные процессы.. В таком случае будет невозможно начинать продавать и выходить на рынок с таким изобретением.

Если же до даты приобретения это изобретение было использовано в продажах, тогда нет ограничения,- значит, можно будет увеличить оборот без ограничения. В случае если производство было начато или сделаны инвестиции для начала производства, - тогда будет возможно начинать продажи после даты приоритета. Это значит, что ограничения связаны только с типом использования, а не с количеством продаж.

С.Ю. Матвеев в своем выступлении предложил не включать научно-исследовательскую деятельность в полном объеме в категорию приготовления. Большая часть научных исследований выполняется параллельно, много результатов обсуждается и представляется на конференциях, в открытых источниках. Все это связано с системой публикаций и открытого распространения научной информации.Такое предложение, актуально, ведь сейчас научно-исследовательская деятельность формально разделена на 4 вида, 4 способа: фундаментальные, прикладные исследования, поисковые и экспериментальные разработки. Поэтому, на наш взгляд, из всей группы научных исследований, под приготовлением, можно понимать только экспериментальные разработки.

Н.Л. Сенников отметил, что применять конкретные формулы к каждому спорному случаю нежелательно, так как возможны упущения. К тому же вопросы, связанные с творческой деятельностью, в конечном итоге решает автор.

С.П. Рогожин выразил согласие с указанием Роспатента на то, что преждепользование - это ограничение права правообладателя. Конечно, нельзя так разделять количественный и качественный критерии, надо говорить как раз о праве использования этого решения. Есть решение – это конкретный ответ на конкретную задачу.

Л.А. Новоселова в завершении дискуссии высказала мнение о том, что главное для нас - это понять те критерии определения объема, которые в данном случае должны использоваться. Если мы понимаем суть предложения законодателя, то конкретное решение можно найти. Выяснить эти основные моменты – не менее важно, чем получить конкретный ответ, как и каким образом рассчитывать те или иные объемы продукции.

Л.А. Новоселова поблагодарила всех участников заседания за интересные позиции, которые были высказаны, за дискуссию, за участие и предложила встретиться на очередном заседании Научно-консультативного совета.