Справка по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации




Справка по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации

30 Декабря 2015
 
 
 

В рамках рассмотрения проекта Справки поступили мнения экспертов, с которыми Вы можете ознакомиться здесь.


Проект



I. Вопросы, предлагаемые к обсуждению на заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

 

1. О количестве оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака в пункте 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В судебной практике (см., например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2014 по делу № СИП-76/2014) возник вопрос о количестве оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, содержащихся в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно одной точке зрения, приведенные в данном пункте основания являются самостоятельными:

1) обозначения должны обладать различительной способностью;
2) обозначения не должны войти во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
3) обозначения не должны являться общепринятыми символами и терминами;
4) обозначения не должны характеризовать товары;
5) обозначения не должны представлять собой форму товаров.

Согласно другой точке зрения весь пункт 1 содержит одно основание для отказа в государственной регистрации товарного знака – отсутствие у обозначения различительной способности, а подпункты этого пункта содержат неисчерпывающий перечень примеров, когда у обозначения отсутствует различительная способность.

С одной стороны, очевидно, что, например, обозначения, вошедшие во всеобщее употребление или являющиеся общепринятыми символами и терминами, различительной способности не имеют.

С другой стороны, законодатель в первом абзаце пункта 1 статьи 1483 ГК РФ отделил отсутствие различительной способности от иных оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака разделительным союзом «или», что может указывать на самостоятельность оснований.

С практической точки зрения выбор между этими двумя подходами имеет значение для рассмотрения Роспатентом возражений против государственной регистрации товарных знаков по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, и судом дел по результатам рассмотрения таких возражений.

В качестве примера можно взять случай, когда возражение заявлено по мотиву того, что обозначение является общепринятым термином. Податель возражений, выбрав это основание, приводит необходимые, по его мнению, доказательства. Вместе с тем из этих доказательств следует, что обозначение термином не является, но тем не менее не имеет различительной способности и (или) вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

При поддержке первой точки зрения в удовлетворении возражения должно быть отказано ввиду недоказанности того, что обозначение является общепринятым термином. Приведенные доказательства могут быть положены в основу иного, самостоятельного возражения, поданного по иному основанию.

При поддержке второй точки зрения возможно удовлетворение изначально заявленного возражения с учетом того, что оно подано фактически по основанию отсутствия у обозначения различительной способности (которое доказано).

 

2. О применении абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ

Согласно абзацу девятому пункта 2 статьи 1512 ГК РФ положения подпунктов 1–3 этого пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 ГК РФ).

Данная норма направлена в первую очередь на недопущение признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не имевшему различительной способности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии (в том числе с учетом интенсивности использования товарного знака) приобретшего такую способность. Исходя из нового регулирования правовая охрана такого товарного знака должна быть сохранена, даже если на момент государственной регистрации товарного знака он не соответствовал условиям охраноспособности.

Вместе с тем возникает вопрос о порядке применения указанной нормы в обратной ситуации, если обозначение на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака соответствовало условиям охраноспособности, а на дату подачи возражений перестало им соответствовать.

При признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании его несоответствия положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ правовая охрана товарного знака аннулируется с момента подачи в Роспатент заявки на государственную регистрацию товарного знака (пункт 5 статьи 1513 ГК РФ, пункт 54 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 5/29)).

Следовательно, если применять абзац девятый пункта 2 статьи 1512 ГК РФ к случаям, когда обозначение на момент подачи заявки на товарный знак соответствовало условиям охраноспособности, а потом перестало им соответствовать, в том же порядке, что и к случаям приобретения обозначением различительной способности (или иным случаям устранения препятствий для существования товарного знака), то необходимо аннулировать государственную регистрацию товарного знака с самого начала.

Вместе с тем представляется, что если на момент предоставления правовой охраны товарному знаку он соответствовал условиям охраноспособности, то правовая охрана должна действовать весь период, пока соответствие условиям охраноспособности сохранялось.

Например, если на момент государственной регистрации товарного знака он обладал различительной способностью, то последующая утрата такой различительной способности не должна влечь признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ даже с учетом абзаца девятого этого пункта. В данной ситуации подлежит применению не подпункт 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, а подпункт 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ, согласно которому правовая охрана товарного знака прекращается «на будущее» на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Возможным видится подход к применению нормы абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, при котором оценка обозначению должна быть дана по состоянию на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака. Вместе с тем при рассмотрении возражения возможен учет обстоятельств, сложившихся после государственной регистрации товарного знака, в том числе на дату подачи возражения, но только для установления тех обстоятельств, которые имели место при регистрации товарного знака (например, для уяснения цели регистрации товарного знака с учетом его последующего использования).

Такой подход высказан в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2014 по делу № СИП-161/2013.

 

3. Совокупность каких обстоятельств является основанием для применения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в случае, если обозначение ранее использовалось иным производителем?

Положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ закрепляют абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и касаются случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим в заблуждение потребителя.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Как отмечено в пункте 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В подпункте 1 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее –Рекомендации № 39), высказано мнение, что обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации. Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Таким образом, норма пункта 3 статьи 1483 ГК РФ подлежит применению в том случае, когда судом установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака. При этом установление судом фактов разработки данного обозначения не правообладателем, а каким-либо другим лицом, использования обозначения иным производителем, а также сообщения информации о разработанном обозначении в общедоступных источниках информации не является само по себе основанием для применения пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Такие выводы изложены в большинстве проанализированных дел.


Вариант

С учетом изложенных норм права при анализе регистрации товарного знака на предмет ее соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ выяснению подлежат следующие обстоятельства: 1) является ли товарный знак или какой-либо его элемент сходным до степени смешения с обозначением иного лица, являющимся производителем товаров, для которых товарный знак зарегистрирован; 2) использовалось ли противопоставленное обозначение иным изготовителем до даты приоритета оспариваемого товарного знака; 3) в результате сходства знака и обозначения и использования противопоставленного обозначения иным изготовителем до даты приоритета товарного знака порождается ли в сознании потребителей представление о том, что товары, маркированные товарным знаком правообладателя, являются товарами другого изготовителя, имеющими определенное качество и место происхождения.

Таким образом, существенным обстоятельством для установления возможности введения потребителей в заблуждение является наличие или отсутствие сходства противопоставленных обозначений, то есть наличие или отсутствие возможности возникновения у потребителей ассоциативной связи непосредственно между сравниваемыми обозначениями.

Такой подход изложен в решении Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2014 по делу № СИП-83/2014.

 

4. О квалификации обозначения как ложного и введении потребителей в заблуждение.

Как отмечено в подпункте 2 пункта 3 Рекомендаций № 39, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: описывает ли элемент товары ложно; может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение. Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить: являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

Например, обозначению, включающему элемент «СОК» в отношении товара «вода минеральная», нецелесообразно предоставлять правовую охрану, так как такое обозначение является ложным. Обозначению же «НЕКТАР ЖИЗНИ» в отношении товара «вода минеральная», вероятнее всего, может быть предоставлена правовая охрана, так как оно хотя и ложно (нектар – сладкий сок, выделяемый цветками медоносных растений), но такое ложное указание не является правдоподобным. Оно воспринимается как фантазийное. Другой пример – рекламные лозунги на этикетках, заявленных для соков: «Кто больше пьет, тот лучше поет», «Тот, кто соки пьет зимой, будет вечно молодой». Эти рекламные лозунги вряд ли могут быть признаны ложными, так как они имеют шутливый фантазийный характер.

Предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

Так, словосочетание «LONDON MALL», вероятнее всего, будет восприниматься российским потребителем в его общеупотребительном значении «Лондонская аллея для прогулок», использованным для характеристики интерьера, общей «атмосферы» торгового комплекса, что, очевидно, свидетельствует о фантазийном характере этого словосочетания применительно к заявленным услугам и его неспособности ввести в заблуждение относительно места нахождения исполнителя услуг.

В связи с изложенным возникает вопрос, всегда ли признание обозначения ложным с учетом подпункта 2 пункта 3 Рекомендаций № 39 автоматически свидетельствует о том, что оно вводит потребителей в заблуждение?

Указанный вопрос нашел отражение в решении Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2014 по делу № СИП-837/2014.

 

5. О квалификации обозначения как ложного применительно к тем товарам и услугам, для которых испрашивается его правовая охрана.

В подпункте 1 пункта 3 Рекомендаций № 39 отмечено, что элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования. Элементы обозначений, указывающие на вид товара и (или) его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

В связи с этим возникает вопрос, следует ли рассматривать обозначение на предмет признания его ложным только в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения, учитывая, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Аналогичный вопрос нашел отражение в решениях Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2014 по делу № СИП-592/2014 и от 17.02.2015 по делу № СИП-1025/2014.

 

II. Вопросы, не выносимые на обсуждение на заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, а предлагаемые к изложению письменного мнения при его наличии

 

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При применении данной нормы Судом по интеллектуальным правам выработаны следующие подходы.

1.1. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в отношении спорного обозначения, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства являются относимыми, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Так, при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дел № СИП-546/2014 и СИП-547/2014 было обращено внимание на то, что в отношении товара «коктейли» адресную группу потребителей составляют конечные покупатели – лица, которые приобретают коктейли. В связи с этим отмечено, что доказательства, относящиеся к обоснованию ассоциативных связей, возникающих у барменов – лиц, продающих коктейли, ассоциативные связи адресной группы потребителей подтверждать не могут (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу № СИП-546/2014 и от 03.04.2015 по делу № СИП-547/2014).

1.2. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана.

Товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ). При этом свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Например, в пункте 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации № 39), отмечено, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В связи с этим при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в отношении каждого товара, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2014 по делу № СИП-75/2013, от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015, от 04.09.2015 по делу № СИП-140/2015.

1.3. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями на конкретную дату – дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака в Роспатент.

Как отмечено в пункте 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 5/29), при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

Исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент (пункт 1 статьи 1491 ГК РФ). Следовательно, при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку устанавливается охраноспособность соответствующего обозначения именно на дату подачи соответствующей заявки.

При признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании его несоответствия положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ правовая охрана товарного знака аннулируется с момента подачи в Роспатент заявки на государственную регистрацию товарного знака (пункт 5 статьи 1513 ГК РФ, пункт 54 постановления № 5/29).

С учетом этого именно на дату приоритета товарного знака подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в отношении спорного обозначения.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2014 по делу № СИП-161/2013, от 03.04.2015 по делу № СИП-547/2014, от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015.

1.4. Оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение, зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1477 ГК РФ правовая охрана в качестве товарного знака предоставляется конкретному обозначению, указанному в заявке на товарный знак (статья 1492 ГК РФ).

Положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации не исключают возможности правообладателя использовать принадлежащий ему товарный знак не в точном соответствии с тем обозначением, в отношении которого предоставлена правовая охрана. Так, в статье 1486 ГК РФ прямо указано, что для целей этой статьи использованием товарного знака признается использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Вместе с тем возможность использования отличающегося обозначения не означает, что правовая охрана предоставляется не обозначению, в отношении которого осуществлена государственная регистрация, а фактически используемому правообладателем обозначению.

В связи с этим при оценке обозначения, зарегистрированного или заявленного на государственную регистрацию, следует учитывать конкретное обозначение, указанное в заявке (в свидетельстве) на товарный знак.

Аналогичная правовая позиция вытекает из постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу № СИП-572/2014 и от 23.07.2015 по делу № СИП-35/2015.

1.5. Сама по себе длительность использования конкретного обозначения до даты подачи заявки на товарный знак разными лицами не свидетельствует об отсутствии у этого обозначения различительной способности.

Как отмечено в пункте 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся в частности обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Следует учитывать, что сам по себе факт использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак не достаточен для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в отношении этого обозначения, и соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности.

Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциативных связей в отношении конкретного обозначения.

При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу № СИП-537/2014, от 09.02.2015 по делу № СИП-687/2014), осведомленность потребителей об использовании обозначения различными производителями.

1.6. При оценке обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не учитываются обстоятельства, связанные с личностью лица, испрашивающего правовую охрану.

Различительная способность представляет собой свойство обозначения, устанавливаемое исходя из ассоциативных связей потребителя с этим обозначением.

Обстоятельства, относящиеся к субъекту, испрашивающему охрану, не могут свидетельствовать об ассоциативных связях потребителей в отношении обозначения. Так, не может приниматься во внимание, производит ли заявитель товары, в отношении которых испрашивается для обозначения правовая охрана товарному знаку.

Если вывод об отсутствии различительной способности обозначения ошибочно делается на основании оценки обозначения применительно к конкретному заявителю, а не на основании оценки самого обозначения и товаров, в отношении которых ему предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака, могут быть нарушены права третьих лиц. Следовательно, этот вывод приведет к невозможности регистрации такого обозначения в качестве товарного знака, в том числе добросовестными производителями продукции, на протяжении длительного времени фактически использовавшими такое обозначение.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 по делу № СИП-322/2013.

1.7. Малоизвестные географические наименования, которые не воспринимаются рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара, не охватываются запретом, установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков в частности обозначений, состоящих только из элементов, указывающих на место производства товара.

Исходя из этой нормы географические названия не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если такие названия способны восприниматься потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров.

Вместе с тем не любое географическое название недопустимо использовать в качестве товарного знака на основании данной нормы. Потребитель может воспринять географическое название в качестве места нахождения изготовителя товара только в том случае, если такое географическое название обладает определенной степенью известности, в силу чего может вызвать у него соответствующие ассоциативные связи.

Как отмечено в пункте 2.4 Рекомендаций № 39, географические названия следует отличать от понятий, относящихся к области географии (континент, экватор, меридиан, параллель, горы, море, океан, и т.д.). Особенность обозначений-понятий, относящихся к области географии, состоит в том, что они не указывают на конкретное географическое место, а, следовательно, они не могут выполнять функцию описательного обозначения, указывающую на место производства товара и нахождения изготовителя. Они воспринимаются как фантазийные.

Названия городов, как отмечено в Рекомендациях № 39, составляют географические названия, которые часто воспринимаются как место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Вместе с тем, и в этой группе необходимо отличать те географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя товара, от тех, которые не могут так восприниматься.

В подпункте 2.2 пункта 2.4 Рекомендаций № 39 обращено внимание на особенности экспертизы географических названий, заявленных в отношении товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением. Географические названия, заявляемые в отношении товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением, в зависимости от объема сведений, содержащихся в источниках информации, могут быть условно разделены на две группы:

являющиеся известными географическими названиями, которые могут быть восприняты как место нахождения производителя;
являющиеся малоизвестными названиями, которые вряд ли могут быть восприняты как место нахождения производителя.

Если на регистрацию заявлено географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, и при этом в источниках информации содержатся сведения о местонахождении с таким названием, обозначению нецелесообразно предоставлять правовую охрану, за исключением того случая, когда заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя (подпункт 2.2.1 пункта 2.4 Рекомендаций № 39).

Если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, но источники информации не содержат сведений о нем либо эти сведения содержатся в редких специальных изданиях, что позволяет признать географическое название практически неизвестным рядовому потребителю, ему может быть предоставлена правовая охрана (пункт 2.2.2 Рекомендаций № 39).

При отсутствии информации, которая может быть доступна рядовому потребителю, такое словесное обозначение не способно вызывать ассоциативных связей с местом производства товаров, нахождением производителя, а следовательно, не способно и ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Аналогичная позиция отражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2014 по делу № СИП-161/2013.

1.8. Какие обстоятельства свидетельствуют о том, что обозначение указывает на назначение товара?

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В судебной практике (см., например, дело № СИП-116/2015) возник вопрос о том, какие обозначения можно считать указывающими на назначение товаров.

Описательный характер обозначения, в том числе то, что оно указывает на назначение товара, определяется через ассоциативный ряд, возникающий у рядового, среднего потребителя соответствующего товара.

Как отмечено, например, в пункте 2.2 Рекомендаций № 39, подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

1. Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?
2. Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Характер обозначения определяется применительно к конкретным товарам, для которых испрашивается или предоставлена правовая охрана. При этом необходимо определить, каким должно быть впечатление рядового, среднего потребителя соответствующих товаров об обозначении, чтобы признать, что оно указывает на назначение этих товаров.

Под назначением товара обычно понимают способность этого товара удовлетворять потребности в чем-либо.

Достаточным ли для признания обозначения описательным по мотиву указания им на назначение товара будет установить, что:

обозначение указывает на то, что товары адресованы определенной группе потребителей, или
обозначение указывает на то, что товар адресован, в том числе определенной группе потребителей, или
обозначение указывает на определенный результат, получаемый потребителями товаров, или
товар предназначен в первую очередь для удовлетворения потребностей, не связанных с обозначением, но может использоваться и по назначению, на которое указывает обозначение?

 

2. В силу пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

При применении этой нормы Судом по интеллектуальным правам сформулированы следующие подходы.

2.1. Определяет ли однородность товаров возможность введения потребителей в заблуждение относительно их изготовителя?

Как отмечено в пункте 3.1.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 198 (далее – Методические рекомендации), в зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены на две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения.

В отношении товаров широкого потребления, таких как косметические и гигиенические изделия, продукты питания, домашняя утварь, одежда, обувь, винно-водочные, табачные изделия и т.п., при оценке однородности товаров целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения. Потребители товаров широкого потребления приобретают данные товары, как правило, от случая к случаю. Поэтому вероятность смешения в данной ситуации является более высокой.

В отношении товаров производственно-технического назначения вероятность смешения может быть меньшей, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. К товарам производственно-технического назначения относятся промышленное оборудование, приборы, сырьевые материалы и т.п.

В пункте 3.1.6 Методических рекомендаций обращено внимание на то, что при определении однородности товаров целесообразно учитывать, предназначены ли товары для длительного пользования или краткосрочного, а также какой стоимостью они обладают (например, дорогостоящие или дешевые). При покупке изделий длительного пользования или дорогостоящих (например, автомобилей, холодильников, компьютеров, мебели, ювелирных изделий и т.д.) покупатели бывают особенно внимательны, и вероятность смешения в данном случае невелика.

Наоборот, в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается. К таким товарам могут быть отнесены продукты питания, напитки, косметические и гигиенические изделия, периодические печатные издания, канцелярские товары и т.д.

Опасность смешения увеличивается в отношении товаров широкого потребления, имеющих невысокую стоимость и краткосрочно используемых, являющихся предметом спонтанной покупки, при которой внимание потребителей ослаблено.

Вероятность ошибочного восприятия правообладателя товарных знаков усиливается ввиду их длительного и активного использования, и, как результат, достаточной известности товарного знака широкому кругу потребителей подобного рода товаров.

Таким образом, возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров не определяется исключительно однородностью товаров, а может возникать и при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования, для индивидуализации иных товаров, формально не являющихся однородными.

Указанная позиция изложена в решении Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-9/2013.

2.2. Для оценки обозначения с точки зрения его соответствия норме подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ должно учитываться восприятие обозначения потребителями в каждом конкретном случае индивидуально, исходя из смыслового значения обозначения, с учетом факторов, наличие и значение которых устанавливается самостоятельно по каждому обозначению (фактор восприятия потребителями, общепринятые мировые стандарты морали, национальные традиции и культура), поскольку перечень таких обозначений не является исчерпывающим и носит обобщающий характер.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 3 части «В» статьи 6 quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883; далее – Парижская конвенция), товарные знаки могут быть отклонены при регистрации и признаны недействительными, если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность.

В пункте 37 Правил № 482 отмечено, что при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Как следует из приведенного положения Правил № 482, перечень обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали и не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков, не является исчерпывающим и носит исключительно обобщающий характер.

В пункте 4 Рекомендаций № 39 отмечено, что обозначения, состоящие из терминов, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, называют также «скандальными» знаками.

Для осуществления правильной оценки «скандальных» обозначений необходимо учитывать фактор восприятия их потребителями. Оценка заявляемых обозначений с этой точки зрения во многом связана как с общепринятыми мировыми стандартами морали, так и национальными традициями и культурой.

При этом такая оценка должна быть проведена с учетом положений пункта 1 части «С» статьи 6.quinquies Парижской конвенции, согласно которым, для того чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства.

К обозначениям, противоречащим принципам гуманности, морали, интересам общественности могут относиться обозначения, использование которых в отношении определенных товаров и услуг может быть неоднозначно воспринято обществом и способно вызвать негативные ассоциации применительно к таким товарам и услугам, обозначения, обладающие негативной семантикой, способствующие потере репутации и понижению статуса объектов культурного наследия.

Например, обозначение «В кругу семьи», зарегистрированное в отношении алкогольных напитков, будет противоречить общественным интересам, поскольку посредством использования репутации семейных ценностей может привлечь внимание потребителей к алкогольным напиткам, а обозначение «Прохорово поле», также заявленное на регистрацию в отношении алкогольных напитков, будет вызывать негативные ассоциации, оскорбляющие патриотические чувства граждан, способствовать разрушению культурно-национальной самобытности и историко-культурной среды обитания многонационального народа Российской Федерации.

Указанные выводы изложены в судебных актах Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП-509/2014, СИП-592/2014, СИП-604/2014, СИП-16/2013.

2.3. Сам по себе факт выпуска товаров другими производителями с размещенным на них спорным обозначением недостаточен для подтверждения выводов о противоречии государственной регистрации общественным интересам. Вместе с тем установление факта недобросовестной конкуренции при регистрации товарного знака является основанием для признания его противоречащим публичному порядку, основанному на праве и законности, а значит, и интересам общества.

Государственная регистрация спорного обозначения, разработанного ранее и активного используемого с того времени многими предприятиями, на имя заявителя, не имеющего отношения к разработке, продвижению данного товарного знака, а также не являющегося производителем товаров, для которых такой знак используется и регистрируется, противоречит требованиям статьи 10.bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия. В этом смысле регистрация товарного знака противоречит публичному порядку, основанному на праве и законности, а значит, и интересам общества (решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-322/2014).

Вместе с тем наличие признаков недобросовестной конкуренции не свидетельствует о возможности квалификации обозначения как ложного или вводящего потребителя в заблуждение (судебные акты Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-141/2014).