Протокол № 20 заочного заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

30 Ноября 2018

На обсуждение в рамках заочного заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам представлен проект информационной справки по результатам обобщения судебной практики рассмотрения дел, связанных с применением пункта 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Проект справки).

Рабочей группе Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам было предложено представить экспертные мнения с научным обоснованием по позициям, изложенным в Проекте справки. Письменные заключения направили следующие члены Научно-консультативного совета:

Байдак Алексей Александрович – заместитель генерального директора – начальник центра экспертизы промышленной собственности Национального центра интеллектуальной собственности Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь;

Гульбин Юрий Терентьевич – кандидат юридических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа;

Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, патентный поверенный, руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков Юридической компании «Пепеляев групп»;

Радченко Наталия Александровна – кандидат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации, советник Юридической фирмы «Городисский и Партнеры»;

Сергеев Александр Петрович – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права и процесса ВШЭ.

Пункт 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) содержит общее правило, согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров. В порядке исключения из этого общего правила регистрация такого товарного знака возможна при соблюдении в совокупности следующих условий:

1) регистрация с дискламацией обозначения, являющегося наименованием места происхождения товаров;

2) регистрация обозначения только на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование;

3) регистрация обозначения только в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано такое наименование.

Отсутствие хотя бы одного из указанных критериев исключает возможность предоставления обозначению правовой охраны в связи с его несоответствием требованиям нормы пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

Ранее схожее правовое регулирование было установлено пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках), в соответствии с которым не могли быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями места происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с этим Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

Приведенные нормы согласуются с положениями пункта 3 статьи 22 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994; далее – Соглашение ТРИПС), запрещающими предоставление правовой охраны географическим указаниям в качестве товарных знаков, если товары берут свое происхождение из местности, не связанной с данным географическим указанием, и тем самым вводят общество в заблуждение. При этом в Соглашении ТРИПС не указывается, при каких условиях возможно включение конкретного географического указания в состав регистрируемого товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Н.А. Радченко отметила, что в пункте 2 статьи 7 Закона о товарных знаках не содержалось указание «в отношении любых товаров», которое было внесено в данную норму Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002.

По мнению Н.А. Радченко, является излишним также упоминание в Проекте справки Соглашения ТРИПС, не имеющего прямого применения в Российской Федерации и не используемого в судебной практике.

В.В. Орлова считает нецелесообразным использование в информационной справке термина «дискламация», поскольку он отсутствует в законе.

1. Исходя из положений пункта 7 статьи 1483 ГК РФ в их взаимосвязи с подпунктом 1 пункта «В» статьи 6.quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20.03.1883) Федеральная служба по интеллектуальной собственности вправе отказать в государственной регистрации товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, независимо от воли на то обладателя исключительного права на использование наименования места происхождения товаров

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) отказала в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированному товарному знаку со словесным элементом «ararat» по международной регистрации № 1081108А на имя ЗАО «Ереванский коньячный завод» на основании пункта 7 статьи 1483 ГК РФ, противопоставив ему наименование места происхождения товаров «АРАРАТ» по свидетельству Российской Федерации № 115/1.

Не соглашаясь с применением Роспатентом подпункта 1 пункта «В» статьи 6.quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20.03.1883; далее – Парижская конвенция), ЗАО «Ереванский коньячный завод» указало, что предоставление правовой охраны спорному товарному знаку на территории Российской Федерации не может затронуть права правообладателя наименования места происхождения товаров – ООО «Арарат Груп», поскольку последнее не высказало своей позиции по настоящему делу и у него отсутствует интерес в споре.

Отклоняя указанный довод ЗАО «Ереванский коньячный завод», Суд по интеллектуальным правам отметил, что в соответствии с подпунктом 1 пункта «В» статьи 6.quinquies Парижской конвенции товарные знаки, подпадающие под действие указанной нормы, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными, если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана. С учетом того что исключительное право на использование наименования места происхождения товаров принадлежит иному лицу – ООО «Арарат Груп», предоставление правовой охраны спорному товарному знаку на территории Российской Федерации может затронуть права последнего.

Отсутствие выражения активной позиции ООО «Арарат Груп» по делу не может свидетельствовать о том, что его права не могут быть нарушены предоставлением правовой охраны спорному товарному знаку на территории Российской Федерации (решение Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2015 по делу № СИП-973/2014, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения, определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2015 № 300-ЭС15-14797 в передаче дела № СИП-973/2014 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Аналогичный подход отражен в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2016 по делу № СИП-129/2016 (в кассационном порядке решение не обжаловалось).

В своем заключении в отношении поставленных вопросов Ю.Т. Гульбин отмечает следующее.

Главное правило, установленное пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ, состоит в том, что не может быть зарегистрирован товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с зарегистрированным или обладающим приоритетом регистрируемым наименованием места происхождения товаров.

Однако правило не распространяется на наименование места происхождения товаров или на сходное с ним до степени смешения обозначение, включаемое в качестве неохраняемого элемента в товарный знак, регистрируемый на лицо, имеющее исключительное право на наименование места происхождения товаров. Такая регистрация должна проводиться в отношении тех же товаров, на которые было зарегистрировано наименование места происхождения товаров. Иными словами, обладатель права на наименование места происхождения товаров может включить его в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

Цель этой нормы – предотвратить недобросовестное дублирование (тиражирование) наименования места происхождения товаров и сохранить права и интересы обладателей прав на них.

Ю.Т. Гульбин приходит к тому выводу, что в приведенном в Проекте справки примере Роспатент имеет право отказать в регистрации товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, независимо от воли обладателя прав на такое наименование.

Ни пункт 7 статьи 1483 ГК РФ, ни подпункт 1 пункта «В» статьи 6.quinquies Парижской конвенции не устанавливают обязанность по выявлению согласованной на то воли правообладателя на наименование места происхождения товаров. Достаточно факта действия нормы ГК РФ и нормы подпункта 1 пункта «В» статьи 6.quinquies Парижской конвенции: регистрация товарного знака может быть отклонена, если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана.

Лицо, в отношении заявки которого были произведены отказные действия, вправе отстаивать свои права путем обжалования таких действий.

По мнению В.В. Орловой, в соответствии с формулировкой тезиса 1 при рассмотрении аналогичных споров во внимание всегда должна приниматься норма подпункта 1 пункта «В» статьи 6.quinques Парижской конвенции. В.В. Орлова считает, что формулировка тезиса 1 является не вполне корректной.

В своем заключении В.В. Орлова также отмечает, что указание «независимо от воли на то обладателя…» нуждается в пояснении, поскольку из него прямо не следует, на что должна быть направлена воля обладателя исключительного права на использование наименование места происхождения товаров.

Помимо этого, В.В. Орлова полагает, что не следует ссылаться на дело № СИП-129/2016, так как на дату принятия решения правовая охрана наименования места происхождения товаров «АРАРАТ» была прекращена.

А.А. Байдак высказался в отношении практики вынесения отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку на основании сходства с охраняемым наименованием места происхождения товара с точки зрения законодательства Республики Беларусь. Так, в законодательстве Республики Беларусь содержится идентичная пункту 7 статьи 1483 ГК РФ норма.

Как отмечает А.А. Байдак, с учетом незначительного количества зарегистрированных в Республике Беларусь наименований мест происхождения товаров на настоящий момент Национальный центр интеллектуальной собственности не имеет примеров вынесения отказного решения, равно как и практики аннулирования товарного знака по указанному основанию.

2. При сравнении наименования места происхождения товаров и обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, однородность товаров не оценивается, так как сходные с наименованием места происхождения товаров обозначения не могут быть зарегистрированы как товарные знаки в отношении любых товаров

Роспатент отказал в удовлетворении возражения против решения об отказе в регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ» по заявке № 2011740880, противопоставив ему в том числе наименование места происхождения товаров «Русская водка» по свидетельству Российской Федерации № 65.

Суд первой инстанции в удовлетворении заявления о признании указанного решения Роспатента недействительным отказал, суд кассационной инстанции оставил это решение без изменения.

Суды исходили из того, что спорное обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, и противопоставленное наименование места происхождения товара содержат совпадающий фонетически и семантически доминирующий элемент «Русская». При этом спорное обозначение, так же как и наименование места происхождения товара, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита, что тоже свидетельствует о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

Суды констатировали, что при сравнении наименования места происхождения товара и обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, однородность товаров не оценивается, так как исходя из положений пункта 7 статьи 1483 ГК РФ сходные с наименованием места происхождения товара товарные знаки не могут быть зарегистрированы в отношении любых товаров (решение Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2014 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу № СИП-617/2014).

Аналогичные выводы об отсутствии необходимости исследования однородности товаров, для которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров, и товаров, для которых испрашивается правовая охрана, были сделаны в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2014 и в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.11.2014 по делу № СИП-459/2014, в решениях Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2015 по делу № СИП 973/2014, от 31.05.2016 по делу № СИП-690/2015, от 22.09.2016 по делу № СИП-129/2016, от 22.09.2014 по делу № СИП-507/2014, от 15.08.2016 по делу № СИП-315/2016, от 18.10.2016 по делу № СИП 450/2016, от 27.01.2015 по делу № СИП-892/2014.

По мнению Д.В. Мурзина, в обоснование вышеуказанного тезиса был использован ненадлежащий пример – спор, который рассматривался по поводу словесного обозначения «РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ» по заявке № 2011740880 при противопоставлении наименования места происхождения товаров «Русская водка».

Во-первых, из материалов патентного ведомства следует, что заявка № 2011740880 подавалась в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «алкогольные напитки». Тем самым судом все же исследовались однородные товары. Фактически суд не мог этого не учитывать. Недобросовестность заявителя также была налицо: у потребителя имеются ассоциации со спиртными напитками слова «плясовая» в сочетании со словом «русская». Во-вторых, исходя из указанного применения тезиса к обозначению «русская/русский» можно сделать вывод, что никакой товар не может получить товарный знак со словом «русская/русский». Однако не вызывает сомнения, что это не так.

Д.В. Мурзин считает, что для чистоты тезиса следовало бы выбрать пример, когда региональное обозначение места происхождения товара испрашивается как товарный знак для разнородных товаров. Как известно, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.10.2007 № 15006/06 была сформирована правовая позиция, в соответствии с которой приобретение товарным знаком вторичного значения исключает опасность введения потребителей в заблуждение в отношении товара или его изготовителя.

Международная практика также демонстрирует разрешение дел подобной категории с оглядкой на однородность товаров. Так, имеется прецедент Европейского суда справедливости (Joined Cases C-673/15 P to 676/15 P) по делу, в котором индийским производителем чая в охраняемом наименовании места производства (провинция Даржлинг) оспаривалась регистрация товарного знака «Darjeeling» в отношении женского белья. Суд признал, что «абсолютная несхожесть товаров полностью или почти полностью устраняет возможность интеллектуального паразитирования французской компании на высокой репутации торговой марки «Darjeeling».

Таким образом, как отмечает Д.В. Мурзин, однозначного подтверждения положений закона, выраженных в тезисе 2 Проекта справки, не существует. Д.В. Мурзин предлагает в связи с этим тезис 2 исключить из Проекта справки.

Ю.Т. Гульбин отмечает, что фонетическое и семантическое сходство словосочетаний «РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ» и «РУССКАЯ ВОДКА» вызывает сомнение, поскольку использование доминирующего слова «РУССКАЯ» возможно с различными существительными. «РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ» и «РУССКАЯ ВОДКА» могут быть признаны сходными, если они совпадают как единое целое, включая семантику, фонетику, шрифт и конструктивное расположение слов в наименовании места происхождения товаров, например «ARARAT» и «АРАРАТ», «ararat» и т.п.

Представляется, что законодатель должен запретить регистрацию наименований места происхождения товаров, использующих политические, национальные и религиозные критерии, оставляя возможность регистрации наименования места происхождения товаров с географическими или геофизическими наименованиями.

Ю.Т. Гульбин приходит к выводу о том, что при использовании наименования места происхождения товаров в регистрации товарного знака не должна производиться оценка однородности товаров. Кроме того, исходя из пункта 7 статьи 1483 ГК РФ в подобной процедуре нет практического смысла, поскольку если товарный знак и будет зарегистрирован (по процедуре исключения), то в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров.

В.В. Орлова также отмечает спорный характер приведенных примеров, указывая на то, что «РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ», «РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ» являются устойчивыми словосочетаниями и не являются сходными до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «РУССКАЯ ВОДКА». По мнению В.В. Орловой, также не являются сходными до степени смешения обозначения «ИРКУТСКАЯ СЛОБОДА» и «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «ИРКУТСКАЯ». Было предложено в качестве примеров использовать более очевидные с точки зрения сходства до степени смешения примеры («АРХЫЗ», «ХОХЛОМА»).

3. За регистрацией обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, в качестве товарного знака может обратиться только лицо, обладающее исключительным правом на использование наименования места происхождения товаров

Роспатент отказал в удовлетворении возражения против решения об отказе в регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «ХОХЛОМА» по заявке № 2012724737, противопоставив ему наименования мест происхождения товаров «ХОХЛОМА» по свидетельству Российской Федерации № 30/1 и «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ» по свидетельству Российской Федерации № 13/1.

Суд первой инстанции в удовлетворении заявления о признании указанного решения Роспатента недействительным отказал, суд кассационной инстанции оставил это решение без изменения.

Суд кассационной инстанции отметил, что норма пункта 7 статьи 1483 ГК РФ содержит общее правило, согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, в отношении любых товаров. В порядке исключения из этого общего правила регистрация такого товарного знака возможна при соблюдении в совокупности следующих условий: с дискламацией обозначения, являющегося наименованием места происхождения товара; только на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование; только в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано такое наименование. Поскольку заявитель не подпадает под правовое исключение, предусмотренное пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ и не имеет исключительного права на использование наименований мест происхождения товаров «ХОХЛОМА» и (или) «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ», он не вправе претендовать на правовую охрану спорного обозначения, тождественного наименованию места происхождения товаров «ХОХЛОМА» и сходного до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ».

Если за регистрацией обращается не обладатель исключительного права на использование наименования места происхождения товаров, то остальные условия не проверяются (решение Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2014 по делу № СИП-507/2014, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2014 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения).

По мнению Н.А. Радченко, тезис 3 Проекта справки также является примером искусственного разделения нормы пункта 7 статьи 1483 ГК РФ, так как в качестве примеров по тезисам 2 и 3 Проекта справки приведены одни и те же судебные акты. Изложенное выше позволяет отметить, что установление фактических обстоятельств конкретного дела, что подтверждается и судебными актами, идет в иной последовательности, чем это сформулировано в пункте 7 статьи 1483 ГК РФ и предложено тезисами 2 и 3 Проекта справки.

А.П. Сергеев отмечает, что решение суда по указанному делу соответствует закону. Вместе с тем он выражает сомнение в обоснованности самой нормы закона, а также в корректности вывода о сходстве до степени смешения обозначений «Русская плясовая» и «Русская водка».

По мнению В.В. Орловой, в формулировке позиции по тезису 3 Проекта справки и в тексте самого тезиса допущена ошибка, поскольку подать заявку на товарный знак может любое лицо. Факт подачи заявки сам по себе не дает гарантии в предоставлении обозначению правовой охраны. Поэтому вместо «за регистрацией обозначения …. может обратиться…» предлагает указать, кому может быть предоставлено исключительное право. В.В. Орлова также выражает сомнение в целесообразности использования в анализируемом тезисе Проекта справки терминов «дискламация» и «претендовать».

4. Наличие у заявителя исключительных прав на средства индивидуализации, сходных с противопоставленным наименованием места происхождения товаров и имеющих более ранний приоритет по отношению к нему, не является основанием для предоставления заявленному обозначению правовой охраны в качестве нового товарного знака

Роспатент отказал в удовлетворении возражения против решения об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения «ARARAT» по заявке № 2012744703, противопоставив ему наименование места происхождения товаров «АРАРАТ» по свидетельству Российской Федерации № 115/1.

Оспаривая указанное решение Роспатента, заявитель со ссылкой на положение пункта 6 статьи 1252 ГК РФ указал на наличие у него исключительного права на общеизвестный товарный знак «АРАРАТ» по свидетельству Российской Федерации № 11 (признан общеизвестным с 30.11.1990), имеющий более ранний приоритет, чем наименование места происхождения товаров «АРАРАТ» (дата приоритета – 07.10.2008). Кроме того, заявитель отметил, что он является правообладателем ряда товарных знаков со словесным элементом «АРАРАТ», а именно товарных знаков по свидетельству Российской Федерации № 193147 (дата приоритета – 13.11.1997), по международным регистрациям № 1065094, 1065096, 1065095, 1065097, 1063664, 1063665 (с датами регистрации 04.11.2010).

Признавая ошибочным довод заявителя о возможности применения пункта 6 статьи 1252 ГК РФ в связи с наличием у него средств индивидуализации с более ранним приоритетом, суд первой инстанции указал, что названная норма регулирует вопрос соотношения исключительных прав при их защите на различные средства индивидуализации в случае тождества либо сходства до степени смешения между ними, в результате которого могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, и позволяет правообладателю того средства индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения, право на которое возникло позднее.

Установленное данной нормой ГК РФ преимущество средства индивидуализации с более ранним приоритетом направлено исключительно на защиту прав на него и не может определять возможность регистрации другого товарного знака на имя того же правообладателя в случае противопоставления иного средства индивидуализации.

С учетом изложенного положения пункта 6 статьи 1252 ГК РФ не применимы к настоящему спору (решение Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2016 по делу № СИП-690/2015, в кассационном порядке указанное решение не обжаловалось).

Аналогичные выводы содержатся также в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2015 по делу № СИП-973/2014 и в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по тому же делу, в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2016 по делу № СИП-129/2016.

По мнению А.П. Сергеева, решение соответствует букве закона, однако противоречит его смыслу. Заявитель, обладающий более ранними, чем наименование места происхождения товара, сходными до степени смешения с ним товарными знаками, один из которых признан общеизвестным, по смыслу закона имеет возможность приобрести право на аналогичный товарный знак. Как считает А.П. Сергеев, опасность введения в заблуждение потребителей и других участников оборота отсутствует в связи с наличием у другого лица права на сходное наименование места происхождения товара.

Ю.Т. Гульбин отмечает, что пункт 7 статьи 1483 ГК РФ выполняет защитную роль по отношению к существующим зарегистрированным наименованиям места происхождения товаров, пресекая возможность необоснованного тиражирования последних путем включения в товарные знаки. В силу этого регистрирующий орган обязан учитывать норму пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

Наличие приоритета дает повод для возникновения других отношений, не связанных с указанной нормой ГК РФ, запрещающей использование наименования места происхождения товаров в товарных знаках. Заявитель, обнаруживший приоритет своего товарного знака, должен выполнить последовательность действий, которая, возможно, приведет к запрету на использование средств индивидуализации, или другим образом оспорить существование спорного наименования места происхождения товаров, например, в соответствии со статьей 1535 ГК РФ, согласно которой, если использование наименования места происхождения товаров способно ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя в связи с наличием товарного знака, имеющего более ранний приоритет, предоставление правовой охраны указанному наименованию может быть оспорено и признано недействительным в течение пяти лет с даты публикации сведений о государственной регистрации наименования места происхождения товаров в официальном бюллетене.

До тех пор, пока регистрация наименования места происхождения товаров действительна, регистрирующий орган (Роспатент) обязан учитывать положения пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

Поэтому приоритет средств индивидуализации заявителя не дает оснований для нивелирования нормы пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

В.В. Орлова отмечает, что, поскольку предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товаров «АРАРАТ» по свидетельству Российской Федерации № 115/1 было признано недействительным, не следует основывать позицию на данном примере.

5. Правовые подходы, выработанные для анализа сходства до степени смешения обозначений с товарными знаками, применяются также при установлении сходства до степени смешения товарного знака и наименования места происхождения товара с учетом особенностей каждого средства индивидуализации

Роспатент отказал в удовлетворении возражения против решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированному товарному знаку со словесным обозначением «ararat» по международной регистрации № 1081108A, противопоставив ему наименование места происхождения товаров «АРАРАТ» по свидетельству Российской Федерации № 115/1.

Спорный товарный знак является комбинированным и представляет собой вертикально ориентированную прямоугольную этикетку, стилизованную под картину, в верхней части которой размещен словесный элемент «ararat», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Противопоставленное наименование места происхождения товаров «АРАРАТ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Суд первой инстанции в удовлетворении заявления о признании указанного решения Роспатента недействительным отказал, суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения. Определением Верховного Суда Российской Федерации в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам отказано.

При разрешении вопроса о сходстве названных противопоставляемых комбинированного товарного знака и наименования места происхождения товара суд первой инстанции, применив методику сравнения обозначений, изложенную в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32), установил сходство до степени смешения товарного знака по международной регистрации и противопоставленного ему наименования места происхождения товара.

Так, суд установил, что противопоставляемые обозначения сходны в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ararat»/«АРАРАТ». Наиболее значимым элементом комбинированного товарного знака является словесный элемент, расположенный вверху по центру прямоугольной этикетки, при этом изобразительный элемент представляет собой абстрактное изображение, не имеющее какого-либо определенного смыслового значения, по сути, являющееся фоном. Как следствие, графические различия носят второстепенный характер, в связи с чем сравниваемые средства индивидуализации сходны в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).

Ввиду изложенных обстоятельств суд согласился с выводом Роспатента о том, что внимание потребителей акцентируется в первую очередь на словесном элементе, который легче запоминается и является тождественным противопоставленному наименованию места происхождения товара (решение Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2015 по делу № СИП-973/2014, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения).

По мнению Ю.Т. Гульбина, применение Правил № 32 логично и допустимо. Вместе с тем ученый отмечает условность применения Правил № 32 по аналогии, поскольку согласно статье 6 ГК РФ по аналогии применяется «гражданское законодательство». Поэтому применение подзаконного акта, предназначенного для сходных правоотношений, проблематично.

Н.А. Радченко считает не вполне очевидной правильность применения в описанном в тезисе 5 Проекта справки деле методологии, используемой при сопоставлении словесного и комбинированного товарных знаков.

Н.А. Радченко также полагает нецелесообразным включение в Проект справки примеров с наименованиями мест происхождения товаров, правовая охрана которых была признана недействительной.

А.П. Сергеев считает, что с теоретическим выводом, содержащимся в тезисе 5 Проекта справки, следует согласиться, однако основания для заключения данного вывода из приведенного примера сходства обозначений до степени смешения отсутствуют.

По мнению В.В. Орловой, данный пример не следует включать в Проект справки, так как предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товаров «АРАРАТ» по свидетельству Российской Федерации № 115/1 признано недействительным.

Председатель суда Л.А. Новоселова