"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 9, сентябрь 2015 г., с. 63-66

Президиумом Суда по интеллектуальным правам 1 июня 2015 г. была рассмотрена кассационная жалоба ЗАО «ЭЛВИС-НеоТек» на решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-926/2014, в рамках которого оспаривалась правомерность отказа в выдаче патента по заявке № 2013131362 на полезную модель «Система автоматического определения нарушений правил парковки».

Роспатент исходил из того, что признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели характеризуют средства, в совокупности представляющие собой распределенную информационную систему, части которой не находятся в конструктивном единстве, поскольку указанные средства, а именно входящие в состав системы видеокамера, электронно-вычислительное устройство и база данных, находятся не в едином корпусе.

Названное обстоятельство позволило Роспатенту прийти к выводу о том, что заявленное решение не является устройством применительно к положениям п. 1 ст. 1351 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) и п. 9.4.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326.

Заявитель в обоснование своих требований указал, что в соответствии с признаками, содержащимися в независимом пункте 1 формулы полезной модели, видеокамера и электронно-вычислительное устройство находятся в конструктивном единстве, поскольку они соединены между собой (признак «стационарную поворотную видеокамеру, соединенную с электронно-вычислительным устройством»), и функциональной взаимосвязи, поскольку они взаимодействуют между собой (признаки «видеокамера под управлением электронно-вычислительного устройства выполнена с возможностью автоматического циклического пошагового перемещения…, а также с возможностью передачи каждого изображения части зоны парковки в электронно-вычислительное устройство»).

При рассмотрении дела президиум Суда по интеллектуальным правам, учитывая необходимость получения специальных знаний, обратился, в том числе, с запросом к доктору юридических наук, заместителю руководителя аппарата Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Федерального Собрания РФ Рузаковой О.А. по следующим вопросам:

1. Что следует понимать под устройством в смысле пункта 1 статьи 1351 ГК РФ?

2. Как следует трактовать понятие «единой конструкции или изделия» применительно к положениям ст. 1351 ГК РФ?

3. Понимается ли под этим термином необходимость физического совмещения в единый корпус нескольких устройств, объединенных для совместного использования?

4. Возможна ли выдача патента на полезную модель на систему устройств (объединенных для совместного использования, размещенных в разных местах, в том числе на значительном удалении друг от друга, но соединенных между собой посредством проводной либо беспроводной связи, как находящихся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи) или же подобным техническим решениям может быть предоставлена правовая охрана только как изобретениям?

5. Если возможна выдача патента на полезную модель на систему устройств, то приводит ли совместное использование таких устройств к созданию нового устройства с новой функцией? Не является ли оценка того, появилось ли новое устройство, элементом экспертизы заявки на полезную модель по существу?

Президиум Суда по интеллектуальным правам с учетом профессионального мнения ученых пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных ЗАО «ЭЛВИС-НеоТек» требований о признании недействительным решения Роспатента от 12 сентября 2014 г. в связи с тем, что спорное техническое решение состоит из нескольких устройств, каждое из которых имеет свое собственное назначение, а совместное использование различных средств не привело к функционально-конструктивному единству их совокупности.

Рузакова О.А.,,
доктор юридических наук,
заместитель руководителя аппарата комитета
Государственной Думы по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству,
профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по судебному запросу Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2015 г. № СИП-926/2014

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный запрос Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2015 года по делу № СИП-926/2014 рассмотрен в пределах установленной компетенции с точки зрения толкования нормативных правовых актов о полезных моделях и по существу поставленных вопросов высказана следующая позиция. При этом обстоятельства дела № СИП-926/2014, изложенные в запросе, в заключении не анализируются.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Основанием для квалификации объекта в качестве полезной модели является отнесение объекта к:

- техническому решению,

- устройству.

Под устройством понимается рукотворный объект (прибор, механизм, конструкция, установка и т.п.) с определенной внутренней структурой, созданный для выполнения функций в области техники. Внутренняя структура может включать в себя единую систему элементов, определенным образом взаимодействующих и неразрывно связанных друг с другом.

Установление указанных выше категорий базируется как на нормах и толковании действующего гражданского законодательства, так и иных нормативных правовых актах Российской Федерации (статья 3 ГК РФ), в том числе Приказе Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 326 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель» (далее - Административный регламент), Приказе Роспатента от 31.12.2009 N 196 «Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель» (далее - Рекомендации Роспатента).

Первый признак - техническое решение - устанавливается с учетом подп. 1.1 п. 9.7.4.3 Административного регламента.

Второй признак - отнесение полезной модели к устройству - определяется на основании подп. 2 п. 9.7.4.3 Административного регламента, п. 4 Рекомендаций Роспатента.

В соответствии с подп. 2 п. 9.7.4.3 Административного регламента к признакам устройства, которые могут быть использованы для характеристики полезной модели, относятся: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов;

форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;

форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющегося устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

Для характеристики полезной модели могут быть использованы и другие признаки устройства.

Из положений пункта 4.2 Рекомендаций следует, что устройство является продуктом человеческой деятельности, элементы которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи.

Конструктивное единство или единая конструкция (единое изделие) рассматривается Рекомендациями как объединенные в единое целое различные средства, в том числе, безусловно являющиеся устройствами, если в результате такого объединения создано новое устройство, т.е. средство, части (элементы) которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи. К таким продуктам человеческой деятельности могут быть отнесены созданные трудом человека вещи, в том числе механизмы, машины, приборы, другие изделия, характерными признаками которых являются признаки, приведенные в вышеуказанном перечне. Таким образом, исходя из буквального толкования, «система» не представляет собой устройства и не может быть зарегистрирована в качестве полезной модели.

Учитывая использование в пункте 1 статьи 1351 ГК РФ термина «устройство» в единственном числе, необходимо рассматривать совокупность отдельных взаимосвязанных элементов как относящихся к одному устройству, а не к нескольким устройствам, объединенным для совместного использования.

В п. 4.2 Рекомендаций приведены примеры систем, которые не могут быть отнесены к устройству, т.к. такие продукты содержат совокупность устройств, предназначенных для совместного использования. В их числе инженерные системы, системы спутниковой связи, включающие сложные навигационные комплексы, установленные на наземных объектах, системы спутников, выведенных на высокоэллиптические орбиты и др., т.е. такие объекты, которые не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, а их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией. В связи с этим решения, относящиеся к таким продуктам, не могут получать правовую охрану в качестве полезной модели. Указанным решениям в случае признания их соответствующими установленным ГК РФ условиям патентоспособности может быть предоставлена правовая охрана как изобретениям.

Таким образом, если в результате проверки будет установлено, что в качестве полезной модели заявлено решение, относящееся к системе, набору, комплекту или другой совокупности устройств, не находящихся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, имеются основания для вынесения решения об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели (пункт 4 статьи 1390 ГК РФ).

Следовательно, в целях определения заявленного объекта в качестве устройства необходимо установить критерии конструктивного единства и функциональной взаимосвязи. При этом физическое совмещение в едином корпусе нескольких устройств, объединенных для совместного использования, не является безусловным критерием конструктивного единства устройства. Совместное использование устройств также не является достаточным признаком для признания их совокупности новым устройством.

В представленном в запросе объекте заявлена совокупность устройств, в которых присутствуют признаки функциональной взаимосвязи, однако не имеющих конструктивного единства. Устройства, входящие в состав заявленного объекта, используются по разному назначению. Наличие проводной или беспроводной связи, соединяющей несколько устройств, может свидетельствовать о функциональной взаимосвязи этих устройств, но не является достаточным условием определения конструктивного единства.

Кроме того, следует отметить, что изменение подходов в толковании термина «устройства» как конструкции, элементы которой обладают конструктивным единством и функциональной взаимосвязью, требует внесения изменений в пункт 4.2 Рекомендаций либо признания данных Рекомендаций в этой части не соответствующими пункту 1 статьи 1351 ГК РФ. Иное толкование Судом понятия «устройства» приведет к необходимости изменения как практики Роспатента, так и судебной практики, включающей в себя многочисленные примеры регистрации такого рода устройств, а также рассмотрения споров как Палатой по патентным спорам, так и Судом по интеллектуальным правам.

С учетом абзаца 4 пункта 1 статьи 1390 ГК РФ экспертиза заявки на полезную модель по существу, введенная с 1.10.2014 г. Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-Ф3 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» включает проверку соответствия заявленной полезной модели, в том числе требованиям, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 ГК РФ, т.е. отнесение заявленного объекта к новому устройству. При этом необходимо учитывать, что данная норма применяется к тем заявкам, которые были поданы после вступления в силу Закона. Согласно пункту 9 статьи 7 названного Закона после дня его вступления в силу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности продолжает рассматривать в порядке, установленном нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона):

1) заявки на выдачу патента на полезную модель, рассмотрение которых не завершено до дня вступления в силу настоящего Федерального закона;

2) возражения, рассмотрение которых в административном порядке, установленном пунктом 2 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) не завершено до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.