Правовой режим товарного знака является одним из наиболее действенных правовых механизмов, предоставляющих правообладателю возможность обеспечения de facto бессрочной правовой охраны данного средства индивидуализации при условии его своевременного продления и отсутствия оснований для досрочного прекращения его правовой охраны. Такие основания предусмотрены прежде всего в ст. 1514 ГК РФ, а также в связи с отсылочным характером некоторых норм указанной статьи отдельные основания для досрочного прекращения раскрываются в иных положениях ГК РФ (в частности, в ст. 1486, п. 3 ст. 1511 ГК РФ). Все основания для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака можно условно разделить на две группы: основания, вытекающие из поведения правообладателя, и основания, связанные с его личностью (сущностью)1. В рамках настоящей статьи будут исследованы отдельные практические и теоретические проблемы, возникающие в связи с применением некоторых оснований как первой, так и второй группы.

1. Кумулятивная правовая охрана не обеспечивает защиту товарного знака от досрочного прекращения его правовой охраны вследствие неиспользования

Одним из условий сохранения исключительного права на товарный знак (снижения рисков досрочного прекращения его правовой охраны) является использование товарного знака правообладателем (его аффилированными лицами, лицензиатами и др.), то есть обеспечение реального функционирования товарного знака в гражданском обороте2. Данная правовая позиция основана на сущности товарного знака и его основной функции: товарный знак как средство индивидуализации выступает ключевым маркером, призванным индивидуализировать товары (услуги) конкретного производителя (лица, оказывающего услуги) и выделять их среди массы однородных товаров (услуг) в целях ассоциативного формирования потребительских предпочтений. Как справедливо отмечает А.С. Ворожевич, товарный знак выступает своеобразным «средством установления „диалога“ между потребителем и правообладателем»3. Таким образом, товарный знак не может рассматриваться в качестве самоценного объекта интеллектуальной собственности (как объекты авторских прав и иные результаты интеллектуальной деятельности), поскольку, во-первых, товарный знак выступает средством индивидуализации (что уже определяет отсутствие самоценности данного объекта4), а во-вторых, индивидуализирующую функцию невозможно выполнять обособленно – вне гражданского оборота отдельно от товаров и услуг.

Данная точка зрения интересным образом раскрывается в прецедентном праве США. Так, суды отмечают, что товарный знак не может рассматриваться как собственность (property) в классическом понимании, поскольку представляет собой лишь слово или символ, указывающие на источник происхождения коммерческого продукта. Правообладатель товарного знака приобретает право предотвращать смешение его товаров, маркированных товарным знаком, с товарами третьих лиц, и не допускать оттока потребителей к конкурентам ввиду использования последними обозначений, сходных до степени смешения с данным товарным знаком. В глобальном смысле какие-либо иные права на товарный знак у правообладателя отсутствуют5. Данная точка зрения корреспондирует сложившемуся в развитых правопорядках пониманию интеллектуальной собственности как прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но не как самих объектов интеллектуальных прав6 (последний подход применяется в российской правовой системе и закреплен в ст. 128, п. 1 ст. 1225 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак в американской правовой системе основано на использовании обозначения конкретным правообладателем до даты приоритета (реальном намерении использовать обозначение в будущем). Так, для возникновения исключительного права на зарегистрированный товарный знак требуется наличие юридического состава: исключительное право возникает с момента государственной регистрации, основанием для которой является использование товарного знака правообладателем до даты приоритета7 или предоставление доказательств добросовестного намерения (bona fide intention) использовать товарный знак в ближайшем будущем8. Сохранение исключительного права также основывается на изначальном использовании товарного знака конкретным лицом: до тех пор, пока правообладатель, первым начавший использование определенного обозначения для индивидуализации своих товаров и услуг, заинтересован в его использовании, он имеет право препятствовать использованию обозначения другими лицами в отношении однородных товаров или услуг9.

Таким образом, основания для сохранения правовой охраны товарного знака в России и в США существенно отличаются: в России применяется объективный подход, опирающийся на сущность объекта права, в США – субъективный, связанный с использованием обозначения конкретным лицом, начавшим такое использование первым. Указанные различия, в свою очередь, проистекают из разных подходов к признанию исключительного права, которые были описаны выше в общих чертах и далее раскрываются более подробно.

В США применяется подход «first-to-use», заключающийся в том, что признание государством исключительного права на товарный знак вторично и основывается на том, что заявитель первым начал использовать обозначение до даты подачи заявки10 (имел намерение использовать обозначение в дальнейшем), в связи с чем сохранение исключительного права, которое рассматривается прежде всего с абсолютной точки зрения как субъективное право запрещать третьим лицам использование товарного знака, базируется на продолжении такого использования правообладателем – пока он реально заинтересован в использовании товарного знака, его частный интерес, основанный на первом использовании определенного обозначения, охраняется. Если он не будет использовать товарный знак на протяжении трех последовательных лет, возникнет опровержимая презумпция неиспользования товарного знака, утраты интереса правообладателя в нем (prima facie evidence of abandonment11 / a rebuttable presumption of abandonment12), в связи с чем правообладатель рискует лишиться права требовать от третьих лиц исполнения указанного отрицательного обязательства. Примечательно, что инициировать процедуру досрочного прекращения товарного знака в связи с его неиспользованием может любое лицо, которое считает, что оно может каким-либо образом пострадать от регистрации товарного знака13, что соответствует сущности данного подхода, направленного не на обеспечение функционирования товарных знаков в обороте, а на соблюдение интересов частных лиц (правообладателя – если он использует товарный знак, или третьих лиц, которые могут претерпевать неблагоприятные последствия сохранения правовой охраны товарного знака при его фактическом неиспользовании и которые при этом не обязаны доказывать свою заинтересованность в ее досрочном прекращении14).

В российской правовой системе используется подход «first-to-file», основанный на признании государством исключительного права за тем лицом, которое первым подало заявку (при условии соответствия заявленного обозначения требованиям закона). При этом неважно, использует заявитель товарный знак или планирует такое использование в будущем. Сохранение исключительного права основано на природе товарного знака, который для выполнения своей функции должен использоваться в обороте. Если этого не происходит, правообладатель рискует утратить свое исключительное право на товарный знак при условии, что другое лицо докажет свою заинтересованность в использовании спорного товарного знака и сможет обеспечить его функционирование в обороте. Таким образом, с точки зрения закона неважно, кто в конечном счете будет использовать товарный знак – первоначальный правообладатель или другое лицо, главное – чтобы товарный знак функционировал в обороте; предпочтение в субъективном плане будет отдано тому из двух указанных выше лиц, которое более в этом заинтересовано.

Заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака определяется как направленность на использование спорного обозначения (его вариаций) в отношении однородных товаров (п. 165 Постановления Пленума ВС РФ № 1015). Такая направленность должна быть законной, при этом законность интереса истца рассматривается через призму реальности его намерения, которая проявляется в фактическом производстве истцом однородных товаров под сходным обозначением или в подготовке к такому производству16. Данная правовая позиция соответствует объективному подходу к сохранению правовой охраны товарного знака – истец должен доказать возможность обеспечить функционирование товарного знака в гражданском обороте в условиях неиспользования товарного знака ответчиком (правообладателем).

Несмотря на то что бремя доказывания ответчика сводится к предоставлению доказательств использования спорного товарного знака в отношении каждого товара, для которого ответчик намерен сохранить правовую охрану17, в отсутствие таких доказательств ответчик вправе как сторона в состязательном процессе опровергнуть заинтересованность истца в досрочном прекращении товарного знака. В случае кумулятивной правовой охраны объекта, зарегистрированного в том числе в качестве товарного знака, правообладатели могут прибегнуть к аргументу о том, что даже в условиях досрочного прекращения спорного товарного знака истец не сможет законно использовать данное обозначение в своей деятельности, поскольку такое использование будет нарушать интеллектуальные права того же правообладателя на другие охраняемые объекты, то есть интерес истца в этом случае будет незаконным, поскольку он направлен в том числе на нарушение этих прав.

Так, в нескольких делах о досрочном прекращении правовой охраны серии товарных знаков, принадлежащих ответчику18, он в отсутствие доказательств использования товарных знаков в отношении конкретных товаров ссылался на незаконность интереса истца в использовании спорных обозначений, поскольку основной индивидуализирующий элемент спорных товарных знаков охраняется также как объект авторских прав. Следовательно, даже добившись прекращения правовой охраны средств индивидуализации, истец не смог бы ни зарегистрировать спорное обозначение как товарный знак (либо регистрация была бы оспоримой), ни использовать обозначение на законных основаниях без такой регистрации, поскольку его использование нарушало бы авторские права аффилированного с ответчиком физического лица. Однако Суд по интеллектуальным правам, удовлетворяя требования истца, указал, что предметом спора является вопрос неиспользования конкретного товарного знака. Соответственно, правовое значение имеют только два обстоятельства: использование / неиспользование товарного знака ответчиком и наличие / отсутствие реальной заинтересованности истца в использовании спорного обозначения в качестве средства индивидуализации. Исследование перспектив дальнейшего использования обозначения истцом и оценка законности такого использования выходят за рамки предмета спора и могут быть предметом отдельных судебных разбирательств о нарушении авторских прав, но в рамках данного дела не имеют правового значения.

Позиция Суда по интеллектуальным правам представляется обоснованной, поскольку каждый объект интеллектуальной собственности самостоятелен и выполняет свою функцию. Если конкретный объект охраняется одновременно несколькими правовыми режимами, например, как объект авторских прав и как товарный знак, неиспользование обозначения для индивидуализации товаров и услуг может повлечь досрочное прекращение его правовой охраны в качестве товарного знака, при этом правовой режим авторского права не может обеспечить защиту товарного знака от прекращения его правовой охраны. Данный вывод справедлив также в отношении аналогичных ситуаций, например, в случаях, когда правообладатель в споре о досрочном прекращении конкретного товарного знака ссылается на наличие других товарных знаков, входящих в одну серию со спорным обозначением. Суд по интеллектуальным правам отмечает, что ссылка на наличие серии товарных знаков, препятствующих истцу законно использовать спорное обозначение, не свидетельствует об отсутствии заинтересованности истца. Более того, чтобы обеспечить законную возможность использования спорного обозначения в будущем, истец может предъявить несколько последовательных исков в целях досрочного прекращения правовой охраны всей серии товарных знаков ответчика19.

2. Товарный знак, зарегистрированный в черно-белом или сером исполнении без указания цвета, может использоваться правообладателем в любом цвете без риска досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием

Согласно п. 2 ст. 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака его использованием считается в том числе использование обозначения с незначительными изменениями, которые при этом не меняют существа товарного знака, то есть, несмотря на такие изменения, элементы товарного знака, формирующие в синергии его различительную способность, остаются узнаваемыми и превалирующими над такими изменениями. В результате потребитель, замечая некоторые отклонения или нет, идентифицирует модифицированный товарный знак как изначальное средство индивидуализации конкретного производителя.

Изменение цвета товарного знака традиционно считается одним из ключевых вопросов при установлении использования спорного обозначения. Если товарный знак зарегистрирован в цвете, обращение правообладателя к другой цветовой гамме при его использовании рассматривается как существенное изменение. Так, в одном из дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака суд отметил, что в зарегистрированном товарном знаке превалирующим цветом является желтый, тогда как в использованном варианте обозначения акцентирующим цветом является зеленый. При таких обстоятельствах судом было установлено использование товарного знака с существенными изменениями, в результате чего его правовая охрана была прекращена20. Несущественными изменениями признаются отклонения в пределах одного цвета (изменения оттенков)21. Так, например, несущественными были признаны изменения цвета линий в товарном знаке: вместо светло-желтого цвета, указанного в регистрации, при фактическом использовании был применен золотой цвет22.

Однако наибольшее число вопросов относительно возможности досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вызывает ситуация, когда товарный знак зарегистрирован в черно-белом или сером исполнении без указания цвета, но фактически используется в различных цветовых сочетаниях. В этом случае возможно несколько вариантов аргументации в зависимости от интересов участников процесса:

1) товарный знак охраняется в том виде, в котором он зарегистрирован, то есть в черно-белом или сером исполнении, поэтому должен использоваться в той же цветовой гамме с возможностью несущественных отклонений в оттенках цвета;

2) формулировка «без указания цвета» означает лишь черно-белое исполнение товарного знака;

3) поскольку регистрация произведена без указания цвета, правовая охрана товарного знака распространяется на любой цвет, соответственно, правообладатель может использовать обозначение в любом цвете;

4) регистрация без указания цвета означает, что правовая охрана предоставлена лишь форме товарного знака, его композиционному построению – «скелету», при этом какой-либо цвет не входит в объем правовой охраны. Следовательно, цвет нерелевантен как фактор, влияющий на использование товарного знака, – необходимо установить использование формы или композиционной структуры обозначения.

Так, в одном деле23 разрешался вопрос об объеме правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в сером исполнении. Участники процесса выразили три различные точки зрения:

1) товарный знак охраняется в сером исполнении (позиция Роспатента, основанная на правовой охране товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован);

2) правовая охрана предоставлена товарному знаку в черно-белом варианте (основанная на подп. 3 п. 27 Требований № 48224 позиция правообладателя и суда первой инстанции, согласно которой отсутствие указания цвета в заявке свидетельствует о том, что обозначение заявлено на регистрацию в черно-белом исполнении);

3) правовая охрана товарного знака охватывает любой цвет (точка зрения заявителя – лица, оспаривавшего предоставление правовой охраны товарному знаку в желтом цвете, который по форме был аналогичен товарному знаку того же правообладателя в сером цвете, поскольку, по мнению заявителя, оспариваемый товарный знак являлся одним из охраняемых законом вариантов серого товарного знака; в результате регистрации товарного знака в желтом цвете у правообладателя возникло два исключительных права на один и тот же объект, что противоречит общественным интересам).

Президиум Суда по интеллектуальным правам выразил несогласие с приведенными выше позициями и отметил, что если в заявке не проставлена отметка об указании какого-либо цвета и не приведен конкретный цвет (цвета), то это означает, что цвет не является отличительным элементом товарного знака и не входит в объем его правовой охраны. При использовании товарного знака цвет может быть любым. В этом случае правовой охране подлежит форма товарного знака, композиционное расположение его элементов, сами элементы в целом и по отдельности (если являются сильными), но не цвет. В товарном знаке, выполненном в цвете, последний является элементом товарного знака, охраняемым в синергетической совокупности с иными элементами, в связи с чем товарный знак, зарегистрированный без указания цвета, и желтый товарный знак являются различными объектами правовой охраны, которые различаются по содержанию входящих в них элементов и, следовательно, по объему правовой охраны.

В данном деле суд опирался на международную правовую базу – Сингапурский договор о законах по товарным знакам25 и Инструкцию к нему26. Согласно нормам данных нормативно-правовых документов указание цвета в заявке необходимо лишь в том случае, когда испрашивается правовая охрана цвета в качестве отличительного элемента товарного знака. Из этого следует, что если цвет в заявке не указан, заявитель не желает включать какой-либо цвет в объем правовой охраны.

Данный подход находит свое отражение в развитых правопорядках. Так, согласно Общей информации Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) и европейских ведомств по интеллектуальной собственности относительно сложившейся практики, касающейся объема правовой охраны черно-белых товарных знаков, от 15 апреля 2014 г.27, само по себе использование черно-белого (серого) товарного знака в цвете не свидетельствует об изменении сущности товарного знака, если при фактическом использовании обозначения в цветном исполнении одновременно соблюдаются следующие условия:

1) словесные и/или изобразительные элементы совпадают и выполняют основную индивидуализирующую функцию;

2) соблюдается контраст оттенков (например, в одном из дел суд установил, что товарный знак состоит из трех букв, выполненных в белом цвете на черном фоне, при этом конкретный цвет не заявлен; в таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что товарный знак может использоваться в любом цвете при условии, что буквы будут выделяться на фоне28);

3) цвет или комбинация цветов сами по себе не обладают различительной способностью;

4) цвет не является одним из основных факторов, влияющих на общую различительную способность товарного знака.

Таким образом, использование черно-белого (серого) товарного знака в цвете не является существенным изменением товарного знака, если индивидуализирующая сущность обозначения остается неизменной и цвет не оказывает на нее влияния. Иными словами, пока цвет не становится индивидуализирующим элементом товарного знака и не воспринимается потребителями как отличительная черта конкретного обозначения, в том числе за счет которой он становится узнаваемым, вариация цветов не имеет значения для вывода об использовании спорного товарного знака, – в этом случае главное – используется ли охраняемая структура товарного знака, в которую цвет не входит. Если же обозначение, основанное на зарегистрированном черно-белом (сером) товарном знаке, но используемое в цвете, индивидуализирует товары конкретного производителя в том числе за счет этого цвета, то изначальный черно-белый (серый) товарный знак не может считаться использующимся, поскольку цвет не охватывается правовой охраной этого товарного знака, то есть используемое обозначение становится качественно иным средством индивидуализации в результате такой вариации цветов.

Prima facie сходный подход используется в США: в случае, если в заявке, в которой приводится черно-белое изображение товарного знака, не содержится указания цвета, то считается, что товарный знак может использоваться в любом цвете29. Данное правило основано на правовой позиции, содержащейся в решении по делу In re Data Packaging Corp.30, согласно которой отсутствуют какие-либо основания, препятствующие регистрации товарного знака, правовая охрана которого охватывает любые цвета, в которых может быть исполнен зарегистрированный товарный знак. В этом деле суд проводит аналогию со словесными товарными знаками, которые впоследствии могут использоваться в любом цветовом и шрифтовом исполнении, в связи с чем можно сделать вывод, что такая регистрация покрывает различные вариации товарного знака – как фактические, так и потенциальные.

Нетрудно заметить, что, несмотря на внешнее сходство, американский подход существенно отличается от российского и европейского подходов, поскольку в случае регистрации черно-белого обозначения без указания цвета предполагается, что его правовая охрана охватывает любое цветовое исполнение товарного знака, то есть любой фактически используемый цвет выступает индивидуализирующим элементом товарного знака. Данный вывод также подтверждается предоставленной правообладателям возможностью внесения изменений в зарегистрированный черно-белый товарный знак путем указания конкретного цвета и замены изображения на цветное – в этом случае происходит сужение правовой охраны товарного знака31. Представляется, что в российской правовой системе внесение таких изменений в зарегистрированный товарный знак было бы невозможно, поскольку в отношении внесения изменений законом также установлено требование их несущественности (п. 1 ст. 1505 ГК РФ). На основании вышеизложенного Роспатент, скорее всего, оценил бы указание цвета в отношении черно-белого товарного знака как изменение сочетания цветов, влияющее на восприятие обозначения, что недопустимо согласно п. 69 Правил № 48232, а суд – как добавление нового индивидуализирующего элемента, меняющего существо товарного знака. В результате во внесении изменений правообладателю с большой долей вероятности было бы отказано.

I. 3. Регистрация товарного знака в отношении неуточненного перечня услуг 35 класса МКТУ препятствует досрочному прекращению его правовой охраны на основании утраты обозначением различительной способности

В соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака является его вхождение во всеобщее употребление для обозначения товаров (услуг) определенного вида, то есть утрата различительной способности товарного знака после его регистрации. Таким образом, гражданское законодательство различает правовые последствия в зависимости от момента утраты товарным знаком различительной способности: если утрата различительной способности произошла до регистрации товарного знака, данный факт является основанием для признания предоставления правовой охраны обозначению недействительным (подп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ) – в случае такого признания правовая охрана аннулируется с самого начала (как будто она никогда не предоставлялась), за исключением случаев, когда такой товарный знак приобрел различительную способность на момент подачи возражения (абз. 2 подп. 7 п. 2 ст. 1512 ГК РФ); если же товарный знак изначально (на момент регистрации) обладал различительной способностью, но впоследствии утратил ее и стал описательным для конкретных товаров (услуг) как обозначение их вида, то данное обстоятельство является основанием для досрочного прекращения его правовой охраны на будущее время33.

При этом независимо от указанных правовых последствий различительная способность в обоих случаях устанавливается не абстрактно, а применительно к конкретным товарам и услугам34. В спорах о наличии у товарного знака различительной способности камнем преткновения достаточно часто становятся услуги по продвижению товаров, отнесенные к 35 классу МКТУ, поскольку широкие формулировки (без уточнения конкретных товаров, в отношении которых оказываются услуги), которые содержатся в МКТУ и которые обычно включаются заявителями в перечень услуг при регистрации товарного знака, предполагают возможность оказания таких услуг в отношении любых товаров. В связи с этим лицо, которое стремится аннулировать товарный знак или досрочно прекратить его правовую охрану на основании утраты различительной способности в отношении услуг по реализации конкретной продукции (например, мясной), может столкнуться с отказом Роспатента и/или суда в удовлетворении своих требований на том основании, что даже установленная утрата различительной способности в отношении конкретного вида услуг не свидетельствует о том, что обозначение утратило различительную способность в отношении широкой (родовой) формулировки, для которой зарегистрирован товарный знак (например, «продвижение продаж для третьих лиц»). В этом случае заявителю нужно будет доказывать утрату различительной способности формулировки в целом (применительно к любым товарам), что в большинстве случаев представляется затруднительным.

Так, например, Роспатент отказал в государственной регистрации заявленного обозначения «CHURCHILL» в том числе на том основании, что оно утратило различительную способность в связи с использованием обозначения различными лицами до даты приоритета в отношении услуг по реализации табачной продукции. Однако суд не согласился с позицией Роспатента, поскольку, во-первых, административному органу не удалось доказать утрату различительной способности заявленного обозначения в отношении услуг по реализации табачной продукции, а во-вторых, в заявленном перечне услуг 35 класса МКТУ содержались широкие формулировки без уточнения конкретных товарных позиций (или их групп), то есть такие услуги могли быть связаны с любыми товарами, а не только с табачной продукцией. Соответственно, сам по себе индуктивный вывод Роспатента об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности в отношении широких формулировок 35 класса МКТУ, связанных с реализацией товаров в целом, на основании предположения о ее отсутствии применительно к услугам по продвижению табачной продукции признан судом неправомерным35.

Аналогичный вывод был сделан судом по другому делу. Заявитель попытался оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку «fresh market» в связи с отсутствием различительной способности на дату приоритета, однако ему это не удалось. Более того, суд отметил, что, по мнению заявителя, обозначение утратило различительную способность только в отношении услуг по реализации свежих продуктов питания, тогда как в перечне спорного товарного знака содержатся формулировки, которые относятся к реализации любых товаров, а не только продовольственных, следовательно, в любом случае нельзя сделать вывод об утрате различительной способности обозначения в отношении неуточненного перечня услуг 35 класса МКТУ36. Однако важно отметить, что Президиум Суда по интеллектуальным правам в этой части не согласился с позицией суда первой инстанции, поддержав доводы кассатора о том, что если обозначение является описательным для вида услуги, то оно должно признаваться описательным и для родовои категории37. Решение суда первой инстанции осталось в силе, поскольку заявителю не удалось доказать утрату различительной способности на дату приоритета в отношении услуг по реализации свежих продовольственных товаров, однако, суд кассационной инстанции наметил ориентир, которому необходимо следовать в случае, если утрата различительной способности доказана в отношении конкретного наименования услуги, охватываемой более широкой (родовой) формулировкой.

В связи с наличием противоречивой судебной практики и, соответственно, несформированностью единой правовой позиции относительно отсутствия различительной способности в отношении родовой категории услуг при доказанности ее отсутствия применительно к услугам определенного вида представляется интересным обратиться к зарубежному опыту в решении данного вопроса. Согласно европейским требованиям38 при регистрации товарных знаков услуги по реализации товаров в обязательном порядке должны быть уточнены путем указания с достаточной ясностью и точностью (with sufficient clarity and precision) на конкретные виды товаров (группу товаров), к которым относятся заявленные услуги. Например, формулировка «розничная торговля техникой» не является достаточно точной, поэтому не будет принята соответствующим ведомством (остается неясным, к какому виду техники относится данная услуга), тогда как наименование услуги «розничная торговля в отношении сельскохозяйственной техники» считается приемлемой, поскольку дает ясное представление о виде техники, планируемой к реализации.

Данное требование представляется разумным и оправданным с точки зрения его возможной рецепции в российскую правовую систему, поскольку в условиях большой конкуренции в сфере услуг 35 класса оно позволяет избежать оппозиции со стороны правообладателей сходных товарных знаков, зарегистрированных для того же рода услуг, но оказываемых в отношении иных товаров, либо, наоборот, дает возможность правообладателю товарного знака в «товарном» классе подать возражение против регистрации товарного знака, заявленного в отношении услуг 35 класса по реализации той же продукции. Аналогичный подход был бы применен и в российской правовой системе. Так, согласно судебной практике услуги 35 класса МКТУ по продвижению товаров признаются однородными конкретным товарам только в том случае, если формулировки таких услуг содержат указание на конкретные виды продукции, в ином случае услуги по продвижению товаров в целом (любых товаров) нельзя признать однородными конкретным товарам39. Более того, применение данного подхода позволило бы упростить доказывание в делах об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку или досрочном прекращении его правовой охраны на основании утраты различительной способности и не допустить злоупотребления со стороны правообладателя товарного знака, который в текущей ситуации может ссылаться на широкие формулировки услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и сохранять в силе правовую охрану обозначения, которое de facto вошло во всеобщее употребление для услуг, оказываемых правообладателем в действительности, либо изначально (на дату приоритета) не обладало различительной способностью в отношении этих услуг.

II. 4. Прекращение статуса индивидуального предпринимателя не является основанием для досрочного прекращения правовой охраны принадлежащего ему товарного знака

В предыдущих редакциях подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ (до 29 июня 2023 г.) одним из оснований для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака являлась регистрация прекращения гражданином-правообладателем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. В этом случае правовая охрана товарного знака могла быть досрочно прекращена по решению Роспатента на основании заявления любого лица. С введением в действие Федерального закона № 193-ФЗ40, предусматривающего возможность для физического лица без статуса индивидуального предпринимателя быть правообладателем товарного знака, указанная выше норма претерпела изменения: теперь основанием для досрочного прекращения является смерть гражданина-правообладателя (при отсутствии оснований для универсального правопреемства).

Из содержания данной нормы следует, что если товарный знак изначально был зарегистрирован на имя индивидуального предпринимателя, который впоследствии утратил данный статус, то правовую охрану средства индивидуализации нельзя прекратить досрочно на основании завершения деятельности правообладателя в качестве индивидуального предпринимателя – в этом случае он остается правообладателем-гражданином. Данного вывода придерживается и правоприменительная практика. Приведем пример. До вступления в силу Федерального закона № 193-ФЗ заявитель обратился в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, на основании прекращения последним деятельности в данном статусе. Однако на момент рассмотрения заявления (принятия решения) административным органом норма подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ в редакции, предусмотренной Федеральным законом № 193-ФЗ, уже действовала, в связи с чем Роспатентом было принято решение об отказе в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. Не согласившись с решением Роспатента, заявитель попытался его оспорить, однако Суд по интеллектуальным правам отметил, что применимое законодательство определяется не на момент подачи заявления в Роспатент, а на дату его рассмотрения (принятия решения Роспатентом). На этот момент норма, предусматривающая в качестве основания для досрочного прекращения правовой охраны только смерть правообладателя-гражданина, уже вступила в силу. Поскольку в данной ситуации правообладатель-гражданин, утративший статус индивидуального предпринимателя, жив, правовая охрана товарного знака правомерно оставлена Роспатентом в силе41.

Тем не менее при прекращении гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя встает вопрос, следует ли в таком случае вносить изменения в Государственный реестр товарных знаков Российской Федерации (далее – Реестр) и в свидетельство на товарный знак. В целях снижения рисков досрочного прекращения правовой охраны товарного знака внесение таких изменений не требуется, поскольку, как было отмечено выше, утрата статуса индивидуального предпринимателя не является основанием для досрочного прекращения. Однако с точки зрения достоверности реестра и упрощения распоряжения правом (в случае расхождения фактических сведений о правообладателе с данными, указанными в Реестре, Роспатент до государственной регистрации распоряжения правом может потребовать сначала внести в Реестр соответствующие изменения, связанные с правообладателем) внесение изменений в Реестр представляется оправданным, а в свидетельство на товарный знак – излишним.

Так, в сведения о правообладателе-индивидуальном предпринимателе, которые содержатся в Реестре, входят в том числе фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя и ОГРНИП42, при этом фамилия, имя, отчество отражаются в Реестре публично, а статус индивидуального предпринимателя и ОГРНИП – нет (здесь можно привести аналогию с адресом индивидуального предпринимателя в ЕГРИП – он закрыт для общего доступа в целях соблюдения законодательства о персональных данных, но, несомненно, содержится в реестре). Поскольку они все же включены в Реестр, необходимо внести изменения, чтобы привести сведения о правообладателе в соответствие. Вместе с тем внесение изменений в свидетельство на товарный знак представляется излишним, поскольку в свидетельстве указываются только фамилия, имя, отчество правообладателя-гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя)43 без указания статуса и ОГРНИП.

Однако бывают случаи, когда Роспатент по каким-то причинам (возможно, на этом настаивает сам заявитель) вносит в Реестр (и, вероятно, в свидетельство на товарный знак) сведения о статусе гражданина-правообладателя, а именно указывает, что он является индивидуальным предпринимателем (см., например, товарные знаки № 1022519, 557864, 1019968), что не запрещено действующим законодательством, но вместе с тем не соответствует сложившейся практике ведения Реестра. В подобных ситуациях при утрате гражданином статуса индивидуального предпринимателя представляется логичным подавать в Роспатент заявление о внесении изменений не только в Реестр, но и в свидетельство на товарный знак.

Заключение

Подводя итоги, следует отметить, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по различным основаниям содержит целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать при инициировании такой процедуры или отстаивании правовой охраны товарного знака. К таким нюансам относятся в том числе следующие:

1) наличие кумулятивной правовой охраны не обеспечивает защиту товарного знака от досрочного прекращения его правовой охраны на основании неиспользования, поскольку для преодоления этого основания товарный знак должен использоваться правообладателем как средство индивидуализации в отношении конкретных товаров и услуг, для которых он зарегистрирован;

2) товарные знаки в черно-белом или сером исполнении, зарегистрированные без указания цвета, предоставляют правообладателю более широкие возможности по его использованию, поскольку такие средства индивидуализации могут использоваться в любом цвете без риска досрочного прекращения их правовой охраны в связи с неиспользованием;

3) регистрация товарного знака для неуточненного перечня услуг 35 класса МКТУ затрудняет досрочное прекращение его правовой охраны на основании утраты различительной способности, поскольку такая утрата устанавливается в отношении конкретных услуг; если они не уточнены по определенным товарам, то необходимо доказывать утрату различительной способности для позиции в целом (безотносительно к конкретным товарам или по отношению ко всем товарам сразу), что зачастую представляется затруднительным;

4) прекращение деятельности правообладателя товарного знака в качестве индивидуального предпринимателя не является основанием для досрочного прекращения товарного знака, поскольку правообладатель в этом случае остается владельцем товарного знака как гражданин.