В условиях современной рыночной экономики между субъектами предпринимательской деятельности наблюдается жесткая конкуренция. Производители товаров и услуг различными способами стараются выделить свой продукт на рынке, привлечь к нему внимание бoльшего количества потребителей. Поэтому особую роль в развитии рыночных отношений играют средства индивидуализации: именно на товарные знаки ориентируется покупатель, выбирая тот или иной товар.

Как известно, товарные знаки по форме выражения делятся на традиционные (словесные, изобразительные и комбинированные обозначения) и нетрадиционные. В настоящее время производители товаров и услуг ищут более эффективные способы установления «контакта» с потребителями, нежели использование традиционных товарных знаков. Фантазия человека богата в своем проявлении, поэтому все чаще для маркировки продукции стали использоваться именно нетрадиционные товарные знаки. Возможность предоставления им правовой охраны предусмотрена ст. 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»)1, где говорится, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Итак, одним из видов нетрадиционных товарных знаков являются объемные товарные знаки — трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении, которые могут представлять собой форму товара или его части, форму упаковки товара (когда товар жидкий или сыпучий) или форму, не связанную с товаром2. В России в качестве объемных обозначений зарегистрированы форма конфет «Raffaello», «Chupa-chups», флакон «Шанель № 5» и др.

Ввиду того, что в российском законодательстве отсутствуют специальные требования к охраноспособности объемных товарных знаков, в процессе их регистрации возникают некоторые сложности, поэтому целью данной работы является исследование ряда проблемных аспектов предоставления правовой охраны объемным обозначениям.

Одним из критериев охраноспособности любого товарного знака, согласно ст. 1483 ГК, является наличие у него различительной способности, то есть «способности вызывать в сознании потребителя ассоциации, связанные с конкретным производителем маркируемой продукции» [4]. При этом для признания различительной способности вовсе не обязательно, чтобы потребитель, глядя на форму товара (упаковки), знал конкретное наименование его производителя. Вопрос стоит иначе: позволяет ли товарный знак отличать товары одного производителя от однородных товаров других производителей, понимает ли покупатель, что они происходят из разных источников? Ответ на данный вопрос зачастую дать непросто.

Российское законодательство признает, что различительная способность обозначений, которые изначально не обладали отличительными, индивидуализирующими чертами, может быть приобретена в процессе их использования (подп.1 п.1.1 ст. 1483 ГК), то есть различительная способность может быть как изначальной, так и приобретенной.

Наличие приобретенной различительной способности доказывается с помощью документов, подтверждающих объемы производства и продаж товаров той или иной формы, длительное время использования такой формы, рекламных документов, посредством указания на публикации в СМИ, результаты социологических опросов и т.д. Так, Роспатент отказал компании Ферреро в регистрации в качестве товарного знака упаковку товара TicTac, посчитав, что она не обладает различительной способностью. Однако Суд пол интеллектуальным правам отменил данное решение, обязав Роспатент зарегистрировать обозначение, так как согласно соцопросу 98% потребителей узнают упаковку и без надписи, что является результатом ее длительного использования3. Таким образом, суд сделал вывод о том, что упаковка драже приобрела различительную способность.

Если с приобретенной различительной способностью все более-менее понятно, то как быть с изначальной? Каким критериям должно удовлетворять объемное обозначение, чтобы покупатель смог идентифицировать по нему производителя товара, если ранее оно не использовалось? Представляется, что у такого обозначения должны быть специфические черты. В практике Роспатента и Суда по интеллектуальным правам не выработано каких-либо четких обязательных критериев для определения изначальной различительной способности формы товара (упаковки). Тем не менее можно выделить определенные характеристики формы, которые с данной целью оцениваются во многих решениях.

Во-первых, оригинальность. Однако нужно сделать оговорку о том, что в отличие, например, от промышленных образцов (п. 1 ст. 1352 ГК) законодательство не предъявляет к товарным знакам требования оригинальности и новизны. В этом, по мнению многих ученых, заключается преимущество режима товарного знака перед промышленным образцом, о чем подробнее будет сказано ниже. Тем не менее критерий оригинальности формы часто оценивается на практике. Так, в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам было отмечено, что «спорное обозначение обладает оригинальностью, обусловленной проработкой элементов, придающей ему различительную способность»4. В данном деле рассматривался вопрос о регистрации формы рыбки в отношении товаров 28 класса МКТУ (игрушки)5.

Во-вторых, в ряде решений критерием выступала способность формы товара (упаковки) «легко запоминаться». Например, Суд по интеллектуальным правам, проверяя наличие различительной способности бутылки, заявил, что «имеющиеся на бутылке оригинальные элементы не придают спорному обозначению различительной способности, поскольку слабо визуализируются и плохо запоминаются потребителями»6. Интересным здесь является и вывод о необходимости «визуального восприятия» потребителем оригинальных элементов формы для признания у нее различительной способности. Иными словами, в правовой охране будет отказано, если такие элементы даже являются оригинальными, но визуально не воспринимаются.

Далее обратим внимание на следующее. Нередко при регистрации в Роспатенте предоставляются объемные обозначения, содержащие слова, изобразительные элементы, этикетки и т.п., обладающие различительной способностью и привносящие иной уровень восприятия. Сама же форма зачастую не позволяет потребителю идентифицировать товары определенного производителя7. В таком случае Роспатент регистрирует объемный товарный знак, но признает форму не обладающей различительной способностью и исключает ее из правовой охраны8. Например, в деле по регистрации упаковки стирального порошка «Ушастый нянь» суд отметил, что «обозначение, представляющее собой стандартную форму товара или его упаковки, может быть зарегистрировано как объемный товарный знак с исключением из правовой охраны формы такой упаковки, если на знаке имеются охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующие над формой товара в силу пространственного расположения»9.

Необходимо отметить, что существуют известные границы правовой охраны объемных товарных знаков. Такие границы необходимы с целью предотвращения исчерпания форм товаров (упаковок) и нанесения вреда конкуренции. Согласно подп.4 п.1 ст. 1483 ГК не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначения, которое представляет собой форму товаров, определяемую исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Такие формы именуют функциональными. О функциональности формы свидетельствует, в частности, то, что она не требует какого-либо домысливания при определении ее назначения10.

Из данного правила имеется два исключения. Функциональная форма может быть зарегистрирована как товарный знак в случае, если:

1)

обозначение приобрело различительную способность в результате длительного и активного использования, о чем говорилось ранее;

2)

комбинация элементов внешнего вида товара и упаковки является оригинальной и узнаваемой (подп. 2 п.1.1. ст. 1483 ГК).

Содержание понятия функциональности было раскрыто в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05 февраля 2018 г. по делу N СИП-325/2017, где суд определил ее в качестве «связи элементов формы со способностью выполнять определенные функции»11. Следовательно, если будет признано, что именно благодаря своей форме (элементам формы) товар может применяться по назначению, в регистрации будет отказано. Из данного Постановления также следует, что функциональность «может рассматриваться безотносительно даты приоритета товарного знака, если только не будет доказано, что такая функция на момент приоритета известна не была и элемент формы не был с такой функцией связан».

Доктрина функциональности товарных знаков наиболее полно используется в судебной практике США12. Там функциональность делится на 2 вида: традиционная (утилитарная) и эстетическая. Верховным судом США было отмечено, что традиционной функциональностью обладает элемент дизайна, который необходим для использования или назначения товара либо влияет на цену или качество товара13. Представляется, что данное понимание функциональности схоже с российским.

Понятие эстетической функциональности в нашем правопорядке отсутствует. Она проявляется в характерных особенностях внешнего вида товара, которые улучшают его привлекательность для потребителей14. Согласно данной доктрине, любой внешний признак товара, вызывающий желание у потребителя купить его, будет эстетически функциональным и поэтому вырезаться из зоны охраны товарного знака.

Таким образом, речь идет о таких привлекательных формах или элементах формы, которые сами по себе не способны идентифицировать товары, но создают конкурентное преимущество правообладателя. Достаточно сложно, на наш взгляд, найти грань между тем, когда обозначение вызывает ассоциации с производителем и влечёт ожидания в отношении качества и других свойств его продукта, а когда просто делает товар красивее и привлекательнее.

Итак, доктрина эстетической функциональности способствует поддержанию свободной конкуренции. Однако в таком случае существует риск ограничения объема действительно необходимой правовой охраны формы и элементов, которые «хотя бы и выполняют эстетическую или утилитарную функцию, но потенциально способы ассоциироваться у потребителей с производителем»15. В настоящее время значение товарного знака состоит не только в идентификации производителя, но и включает в себя информационную, стимулирующую функцию, функцию символизации гудвилл и т.д. [3]. Если же следовать данной доктрине, копирование формы будет разрешено, отсюда – паразитирование, издержки потребительского выбора и иные проблемы. Думается, что именно такие риски удерживают законодателя и правоприменителя от применения критерия эстетической функциональности.

В практике Роспатента и Суда по интеллектуальным правам часто встречается и такой критерий, как традиционность формы. Г.И. Гришанова писала, что «чем меньше форма напоминает ту форму, которую соответствующий товар обычно имеет, тем больше у нее шансов на получение правовой охраны»16. Так, Суд по интеллектуальным правам посчитал невозможной регистрацию в качестве объемного товарного знака прямоугольной формы сухарей ввиду ее традиционности17. В другом решении Суд сделал вывод о том, что форма товара традиционна и обозначение является вариантом обычной формы продукта, так как «спиралевидная форма зефира определяется технологией и оборудованием его производства»18. Отдельно судом было отмечено, что значительность финансовых вложений не свидетельствует о том, что форма является оригинальной, нетрадиционной.

Роспатент, исследуя форму на традиционность/нетрадиционность, учитывает положения ГОСТа. Например при решении вопроса о предоставлении правовой охраны упаковке сливочного сыра Almette, регистрирующий орган на основе положения ГОСТа Р 51760-2011 «Тара потребительская полимерная. Общие технические условия» (51760-2011), посчитал обоснованным вывод экспертизы о том, что указанная упаковка является традиционной19.

При этом возникает вопрос: является ли традиционность самостоятельным критерием или лишь раскрывает функциональность формы? В Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам N С01-1574/2019 судом было отмечено, что одно и то же обозначение может быть признано и традиционным, и обусловленным функциональным назначением товара (то есть могут иметься оба основания для отказа в регистрации)20. Следовательно, суд исходит из того, что это различные самостоятельные критерии.

Во многих решениях можно встретить и такой критерий, как альтернативность (безальтернативность) формы21. Существует презумпция отсутствия функциональности, если у конкурентов есть альтернативы в выполнении товара иной формы. Суд следующим образом раскрывает данное понятие: «безальтернативность применительно к таре для алкогольной и безалкогольной продукции, предполагает не различия в цвете, силуэте и прочих подобных характеристиках, а касается непосредственно требований, предъявляемых к емкости, как к средству для хранения, удержания и транспортировки товара, находящегося внутри емкости»22. Однако относительно надежности критерия учеными высказывается мнение, что он не должен применяться, так как происходит вторжение в сферу выбора форм других производителей. Такое мнение представляется правильным, так как один производитель не должен контролировать выбор тех или иных обозначений другими лицами.

В этом же решении указывается, что форма объемного обозначения может быть обусловлена не только функциональными, но и утилитарными свойствами, являющимися следствием оригинального выполнения формы. При этом утилитарность не является основанием для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению. Так, легкое и безболезненное глотание, обусловленное оригинальной формой таблетки, заявленной в качестве товарного знака, не может служить препятствием для предоставления правовой охраны и рассматриваться как функциональность. Однако утилитарность не следует рассматривать в качестве самостоятельного критерия, с помощью которого можно судить об охраноспособности/ неохраноспособности формы, так как такая форма может быть как функциональной, так и оригинальной.

Еще одним вопросом, нуждающимся в обсуждении, является вопрос о пересечении правового режима объемных товарных знаков и промышленных образцов.

Промышленный образец – это результат интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, который характеризуется признаками внешнего вида изделия, т.е. видимыми в процессе его эксплуатации, и является решением эстетической задачи, а не технической [3]. Следовательно, форма товара (упаковки) может охраняться и в качестве промышленного образца.

Прежде всего, отметим, что у субъекта может возникнуть вопрос о том, какой режим правовой охраны выбрать. С.В. Бутенко выделяет несколько факторов в пользу регистрации формы как товарного знака [2].

1.

Отсутствие требования оригинальности и новизны в отличие от ст. 1352 ГК.

Однако, как уже говорилось выше, оригинальность обозначения нередко оценивается на практике для выявления его различительной способности. Поэтому данный довод, на наш взгляд, неубедителен.

2.

Возможность охраны словесных элементов в рамках одной регистрации.

3.

Бессрочная правая охрана товарного знака.

Так согласно ст. 1491 ГК действие исключительного права на товарный знак составляет 10 лет, но существует возможность его продления неограниченное число раз. Патент на промышленный образец выдается на 5 лет, может продлеваться, но срок действия не может превышать 20 лет (ст. 1363 ГК).

4.

Отсутствие фигуры автора и личных неимущественных прав на объект.

5.

Нет исков ограничения исключительного права в форме преждепользования и послепользования.

Однако в ученой среде существует и противоположное мнение, согласно которому приоритетна регистрация формы в качестве промышленного образца. Так, патентный поверенный Сергей Зуйков отмечает, что лицу, который намерен регистрировать форму как товарный знак, необходимо запастись доказательствами о его длительном, активном использовании до даты приоритета заявки23, что, по его мнению, проблематичнее.

Важно отметить, что российское законодательство признает возможность охраны одного объекта интеллектуальной собственности одновременно нормами трех правовых институтов: авторского права, права патентного и права товарных знаков (доктрина эстетической функциональности исключает такую возможность). В таком случае возникает вопрос: влияет ли предоставление правовой охраны промышленному образцу на охраноспособность формы в качестве объемного товарного знака?

Судебная практика в большинстве случаев свидетельствует о том, что наличие прав на промышленный образец не дает оснований для вывода об обладании различительной способности объемным обозначением, поскольку это два разных объекта интеллектуальной собственности с различным правовым регулированием. Так, в одном из решений Суд по интеллектуальным правам отмечал, что «при определении соответствия промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность" устанавливается его отличие именно от аналогичных изделий промышленного или кустарно-ремесленного производства. В то время как при экспертизе объемного товарного знака должно быть установлено, что именно его форма является следствием оригинального исполнения и способна выполнять функции средства индивидуализации товаров определенного производителя»24.

Однако можно встретить и не подходящие под данную логику решения. Например, при рассмотрении одного из дел в первой инстанции суд при исследовании наличия различительной способности формы бутылки заявил, что «предоставление правовой охраны соответствующему промышленному образцу, исходя из условий его охраноспособности, предусмотренных ст. 1352 ГК РФ, может являться дополнительным доказательством оригинальности заявленной формы бутылки, которая до даты приоритета не использовалась ни одним хозяйствующим субъектом»25. Данный вывод представляется ошибочным.

Из приведенных рассуждений можно сделать вывод, что в настоящее время нет четкой картины относительно того, какие обозначения подлежат правовой охране в качестве объемного товарного знака, а какие нет. Критерии по определению функциональных или нефункциональных форм нуждаются в обсуждении и усовершенствовании, так как практика Роспатента и Суда по интеллектуальным правам довольно казуистична.