О рассмотрении президиумом Суда по интеллектуальным правам дела об оспаривании правомерности отказа в выдаче патента по заявке на полезную модель Вы можете прочитать здесь.

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 9, сентябрь 2015 г., с. 67-78

«Устройство» в патентных законодательствах стран мира, в том числе нашей страны, традиционно считается одним из видов объектов изобретения наряду с такими видами объектов, как «способ», «вещество», «штамм микроорганизма» и некоторые иные виды микробиологических объектов. При этом в качестве мирового стандарта принято группировать все виды объектов изобретения на две группы: «способы» и «продукты», к последним из которых относят указанные «устройство», «вещество», штамм микроорганизма» и иные виды микробиологических объектов.

Наряду с изобретением как объектом патентных прав в ряде стран мира (около 30 стран, включая РФ) признается еще один вид объектов патентных прав – полезная модель. Ее в мире порой называли «малым изобретением», «малым патентом», поскольку полезная модель, как и изобретение, относится к техническому решению (а не к эстетике внешнего вида изделий, как промышленный образец, например). Однако, как правило, требования к патентоспособности полезной модели установлены несколько ниже в сравнении с требованиями к патентоспособности изобретения. При этом во всех странах, где охраняются полезные модели, минимально обязательным условием для ее патентной охраны является то, что она должна относиться к устройству. Существуют страны, в которых объектом полезной модели является тот же набор объектов, которые являются объектами изобретений («способ» и «продукты», включая «устройство», «вещество» и т.д.). В других странах – только «продукты» (исключая «способ»), в некоторых странах исключены микробиологические объекты; а также в странах, включая РФ, в качестве объекта полезной модели признается только «устройство». Для целей данной статьи важно отметить, что во всех странах, в которых охраняется полезная модель, различий между устройством как объектом полезной модели и устройством как объектом изобретения не предусмотрено.

В нашей стране «институт полезной модели» был впервые введен Патентным законом РФ (в редакции, утвержденной постановлением Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ» от 23 сентября 1992 г. № 3518-1). Пунктом 1 ст. 5 Патентного закона РФ установлено, что объектом полезной модели является «конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей». Как один из участников разработки указанного Патентного закона РФ могу отметить, что в это определение «устройства» не закладывалось никаких особенностей, отличающих его от «устройства», являющегося одним из традиционных объектов изобретения. Это несколько приближенное к понятийному аппарату курса политической экономии СССР определение «устройства» в дальнейшем было заменено (Патентный закон РФ в редакции ФЗ от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ, введен в действие 11 марта 2003 г.) на более простой и общеупотребимый в технике и патентном праве термин «устройство», п.1 ст. 5: «В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству». Это определение «перешло» и в Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ).

С тех пор и по настоящее время это определение объекта полезной модели не изменялось на уровне закона.

В подзаконных актах, относящихся к изобретениям и полезным моделям (ранее, до введения в действие в 2008 ч. 4 ГК РФ – «Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу патента на изобретение» и «Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу патента на полезную модель», а затем и до настоящего времени – Административные регламенты Роспатента, относящиеся, соответственно, к изобретениям и полезным моделям), требования к характеристике «устройства» как объекта изобретения и требования к характеристике «устройства» как объекта полезной модели являются тождественными. При этом в указанных нормативных правовых актах отсутствуют какие-либо положения, хотя бы косвенно затрагивающие вопрос о том, что «устройство» как объект полезной модели должно соответствовать дополнительному требованию, которое не предъявляется к «устройству» как объекту изобретения.

В практике Роспатента, по меньшей мере, до 2010 г., не было замечено ни одного решения Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель по тому основанию, что заявленное «устройство» как объект полезной модели не соответствует какому-либо специфическому требованию, которое не установлено в отношении «устройства» как объекта изобретения. В частности, требованию «конструктивного единства и функциональной взаимосвязи частей устройства».

В этих условиях Роспатент своим приказом от 31 декабря 2009 г. № 196 утверждает «Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель». Эти Рекомендации Роспатента не имеют силу нормативного правового акта и предназначены для патентных экспертов Роспатента в качестве информации о необходимости изменить практику проверки соблюдения требования ГК РФ к полезной модели в той части, в которой полезная модель должна была бы относиться к устройству. Необходимость изменения этой практики вызвано тем, что, как указано в Рекомендациях Роспатента, ГК РФ предусматривает предоставление правовой охраны полезной модели только в случае, если она относится к одному устройству, а не двум и более устройствам; при этом под одним следует считать только то устройство, части которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, а совместное использование этих частей в этом устройстве приводит к созданию нового устройства с новой функцией.

Таким образом, почти через 20 лет после введения у нас в стране «института полезной модели» и через шесть лет после единственного и последнего непринципиального уточнения редакции положения ГК РФ, определяющего устройство как единственный вид объекта полезной модели; а также в условиях действия в указанные периоды нормативно-правовой базы, неизменно определяющей тождественные требования к устройству как единственному виду объекта полезной модели и устройству как одному из видов изобретения; Роспатент волевым путем меняет свою практику применения этих стабильных и давно устоявшихся фундаментальных положений законодательства.

Пунктом 4.2 указанных Рекомендаций предусмотрено:

«4.2. Особенностью устройства является то, что оно является продуктом человеческой деятельности, элементы которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи. В частности, к устройствам можно отнести объединенные в единое целое различные средства, в том числе, безусловно, являющиеся устройствами, если в результате такого объединения создано новое устройство, то есть средство, части (элементы) которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи … При этом целесообразно принимать во внимание, что из положения п. 1 ст. 1351 Кодекса вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам. Поэтому родовое понятие должно являться характеристикой одного устройства, а не нескольких устройств, объединенных для совместного использования. Такие продукты человеческой деятельности, как различные системы (инженерные системы, системы спутниковой связи, включающие сложные навигационные комплексы, установленные на наземных объектах, системы спутников, выведенных на высокоэллиптические орбиты, и др.), наборы, комплекты, не могут быть отнесены к устройству; такие продукты содержат совокупность устройств, предназначенных для совместного использования. Эти объекты не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, а их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией. В связи с этим решения, относящиеся к таким продуктам, не могут получать правовую охрану в качестве полезной модели. Указанным решениям в случае признания их соответствующими установленным Кодексом условиям патентоспособности может быть предоставлена правовая охрана как изобретениям. Таким образом, если в результате проверки будет установлено, что в качестве полезной модели заявлено решение, относящееся к системе, набору, комплекту или другой совокупности устройств, не находящихся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи; имеются основания для вынесения решения об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели (п. 4 1390 Кодекса)».

Как видно из содержания этих цитат, основой для указанных Рекомендаций Роспатент принял свое толкование содержания п. 1 ст. 1351 ГК РФ в сравнении с содержанием п. 1 ст. 1350 ГК РФ, которыми определены виды объектов соответственно полезной модели и изобретения. При этом Роспатент исходит из того, что содержание абз. п. 1 ст. 1350 ГК РФ, которым определены виды объекта изобретения, устройство как один из видов объекта изобретения определено иным образом, чем устройство как единственный вид объекта полезной модели. Устройством как единственным видом полезной модели следует считать, по мнению Роспатента, только одно устройство, а не два и более, как это определено в отношении устройства как одного из видов объекта изобретения.

Именно имеющиеся, по мнению Роспатента, различия в содержании понятия «устройство», определенные п. 1 ст. 1351 и п.1. ст. 1350 ГК РФ, послужили для Роспатента правовым основанием для издания указанных Рекомендаций. Это – ключевое обстоятельство для оценки законности «методологического подхода», установленного этими Рекомендациями.

Приведем цитаты толкования Роспатентом положений п. 1 ст. 1350  и п. 1 ст. 1351 ГК РФ.

«П. 1 ст. 1351 ГК РФ: “В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству”.

П. 1 ст. 1350 ГК РФ: “В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств)”».

Как Роспатент истолковал содержание цитируемых положений?

Поскольку п. 1 ст. 1351 ГК РФ «устройство» указано в единственном числе, то следует считать, что объектом полезной модели может быть только одно устройство, а не два и более.

Поскольку в п. 1 ст. 1350 ГК РФ перед словом «устройство» (указанном в скобках) стоят слова «в частности», то следует считать, что объектом изобретения является не только одно устройство, а два и более.

Нелепость такого толкования указанного положения подтверждается неправильным применением общепринятых правил грамматики русского языка и законодательной техники.

Слова «в частности», стоящие в скобках перед перечнем видов объекта изобретения, означают только то, что этот перечень является открытым. Общим, родовым понятием, охватывающим весь этот открытый перечень, является понятие «продукт». Значит , «устройство» в п. 1 ст. 1350 ГК РФ указано в качестве одного из видов «продукта», а не в качестве «вида устройства», которое может состоять из нескольких устройств, образующих устройство, которое в технике принято называть «агрегатом», «системой», «комплексом» и т.п. При этом «продукт» как вид объекта изобретения указан также в единственном числе.

Содержание п. 1 1351 ГК РФ означает, что объектом полезной модели является только один объект из открытого перечня видов объектов изобретения, а именно – «устройство».

Точно таким же образом (в единственном числе) выражен и объект промышленного образца («внешний вид изделия» - п. 1 ст. 1352 ГК РФ). Это выражение указанных объектов патентного права осуществлено в цитируемых положениях ГК РФ единообразно, системно. Иное толкование их выражения противоречит этой системе и правилам грамматики русского языка.

Еще одним обстоятельством, свидетельствующим о том, что устройство как единственный вид объекта полезной модели является тождественным устройству как одному из видов объекта изобретения, является положение п. 1 ст. 1379 ГК РФ. Этим положением установлена возможность преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель. Эта возможность основана именно на том, что в качестве одного из видов объекта изобретения является устройство, которое является единственным видом объекта полезной модели. Если бы устройство как один из видов объекта изобретения не было бы тождественным устройству как единственному виду объекта полезной модели, то указанное преобразование заявки на изобретение было бы невозможным либо ограничено соответствующими условиями. Комментируемое толкование Роспатентом «устройства» применительно к полезной модели и ограничивает содержание п. 1 ст. 1379 ГК РФ возможностью преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель только в тех случаях, когда «устройство» по заявке на изобретение является «одним, а не двумя и более устройствами», как это толкует Роспатент.

По указанным соображениям нет никаких оснований для сделанного в Рекомендациях Роспатента основополагающего вывода о том, что «устройство» как объект полезной модели и «устройство» как один из видов объектов изобретения определены в ГК РФ различным образом.

По этой причине основанные на указанном выводе Рекомендации, как принципиально противоречащие комментируемым выше положениям ГК РФ и существенным образом их ограничивающие, являются незаконными и не подлежат применению.

Это волевое решение Роспатента проведено не только в незаконной форме (внутриведомственным, административным изменением практики патентной экспертизы), но и привело к массовым случаям нарушения закона, выразившихся в принятии Роспатентом многочисленных решений об отказе в выдаче патентов на полезные модели, мотивированных основаниями, явно противоречащими комментируемым нормам ГК РФ. При этом и после издания указанных «Рекомендаций» вплоть до настоящего времени Роспатент продолжает выдавать патенты на полезные модели на устройства, представляющие собой «два и более устройства», вопреки этим «Рекомендациям». Этим создана недопустимая для любого правоприменительного органа система неправильного и неединообразного применения норм закона. В качестве примеров законно продолжающейся практики выдачи Роспатентом патентов на полезные модели, относящиеся к «двум и более устройствам», можно привести ссылки на следующие патенты, выданные в последнее время Роспатентом, №№: 139967, 139968, 139971, 149518, 149547, 149557, 150302, 150312, 150330, 150354, 150382, 150418, 150456, 150479, 150649, 150666, 150701, 150702.

Необходимо также отметить следующее.

В условиях, когда ГК РФ не предусматривает никаких различий в содержании понятия «устройство» применительно как к полезной модели, так и к изобретению; а также положений, определяющих возможность толковать содержание понятия «устройство» применительно к полезной модели в особых случаях, даже подзаконными актами, не говоря уже о практике применения норм ГК РФ; незаконно устанавливать особые требования к содержанию понятия «устройство» применительно к полезной модели. Это – элементарное требование законодательной техники.

В нарушении этого требования в упомянутых Рекомендациях Роспатента установлено особое требование к единству устройства как объекта полезной модели («конструктивное единство и функциональная взаимосвязь составляющих устройство частей»). Это требование не предусмотрено ни ГК РФ, ни даже подзаконными актами. Однако при этом это требование положено в Рекомендациях Роспатента в основу всех последующих рассуждений об «одном» устройстве. В Рекомендациях Роспатента применен такой правовой подход, который применяется в случаях, когда такого рода требования прямо установлены нормами закона или хотя бы положениями иных нормативных правовых актов.

Включив в Рекомендации Роспатента указанное требование, Роспатент ошибочно отождествил действительно предусмотренное ГК РФ и подзаконными актами требование единства полезной модели с единством устройства как объектом полезной модели. Это теоретическое заблуждение отождествлять изобретение или полезную модель; как нематериальное (техническое решение) с материальным объектом, в котором использовано изобретение или полезная модель, было характерно для начинающих патентных экспертов и порой допускалось в среде даже специалистов - теоретиков предшествующих поколений (в период 60 - 70-х годов прошлого столетия).

Именно требование единства изобретения и единства полезной модели является общепринятыми в мире и отечественном патентном законодательстве. Смысл этого требования и заключается в том, чтобы патент на изобретение и патент на полезную модель удостоверял бы правовую охрану только одного изобретения или одной полезной модели. Исключение составляют случаи выдачи патентов на группу изобретений или группу полезных моделей, объединенных единым изобретательским замыслом или единым творческим замыслом. Но в любом случае охраняемое изобретение или охраняемая полезная модель должны представлять собой одно изобретение или одну полезную модель (п. 1 ст. 1375 и п. 1 ст. 1376 ГК РФ).

Закон не дает определения того, что считать одним изобретением или одной полезной моделью. Эти определения предусмотрены подзаконными актами.

Так, подпунктом (2) пункта 10.8.1.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 327, установлено: «Независимый п. формулы не признается относящимся к одному изобретению, если … содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику изобретений, относящихся к объектам разного вида или к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения».

Подпунктом (2) пункта 9.8.1.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 326, установлено: «Независимый п. формулы не признается относящимся к одной полезной модели, если ... содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику полезных моделей, относящихся к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения, либо если содержащаяся в нем совокупность признаков включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых обеспечивает достижение собственного технического результата, без достижения этими совокупностями общего технического результата или с достижением суммарного результата».

В обоих указанных случаях (изобретение и полезная модель) наиболее важным (концептуальным) критерием «одного изобретения» или «одной полезной модели» является общее назначение для всей совокупности признаков изобретения или полезной модели (включенных в независимый п. формулы изобретения или полезной модели). Именно назначение изобретения или полезной модели выполняет собирательную функцию признаков изобретения или полезной модели, необходимых для реализации этого назначения.

В отношении полезных моделей кроме указанного концептуального критерия «одной полезной модели» установлен дополнительный критерий, специфический именно для полезных моделей (специфика, определяемая п. 2 ст. 1351 ГК РФ, в соответствии с которой новизна полезной модели определяется в отношении совокупности только существенных признаков): учитывается только совокупность существенных признаков. Т.е. если независимый п. содержит не одну, а две или более разных совокупностей существенных признаков (причинно обусловливающих собственные технические результаты, а не общий, не суммарный результат), то каждая из этих разных совокупностей существенных признаков характеризуют самостоятельную, одну полезную модель.

Во всех указанных случаях (назначение изобретения или полезной модели либо совокупность существенных признаков полезной модели) признание технического решения одним изобретением или одной полезной моделью не зависит от того как считать устройство, к которому относится изобретение или полезная модель: одним устройством или состоящим из двух и более устройств (частей); находятся части этого устройства в конструктивном единстве или нет. Конкретное взаимное расположение частей устройства (в непосредственной близости между собой или их рассредоточение в пространстве, в том числе на околоземных орбитах) и конкретное выполнение связей между этими частями устройства (объединение частей общим несущим элементом - корпусом, соединение их между собой элементами механизмов, проводной или беспроводной связью) не имеет никакого значения для определения единства изобретения или полезной модели. Функциональное же единство частей этого устройства действительно учитывается, но опять же только с точки зрения необходимости выполнения этих функций для реализации общего назначения или достижения общего технического результата.

В период СССР нормативные правовые акты Госкомизобретений, действительно предусматривали требование к устройству: составляющие его части должны находиться в функционально-конструктивном единстве. Это требование уходит вглубь истории развития советской патентной экспертизы. В те далекие времена действительно существовало общее воззрение на изобретательство, в котором, в частности, изобретение в практике отождествлялось с объектом изобретения (устройством, способом, веществом). Тем не менее, еще в период последних лет существования СССР (начиная где-то с 80-х годов), в практике патентной экспертизы устойчиво сформировалось понимание, что под одним изобретением следует понимать не одно устройство, а ту совокупность признаков изобретения, которая необходима для реализации назначения изобретения, вне зависимости от того, что из себя представляет устройство: совокупность частей связанных между собой классическими конструктивными (механическими) связями или нет. Это требование (функционально-конструктивное единство частей устройства) рассматривалось как вспомогательное, частное.

Это требование в дальнейшем не стали включать в нормативно-правовые акты по применению Патентного закона РФ, а далее и ГК РФ, поскольку оно, характеризуя частный случай (единство функций частей устройства, с точки зрения необходимости этих функций для обеспечения общего назначения) указанного общего требования единства изобретения или полезной модели не несет в себе дополнительной полезной информации для понимания содержания общего требования.

Кроме того, включенное в указанные Рекомендации Роспатента требование к полезной модели, чтобы она относилась к «одному устройству», даже при желании выполнить практически невозможно и противоречит фундаментальному требованию к формуле полезной модели (и рекомендации к формуле изобретения) о включении в нее только существенных признаков.

Как известно, формула полезной модели (как и формула изобретения) должна включать совокупность существенных признаков полезной модели (или изобретения), а не конкретные признаки устройства как объекта полезной модели (или изобретения), характеризующие устройство во всех его деталях. В практике эти признаки всегда характеризуют не конкретное устройство, а множество устройств одного и того же назначения, круг которых ограничен степенью обобщения признаков, характеризующих эти устройства.

Например, простейший случай совокупности существенных признаков полезной модели, объектом которой является «гвоздь»: «гвоздь, состоящий из стержня, заостренного конца и шляпки». Указанные три части этого изделия, бесспорно, находятся в функционально-конструктивном единстве и составляют «одно устройство», как это понятие толкует Роспатент. Однако эта совокупность признаков характеризует не один гвоздь, а их множество: линейку гвоздей, у которых, например, длина стержня составляет, в частности, от 1 см до 25 см; диаметр стержня составляет, в частности, от 1 мм до 10 мм; вес гвоздя составляет, в частности, от 1 г до 100 г и т.д.

Собственно говоря, именно содержание признаков полезной модели, их совокупность, а также степень их обобщения и определяют так называемый объем полезной модели (или изобретения). Представим себе патент на полезную модель (или на изобретение), формула которого содержит исчерпывающее описание всех частей (элементов) объекта (устройства), т.е. описание только одного конкретного устройства во всех его деталях. Формула полезной модели (или изобретения) в этом случае может быть представлена многостраничным сборником, в большей степени похожим на техническое описание проектируемой техники. В практике таких патентов на изобретения и полезные модели, по меньшей мере, относящихся к устройству, не существует. Такой патент удостоверяет исключительное право только на это конкретное устройство. «Обойти» такой патент, воспользовавшись при этом идеей запатентованной полезной модели (или запатентованного изобретения) не представляет никаких трудностей. Даже в отношении изобретений в этой ситуации суды могут не применить доктрину эквивалентов, руководствуясь складывающей у нас в стране судебной практикой, существующей во всех станах с развитой правовой системой. А в отношении полезных моделей и вовсе доктрина эквивалентов не применяется с 1 октября 2014 г. При этом включение таких мельчайших признаков в формулу полезной модели грубо нарушает требование включения в эту формулу только существенных признаков полезной модели.

Предусмотренное указанными Рекомендациями Роспатента требование к полезной модели, чтобы она относилась только к «одному устройству», может быть выполнено только при условии составления формулы полезной модели в указанном выше экзотическом формате, характеризующем только одно конкретное устройство с исчерпывающей детализацией всех его элементов.

Чего только стоят такие слова в указанных Рекомендациях Роспатента: «А их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией».

Оказывается, «единым» устройство должно признаваться состоящим только из таких частей, которые образуют «новое» устройство, а само устройство приобретает «новую» функцию. Новизна устройства или выполняемых им функций либо отсутствие такой новизны никак не влияет на «целостность устройства» как «целого», части которого объединены общим для них назначением. «Новизна» как категория патентного права относится к условиям патентоспособности этого «целого», а не его единства.

Полезная модель, характеризующаяся совместным использованием устройств, размещенных в разных местах, в том числе на значительном расстоянии друг от друга, соединенных между собой посредством проводной или беспроводной связи, находящихся или не находящихся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, может оказаться как «новой и с новой функцией», так и «не новой и без новой функции». Это зависит только от того, раскрыто ли в предшествующем уровне техники решение, которое подтверждает известность сущности указанной полезной модели. Для этого необходимо провести информационный поиск, что является одним из основных элементов экспертизы заявки по существу.

Упомянутые Рекомендации Роспатента предусматривают, что для признания нескольких устройств, объединенных для совместного использования, в качестве «одного устройства» необходимо, чтобы совместное использование этих устройств приводило бы к созданию «нового устройства с новой функцией». Таким образом, для установления того, относится или нет полезная модель к «одному устройству», как это предусмотрено упомянутыми Рекомендациями Роспатента, необходимо осуществить информационный поиск по предшествующему уровню техники, т.е. один из основных элементов экспертизы заявки по существу. Однако проведение экспертизы заявки на полезную модель по существу запрещено ГК РФ (отмена этого запрета произведена изменениями ГК РФ, вступившими в силу с 1 октября 2014 г.). Условие признания полезной модели относящейся не к «одному устройству», предусмотренное Рекомендациями Роспатента, может быть выполнено применительно к заявкам, поданным до 1 октября 2014 г., только путем нарушения Роспатентом требований ГК РФ.

Настоящая статья была подготовлена еще до рассмотрения Президиумом Суда по интеллектуальным правам спора о патентоспособности полезной модели по делу № СИП-926/2014. Это – одно из первых дел, по которым Суд по интеллектуальным правам принял решение, подтвердив правомерность выше комментируемого «методологического» подхода Роспатента к «одному устройству» в отношении полезной модели.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам по данному делу был направлен судебный запрос нескольким специалистам. Ответы на поставленные вопросы мною направлены в Президиум Суда по интеллектуальным правам фактически того же содержания, которое приведено выше. Однако Президиум Суда по интеллектуальным правам посчитал эти ответы неубедительными и своим постановлением от 25 мая 2015 г. оставил решение первой инстанции СИП без изменения, подтвердив тем самым правомерность комментируемого подхода Роспатента.

Позволю себе высказать мнение о том, что указанное постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам с очевидностью для специалистов в данной области знаний противоречит содержанию положений ГК РФ, системно регулирующих требования к «устройству» как объекту полезной модели (п. 1 ст. 1351, п. 1 ст. 1350 и ст. 1379 ГК РФ); иным нормативным правовым актам в этой части и традиционной практике их применения, в том числе в странах мира, в которых охраняется полезная модель.

Указанная очевидность в данном случае обусловлена не пафосом и профессиональными амбициями, а подтверждается простым и «лежащим на поверхности» принципиальным фактическим обстоятельством: упомянутыми положениями ГК РФ содержание понятия «устройство» определено одинаково применительно как к полезной модели, так и к изобретению. Это обстоятельство, а также отсутствие в ГК РФ положений, предусматривающих иное токование содержания указанного понятия в особых случаях, исключает законность устанавливать подзаконными актами и, тем более, практикой применения закона особые требования к содержанию этого понятия применительно только к полезной модели (либо только к изобретению).

В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам приведена лишь ссылка на мнение Роспатента (поддержанное Рузаковой О.А. в ее ответе на один из судебных запросов Президиума Суда по интеллектуальным правам) о том, что п. 1 1351 ГК РФ предусматривает «одно, а не несколько устройств» в качестве объекта полезной модели. Однако при этом в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам отсутствует не только хотя бы какая-либо попытка обосновать это принципиальное для всех последующих оценок и выводов обстоятельство, но и даже прямо выраженное отношение к нему. Это отношение «растворилось» в общей поддержке Президиумом Суда по интеллектуальным правам мотивов решений Роспатента и Суда по интеллектуальным правам по первой инстанции. Приведенный в моем ответе на судебный запрос Президиума Суда по интеллектуальным правам анализ этого обстоятельства даже не упомянут в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам. Этот анализ приведен выше в данной статье.

На мой взгляд, представляет интерес и конкретное применение в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам комментируемого подхода к «одному устройству» как объекту полезной модели.

Во-первых, какой «предмет» Президиум Суда по интеллектуальным правам отнес не «к одному устройству»?

Цитирую: «Видеокамера и электронно-вычислительное устройство, имеющее память с управляющей программой, не представляют собой единую конструкцию или изделие (согласно описанию, видеокамера закрепляется на мачте городского освещения и соединяется с электронно-вычислительным устройством по беспроводному или проводному каналу)».

Обратите внимание: суждение о том, что между видеокамерой и ЭВМ с управляющей программой нет «конструктивного единства» (они не помещены в единый корпус, а лишь связаны по беспроводному или проводному каналу) сделано не в отношении совокупности признаков формулы полезной модели, а в отношении примера ее осуществления, раскрытого в описании полезной модели. Патентоспособность же полезной модели (в том числе и принципиальная патентоспособность) определяется в отношении совокупности существенных признаков формулы изобретения (п. 20.3 «Административного регламента Роспатента», относящегося к полезной модели (утвержден приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 326).

Формула полезной модели по заявке не содержит признаки, характеризующие конструктивное выполнение средств (корпусов или иных несущих заявленное устройство средств), на которых установлено заявленное устройство. И, действительно, для осуществления назначения заявленного устройства и обеспечения технических результатов заявленной полезной моделью эти признаки являются несущественными. Указанные средства могут быть любыми, в том числе и в виде единого корпуса, в котором установлены видеокамера и ЭВМ.

Указанное нарушение фундаментальной нормы материального права (неправильное применение нормативно установленного подхода к оценке принципиальной патентоспособности полезной модели) является достаточным для признания незаконными решений Роспатента и СИП по первой инстанции и постановление Президиума СИП.

Во-вторых, Президиумом Суда по интеллектуальным правам оставлено без изменения решение Суда по интеллектуальным правам первой инстанции, подтвердившей решение Роспатента, мотивированное следующим образом (цитирую постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам): «Роспатентом принято решение от 09 января 2014 г. об отказе в выдаче патента на названную полезную модель, мотивированное тем, что заявленный объект представляет собой распределенную информационную систему, части которой не находятся в конструктивном единстве, поскольку указанные выше средства, а именно видеокамера, электронно-вычислительное устройство, разнесены в пространстве и не находятся в едином корпусе; в связи с чем заявленное решение не является устройством и не может быть защищено патентом на полезную модель».

А далее в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам приведен ключевой для данного спора вывод, адресованный Роспатенту и указывающий ему на то, что для дальнейшего применения указанного подхода к «одному устройству» необходимо выработать критерии «конструктивного единства и функциональной взаимосвязи в их совокупности» (цитирую): «В целях определения заявленного объекта в качестве устройства необходимо установить критерии конструктивного единства и функциональной взаимосвязи в их совокупности. Физическое совмещение в едином корпусе нескольких устройств, объединенных для совместного использования, не является безусловно необходимым для установления конструктивного единства устройства».

В решении же Роспатента по данному делу отсутствие «единого корпуса» для размещения в нем видеокамеры и ЭВМ с управляющей программой послужило «безусловно достаточным» обстоятельством, на основании которого в решении Роспатента сделан вывод об отсутствии «конструктивного единства» между указанными частями устройства.. Отсутствие указанного единого корпуса принято в решении Роспатента в качестве единственного обстоятельства для вывода об отсутствии «конструктивного единства». Таким образом, приведенный в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам указанный ключевой вывод подтверждает незаконность решения Роспатента, а, следовательно, и незаконность решения Суда по интеллектуальным правам первой инстанции, подтвердившего это решение Роспатента.

Этот «ключевой вывод», как мне представляется, сделан членами Президиума Суда по интеллектуальным правам в указанном постановлении по причинам, естественным для юристов, не обладающих соответствующим высшим техническим образованием, в данном случае в области физики в общем смысле и механики - в частном. Действительно, даже из общечеловеческих соображений невозможно понять и объяснить такое суждение: один и тот же материальный предмет (устройство), состоящий из двух или более частей, не связанных между собой конструктивной связью (например, радиотехническое средство связи, состоящее из передатчика радиосигналов и приемника этих сигналов), считается одним предметом (устройством), если его части размещены в одной «коробочке» (корпусе); а если эти части размещены в самостоятельных «коробочках» (корпусах), тот этот же предмет (устройство) должен считаться не одним, а несколькими предметами (устройствами). С таким выводом вынужден не согласится. Сделав указанный «ключевой вывод» об отсутствии критериев «конструктивного единства и функциональной взаимосвязи частей устройства», какими же тогда критериями руководствовался Президиум Суда по интеллектуальным правам, признав законными решения Роспатента и Суда по интеллектуальным правам по первой инстанции?

Как отмечено выше (содержится и в моем ответе на судебный запрос Президиума Суда по интеллектуальным правам), критерием «одного устройства» может быть только один, естественный: описание устройства с такой детализацией его признаков, которая в совокупности определяет только один материальный предмет. Критерии «конструктивного единства и функциональной взаимосвязи» устройства как «одного устройства» не существуют. Конструктивное единство частей устройства и функциональная взаимосвязь его функциональных частей (узлов, блоков, элементов и т.п.) в технике принято рассматривать с точки зрения целостности системы для осуществления этой системой своего назначения, а не с точки зрения «одного устройства».

В логике эта «целостность системы» рассматривается по известным правилам отношения «целого» и «частей целого».

В патентном праве указанная «целостность системы» рассматривается как требование к одному изобретению, одной полезной модели, а не к одному объекту изобретения (способу или продукту, включая устройство) или объекту полезной модели (устройству).

По указанным причинам существующие энциклопедические и иные словарно-справочные издания не содержат определение понятие «одного устройства». Вместо этого они содержат определение понятия «устройство» как вида материального объекта, созданного человеком. Таких определений существует несколько, но все они совпадают в одном: они характеризуют специфические особенности этого материального объекта либо в самом общем виде («конструкция», «изделие», «сооружение» и т.п.), либо еще и в виде указания на его составные части и их связи.

В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам приведено, в частности, следующее определение: «Оборудование электротермическое. Термины и определения. «Под устройством понимается изделие, являющееся конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в функционально-конструктивном единстве».

В этом отраслевом (отрасль электротермического оборудования) определении подчеркнуты следующие специфические особенности «устройства»: его можно назвать «изделием»; «изделие» может состоять из одного конструктивного элемента либо из их совокупности; эти конструктивные элементы должны находиться в функционально-конструктивном единстве.

Однако применительно к устройствам других отраслей техники, в частности компьютерной, радиотехнической; специфическими особенностями этих устройств являются не конструктивное единство, если под ним понимать механические связи конструктивных элементов, объединяющих эти элементы; а схема электрических потоков и радиосигналов, определяемая назначением устройства, без обязательных механических связей источников этих электрических потоков и радиосигналов.

Из этого следует, что искать ответ на вопрос, что такое «устройство» применительно к объекту полезной модели следует ,не только из словарного определения понятия «устройство», а вначале – из учета условия, что «устройство» как единственный вид объект полезной модели и «устройство» как один из видов объекта изобретения являются тождественными понятиями. При этом необходимо понимать, что действующая нормативно-правовая база традиционно не предусматривает понятие «одного устройства» как вида объекта изобретения или полезной модели, а предусматривает понятие единства изобретения или полезной модели.

Однако в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам этот вопрос «целостности» и «единства» решен другим образом.

В перечне мотивов решения первой инстанции Суда по интеллектуальным правам, приведенных в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам, которые в целом поддержаны Президиумом Суда по интеллектуальным правам, содержится следующий мотив (цитирую): «Следует убедиться в том, что родовое понятие отражает название устройства. При этом целесообразно принимать во внимание, что из положения п. 1 ст. 1351 ГК РФ следует, что в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к одному устройству, а не к нескольким устройствам. Поэтому родовое понятие должно являться характеристикой одного устройства, а не нескольких устройств, объединенных для совместного использования».

Далее цитирую (с купюрами) абз. 2 подп. 2 п. 9.8.1.4 приведенного выше «Административного регламента Роспатента», относящегося к полезной модели: «Независимый п. формулы не признается относящимся к одной полезной модели, если … содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику полезных моделей, относящихся к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения …».

Обратите внимание: указанным нормативным правовым актом устройство, состоящее из двух и более самостоятельных частей (имеющих собственное назначение), принципиально отнесено к одной полезной модели, но лишь с одним ограничением – эти части должны иметь общее назначение. Регулируя условие единства полезной модели, эта норма права основана на том, что такое устройство (состоящее из двух и более самостоятельных частей, имеющих собственное назначение) соответствует понятию «устройство» как единственному виду объекта полезной модели, установленному п.1 ст. 1351 ГК РФ, как в случае, когда эти части устройства, имея собственное назначение, имеют общее назначение, так и в случае, когда эти части общего назначения не имеют. Первый случай означает, что соблюдено требование «одной полезной модели», а второй – не соблюдено. При ином толковании этой нормы права, т.е. если применить «изобретенный» Роспатентом подход к «одному устройству», это приведет к абсурдному выводу о неприменимости этой нормы права только по той причине, что устройство, состоящее из двух и более самостоятельных частей, вообще полезной моделью не является.

Для показа различий между нормативно установленным подходом к единству полезной модели и подходом к «одному устройству» сравним применение этих подходов относительно к данному случаю.

Нормативно установленный подход. Видеокамера и ЭВМ с управляющей программой, обладая собственными назначениями, имеют общее назначение: «Система автоматического определения нарушений правил парковки». Следовательно, это одна полезная модель, тем более что это – «устройство» как объект полезной модели.

Подход к «одному устройству». «Система автоматического определения нарушений правил парковки» как родовое понятие характеризует не одно, а два устройства, объединенных для совместного использования: видеокамеру и ЭВМ. Следовательно, это – не одно, а два устройства, что не соответствует понятию «устройство» как объекту полезной модели.

Теперь надо определиться с ситуацией, которая сложилась по данному вопросу. Ограничение, придуманное Роспатентом, к толкованию содержания понятия «устройство» как единственного вида объекта полезной модели, исключает возможность патентной охраны всех технических решений, относящихся к современным видам техники с использованием микроэлектроники, компьютерной техники и иных высокотехнологичных продуктов, принцип работы которых основан не на механических («жестких» или кинематических) связях составляющих их частей. К ним относятся и все современные информационные технологии, а также средства управления, включая дистанционного управления, объектами техники, охватывая, в частности, ракетно-космическую отрасль. Даже традиционные детали, если их части размещены в разных корпусах, но взаимодействуют между собой с помощью радиосвязи, "устройством" как объектом полезной модели не признаются. Значит, Роспатент как федеральный орган исполнительной власти решил ограничить область патентной охраны полезных моделей только морально устаревшими объектами техники и продолжает биться за свой «вклад» в научно-технический прогресс?

Убежден, что данный вопрос будет разрешен Роспатентом, правда, с соответствующими вынужденными затратами сил и средств.

В завершение хотелось бы высказать рекомендации относительно выбора специалистов, которым следует направлять судебные запросы, в случаях, когда для профессиональной оценки необходимы не только теоретические знания в патентном праве, но и соответствующие естественно-научные знания, опыт патентной экспертизы. Представляется, что с подобными комплексными запросами судам следует обращаться к специалистам, способным системно раскрыть все стороны, в том числе и техническую сторону вопроса.