"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 1 (31), март 2021 г., с. 80-95

Компенсация за нарушение исключительного права является одним из центральных институтов российского права интеллектуальной собственности. До недавнего времени вопросы правовой природы компенсации, критериев определения ее размера, допустимости его снижения ниже предела, предусмотренного законом, находились в центре внимания юридического сообщества применительно к одной из ее разновидностей – фиксированной компенсации или компенсации в твердом размере (от 10 000 до 5 000 000 рублей). Это неудивительно, поскольку в судебной практике данный вид компенсации наиболее востребован. Расчетной компенсации за нарушение исключительного права, которая представлена в действующем законодательствами двумя подвидами, традиционно уделялось значительно меньше внимания и в доктрине, и в разъяснениях и правовых позициях высших судебных инстанций.

Тем не менее после принятия Конституционным Судом РФ Постановления № 28-П от 13 декабря 2016 г. «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края»1 (далее – Постановление № 28-П) правообладатели для защиты своих прав стали чаще обращаться к одному из подвидов расчетной компенсации - двукратной стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование объекта тем способом, который использовал нарушитель. Поскольку Постановление № 28-П предусматривает условия снижения размера компенсации в твердом размере при множественности нарушений, его применение к расчетной компенсации, в особенности в случаях, когда множественность нарушений отсутствует, казалось маловероятным, что и стало основной причиной указанной тенденции.

Как показывает практика, данный способ защиты оказался не самым простым для применения. В действующем законодательстве, в доктрине и судебной практике отсутствуют ответы на многие вопросы, связанные с содержанием данного способа защиты. К таковым, например, относятся вопросы о том, следует ли учитывать при определении размера компенсации стоимость исключительной или неисключительной лицензии, о сроке предоставления права использования по лицензионному договору, который целесообразно учитывать при определении размера компенсации; и о допустимости взыскания компенсации в меньшем размере, нежели двукратная стоимость права использования объекта.

Правовой вакуум в данной сфере отчасти восполнило Постановление Конституционного Суда РФ № 20-П от 24 июля 2020 г. «По делу о проверки конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда»2 (далее – Постановление № 40-П). В то же время, как будет показано далее, многие вопросы, связанные с применением расчетной компенсации, по-прежнему остаются открытыми.

Приступая к проведению данного исследования, мы ставили перед собой две задачи. Первая заключалась в уяснении содержания расчетной компенсации в виде двукратной стоимости права использования как способа защиты исключительного права, выявлении ее основных черт, что могло бы способствовать более взвешенному и обоснованному ее применению на практике. Вторая задача состояла в определении целесообразности существования института расчетной компенсации в российском праве интеллектуальной собственности с учетом зарубежного опыта регулирования отношений по защите исключительных прав.

Расчетная компенсация появилась в российском праве интеллектуальной собственности достаточно поздно. Произошло это не в 1992 г., как в случае с компенсацией в фиксированном размере, а лишь в 2004 г. в результате внесения соответствующих изменений в Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09 июля 1993 г. №5351-13 (далее – Закон об авторском праве). В статье 49 Закона об авторском праве в редакции, действовавшей с 28 июля 2004 г. по 31 декабря 2007 г., было предусмотрено, что обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации «в двукратном размере стоимости экземпляров произведений или объектов смежных прав либо в двукратном размере стоимости прав на использование произведений и объектов смежных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведений или объектов смежных прав».

С введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ4 (далее – ГК) сфера действия расчетной компенсации стала шире. Так, с 01 января 2008 г. она была предусмотрена не только в институтах авторского права и смежных прав (ст. 1301, 1311 ГК), но также в праве на товарный знак (ст. 1515 ГК) и праве на наименование места происхождения товара (ст. 1537 ГК). С 01 января 2015 г. расчетная компенсация, как и компенсация в твердом размере, появилась в патентном праве (ст. 1406.1 ГК). Наконец, с 27 июля 2020 г. расчетная компенсация подлежит взысканию в случае нарушения исключительного права на географическое указание (ст. 1537 ГК в ред. с 27 июля 2020 г.).

Следует отметить, что в праве на наименование места происхождения товара и на географическое указание предусмотрен лишь один вид расчетной компенсации – двукратная стоимость контрафактных товаров. Это объясняется тем, что в силу прямого указания закона (п. 9 ст. 1519 ГК) исключительное право на данные средства индивидуализации не может быть передано другому лицу по какому-либо основанию, в том числе на основании лицензионного договора. Принципиальная недопустимость распоряжения правом на указанные объекты исключает такой способ защиты, как взыскание компенсации в виде двукратной стоимости права использования по лицензионному договору.

В патентном праве расчетная компенсация также представлена только одним видом – двукратной стоимостью права использования объекта патентных прав. Мотивы, по которым законодатель не предусмотрел в патентном праве расчетную компенсацию в виде двукратной стоимости контрафактных товаров, неочевидны. Примечательно, что какого-либо объяснения данного решения в пояснительной записке к Федеральному закону от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»5 не содержится. Можно предположить, что причиной отсутствия в патентном праве компенсации данного вида стала потенциально высокая стоимость контрафактных товаров – различного оборудования, в котором могут быть реализованы охраняемые патентным правом устройства, способы, что приводило бы на практике при умножении стоимости данного оборудования на два ко взысканию чрезмерных сумм компенсаций. Примерно так же объясняет отсутствие в патентном праве компенсации данного вида В.А. Корнеев, по мнению которого исключение данного вида компенсации из ст. 1406.1 ГК (в первоначальной редакции законопроекта он был предусмотрен) произошло потому, что «…стоимость товаров, в которых использованы соответствующее изобретение, полезная модель или промышленный образец, не может быть соразмерной имущественным потерям правообладателя»6.

Отечественную судебную практику применения расчетной компенсации сложно назвать единообразной и последовательной. Основной вопрос, по которому подходы судов различаются, состоит в том, допустимо ли взыскание данной компенсации в размере меньшем, чем предусмотрено законом. Иными словами, будет ли соответствовать закону решение суда о взыскании в пользу правообладателя не двукратной стоимости права использования, о которой просит истец, а полуторной, однократной и т.п.

В 2013 г. Президиум ВАС, основываясь на идее о сугубо восстановительном характере компенсации, при пересмотре в порядке надзора дела № А40-8033/2012 допустил снижение расчетной компенсации за нарушение исключительного права7. Аналогичный подход можно обнаружить в Определении СКЭС ВС от 25 апреля 2017 г. № 305-ЭС-13233. В данном Определении, выдержки из которого в последующем были включены в п. 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденном Президиумом ВС 12 июля 2017 г., Коллегия ВС допустила применение разъяснений о снижении размера компенсации, содержащихся в Постановлении КС № 28-П, к схожим ситуациям. Например, такое применение возможно в ситуации, когда ответчик является юридическим лицом, а не индивидуальным предпринимателем, или когда правообладатель требует взыскать расчетную компенсацию, а не компенсацию в твердой сумме, или когда ответчик использовал один объект интеллектуальной собственности, а не несколько объектов одновременно.

В течение нескольких следующих лет практика по вопросу допустимости снижения расчетной компенсации была неоднородной. В одних случаях суды допускали снижение размера расчетной компенсации при отсутствии множественности нарушений, опираясь на Постановление № 28-П8. В других случаях суды, напротив, отрицали возможность снижения размера расчетной компенсации, мотивируя это тем, что действующее законодательство не содержит правил снижения расчетной компенсации, истребуемой за одно нарушение исключительного права9. Ориентиром для второй позиции во многом стало Определение СКЭС ВС от 10 января 2019 г. № 310-ЭС18-16787, из которого прямо следовало, что снижение расчетной компенсации возможно в случае множественности нарушений, но не в случае нарушения исключительного права на один объект интеллектуальной собственности (в данном деле – один товарный знак). Нетрудно заметить, что данная позиция Коллегии вступила в определенное противоречие с отмеченной выше позицией в Определении СКЭС ВС от 25 апреля 2017 г. № 305-ЭС-13233.

Вопрос о том, допустимо ли снижение размера расчетной компенсации при нарушении исключительного права на один объект интеллектуальной собственности, не был решен в Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»10 (далее – Постановление № 10), что не способствовало единообразию и стабильности судебной практики.

Поводом для принятия Постановления № 40-П стал запрос Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда (далее – 15 ААС), в производстве которого находилось дело № А53-13931/2019 по иску двух обладателей исключительных прав на товарные знаки к розничному продавцу. Кратко суть дела можно свести к следующему.

Индивидуальный предприниматель Симакина И.В. реализовала на рынке в г. Шахты Ростовской области пять измерительных рулеток и три малярные кисти. На всех восьми товарах были нанесены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком Stayer, исключительное право на который в отношении соответствующих товаров принадлежит АО «Корпорация ”МАСТЕНРНЭТ”. Кроме того, на двух рулетках было дополнительно нанесено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком «Зубр», зарегистрированным в отношении широкого перечня товаров, в том числе измерительных рулеток, на имя ЗАО «ЗУБР ОВК».

Осуществив «контрольную закупку», правообладатели обратились в Арбитражный суд Ростовской области с иском о взыскании компенсации – по 200 тыс. руб. в пользу каждого из них. В обоснование размера компенсации истцы представили экземпляры лицензионных договоров, заключенных ими с третьими лицами, по условиям которых вознаграждение за предоставление права использования товарного знака составляет 100 тыс. руб. ежеквартально. Соответственно каждый из правообладателей заявил требование о взыскании компенсации в виде двукратной стоимости права использования товарного знака, приняв за основу квартальную стоимость права использования товарного знака по лицензионному договору, заключенному им с третьим лицом.

Ответчик против удовлетворения требований в заявленном размере возражала. В обоснование своих возражений она ссылалась на инвалидность второй группы по зрению, незначительную пенсию по инвалидности, необходимость прохождения ежегодного платного лечения, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, которых она воспитывает одна после расторжения брака с супругом. Кроме того, ответчик просила суд учесть, что доходы от ее деятельности по продаже товаров в розницу не сопоставимы с заявленными суммами компенсации. Сумма 400 тыс. руб., которую в совокупности требуют истцы, согласно данным налоговых деклараций составляет доход ответчика за четыре последних года.

Арбитражный суд Ростовской области решением от 3 декабря 2019 г. иски удовлетворил частично. Вместо двукратной квартальной стоимости права использования товарных знаков, которую требовали истцы, суд взыскал в пользу каждого из них половину квартальной стоимости, т.е. 50 тыс. руб.. В обоснование данного решения суд сослался на несоразмерность требуемой истцами компенсации последствиям нарушения. Кроме того, суд использовал ряд критериев, которые были сформулированы в Постановлении №28-П и впоследствии закреплены в п. 62 Постановления № 10: ответчик нарушил исключительные права других лиц впервые, негрубо, его действия по продаже подобных товаров составляют несущественную часть его экономической деятельности.

Решение было обжаловано одним из истцов в 15 ААС. Приняв апелляционную жалобу к производству, апелляционный суд спустя некоторое время приостановил производство по делу и обратился в Конституционный Суд с запросом о проверке конституционности нормы подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК, полагая ее не соответствующим ст. 17, 18, 19, 21 и 55 Конституции РФ в той части, в которой она не позволяет снизить размер требуемой компенсации – взыскать меньше, чем двукратная стоимость права использования, если ответчик – индивидуальный предприниматель находится в тяжелом материальном положении и просит о снижении компенсации.

Наибольший интерес в данном Постановлении представляет не резолютивная, а мотивировочная часть. Обратимся к основным разъяснениям, в ней содержащимся.

Во-первых, в п. 2 Постановления № 40-П Суд, основываясь на позициях, изложенных им в Постановлении 28-П и Постановлении 8-П, напомнил о том, что мера гражданско-правовой ответственности должна быть адекватна и соразмерна последствиям правонарушения, и если у суда отсутствует возможность снизить ниже установленного законом предела размер санкции, которая явно несправедлива и несоразмерна допущенному нарушению, то это подрывает доверие граждан как к закону, так и к суду.

С данными разъяснениями сложно не согласиться.

Во-вторых, в п. 3 Постановления № 40-П разъяснено, что компенсация может взыскиваться и сверх убытков, но лишь при наличии таковых.

Данное разъяснение несколько контрастирует с позицией Пленума ВС, согласно которой истец не обязан доказывать не только размер убытков, но и факт их несения (п. 59 Постановления № 10). Однако если учитывать часто встречающийся в современной судебной практике тезис о том, что наличие убытков при нарушении исключительного права предполагается, то тогда все встает на свои места. Правообладатель в рамках рассмотрения дела о нарушении исключительного права не обязан доказывать наличие у него убытков, однако если ответчик докажет их отсутствие, компенсация взыскиваться не должна. Как отмечает по этому поводу А.П. Сергеев, если презумпция наличия убытков «будет опровергнута и доказано, что, несмотря на нарушение исключительного права, его обладателю не причинено никаких убытков, компенсация не подлежит взысканию»11.

В-третьих, в том же п. 3 Постановления № 40-П отмечается, что компенсация может быть больше (в умеренных пределах), чем цена, на которую правообладатель мог бы рассчитывать по договору о передаче права на использование объекта исключительных прав. Штрафной характер компенсации - наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя - должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности, способствовать восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

Как видим, КС несколько смягчил свою позицию, закрепленную в Постановлении № 28-П, и высказался в пользу умеренно штрафного характера компенсации. Этот подход в известной степени представляет собой попытку примирить две крайности – позиции о штрафном характере компенсации и о ее сугубо восстановительном характере. Ранее он обосновывался в литературе12. Нам данный подход представляется правильным именно по причине своей взвешенности и сбалансированности.

В-четвертых, в п. 4.2 Постановления №40-П КС разъяснил, что сформулированные в Постановлении 28-П правовые позиции имеют общий (универсальный) характер в том смысле, что они должны учитываться не только при применении тех же самых норм ГК, которые стали непосредственным предметом проверки КС, и лишь в контексте идентичных обстоятельств дела, но и в аналогичных ситуациях. В частности, КС прямо допустил применение критериев снижения размера компенсации, предусмотренных в Постановлении № 28-П и рассчитанных на случаи взыскания в пользу правообладателя компенсации в твердой сумме при многократности нарушений, в ситуации, когда правообладатель требует взыскания расчетной компенсации за одно нарушение исключительного права, то есть при отсутствии множественности нарушений.

Прокомментировать это разъяснение кратко довольно сложно, поскольку и аргументы «за», и аргументы «против» могут быть достаточно убедительными. В рамках данного исследования предлагаем воспринимать его как данность, с которой необходимо считаться участникам оборота при ведении дел и судебным инстанциям в процессе правоприменения. Кроме того, из него следует, что разъяснения, содержащиеся в самом Постановлении 40-П, также должны распространяться на схожие ситуации. В частности, они должны распространяться не только на случаи нарушения исключительного права на товарный знак, но и на случаи несканкционированного использования иных объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых рассматриваемый вид расчетной компенсации законом предусмотрен.

В-пятых, в п. 4.3, 4.4 Постановления 40-П КС разъяснил, что судам следует учитывать не только представленные истцом экземпляры заключенных лицензионных договоров, но и обстоятельства, подтверждающие их реальное исполнение.

С данным подходом следует согласиться. Несмотря на презумпцию добросовестности участников гражданского оборота, трудно отрицать высокую вероятность того, что правообладатель в целях взыскания компенсации в большем размере способен прибегнуть к заключению мнимого лицензионного договора без реального намерения его исполнять. Если истец основывает свои требования на цене одного или нескольких договоров, им же заключенных, он должен представить не только экземпляры договоров, но также иные доказательства, подтверждающие намерение сторон на использование объекта интеллектуальной собственности. В качестве таковых могут выступить копии платежных документов, подтверждающих поступление оплаты по данному договору, выписка из государственного реестра соответствующих объектов, подтверждающая факт регистрации предоставления права использования лицензиату, товары, скриншоты, рекламные и иные материалы, подтверждающие фактическое использование объекта лицензиатом.

В-шестых, в п. 4.3 Постановления № 40-П КС обратил внимание на то, что в действующем законодательстве отсутствуют критерии сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака, для которых определена стоимость, положенная в основу компенсации, исчисленной в двукратном размере.

Здесь следует отметить, что один критерий сравнимости на сегодняшний день закреплен в п. 61 Постановления № 10: размер компенсации должен определяться исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за использование объекта тем способом, которым использовал объект нарушитель. Каких-либо иных критериев сравнимости ни действующее законодательство, ни акты высших судебных инстанций на момент принятия Постановления № 40-П действительно не содержали.

В связи с данным разъяснением также нельзя не отметить, что по лицензионным договорам, со ссылкой на которые правообладатели обосновывают размер своих требований, лицензиату, как правило, предоставляется право использования товарного знака посредством изготовления и последующего распространения товара, в то время как ответчики по данной категории дел является распространителями товара, но не его производителями. Это обстоятельство часто не учитывается судами при определении размера компенсации, что конечно же неверно.

В-седьмых, в п. 4.3 Постановления 40-П КС напомнил, что для распространения товара в розницу, если он введен в оборот с согласия правообладателя на территории РФ или иных стран ЕАЭС, согласие правообладателя не требуется в силу правила об исчерпании права на товарный знак (ст. 1487 ГК).

Данное разъяснение представляется очень важным. В отношении товара, введенного в оборот на территории ЕАЭС, распространителю в принципе не требуется лицензионный договор с правообладателем, поскольку распространение такого товара на территории РФ может осуществляться свободно в силу принципа исчерпания права, закрепленного в п. 16 Приложения № 26 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.13 и ст. 1487 ГК. Как следствие, компенсация в виде двукратной стоимости права использования в пользу обладателя права на товарный знак может быть взыскана с распространителя контрафактного товара лишь при условии, что ее размер будет основываться на стоимости права использования, определенной по договору с распространителем, которому предоставлено право распространять на территории РФ товар, введенный в оборот за пределами ЕАЭС. Представляется, что в большинстве случаев истцы по делам данной категории сведениями о стоимости права использования по таким договорам не располагают и в суд их не предоставляют. А если так, то они не вправе требовать с распространителя рассматриваемый вид компенсации, поскольку, как уже отмечалось, она предполагает учет договорной стоимости права использования именно тем способом, которым нарушитель использовал объект.

В-восьмых, в п. 5 Постановления 40-П КС признал право законодателя прибегнуть при установлении размера компенсации к такой юридической конструкции, как двукратный коэффициент относительно стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Обоснованность правила о двукратном коэффициенте, тем не менее, вызывает определенные сомнения, о чем мы скажем далее.

В-девятых, как указано в п. 5 Постановления 40-П, впредь до внесения соответствующих изменений в действующее законодательство суды вправе снижать размер рассматриваемого вида компенсации, но не более, чем до однократной стоимости права использования товарного знака. При этом КС подчеркнул, что «снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом настоящего Постановления не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец». Иными словами, при предъявлении правообладателем требования о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости права использования товарного знака допустимо взыскание компенсации в размере не менее, чем однократная стоимость данного права, при условии сопоставимости компенсации обстоятельств дела и условий лицензионного договора, на которые ссылается истец в обоснование своего требования.

Резолютивная часть Постановления № 40-П во многом повторяет резолютивную часть Постановления № 28-П. Норма подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК признана не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой она во взаимосвязи с иными положениями ГК не позволяет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере меньшем, чем двукратная стоимость права использования, в ситуации, когда ответчиком доказано, что двукратная стоимость права использования значительно превышает вероятные убытки правообладателя, ответчиком является индивидуальный предприниматель, который нарушил исключительное право впервые, негрубо, при этом неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности не является существенной частью его предпринимательской деятельности.

Выявить и проанализировать в полной мере последствия Постановления № 40-П не представляется возможным, поскольку с момента его принятия прошло не так много времени. Тем не менее, остановимся на некоторых из них, которые либо уже проявились, либо могут с большой долей вероятности наступить в будущем.

Прежде всего, следует обратиться к судебному делу № А53-13931/2019, производство по которому было приостановлено в связи с обращением 15 ААС с запросом в КС. После возобновления производства с ответчика в пользу каждого из истцов была взыскана компенсация в размере 100 000 рублей, что составило однократную квартальную стоимость права использования товарного знака14. Напомним, что суд первой инстанции своим решением взыскал в пользу каждого из ответчиков по 50 000 рублей – половину стоимости права использования в квартал.

В мотивировочной части постановления, прежде всего, обращает на себя внимание то, каким образом суд обосновал размер компенсации. По разным причинам суд не принял в качестве основания для расчета компенсации экземпляры нескольких лицензионных договоров, представленных истцом ЗАО «МАСТЕРНЭТ». Из всех представленных истцом лицензионных договоров суд признал допустимым доказательством лишь один – договор № 32 от 12 августа 2015 г. Как следует из текста постановления, по данному договору ЗАО «МАСТЕРНЭТ» предоставило лицензиату право использования трех товарных знаков, в том числе спорного, посредством маркировки изготавливаемой и сбываемой продукции, нанесения на сопроводительную и деловую документацию, рекламные материалы. Право использования товарного знака было предоставлено в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован, а именно в отношении всех товаров 22 класса МКТУ.

Второй истец – ЗАО «Зубр ОВК» представил экземпляр одного лицензионного договора с третьим лицом, который суд признал надлежащим доказательством. Условия данного договора, как следует из их описания в тексте постановлении, во многом совпадают с условиями договора, принятого судом от ЗАО «МАСТЕРНЭТ».

Как и суд первой инстанции, 15 ААС счел допустимым расчет компенсации исходя из квартальной стоимости права использования по договору, которая в отношении одного товарного знака как раз составляла 100 000 рублей. Любопытно, что 15 ААС возложил на ответчика бремя доказывания периода продолжительности предложения им к продаже контрафактного товара, который был приобретен истцом в рамках контрольной закупки. Поскольку ответчик каких-либо доказательств данного периода не представил, суд посчитал возможным исходить из предположения о том, что данный товар предлагался к продаже в течение квартала. По мнению коллегии 15 ААС, «…квартал является разумным сроком диспозиции товара в ситуации, когда ответчик не предпринял никаких мер к тому, чтобы доказать иной, более короткий срок диспозиции товара».

Как видим, условия договора, цена которого была принята истцом за основу для определения размера компенсации, и обстоятельства нарушения исключительного права на товарный знак ответчиком в данном случае достаточно сильно различаются. Ответчик однократно реализовал (распространил) восемь единиц товара двух видов, маркированных товарным знаком первого истца, и три единицы одного товара, маркированного товарным знаком второго истца. Суд при определении размера взыскиваемой компенсации руководствовался условиями лицензионных договоров, по условиям которых цена 100 000 рублей, ставшая базой для расчета компенсации, должна быть выплачена за право использовать товарный знак в отношении нескольких десятков видов товаров несколькими способами в течение квартала. Представляется, что данный подход едва ли соответствует сформулированному КС требованию сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака (п. 4.3, 5 Постановления № 40-П).

Следует также отметить, что реальность намерений сторон лицензионных договоров, экземпляры которых были представлены истцами в суд, подтверждены платежными документами, из которых следует, что вознаграждение за предоставленные права использования лицензиатами были выплачены. О каких-либо иных доказательствах того, что данные договоры заключались с намерением реального использования лицензиатами товарных знаков, в постановлении ничего не сказано, в связи с чем можно заключить, что они истцами не представлялись.

С учетом изложенного, обоснованность постановления суда апелляционного инстанции, принятого в развитие Постановления № 40-П, вызывает определенные сомнения. Принятие судом за основу для расчета стоимости компенсации цену договоров, условия которых не сопоставимы с обстоятельствами нарушения в части способов и продолжительности использования, а также видов товаров, представляется ошибочным и не соответствующим существу компенсации данного вида, а также разъяснениям, содержащимся в Постановлении № 40-П. На момент написания настоящей статьи данное постановление обжаловано в кассационном порядке, однако постановление суда кассационной инстанции еще не принято.

Следует также отметить, что еще до принятия Постановления № 40-П в судебной практике встречались примеры, когда суды к представляемым истцами экземплярам лицензионных договоров подходили критически, обращая внимание на аффилированность сторон данного договора, на широкий перечень товаров, в отношении которых лицензиату предоставлено право использования товарного знака, на непосредственное участие истца в определении цены данного договора15. С учетом данного обстоятельства позиция 15 ААС при определении размера компенсации, занятая им после принятия Постановления № 40-П по его же запросу, представляется неоднозначной.

Определенный интерес представляет то, каким образом применяются содержащиеся в Постановлении № 40-П разъяснения Верховным Судом. Так, при пересмотре дела № А48-7579/2019 Коллегия, помимо прочего, указала на необходимость соотнесения условий лицензионного договора, представленного истцом, с обстоятельствами допущенного нарушения. В частности, судам следует учитывать «… срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которого допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства»16. Как видим, в данном случае ВС сделал явный акцент на идее соотносимости условий лицензионного договора, используемых истцов как основание для расчета компенсации, и обстоятельств нарушения исключительного права ответчиком.

Среди иных более общих последствий принятия Постановления № 40-П можно отметить следующие.

С учетом тех разъяснений, которые содержатся в Постановлении № 40-П применительно к сфере действия Постановления № 28-П, следует прийти к выводу, что разъяснения и правовые позиции, содержащиеся в самом Постановлении № 40-П, применимы также к схожим ситуациям. Представляется, что сфера действия данного Постановления должна охватывать все институты права интеллектуальной собственности, которые предусматривают расчетную компенсацию в виде двукратной стоимости права использования, а не только право на товарный знак. Кроме того, подходы, содержащиеся в данном Постановлении, могут быть применены и в случае предъявления правообладателем требования о взыскании расчетной компенсации иного вида – в размере двукратной стоимости товаров (экземпляров).

Еще одним последствием принятия Постановления № 40-П стал Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1515 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Проект), который был внесен в Государственную Думу Правительством РФ 25 января 2021 г.17 В Проекте ст. 1515 ГК предлагается дополнить п. 4.1, в котором будет закреплена норма о допустимости снижения размера расчетной компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, определенного по правилам подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК, если данный размер многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков. При этом в качестве нижней планки предлагается установить однократную стоимость права использования товарного знака либо стоимость партии товаров, на которых был размещен товарный знак, в зависимости от того, какой вид расчетной компенсации избрал правообладатель. Примечательно, что предлагаемые изменения рассчитаны на оба вида расчетной компенсации, в том числе на компенсацию в виде двукратной стоимости контрафактных товаров, что с учетом сферы действия Постановления № 40-П вполне оправдано.

Предлагаемые в Проекте нормы универсальны в том смысле, что они не привязывают возможность снижения размера компенсации к конкретным разновидностям особых обстоятельств - статусу индивидуального предпринимателя, квалификации нарушения как совершенного в рамках несущественной части экономической деятельности и т.д. В то же время недостатком Проекта является его ориентированность сугубо на институт охраны товарных знаков. Представляется, что условия снижения размера расчетной компенсации должны быть едиными для всех институтов права интеллектуальной собственности, которыми они предусмотрены. В связи с этим предлагаемые нормы должны быть включены в общие положения о компенсации, содержащиеся в п. 3 ст. 1252 ГК, либо в соответствующие статьи об ответственности за нарушение исключительного права, в которых расчетная компенсация предусмотрена на специальном уровне (ст. 1301, 1311, 1406.1, 1515, 1537 ГК).

Прежде чем оценить дальнейшие перспективы развития института расчетной компенсации в виде двукратной стоимости права использования в российском праве интеллектуальной собственности, обратимся к зарубежному опыту правового регулирования в данной сфере.

Как уже отмечалось, в российском законодательстве расчетная компенсация появилась лишь в 2004 г. в результате внесения изменений в действовавший в то время Закон об авторском праве. Ознакомление с пояснительной запиской и иными материалами законопроекта № 166704-3 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» не дает ответа на вопрос о причинах закрепления в Законе об авторском праве нормы о расчетной компенсации18. Явилось ли закрепление в российском законе компенсации в виде двукратной стоимости права использования следствием ее широкого распространения в зарубежных правопорядках?

В поисках ответа на данный вопрос логично обратиться к прототипу российского Закона об авторском праве – Тунисскому модельному закону об авторском праве для развивающихся стран 1976 г.19 Однако в данном модельном законе какие-либо нормы о компенсации как способе защиты исключительных авторских прав отсутствуют. Если бы нормы о расчетной компенсации в нем были закреплены, то скорее всего они были бы перенесены в первоначальную редакцию Закона об авторском праве.

Изменения, которые вносились в Закон об авторском праве в 2004 г., во многом были вызваны стремлением отечественного законодателя привести законодательство об авторском праве и смежных правах в соответствие с новейшими международными стандартами, в частности с положениями Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 г.20, Договора ВОИС по авторском праву от 20 декабря 1996 г.21, Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам от 20 декабря 1996 г.22, к которым на тот момент Россия еще только планировала присоединиться. Однако в данных международных договорах какие-либо нормы о компенсации также отсутствуют.

Как известно, прототипом компенсации в твердом размере, которая была закреплена в Законе РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» от 23 сентября 1992 г. № 3523-123, а чуть позже – в Законе об авторском праве, являются статутные убытки, предусмотренные в законодательстве США. Согласно § 504 Кодекса США вместо возмещения реального ущерба и упущенной выгоды обладатель исключительных авторских прав вправе требовать от нарушителя выплаты статутных убытков в размере от 750 до 30 000 долларов. При невиновном нарушении нижняя граница может быть уменьшена судом до 200 долларов, а в случае умышленного нарушения верхняя граница может быть увеличена до 150 000 долларов24.

В случае нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе потребовать выплаты статутных убытков в размере от 1 000 до 200 000 долларов (§ 1117 Кодекса США). При умышленном нарушении верхняя планка статутных убытков может быть увеличена до 2 000 000 долларов. Применительно к товарным знакам в § 1117 Кодекса США также установлено, что в случае умышленного нарушения права на товарный знак правообладатель вправе требовать возмещения причиненного ему ущерба в тройном размере либо взыскания доходов, полученных нарушителем, в тройном размере25.

Правило о «тройных убытках» имеет общие черты с обоими видами расчетной компенсации, закрепленными в российском ГК. Компенсация в виде двукратной стоимости права использования содержательно сопоставима с возмещением убытков в тройном размере, а компенсация в виде двукратной стоимости контрафакта - с требованием о взыскании доходов нарушителя в тройном размере. При этом следует подчеркнуть, что в США данные способы защиты могут быть применены только при умышленном нарушении права на товарный знак, в то время как по российскому праву взыскание расчетной компенсации с коэффициентом 2 возможно не только при отсутствии умысла нарушителя, но и при отсутствии его вины в принципе, если нарушение совершено лицом при осуществлении предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 1250 ГК).

Обращение к европейскому опыту регулирования показывает, что в Европейском союзе отсутствует единообразие в вопросе закрепления расчетной компенсации на законодательном уровне.

В пункте 25 преамбулы Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2004/48/ЕС от 29 апреля 2004 г. «Об обеспечении прав интеллектуальной собственности»26 (далее – Директива 2004/48/ЕС, Директива) предусмотрено, что страны ЕС вправе предусмотреть во внутреннем законодательстве санкцию в виде выплаты единовременного денежного вознаграждения за невиновное нарушение исключительного права. Согласно п. 26 преамбулы, ст. 13 Директивы при виновном нарушении компенсация должна учитывать упущенную выгоду правообладателя, доходы нарушителя от использования объекта, моральный вред на стороне правообладателя. В качестве альтернативы могут быть предусмотрены роялти или сборы, которые платил нарушитель, если бы он обратился к правообладателю за предоставлением лицензии.

Как видим, Директива 2004/48/ЕС предоставляет странам ЕС право предусматривать во внутреннем законодательстве компенсацию в виде потенциального вознаграждения по лицензионному договору, однако о каком-либо повышающем коэффициенте, в частности, коэффициенте 2 речи в Директиве не идет.

Обращение к внутреннему европейскому законодательству показывает, что компенсация в виде вознаграждения (стоимости лицензионного договора, стоимости права использования), умноженной на повышающий коэффициент, предусмотрена в сравнительно небольшом количестве стран. В частности, компенсация данного вида не предусмотрена в немецком, французском, итальянском, испанском, британском законодательстве. Например, в ст. L-331-1-3 Кодекса интеллектуальной собственности Франции от 01 июля 1992 г. предусмотрено, что суд в качестве альтернативы по требованию правообладателя может обязать нарушителя выплатить единовременную сумму в качестве компенсации за ущерб. При этом данная сумма должна превышать размер гонорара, который причитался бы правообладателю, если бы разрешение на использование было получено27. В данных нормах французского Кодекса мы видим проявление штрафного характера компенсации, однако какой-либо повышающий сумму вознаграждения конкретный коэффициент в законе не установлен.

В то же время в законодательстве некоторых европейских государств расчетная компенсация в виде кратной стоимости права использования все-таки предусмотрена. Так, согласно ст. 86, 87 Закона Австрии об авторском праве на произведения литературы и искусства и о смежных правах от 09 апреля 1936 г.28 при виновном нарушении исключительных прав правообладатель вправе требовать взыскания с нарушителя двукратной стоимости вознаграждения, которое было бы выплачено при использовании по договору. В случае невиновного нарушения исключительных прав подлежит взысканию компенсация в размере однократного вознаграждения по договору. Несколько иначе взыскание расчетной компенсации урегулировано в иных австрийских законах об интеллектуальной собственности. Так, согласно ст. 53 Закона Австрии «О защите товарных знаков» от 07 июля 1970 г.29 компенсация в размере двукратного вознаграждения подлежит взысканию в случае умысла или грубой неосторожности нарушителя. При простой неосторожности, равно как и при отсутствии вины с нарушителя может быть взыскана компенсация в виде однократного вознаграждения. Аналогичные положения содержатся в ст. 150 Патентного закона Австрии от 07 июля 1970 г.30.

Примечательно, что указанные законы, несмотря на положения п. 25, 26 преамбулы, ст. 13 Директивы 2004/48/ЕС, позволяют взыскать с нарушителя убытки в той части, в которой они превышают сумму компенсации. В Директиве компенсация позиционируется как альтернативное требование по отношению к требованию о возмещении убытков. Это означает, что в случае взыскания с нарушителя компенсации требование о возмещении убытков удовлетворению не подлежит даже в той части, в которой убытки ее превышают. Как известно, именно такой подход к соотношению данных имущественных требований закреплен и в российском законодательстве (п. 3 ст. 1252 ГК).

Схожие с австрийскими положения о расчетной компенсации предусмотрены в норвежском законодательстве. Так, согласно ст. 81 Закона Норвегии об авторском праве от 15 июня 2018 г. при умысле или грубой неосторожности нарушителя правообладатель вправе требовать компенсацию, равную разумному вознаграждению в двойном размере31. Такое же правило закреплено в ст. 58 Закона Норвегии о товарных знаках от 26 марта 2010 г.32, ст. 40 Закона Норвегии об охране дизайна от 14 марта 2003 г.33

Расчетная компенсация в виде кратной компенсации также предусмотрена в законодательстве Литвы. Согласно ст. 83 Закона Литвы об авторском праве и смежных правах от 18 мая 1999 г.34 компенсация в виде двукратного вознаграждения подлежит взысканию при наличии вины нарушителя. В силу ст. 75 Закона Литвы о товарных знаках от 10 октября 2000 г.35, ст. 57 Патентного закона Литвы от 18 января 1994 г.36 данная компенсация может быть взыскана в случае умысла или грубой неосторожности нарушителя.

В период с 23 мая 1994 г. до 01 июля 2015 г. польское законодательство предусматривало компенсацию за нарушение исключительных авторских и смежных прав в виде трехкратной (!) стоимости права использования по договору - при виновном нарушении и в виде двукратной стоимости права использования по договору – при нарушении невиновном (ст. 79 Закона Польши об авторских и смежных правах от 04 февраля 1994 г.37). Однако Постановлением Конституционного Суда Польши от 23 июня 2015 г. по делу SK 32/14 данная норма была признана не соответствующей Конституции Польши в той части, в которой она позволяет взыскать с нарушителя трехкратную сумму вознаграждения и, тем самым, ставит нарушителей авторских и смежных прав в худшее положение по сравнению с нарушителями других имущественных прав38.

Подход, допускающий взыскание компенсации в размере, превышающем двукратную стоимость права использования, на сегодняшний день предусмотрен в греческом законодательстве. Так, согласно ст. 65 Закона Греции об авторском праве, смежных правах и вопросах культуры от 03 марта 1993 г.39 при виновном нарушении компенсация должна быть, как минимум, в два раза больше, чем вознаграждение при использовании по договору. Данная норма закрепляет коэффициент 2 в качестве минимального, что не исключает взыскания с нарушителя компенсации, например, в трехкратном размере по отношению к стоимости права использования по договору.

Таким образом, в Европейском Союзе компенсация в размере кратной стоимости права использования не является общепризнанным способом защиты. В отдельных странах Европы в разные годы данная компенсация была закреплена на законодательном уровне, однако тенденции ее все более широкого распространения нами не выявлены. По смыслу Директивы 2004/48/ЕС, размер компенсации за нарушение исключительных прав должен быть сопоставим с доходами правообладателя, который он получил бы в случае заключения договора. По отношению к убыткам данная компенсация должна носить альтернативный характер. Последнее положение не всегда выдерживается во внутреннем законодательстве стран ЕС, в законодательстве некоторых стран данная компенсация носит зачетный по отношению к убыткам характер.

Проведенный анализ зарубежного законодательства на предмет наличия в нем норм о расчетной компенсации в виде двукратной стоимости права использования позволяет констатировать, что появление компенсации данного вида в российском законодательстве не может считаться очевидным решением, вытекающим из общепризнанного в мировом или европейском масштабе подхода. Компенсация в виде двукратной стоимости права использования встречается в зарубежном законодательстве достаточно редко. В законодательстве почти всех европейских стран из тех, в которых данная компенсация присутствует, она появилась задолго до принятия Директивы 2004/48/ЕС, которой она не предусмотрена. В связи с этим говорить о тенденции ее распространения в мировом или европейском масштабе не приходится.

С учетом данных обстоятельств представляется возможным наметить два направления дальнейшего развития института расчетной компенсации рассматриваемого вида в российском праве.

Первое из них предполагает сохранение данного института в действующем законодательстве. В этом случае налицо необходимость его совершенствования.

Во-первых, расчетная компенсация, как и компенсация в твердом размере, должна основываться на идее об ее умеренно штрафном характере. Данный подход, как уже отмечалось, выражен в п. 3 мотивировочной части Постановления КС № 40-П. Хотя Конституционный Суд счел предусмотренный ГК применительно к стоимости права использования коэффициент 2 допустимым (п. 5 мотивировочной части Постановления № 40-П), представляется, что он имеет ярко выраженную штрафную направленность и, как следствие, не в полной мере соответствует идее об умеренно штрафном характере компенсации. Коэффициент 1, на который, например, ориентирует европейских законодателей Директива 2004/48/ЕС, является, на наш взгляд, другой крайностью. Имея сугубо восстановительную направленность, в целом характерную для гражданско-правовой ответственности, данный коэффициент в известной степени стимулирует пользователей объектов интеллектуальной собственности к их бездоговорному использованию. Во избежание подобных крайностей, представляется целесообразным установление компромиссного коэффициента, который бы соответствовал идее об умеренно штрафном характере компенсации как специальной меры гражданско-правовой ответственности. Таким коэффициентом вероятнее всего мог бы стать коэффициент 1,5.

Во-вторых, из норм ГК о расчетной компенсации неясно, стоимость лицензии какого вида должна приниматься в расчет при определении ее размера. Из приводимых выше норм иностранного законодательства, предусматривающих расчетную компенсацию, следует скорее вывод о неисключительном характере данной лицензии. Такой же подход ранее был закреплен в п. 43.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29)40. Однако в ныне действующем Постановлении № 10 этого или какого-то иного разъяснения на данный счет не содержится.

Представляется, что существу и природе компенсации в большей степени соответствует использование в качестве ориентира для определения его размера стоимости неисключительной лицензии, которая, разумеется, всегда ниже, чем стоимость исключительной лицензии. Едва ли правильно ставить нарушителя, который может быть одним из многих, на место эксклюзивного пользователя, который обычно платит особую цену за эксклюзивность. Об ответственности в размере, равном или превышающем стоимость исключительной лицензии, вероятно можно говорить в исключительных случаях, например тогда, когда правообладатель принципиально не выдает лицензии на использование объекта интеллектуальной собственности третьим лицам, всячески оберегая свою монополию на его использование. В этом случае убытки от нарушения могут быть сопоставимы со стоимостью исключительной лицензии, которую он потенциально мог бы выдать заинтересованному лицу.

В-третьих, следует учесть распространенный в Европе подход о взыскании кратной компенсации лишь в случае виновного нарушения исключительного права. Как было показано ранее, в одних правопорядках, допускающих взыскание расчетной компенсации, двукратная стоимость права использования взыскивается при любом виновном нарушении, в других – лишь в случае умысла или грубой неосторожности нарушителя. Любой из этих подходов представляется более взвешенным по сравнению с тем, который закреплен на сегодняшний день в российском законодательстве. Поскольку в подавляющем большинстве случаев ответчиками по делам о защите исключительного права, рассматриваемым российскими судами, выступают предприниматели, на сегодняшний день, с учетом положений п. 3 ст. 1250 ГК, с них может быть взыскана компенсация с коэффициентом 2 за нарушение исключительного права независимо от вины. Дифференцированный подход, который закреплен в ряде европейских стран, представляется более справедливым и сбалансированным, в большей степени учитывающим обстоятельства нарушения, в частности наличие и степень вины нарушителя.

Таким образом, для случаев виновного нарушения исключительного права или нарушения исключительного права с отдельными формами вины (умысел, грубая неосторожность) мы предлагаем предусмотреть компенсацию в виде полуторной стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности. Для случаев невиновного нарушения исключительного права представляется целесообразным установление меньшего коэффициента, например 1,2. Полный отказ от повышающего коэффициента в случае невиновного нарушения нам видится нецелесообразным, поскольку это вступит в определенное противоречие с идеей об умеренно штрафном характере компенсации.

Следует также отметить, что подобный дифференцированный подход к размеру компенсации за нарушение исключительного права в целом согласуется с известной позицией высших судебных инстанций о том, что при определении размера компенсации следует учитывать наличие и степени вины нарушителя исключительного права (ранее в п. 43.3 Постановления № 5/29, сейчас в п. 62 Постановления № 10). Хотя в обоих случаях данные разъяснения были даны применительно к компенсации в твердом размере, они вполне могут быть учтены при совершенствовании рассматриваемой разновидности компенсации за нарушение исключительного права.

Кроме того, в рамках данного направления развития рассматриваемого института возможен альтернативный вариант - закрепление в законе нормы о компенсации в размере, превышающем доход, который был бы получен правообладателем в случае заключения с ним лицензионного договора, без установления конкретного коэффициента. Как уже отмечалось, подобное регулирование содержится в Кодексе интеллектуальной собственности Франции. При этом при определении конкретного коэффициента и, как следствие, размера компенсации суды могли бы учитывать наличие и степень вины нарушителя.

Второе возможное направление развития института компенсации в виде двукратной стоимости права использования предполагает отказ от него. Подобное решение имеет под собой определенные основания. Как было нами выявлено ранее, в законодательстве большинства развитых стран данный вид компенсации не предусмотрен. Кроме того, рассматриваемый вид компенсации непрост в применении, поскольку он требует от суда тщательного изучения обстоятельств нарушения, их сопоставления с условиями лицензионных договоров, цену которых истец берет за основу при расчете компенсации. С учетом данных факторов отказ от данной компенсации мог бы стать решением существующих проблем правоприменения. Тем не менее законодатель вряд ли решится на подобный шаг, поскольку он связан с сокращением способов гражданско-правовой защиты нарушенных прав и, как следствие, определенным ухудшением положения авторов и иных правообладателей.

До тех пор пока изменения в законодательство не внесены, нормы ГК о расчетной компенсации в виде двукратной стоимости права использования должны применяться судами с большой осторожностью и с учетом тех разъяснений, которые содержатся в Постановлении КС № 40-П. Как было показано ранее, судам следует тщательным образом сопоставлять условия лицензионных договоров, которые представляет истец, с обстоятельствами дела, а также исследовать обстоятельства, подтверждающие реальность намерений сторон лицензионного договора, экземпляр которого представляет истец в суд.