Для цитирования:

Яковлев Н.Ю. Правовые положения, опосредующие создание программного обеспечения по заказу в РФ и США// Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2024. N 1 (43). С. 86-94.
DOI: 10.58741/23134852_2024_1_8

Yakovlev N.Yu. Contractual structures mediating the creation of software in the Russian Federation and the United States// Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. March 2024. N 1 (43). Pp. 86-94. (In Russ.).
DOI: 10.58741/23134852_2024_1_8

УДК 347.77

В настоящее время сфера IT продолжает стремительно развиваться и сейчас сложно представить современную жизнь без использования IT-технологий. В связи с этим все чаще используются различные договорные конструкции, которые регламентируют процесс создания исходных и объектных кодов; программного обеспечения; программных комплексов; баз данных и других объектов.

В современном российском законодательстве можно наблюдать крайне дифференцированный подход к правовому регулированию правоотношений, связанных с созданием различных произведений на заказ.

Для упрощения терминологии в рамках данной статьи предлагается использовать термин «IT-решение» для обобщенного наименования программного обеспечения, баз данных, программных комплексов, исходных кодов и прочих результатов интеллектуальной деятельности в сфере информационных технологий. Также введение данного термина представляется удачным ввиду того, что в статье будет проводиться сравнительный анализ регулирования распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере информационных технологий между Россией и США, поскольку в законодательстве последнего государства также иногда используется собирательный термин «data» для обозначения технических данных и программного обеспечения1.

Кроме того, в рамках настоящей статьи под созданием IT-решения на заказ автор понимает любую разновидность создания объекта, когда такое создание предполагает его дальнейшее использование не автором. То есть, в используемый термин «на заказ» включаются и IT-решения, созданные в рамках авторского заказа, и служебные произведения, и прочие разновидности создания.

Статья не преследует цель исследования абсолютно всех тенденций в распределении исключительных прав в отношении IT-решений на заказ; исследование договорной практики в целом по рассматриваемому вопросу и выявление наиболее распространенных договорных конструкций. Автор статьи конкретизирует свое внимание на положениях закона, которые изначально устанавливают определенные правила по умолчанию.

Такая постановка проблемы: анализ исключительно законодательных положений (и прецедентов в США), без оглядки на тенденции существующей договорной практики в целом, обусловлена рядом факторов.

Во-первых, очевидно, что у компаний, существующих на рынке долгое время, имеется юридический отдел, или эти компании пользуются юридическими услугами на аутсорсе. В этом случае договорная работа осуществляется квалифицированными юристами и вопросы распределения исключительных прав по созданным/заказанным IT-решениям непременно будут урегулированы. Причем наиболее выгодным для крупных компаний способом.

Во-вторых, развитие IT-сферы в России происходило с учетом опыта западных IT-компаний, поскольку, в частности, США в 90-е годы являлись мировым лидером в сфере информационных технологий. Во многом сложившаяся в России договорная практика похожа на практику, существующую в ЕС и США, поскольку IT- гиганты, такие как IBM, Microsoft и т.п., помимо самих IT-решений и продуктов привнесли на российский рынок и зарубежную практику.

В-третьих, такие участники IT-сферы, как: стартапы, инициативные группы, начинающие разработчики и др. зачастую на стадии разработки проекта не в состоянии позаботиться о юридическом оформлении правоотношений. Основных причин тому, на наш взгляд, несколько: ограниченный бюджет; недостаток знаний об интеллектуальной собственности и особенностях распределения исключительных прав; фокус внимания на разработку, а не на обладание правами; личный характер взаимоотношений.

Описанное в предыдущем абзаце является довольно распространенным явлением. Об этом косвенно свидетельствует одно из основных требований, выдвигаемых Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) к проекту. Согласно конкурсной документации ФРИИ, при направлении заявки соискатель должен гарантировать, что является разработчиком проекта и обладает исключительными правами на него2.

В-четвертых, большая часть норм частного права является диспозитивной (как в России, так и в других юрисдикциях). Поэтому представляет интерес рассмотрение именно базовых правил распределения исключительных прав на IT-решения, созданные на заказ, а не характеристика существующей договорной практики, где стороны могут по своему усмотрению разрешить вопрос в отношении исключительных прав на созданное IT-решение.

В настоящее время ч. 4 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), содержит несколько разновидностей правоотношений, связанных с IT-решениями, созданными на заказ:

1).

авторский заказ (ст. 1288 ГК РФ);

2).

служебные произведения (ст. 1295 ГК РФ);

3).

произведения, созданные по заказу (ст. 1296 ГК РФ);

4).

произведения, созданные при выполнении работ по договору (ст. 1297 ГК РФ);

5).

произведения, созданные по государственному или муниципальному контракту (ст. 1298 ГК РФ).

Предполагается, что законодателем преследовались определенные цели, когда вводился такой дифференцированный подход к правовому регулированию правоотношений.

Как утверждает Е. Моргунова, если договор авторского заказа не предусматривает ни отчуждения исключительного права на произведение, ни предоставления права использования заказчику, то к заказчику переходит только право собственности на материальный носитель, в котором воплощено произведение [3]. Вместе с тем нельзя не согласиться со справедливым замечанием Н. Федоренко и Л. Лапач, которые отмечают, что хотя эти объекты и имеют определенный материальный носитель, «но экономическая ценность последних сама по себе не представляет для участников имущественных отношений той ценности, ради обладания которой они вступают в гражданско-правовые отношения. Безусловную ценность для такого лица представляет именно право, выраженное в определенной форме» [6]. С этим замечанием солидарен и В.С. Витко [1].

В таком случае, по мнению законодателя, основой для демаркации между договором авторского заказа и договором на создание произведения по заказу и выступает статус исполнителя если произведение (а в нашем случае: IT-решение) создается автором, то такие правоотношения будут регулироваться нормами авторского заказа. Если IT-решение создано любым лицом, кроме автора, то применяются нормы ст. 1296 ГК РФ.

Различия в правовом регулировании представлены в таблице:

Отличия в предоставлении исключительных прав на произведения, созданные по различным видам заказа

В законодательстве РФ дифференцируется принадлежность исключительных прав по общему правилу на IT-решения, выполняемые в рамках различных договоров.

Разумеется, в каждом из рассматриваемых случаев по соглашению сторон исключительное право на созданные объекты может быть передано по соглашению сторон.

По общему правилу исполнителю принадлежит исключительное право на IT-решение, созданное по договору авторского заказа, на IT-решение, созданное в рамках государственного или муниципального контракта, а также на IT-решение, созданное в процессе исполнения договора, который не предусматривал создание IT-решения в качестве основной цели договора.

При этом исключительное право на служебное IT-решение и IT-решения, созданные по заказу, по общему правилу, принадлежит заказчику.

При проведении анализа таких норм законодательства, регламентирующих эти конструкции, не до конца становится понятной логика законодателя при введении различного подхода к распределению исключительного права между сторонами правоотношений.

Если рассматривать распределение исключительного права в договора на создание IT-решений по заказу и служебных IT-решений, то мы можем сделать следующий вывод. Передача исключительного права заказчику связана с целью соответствующего правоотношения. В обоих случаях лицо, вступающее в правоотношение с автором IT-решения, преследует одинаковые цели: во-первых, чтобы автор создал IT-решение, исходя из задания и потребностей заказчика; во-вторых, воля заказчика, помимо создания, направлена и на получение возможности для дальнейшего распоряжения созданным IT-решением [4]. Закрепление законодателем общего правила о передаче исключительного права заказчику в рамках рассматриваемых разновидностей правоотношений существенно упрощает гражданский оборот, поскольку возникновение исключительного права у заказчика связывается только с выполнением им своих обязательств, определенных соглашением между сторонами3.

Однако не вполне понятным в таком случае выступает установление общего правила принадлежности исключительного права на IT-решение исполнителю (автору), если между сторонами заключен договор авторского заказа. Заказчик преследует все те же цели: получить определенный результат интеллектуальной деятельности, а также иметь возможность его использовать.

Передача исключительного права исполнителю в случае, когда в процессе выполнения договора IT-решение было создано, не будучи запланировано договором, также вполне понятна и объяснима. Ведь работа выполняется исполнителем, и если у заказчика не было цели и волеизъявления в создании и получении возможности использовать созданное IT-решение, то и наделять его исключительным правом на созданное таким образом IT-решение нет необходимости. Более того, это бы нарушило баланс интересов между заказчиком и исполнителем.

Однако возникает вопрос, почему законодателем установлено общее правило о передаче исключительных прав исполнителю, а не заказчику в случае создания произведения в рамках авторского заказа и государственного/муниципального контракта. Ведь заказчики и по этим договорам также имеют цель, которая состоит в получении определенного договором (или контрактом) результата интеллектуальной деятельности в форме IT-решения.

Безусловно, нельзя говорить о том, что из-за отсутствия пункта о переходе исключительных прав государственный заказчик будет лишен всякой возможности воспользоваться созданным IT-решением. Ранее баланс интересов обеспечивался нормой п. 3 ст. 1489 ГК РФ в редакции до 1 марта 2022 г. Согласно данной норме, если исключительные права не принадлежат ни Российской Федерации, ни субъекту РФ, ни муниципальному образованию, то государственный заказчик вправе требовать от правообладателя предоставить указанному госзаказчиком лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование соответствующего произведения науки, литературы или искусства для государственных или муниципальных нужд.

В настоящее время интересы государства обеспечены абз. 1 п. 3 и п. 4 ст. 1240.1 ГК РФ. Данные пункты создали несколько исключений из общего правила в отношении исключительных прав на IT-решения, созданные в рамках госзаказа.

Первое исключение касается ситуаций, если IT-решение непосредственно связано с обеспечением обороны и безопасности. Тогда в силу закона права на него принадлежат Российской Федерации. Также необходимо отметить, что это единственное исключение, которое не зависит от факта финансирования госконтракта государством, в отличие от последующих исключений, которые непосредственно связаны с фактом финансирования госконтракта со стороны соответствующего бюджета.

Второе исключение передает государству (РФ, субъектам или муниципалитетам) исключительные права на объекты, которые необходимы для предоставления государственных услуг или осуществления государственных функций.

Третье исключение позволяет государству приобрести исключительные права, если исполнитель по госконтракту в течение 12 месяцев после приемки не обеспечил совершение всех зависящих от него действий, необходимых для признания за ним исключительного права. Из содержания Постановления Правительства РФ от 14 сентября 2022 г. № 16064 можно сделать вывод, что в отношении IT-решений необходимым действием для признания исключительного права будут выступать:

1).

сведения о создании IT-решения при выполнении госзаказа;

2).

сведения о подаче заявки на государственную регистрацию IT-решения, созданного при выполнении госзаказа;

3).

сведения о введении мер для соблюдения конфиденциальности в отношении IT-решения;

4).

сведения о подаче заявки на выдачу патента на IT-решение.

Четвертое исключение предоставляет государству исключительное право, в случае, если IT-решение было создано по госконтракту, заключенному во исполнение международных обязательств РФ.

Наконец, пятое исключение делает указанный список открытым, поскольку законодатель вводит формулировку «в других случаях, установленных законом».

Таким образом, мы видим, что правила распределения исключительных прав на IT-решения по различным видам заказа в России зависят от существа отношений между сторонами. В ряде случаев закон базово передает исключительное право заказчику, в некоторых случаях – напротив, оставляет его за автором (исполнителем).

В связи с многообразием вариаций рассмотрим подход США к правовому регулированию распределения исключительных прав на IT-решения, поскольку США является лидером в области информационных технологий, а практика, сформированная в Штатах распространилась далеко за пределы страны

Для сравнения рассмотрим подход к правовому регулированию предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные «на заказ» в США.

В Соединенных Штатах с начала XX в. была зафиксирована доктрина служебных произведений (work made for hire doctrine). В законе об авторских правах 1909 г.5 было установлено, что в качестве автора произведения признается работодатель, если результат интеллектуальной деятельности создан его работником.

Согласно доктрине, произведение признается служебным в двух случаях:

1).

если произведение было создано работником в рамках его трудовых обязанностей;

2).

если произведение было специально по заказу, при этом подрядчик (автор) может и не состоять в трудовых отношениях с заказчиком.

Между тем из доктрины есть исключения. К таковым относятся, например, ситуации, когда создание произведения выходит за рамки обычных должностных обязанностей и поручается работодателем работнику по специальному заданию. Или, случаи, когда работодатель не контролирует ход создания произведения, не вносит правок и корректировок. Вопросы отнесения созданного в таких ситуациях произведения к служебному разрешаются судом на основе анализа других обстоятельств взаимоотношений между автором и работодателем (некоторые из квалифицирующих признаков, позволяющих отнести произведение к служебному приведены далее при анализе судебной практики США).

Также, законодательство Соединенных Штатов предусматривает, что работодателем может выступать как компания (юридическое лицо), так и частное лицо [5].

Именно такой подход к пониманию термина «работодатель» позволял судам распространять действие доктрины не только на традиционные трудовые правоотношения, но и на гражданские правоотношения между частным заказчиком и частным исполнителем. В деле Lin-Brook Builders Hardwware против Gertler суд сформулировал следующую позицию: «Когда один человек привлекает другого, будь то в качестве работника или в качестве независимого исполнителя, для создания произведения художественного характера, возникает презумпция, что взаимное намерение сторон заключается в том, что авторские права на произведение должны принадлежать тому, по чьей инициативе и за чей счет оно было создано»6.

Таким образом, если произведение было создано в результате осуществления работы по найму на кого-либо (work made for hire), то непосредственный работодатель или заказчик, в таком случае выступает как автор произведения. Он получается все права, а не только лишь исключительное право на использование созданного по заказу результата интеллектуальной деятельности.

В дальнейшем принятие Закона об авторских правах 1976 г.7 и сформированная на его основе судебная практика внесла некоторые изменения в распределение авторских прав на служебные произведения и произведения, созданные по заказу. Так, рассматривая дело Community for Creative Non-Violence v. Reid, Верховный Суд США сформулировал 13 квалифицирующих признаков, наличие которых позволяет признать правоотношения между заказчиком и исполнителем в качестве служебных. К таким критериям относятся:

1).

право нанимателя (заказчика) контролировать способ и средства создания исполнителем произведения;

2).

наличие у исполнителя определенного навыка;

3).

за чей счет оплачивались инструменты и материалы для работы над произведением;

4).

место работы исполнителя;

5).

длительность взаимоотношений между заказчиком и исполнителем;

6).

есть ли у заказчика право передавать дополнительные проекты исполнителю в рамках заключенного с ним соглашения;

7).

способ взаиморасчетов;

8).

степень усмотрения нанятой стороны относительно того, когда и как долго работать;

9).

роль нанимателя в найме и оплате труда помощников для исполнителя;

10).

занимается ли наниматель предпринимательской деятельностью;

11).

предоставляются ли нанимателем какие-либо льготы исполнителю;

12).

является ли выполняемая исполнителем работа частью обычной деятельности нанимателя;

13).

налоговый режим нанимателя.

Несмотря на формулировку Верховным Судом США достаточно четкого перечня, который бы помогал разграничить служебные произведения от произведений, созданных независимым исполнителем, в судебной практике не сформировался какой-либо единый и универсальный подход. Примером тому может служить дело JustMed v. Byce8.

Рассматривая данное дело, суд признал, что созданное программистом Майклом Байсом программное обеспечение по своей сущности является служебным IT-решением. Данное дело является показательным, поскольку, с одной стороны, имели место обстоятельства, которые формально позволяют считать программиста свободным исполнителем, что исключает возможность определения правоотношений между М. Байсом и JustMed как служебных. Такими обстоятельствами в рамках дела выступали:

1).

разработка М. Байсом программного обеспечения вне офиса компании на своем личном компьютере;

2).

отсутствие заключенного в письменной форме трудового договора между М. Байсом и компанией JustMed;

3).

неподписание М. Байсом специальной документации;

4).

непредоставление компанией каких-либо льгот, которые предусмотрены для работников.

Вместе с этим при квалификации правоотношений между программистом и компанией суд учел следующие обстоятельства:

1).

участие программиста в иных проектах компании, которые не связаны с работой над созданным им программным обеспечением;

2).

программист был указан в брошюрах компании;

3).

программисту была выдана визитная карточка с указанием должности «Директор по исследованиям и разработкам»;

4).

участие М. Байса в различных конференциях и презентациях от имени компании.

Кроме того, суд отдельно обратил внимание на то, что компания является стартапом и для такого рода организаций характерны более неформальные отношения между работодателем и работниками.

Таким образом, взвешивая отсутствие формальных критериев, которые позволяют квалифицировать правоотношения между М. Байсом и компанией JustMed как трудовые (отсутствие трудового договора в письменной форме и работа вне офиса). Но оценив другие критерии, такие как участие программиста в работе над другими проектами и представление компании на различных публичных мероприятиях, и учитывая более неформальный характер регламентации правоотношений между компанией-стартапом и ее работниками, суд пришел к выводу, что М. Байс является работником организации, а не свободным исполнителем. В связи с этим подлежит применению дефиниция п. 1 § 101 Закона об авторских правах 1976 г. И поскольку стороны не договорились об обратном, созданное программное обеспечение по своей сущности является служебным.

Таким образом, суды в США в каждом конкретном случае определяют и оценивают наличие критериев, позволяющих отнести правоотношения между заказчиком и исполнителем к трудовым. И на основании сформулированной квалификации применяют одну из двух дефиниций, указанных в Законе об авторских правах.

В целом, проведя анализ доктринальных положений законодательства США и материалов судебной практики, мы видим, что если правоотношения между заказчиком и исполнителем в достаточной степени соответствуют критериям трудовых правоотношений по созданию результатов интеллектуальной деятельности, сформулированным Верховным Судом США, то такие произведения признаются служебными, а заказчик будет считаться автором произведения. При этом не имеет значения организационно-правовая форма заказчика – в роли заказчика может выступать как компания, так и частное лицо.

Что касается вопросов распределения исключительных прав на программное обеспечение, то в США сложилась следующая ситуация: либо IT-решение создается в рамках трудовых отношений и, согласно доктрине, является служебным произведением; либо, если IT-решение создается третьими лицами, не являющимися работниками, то заключается соглашение на создание программного обеспечения (Software Development Agreement), как наиболее предпочтительный способ урегулировать правоотношения. Как правило, по SDA исключительное право также принадлежит заказчику IT-решения, за исключением ситуаций, когда заказчиком является государство.

Поскольку в прошлом параграфе было отмечено, что заказ произведения в рамках государственных закупок является исключением из сложившейся практики перехода исключительных прав на произведение, то представляется интересным более детально рассмотреть и этот аспект.

Основополагающим нормативным документом, посвященным процессу государственных закупок в США, является Федеральное положение о закупках (Federal Acquisition Regulation9, FAR). Данный документ содержит подробную регламентацию процесса закупок: от планирования закупки до ответственности за неисполнение государственного контракта. Кроме того, в документе детально регламентированы типовые формы для различных видов государственных контрактов [7]. Вопросам прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении госконтракта, посвящен раздел 27 FAR, а права на непосредственно IT-решения регламентированы в подразделе 27.4.

FAR (27.401) выделяет несколько видов прав на IT-решения: unlimited rights, limited rights, restricted rights.

Unlimited rights – это аналог исключительных прав по российскому законодательству.

Limited rights – это ограниченные права на данные, которые создаются в ходе исполнения госконтракта. Как указано в п. 27.401 FAR, к таким данным относятся данные, обладающие признаками коммерческой тайны, или носящие любую другую конфиденциальную форму, и созданные за частный счет. По большей части, речь идет о базах данных и их содержимом.

Restricted rights – это ограниченные права на программное обеспечение, которое также было разработано за частный счет и носит конфиденциальный характер.

Режимы limited rights и restricted rights позволяют исполнителю сохранить конфиденциальность в отношении некоторых данных или программного обеспечения, однако не позволяют ему полностью не предоставлять информацию о них государству.

FAR устанавливает, что, по общему правилу, исключительные права (unlimited rights) отходят заказчику. При этом, режим исключительных прав распространяется на:

1).

IT-решение, впервые созданное в процессе исполнения контракта;

2).

данные о форме и функционировании IT-решения создаваемого по контракту;

3).

инструкции по эксплуатации и мануалы для изделий, компонентов и процессов, которые поставляются в ходе исполнения госконтракта;

4).

все остальные результаты интеллектуальной деятельности в сфере информационных технологий, разработанных по контракту и не подпадающие под режимы limited rights и restricted rights.

Также, FAR в п. 27.405-3 допускает приобретение существующих коммерческих IT-решений вместо разработки собственных, но рекомендует относиться к подобным решениям с особой осторожностью. С приобретением коммерческих IT-решений рекомендуется дополнительно урегулировать вопросы, связанные с правом государства на использование, раскрытие, модификацию, распространение и воспроизведение IT-решений.

Таким образом, мы видим, что политика США в отношении исключительных прав на IT-решения, созданных на заказ, отличается от политики отечественного законодателя, поскольку, согласно положениям FAR, исключительные права, а также права, ограниченные режимами limited rights и restricted rights, принадлежат государственному заказчику.

Разумеется, в США, как и в России, в отношении IT-решений, которые напрямую связаны с обеспечением безопасности и обороны, существуют особые правила. Эти правила содержатся в Дополнении к Федеральному положению о закупках (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement10, DFARS) и распространяются исключительно на закупки, участником которых выступает Министерство обороны США, или если осуществляется закупка продукции исключительно военного назначения [2].

В силу прямого указания в п. 227.400 DFARS, Министерство обороны США при закупках IT-решений должно руководствоваться именно положениями DFARS (227.71 и 227.72), а не правилами, установленными п. 27.4 FAR. При закупке IT-решений Министерство обороны, как правило, требует передачи неограниченных прав на созданные программы, а иногда дополнительно может переложить на подрядчика бремя содержания хранилища данных (227.7108 DFARS): создать систему защиты данных в хранилище; поддерживать его работоспособность; контролировать раскрытие данных третьим лицам и получать от этих лиц соглашения о неразглашении данных; предоставлять данные из хранилища по требованию государственных органов; поддерживать актуальность данных, поставляемых в хранилище другими подрядчиками. При этом правительство не будет нести ответственность перед владельцами данных или лицензиарами в случае раскрытия данных подрядчиком или его работниками.

Представляется, что отечественному законодателю следовало бы унифицировать правовое регулирование произведений, созданных «на заказ», предусмотрев единую конструкцию вместо имеющихся разрозненных норм о разных видах заказа.