Исключительные права не предоставляют правообладателю полного господства (контроля) над использованием объекта интеллектуальной собственности. Они ограничены сроком существования, территорией, способами свободного использования объекта. При установлении подобных границ учитываются в первую очередь функции исключительного права, а также правомерные интересы иных лиц в свободном доступе к объекту.

Данные тезисы применимы (с определенными оговорками) ко всем видам исключительных прав. Так, в сфере патентного права границы исключительного права определяются функцией стимулирования участников оборота к созданию и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Продолжительность и объем контроля правообладателя должны быть достаточными для того, чтобы разработчики покрыли свои издержки на создание объекта и получили прибыль от его коммерциализации. В ином случае есть риск того, что компании как рационально действующие субъекты сочтут невыгодным вкладывать средства в новые исследования и разработки. При этом должен быть обеспечен доступ всех заинтересованных лиц к использованию объекта в целях обеспечения кумулятивного инновационного процесса. В таком случае контроль правообладателя должен заканчиваться там, где исключительное право перестает служить целям инновационного развития и начинает, напротив, блокировать его. Именно поэтому исключительное патентное право не распространяется на использование объекта в исследованиях и разработках, а срок существования исключительного права на изобретение ограничивается 20 годами.

Средства индивидуализации, в том числе товарные знаки, в отличие от объектов авторских и патентных прав, не являются «продуктом» творческой созидательной деятельности. Они обладают ценностью не сами по себе, а только как идентификаторы конкретного бизнеса, предпринимательской деятельности, связанной с ними положительной репутации. В доктрине называют два основных признака товарных знаков: инструментальный и служебный характер. Инструментальный характер знака проявляется в том, что «он представляет собой некое средство, инструмент, с помощью которого можно вызвать представление об обозначаемом им объекте». Служебный характер знака – в том, что «он как условное обозначение может использоваться для индивидуализации поименованных в законе объектов, а именно товаров, работ или услуг»1.

Ключевой функцией товарного знака является индивидуализирующая функция. В общем виде под индивидуализацией понимается выделение (обособление) субъекта и/или объекта гражданских правоотношений из массы однородных путем выявления у субъекта и/или объекта либо придания субъекту и/или объекту характерных (индивидуальных) признаков2.

Посредством товарных знаков потребители выделяют товары или услуги из массы однородных и связывают их (атрибутируют) с конкретным источником происхождения товара, сохраняют представления о характеристиках продукта конкретного производителя. В результате они получают возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны3. Таким образом, товарный знак выступает средством установления «диалога» между потребителем и правообладателем (как правило, производителем или продавцом товара).

С индивидуализирующей функцией непосредственно связана рекламная функция: товарный знак выступает инструментом побуждения общественности к приобретению товаров и услуг; продвижения товара. А также гарантийная: товарный знак «гарантирует» потребителям, что все товары, маркированные обозначением, были произведены под контролем одного субъекта, который может нести ответственность за их качество4.

Исключительные права служат обеспечению указанных функций товарного знака. Правообладателю предоставляется эксклюзивная возможность использовать обозначение в качестве средства индивидуализации и продвижения товаров (услуг). И, соответственно, – возможность пресекать использование иными лицами схожих обозначений для индивидуализации и продвижения собственных, не связанных с правообладателем товаров и услуг.

В конечном итоге это обеспечивает интересы потребителей, рассматривающих товарный знак в качестве указателя на конкретный источник происхождения товара. Снижаются издержки потребительского выбора. Кроме того, исключительные права служат стимулированию предпринимателей к вложению средств в качество товаров (услуг), повышению привлекательности своего бизнеса, не позволяют им «присваивать» достижения конкурентов; служат поддержанию конкуренции.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод: исключительные права на товарные знаки должны распространяться только на сферу использования обозначений в качестве указателей на источник происхождения товаров; экономическую связь лица, реализующего товары, с правообладателем.

Установление полной монополии на использование обозначения не может быть оправдано с позиции функций товарных знаков и прав на них, целей правового регулирования в сфере средств индивидуализации. Напротив, оно привело бы к крайне негативным последствиям. В частности, все привлекательные слова и словосочетания оказались бы узурпированы частными субъектами, что ограничило бы свободу слова, возможности участников оборота информировать потребителей о характеристиках товаров и услуг и т.п.

Как справедливо отмечается в зарубежной доктрине, границы исключительного права на товарный знак должны определяться сферой использования обозначения в коммерческой деятельности и в качестве товарного знака5. Для того чтобы действия ответчика были признаны нарушением, необходимо использование им чужого обозначения для стимулирования собственных продаж именно в качестве товарного знака, то есть для указания источника происхождения товаров (услуг) или источника поддержки, спонсирования соответствующих продуктов или услуг.

В решении по делу Arsenal6, закрепившем функциональный подход к правам на товарные знаки на уровне Европейского союза, суд ЕС констатировал, что правообладатель товарного знака может запретить использование идентичного обозначения только в том случае, если нарушены его интересы в отношении основной функции товарного знака. Основной функцией зарегистрированного товарного знака при этом является идентификация происхождения товара. В результате суд ЕС признал нарушением действия ответчика по реализации сувенирной продукции, маркированной обозначениями Arsenal. Как заключил суд, стиль продуктов, продаваемых ответчиком, может создать впечатление в ходе торговли, что между этими продуктами и футбольным клубом Arsenal существует связь.

К подобным выводам можно прийти и с позиции системного толкования положений российского законодательства. В пункте 1 ст. 1477 ГК РФ товарный знак определен как обозначение, служащее для индивидуализации товаров. Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, контроль правообладателя распространяется лишь на случаи использования обозначения в отношении товаров при условии угрозы смешения. Как подчеркнул Пленум ВС РФ в п. 157 постановлении от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»: «С учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей».

Анализируя данные положения ГК РФ, М.А. Кольздорф справедливо отметила, что в соответствии с ними товарный знак служит для индивидуализации товара. Если же он используется для других целей (например, информационных), то по смыслу «указанных законоположений размещение товарного знака не является использованием и, соответственно, не требует согласия правообладателя»7. При этом следует согласиться с автором и в том, что обозначенный подход не должен открывать возможности для недобросовестного поведения, паразитирования на известности чужого товарного знака. В частности, нельзя признать допустимой ситуацию, когда на товаре не указывается собственный товарный знак или он размещается наряду с товарными знаками третьих лиц таким образом, что потребитель может быть введен в заблуждение о лице, которое предлагает соответствующие товары, и о его связи с правообладателем другого товарного знака.

В своем «развитии» конкретный товарный знак может пройти три этапа. С регистрацией в качестве товарного знака обозначение резервируется за конкретным предпринимателем, который приобретает возможность эксклюзивного использования соответствующего обозначения в отношении товаров (услуг) определенного вида. На втором этапе посредством рекламы, контроля качества маркируемых товарным знаком товаров правообладатель осуществляет продвижение товарного знака. В зарубежной доктрине данный этап иногда называется «программирование товарного знака»8. Наконец, на третьем этапе происходит создание «бренд-имиджа». Товарный знак приобретает дополнительную функцию символизации репутации, имиджа правообладателя9. С появлением подобной дополнительной функции происходит расширение контроля правообладателя. Он начинает охватывать случаи использования схожих обозначений, в том числе в отношении неоднородных товаров. При этом для установления факта нарушения необязательно введение потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара. Достаточно одной ассоциации с товарным знаком правообладателя, нарушающей правомерные интересы правообладателя.

В зарубежных правопорядках применительно к таким ситуациям говорят о размывании различительной способности товарных знаков10. В США выделяют две формы таких нарушений.

Во-первых, размывание посредством стирания различительной способности товарного знака (dilution by blurring). В данном случае речь идет о ситуации, когда нарушитель использует для индивидуализации неоднородных товаров (услуг) сходные с известным товарным знаком обозначения, паразитируя на репутации последнего. При этом смешение, введение потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров отсутствует. Страдает в такой ситуации, прежде всего, функция символизации репутации товарного знака, снижается его различительная способность. Бренд постепенно перестает восприниматься потребителями как нечто элитарное и эксклюзивное.

Во-вторых, размывание посредством опорочивания репутации товарного знака (dilution by tarnishment): ответчик использует схожее с известным товарным знаком обозначение для индивидуализации товаров (услуг) при условии, что такое использование может причинить вред репутации бренда, создает негативные ассоциации с брендом. В данном случае речь может идти об использования обозначения в отношении товаров, которые объективно вступают в противоречие с ценностями бренда; в отношении низкопробных товаров и т.п.

В Германии размывание различительной способности товарного знака также воспринимается как особое нарушение. Им признается использование сходного с известным товарным знаком (точнее – товарным знаком с репутацией) обозначения в отношении неоднородных товаров, нацеленное на паразитирование на репутации товарного знака, которое приводит к ослаблению различительной способности товарного знака. Введение в заблуждение потребителей в таком случае не требуется. В судебной практике различаются, в частности, следующие составы подобного нарушения:

-

паразитирование на чужом бренде, предполагающее необоснованный и несправедливый перенос репутации бренда на свои товары, услуги11;

-

паразитирование на различительной способности известного товарного знака, когда нарушитель пытается привлечь внимание потребителей к своему товару посредством его индивидуализации броским, известным обозначением12;

-

использование схожего с товарным знаком обозначения для маркировки ненадлежащих товаров, в результате которого с брендом возникают негативные ассоциации13.

В таких случаях учитывается, что подобные действия могут привести к ослаблению привлекательности бренда у потребителей.

В российском праве сегодня отсутствует полноценный институт размывания общеизвестного товарного знака. Между тем нельзя не заметить, что п. 3 ст. 1508 ГК РФ охватывает не только традиционное нарушение исключительного права на общеизвестный товарный знак (предполагающее смешение), но и незаконное использование, которое создает лишь ассоциации с общеизвестным товарным знаком. Применительно к данной норме можно говорить о российском аналоге доктрины размывания различительной способности товарного знака. Атрибутивным признаком такого нарушения является «ущемление законных интересов правообладателя». Под данный критерий легко можно подвести все ситуации, которые рассматриваются в качестве размывания исключительного права в западных правопорядках: снижение различительной способности товарного знака в силу его использования в качестве средства индивидуализации иными лицами в отношении разнообразных товаров; опорочивание репутации товарного знака и т.п.

На первый взгляд может сложиться впечатление, что размыванием можно признать практически любое использование в коммерческой сфере известного товарного знака / товарного знака с репутацией. В действительности это не так. Все развитые правопорядки последовательно как в случае с обычными, так и известными товарными знаками не признают нарушением исключительного права так называемое добросовестное использование товарного знака. Под таким использованием в общем виде понимается использование сходного с товарным знаком обозначения, не относящееся к индивидуализации источника происхождения товаров пользователя. Ниже рассмотрим основные случаи подобного использования.

Во-первых, товарные знаки могут свободно использоваться в информационных (в том числе, в целях критики14), научных, учебных и культурных целях, творческой деятельности. В данном случае речь идет об использовании чужого товарного знака не в качестве средства индивидуализации своих товаров и услуг. При этом обозначение может упоминаться именно в качестве товарного знака правообладателя, оно не выступает в данном случае идентификатором товаров (услуг), предлагаемых пользователем.

Еще в постановлении от 01 декабря 2009 г. № 10852/09 по делу № А45-15761/2008-8/270 Президиум ВАС РФ констатировал, что «словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием товарного знака»15.

СИП РФ признал правомерным использование:

-

товарного знака «ЖелДорЭкспедиция» в статье ответчика, в которой описывался случай пропажи груза ответчика, воспользовавшегося услугами правообладателя16;

-

товарного знака «Изопрофлекс–А» в информационном сообщении («патент на Изопрофлекс–А отменен») на интернет – сайте17;

-

общеизвестного товарного «STOLICHNAYA» при демонстрации алкогольной продукции в кинофильме18.

В последнем случае СИП РФ отметил, что «само по себе упоминание товарного знака истца в произведении ответчика не является использованием товарного знака. Основное предназначение товарного знака – обеспечение потенциальному потребителю возможности отличить услуги (товары), предоставляемые или оказываемые одним лицом, среди аналогичных услуг (товаров), предоставляемых или оказываемых другими лицами. В рассматриваемом случае судами установлено, что область деятельности истца и ответчика является различной, в связи с чем отсутствует вероятность смешения предприятия и общества на рынке».

Во-вторых, не должно признаваться нарушением исключительного права на товарный знак добросовестное использование иным лицом схожего с товарным знаком обозначения в целях описания своих товаров (услуг), раскрытия сущности и признаков товара, его отдельных элементов, содержания маркетинговой кампании ответчика. Речь идет о тех случаях, когда субъект использует обозначение не в качестве товарного знака, указателя на источник происхождения товара, а в его прямом лексическом значении. При этом пользователь действует добросовестно и не пытается паразитировать на репутации товарного знака.

В США сложилась доктрина добросовестного описательного использования товарного знака (fair descriptive use). Она получила закрепление на законодательном уровне. Согласно § 33(b)(4) Закона Лэнхема19 использование иным лицом обозначения не в качестве товарного знака, в том числе термина или символа, который является дискриптивным и используется честно и добросовестно, с тем чтобы описать товары или услуги соответствующего субъекта, не считается нарушением исключительного права на товарный знак.

Как отмечается в доктрине, каждый классический спор о добросовестном использовании представляет собой столкновение двух целей: недопущения введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров и поддержания конкуренции посредством раскрытия информации об альтернативах. В таком случае приходится взвешивать про- и антиконкурентные эффекты20.

На основе данной доктрины в одном из дел суд признал описательным использование ответчиком фразы «The dentists' choice for fighting cavities» («Выбор стоматологов для борьбы с кариесом») при рекламе зубной пасты. Как следствие он отказал в удовлетворении иска о нарушении исключительного права на товарный знак «DENTISTS CHOICE» («ВЫБОР СТОМАТОЛОГОВ»), зарегистрированный в отношении зубных щеток21.

В другом деле22 ответчик использовал фразу «Seal it with a kiss» («Запечатайте с поцелуем») как часть своей маркетинговой кампании: он просил покупателей использовать предлагаемую помаду и поцеловать открытку, которую потом можно было отправить адресату. Конкурент предъявил иск о нарушении его исключительного права на товарный знак «SEALED WITH A KISS» («ЗАПЕЧАТАНО С ПОЦЕЛУЕМ»), зарегистрированный в отношении однородных товаров. Суд отказал в удовлетворении иска, он исходя из того, что используемое ответчиком обозначение носило описательный характер – фраза «Seal it with a kiss» представляет своего рода инструкцию к действию.

В другом споре23 ответчик использовал на упаковках панировки обозначение «Fish fry» («Жареная рыба»), сходное до степени смешения с товарным знаком истца «Fish–Fri», зарегистрированным в отношении смесей для панировки. Суд признал подобное использование добросовестным, описательным, так как ответчик использовал обозначение не для целей индивидуализации.

В деле KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc24 Верховный суд США признал правомерным использование сходного с чужим товарным знаком обозначения «micro colors» на однородных товарах – краске для перманентного макияжа. В рекламных брошюрах ответчика над изображениями флаконов с выливающимся из них пигментом размещалось обозначение «micro color». Суд посчитал, что такое использование имело описательный характер. При этом, он констатировал, что определенная доля заблуждения потребителей совместима с добросовестным описательным использованием как основанием для отказа в иске.

Доктрина добросовестного описательного использования нашла отражение и в праве Европейского союза. Согласно пункту 1 (b) ст. 14 Европейского Парламента и Совета Европейского Союза № 2015/2436 от 16 декабря 2015 г. «О сближении права государств – членов ЕС в отношении товарных знаков»25, исключительное право правообладателя не распространяется на использование сходных с товарным знаком обозначений для указания на характеристики или свойства товаров или услуг, в частности: их характер, качество, предполагаемое назначение, стоимость, географическое происхождение или время производства или оказания услуг. Схожие положения содержатся в ст. 23 Закона о товарных знаках и иных обозначений ФРГ26.

В российском законодательстве добросовестное описательное использование прямо не названо в качестве случая свободного использования товарного знака. Вместе с тем данная доктрина нашла отражение в судебной практике. Правомерность добросовестного описательного использования сходных с чужим товарным знаком обозначений оправдывается через п. 1 ст. 1477 и п. 3 ст. 1484 ГК РФ. Как отметил Пленум ВС РФ в постановлении № 10 от 23 апреля 2019 г. со ссылкой на данные нормы, «употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги».

Что касается решений по конкретным делам, то в данном случае показательны следующие примеры.

Постановление СИП РФ от 11 апреля 2016 г. по делу № А40–47872/2015

Суд признал правомерным использование в рекламе ресторана быстрого питания обозначения «Палочки оближешь», несмотря на его сходство с зарегистрированным в отношении классов 29, 30, 31, 35, 43-го МКТУ товарным знаком. Как отметил СИП РФ, использование в рекламе словосочетания «Палочки оближешь» не было направлено на индивидуализацию товаров, работ, услуг. Нарушение исключительных прав имеет место только тогда, когда лицо, к которому предъявлены требования о защите исключительных прав на товарный знак, действительно использовало в своей хозяйственной деятельности этот товарный знак в отношении товаров и/или услуг, для индивидуализации которых такой товарный знак зарегистрирован, либо однородных им. Между тем в рассматриваемом деле словесное обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, ресторан использовал только в контексте высказывания о вкусовых качествах реализуемого товара.

Постановление СИП РФ от 16 июля 2018 г. по делу № А33-25467/2016

Суды трех инстанций отказали ИП П. в иске о нарушении прав на товарный знак «Оригами» при следующих условиях. Конкурент истца – фирма по доставке суши и роллов «Ёбидоёби» – запустила рекламную кампанию под заголовком «Ёбидоёби покупает. Оригами». При этом она призывала покупателей присылать ей фигурки оригами в обмен на скидки на суши и роллы. Как отметил СИП РФ, простое упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, не является использованием последнего. Особенно это касается случаев, когда такое обозначение несет смысловую нагрузку, используется в прямом словарном значении и безотносительно к товарам и услугам, для которых зарегистрирован знак. При этом СИП РФ обозначил следующие условия, при которых использование словесного обозначения, не является нарушением прав на товарный знак: такое обозначение используется (1) не для целей индивидуализации конкретного товара; (2) в словарном значении; (3) в письменных публикациях или устной речи; (4) не создает вероятность смешения, и как следствие, не вводит потребителей в заблуждение относительно субъектов предпринимательской деятельности, их товаров и услуг, а также экономической связи между этими субъектами.

Постановление СИП РФ от 24 февраля 2016 г. по делу № А56-78052/2014

Обладателем прав на товарный знак, включающий словесное обозначение «CLIMATE-CONTROL» («КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ»), было заявлено требование о нарушении его исключительных прав на соответствующий товарный знак. Истец счел, что ответчики используют обозначение, сходное с его товарными знаками до степени смешения, на продаваемых им куртках, а также на страницах сайтов www.laplander.ru и www.pitershoper.ru в предложениях к продаже верхней одежды, в том числе курток. Суды трех инстанций признали требования истца не подлежащими удовлетворению. Согласно позиции правоприменителей ответчики не использовали товарные знаки истца в том виде, как они зарегистрированы, а использовали обозначение «CLIMATE-CONTROL» в качестве указания на особое свойство товара – климат-контроль.

Постановление СИП РФ от 10 февраля 2021г. по делу № А63-8862/2020

Ответчик продавал блюдо гиро в ларьке. Правообладатель товарного знака «Гиро» потребовал привлечь его к административной ответственности за нарушение исключительных прав. Суды трех инстанций встали на сторону ответчика. Они исходили из того, что слово «гиро» считается общеупотребительным в кулинарии. ИП использовал его не как средство индивидуализации товара, а как вид блюда греческой кухни

Еще одним случаем правомерного использования чужого товарного знака во всех развитых правопорядках признается доктрина номинативного добросовестного использования. В соответствии с ней допустимым признается использование чужого товарного знака для указания на правообладателя, его товары (услуги, работы) и деятельность при предоставлении потребителям информации о собственных оказываемых услугах или предлагаемых товарах, которые каким-либо образом связаны с товарами (услугами) правообладателя, в том числе в сравнительной рекламе, при условии, что пользователь не выдает свои товары (услуги) за товары правообладателя, не формирует у потребителей представлений о сотрудничестве с правообладателем, поддержки правообладателем товаров.

В данном случае третье лицо использует товарный знак не в качестве указателя на источник происхождения своих товаров (услуг). Такое лицо не стремится выдать свои товары (услуги) за товары правообладателя. Его цель – лишь раскрыть назначение, характеристики, возможные способы использования свих товаров в привязке к товарам правообладателя либо содержание своих услуг.

Согласно статье 14 Директивы Европейского Парламента и Совета Европейского Союза № 2015/2436 от 16 декабря 2015 г. «О сближении права государств – членов ЕС в отношении товарных знаков»27, правообладатель не вправе запрещать третьим лицам использовать товарный знак для индивидуализации или отсылки к товарам/услугам правообладателя указанного товарного знака, в частности, если это необходимо для маркирования назначения товара в качестве комплектующей или запасной части. Такое использование допустимо лишь тогда, когда оно соответствует добросовестной практике в промышленной и коммерческой сфере. В соответствии со ст. 23 Закона о товарных знаках и иных обозначений ФРГ28 правообладатель товарного знака не вправе запрещать третьему лицу использовать в коммерческой деятельности сходные обозначения при условии, что они: используются для того, чтобы раскрыть целевое назначение товара, в частности, в качестве аксессуара или запасной части товаров правообладателя, или услуги, если в таком использовании есть необходимость.

В деле Gillette v. LA-Laboratories29 Суд ЕС признал правомерным использование ответчиком товарного знака Gillette на упаковке продаваемых им лезвий бритвы, как указателя на товары, к которым могут применяться данные лезвия. Как отметил Суд ЕС, третье лицо может использовать чужой товарный знак в тех случаях, когда это необходимо для предоставления потребителям полной информации о продукте. При этом не должно создаваться впечатления, что указанное лицо коммерчески связано с правообладателем, товарный знак не должен дискредитироваться.

Суды США не признают нарушением использование ответчиком товарного знака для описания продукта истца (правообладателя), а не собственного продукта при наличии ряда условий: товар (услуга) не может быть определен без использования чужого товарного знака; должна использоваться только та часть товарного знака, которая необходима для определения продукта или услуги; пользователь обозначения не должен делать ничего, что могло бы заставить потребителей думать, что правообладатель поддерживает его товары (услуги).

В деле Tiffany v. eBay30 суд отказался признать нарушением исключительного права использование компанией eBay товарного знака «Tiffany» в рекламе, которая описывала подлинные товары Tiffany, продаваемые на платформе eBay. Как указал суд, компания eBay была вынуждена использовать обозначение «Tiffany» для того, чтобы идентифицировать продаваемые на интернет-платформе ювелирные изделия.

В другом споре суд признал31 правомерным использование телеканалом в рекламе передач обозначения «Boston Marathon», зарегистрированного в качестве товарного знака на другое лицо. Суд отметил, что телеканал использует данное обозначение не только для того, чтобы привлечь внимание к своей программе, но и чтобы описать событие, которое будет освещать телеканал. У потребителей не возникнет впечатления, что телеканал получил специальное одобрение на использование обозначения от правообладателя.

В ином деле суд отказался признать нарушением исключительного права использование обозначения «Volkswagen» в рекламе компании, осуществляющей ремонт автомобилей32.

Так же, как и доктрина добросовестного описательного использования, номинативное использование прямо не названо в российском законодательстве в качестве изъятия из исключительного права на товарный знак. При этом подобное использование также было признано допустимым на уровне судебной практики на основе общих положений ст. 1477 и 1484 ГК РФ.

Здесь следует пояснить, что в отличие от западных судов российские правоприменители, по всей видимости, не проводят четких разграничений между доктринами добросовестного описательного и номинативного использования. Речь идет в целом про использование обозначение не в целях индивидуализации источника происхождения товара, услуги, а для описания товаров (услуг), предоставления потребителям информации.

Приведем в качестве примера следующие показательные решения российских судов.

Постановление Суда по интеллектуальным правам РФ от 26 мая 2017г. по делу № А41-50022/2015

Обществу «ПЦ «Пропаганда» – правообладателю товарного знака «Пропаганда» – стало известно о том, что общество «Корстон–Серпухов» осуществляет рекламу мероприятия – выступления певицы В.В. Ворониной В.В. В рекламе указано, что В.В. Воронина является бывшей солисткой группы «Пропаганда». Истец посчитал, что тем самым были нарушены его исключительные права на товарный знак. Между тем суды отказали в удовлетворении требования. Они констатировали, что указание в рекламной продукции на выступление Ворониной В.В., являющейся экс-солисткой музыкальной группы «Пропаганда», является ссылкой на реальные творческие достижения данного исполнителя и не может быть признано незаконным использованием товарного знака истца33.

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 06 октября 2011г. по делу № А40-108056/10-19-956

Ответчиком – Компанией «Пфайзер Интернэшнл ЭлЭлСи» – издавалась рекламная листовка, в которой она рекламировала свой товар – лекарственное средство «дифлюкан». На оборотной стороне листовки имелась таблица, в которой лекарственное средство «дифлюкан» сравнивалось с лекарственными средствами, выпускаемыми другими лицами, в том числе с лекарственным средством истца – ОАО «Фармстандарт» – «флюкостат». По мнению истца, ответчик нарушил его исключительное право на товарный знак «флюкостат». Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. При этом он исходил из того, что обозначение «флюкостат» в рекламной листовке не направлено на индивидуализацию товара ответчика и не может его индивидуализировать. Смешение производителей товара потребителем в данном случае невозможно, товар с обозначением «флюкостат» не указан в рекламной листовке как товар ответчика. Решение поддержали апелляция и кассация.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 30 июня 2017г. по делу № А40-17841/17-51-166

ИП Л. – правообладатель товарного знака «Мираж», зарегистрированного в отношении услуг 41 класса МКТУ – обратился к акционерному обществу «Радио Ретро» с иском о защите исключительных прав его на товарный знак. Было установлено, что ответчик разместил в Интернете рекламу музыкального шоу «Легенды Ретро FM», в которой в том числе анонсировалось выступление группы «Мираж». Суд в иске отказал, отметив, что «указание третьими лицами товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей не является использованием товарного знака»34.

Постановление СИП РФ от 30 сентября 2019 г. по делу № А40-266746/2018

Комбинат «ДОБРЫНИНСКИЙ» требовал компенсацию за упоминание его товарного знака на сайте «ДАРЬЯ-СТ» (ответчика).

Ответчик утверждал, что он использовал спорный знак для информирования потребителей о продаже продукции истца в торговом центре «Браво»: контрагент комбината арендовал в нем торговые площади для реализации продукции истца.

СИП поддержал ответчика. При этом он констатировал, что упоминание товарного знака в описательных и информационных целях, а не для индивидуализации товаров, не считается его использованием.

Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы:

Как зарубежные, так и российские суды придерживаются строго функционального подхода к товарным знакам и исключительным правам на них. При этом они исходят из того, что контроль (господство) правообладателя распространяется лишь на использование схожих обозначений как средств индивидуализации и продвижения собственных товаров, указателя на источник их происхождения, в результате которого у потребителей может возникнуть впечатление об экономической связи пользователя и правообладателя.

Правомерным в таком случае признается использование сходных с чужим обозначений не в качестве средств индивидуализации своих товаров и услуг (в том числе, при нанесении их на однородные товары), а для следующих целей

-

описания товаров (услуг, работ), раскрытия их характеристик, состава;

-

информирования потребителей, в том числе для указания на самого правообладателя, его товары и услуги, которые каким-либо образом связаны с товарами правообладателя (например, товары пользователя могут быть использованы в качестве комплектующих к товарам правообладателя); в сравнительной рекламе. При этом пользователь не должен выдавать свои товары (услуги) за товары правообладателя, формировать у потребителей представлений о сотрудничестве с правообладателем и т.п;

-

в научных, учебных, культурных целях, творческой деятельности, новостных сообщениях, критических публикациях и обзорах.

Рассмотренные исключения касаются использования как обычных товарных знаков, так и общеизвестных. В таких случаях нет ни традиционного нарушения исключительных прав, ни размывания товарных знаков. Ни одна из раскрытых выше функций товарных знаков в описанных ситуациях не страдает. При этом такое использование связано с удовлетворением общественных интересов (в том числе, в получении потребителями информации о товарах, поддержанию справедливой конкуренции).

С позиций сформулированных в статье выводов интересен частный случай использования чужих товарных знаков на товарах: использование логотипов брендов (как правило, достаточно известных) автомобильных производителей на масштабных моделях автомобилей в целях создания точной копии оригинала. Следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет об использовании логотипов не на упаковках моделей, а на их капотах, радиаторных решетках и т.д., где соответствующие обозначения используются на реальных автотранспортных средствах.

Начать следует с того, что масштабная модель по своему определению должна представлять собой уменьшенную, но точную копию оригинала35. Очевидно, что без использования отличительных обозначений оригинальных автомобилей – словесных и изобразительных товарных знаков – создать точную копию оригинала будет невозможно. При этом потребители, как правило, заинтересованы в том, чтобы на модели присутствовали все атрибуты реального автомобиля.

Ключевой вопрос, который здесь возникает: нужно ли производителям масштабных моделей получать согласие производителей автомобилей на использование логотипов их брендов при реализации моделей?

Прежде всего необходимо отметить, что использование логотипов брендов автомобилей при производстве масштабных моделей не нарушает прав на товарные знаки, зарегистрированных в отношении автомобилей (12 класс МКТУ). Такие товары не являются однородными. Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Однородные товары – товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Очевидно, что назначение и функции автомобилей и их масштабных моделей существенно отличаются. В таком случае нельзя говорить и о смешении, введении потребителей в заблуждение.

Основная проблема в другом. Во–первых, многие логотипы автомобильных брендов представляют собой общеизвестные товарные знаки, а значит, их правовая охрана распространяется и на неоднородные товары. Для признания факта нарушения в таком случае, как уже отмечалось, достаточно ассоциации с общеизвестным товарным знаком и нарушения законных интересов правообладателя. Во-вторых, автопроизводители, как правило, регистрируют свои товарные знаки в отношении различных товаров и услуг, в том числе в отношении игрушек.

Вероятно, и с учетом данных вводных использование логотипа бренда автопроизводителя на масштабной модели реального автомобиля по общему правилу не может признаваться нарушением исключительных прав либо размыванием товарных знаков автопроизводителя.

В поддержку данного вывода необходимо заметить следующее.

Логотип автомобильного бренда в таких случаях используется не в качестве указания на источник происхождения товара. Он выступает как элемент внешнего вида существующего в реальности объекта. С учетом многолетней практики создания масштабных моделей, воспроизводящих явления окружающей действительности (автомобилей, зданий, магазинов), потребители вряд ли будут введены в заблуждение по поводу того, что производителем таких моделей является правообладатель логотипа автомобиля. Либо, – по поводу того, что правообладатель каким-либо образом поддерживает реализацию и продвижение моделей, связан с их производителем. В пользу добросовестности производителя масштабных моделей при этом может говорить то, что он ведет бизнес под собственным товарным знаком (если на вывеске его магазинов или сайте, инструкции к моделям размещен его собственный товарный знак и (или) фирменное наименование).

О размывании различительной способности товарных знаков в рассматриваемом случае тоже говорить не приходится с учетом того, что обозначение не используется в качестве средства индивидуализации производителя масштабных моделей.

О нарушении прав на товарный знак автопроизводителя можно вести речь только тогда, когда производитель масштабных моделей недобросовестно пытается создать у потребителей видимость того, что соответствующие модели произведены правообладателем автобренда. На это могут указывать заявления ответчика о том, что он является официальным дилером, дистрибьютером моделей, произведенных автопроизводителем; использование в рекламе, сопроводительной документации, инструкциях формулировок типа «масштабные модели бренда такого-то» (вместо: «масштабная модель автомобиля марки….»); отсутствие на товаре, документации, в рекламе указаний на собственный товарный знак ответчика; размещение товарного знака в нетипичном для соответствующих автомобилей месте. Все эти обстоятельства должны рассматриваться судами в совокупности.

Таким образом, следует констатировать, что функции товарных знаков не страдают при использовании логотипов автомобильных брендов на масштабных моделях соответствующих автомобилей за исключением тех случаев, когда производитель такой модели намеренно пытается атрибутировать свои товары известному автопроизводителю.

Использование логотипа автомобиля на масштабной модели подпадает под рассмотренные случаи добросовестного использования чужого товарного знака. По сути, размещение логотипа бренда автомобиля на масштабной модели заменяет фразу: «является точной уменьшенной копией такого-то автомобиля». В таком случае можно сделать вывод, что соответствующий логотип используется на масштабной модели для описания такого товара, информирования потребителей о том, что данная модель является уменьшенной копией автомобиля соответствующего бренда. По одному логотипу пользователь, даже не полностью, осведомленный относительно особенностей дизайна автомобилей различных марок и брендов, безошибочно сможет выбрать36 уменьшенную копию BMW, Mercedes, Audi, Lada и т.п. Можно говорить в таком случае и об использовании чужих товарных знаков в творческой деятельности. Создание уменьшенных копий объектов, существенных в действительности (особенно если мы говорим про модели, которые представляют собой ценность для коллекционеров) представляет собой отдельный вид искусства, творчества.

Другой вариант – использование чужих товарных знаков в масштабных моделях объектов, существующих в действительности, можно рассматривать в качестве самостоятельно способа добросовестного использования. При этом допустимость подобного изъятия из сферы господства правообладателя должна обосновываться через функции товарных знаков и исключительных прав на них. А с позиции нормативного регулирования – применительно к российскому праву – через общие положения ст. 1477 и ст. 1484 ГК РФ. Подобное использование не нарушает функций товарного знака. При этом оно может быть оправдано с позиции общественных интересов. Оно служит развитию рынка масштабных моделей, конкуренции производителей, поддержанию адекватных цен.

В ином случае возникла бы ситуация, когда правообладатель известных автомобильных брендов получил бы без каких-либо дополнительных вложений существенные преимущества и на рынке масштабных моделей. Производители масштабных моделей были бы вынуждены получать у него лицензии на использование соответствующих обозначений, что в конечном итоге сказалось бы на ценах на их продукцию и, соответственно, на потребителях. Более того, условия лицензионных договоров могли бы фактически навязываться производителям масштабных моделей, ведь из-за специфики рынка они не смогли бы продолжить свою деятельность без использования обозначений, представляющих собой логотипы марок транспортных средств. Масштабные модели без нанесения соответствующих обозначений уже не будут представлять точную копию оригинала и, с учетом этого, не будут соответствовать вышеприведенному определению вида товара – масштабная модель. При таких обстоятельствах невозможность нормального функционирования рынка масштабных моделей сама по себе свидетельствует о том, что логотипы марок соответствующих автотранспортных средств используются на масштабных моделях не в качестве средства индивидуализации товара, которое в ином случае могло бы быть легко удалено или заменено без какого-либо ущерба для самого товара и выполняемой им функции.

В подтверждение нашей позиции рассмотрим несколько показательных решений иностранных судов.

Ключевым прецедентом на уровне ЕС является решение Суда ЕС от 25 января 2007 г. по делу № С-48/05. Фабула дела следующая. Компания Adam Opel – правообладатель логотипа автомобиля «Opel», зарегистрированного в отношении как транспортных средств, так и игрушек. Ответчик – компания Autec AG производит и реализует на территории Германии масштабные модели Opel Astra V8 купе. Не решетке радиатора у них размещен логотип «Opel», как и у оригинального автомобиля. Собственный товарный знак ответчика – «Cartronic» – отображен на первой странице инструкции пользователя, прилагаемой к каждой масштабной модели, а также на передней части пульта дистанционного управления. Правообладатель обратился в немецкий суд с требованием запретить ответчику использовать обозначение.

Окружной суд Нюрнберг – Фюрта приостановил разбирательство и передал дело на рассмотрение в суд ЕС в связи с тем, что не мог прийти к однозначному выводу, имело ли место нарушение исключительных прав.

Суд ЕС сделал вывод о неоднородности автомобилей и их масштабных моделей. При этом, основное внимание он сконцентрировал на вопросе: правомерно ли использование в данном случае товарного знака Opel, зарегистрированного в отношении игрушек?

В основу решения Суд ЕС положил функциональный подход к товарным знакам. По его мнению, национальному суду при рассмотрении данного спора необходимо ответить на вопрос: повлияет ли такое использование на функции товарного знака или нет? В качестве основной функции товарного знака Суд ЕС при этом назвал гарантирование потребителям происхождение товаров.

По мнению Суда ЕС, в таком случае необходимо учесть, как именно общественность воспринимает знак, размещенный на масштабных моделях автомобиля. Если потребители не рассматривают логотип как указание на то, что такие продукты производятся компанией Adam Opel или предприятием, экономически связанным с ним, то следует сделать вывод о том, что оспариваемое использование не затрагивает основной функции товарного знака, зарегистрированного в отношении игрушек.

В конечном итоге Суд ЕС сформулировал следующую позицию, согласно которой, если товарный знак зарегистрирован как для транспортных средств (и является общеизвестным), так и для игрушек, правообладатель может запрещать третьему лицу реализовывать масштабные модели транспортных средств с нанесенными на них соответствующими товарными знаками только в следующих ситуациях:

-

такое использование влияет или может повлиять на функции товарного знака в качестве такового, зарегистрированного для игрушек;

-

если такое использование дает несправедливое преимущество или наносит ущерб различительной способности или репутации товарного знака как такового, зарегистрированного для автомобилей.

Не меньший интерес в рассматриваемом случае представляет решение Верховного суда ФРГ37, которое поставило точку в рассмотренном споре между Adam Opel и компанией Autec AG.

Верховный суд констатировал, что правообладатель товарного знака не может возражать против его использования, которое не нарушает ни одну из функций товарного знака.

При этом, вслед за судом апелляционной инстанции Верховный суд пришел к выводу, что использование ответчиком товарного знака истца при производстве масштабных моделей автомобилей не нарушило функций товарного знака как указателя на источник происхождения товара. В отсутствие соответствующего логотипа товар ответчика потерял бы характер масштабной модели автомобиля и стал бы обычной игрушечной машиной. Верховный суд ФРГ учел, что потребители воспринимают логотип «Opel», прикрепленный к масштабным моделям автомобилей, только как деталь, отображающую реальность, а именно как изображение торговой марки автомобиля в соответствующем месте – и не видят в нем никакого указания на происхождение самой масштабной модели.

При этом Верховный суд заключил, что в данном случае нельзя говорить применительно к обстоятельствам дела о недобросовестном использовании репутации товарного знака, а также отметил, что ответчик использовал свои собственные торговые марки для индивидуализации своих товаров.

Сформулированная позиция по делу Opel получила подтверждение и развитие в еще одном значимом решении Верховного суда ФРГ по делу DACHSER38.

Краткая фабула дела заключалась в следующем. Истец – логистическая компания, правообладатель товарного знака со словесным элементом DACHSER. Истец использует товарные знаки на грузовых автомобилях и складских помещениях. Ответчик – компания, которая производит масштабные модели различных объектов, в том числе, ландшафтов, зданий, транспортных средств. Правообладатель обратился с иском к ответчику в связи с тем, что последний произвел уменьшенные копии грузовика и склада, разместив на них обозначение DACHSER. Он требовал запретить ответчику подобное использование.

Суд первой инстанции удовлетворил иск. Между тем Верховный суд встал на сторону ответчика. Как им было отмечено, создание масштабных моделей предполагает использование репутации товарных знаков, нанесенных на оригинал. Но такое использование носит добросовестный характер. Исключения составляют ситуации, когда субъект пытается использовать репутацию товарного знака в рекламных целях, выходящих за рамки реалистического воспроизведения объекта. Традиция создания детальных игрушечных копий и масштабных моделей существует десятилетия. Общественности известно, что товарные знаки третьих лиц на моделях не являются независимыми указаниями на происхождение или качество модели или на договорные отношения, существующие между владельцем товарного знака и изготовителем модели. В данном случае речь идет лишь о воспроизведении оригинального дизайна, имевшего место в реальности.

При этом Верховный суд ФРГ привел примеры использования чужих товарных знаков на масштабных моделях, которые, напротив, могли быть квалифицированы как недобросовестное паразитирование на репутации бренда:

-

известный товарный знак автопроизводителя размещен на фантазийном автомобиле, который отсутствует в реальности;

-

товарный знак нанесен не в том положении, месте, как на оригинале.

Между тем Верховный суд призвал не абсолютизировать данные факторы. Правоприменитель отметил, что в рассматриваемом деле воспроизведенная ответчиком модель склада не существует в реальности. Однако это не свидетельствует о недобросовестности ответчика. Общественности известно, что в отличие от транспортных средств используемые истцом здания имеют регулярные отличия – некоторые компания арендует, некоторые строит сама. В таком случае произведенная ответчиком модель представляет собой некий обобщенный образ, используемых истцом складов.

Интерес в рассматриваемом аспекте представляет также дело по иску Феррари к производителю карет и старинных автомобилей – компании Брамм, дошедшее до Верховного суда Италии39. Суды пришли к выводу, что точное воспроизведение в уменьшенном масштабе моделей автомобилей Феррари не является незаконным использованием товарного знака компании, поскольку не было ни создания смешения, ни недобросовестного профессионального поведения. Реалистичная репродукция автомобилей Феррари, выполненная компанией Брамм, не нанесла какой-либо ущерб, даже потенциальный, функциям товарного знака Феррари.

Таким образом в настоящей статье была раскрыта доктрина добросовестного использования чужого товарного знака на примере использования логотипов автопроизводителей на масштабных моделях транспортных средств. Также были проанализированы подходы иностранных правопорядков, позволяющие отличить случаи нарушения исключительного права на товарный знак от случаев добросовестного использования для целей создания точной уменьшенной копии прототипа. Очевидно, что действующие нормы ГК РФ и сформированные на их основе подходы судебной практики позволяют в полной мере применять данную доктрину при рассмотрении аналогичных споров в России.