"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 27, март 2020 г., с. 5-40

Обзор судебной практики по взысканию компенсации за нарушение права на результаты интеллектуальной деятельности приводится в трех разделах1.

В разделе I даны общие положения, касающиеся действующего правового регулирования механизма взыскания компенсации за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Раздел II посвящен обобщению и анализу судебной практики по вопросу взыскания компенсации за нарушение исключительного права на отдельные объекты интеллектуальной собственности. Раздел состоит из трех подразделов:

2.1 Взыскание компенсации за нарушение исключительного права на объекты авторских и смежных прав;

2.2 Взыскание компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки и наименования места происхождения товаров;

2.3 Взыскание компенсации за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

В целях проведения настоящего исследования и составления обзора судебной практики были поставлены следующие вопросы.

1. Какой способ расчета компенсации (в виде твердой суммы, в двукратном размере стоимости экземпляров или в двукратном размере стоимости права использования) применяется на практике чаще других?

2. В каких случаях суд взыскивает компенсацию в размере, запрашиваемом в исковом заявлении?

3. В каких случаях суд снижает размер запрашиваемой компенсации? Какие обстоятельства учитываются судом при уменьшении размера компенсации?

4. В каких случаях суд выносит решение о взыскании компенсации в минимальном размере?

5. В каких случаях суд выносит решение о взыскании компенсации в размере ниже минимального, предусмотренного Гражданским кодексом РФ, в соответствии с позицией, изложенной в п. 2 Постановления № 28-П и п. 21 Обзора практики № 3 от 12 июля 2017 г.?

6. В каких случаях суд взыскивает компенсацию в двукратном размере стоимости экземпляров? В каких случаях суд отказывает в удовлетворении такого требования?

7. В каких случаях суд взыскивает компенсацию в двукратном размере стоимости права использования? Какие способы расчета стоимости права использования приводятся истцом? В каких случаях суд отказывает в удовлетворении такого требования?

8. В каких случаях возникает вопрос о применении ст. 10 Гражданского кодекса РФ в части принципа добросовестности и запрета на злоупотребление правом?

9. Насколько часто Верховный Суд РФ отправляет дела, связанные с взысканием компенсации, на пересмотр?

10. Какие изменения в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав произошли в судебной практике после принятия Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ»?

В разделе III дано обобщение проблем, выявленных в ходе анализа российской судебной практики по вопросу взыскания компенсации. Выявленные проблемы демонстрируют современное состояние вопроса взыскания компенсаций, а также позволяют оценить перспективы дальнейшего развития данной области.

 

Использованы следующие сокращения:

ААС — арбитражный апелляционный суд;

ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации;

ГК, Кодекс — Гражданский кодекс Российской Федерации;

КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации;

Мосгорсуд — Московский городской суд;

НМПТ — наименование места происхождения товаров;

Обзор практики № 3 от 12 июля 2017 г. — Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2017), утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 12 июля 2017 г.;

Постановление № 5/29 — совместное постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 4 ГК РФ»;

Постановление № 28-П — Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края»;

Постановление № 10 — Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ;

СИП — Суд по интеллектуальным правам;

СКЭС — Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

 

РАЗДЕЛ I. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ ПО ВОПРОСУ ВЗЫСКАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ

 

1.1. Общие положения2

Компенсация как особая мера ответственности за нарушение исключительных прав была известна российскому законодательству до принятия части четвертой ГК: она предусматривалась с 1992 г. Законом о программах для ЭВМ, с 1993 г. — Законом об авторском праве, с 2002 г. — Законом о товарных знаках, а с 2008 г. ей посвящен п. 3 ст. 1252 ГК.

Практика показала, что эта мера стала одной из наиболее востребованных среди способов защиты исключительных прав. Компенсация является эффективным и простым механизмом защиты, в связи с чем в ходе недавней реформы ГК законодатель расширил возможности ее использования при нарушении исключительных прав.

В редакции части 4 ГК, действовавшей до 01 января 2015 г., возможность взыскания компенсации правообладателем была предусмотрена в случаях нарушения исключительного права на такие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, как произведения науки, литературы и искусства (ст. 1301 ГК), объекты смежных прав (ст. 1311 ГК), товарные знаки (ст. 1515 ГК), наименования места происхождения товара (ст. 1537 ГК).

В редакции, введённой в действие Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ, ответственность в виде взыскания компенсации установлена также за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1406.1 ГК).

Компенсация может применяться наряду с иными общими или специальными мерами защиты. Исключением является взыскание убытков: как следует из абз. 1 п. 3 ст. 1252 ГК, компенсация может быть альтернативой взысканию убытков, но одновременное заявление требований и о взыскании убытков, и о взыскании компенсации не допускается.

Условием применения данной меры ответственности является противоправность поведения; при этом компенсация может быть взыскана независимо от наличия убытков. Поэтому правообладателю нет необходимости доказывать их причинение и размер — ему достаточно доказать факт нарушения своего исключительного права. Однако размер причиненных убытков может иметь значение в качестве подлежащего учету обстоятельства дела при определении судом размера компенсации. В зависимости от конкретных обстоятельств, назначенная судом сумма компенсации в ряде случаев потенциально может превысить действительно причиненные правообладателю убытки.

Компенсация за нарушение исключительного права, предусмотренная п. 3 ст. 1252 ГК, в силу прямого указания Кодекса применяется также в случаях нарушения запретов:

- на устранение без разрешения правообладателя технических средств защиты авторских или смежных прав (п. 3 ст. 1299, ст. 1309 ГК);

- изготовление, распространение, сдачу в прокат, предоставление во временное безвозмездное пользование, импорт, рекламу любой технологии, любого технического устройства или их компонентов, использование таких технических средств в целях получения прибыли либо оказание соответствующих услуг, если в результате таких действий становится невозможным использование технических средств защиты авторских или смежных прав либо эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту указанных прав (п. 3 ст. 1299, ст. 1309 ГК);

- удаление или изменение без разрешения правообладателя информации об авторском праве или о смежных правах (п. 3 ст. 1300, 1310 ГК);

- воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения, публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения произведений или объектов смежных прав, в отношении которых без разрешения автора или иного правообладателя была удалена или изменена информация об авторском праве или о смежных правах (п. 3 ст. 1300, 1310 ГК).

В соответствии с правовой позицией КС РФ, изложенной в п. 2 Постановления № 28-П, положения подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее ст. 17 (ч. 3), 19 (ч. 1 и 2), 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3) в той мере, в какой в системной связи с п. 3 ст. 1252 ГК и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при условии, что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

В пункте 21 Обзора практики № 3 от 12 июля 2017 г. суд дополнительно указал, что исходя из основных начал гражданского законодательства, а именно признания равенства участников регулируемых им отношений (ст. 1 ГК), определение с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общего размера компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, допустимо не только в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, но и в отношении юридических лиц.

В связи с принятием Постановления № 10 было признано не подлежащим применению Постановление № 5/29, что также оказало существенное влияние на судебную практику. Постановление № 10 содержит подробное описание подхода, который должен быть использован судами при определении размера подлежащей взысканию с нарушителя компенсации.

В пункте 59 Постановления № 10 отмечено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации (на это ранее указывалось также в п. 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г., хотя встречается судебная практика, свидетельствующая о том, что суды изменяют способ расчета компенсации, в том числе для целей снижения ее размера (см., например: Постановление СИП от 04 декабря 2019 г. № С01-916/2019 по делу № А13-11517/2018, Постановление СИП от 21 декабря 2017 г. № С01-1234/2016 по делу № А40-14089/2016)).

При этом, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену (п. 61 Постановления № 10).

В отношении требования о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей суд специально указал на факторы, которые могут оказать влияние на размер компенсации, определенный судом: обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (п. 62 Постановления № 10).

Постановление № 10 содержит также описание механизма расчета компенсации для тех случаев, когда были нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, порядок распределения ответственности между лицами, совместно нарушившими исключительное право, и предъявления регрессного требования (в том числе для случаев, когда с лица при отсутствии его вины взысканы убытки или компенсация).

Указанные выше Постановление № 28-П и Постановление № 10 оказали значительное влияние на сформировавшуюся ранее судебную практику взыскания компенсации. Наиболее существенные тенденции и изменения будут отмечены в настоящем обзоре.

 

1.2. Авторское право и смежные права

Статья 1301 ГК в развитие положений п. 3 ст. 1252 ГК устанавливает возможность взыскания компенсации вместо убытков с лица, нарушившего исключительное право на произведение литературы, науки или искусства.

В пункте 47 Обзора судебной практики ВС РФ от 23 сентября 2015 г. отмечено, что взыскание компенсации является альтернативой взысканию убытков в случае, когда доказывание их конкретного размера не представляется возможным.

В большинстве случаев при нарушении исключительного права на произведение затруднительно или невозможно определить точный размер убытков, причиненных нарушением.

Для упрощения возмещения имущественных потерь правообладателя в условиях, когда их точный размер, а в некоторых случаях — даже факт несения убытков (например, когда контрафактные экземпляры распространяются на территории, где правообладатель их не распространяет) неопределим, законом допущена возможность заявления требования о взыскании компенсации.

Статья 1301 ГК предусматривает три возможных варианта расчета компенсации:

1) в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Данные варианты расчета компенсации выступают в качестве альтернативных; выбор осуществляется правообладателем при обращении в суд (на это обращено внимание в п. 35 Обзора судебной практики ВС РФ от 23 сентября 2015 г., правда применительно к ст. 1515 ГК)3.

В статье 1311 ГК предусмотрена ответственность за нарушение исключительного права на объект смежного права. В случаях нарушения исключительного права на объект смежных прав обладатель исключительного права наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров фонограммы;

3) двукратном размере стоимости права использования объекта смежных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта тем способом, который использовал нарушитель.

 

1.3. Товарные знаки и наименования мест происхождения товаров

Аналогично ст. 1301 ГК сформулирован п. 4 ст. 1515 ГК, устанавливающий возможность взыскания компенсации вместо убытков с лица, нарушившего исключительное право на товарный знак: правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или

3) двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение (п. 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.).

В пункте 68 Постановления №10 уточняется, что «в отношении товарных знаков следует учитывать, что если защищаемые права на товарные знаки фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах, имеют графические отличия, не изменяющие существо товарного знака, и вне зависимости от варианта воспроизведения обозначения в глазах потребителей воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость, то одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя». Таким образом, вместо группы (серии) товарных знаков упоминаются «несколько» товарных знаков, что подразумевает, что таких знаков может быть два или больше.

Конституционно-правовой смысл подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК был выявлен в Постановлении КС РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью ”ПАГ”»: положения п. 4 ст. 1515 в целях охраны исключительного права на товарный знак создают для правообладателя преимущества, освобождающие его от бремени доказывания размера причиненного ущерба и наличия вины нарушителя. Вместе с тем это не освобождает суд, применяющий в конкретном деле нормы, которые ставят одну сторону (правообладателя) при защите своих прав в более выгодное положение, а в отношении другой предусматривают возможность неблагоприятных последствий, от обязанности руководствоваться в рамках предоставленной ему дискреции правовыми критериями баланса конкурирующих интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности правонарушающему деянию. Иное не согласовывалось бы ни с конституционными принципами справедливости и соразмерности, ни с общими началами частного права. Очевидна и разница в степени угрозы для законного оборота и общественной опасности использования потребителями товаров, контрафактных в силу поддельного происхождения, а также товаров, признаваемых таковыми исключительно в силу их ввоза в страну неуполномоченным импортером.

Поскольку подпункт 1 п. 4 ст. 1515 ГК прямо предписывает суду определять размер компенсации, на выплату которой вправе рассчитывать обладатель исключительного права на товарный знак, по собственному усмотрению исходя из характера правонарушения, предполагается, что ее конкретный размер должен устанавливаться с учетом того, что при параллельном импорте понесенные правообладателем убытки, по общему правилу, не столь велики, как при ввозе поддельных товаров, маркированных принадлежащим ему товарным знаком.

Пункт 2 ст. 1537 ГК предусматривает возможность взыскания компенсации за нарушение права на наименование места происхождения товаров: правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) двукратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых незаконно размещено наименование места происхождения товара.

Таким образом, в этом случае допускается только два варианта расчета суммы компенсации, что объясняется отсутствием возможности заключения лицензионного договора о предоставлении права использования наименования места происхождения товара, что прямо вытекает из запрета осуществлять распоряжение соответствующим исключительным правом (п. 4 ст. 1519 ГК).

 

1.4. Патентное право

В патентном праве компенсация появилась с 01 января 2015 г. в ст. 1406.1 ГК (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ). Ранее правообладатель мог требовать от нарушителя лишь возмещения убытков.

В силу ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ введённые этим законом положения ГК применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу этого закона.

Таким образом, меры ответственности за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации применяются исходя из законодательства, действовавшего на момент совершения нарушения. Следовательно, если нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец допущено до 01 января 2015 г., то к лицу, нарушившему право, не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные ст. 1406.1 ГК.

Статья 1406.1 ГК в целом текстуально повторяет положения ст. 1301 ГК с одним отличием: она допускает лишь два варианта расчета суммы компенсации, не позволяя исчисления суммы компенсации в двукратном размере стоимости товаров, в которых использовано соответствующее изобретение, полезная модель или промышленный образец.

Следует отметить, что в тексте проекта Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ», внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания РФ (на основе которого был принят Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ), были предусмотрены все три варианта расчета суммы компенсации, в том числе исходя из двукратной стоимости товаров.

Однако данный способ расчета суммы компенсации с учетом поступивших на законопроект замечаний был исключен при принятии окончательной редакции закона. Причина этого носила экономический характер: сумма компенсации — это учтенная законодателем предполагаемая величина имущественных потерь правообладателя от допущенного нарушения. По мнению законодателя, стоимость товаров, в которых использованы соответствующее изобретение, полезная модель или промышленный образец, не может быть соразмерной имущественным потерям правообладателя.

 

РАЗДЕЛ II. ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСУ ВЗЫСКАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

 

2.1. Взыскание компенсации за нарушение исключительного права на объекты авторских и смежных прав

 

2.1.1. Наиболее часто применяемый на практике способ расчета компенсации (в виде твердой суммы, в двукратном размере стоимости экземпляров или в двукратном размере стоимости права использования)

Для расчёта компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров или права использования объекта интеллектуальных прав необходимы сведения, соответственно, о количестве контрафактных экземпляров или стоимости права использования объекта интеллектуальных прав. Правообладатель может не располагать сведениями о количестве контрафактных экземпляров и/или мог никогда прежде не иметь успешного опыта коммерциализации (в том числе заключения лицензионных договоров, предметом которых является предоставление права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности). Необходимо указание на возможность правообладателя истребовать необходимые доказательства в случае невозможности их представления у ответчика или третьих лиц в судебном порядке (п. 61 Постановления № 10). Использование данных бухгалтерского учета, сформированных на основании оценки специализированной организацией или самостоятельной оценки правообладателем соответствующего нематериального актива также не всегда возможно, поскольку указанная денежная оценка может не совпадать с рыночной стоимостью прав на соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Вероятно, этими причинами объясняется преобладающее использование правообладателями и судами способа расчета компенсации, основанного на твердой денежной сумме: по данным на 26 декабря 2019 г. в сфере авторского права ссылка на подп. 1 ст. 1301 ГК (компенсация в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения) встречается в 704 (1468) судебных актах; на подп. 2 ст. 1301 ГК (компенсация в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения) — в 431 (530) судебных актах; на подп. 3 ст. 1301 ГК (компенсация в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель) — в 114 (261) судебных актах4.

В сфере судебных споров по делам о нарушении исключительного права на объект смежных прав ссылка на подп. 1 ст. 1311 ГК (компенсация в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения) встречается в 520 (631) судебных актах; на подп. 2 ст. 1311 ГК (компенсация в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров фонограммы) — в 356 (359) судебных актах; на подп. 3 ст. 1311 ГК (компенсация в двукратном размере стоимости права использования объекта смежных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта тем способом, который использовал нарушитель) — в 26 (35) судебных актах (по состоянию на 30 декабря 2019 г.)5.

Расчёт компенсации в виде двукратного размера стоимости права использования объекта интеллектуальных прав используется, как правило, при наличии заключенного лицензионного договора на тот же или аналогичный объект интеллектуальных прав (см. например: Апелляционное определение Верховного суда Республики Мордовия от 14 февраля 2018 г. по делу № 33-279/2018; Постановление СИП от 25 октября 2018 г. № С01-665/2017 по делу № А43-7247/2016). При этом встречаются примеры, когда истец самостоятельно принимал решение об изменении способа расчета компенсации в пользу подп. 3 ст. 1301 ГК (Постановление СИП от 04 декабря 2019 г. № С01-916/2019 по делу № А13-11517/2018).

Расчёт компенсации в виде двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров, исходя из текущего состояния практики, используется в тех случаях, когда обстоятельства позволяют с достоверностью установить количество контрафактных экземпляров. Например, в Постановлении СИП от 25 октября 2019 г. № С01-800/2018 по делу № А56-27644/2018 в качестве обоснования суммы запрошенной компенсации истец ссылался на протокол осмотра места происшествия, которым было определено количество изъятой сувенирной продукции с изображением спорной скульптуры и ее общая цена. Суд, оценив данное доказательство, установил, что в протоколе осмотра места происшествия отсутствует информация о цене некоторых сувенирных изделий, в связи с чем, пришел к выводу о взыскании компенсации в части. При этом суд отдельно отметил, что при заявлении к взысканию компенсации, рассчитанной исходя из двукратной стоимости товаров, закон не устанавливает право суда по самостоятельному определению суммы компенсации, а дает в исключительных обстоятельствах право на ее снижение по сравнению с рассчитанной, по установленным законом правилам.

В Постановлении СИП от 22 июля 2019 г. № С01-388/2018 по делу № А40-137145/2017 суд признал правильным расчет компенсации, основанный на представленном истцом скриншоте страницы интернет-сайта ответчика с предложением на покупку контрафактных экземпляров и информации об общем количестве проданных ответчиком экземпляров.

В практике встречаются случаи использования различных способов расчета компенсации в рамках одного дела в отношении различных способов нарушения исключительного права правообладателя. Так в Постановлении СИП от 27 ноября 2019 г. № С01-743/2019 по делу № А40-182072/2017 истец заявлял требование о взыскании компенсации по подп. 3 ст. 1301 ГК за нарушение исключительного права на спорное произведение путем предложения к продаже и рекламы контрафактных товаров на сайте в сети Интернет и по подп. 2 ст. 1301 ГК за продажу этих товаров в магазине (розницу).

 

2.1.2. Случаи взыскания судом компенсации в размере, запрашиваемом в исковом заявлении

Запрашиваемая в исковом заявлении сумма взыскивается (исковые требования удовлетворяются в полном объеме) примерно в 25% случаев, при этом суд обращает внимание в том числе на следующие обстоятельства.

1. Самостоятельное уменьшение истцом размера исковых требований

Например, в Постановлении СИП от 02 декабря 2019 г. № С01-1190/2019 по делу № А12-10757/2019 при рассмотрении спора по существу с учетом заявленных ответчиком в отзыве доводов и представленных доказательств истец заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований до 25 000 руб. компенсации, исходя из расчета по 5 000 руб. компенсации за каждое из пяти нарушений исключительных прав. В Постановлении СИП от 11 ноября 2019 г. № С01-1120/2019 по делу № А40-57804/2019 суд согласился с расчетом истца, произведенным в соответствии со стоимостью права использования произведения по лицензионному договору, согласно которому стоимость права использования составляет 2 600 000 рублей, а размер компенсации составил 5 200 000 (2 600 000 х 2), однако принимая во внимание характер нарушения, с учетом принципов разумности, истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в меньшем размере - 5 000 000 рублей.

Самостоятельное снижение истцом размера компенсации встречается также в случае расчета компенсации, исходя из стоимости права использования на основании заключенных истцом лицензионных договоров (Постановление СИП от 21 мая 2018 г. № С01-300/2018 по делу № А43-19887/2017).

См. также: Постановление СИП от 06 августа 2019 г. № С01-617/2017 по делу № А60-46975/2016, Постановление СИП от 14 июня 2019 г. № С01-842/2018 по делу № А12-29731/2017.

2. Длительность, масштаб нарушения, направленность на извлечение прибыли (в том числе предпринимательская деятельность)

В Постановлении СИП от 21 марта 2019 г. № С01-1185/2018 по делу № А40-197258/2017 суд согласился с заявленными требованиями истца, принимая во внимание длительность нарушения исключительных прав (в период с декабря 2016 г. по сентябрь 2017 г.), масштаб тиражирования произведений (реализация на всей территории России), использование произведений для целей извлечения прибыли. В Постановлении СИП от 14 февраля 2019 г. № С01-1201/2018 по делу № А32-39095/2017 суд обратил внимание на коммерческий характер деятельности ответчика. В Постановление СИП от 07 февраля 2019 г. № С01-1218/2018 по делу № А41-39590/2018 суд, удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, учитывал характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, количество допущенных нарушений, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, а также то, что при рассмотрении спора ответчиком о снижении предъявленной ко взысканию суммы компенсации не заявлялось.

См. также: Постановление СИП от 25 марта 2019 г. № С01-102/2019 по делу № А68-3943/2018, Постановление СИП от 28 февраля 2019 г. № С01-42/2019 по делу № А40-212825/2017.

3. Расчет истцом компенсации, исходя из минимального размера

В Постановлении СИП от 28 июня 2018 г. № С01-408/2018 по делу № А12-29728/2017 суд согласился с заявленной к взысканию компенсацией, рассчитанной из размера ниже низшего предела, установленного подп. 1 ст. 1301 ГК, а именно: 5 000 рублей за один объект исключительных смежных прав. Оснований для большего снижения размера компенсации судами не усмотрено. В Постановлении СИП от 18 апреля 2019 г. № С01-223/2019 по делу № А65-17771/2018 суд исходил из доказанности материалами дела нарушения ответчиком исключительных прав истца, характера нарушения, отсутствия мотивированного возражения ответчика относительно заявленной истцом суммы компенсации, а также из того, что истцом заявлены требования о взыскании минимального размера компенсации.

См. также: Постановление СИП от 06 февраля 2019 г. № С01-1209/2018 по делу № А09-1537/2018, Постановление Двенадцатого ААС от 29 октября 2015 г. № 12АП-8925/2015 по делу № А12-45458/2014, Постановление СИП от 03 октября 2017 г. № С01-663/2017 по делу № А08-3390/2016.

4. Ответчик не представлял мотивированное заявление о снижении размера компенсации (в том числе в совокупности с расчетом компенсации, исходя из минимального размера)

В Постановлении Третьего ААС от 20 августа 2018 г. по делу № А33-8695/2018 суд, удовлетворяя требования в полном объеме, указал, что истцом выбран способ определения компенсации из расчета от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей за каждый случай нарушения исключительного права, следовательно, снижение размера компенсации ниже 10 000 рублей было возможно только при наличии мотивированного заявления предпринимателя, подтвержденного соответствующими доказательствами. Ходатайство о снижении размера компенсации ответчик не заявлял и не представлял каких-либо доказательств, обосновывающих наличие совокупности обстоятельств, прямо предусмотренных Постановлением № 28-П.

См. также: Постановление Первого ААС от 23 октября 2019 г. № 01АП-4397/2019 по делу № А79-14856/2018, Постановление Первого ААС от 24 сентября 2019 г. № 01АП-6014/2019 по делу № А79-3259/2019, Постановление Первого ААС от 08 июля 2019 г. № 01АП-4262/2019 по делу № А43-51425/2018, Постановление Восьмого ААС от 01 апреял 2019 г. № 08АП-2305/2019 по делу № А46-15291/2018.

1) Непринятие ответчиком мер по досудебному урегулированию спора;

В Постановлении Пятнадцатого ААС от 15 сентября 2016 г. № 15АП-13869/2016 по делу № А32-13601/2016 суд принял во внимание масштаб проводимого мероприятия, непринятие ответчиками мер по досудебному урегулированию спора, выразившееся в отказе от содержащегося в уведомлении о нарушении исключительных авторских прав предложения истца, обратиться с предложением о заключении соглашения о выплате компенсации за бездоговорное использование произведений. В Апелляционном определении Мосгорсуда от 20 марта 2019 г. № 33-12066/2019 суд согласился с расчетом компенсации, принимая во внимание, среди прочего, непринятие мер к прекращению противоправной деятельности, связанной с незаконным использованием объектов авторского права, после получения уведомления от правообладателя.

 

2.1.3. Случаи снижения судом размера запрашиваемой компенсации и обстоятельства, учитываемые судом при уменьшении ее размера

Перечислим далее обстоятельства, которые учитывают суды при уменьшении размера компенсации.

1. Размер компенсации превышает размер убытков

В Постановление СИП от 25 сентября 2019 г. № С01-534/2019 по делу № А13-9733/2018 суд пришел к выводу о значительном превышении размера заявленной компенсации над размерами убытков, возникших у общества. В отсутствие иных доказательств соотношение между размером убытков и заявленной компенсацией определялось судом исходя из незначительной стоимости реализованного предпринимателем товара, при этом истцом документально не опровергнута возможность использования применительно к обстоятельствам конкретного дела такого соотношения, никаких оснований для применения иного соотношения не обосновывалось.

См. также: Постановление №28-П, Постановление СИП от 29 января 2018 г. № С01-1129/2017 по делу № А32-1221/2017, Постановление СИП от 10 декабря 2019 г. № С01-1216/2019 по делу № А47-15877/2018.2. Отсутствует грубый характер правонарушения и последствий

В Постановлении Первого ААС от 09 октября 2019 г. № 01АП-6714/2019 по делу № А79-1974/2019 суд учитывал, что контрафактный товар продан в незначительном объеме и незначительной стоимости, нарушение исключительных прав истца не носило грубый характер, поскольку ответчику не было известно о контрафактном характере реализуемой им продукции; в настоящее время продажа контрафактных товаров ответчиком не осуществляется; истец не понес значительных убытков вследствие неправомерных действий ответчика. В Определении СКЭС ВС РФ от 18 января 2018 г. № 305-ЭС17-16920 по делу № А40-222928/2016 содержится указание на понимание судами однократности нарушения как свидетельства отсутствия грубого характера нарушения.

См. также: Постановление СИП от 01 февраля 2018 г. № С01-1109/2016 по делу № А08-477/2016, Постановление СИП от 24 июля 2018 г. № С01-471/2018 по делу № А72-10543/2017, Постановление Двадцатого ААС от 26 июня 2017 г. № 20АП-1954/2017 по делу № А68-8458/2016, Постановление СИП от 22 февраля 2019 г. № С01-17/2019 по делу № А69-820/2018.

3. Непродолжительность временного промежутка нарушения авторских прав

Например, в Определении Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 24 ноября 2015 г. по делу № 5-КГ15-162 суд при снижении размера компенсации принял во внимание «единомоментный характер нарушения» (см. также Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 22 сентября 2015 г. № 5-КГ15-99, Апелляционное определение Московского городского суда от 22 декабря 2015 г. по делу № 33-47201/2015).

4. Открытость и доступность объектов исключительных прав

В Апелляционном определении Мосгорсуда от 08 апреля 2016 г. по делу № 33-12346/2016 суд снизил компенсацию исходя из того, что объекты авторского права были размещены в сети Интернет (в личном блоге истца в открытом доступе) до того, как ответчик использовал их без разрешения правообладателя.

5. Материальное положение ответчика

В судебных актах встречается утверждение, что само по себе наличие иждивенцев не является основанием для снижения размера компенсации. Например, в Постановлении СИП от 17 ноября 2017 г. № С01-800/2017 по делу № А39-3447/2016 суд указал, что документальное подтверждение обстоятельств наличия у ответчика несовершеннолетних детей и кредитных договоров (обязательств) само по себе, безотносительно сведений о доходах ответчика, не может однозначно свидетельствовать о тяжелом материальном положении последнего. При этом в Постановлении СИП от 19 ноября 2018 г. № С01-779/2018 по делу № Ф84-4984/2017 суд принял во внимание отсутствие собственного жилья, нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка, наличие заболевания, требующего дорогостоящего обследования и лечения, а также незначительную стоимость спорного товара.

6. Совершение правонарушения впервые

В Определении Приморского краевого суда от 10 августа 2015 г. по делу № 33-6810/2015, Апелляционном определении Санкт-Петербургского городского суда от 13 февраля 2019 г. № 33-3608/2019 по делу № 2-4799/2018, Постановлении четырнадцатого ААС от 27 ноября 2019 г. № 14АП-9796/2019 по делу № А44-2697/2019 суд учел, что «правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые».

В Постановлении СИП от 20 февраля 2019 г. № С01-1256/2018 по делу № А28-13626/2017 суд учитывал количество экземпляров незаконно используемых ответчиком программных продуктов, двукратную стоимость соответствующих программ, указанную в представленном в материалы дела справочнике, а также что правонарушение совершено ответчиком впервые и использование программного обеспечения не является основным видом предпринимательской деятельности ответчика.

7. Особенности характера допущенного нарушения, принципов разумности и справедливости, срока незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степени вины нарушителя

См., например: Постановление СИП от 17 апреля 2019 г. № С01-119/2019 по делу № А40-210313/2017, Постановление СИП от 11 мая 2018 г. № С01-260/2018 по делу № А40-124997/2017, Постановление СИП от 21 мая 2018 г. № С01-300/2018 по делу № А43-19887/2017, Постановление СИП от 20 февраля 2019 г. № С01-22/2019 по делу № А02-343/2018.

8. Поведение истца

В Постановлении СИП от 17 июля 2019 г. № С01-479/2019 по делу № А13 10479/2018 судебная коллегия кассационной инстанции приняла во внимание то обстоятельство, что изначально истцом в суд было заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных авторских и смежных прав лишь в размере 50 000 рублей; при этом в ходе судебного разбирательства размер компенсации был уточнен истцом в сторону его увеличения до 7 040 000 рублей. Однако из данного заявления истца не усматриваются мотивы такого увеличения заявленных требований.

9. Немотивированность судебного снижения размера компенсации

Иногда Суд по интеллектуальным правам делает вывод, что размер компенсации был снижен нижестоящими судами немотивированно. Например, в Постановлении СИП от 14.12.2017 № С01-900/2017 по делу № А08-6253/2016 суд указал, что при рассмотрении дела в суде первой и апелляционной инстанций ответчик представил только отзывы на исковое заявление и апелляционную жалобу, в которых указывал на завышенный размер предъявленной к взысканию компенсации, а также на наличие оснований для отказа в удовлетворении исковых требований. Таким образом, не было представлено необходимой совокупности доказательств, на основании которых возможно снижение компенсации ниже низшего предела, установленного законом; суды при разрешении спора произвольно определили размер компенсации, немотивированно снизили размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом.

См. также: Постановление СИП от 12 декабря 2017 г. № С01-943/2017 по делу № А39-5506/2016; Постановление СИП от 17 ноября 2017 г. № С01-800/2017 по делу № А39-3447/2016.

 

2.1.4. Случаи вынесения судом решения о взыскании компенсации в минимальном размере

По данным на 26 декабря 2019 г. ссылка на подп. 1 ст. 1301 ГК (компенсация в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения) встречается в 704 (1468) судебных актах; из них вопрос о снижении размера компенсации до минимального поднимался в 255 (666) судебных актах6.

Одно из наиболее подробных обоснований снижения размера взыскиваемой компенсации до минимального представлено в Апелляционном определении Нижегородского областного суда от 18 сентября2018 г. № 33-11219/2018, которым за нарушение прав на 7 персонажей, являющихся одновременно товарными знаками, с ответчика взыскано 10 000 рублей, при исковом требовании взыскать 140 000 рублей. Суд указал, что довод об отсутствии оснований для снижения заявленной суммы компенсации противоречит правовой природе компенсации, взыскание которой носит восстановительный (компенсационный), а не штрафной характер, в связи с чем в каждом конкретном случае при определении ее размера в целях обеспечения сохранения баланса прав и законных интересов сторон и недопущения незаконного обогащения правообладателя с использованием института компенсации следует устанавливать, какой размер компенсации способен обеспечить восстановление прав компании. Заявляя ко взысканию компенсацию в сумме 140 000 рублей, истец не обосновал вероятный размер своих убытков и не сослался на иные обстоятельства, подтвержденные доказательствами и способные повлиять на размер взыскиваемой судом компенсации.

В Определении ВС РФ от 23 марта 2017 г. № 309-ЭС17-1455 по делу № А60-37443/2016 суд поддержал снижение размера взыскиваемой истцом компенсации до 10 000 руб., исходя из требований разумности и справедливости, характера допущенного нарушения, реализации ответчиком одной единицы товара в розничной торговле, однократности допущенного нарушения (сведения о повторности нарушений исключительных прав истцом не приведены, отсутствует тиражность, множественность нарушения), принадлежности исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности одному правообладателю, а также нарушения этих прав одним действием ответчика.

Также встречается практика снижения судами компенсации ввиду «чрезмерности» заявленного требования (Постановление СИП от 06 февраля 2017 г. № С01-1246/2016 по делу № А50-29320/2015).

 

2.1.5. Случаи вынесения судом решения о взыскании компенсации в размере ниже минимального, предусмотренного Гражданским кодексом РФ, в соответствии с позицией, изложенной в пункте 2 Постановления № 28-П и пункте 21 Обзора практики № 3 от 12 июля 2017 г.?

Суды приняли в качестве основных критериев для снижения компенсации за нарушение исключительного права ниже низшего предела, предусмотренного законом, перечисленные в абз. 3 п. 3.2 Постановления № 28-П фактические обстоятельства для индивидуальных предпринимателей (а также для физических и юридических лиц (п. 21 Обзора практики № 3 от 12.07.2017)). Закон «обязывает суд определять размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение соответствующих интеллектуальных прав в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Тем самым суд, следуя данному указанию и исходя из общих начал гражданского законодательства, не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика - индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например, наличие у него несовершеннолетних детей». Условиями снижения размера компенсации по мнению КС РФ являются:

1) нарушение одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации;

2) размер компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков, которые поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

3) обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Компенсация была снижена с учетом указанных критериев и условий, например, в Постановлении СИП от 20 июля 2017 г. № С01-598/2017 по делу № А73-14967/2016, Постановлении СИП от 21 августа 2017 г. № С01-600/2017 по делу № А53-28397/2016, Постановлении СИП от 22 августа 2017 г. № С01-604/2017 по делу № А08-3407/2016, Постановлении СИП от 19 сентября 2017 г. № С01-753/2017 по делу № А08-3471/2016, Постановлении СИП от 20 сентября 2017 г. № С01-743/2017 по делу № А08-6109/2016, Апелляционном определении Мосгорсуда от 20 мая 2019 г. по делу № 33-18732/2019, Апелляционном определении Мосгорсуда от 22 мая 2019 г. по делу № 33-21698/2019.

Во взыскании компенсации в размере ниже низшего предела в соответствии с Постановлением № 28-П суды отказывают обычно в случае непредставления нарушителем обоснования необходимости применения судом данной меры (Постановление СИП от 03 октября 2017 г. № С01-663/2017 по делу № А08-3390/2016, Постановление СИП от 25 января 2018 г. № С01-581/2017 по делу № А60-32773/2016, Постановление СИП от 28 июня 2018 г. № С01-408/2018 по делу № А12-29728/2017 («снижение размера компенсации ниже низшего предела является экстраординарной мерой»)).

Из 372 (2026) актов по ст. 1301 ГК, содержащих ссылку на Постановление № 28-П (по состоянию на 23 января 2020 г.)7, в большинстве случаев суды в снижении компенсации до ниже низшего предела отказывают: размер компенсации был снижен (требования удовлетворены частично) примерно в 80 (366) судебных актах.

В Апелляционном определении Свердловского областного суда от 16 марта 2017 г. по делу № 33-3923/2017 суд указал, что Постановлением № 28-П, возможность снижения размера компенсации при нарушении прав на несколько объектов интеллектуальной собственности ниже минимального предела установлена в отношении компенсации, предусмотренной подп. 1 ст. 1301 ГК, тогда как в рассматриваемом деле истцами заявлены требования о взыскании компенсации в размере, определенном в соответствии с подп. 2 ст. 1301 ГК. Кроме того, снижение в целом допускается в случае нарушения прав на несколько объектов интеллектуальной собственности одним действием, и если размер взысканной компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков, что по рассматривавшемуся делу места не имело.

В Постановлении СИП от 29 января 2018 г. № С01-1129/2017 по делу № А32-1221/2017 суд указал, что, «исходя из основных начал гражданского законодательства, а именно признания равенства участников регулируемых им отношений (ст. 1 ГК), учитывая правовую позицию, определенную в Постановлении № 28-П, в частности п. 3.1, 3.2 и 4, определение с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общего размера компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, может быть применено не только к индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, но и юридическим лицам. Кроме того, учитывая системную связь п. 2 ст. 1301 ГК с п. 3 ст. 1252 ГК, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведений, или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака». Аналогичная позиция встречается в Постановлении СИП от 03 октября 2017 г. № С01-665/2017 по делу № А43-7247/2016, Постановление СИП от 28 апреля 2018 г. № С01-188/2018 по делу № А56-13978/2017.

В Постановлении № 10 (п. 62) суд подчеркнул, что при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике); характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.); срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно); вероятные имущественные потери правообладателя; являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя; - и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

ВС РФ также указал, что снижение размера компенсации возможно в случаях множественности нарушений, единого процесса использования объекта и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации (Постановление СИП от 23 октября 2019 г. № С01-1006/2019 по делу № А27-4405/2019, Постановление Седьмого ААС от 28 ноября 2019 г. № 07АП-10526/2019 по делу № А27-13088/2019: «Снижение размера компенсации ниже низшего предела, установленного законом, возможно только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации»), но при этом ни подтвердил, ни опроверг позицию СИП о том, что допустимо снижение размера компенсации, рассчитываемой по п. 2, 3 ст. 1301 ГК РФ, ниже низшего предела, установленного законом.

В Постановлении СИП от 04 июля 2019 г. № С01-570/2019 по делу № А05-10211/2018 суд поддержал доводы заявителя кассационной жалобы о том, что судами необоснованно снижен размер компенсации ниже минимального предела: «После установления судом … цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам пп. 3 ст.1301 ГК. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК одновременно и минимальным и максимальным размером компенсации, предусмотренным законом. При этом суду …надлежит также определять, на что конкретно направлены доводы ответчика о снижении размера компенсации — на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного законом предела. Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования произведения тем способом, который использовал нарушитель, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, представленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и … должны подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие».

2.1.6. Случаи взыскания судом компенсации в двукратном размере стоимости экземпляров, а также случаи отказа в удовлетворении такого требования

В определении Калужского областного суда от 16 августа 2012 г. по делу № 33-1782/2012 суд счёл обоснованной компенсацию, рассчитанную в двукратном размере стоимости аналогов соответствующих программ для ЭВМ, определенной на основании заключения эксперта юридического агентства. В Апелляционном определении Мосгорсуда от 20 марта 2019 г. № 33-12066/2019 суд при расчете размера компенсации учитывал установленный приговором суда по уголовному делу размер ущерба правообладателя. Аналогичная позиция встречается в Апелляционном определении Мосгорсуда от 28 сентября 2017 г. по делу № 33-36886/2017 и Апелляционном определении Ставропольского краевого суда от 16 августа 2016 г. по делу № 33-6437/2016. Во втором случае суд в том числе отклонил просьбу заявителя снизить компенсацию за копирование контрафактных программ, принимая во внимание его материальное положение и состав семьи.

В Апелляционном определении Санкт-Петербургского городского суда от 16 июня 2015 г. № 33-8348/2015 по делу № 2-11040/2014 суд согласился с расчетом компенсации, основанным на стоимости экземпляров произведения по товарным накладным.

Апелляционным определением от 14 августа 2019 г. по делу № 33-31931/2019 Мосгорсуд поддержал решение первой инстанции о снижении компенсации, рассчитанной в порядке подп. 2 ст. 1301 ГК. Данное решение мотивировано характером допущенного нарушения, степенью вины ответчика, размером доходов, который ответчик получил от реализации произведений, а также соблюдением принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения исключительного права. При вынесении решения суд учёл, что ответчик перед изданием книг предпринял все необходимые и возможные меры по поиску наследников автора для заключения договоров, а в действиях истца усматриваются признаки злоупотребления правом, поскольку истцу было известно об издании двух книг, однако после их издания она не обратилась к издательству, а дождалась третьего издания с целью увеличения суммы компенсации, и при предъявлении претензии не имела намерения урегулировать возникший спор.

Схожую позицию Мосгорсуд высказал в Апелляционном определении от 24 сентября 2018 г. по делу № 33-41560/2018, снижая компенсацию на основании принципа соразмерности и принимая во внимание отказ правообладателя в рамках досудебного урегулирования спора заключить лицензионный договор с удвоенной ставкой авторского вознаграждения за бездоговорный выпуск тиража.

В Постановлении СИП от 27 марта 2018 г. № С01-1169/2017 по делу № А40-130255/2017 размер компенсации был снижен с учетом характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателем, а также требований разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения. В Апелляционном определении Мосгорсуда от 28 марта 2018 г. по делу № 33-8480/2018 суд, определяя размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации, учитывал характер допущенного правонарушения, степень вины ответчика, пропорции, приходящиеся на произведение истца в общем объеме книги, рекомендуемую издательством отпускную цену книги, предполагаемый размер доходов, который истец получил бы при обстоятельствах правомерного использования своего произведения, а также принципы разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения исключительного права истца.

В Постановлении СИП от 17 октября 2019 г. № С01-1068/2019 по делу № А41-76048/2018 в удовлетворении требования истца отказано, поскольку истец не доказал наличие у него исключительного права на спорный архитектурный проект, а также совершение ответчиком противоправных действий, нарушающих исключительное право общества, и наличие оснований для взыскания компенсации за незаконное использование этого права.

Отказ в удовлетворении требования встречается в случае отсутствия доказательств совершения ответчиком нарушения (Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 16 июня 2015 г. № 33-8348/2015 по делу № 2-11040/2014).

Таким образом, суды снижают размер компенсации, в том числе рассчитанной по подп. 2 ст. 1301 ГК.

 

2.1.7. Случаи взыскания судом компенсации в двукратном размере стоимости права использования, способы расчета стоимости права использования, приведенные истцом. Случаи отказа судом в удовлетворении такого требования

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников. Организации по управлению правами в качестве одного из доказательств вправе привести ссылки на утвержденные ими ставки и тарифы в обоснование расчета взыскиваемой компенсации. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

В Апелляционном определение Мосгорсуда от 12 сентября 2019 г. по делу № 33-40814/2019 ответчик, представив созданный истцами проект на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», получил грант в размере 100 000 рублей; суд согласился с расчетом размера компенсации и взыскал в пользу истцов компенсацию в двукратном размере суммы гранта.

В Апелляционном определении Московского городского суда от 18 октября 2018 г. по делу № 33-40548/2018 истцом запрошена компенсация за нарушение исключительного права на произведение в размере двукратной минимальной ставки авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства»; компенсация взыскана на основе расчёта с использованием указанной ставки, однако уменьшена исходя из фактического объёма использования литературного произведения в инсценировке.

Решением Московского городского суда от 14 июня 2017 г. по делу № 3-246/2017 взыскана компенсация, рассчитанная из двукратного размера вознаграждений по договорам об отчуждении исключительных прав на статьи, неправомерно использованные нарушителем.

Постановлением СИП от 11 ноября 2019 г. № С01-1120/2019 по делу № А40-57804/2019 взыскана компенсация, рассчитанная в двукратном размере суммы вознаграждения за использование произведения изобразительного искусства.

Достаточно подробное обоснование размера присуждаемой компенсации представлено в Постановлении СИП от 04 декабря 2019 г. № С01-916/2019 по делу № А13-11517/2018: «Установленная судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного объекта, в двукратном размере составляет компенсацию, подлежащую взысканию за соответствующее нарушение. Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием не может рассматриваться как снижение размера компенсации, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом.

Так, представление лицензионного договора (либо иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права, способы использования права по договору и характер допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (РФ, субъект РФ, населенный пункт); аффилированность между лицензиаром и лицензиатом; иные обстоятельства.

С учетом указанных обстоятельств суд может определить иную стоимость права использования объекта интеллектуальных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, а следовательно, и иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Само по себе отличие условий лицензионного договора (за исключением способа использования объекта интеллектуальных прав) и обстоятельств допущенного нарушения не является основанием для признания указанного договора недопустимым доказательством и для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации».

В результате в данном деле размер компенсации был снижен с учетом однократности допущенного нарушения, кроме того, изготовление кондитерских изделий не является основным видом деятельности ответчика, а при реализации продукции в магазине продукция со спорными рисунками ответчиком не демонстрируется.

В Постановлении Восьмого ААС от 20 апреля 2017 г. № 08АП-1593/2017 по делу № А70-13589/2016 суд снизил размер компенсации исходя из того, что истец должен быть поставлен в имущественное положение, в котором мог находиться, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно: истец запрашивал компенсацию в размере 2% от общей суммы расходов на проведение мероприятия, которую суд снизил до 1% процента от общей суммы сметы расходов на проведение мероприятия (утвержденная истцом ставка). Также суд указал, что при соответствующем обосновании он не лишен возможности взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями и в том случае, когда таковая определена по п. 3 ст.1311 ГК.

 

2.1.8. Случаи возникновения вопроса о применении статьи 10 Гражданского кодекса РФ в части принципа добросовестности и запрета на злоупотребление правом

Из 3579 (36895) судебных актов, в которых содержится ссылка на ст. 1301 ГК, упоминание ст. 10 ГК встречается в 223 (1475) актах (по состоянию на 30 декабря 2019 г.)8.

Как правило, при наличии обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестном поведении или злоупотреблении правом со стороны правообладателя (отказ от заключения лицензионного договора, отказ от досудебного урегулирования спора, намеренное завышение суммы компенсации) суды полностью или частично отказывают в защите нарушенного права. См. Апелляционное определение Свердловского областного суда от 20 июня 2014 г. по делу № 33-7024/2014 (передача материального носителя с фотографиями без передачи прав на данные произведения), Апелляционное определение Московского городского суда от 16 июля 2019 г. № 33-30547/2019 (признание авторства на спорные фотографии фактически направлено на исключение их использования стороной для рекламы конкурирующего продукта, а не пресечение нарушения авторских прав на результат интеллектуальной деятельности, полученные творческим трудом), Постановление Двадцатого ААС от 20 августа 2014 г. по делу № А68-1500/2014 (истец, зная о том, что продажа поименованных товаров нарушает авторские права, и не требуя от продавца прекратить нарушение права, продолжал без какой-либо необходимости в течение непродолжительного времени приобретать указанные товары).

В Постановлении Десятого ААС от 18 марта 2014 г. по делу № А41-42356/13 приведено подробное обоснование злоупотребления истцом принадлежащим ему правом: суд установил факт продажи ответчиком 12 зонтов с изображением персонажей, права на которых принадлежат истцу, по разовым сделкам купли-продажи. По каждому факту реализации ответчиком зонтов (200 рублей) в суд были поданы самостоятельные исковые заявления о взыскании компенсации в сумме 50 000 рублей (по каждому иску). При этом ответчик после совершения истцом первой покупки не был предупрежден последним о том, что ответчиком нарушаются исключительные права истца на использование изображений. В иске истец не требовал запретить ответчику использовать изображения персонажей.

Указанные обстоятельства, по мнению суда, в совокупности свидетельствуют о том, что обращение с иском направлено не на защиту исключительного права правообладателя на использование изображений персонажей, а на незаконное обогащение в сумме, значительно превышающей стоимость контрафактного товара (зонта), реализованного ответчиком, что свидетельствует о злоупотреблении истцом своими гражданскими правами на защиту исключительного права на использование изображений персонажей. Приняв во внимание небольшую стоимость реализованного товара, отсутствие у истца убытков в связи с допущенным ответчиком нарушением, оценив характер допущенного ответчиком нарушения, - с одной стороны, и с учетом установленного законодательного запрета на снижение размера компенсации ниже низшего предела - с другой; руководствуясь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения ответчиком исключительного права истца на использование изображений, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о необходимости взыскания компенсации, исходя из минимального размера компенсации, предусмотренного законом, - 10 000 рублей.

Вместе с тем необходимо отметить, что ст. 10 ГК непосредственно применяется в довольно незначительном числе рассматриваемых судами дел. Ссылки сторон на ст. 10 ГК часто судом отклоняются. Например, в Постановлении СИП от 25 сентября 2018 г. № С01-747/2018 по делу № А28-4981/2017 ответчик полагал, что действия истца по установлению стоимости спорной программы в размере 514 700 рублей, в то время как стоимость актуальной версии программы в спорный период составляла 950 рублей, следует расценивать как злоупотребление правом. Это должно было послужить судам первой и апелляционной инстанций основанием для отказа в иске на основании п. 2 ст. 10 ГК (данный довод был отклонен судом ввиду того, что для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных, добросовестных целей); злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений; само по себе предъявление истцом требований в защиту своих прав не может свидетельствовать о злоупотреблении правом с его стороны).

При этом суд не посчитал стоимость программы, определенную истцом, завышенной по сравнению с ценой, указанной ответчиком. Приняв во внимание отчет определения рыночной стоимости и экспертное заключение, суд указал, что цена использования программного продукта (514 700 рублей) формируется как совокупная стоимость составляющих спорный программный продукт версий программы и модулей.

При этом, реагируя на доводы ответчика относительно цены предоставления права использования спорного программного обеспечения, суд первой инстанции указал, что обобщенная информация о стоимости программного продукта, указанная на сайте истца, начиная с 2007 года, не является подтверждением указанной ответчиком цены (950 рублей), поскольку из представленных истцом сведений следует, что такая цена была актуальна только для подключения одного рабочего места в период действия предложения share ware (до 18 октября 2012 г.) при условии лицензирования пользователем хотя бы одного рабочего места и наличии у него не более одного работоспособного экземпляра программы. Однако, как отметил суд первой инстанции, ответчиком не было доказано, что спорные программы приобретены ответчиком легально в период действия соответствующей акции и соблюдено условие о лицензировании хотя бы одного рабочего места.

Применительно к взысканию компенсации за нарушение исключительного права закреплённые в ст. 10 ГК принципы реализуются преимущественно через оценку судами разумности и добросовестности нарушителя исключительного права, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Применительно к взысканию компенсации за нарушение исключительного права закреплённые в ст. 10 ГК принципы реализуются преимущественно через оценку судами разумности и добросовестности нарушителя исключительного права, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

 

2.1.9. Случаи отправления Верховным Судом РФ дел, связанных с взысканием компенсации, на пересмотр

Основные причины направления ВС РФ дел по взысканию компенсации за нарушение исключительных прав на новое рассмотрение следующие: 1) в нарушение принципов состязательности и равноправия сторон суды произвольно снижали компенсацию ниже минимального предела, установленного законом; или 2) снижали размер компенсации без соответствующего заявления ответчика.

Например, в соответствии с Определением СКЭС ВС РФ от 17 мая 2019 г. № 305-ЭС19-36 по делу № А41-39965/2018 дело было направлено на новое рассмотрение, так как судами в нарушение принципов равноправия и состязательности сторон по своей инициативе в отсутствие ходатайства ответчика снижен размер компенсации; кроме того, компенсация взыскана за нарушение исключительных прав в целом, без учета того, что истцом заявлено четыре самостоятельных требования. Аналогичный вывод содержится в Определении СКЭС ВС РФ от 17 мая 2019 г. № 305-ЭС19-35 по делу № А41-39912/2018, Определении СКЭС РФ от 13 ноября 2018 г. по делу № 305-ЭС18-14243, А41-72477/2017.

Согласно Определению СКЭС РФ от 17 мая 2019 г. № 305-ЭС18-25888 по делу № А41-36840/2018 дело направлено на новое рассмотрение, поскольку нижестоящий суд снизил размер компенсации в отсутствие соответствующего ходатайства ответчика, кроме того, суд не указал, в каком объеме удовлетворено каждое из отдельно заявленных требований, и не учел, что предприниматель ранее привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. Такая же позиция представлена в Определении СКЭС ВС РФ от 23 августа 2018 г. № 305-ЭС18-4822 по делу № А41-60800/17.

В Определении СКЭС ВС РФ от 18 января 2018 г. № 305-ЭС17-14355 по делу № А40-248391/2016 указано, что дело направлено на новое рассмотрение, так как суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении размера подлежащей взысканию компенсации по своей инициативе снизили заявленные исковые требования ниже минимального предела, установленного законом. По данному делу в итоге иск был удовлетворен частично: размер компенсации был снижен до минимального исходя из того, что одним действием ответчика нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности (Постановление СИП от 19 марта 2019 г. № С01-1269/2018 по делу № А40-248391/2016).

Из 262 актов ВС РФ, в которых упоминается ст. 1301 ГК, на новое рассмотрение было направлено 26 дел9 (по состоянию на 30 декабря 2019 г.).

 

2.1.10. Изменения в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав, произошедшие в судебной практике после принятия Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ»

Из 1632 (4313) судебных актов, в которых упоминается Постановление № 10, ссылка на ст. 1301 встречается в 269 (1963) актах10 (по состоянию на 22 января 2020 г.).

При этом некоторые судебные акты содержат преимущественно ссылки на отдельные положения Постановления № 10, но анализ указанных положений применительно к конкретному спору не производится (см., например: Постановление Тринадцатого ААС от 04 декабря 2019 г. № 13АП-27015/2019, 13АП-30417/2019 по делу № А56-18266/2019, в котором содержится ссылка на абз. 4 п. 62 Постановления № 10; Постановление Второго ААС от 16 июля 2019 г. № 02АП-4199/2019 по делу № А82-24698/2018).

Существует и практика с анализом применения положений Постановления №10: Постановление Первого ААС от 26 сентября 2019 г. № 01АП-5779/2019 по делу № А79-2738/2019, Постановление СИП от 23 октября 2019 г. № С01-1006/2019 по делу № А27-4405/2019.

Встречаются также акты, в которых суд прямо применяет приведенные в Постановлении № 10 положения: Постановление Первого ААС от 18 ноября 2019 г. № 01АП-8848/2019 по делу № А79-1973/2019, Постановление Второго ААС от 18 ноября 2019 г. № 02АП-8235/2019 по делу № А82-24122/2018, Определение СКЭС ВС РФ от 17 мая 2019 г. № 305-ЭС19-36 по делу № А41-39965/2018.

Интерес представляет практика применения п. 65 Постановления № 10, в соответствии с которым «распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок. При доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации. В случае если лицо, привлеченное к ответственности за правонарушение, продолжает после этого совершать противоправные действия того же характера, оно вновь может быть привлечено к ответственности за те деяния, которые совершены после привлечения к ответственности». В некоторых делах суд отклоняет ссылку ответчика на наличие единства намерений правонарушителя (Постановление Седьмого ААС от 09 декабря 2019 г. № 07АП-11759/2019 по делу № А03-12003/2019, Постановление СИП от 27 ноября 2019 г. № С01-743/2019 по делу № А40-182072/2017). Напротив, краткий временной период совершения нарушений и их разовый характер (Постановление Седьмого ААС от 05 декабря 2019 г. № 07АП-9806/19 по делу № А03-10314/2019), реализация спорных товаров в рамках одной сделки купли-продажи одному лицу (Постановление Второго ААС от 13 сентября 2019 г. № 02АП-5101/2019 по делу № А28-10349/2018) свидетельствуют, по мнению судов, о единстве намерений нарушителя.

 

2.2. Взыскание компенсации за нарушение прав на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров

 

2.2.1. Способ расчета компенсации (в виде твердой суммы, в двукратном размере стоимости экземпляров или права использования), применяемый на практике чаще других

Как и при взыскании компенсации за нарушение исключительного права на объекты авторских и смежных прав, для расчёта компенсации за нарушение права на товарный знак чаще всего используется способ расчета компенсации, основанный на твердой денежной сумме: по данным на 30 декабря 2019 г. ссылка на подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК (компенсация в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения) встречается в 1637 (9305) судебных актах; на подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК (компенсация в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака) — в 423 (1859) судебных актах11.

Из 1019 (13000) актов, упоминающих ст. 1537 ГК (ответственность за незаконное использование наименования места происхождения товара), ссылка на подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК (компенсация в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения) содержится в 914 (12505) актах, на подп. 2 п. 2 ст. 1537 ГК (компенсация в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых незаконно размещено наименование места происхождения товара) — в 38 (317) актах (по состоянию на 30 декабря 2019 г.)12.

Существует практика, когда расчёт компенсации за нарушение права на товарный знак в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров основывается на количестве товаров, на которых незаконно использован товарный знак, установленном в рамках оперативно-разыскных мероприятий по делу, возбуждённому по признакам преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ (Апелляционное определение Саратовского областного суда от 05 марта 2019 г. по делу № 33-1593/2019, Апелляционное определение Воронежского областного суда от 03 апреля 2019 г. по делу № 33-1779/2019).

 

2.2.2. Случаи взыскания судом компенсации в размере, запрашиваемом в исковом заявлении

Компенсация в размере, запрашиваемом истцом, взыскивается примерно в 25% случаев. Обычно такие решения принимаются судами в следующих случаях.

1. Самостоятельное уменьшение истцом размера исковых требований

См. Постановление Двадцатого ААС от 05 декабря 2018 г. № 20АП-4809/2018 по делу № А09-1542/2018.

2. Расчет истцом компенсации, исходя из минимального размера или ниже низшего предела;

См. Решение Арбитражного суда Республики Марий Эл от 09 марта 2016 г. по делу № А38-7245/2015; Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2018 г. по делу № А75-12397/2018, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 2019 г. № С01-1150/2019 по делу № А07-27393/2018 (компенсация взыскивалась в минимальном размере); Постановление СИП от 11 февраля 2019 г. по делу № А09-1827/2018 (истец запрашивал компенсацию в размере 5000 рублей за одно нарушение).

3. Непредставление ответчиком мотивированного заявления о снижении размера компенсации

См. Решение Арбитражного суда Иркутской области от 31 октября 2018 г. по делу № А19-14907/2018, Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 07 октября 2015 г. по делу № А45-16612/2015, Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 марта 2019 г. по делу № А40-130316/17-51-1186.

4. Отсутствие оснований для снижения размеров компенсации

См. Решение Арбитражного суда Иркутской области от 12 апреля 2018 г. по делу № А19-3028/2018.

В некоторых случаях суды в обоснование своего решения прямо указывают на доводы и доказательства, приводимые истцами.

Так, в одном из дел суд отметил, что «истец представил суду объективные доказательства: информацию об объеме и стоимости контрафактной продукции, подтвержденную Федеральной таможенной службой. Расчет компенсации, основанный на объективных доказательствах, скорректированный с учетом периода реального смешения продукции, является неоспоримым» (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 ноября 2018 г. по делу № А40-131931/14-5-902).

В Постановлении СИП от 26 ноября 2013 г. № С01-236/2013 по делу № А76-9871/2012 суд согласился с расчетом размера компенсации, представленным истцом, основанном на двукратной стоимости этикеток (двойной стоимости товара с наименованием места происхождения товара).

5. Непринятие ответчиком необходимых мер и разумной осмотрительности

В Постановлении СИП от 01 июля 2019 г. № С01-565/2019 по делу № А09-5684/2018 суд кассационной инстанции обратил внимание на то, что ответчику, заявляющему о необходимости снижения размера компенсации на основании критериев, указанных в Постановлении № 28-П, надлежит доказать наличие не одного из этих критериев, а их совокупности, поскольку каждый из них не является самостоятельным основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела. Предприниматель, заявляя о снижении компенсации, не представил в обоснование своей позиции доказательства, которые свидетельствовали бы о возможности ее снижения, что им предпринимались необходимые меры и была проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего другому лицу.

 

2.2.3. Случаи снижения судом размера запрашиваемой компенсации. Обстоятельства, учитываемые судом при уменьшении размера компенсации

1. Недобросовестное поведение истца

В Решении Арбитражного суда Приморского края от 19 мая 2016 г. по делу № А51-34352/2014 суд указал, что истцом был избран способ защиты, позволяющий получить от взыскания компенсации доход, значительно превышающий возможную при предотвращении правонарушения прибыль, в связи с чем истцу выгоднее получить максимальную компенсацию, а не заявлять свои претензии немедленно после того, как стало известно о факте нарушения. Истец допустил злоупотребление, при котором несоразмерность компенсации последствиям нарушения прав истца выгодна истцу и не мотивирует его к осуществлению действий, направленных на предотвращение правонарушения.

2. Лицензионный договор как ненадлежащее доказательство

В Постановлении Третьего ААС от 31 августа 2018 г. по делу № А33-28023/2017 суд согласился с доводом ответчика о том, что лицензионный договор был заключен с аффилированным лицом, что позволяет предположить, что его цена не отражает действительную стоимость использования. При определении размера компенсации суд исходил из того, что заявленный двукратный размер стоимости права использования товарного знака, определяемый исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака не подтвержден истцом в связи с признанием судом лицензионного договора ненадлежащим доказательством стоимости права использования спорного товарного знака (Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2019 г. № С01-920/2018 данное постановление отменено, дело передано на новое рассмотрение).

Аналогичная практика: Постановление Седьмого ААС от 01 октября 2018 г. № 07АП-8124/2018 по делу № А03-19014/2017, Постановление Седьмого ААС от 23 августа 2018 г. № 07АП-1826/2018 по делу № А03-19009/2017, Постановление Седьмого ААС от 03 июля 2018 г. № 07АП-4777/2018 по делу № А03-19011/2017.

1)

3. Представленный лицензионный договор не может являться безусловным доказательством цены

В Постановлении Восьмого ААС от 06 сентября 2018 г. № 08АП-7973/2018, 08АП-7976/2018 по делу № А70-1330/2018 суд снизил размер, поскольку

(a) предмет договора предусматривал использование товарного знака в отношении всех товаров определенных классов МКТУ, тогда как ответчик продал лишь один товар, при этом

(б) лицензиаром является сам истец, поэтому он сам определял размер вознаграждения. Поэтому говорить о сравнимых обстоятельствах невозможно (Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2019 г. № С01-967/2018 данное постановление отменено, дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области).

Аналогичная позиция: Постановление Восьмого ААС от 07 августа 2018 г. № 08АП-6672/2018 по делу № А70-1326/2018, Постановление Восьмого ААС от 06 августа 2018 г. № 08АП-5408/2018 по делу № А70-1333/2018.

В Постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 08 июня 2017 г. № 08АП-3344/2017 по делу № А46-17163/2016 суд счел заключенные лицензионные договоры нельзя сравнивать, поскольку (1) они были заключены после периода нарушения права, и (2) имелись иные лицензионные договоры.

4. Одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации

См. Постановление СИП от 05 октября 2017 г. № С01-724/2017 по делу № А08-9767/2016.

5. Восстановительный характер компенсации

См. Постановление Девятнадцатого ААС от 19 мая 2017 г. № 19АП-2067/2017 по делу № А08-7393/2016, Определение ВС РФ от 04 октября 2019 г. № 305-ЭС19-17485 по делу № А40-12629/2019, Определение ВС РФ от 14 июня 2018 г. № 309-ЭС18-7261 по делу № А60-51309/2017, Постановление СИП от 20 ноября 2013 г. № С01-213/2013 по делу № А56-59416/2012.

6. Незначительная стоимость реализованного товара, отсутствие в материалах дела доказательств совершения такого правонарушения ответчиком ранее, наличие иждивенцев

См. Постановление Двадцатого ААС от 26 июня 2017 г. № 20АП-1954/2017 по делу № А68-8458/2016, Постановление СИП от 13 августа 2019 г. № С01-351/2019 по делу № А52-2625/2018.

7. Обстоятельства и характер нарушения

См. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 сентября 2010 г. по делу № А56-84542/2009 (в отношении НМПТ), Постановление ФАС Уральского округа от 15 декабря 2009 г. № Ф09-10040/09-С6 по делу № А60-18312/2009-С7 («при определении размера компенсации, подлежащей взысканию… суды приняли во внимание период, в течение которого нарушается исключительное право истца на использование наименования места происхождения товара, объем разливаемой им минеральной воды и объем поставок указанной продукции в магазины г. Екатеринбурга и Свердловской области, а также степень вины ответчика, поскольку он не прекратил противоправные действия после получения претензии истца и иные заслуживающие внимания обстоятельства»).

8. Чрезмерность запрошенной компенсации

В Постановлении СИП от 14 ноября 2018 г. № С01-957/2018 по делу № А40-222928/2016 суд поддержал выводы суда первой инстанции в том, что затребованная истцом компенсация в размере 20 000 рублей в 61,5 раза превышает стоимость отчужденного контрафактного товара, в 133 раза превышает размер компенсации по формуле двукратной стоимости нарушенного права и в 13 раз превышает размер компенсации по формуле двукратной стоимости контрафактного товара, что не соответствует установленным законом предельным значениям указанной единой санкции, признанным законодателем соразмерным последствиям нарушения. Назначение чрезмерной санкции за пределами, признанными законодателем соразмерными, не соответствует требованию справедливого судебного разбирательства, а также принципу компенсаторности и соразмерности гражданско-правовой ответственности и тем самым приводит к осуществлению прав истца с нарушением прав и свобод ответчика сверх меры, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

См. также Решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 07 ноября 2019 г. по делу № А79-5314/2018.

 

2.2.4. Случаи вынесения судом решения о взыскании компенсации в минимальном размере

По данным на 30 декабря 2019 г. ссылка на подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК (компенсация в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения) встречается в 2889 судебных актах; из них вопрос о снижении размера компенсации до минимального поднимался в 550 судебных актах.

Одно из наиболее подробных обоснований снижения размера взыскиваемой компенсации до минимального представлено в Постановлении Восемнадцатого ААС от 06 мая 2016 г. № 18АП-3915/2016 по делу № А76-27649/2015: «Доводы истца об отсутствии у суда права на снижение заявленной истцом суммы компенсации противоречат правовой природе компенсации, взыскание которой носит восстановительный (компенсационный), а не штрафной характер, в связи с чем в каждом конкретном случае при определении ее размера в целях обеспечения сохранения баланса прав и законных интересов сторон и недопущения незаконного обогащения правообладателя с использованием института компенсации следует устанавливать, какой размер компенсации способен обеспечить восстановление прав компании. Однако, заявляя ко взысканию компенсацию в сумме 100 000 руб., истец не обосновал вероятный размер своих убытков и не сослался на иные обстоятельства, способные повлиять на размер взыскиваемой судом компенсации и подтвержденные доказательствами, в связи с чем суд первой инстанции по существу был лишен возможности убедиться в соразмерности требуемого истцом размера компенсации последствиям реализации (предложения к продаже) ответчиком контрафактного товара. Кроме того, истец не представил суду доказательств тех обстоятельств, на которые ссылался в апелляционной жалобе. В частности, носят предположительный характер и не подтверждены материалами дела доводы истца о том, что реализованный ответчиком контрафактный электробензонасос является некачественным или неисправным, в связи с чем не учтенная, по мнению подателя жалобы, конструктивная связь насоса с источником повышенной опасности не является основанием для изменения обжалуемого решения суда, поскольку не свидетельствует об игнорировании судом первой инстанции указанных обстоятельств при определении размера взыскиваемой компенсации. Изложенный в обжалуемом решении суда правовой подход, согласно которому реализация судом установленного законом права на уменьшение заявленного ко взысканию размера компенсации должна соотноситься с необходимостью обеспечения восстановления имущественного положения правообладателя, является правомерным, основан на правильном толковании норм материального права с учетом приведенных выше разъяснений».

В Определении ВС РФ от 23 марта 2017 г. № 309-ЭС17-1455 по делу № А60-37443/2016 суд поддержал снижение размера взыскиваемой истцом компенсации до 10 000 руб. исходя из требований разумности и справедливости, характера допущенного нарушения, реализации ответчиком одной единицы товара в розничной торговле, однократности допущенного нарушения (сведения о повторности нарушений исключительных прав истцом не приведены, отсутствует тиражность, множественность нарушения), принадлежности исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности одному правообладателю, а также нарушения этих прав одним действием ответчика.

 

2.2.5. Случаи вынесения судом решения о взыскании компенсации в размере ниже минимального, предусмотренного Гражданским кодексом РФ, в соответствии с позицией, изложенной в пункте 2 Постановления № 28-П и пункте 21 Обзора практики № 3 от 12 июля 2017 г.

Суды приняли в качестве основных критериев для снижения компенсации за нарушение исключительного права ниже низшего предела, предусмотренного законом, перечисленные в абз. 3 п. 3.2 Постановления № 28-П фактические обстоятельства, которые, по мнению КС РФ, суды обязаны учитывать при определении размера компенсации: материальное положение нарушителя; факт совершения правонарушения впервые; степень разумности и добросовестности, проявленные нарушителем при совершении нарушения; наличие у нарушителя несовершеннолетних детей; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, если нарушение этих прав не являлось существенной частью предпринимательской деятельности нарушителя и не носило грубый характер; размер компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков, поддающихся достоверному подсчёту. См. например: Апелляционное определение Верховного суда Республики Адыгея от 13 октября 2017 г. № 33-1629/2017, Постановление Первого ААС от 31 октября 2017 г. по делу № А79-2374/2017, Постановление Пятого ААС от 11 декабря 2019 г. № 05АП-8201/2019 по делу № А51-16355/2019.

В Апелляционном определении Воронежского областного суда от 03 апреля 2019 г. по делу № 33-1779/2019 суд, с одной стороны, признал, что в силу системной связи подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК с п. 3 ст. 1252 ГК, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. С другой стороны, суд подчеркнул, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, и правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков, причём по общему правилу размер компенсации, определённой исходя из двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, признан законом соразмерным последствиям правонарушения (ранее данная правовая позиция была изложена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 27 сентября 2011 г. № 3602/11 по делу № А08-8099/2009-30).

Интересны также подходы судов к пониманию природы компенсации. В Постановлении № 28-П КС РФ указывает на штрафную по своей природе ответственность за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В Апелляционном определении Нижегородского областного суда от 18 сентября 2018 г. № 33-11219/2018 суд прямо указывает, что компенсация носит восстановительный (компенсационный), а не штрафной характер. Аналогичная позиция представлена в Постановлении Девятнадцатого ААС от 19 мая 2017 г. № 19АП-2067/2017 по делу № А08-7393/2016, Определении ВС РФ от 04 октября 2019 г. № 305-ЭС19-17485 по делу № А40-12629/2019, Определении ВС РФ от 14 июня 2018 г. № 309-ЭС18-7261 по делу № А60-51309/2017.

Напротив, в Постановлении СИП от 12 декабря 2019 г. № С01-1234/2019 по делу № А69-3035/2018 суд указал, что компенсация за нарушение исключительных прав носит не только восстановительный характер, но и как любая мера юридической ответственности — превентивный и карательный (штрафной) характер, а также является альтернативной санкцией и взыскивается вместо убытков. В связи с этим необоснованно определять ее размер в зависимости от предоставления истцом расчета компенсации в твердой сумме, поскольку ущерб правообладателя во многих случаях не носит явного материального характера.

В этом деле правообладатель нескольких товарных знаков потребовал компенсацию с предпринимателя, который в принадлежащем ему торговом помещении реализовывал товар — костюм (детский), на который были нанесены обозначения, сходные с указанными товарными знаками.

СИП подчеркнул, что при истребовании компенсации в минимальном размере, предусмотренном ГК (10 000 рублей за каждый факт нарушения), истец не должен был представлять в материалы дела какие-либо дополнительные доказательства в подтверждение размера взыскиваемой суммы. При этом снижение размера компенсации ниже низшего предела обусловлено одновременным наличием ряда критериев из Постановления № 28-П, обязанность доказывания которых возлагается на ответчика.

СИП указал, что необходимо было определить, на что конкретно направлены доводы ответчика о снижении размера компенсации — на оспаривание размера взыскиваемой суммы либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера. Также необходимо было учесть, что: 1) неоднократность правонарушений не должна оцениваться исходя из нарушения прав одного и того же правообладателя; 2) наличие у ответчика кредитных обязательств не свидетельствует о невозможности применения к нему мер ответственности, поскольку предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность; 3) ответчик специализируется на продаже детской одежды.

Таким образом, поскольку ответчиком не было представлено доказательств, свидетельствующих о наличии фактических обстоятельств для снижения размера компенсации ниже низшего предела, СИП пришел к выводу о том, что в данном деле была необоснованно применена правовая позиция, изложенная в Постановлении № 28-П, так как у суда не имелось правовых оснований для снижения размера компенсации ниже низшего предела.

В некоторых случаях СИП вынужден пресекать попытки добиться пересмотра решений, вынесенных до принятия Постановления № 28-П (Постановление СИП от 14 марта 2018 г. № С01-1216/2014 по делу № А56-10714/2014), произвольно снизить размер компенсации (Постановление СИП от 08 декабря 2017 г. № С01-892/2017 по делу № А68-8462/2016), произвольно изменить вид компенсации (Постановление СИП от 12 декабря 2019 г. № С01-1314/2019 по делу № А83-2109/2019).

В подразделе настоящего обзора, посвящённом компенсации за нарушение авторских прав, отмечалось, что установленные в Постановлении № 28-П критерии иногда приводятся судами в решениях, но при этом не раскрывается их применение в отношении конкретного судебного спора. На это было указано, например, в Постановлении СИП от 12 декабря 2019 г. № С01-1234/2019 по делу № А69-3035/2018: выводы суда апелляционной инстанции о том, что допущенное предпринимателем правонарушение не носило грубый характер (было совершено впервые), а также что использование объектов интеллектуальной собственности общества не являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика, являются необоснованными, поскольку им не указаны достоверные ссылки на доказательства, на основании которых он пришел к такому выводу.

Некоторые судебные решения содержат, напротив, обоснование применимости критериев, изложенных в Постановлении № 2-П. Например, в Постановлении Двадцатого ААС от 26 июня 2017 г. № 20АП-1954/2017 по делу № А68-8458/2016 суд, принимая во внимание характер и последствия допущенного ответчиком, являющимся индивидуальным предпринимателем, нарушения, незначительную стоимость реализованного товара и отсутствие в материалах дела доказательств совершения такого правонарушения ответчиком ранее, а также то, что в настоящее время на иждивении ответчика находятся двое детей (12 ноября 1994 г.р., 05 марта 2008 г.р.), что подтверждается представленными в материалы дела документами, при этом один ребенок является несовершеннолетним, другой ребенок является студентом вуза, не осуществляющим трудовую деятельность (в материалы дела представлена справка из центра занятости населения), снизил размер компенсации за каждое незаконное использование товарного знака до 2000 руб.

 

2.2.6. Случаи взыскания судом компенсации в двукратном размере стоимости экземпляров, а также отказа судом в удовлетворении такого требования

Уже отмечалось, что взыскание компенсации в двукратном размере стоимости экземпляров возможно в тех случаях, когда её расчёт данным способом становится возможен благодаря тому, что правообладателю в силу обстоятельств известно количество контрафактных экземпляров (в частности, когда точное количество контрафакта установлено в рамках уголовного дела).

В качестве примера удовлетворения судом требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости экземпляров показательно Апелляционное определение Воронежского областного суда от 03 апреля 2019 г. по делу № 33-1779/2019, которым суд взыскал с нарушителей более 11 000 000 рублей компенсации. Нарушители в отсутствие лицензии и намерения её получить в течение 9 месяцев осуществляли промышленное производство алкогольной продукции, неправомерно маркируемой товарным знаком истца. Аналогично Апелляционное определение Челябинского областного суда от 07 февраля 2019 г. по делу № 11-1192/2019.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24 августа 2011 г. по делу № А56-61861/2010 представляет собой пример другого случая, когда возможно взыскание компенсации в двукратном размере стоимости экземпляров, поскольку известно количество контрафактных экземпляров: количество и стоимость контрафактных экземпляров установлены грузовой таможенной декларацией при ввозе контрафакта на территорию РФ.

В Постановлениях от 01 июня 2018 г. № С01-183/2018 по делу № А40-49900/2017, от 18 июля 2019 г. № С01-309/2018 по делу № А40-50990/2017, от 01 августа 2019 г. № С01-594/2019 по делу № А40-255673/2017 СИП разъяснил, что компенсация в двукратном размере стоимости контрафактных товаров должна рассчитываться исходя из стоимости товаров при их продаже нарушителем третьим лицам.

 

2.2.7. Случаи взыскания судом компенсации в двукратном размере стоимости права использования, способы расчета стоимости права использования, приводимые истцом; случаи отказа судом в удовлетворении такого требования

Согласно п. 43.4 Постановления № 5/29, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

В частности, компенсация взыскана по стоимости неисключительной лицензии Апелляционным определением Самарского областного суда от 20 декабря 2018 г. по делу № 33-15273/2018, Постановлением ФАС Дальневосточного округа от 15 января 2013 г. № Ф03-6025/2012 по делу № А04-3711/2012.

Суды определяют стоимость права на использование исходя из цены ранее предоставленных правообладателем неисключительных лицензий (Постановления СИП от 24 мая 2018 г. № С01-294/2018 по делу № А40-208600/2016, от 24 апреля 2018 г. № С01-220/2018 по делу № А75-9720/2017).

Если подобные лицензии ранее не выдавались правообладателем, суд может отказать в удовлетворении требования о взыскании заявленной компенсации даже при доказанности факта нарушения (Постановление СИП от 06 июня 2014 г. № С01-470/2014 по делу № А40-126600/2013).

В Постановлении от 24 мая 2017 г. № С01-693/2016 по делу № А45-20577/2015 СИП, основываясь на разъяснениях п. 43.4 Постановления № 5/29 (для расчёта стоимости использования предлагается брать стоимость неисключительной лицензии), констатировал, что размер вознаграждения, установленный в договоре исключительной лицензии, не может быть принят за основу при определении размера компенсации, подлежащей взысканию с нарушителя. В Постановлении от 21 июня 2018 г. № С01-386/2017 по делу № А54-3645/2016 СИП указал, что суд должен учесть цену исключительной лицензии при расчете стоимости права на использование товарного знака, но с поправкой на разницу в стоимости исключительного и неисключительного использования.

В Постановлении Третьего ААС от 20 июля 2018 г. по делу № А33-28024/2017, Постановлении СИП от 24.05.2017 № С01-693/2016 по делу № А45-20577/2015 суды учли, что аффилированность сторон лицензионного договора может влиять на установленный в этом договоре размер лицензионного вознаграждения. В таком случае правообладателю требуется подтвердить соответствие определенной в договоре цены неисключительной лицензии рыночным ценам.

Вопрос об аффилированности сторон лицензионного договора, представленного для расчета размера компенсации, поднимался также в Постановлении СИП от 03 декабря 2019 г. № С01-1177/2019 по делу № А52-5093/2018.

 

2.2.8. Случаи возникновения вопроса о применении статьи 10 Гражданского кодекса РФ в части принципа добросовестности и запрета на злоупотребление правом

Из 2343 (17695) судебных актов по п. 4 ст. 1515 ГК принцип добросовестности упоминается в 41 (274) актах, а злоупотребление правом — в 363 (1928) случаях (по состоянию на 22 января 2020 г.)13.

Зачастую суд указывает, что злоупотребление правом со стороны истца не установлено (Постановления Семнадцатого ААС от 22 июля 2016 г. № 17АП-7851/2016-ГК по делу № А60-62114/2015; от 10 октября 2017 г. № 17АП-17475/2015-ГК по делу № А50-14281/2015, Определение ВС РФ от 16 декабря 2019 г. № 307-ЭС16-1398 по делу № А21-7328/2014, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16 февраля 2011 г. по делу № А56-84542/2009).

Вместе с тем можно найти решения, в которых суд соглашался с применением судом первой инстанции ст. 10 ГК. В каких-то случаях это проистекало из актов недобросовестной конкуренции (Постановление Семнадцатого ААС от 30 марта 2017 г. № 17АП-13925/2016-ГК по делу № А50-7237/2016; Постановление Девятнадцатого ААС от 16 августа 2017 г. № 19АП-258/2015 по делу № А64-6188/2014).

В другом деле суд сослался на указанную статью ввиду чрезмерного завышения истцом размера компенсации, избрав её, таким образом, в качестве инструмента снижения взыскиваемых сумм (Постановления Семнадцатого ААС от 05 мая 2016 г. № 17АП-3537/2016-ГК по делу № А60-38995/2015; от 27 ноября 2015 г. № 17АП-14844/2015-ГК по делу № А50-12849/2015 (повторное обращение истца в суд с требованием о взыскании компенсации за распространение контрафактного товара); Постановление Девятнадцатого ААС от 05 июня 2017 г. № 19АП-2730/2017 по делу № А08-9767/2016).

В решении Арбитражного суда Мурманской области от 10 октября 2014 г. по делу № А42-5522/2011 суд подробно осветил вопрос злоупотребления правом на защиту товарного знака от нарушений, признав недобросовестными действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, последующее предъявление к ранее зависимому лицу (ответчику) требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов.

Периодически суды ссылаются на ст. 10 ГК, вменяя объективный стандарт добросовестности ответчику (Постановление Пятнадцатого ААС от 13 октября 2016 г. № 15АП-13630/2016 по делу № А53-5140/2016), а иногда истцу, мотивируя решение о снижении размера компенсации (Постановление Пятнадцатого ААС от 10 мая 2018 г. № 15АП-5781/2018 по делу № А32-39102/2017) и упоминая при этом об обязанности истца, который знал о незаконном использовании товарного знака, «принять все меры для прекращения незаконного использования» (Постановление Пятнадцатого ААС от 15 декабря 2015 г. № 15АП-14561/2015 по делу № А32-39951/2014).

В Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 12 сентября 2012 г. по делу № А26-5128/2011 Постановлении ФАС Центрального округа от 06 июля 2012 г. по делу № А14-9024/2011и № А14-9024/2011 добросовестное поведение нарушителя после обнаружения правонарушения послужило одним из оснований для значительного снижения судом размера взыскиваемой компенсации.

 

2.2.9. Случаи отправления Верховным Судом РФ дел, связанных с взысканием компенсации, на пересмотр

Из 167 актов ВС РФ по п. 4 ст. 1515 ГК информация о направлении дела на новое рассмотрение содержится в 21 акте (по состоянию на 30 декабря 2019 г.)14.

Как и по делам о нарушении авторских прав, большинство дел по взысканию компенсации за нарушение прав на товарные знаки отправлены ВС РФ на новое рассмотрение по причине того, что нижестоящие суды: 1) в нарушение принципов состязательности и равноправия сторон произвольно снижали компенсацию, либо 2) изменяли способ исчисления компенсации, либо 3) не обосновывали снижение размера компенсации. См. например: Определение СКЭС от 17 мая 2019 г. № 305-ЭС19-36 по делу № А41-39965/2018 (направлено на новое рассмотрение, так как судами в нарушение принципов равноправия и состязательности сторон по своей инициативе в отсутствие ходатайства ответчика снижен размер компенсации; кроме того, компенсация взыскана за нарушение исключительных прав в целом, без учета того, что истцом заявлено четыре самостоятельных требования); Определение СКЭС от 17 мая 2019 г. № 305-ЭС19-35 по делу № А41-39912/2018 (направлено на новое рассмотрение, поскольку судами в нарушение принципов равноправия и состязательности сторон по своей инициативе снижен размер компенсации в отсутствие соответствующего ходатайства ответчика); Определение СКЭС от 10 января 2019 г. № 310-ЭС18-16787 по делу № А36-16236/2017; Определение ВС РФ от 20 декабря 2018 г. № 304-ЭС18-21078 по делу № А70-700/2018 (направлено на новое рассмотрение, так как суды при определении размера подлежащей взысканию компенсации снизили заявленную ко взысканию компенсацию ниже двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака); Определение СКЭС от 18 января 2018 г. № 305-ЭС17-16920 по делу № А40-222928/2016 (направлено на новое рассмотрение, поскольку суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении размера подлежащей взысканию компенсации по своей инициативе снизили заявленные исковые требования ниже минимального предела, установленного законом); Определение СКЭС от 11 июля 2017 г. № 308-ЭС17-3088 по делу № А53-22720/2016 (направлено на новое рассмотрение, поскольку суд при определении размера компенсации не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранной правообладателем; суды произвольно определили размер компенсации, разделив сумму вознаграждения по лицензионному договору на двенадцать месяцев способом, не предусмотренным законом, снизив размер компенсации ниже минимального предела); Определение СКЭС от 11 июля 2017 г. № 308-ЭС17-3088 по делу № А53-22720/2016 (направлено на новое рассмотрение, поскольку суд при определении размера компенсации не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем; суды произвольно определили размер компенсации, разделив сумму вознаграждения по лицензионному договору на двенадцать месяцев способом, не предусмотренным законом, снизив размер компенсации ниже минимального предела).

 

2.2.10. Изменения в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав в судебной практике после принятия Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ»

Пункт 43.3 Постановления № 5/29 предусматривал, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного законом. Формулировка п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 несколько шире: по требованиям о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

В практике суды преимущественно опираются на п. 59 (отсутствие необходимости доказывать наличие и размер убытков; см. Постановления СИП от 12 декабря 2019 г. № С01-1314/2019 по делу № А83-2109/2019, от 11 декабря 2019 г. № С01-1179/2019 по делу № А53-2527/2019, от 09 декабря 2019 г. № С01-1028/2018 по делу № А40-22778/2018) и п. 61 (необходимость подтвердить соответствие запрошенной суммы компенсации допущенному нарушению; см. Постановления СИП от 12 декабря 2019 г. № С01-1234/2019 по делу № А69-3035/2018, от 05 декабря 2019 г. № С01-1178/2019 по делу № А53-3858/2019, от 28 ноября 2019 г. № С01-1255/2019 по делу № А52-5359/2018).

 

2.3. Взыскание компенсации за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец

 

2.3.1. Способ расчета компенсации (в виде твердой суммы, в двукратном размере стоимости права использования), применяемый на практике чаще других

Как и при взыскании компенсации за нарушение права на объекты авторских и смежных прав, а также товарные знаки и НМПТ, для расчёта компенсации за нарушение права на изобретение, полезную модель, промышленный образец чаще всего используется способ расчета компенсации, основанный на твердой денежной сумме. См., например: Постановления Третьего ААС от 27 июля 2018 г. по делу № А33-20921/2016; от 02 ноября 2017 г. по делу № А74-7132/2017; Решение Арбитражного суда Московской области от 09 ноября 2017 г. по делу № А41-80528/16).

Ссылка на подп. 1 ст. 1406.1 ГК (компенсация в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения) содержится в 64 (117) актах; на подп. 2 ст. 1406.1 ГК (компенсация в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца способом, использованным нарушителям) содержится в 33 (46) актах15.

Полагаем, причины также совпадают — для расчёта компенсации в двукратном размере стоимости права использования необходимы сведения о стоимости права использования объекта интеллектуальных прав, которыми правообладатель не всегда располагает.

 

2.3.2. Случаи взыскания судом компенсации в размере, запрашиваемом в исковом заявлении

Среди доводов, которыми суды обосновывают удовлетворение исковых требований в полном объёме, можно выделить следующие.

1. Непредставление ответчиком доказательств несоразмерности размера компенсации за совершенное правонарушение

См., например: Постановление Третьего ААС от 02 ноября 2017 г. по делу № А74-7132/2017, Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 05 ноября 2015 г. по делу № А43-22411/2015, решение Арбитражного суда Костромской области от 20 апреля 2016 г. по делу № А31-12810/2015. В Постановлении Одиннадцатого ААС от 04 апреля 2017 г. № 11АП-1622/2017, хотя ответчик и оспаривал требования истца, суд удовлетворил требования в полном объёме, т.к. они изначально были занижены истцом по сравнению с продажной стоимостью товара, нарушающего патент истца.

2. Длительность нарушения, его масштаб, а также знание ответчика о нарушении исключительного права истца

Так в Постановлении Первого ААС от 09 ноября 2015 г. по делу № А79-2550/2015 суд принял во внимание факт направления истцом ответчику требования о необходимости прекратить нарушение (представленное в материалах дела), невзирая на которое ответчик продолжил изготавливать (выпускать) и предлагать к продаже спорные изделия. См. также Постановление СИП от 04 июля 2018 г. № С01-369/2018 по делу № А70-2219/2017 (здесь истец также в добровольном порядке снизил размер запрашиваемой компенсации).

3. Обоснованность расчета компенсации, выполненного истцом

Постановлением СИП от 13 апреля 2017 г. № С01-239/2017 по делу № А45-6016/2016 полностью удовлетворены требования истца, требовавшего выплаты компенсации, рассчитанной из стоимости права использования по лицензионному договору, стоимости одного спорного изделия и возможного дохода ответчика от участия в тендере. Постановлением Семнадцатого ААС от 22 февраля 2017 г. № 17АП-18843/2016-ГК по делу № А60-1580/2016 полностью взыскана компенсация в размере 3 000 000 рублей (500 000 рублей за нарушение исключительных прав в отношении каждого из промышленных образцов), поскольку данная сумма оказалась ниже рассчитанной истцом упущенной выгоды (истец при обосновании размера компенсации учел также примерную стоимость лицензионного договора и объем собственных продаж в период нарушения ответчиком его прав).. В Постановлении Седьмого арбитражного апелляционного суда от 03 июля 2019 г. № 07АП-4610/2019 по делу № А03-7372/2018 суд принял избранный патентообладателем способ расчета компенсации, в соответствии с которым расчет двойной компенсации произведен на основании договоров на исключительную лицензию на предоставление права на полезную модель.

4. Общие основания, предусмотренные п. 43.3 Постановления № 5/29 (соразмерность, степень вины, характер допущенного нарушения и т.п.)

См., например: Решение Арбитражного суда Красноярского края от 01 февраля 2016 г. по делу № А33-10243/2015, Постановление Седьмого ААС от 17 апреля 2018 г. № 07АП-831/2018 по делу № А45-7928/2017.

5. Систематическое нарушение ответчиком исключительных прав правообладателя, нежелание прекратить нарушение в добровольном досудебном порядке и продолжение нарушения после получения претензий правообладателя

См: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 декабря 2018 г. по делу № А40-255365/16-31-2440, Постановление Первого ААС от 09 ноября 2015 г. по делу № А79-2550/2015.

 

2.3.3. Случаи снижения судом размера запрашиваемой компенсации; обстоятельства, учитываемые судом при уменьшении размера компенсации

1. Снижение компенсации до двукратной стоимости изделий, в которых реализован объект патентного права

Хотя статья 1406.1 ГК не предполагает такого способа расчета, как двукратная стоимость товаров, в которых реализован объект патентного права, суд в Постановлении Третьего ААС от 19 мая 2016 г. по делу № А33-17982/2015деле № А33-17982/2015 снизил размер подлежащей взысканию компенсации до двукратного размера стоимости товара, изготовленного с использованием патента (товар также содержал товарный знак истца). Аналогичный подход использован в решении Арбитражного суда Иркутской области от 03 июля 2017 г. по делу № А19-5791/2016: определяя размер подлежащей взысканию компенсации, суд исходил из содержания претензии истца в адрес ответчика, в том числе из того, что за реализацию ответчиком спорной установки получено не менее 1 000 000 руб., что ответчиком не опровергнуто.

2. Снижение компенсации в связи с необоснованностью расчёта

В Решении Арбитражного суда Тюменской области от 22 августа 2018 г. по делу № А70-9233/2016 суд произвёл перерасчёт суммы компенсации, усомнившись в утверждённых истцом расценках на предоставление права использования изобретения (хотя ответчиком альтернативный расчёт или иные доказательства не были представлены, но также у истца отсутствовали иные лицензионные договоры, а равно примеры взыскания лицензионных платежей по использованию подобных изобретений) и учитывая выраженную в ходе разбирательства готовность истца заключить мировое соглашение на значительно меньшую сумму.

3. Снижение компенсации исходя из оснований, предусмотренных п. 43.3 Постановления № 5/29

См., например: Постановление СИП от 02 октября 2017 г. № С01-701/2017 по делу № А40-188819/2015, Постановление Девятого ААС № 09АП-111146/2018-ГК от 02 апреля 2018 г. по делу № А40-174112/16-110-1550, Постановление Девятого ААС № 09АП-18659/2018-ГК от 01 июня 2018 г. по делу № А40-40704/2017, Постановление Двадцатого ААС № 20АП-9101/2018 от 11 февраля 2019 г. по делу № А68-8044/2018, Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 октября 2018 г. по делу № А40-146009/18-15-1048, Решение Арбитражного суда Иркутской области от 03 июля 2017 г. по делу № А19-5791/2016.

 

2.3.4. Случаи вынесения судом решения о взыскании компенсации в минимальном размере

В единственном на дату подготовки обзора деле, где компенсация за нарушение исключительного права на патент взыскана в размере 10 000 рублей, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что изготовленный с неправомерным использованием промышленных образцов товар не был реализован; нарушение не носило грубый характер и совершено впервые; отсутствуют доказательства умысла нарушителя на причинение вреда. Вместе с тем СИП отправил дело на новое рассмотрение, указав, что судами первой и апелляционной инстанций не исследован вопрос о юридических обоснованиях требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на промышленные образцы, без чего не мог быть разрешен и вопрос об определении размера компенсации за нарушение этого вида интеллектуальных прав (Постановление СИП от 01 ноября 2019 г. № С01-907/2019 по делу № А48-10546/2018).

 

2.3.5. Случаи вынесения судом решения о взыскании компенсации в размере ниже минимального предусмотренного ГК РФ в соответствии с позицией, изложенной в п. 2 Постановления № 28-П и п. 21 Обзора практики № 3 от 12.07.2017

Ссылки на положения Постановления № 28-П Обзора практики № 3 от 12 июля 2017 г. встречаются в Постановлении СИП от 01 ноября 2019 г. № С01-907/2019 по делу № А48-10546/2018; Постановлении СИП от 16 августа 2018 г. № С01-525/2018 по делу № А40-174112/2016 (на Постановление № 28-П ссылается заявитель кассационной жалобы); Постановлении Первого ААС от 15 мая 2019 г. № 01АП-2180/2019 по делу № А39-9070/2018 (при этом суд поддержал решение нижестоящего суда о взыскании компенсации в полном объеме, так как ходатайство о снижении компенсации не заявлялись, надлежащие доказательства, подтверждающих необходимость снижения размера компенсации, ответчиками в дело не представлены); Постановлении Тринадцатого ААС от 24 июля 2019 г. № 13АП-12078/2019 по делу № А56-36642/2018 (при этом суд взыскал компенсацию в полном объеме, отвергая заявление ответчика о фальсификации заключения специалиста).

Обоснование применения позиции, изложенной в Постановлении № 28-П, приведено в Апелляционном определении Челябинского областного суда от 22 мая 2017 г. по делу № 11-6550/2017 («В силу приведенных положений закона, в соответствии с позицией правоприменителя лицо, нарушившее исключительное право на объект интеллектуальной собственности при осуществлении предпринимательской деятельности, - исходя из общих принципов гражданско-правовой ответственности и с учетом того, что обладатель нарушенного права в целях реализации предписаний статьи 44 Конституции Российской Федерации освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков, а санкция в виде выплаты компенсации подлежит применению независимо от вины нарушителя, - должно иметь возможность доказать, что им были предприняты все необходимые меры и проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего правообладателю. Таких доказательств ответчиком, осуществляющим предпринимательскую деятельность, не представлено. Тогда как степень вины ответчика в допущенном нарушении, при доказанности факта продажи им товаров, содержащих признаки полезных моделей, обладателем патента на которые является истец, а также размер вероятных убытков истца правового значения не имеют.»); в Апелляционном определении Алтайского краевого суда от 06 июня 2017 г. по делу № 33-6010/2017 («В данном случае, оценив обстоятельства дела, характер допущенного ответчиком нарушения авторского права, объем этого нарушения, учитывая возражения ответчика против заявленной компенсации, районный суд пришел к выводу о взыскании компенсации в размере 500 000 руб., что сопоставимо с ценой сделки, заключенной ответчиком с нарушением авторских прав истцов. С учетом приведенной правовой позиции Конституционного Суда РФ, судебная коллегия не может согласиться с доводами истцов о нарушении судом норм материального права взысканием компенсации в размере меньшем, чем двукратный размер стоимости права использования изобретения, определяемой исходя из цены лицензионного договора»).

 

2.3.6. Случаи взыскания судом компенсации в двукратном размере стоимости права использования; способы расчета стоимости права использования, приводимые истцом. Случаи отказа суда в удовлетворении такого требования

В Постановлении ААС от 31 января 2017 г. № 15АП-20122/2016 по делу № А32-29266/2016 размер компенсации был определен истцом в двукратном размере стоимости права использования полезной модели, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующей полезной модели (суду предоставлен лицензионный договор), однако суд снизил компенсацию исходя из восстановительного характера данного вида гражданско-правовой ответственности, который исключает получение правообладателем дополнительных доходов и которые бы не возникли у него при отсутствии нарушения. В Апелляционном определении Алтайского краевого суда от 06 июня 2017 г. по делу № 33-6010/2017 суд, оценив обстоятельства дела, характер допущенного ответчиком нарушения, объем этого нарушения, а также учитывая возражения ответчика против заявленной компенсации, пришел к выводу о взыскании компенсации в размере 500 000 руб., что сопоставимо с ценой сделки, заключенной ответчиком с нарушением авторских прав истцов. С учетом Постановления № 28-П суд не согласился с доводами истцов о нарушении судом норм материального права взысканием компенсации в размере меньшем, чем двукратный размер стоимости права использования изобретения, определяемой исходя из цены представленного истцом лицензионного договора.

В Постановлении Седьмого ААС от 03 июля 2019 г. № 07АП-4610/2019 по делу № А03-7372/2018 суд полностью удовлетворил требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования, указав следующее. Во-первых, формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования полезной модели, императивно определена законом, поэтому возражения ответчика в части несогласия с расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование полезной модели, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие. Во-вторых, возможность самостоятельного выбора истцом и только им способа расчета компенсации является эффективным инструментом, служащим к пользе участников гражданского оборота, поскольку стоимость объектов интеллектуальных прав и фактический ущерб от нарушений в этой сфере сложно определить, право потерпевшего самостоятельно выбирать способ расчета компенсации отвечает принципу диспозитивности.

В Постановлении Первого ААС от 19 июня 2019 г. № 01АП-3409/2019 по делу № А43-34406/2018 суд согласился с расчетом компенсации на основании предусмотренного в заключенном истцом лицензионном договоре ежемесячного размера вознаграждения и срока нарушения ответчиком патента на полезную модель. В Постановлении Девятого ААС от 13 марта 2017 г. № 09АП-4350/2017 по делу № А40-161655/16, Апелляционном определении Московского городского суда от 10 мая 2016 г. по делу № 33-18068/2016 суды полностью удовлетворили требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования.

 

2.3.7. Случаи возникновения вопроса о применении ст. 10 Гражданского кодекса РФ в части принципа добросовестности и запрета на злоупотребление правом

На момент написания настоящего обзора отсутствуют дела, в которых ответчик ссылается на ст. 10 ГК как на основание для снижения заявленного истцом размера компенсации. Выводы суда об отсутствии в действиях стороны признаков злоупотребления представлены в Постановлении СИП от 18 апреля 2017 г. № С01-169/2017 по делу № А50-24767/2015.

 

2.3.8. Случаи отправления Верховным Судом РФ дел, связанных с взысканием компенсации, на пересмотр

Согласно данным СПС ГАРАНТ на 31 декабря 2019 г. было предпринято 6 попыток передачи кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании СКЭС. Во всех случаях в передаче было отказано (Определение Верховного Суда РФ от 28 ноября 2019 г. № 301-ЭС19-21747 по делу № А28-6818/2017; Определение Верховного Суда РФ от 07 июня 2019 г. № 304-ЭС19-8292 по делу № А70-9233/2016; Определение Верховного Суда РФ от 10 декабря 2018 г. № 305-ЭС18-20206 по делу № А40-174112/2016; Определение Верховного Суда РФ от 16 мая 2018 г. № 302-ЭС18-4455 по делу № А19-5791/2016; Определение Верховного Суда РФ от 18 января 2018 г. № 305-ЭС17-21318 по делу № А40-188819/2015; Определение Верховного Суда РФ от 24 июля 2017 г. № 308-ЭС17-5288 по делу № А32-29266/2016).

 

2.3.9. Изменения в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав, произошедшие в судебной практике после принятия Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ»

Определяя размер компенсации, суды нередко опираются на п. 62 Постановления № 10. См. Постановление Одиннадцатого ААС от 09 октября 2019 г. № 11АП-15329/2019 по делу № А65-7459/2019, Постановление Десятого ААС от 02 декабря 2019 г. № 10АП-19705/2019 по делу № А41-101099/2018, Постановление Третьего ААС от 12 августа 2019 г. по делу № А33-15212/2018.

Вместе с тем необходимо отметить, что на дату подготовки настоящего обзора не представляется возможным говорить о существенных изменениях практики взыскания компенсации за нарушение исключительного права на патент, вызванных принятием Постановления № 10.

 

РАЗДЕЛ III. ОБОБЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ АНАЛИЗА РОССИЙСКОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСУ ВЗЫСКАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

 

Способ защиты (а также мера ответственности) в виде взыскания компенсации за нарушение исключительного права, как уже отмечалось во введении к настоящему обзору, чрезвычайно популярен у правообладателей и используется практически в каждом споре, связанном с нарушением исключительных прав. По итогам проведённого анализа судебной практики перечислим наиболее существенные из выявленных закономерностей.

 

3.1. Обоснованность судебных решений

В текстах решений по требованиям о взыскании компенсации за нарушение исключительного права суды часто оперируют критериями, выработанными в п. 2 Постановления № 28-П и получившими развитие в п. 21 Обзора практики № 3 от 12 июля 2017 г..

Достаточно часто данные критерии приводятся без какого-либо раскрытия и обоснования применимости к обстоятельствам конкретного спора.

Данную тенденцию отразил СИП в Постановлении от 19 сентября 2017 г. по делу № А45-16794/2016: «Ограничившись голословным указанием на то, что суд первой инстанции исследовал все имеющиеся в деле доказательства, <…> суд апелляционной инстанции самостоятельной оценки вышеназванным доказательствам также не дал <…> игнорирование любого элемента мотивировочной части судебного акта даёт повод усомниться в его законности и обоснованности».

 

3.2. Недобросовестное поведение сторон

Проведённый анализ показал, что суды уделяют недостаточное внимание принципу добросовестности, равным образом применимому и к истцу, и к ответчику, что может привести, с одной стороны, к удовлетворению требования недобросовестного истца, а с другой - к снижению размера компенсации, взыскиваемого с недобросовестного ответчика.

 

3.3. Обоснование размера компенсации

Достаточно часто в судебной практике при определении размера компенсации, подлежащей взысканию, суд среди прочего учитывает размер понесенных истцом убытков. Данная тенденция приводит отчасти к постепенному стиранию границы между убытками и компенсацией, тогда как из системного и телеологического толкования текста указанной нормы явствует, что одновременное существование таких санкций за нарушение исключительного права, как взыскание убытков, размер которых подлежит доказыванию, и взыскание компенсации, размер которой доказыванию не подлежит, призвано предоставить правообладателю механизм, представляющий собой по сути законную неустойку, применение которой обусловлено наличием нарушения, а не последствий.

Незначительное число дел, в которых суды полностью удовлетворяют исковые требования, показывает общую тенденцию к снижению размера компенсации.

 

3.4. Цель компенсации

С предыдущим вопросом тесно связана проблема определения цели компенсации. Можно выделить как минимум три возможных подхода.

 

1. Штрафная (карательная) — компенсация преследует цель наказания ответчика16. Данный подход объясняется авторами по-разному: реализацией норм публичного права в институте интеллектуальных прав, целями превенции, присущими мерам юридической ответственности, не характерными для других гражданско-правовых санкций защиты способами исчисления (двукратная стоимость контрафактных экземпляров или двукратная стоимость права использования)17.

2. Компенсационная (восстановительная) — компенсация направлена на восстановление положения правообладателя, пострадавшего от нарушения его исключительных прав18 На такую природу компенсации указано в п. 43.3 Постановления № 5/29. Суды также в ряде случаев указывают именно на такую природу компенсации (см. Раздел II настоящего обзора).

3. Выделяют и третий, «гибридный» подход к правовой природе компенсации — компенсация имеет двойственную природу, поскольку направлена на восстановление имущественного положения, но также обеспечивает превенцию возможных правонарушений в области интеллектуальных прав, наказание нарушителя19.

Общий подход судов склоняется к восстановительной цели компенсации, что приводит суды к выводу о недопустимости превышения компенсацией размера убытков (хотя гражданскому праву известны и другие случаи, когда применение гражданско-правовых санкций может привести к «обогащению» потерпевшего: взыскание убытков сверх неустойки (штрафная неустойка), выплата компенсации сверх возмещения вреда20).

Как справедливо отмечают некоторые авторы, «зачастую суды, пытаясь излишне учесть интересы правонарушителей, допускают ситуацию, когда снижение размера компенсации приводит не только к тому, что говорить о штрафной природе вообще бессмысленно, но и к тому, что взыскиваемая компенсация не обеспечивает даже восстановление лица в его правах, а в некоторых случаях и вовсе позволяют правонарушителю извлечь выгоду из своего неправомерного поведения»21. Пример последнего — снижение судами размера компенсаций в соответствии с позицией, изложенной в Постановлении КС РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П.

Таким образом, необходима выработка единого подхода к природе компенсации.

 

3.5. Патернализм в отношении субъектов предпринимательской деятельности

В то время как абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК характеризует предпринимательскую деятельность как самостоятельную и осуществляемую на свой риск, суды, применяя позицию, изложенную в Постановлении № 28-П, снижают размер ответственности индивидуальных предпринимателей, принимая во внимание, в первую очередь, их материальное положение.

 

3.6. Нарушение требования состязательности и равноправия сторон

Подавляющее большинство дел по взысканию компенсации за нарушение исключительных прав отправлены ВС РФ на новое рассмотрение по причине того, что нижестоящие суды: 1) в нарушение принципов состязательности и равноправия сторон произвольно снижали компенсацию ниже минимального предела, установленного законом; или 2) снижали размер компенсации без соответствующего заявления ответчика.

Кроме того, встречается практика изменения судом по своей инициативе способа расчета компенсации.

---