"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 1 (31), март 2021 г., с. 40-79

На сегодняшний день правообладатели в большинстве дел наряду с использованием иных средств правовой защиты заявляют требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Данное требование имеет целый ряд преимуществ в сравнении c требованием о взыскании убытков, в частности отсутствие необходимости доказывать размер понесенного правообладателем ущерба. Однако применение данного способа защиты на практике вызывает множество вопросов, которые затрудняют единообразное разрешение споров и создают состояние неопределенности, как для самих правообладателей, так и для тех, к кому может быть предъявлено соответствующее требование.

Более того, компенсацию за нарушение исключительного права можно назвать весьма противоречивым институтом ввиду неопределенности в вопросах возможности снижения ее размера и изменения подхода высших судебных инстанций в отношении данного института.

Настоящее исследование преследует цель проанализировать релевантный законодательный и правоприменительный опыт некоторых иностранных правопорядков в части применения мер ответственности за нарушение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Такой анализ позволит установить актуальные проблемы в рассматриваемой области; определить, обладают ли эти проблемы универсальным, либо специфическим характером.

Результатом исследования станут потенциальные пути решения выявленных проблем, которые предлагается учесть при подготовке концепции изменений норм части четвертой Гражданского кодекса РФ о взыскании компенсации.

Впервые институт статутных убытков появился именно в США и откуда, вероятно, был заимствован в российскую правовую систему в виде одной из доступных в настоящее время правообладателю мер ответственности за нарушение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации – компенсации, являющейся альтернативой взысканию убытков.

В правовой доктрине общего права отмечается, что институт статутных убытков преследует несколько целей:

1)

предотвращение будущих неправомерных действий (простое возмещение убытков в полной мере не достигает такой цели);

2)

пострадавшее лицо должно быть вознаграждено за то, что оно осуществляет свои права в целях укрепления общего правопорядка;

3)

дополнительное возмещение убытков правообладателя1.

В разные периоды развития данного института в праве США сформировались три подхода к определению его цели. Авторы условно называют их «компенсационный подход», «превентивный подход» и «карательный подход»2. При этом, ввиду большого разнообразия нарушений, а также позиций, занимаемых судами, до сих пор по данному вопросу отсутствует единый подход.

Также следует обратить внимание на то, что институт statutory damages претерпел некоторые изменения в процессе развития законодательства США в области интеллектуальной собственности3. Целесообразно кратко рассмотреть историю развития данного института, а также обратить внимание на его особенности применительно к отдельным областям интеллектуальной собственности – авторскому праву, патентным правам и средствам индивидуализации.

Статутные убытки в авторском праве США зародились в XVIII в.4 С XVIII в. до 1909 г. была предусмотрена возможность правообладателям получать возмещение сначала в размере 50 центов, затем – до 1 доллара за каждую страницу текста.

В 1909 г. был принят Закон об авторском праве (Copyright Act 1909), который установил статутные убытки (statutory damages) для защиты авторских прав. В части положения о статутных убытках данный акт принимался из-за необходимости уйти от указанной выше санкции за нарушение авторских прав - возмещения в размере 50 центов за страницу, увеличенных позднее до 1 доллара за страницу напечатанной с нарушением авторских прав книги. Книги были основным носителем, в отношении которого возникали судебные споры, но применяемая в отношении нарушений прав на них санкция зачастую носила чрезмерный, карательный характер. Принятие Закона 1909 г. должно было это изменить.

Параграф 101 (b) Sec. 25 предусматривал следующие требования, которые могли быть предъявлены в случае нарушения авторского права:

1)

о прекращении нарушения;

2)

о возмещении правообладателю убытков (damages), которые он понес в результате от нарушения, а также выплате прибыли (profit), которая была получена нарушителем в результате неправомерных действий; либо суд по своему усмотрению, если сочтет это справедливым при оценке причиненного вреда, может присудить в пользу истца суммы, установленные в законе. В случае репродуцирования газет или фотографий выплаты должны составлять не менее 50 долларов, а верхний предел ограничивался 200 долларами. Диапазон для остальных случаев – от 250 до 5 000 долларов.

Закон также устанавливал правила расчета сумм, которые суд мог назначить к выплате (Sec. 25):

1)

за каждую неправомерно изготовленную копию скульптуры или картины, которая была продана нарушителем или обнаружена в его владении, суд мог назначить по 10 долларов;

2)

за произведения, указанные в Sec. 5 Закона 1909 г. (например, книги), за исключением скульптур и картин – по 1 доллару за каждую неправомерно изготовленную копию такого произведения, которая была продана нарушителем или обнаружена в его владении;

3)

лекция, публичное выступление – 50 долларов за каждый случай выступления;

4)

драматическая постановка, музыкально-драматическая постановка, оркестровое музыкальное произведение, хоровое произведение – 100 долларов за первоначальное исполнение и 50 долларов за каждое последующее исполнение; другие музыкальные произведения – 10 долларов за каждое исполнение.

В статье 101 (b) также указывалось на функцию данной меры – не карательная, штрафная, а правовосстановительная (компенсационная).

Закон 1909 г., таким образом, предусматривал, что статутные убытки подлежали применению субсидиарно, вместо первостепенных мер (убытки и прибыль). Данный институт предназначался для того, чтобы помочь истцам преодолеть сложности с доказыванием понесенных убытков и полученной ответчиком выгоды. На первом этапе американские суды даже отказывали в присуждении статутных убытков, если считали, что истец может доказать наличие убытков и упущенной выгоды, как, например, было указано в решении по делу Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp.5 В данном деле киностудия (ответчик) осуществила съемку фильма, заимствовав некоторые части книги, автором которой являлся истец. Предварительно киностудия предпринимала попытку получить права на использования книги при разработке сценария, однако переговоры с автором завершились неудачно. Верховный суд США отказал во взыскании statutory damages, указав, что в данном деле было достаточно доказательств для того, чтобы посчитать, какая часть дохода в общей сумме дохода, полученного от фильма, составляет доход за использование книги, а какая часть дохода получена благодаря иным факторам (например, игре актеров). Исследователи приходят к выводу о том, что статутные убытки по Закону об авторском праве 1909 г. в основе своей имели правовосстановительную природу, так как законодатель и судебная практика не считали их штрафом, а применяли по аналогии с убытками6 7.

В 1976 г. в США был принят новый закон об авторском праве, который изменил и режим статутных убытков (35 U.S. Code § 504. (c) STATUTORY DAMAGES).

Согласно закону 1976 г. statutory damages - альтернативная по отношению к убыткам/взысканию прибыли ответчика мера (правообладатель может взыскать с нарушителя или то, или другое). Законом установлены минимальный и максимальный пределы статутных убытков: 750 - 30 000 долларов.

Важно отметить критерии, которые суд учитывает при определении размера компенсации: справедливость (в размере, который «суд посчитает справедливым») и степень вины нарушителя. За нарушение без вины предусмотрена возможность снижения размера statutory damages судом ниже низшего предела: с 750 до 200 долларов. За преднамеренные нарушения размер убытков может быть увеличен судов выше максимального предела (150 000 долларов). За нарушения, которые не подпадают под невиновные и непреднамеренные, размер убытков определяется по общему правилу (в пределах 750 - 30 000 долларов).

Параграф 1117 U.S. Code (Title 15)8 закрепляет, что за нарушение прав на товарные знаки могут быть взысканы статутные убытки (вместо убытков или прибыли ответчика) в размере от 1000 до 200 000 долларов за неправомерно используемый товарный знак в отношении каждого типа товара или услуги. При этом суду предоставлено право по своему усмотрению увеличить установленные суммы с учетом фактических обстоятельств дела. Однако назначенная судом сумма не должна превышать трехкратный размер установленного законом максимума.

Следует также отметить, что в законе указано на компенсационный, а не штрафной характер статутных убытков.

Параграф 284 Закона США о патентах (Patent Act of 1952) предусматривает взыскание с нарушителя в пользу правообладателя убытков, которые должны быть адекватны нарушению, но в любом случае не должны быть меньше разумных роялти, которые предполагаются за использование соответствующего изобретения9. Там же предусмотрено право суда увеличить установленный размер убытков до трехкратного размера. Это относится и к расчету убытков в виде недополученного правообладателем дохода от реализации товаров, и убытков в виде роялти, которые могли быть получены правообладателем, если бы нарушитель получил согласие на использование объекта.

Таким образом, в США в настоящее время существует два способа расчета убытков: 1) недополученная правообладателем прибыль; 2) роялти, которые могли быть получены правообладателем, если бы нарушитель получил согласие на использование объекта.

Убытки в виде недополученной правообладателем прибыли могут быть рассчитаны в том случае, если патентообладатель сам продает продукцию.

К недополученному правообладателем доходу могут относиться

-

убытки, которые связаны со снижением количества реализуемых им продуктов после выхода на рынок нарушителя;

-

снижение цены, по которой правообладатель реализует свои продукты (правообладатель может принять решение снизить цену на товар, чтобы конкурировать с нарушителем, или отказаться от повышения цены на товар, что могло быть оправданно в условиях рынка и необходимо для поддержания сложившегося темпа роста цен на товар);

-

потери в продажах дополнительных (вспомогательных) продуктов к продуктам, охватываемым патентом;

-

понесенные правообладателем дополнительные расходы на маркетинг, обусловленные необходимостью конкурировать с нарушителем10.

Когда убытки в виде недополученного дохода не могут быть установлены, используется второй способ расчета - роялти, которые могли быть получены правообладателем, если бы нарушитель получил согласие на использование объекта.

При определении разумных роялти американские суды американские суды учитывают различные обстоятельства. Интерес представляет дело Georgia-Pacific v. U.S. Plywood Corp.11, в котором суд сформулировал 15 факторов, которые должны быть учтены при расчете убытков в виде предполагаемых роялти. Данный тест используется в настоящее время не только в делах о нарушении патентных прав, но и прав на другие объекты интеллектуальных прав. Тест позволяет сконструировать гипотетические переговоры между правообладателем и лицензиатом, чтобы определить сумму роялти, которую лицензиат был бы готов уплатить правообладателю12. К числу факторов, подлежащих оценке, относятся:

1)

лицензионное вознаграждение, которое патентообладатель получал ранее за представление права использования запатентованного объекта;

2)

лицензионное вознаграждение, которое патентообладатель получает за предоставление права использования других запатентованных объектов, аналогичных спорному объекту;

3)

характер и объем лицензии (исключительная или неисключительная; ограничена или не ограничена по территории или в отношении лиц, которым может быть реализована произведенная продукция);

4)

политика и маркетинговая программа, которой придерживается патентообладатель для поддержания патентной монополии путем, например, отказа от выдачи лицензий другим лиц на использование изобретения или предоставления лицензий на особых условиях, направленных на сохранение этой монополии;

5)

коммерческие отношения между лицензиаром и лицензиатом (являются ли они конкурентами на одной территории в одном и том же направлении бизнеса; либо их отношения носят характер патентообладателя и промоутера);

6)

эффект от продажи запатентованного продукта в стимулировании продаж других продуктов лицензиата; существующая ценность изобретения для лицензиара как генератора продаж его непатентованных товаров; и объем таких производных или сопутствующих продаж;

7)

срок действия патента и срок действия лицензии;

8)

установленная прибыльность продукта, произведенного с использованием патента; его коммерческий успех; а также его нынешняя популярность;

9)

полезность и преимущества запатентованного продукта по сравнению со старыми способами или устройствами, если таковые имелись, которые использовались для получения аналогичных результатов;

10)

природа запатентованного изобретения, характер коммерческого воплощения лицензиаром и выгоды для тех, кто использовал изобретение;

11)

степень использования запатентованного объекта правообладателем и любые доказательства, подтверждающие ценность такого использования;

12)

доля доходов прибыли или цена продажи, которая может быть обычной в конкретном предприятии или в сопоставимых предприятиях для обеспечения использования изобретения или аналогичных изобретений;

13)

часть прибыли, которая приходится на изобретение, а не на непатентованные элементы, производственный процесс, бизнес-риски или улучшения, добавленные нарушителем;

14)

заключение квалифицированных экспертов;

15)

сумма, которую лицензиар (например, патентообладатель) и лицензиат (например, нарушитель) согласовали бы (в момент начала нарушения), если бы оба разумно и добровольно пытались достичь соглашения; то есть сумма, которую разумный лицензиат, желающий в получить лицензию на производство и продажу конкретного изделия, воплощающего запатентованное изобретение, был бы готов заплатить в качестве роялти и при этом иметь возможность получить разумную прибыль, и которая была бы приемлема для разумного патентообладателя, желающего предоставить право использования изобретения.

В решении по делу Honeywell v. Minolta13 суд сформулировал еще три критерия, которые должны учитываться при определении суммы роялти: 1) относительные рыночные позиции стороны спора; 2) степень, в которой нарушение препятствовало истцу использовать или продавать изобретения; 3) рынок, который был затронут нарушением.

Интересно также, что ранее в Патентном законе США существовало еще одно требование, которое могло быть заявлено наряду с требованием о взыскании убытков - взыскание с нарушителя полученного им дохода. Это требование было впоследствии исключено из закона, а Верховный суд США пояснил исключение необходимостью ограничить взыскиваемые убытки компенсацией действительных потерь патентообладателя от нарушения, без обращения к вопросу о полученном ответчиком доходе от незаконных действий (дело Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.)14.

1.

Правообладатели являются соавторами/соправообладателями в отношении результата интеллектуальной деятельности, права на который были нарушены.

Как разъяснено в House Report on the Copyright Act of 1976, базовая модель взаимоотношений между соправообладателями в отношении произведения строится по принципу общей собственности. Соправообладатели и обладатели отдельных исключительных прав на произведение могут независимо друг о друга защищать принадлежащие им права на произведение15.

Суд в деле Davis v. Blige16 указал, что соправообладатель имеет самостоятельное основание подать иск о нарушении права на совместное произведение и не обязан присоединяться к другим соправообладателям. Согласно Закону об авторских правах 1976 г. § 201(d)(2) можно обладать любым из исключительных прав, поименованных в § 10617, отдельно от других поименованных в § 106 исключительных прав, образующих авторское право. Обладатель конкретного исключительного права наделен правом на защиту, соответствующую данному праву18.

Соправообладатель в отношении совместного произведения может подать иск о нарушении авторских прав против третьей стороны без согласия остальных соправообладателей. Соправообладатели не могут предотвратить судебные споры, отказавшись присоединиться к иску, поскольку суды могут потребовать присоединения соправообладателей в соответствии с Законом об авторском праве19.

По общему правилу на предъявление иска о взыскании причиненных убытков вследствие нарушения прав на совместный объект патентного права управомочены только все сопатентообладатели вместе (compulsory joinder of all co-owners as party plaintiffs)20.

Исключением из этого правила являются случаи, когда сопатентообладатель по договору отказался от своего права на согласие, и в этом случае суд может принудить сопатентообладателя присоединиться к иску в качестве недобровольного истца, однако для того, чтобы соглашение об отказе имело юридическую силу, договор должен прямо запрещать отказывающейся стороне выдавать лицензии потенциальным нарушителям со стороны третьих лиц.

В противном случае, когда возникает иск, отказывающаяся сторона может предоставить лицензию предполагаемому нарушителю, что помешает другому сопатентообладателю подать иск о нарушении патента21. Например, в деле Schering Corp. два сопатентообладателя заключили соглашение, позволяющее любому сопатентообладателю в одностороннем порядке подать иск против нарушителя при условии, что не подающий иск сопатентообладатель предложит «разумную помощь» в судебном разбирательстве. Суд истолковал «разумную помощь» как означающую только помощь в судебном разбирательстве, сделав допустимым для сопатентообладателя, не подающего иск, выдачу лицензии нарушившему ее ответчику без согласия сопатентообладателя, предъявившего иск. Толкование суда позволило одному сопатентообладателю предоставить нарушителю неисключительную лицензию, тем самым фактически исключив для другого сопатентообладателя возможность предъявить иск к нарушителю. Это решение указывает на то, что договорное соглашение, разрешающее одностороннее право на предъявление иска, должно также включать положение, ограничивающее одного сопатентообладателя от вступления в лицензионные переговоры или переговоры об урегулировании спора с третьей стороной-нарушителем без согласия другого сопатентообладателя22.

Вопрос о том, можно ли понуждать сопатентообладателей присоединиться к иску, каковы последствия из отказа, в целом достаточно сложный и вызывает разногласия на уровне правоприменительной практики.

Так, например, в основе дела STC.UNM v. INTEL CORPORATION23 возник вопрос о том, можно ли понудить соптентообладателя присоединиться к иску о нарушении, поданному другим сопатентообладателем, или же он может заблокировать иск, отказавшись участвовать. В итоге был сделан вывод, что сопатентообладатель не может быть принужден присоединиться к иску о нарушении прав.

Поскольку каждый из сопатентообладателей может самостоятельно предоставить третьим лицам лицензию на использование патента, а также освобождение от своих собственных требований об ответственности за прошлые нарушения, он не может освободить нарушителей от ответственности перед другими сопатентообладателями за прошлые нарушения. Тем не менее закон требует, чтобы все владельцы патента были сторонами в иске о нарушении. Но не все совладельцы могут сотрудничать со стороной, желающей подать иск. Возможно, они имеют какие-то договорные обязательства перед нарушителем; возможно, они даже непосредственно связаны с нарушителем. Или, возможно, сопатентоообладатель просто хочет сохранить нейтралитет.

Данное дело можно рассматривать как возобновление старого спора. Его истоки восходят к решению федерального окружного суда 1998 г. по делу Ethicon v. United States Surgical24. Иск был отклонен на том основании, что сопатентообладатель препятствовал возможности другого сопатентообладателя подать иск против нарушителей, отказываясь добровольно присоединиться к такому иску. Существуют два исключения из указанного требования: если совладелец отказался от своего права отказаться присоединиться к иску и если имеется исключительный лицензиат, то исключительный лицензиат может подать иск от имени правообладателя.

Разногласия, таким образом, сводятся к тому, (1) имеет ли сопатентообладатель право не участвовать в иске о нарушении патента и (2) если такое право существует, исключает ли оно применение правила о том, что лицо, которое отказывается присоединиться в качестве истца, может быть сделано либо ответчиком, либо, в надлежащем случае, недобровольным истцом25.

Различия в подходах в сфере авторского и патентного права во многом обусловлены тем, что сообладатели в указанных сферах имеют различный «базовый» объем правомочий в отношении совместного результата интеллектуальной деятельности.

2.

Одно действие нарушителя привело к нарушению прав на несколько самостоятельных результатов интеллектуальной деятельности.

Ситуация, когда на стороне правообладателей-истцов имеет место множественность лиц, типовая. В этих случаях иногда встречаются попытки судов снизить размер законных убытков, в том числе путем толкования положения закона о том, что законные убытки взыскиваются за «одно произведение».

По общему правилу правообладатель может в любое время до вынесения окончательного судебного решения взыскать вместо фактического ущерба и прибыли законные убытки за все нарушения, связанные с иском, в отношении любого одного произведения, за которое каждый нарушитель несет ответственность индивидуально или за которое любые два или более нарушителя несут ответственность совместно и по отдельности, в сумме не менее 750 долларов или более 30 000 долларов, как суд сочтет справедливым. Для целей определения размера законных убытков все части компиляционного или производного произведения составляют одно произведение26.

Поскольку законные убытки взыскиваются за одно произведение в целом27, в правоприменительной практике возникают сложности28, связанные с определением того, что является «одним произведением»29: размер законных убытков будет кратно увеличен, если «одним произведением» будет считаться, например, не музыкальный альбом в целом, а каждое входящее в него музыкальное произведение30.

При решении вопроса о том, что представляет собой «одно произведение» для целей определения размера законных убытков используются два подхода31.

1.

«Функциональный тест» (functional test), при использовании которого исследуется, имеют ли отдельные произведения, объединенные в одно, самостоятельную экономическую ценность, могут ли они существовать по-отдельности32 (данный тест применяется судами чаще).

Например, суд в деле Gamma Audio & Video, Inc. v. Ean-Chea33 признал «одним произведением» четыре выпуска телепередачи для целей расчета законных убытков, мотивируя это тем, что права на них предоставлялись по лицензионному договору совместно и они были зарегистрированы в Бюро авторского права на одной форме.

В деле Playboy Enterprises, Inc. v. Sanfilippo34 суд признал каждую из использованных на сайте фотографий отдельным произведением, так как они создавались самостоятельным творческим трудом фотографа, модели в определенном месте, являлись результатом такого труда; ответчики предоставляли доступ к каждой фотографии по отдельности.

В деле Walt Disney Co. v. Powell35 суд посчитал, что имело место нарушение прав на два произведения (двух персонажей), несмотря на то что каждый из них был изображен ответчиком в 6 разных вариантах.

В деле MCS Music America, Inc. v. Yahoo! Inc.36 суд уточнил, что отдельные произведения, каждое из которых, обладая самостоятельной экономической ценностью, могут не являться отдельными произведениями для целей определения размера законных убытков, если они по сути одинаковы, являются вариациями одного произведения.

2.

Тест «формы обнародования» (issuance test) - выпускались ли произведения, права на которые нарушены, по отдельности37.

Например, в деле Bryant v. Media Right Productions, Inc.38 суд расценил как одно произведение целый альбом (компиляцию). Напротив, в деле Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications Int’l, Ltd.39 суд признал самостоятельным произведением каждый из эпизодов телепередачи, поскольку они были выпущены отдельно.

По мнению исследователей, второй подход более благоприятен для нарушителей и может стимулировать нарушения, так как он во многом исключает штрафную функцию законных убытков40.

Примером множественности лиц на стороне потерпевших может служить также дело Sony BMG Music Entertainment v. Tenenbaum41, в котором ответчик, Джоэл Тененбаум, будучи студентом, скачал и распространил через одноранговую файлообменную сеть ряд музыкальных произведений, принадлежащих истцам.

Тененбаум признал свою ответственность за нарушение авторских прав истцов на 30 песен, которые он скачал и распространил через файлообменное программное обеспечение. Нарушение было признано умышленным, и суд присудил законные убытки в размере 675 000 долларов (при пересмотре дела размер убытков был снижен, однако впоследствии восстановлен в первоначальном размере). Тот факт, что на стороне потерпевших имела место множественность лиц, не сыграл роли при определении размера законных убытков.

К нарушениям в сфере интеллектуальной собственности применяются правила, касающиеся присуждения убытков в деликтном праве42; такие нарушения рассматриваются как любой другой деликт43.

В деле Kickapoo (Malaysia) Sdn Bhd v The Monarch Beverage Co (Europe) Ltd.44 Andrew Phang JA выразил основной принцип следующим образом45: «Цель заключается в том, чтобы поставить истца, о котором идет речь (насколько это возможно), в то же положение, в котором он находился бы, если бы не было совершено неправомерных действий, и что истец несет бремя конкретного доказывания его потери; проще говоря, главная цель состоит в том, чтобы компенсировать истцу ущерб, а не наказывать ответчика».

Правообладатель в случае нарушения третьим лицом принадлежащих ему исключительных прав располагает несколькими возможными способами защиты нарушенного права: взыскание убытков; взыскание прибыли; судебный запрет; изъятие или уничтожение контрафактных товаров. Как правило, выигравший дело истец имеет право на судебный запрет для предотвращения дальнейшего нарушения и, кроме того, может выбрать, следует ли и каким образом осуществлять свое требование в отношении других средств правовой защиты46. Суд в начале судебного процесса в первую очередь проверяет действительность прав и факт их нарушения47.

Размер присуждаемой суммы не будет отличаться в зависимости от того, требует возмещения правообладатель или лицензиат48.

Правообладатель может для обоснования причиненного ущерба истребовать документы (счета компании, информация о продажах и расходах)49. Возможно также взыскание упущенной выгоды, однако это фактически происходит крайне редко, ввиду сложности доказывания наличия и размера таковой50.

7 мая 2003 г. было подписано Соглашение о свободной торговле между США и Сингапуром, благодаря которому появилось новое средство защиты правообладателей с ограниченной сферой применения51. Поскольку истцам по делам о защите нарушенных исключительных прав было крайне сложно обосновать понесенные убытки в рамках традиционного иска о взыскании убытков, были введены законные убытки (statutory damages). Такое средство защиты было доступно для случаев нарушения прав на товарные знаки52, на объекты авторского права53. В остальных случаях применяется традиционный иск о взыскании убытков54.

О сложности применения традиционных средств защиты еще до введения института законных убытков55 говорилось также в одном из судебных дел — Ong Seow Pheng v Lotus Development Corp., где речь шла о незаконном использовании программ для ЭВМ и сопроводительных документов. Проблема возникла в связи с расчетом ущерба, причиненного незаконным использованием сопроводительных материалов, так как в отношении них в отдельности правообладатели никогда не заключали лицензионные договоры.

В такой ситуации правообладателю было крайне сложно обосновать размер убытков (для этого требовалось доказать, в частности, незаконное предложение к продаже, продажу результатов интеллектуальной деятельности ответчиком, факт снижения продаж истца). До введения законных убытков расчеты производились с учетом «принципа пользователя» (user principle)56, когда суд производил расчет убытков по цене вознаграждения за право использования по лицензионному договору, который мог бы быть заключен между истцом и ответчиком на срок нарушения.

В соответствии со ст. 31 Закона о товарных знаках (Trade Marks Act)57 при нарушении права на зарегистрированный товарный знак правообладатель располагает следующими средствами защиты: судебный запрет, взыскание убытков, взыскание прибыли от использования и законные убытки (в случае, когда нарушение сопряжено с использованием контрафактного товарного знака). Согласно ст. 3 (6) Закона о товарных знаках под контрафактным товарным знаком понимается товарный знак, идентичный или сходный до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком и рассчитанный на введение в заблуждение; а также применяемый к товарам или услугам - (i) без явного или подразумеваемого согласия (условного или иного) владельца зарегистрированного товарного знака; а также (ii) ложно представляющий товары или услуги как подлинные товары или фактические услуги владельца или лицензиата зарегистрированного товарного знака.

При выборе такого способа защиты как взыскание убытков суд может взыскать с нарушителя прибыль, полученную от незаконного использования, если таковая не была учтена при определении суммы убытков. В остальных случаях все меры защиты, кроме судебного запрета, являются взаимоисключающими.

В случае, когда нарушение сопряжено с использованием контрафактного товарного знака, истец может по своему усмотрению:

-

взыскать убытки и потребовать взыскания любой прибыли, связанной с нарушением, которая не была принята во внимание при расчете размера убытков;

-

потребовать взыскания прибыли, полученной от нарушения;

-

взыскать законные убытки.

Законные убытки могут быть взысканы в размере, не превышающем 100 000 сингапурских долларов за каждый вид товаров или услуг, в связи с которым использовался контрафактный товарный знак; и в размере, не превышающем в совокупности 1 000 000 сингапурских долларов, если только истец не сможет доказать, что его ущерб от имевшего места нарушения превышает указанную сумму.

При этом суд должен учитывать:

а)

грубость нарушения права на зарегистрированный товарный знак;

b)

любой ущерб, который истец понес или может понести из-за нарушения;

c)

любую выгоду, полученную ответчиком по причине нарушения;

d)

необходимость предотвращения аналогичных случаев нарушения.

В соответствии со ст. 119 Закона об авторском праве (Copyright Act)58 при нарушении прав на объект авторского права правообладателю доступны следующие средства защиты: судебный запрет, взыскание убытков, взыскание прибыли, полученной от незаконного использования, взыскание законных убытков.

Размер законных убытков не может превышать 10 000 сингапурских долларов за одно произведение и 200 000 сингапурских долларов в совокупности (если только истец не сможет доказать, что причиненный ему нарушением ущерб превышает 200 000 сингапурских долларов). При этом все части совместного произведения (collective work)59 для целей расчета законных убытков рассматриваются как одно произведение.

При выборе такого способа защиты как взыскание убытков суд может взыскать с нарушителя прибыль, полученную от незаконного использования, если таковая не была учтена при определении размера убытков. В остальных случаях все меры защиты, кроме судебного запрета, являются взаимоисключающими.

Статья 119 (5) Закона об авторском праве устанавливает, что при присуждении законных убытков суд должен учитывать:

a)

характер и цель нарушения, в том числе имеет ли нарушение коммерческий характер или какой-либо иной;

b)

грубость нарушения;

c)

действовал ли ответчик недобросовестно;

d)

любой ущерб, который истец понес или мог понести по причине нарушения;

e)

любую выгоду, полученную ответчиком по причине нарушения;

f)

поведение сторон до и во время процесса;

g)

необходимость предотвращения аналогичных случаев нарушения.

Факторы, указанные в подп. (a), (c) и (f), не применяются в отношении нарушений прав на товарные знаки.

Законные убытки в случае использования «контрафактного товарного знака» применяются относительно редко. В литературе отмечается, что причина этого заключается в наличии серьезных сомнений в том, что именно подразумевается под термином «контрафактный товарный знак»60. В этой связи следует отметить, что, в целом, термины «контрафактные товары» (counterfeits) и «пиратские товары» (pirated goods) законодательно не определены в Сингапуре и часто используются в очень широком смысле61.

Дело Converse Inc v Ramesh Ramchandani62 касалось требования о возмещении законных убытков в результате использования «контрафактного товарного знака».

Суд указал, что законные убытки как способ защиты не должны применяться для получения потенциально несоразмерных сумм без необходимости представления каких-либо доказательств понесенного ущерба. Законные убытки являются альтернативными и дополняющими существующие средства правовой защиты и будут уместными в тех случаях, когда истцу трудно доказать размер понесенного ущерба. Если истец решит не представлять «убедительные или достаточные» доказательства, то это может повлиять на решение суда о возмещении убытков. Суд тем не менее согласился с тем, что произошло некоторое размывание эксклюзивности бренда Истца (в который, как показал Истец, были вложены значительные средства) и снижение цен с соответствующей потерей репутации и ущербом для коммерческой стоимости товарного знака.

В дополнение к этим потерям, которые могли быть присуждены на общих принципах, даже если бы имел место «обычный» ущерб, суд установил, что действия ответчика являются грубыми нарушениями, поэтому необходимо им воспрепятствовать. Принимая во внимание все факторы, изложенные в ст. 36 (6) Закона о товарных знаках, суд присудил максимальную сумму в 100 000 сингапурских долларов, установленную в ст. 31 (5) (c) (i) Закона о товарных знаках. Из этой суммы 46 226,40 сингапурских долларов составлял доказанный истцом размер ущерба (упущенное вознаграждение по лицензионному договору, который мог быть заключен), оставшаяся часть – присужденная судом сумма с учетом содержащихся в законе критериев. По мнению исследователей такое решение суда демонстрирует, что институт законных убытков оказывается не так благоприятен для правообладателей, как могло бы показаться на первый взгляд (в данном деле истцу пришлось приложить значительные усилия, чтобы доказать размер причиненного ущерба)63.

Дело Louis Vuitton Malletier v Cuffz (Singapore) Pte Ltd.64 иллюстрирует факторы, которые суд учел при определении размера законных убытков (хотя наличие в данном деле «контрафактного товарного знака» исследователями ставится под сомнение65).

Во-первых, несмотря на то что было обнаружено только три единицы контрафактного товара, суд указал, что количество контрафактных предметов само по себе не является определяющим фактором грубого характера нарушения. Другие факторы, которые необходимо учитывать, включали характер и цель нарушения.

Хотя ответчик торговал не только контрафактными товарами истца, характер нарушения ответчиком был явно преднамеренным, о чем свидетельствует наличие его товарного знака на изъятых товарах. Его цель была явно коммерческой и рассчитанной на то, чтобы он мог повысить привлекательность своего бренда через ассоциацию с маркой истца. Исходя из этого суд посчитал нарушение грубым.

Во-вторых, суд счел, что истец в результате действий ответчика понес или мог понести убытки деловой репутации.

В-третьих, суд установил, что ответчик позиционировал себя не как марку начального уровня, а как марку среднего уровня, которая продавала предметы роскоши, которые были близкими заменителями продукции истца, но с гораздо более доступной розничной ценой (т.е. 75,90 сингапурских долларов ответчика по сравнению с 872,50 сингапурских долларов истца). Посредством такого нарушения ответчик стремился улучшить свою коммерческую репутацию и получить престиж бренда, не вкладывая в него свои собственные ресурсы.

В-четвертых, важную роль при определении размера присужденной суммы сыграла необходимость предотвращения подобных нарушений: истец является известной мировой компанией класса люкс, права на товарный знак, ставший предметом спора в данном деле, неоднократно были нарушены в том числе в Сингапуре.

В-пятых, суд также счел, что поведение ответчика свидетельствует о проявлении им неуважения к интеллектуальной собственности и судебному процессу.

В заключение, принимая во внимание соответствующие факторы и применяя принцип соразмерности, суд присудил компенсацию в размере 35 000 сингапурских долларов в качестве законных убытков.

В деле PH Hydraulics & Engineering Pte. Ltd. v. Intrepid Offshore Construction Pte Ltd.66 суд присудил законные убытки за нарушение прав на объекты авторского права – чертежи для морских лебедок.

При этом суд отметил следующее.

Во-первых, как справедливо утверждал истец, действия ответчиков носили коммерческий характер и были совершены с целью закрепления себя в качестве потенциального конкурента истца в сегменте лебедок морской промышленности, о чем свидетельствует публикация чертежей в каталоге и на веб-сайте для целей торговли. Во-вторых, нарушение было грубым, поскольку рассказ второго ответчика о том, что он случайно нашел чертежи во время просмотра старых папок в офисе первого ответчика, не мог быть правдой. Ответчики также предпринимали попытки скрыть факт своих действий по копированию, например, просто меняя соответствующие названия лебедок и переворачивая некоторые профили лебедок на чертежах. Ни один из ответчиков не выразил почти никакого сожаления, когда они признались в своих неправомерных действиях в ходе судебного разбирательства. В-третьих, было ясно, что ответчики действительно выиграли от того, что были избавлены от затрат времени и усилий на подготовку и выполнение чертежей. Суд подчеркнул необходимость сдерживания таких нарушений в будущем, учитывая несправедливый характер присвоения чужого труда. Имела место также недобросовестность, когда первый ответчик продолжал использовать и публиковать нарушающие права чертежи в каталоге и на веб-сайте, несмотря на то что истец указал в своем письме-требовании, что это было нарушением его авторских прав. Суд также учел поведение ответчиков в ходе судебного процесса.

С учетом данных факторов, приведенных в ст. 119(5) Закона об авторском праве и приблизительной стоимости чертежей, суд решил, что в данных обстоятельствах уместно было бы присудить компенсацию в размере 5000 сингапурских долларов за каждый чертеж. Таким образом, общий размер законных убытков составил в совокупности 25 000 сингапурских долларов.

В деле Wong Wan Chin (Huang Wanjun) v Wang Choong Li Now67 судья рассматривал дело, связанное со взысканием законных убытков за незаконное использование фотографий несовершеннолетней знаменитости службой свадебного консультирования. Суд принял во внимание, что имело место несколько нарушений авторских прав. Суд указал, что сумма, присуждаемая за каждое произведение, должна находиться в нижней части диапазона, с тем чтобы общая сумма соответствовала компенсационным принципам, предусмотренным в ст. 119(5) Закона об авторском праве. Принимая во внимание все факторы, суд присудил 1500 сингапурских долларов за каждую фотографию (плюс 1000 сингапурских долларов за отдельные фотографии, авторские права на которые были нарушены, но которые ответчик не использовал).

Суд в начале судебного процесса в первую очередь проверяет действительность прав и факт их нарушения68.

В соответствии со ст. 63 Закона о товарных знаках (Trademark Law of the People's Republic of China) размер убытков, причиненных нарушением, определяется как ущерб, который был причинен правообладателю вследствие нарушения исключительного права. Если доказать размер ущерба не представляется возможным, то размер определяется, исходя из прибыли, которую получил нарушитель вследствие данного нарушения. Если определить величину прибыли не представляется возможным, то в расчет принимается величина вознаграждения по лицензионному договору. Если нарушение совершено недобросовестным лицом и повлекло за собой серьезные последствия, то сумма может быть больше, чем сказано в трех вышеназванных способах определения размера убытков, однако, не более чем трехкратный размер суммы, полученный при использовании одного из этих трех способов расчета. Размер убытков должен также включать разумные расходы правообладателя на принятие мер по прекращению нарушения69.

Данные карательные убытки были введены в закон в 2013 г., чтобы по сравнению с традиционными компенсационными убытками решить проблему низкой стоимости нарушения интеллектуальных прав и высокой стоимости принятия мер по их пресечению. Исследователи ожидают скорого введения аналогичных положений о карательных убытках в законодательство об авторском праве и о патентном праве70.

Примером применения карательных убытков является дело между Fila Sports Co., Ltd. v. Zhejiang Zhongyuan Shoes Co., Ltd., Wenzhou Dute E-Business Co., Ltd., etc. Компания Fila Sports смогла представить расчет убытков, основываясь на прибыли ответчиков от нарушения. Суд, приняв во внимание известность товарного знака, права на который были нарушены, и коммерческий характер деятельности ответчиков, которые специализировались на продаже товаров, в отношении которых в том числе был зарегистрирован товарный знак истца, посчитал, что имеются основания для констатации факта недобросовестности ответчиков и серьезности характера нарушения. В результате суд взыскал в пользу истца трехкратный размер ущерба и расходы на адвоката, который был привлечен истцом. Общий размер присужденной суммы составил 3 048 322 юаней (примерно 485 000 долларов США)71.

В случае сложности определения суммы убытков правообладателя, дохода правонарушителя или суммы лицензионных платежей за использование зарегистрированного товарного знака суд определяет сумму компенсации в зависимости от обстоятельств правонарушения в пределах 3 000 000 юаней72.

В соответствии со ст. 65 Патентного закона (Patent Law of the People's Republic of China) размер компенсации за нарушение в отношении объекта патентного права определяется исходя из ущерба патентообладателя, возникшего в результате нарушения. Если затруднительно определить ущерб, то размер компенсации может быть определен в соответствии с прибылью, полученной нарушителем в результате нарушения. Если трудно определить ущерб патентообладателя или прибыль нарушителя, размер компенсации может быть определен в соответствии с разумно умноженной суммой вознаграждения по лицензионному договору в отношении этого патента. Размер компенсации также включает в себя разумные расходы, понесенные патентообладателем для пресечения нарушения73.

При расчете причитающейся правообладателю компенсации, исходя из размера вознаграждения по лицензионному договору, суд требует истца представить доказательства существования такого лицензионного договора, который был зарегистрирован уполномоченными органами74, учитывает срок такого договора75.

Если убытки патентообладателя, прибыль нарушителя, размер вознаграждения по лицензионному договору сложно установить, суд может с учетом таких факторов, как существо нарушения и степень серьезности нарушения определить сумму компенсации в размере от 10 000 юаней до 100 000 юаней76. В настоящее время в Китае предпринята попытка увеличить данные суммы (от 100 000 до 5 млн юаней (1 000 000 до 50 000 000 рублей)) путем принятия соответствующих поправок в Патентный закон. В целом, ранее китайские власти были очень озабочены уровнем компенсаций, указывая, что они покрывают только 36% убытков правообладателей, поэтому было принято решение об увеличении минимального и максимального размеров компенсации. Также следует обратить внимание, что несмотря на то что штрафные убытки действующим законодательством не предусмотрены, поправки, которыми предлагается увеличить минимальный и максимальный пределы статутных убытков, также предполагают возможность увеличения их до трёхкратного размера в случае, если нарушение совершено умышленно.

Исследователи отмечают, что, с одной стороны, законные убытки часто не позволяют в полной мере компенсировать ущерб правообладателя ввиду содержащегося в законе ограничения по сумме, а, с другой стороны, могут быть даже неоправданно завышены, так как суд не требует у правообладателя доказывать причинение ему нарушителем какого-либо ущерба77.

Также суд принимает во внимание наличие умысла нарушителя, продолжительность и характер нарушения, ценность и функцию объекта, охраняемого патентным правом, в том числе наличие конкурирующих продуктов, издержки, которые возникли вследствие пресечения нарушения исключительного права78.

Согласно ст. 49 Закона об авторском праве (Copyright Law) нарушитель авторского или смежного права должен заплатить компенсацию в зависимости от причиненного обладателю авторского права ущерба; в случае если ущерб с трудом поддается подсчету, компенсация может быть выплачена исходя из полученной незаконно прибыли нарушителя. Сумма компенсации также включает разумные расходы, понесенные обладателем авторских прав в процессе пресечения нарушения.

В случае если ущерб правообладателя или прибыль нарушителя не поддаются определению, назначается компенсация в размере 500 000 юаней или меньшая сумма80.

В деле Ritu Electric Map81 после изучения всех доказательств суд постановил, что истец вложил много труда и инвестиций в производство общенациональной электронной карты, которая принесла бы огромную прибыль. Ответчик неоднократно нарушал авторское право с очевидным умыслом, объем продаж ответчика на национальном рынке достиг 50%. Суд в этом деле присудил истцу 1 000 000 юаней, исходя из того, что реальный ущерб истца очевидно выше, чем 500 000 юаней. Аналогичную позицию суд занял в деле EST v. Moliyou82 83.

При этом суды при определении размера компенсации не учитывают убытки, связанные с потерей правообладателем доли на рынке в результате нарушения (forward-looking damages)84.

Законные убытки (компенсация) предусмотрены в рамках защиты авторских прав.

Институт законных убытков был впервые введен в Закон об авторском праве (Copyright Act 1985) в 1997 г. По существу, истец имеет возможность выбора между взысканием законных убытков или установлением размера понесенного ущерба в рамках традиционного иска о взыскании убытков. В случае когда нарушение преследовало коммерческую цель, размер законных убытков может составлять от 500 до максимум 20 000 канадских долларов за все нарушения, связанные с произведением. Истец может выбрать взыскание законных убытков в случаях, когда размер его убытков очень мал или трудно поддается определению. Институт законных убытков особенно выгоден крупным правообладателям, чьи произведения скачиваются в больших количествах из сети Интернет и которые в противном случае могут столкнуться с трудностями при доказывании фактических убытков.

Правообладатели в США стали использовать институт законных убытков, чтобы предъявлять иски к физическим лицам за скачивание музыки. В Канаде, чтобы предотвратить распространение подобной практики в 2012 г. приняли изменения к Закону об авторском праве и ограничили применение данных видов исков: когда ответчик копирует произведение исключительно в личных целях, размер законных убытков сокращается, и такой ущерб присуждается не за одно произведение, а за все нарушения и за все произведения в конкретном судебном разбирательстве85.

В соответствии со ст. 38.1 (1) Закона об авторском праве86, правообладатель может в любое время до вынесения судом окончательного решения выбрать вместо убытков и прибыли, упомянутых в ст. 35 (1), взыскание законных убытков:

а)

на сумму не менее 500 канадских долларов и не более 20 000 канадских долларов, которую суд считает справедливой в отношении всех нарушений, связанных с рассмотрением дела по каждому произведению или иному объекту, если нарушения были совершены в коммерческих целях; а также

b)

в сумме не менее 100 канадских долларов и не более 5000 канадских долларов, которую суд считает справедливой в отношении всех нарушений, связанных с рассмотрением дела по всем произведениям или иным объектам, если нарушения были совершены в некоммерческих целях. Это сделано для того, чтобы приблизить размер законных убытков к фактическим убыткам правообладателя от нарушения, совершенного без цели извлечения прибыли.

В случаях когда правообладатель принимает решение взыскать законные убытки за нарушение, совершенное в некоммерческих целях, он (а также другие правообладатели) лишается права взыскать с этого ответчика законные убытки в отношении любых других нарушений ответчика, совершенных в некоммерческих целях до возбуждения производства по данном делу.

В соответствии со ст. 38.1 (2) Закона об авторском праве суд может уменьшить компенсацию, если ответчик действовал добросовестно: в случае если суд установит, что ответчик не был осведомлен и не имел достаточных оснований полагать, что он нарушил авторские права, то суд может уменьшить сумму компенсации согласно п. (1) (а) менее 500 канадских долларов, но не менее 200 канадских долларов.

Суд может снизить размер законных убытков, в том числе, если были нарушены права на более, чем одно произведение, или если присуждение даже минимальной суммы, указанной в ст. 38.1 привело бы к полному возмещению, которое, по мнению суда, было бы несоразмерно совершенному нарушению (ст. 38.1 (3) Закона об авторском праве).

При определении конкретного размера присуждаемой компенсации суд принимает во внимание следующие обстоятельства:

-

добросовестность или недобросовестность ответчика;

-

поведение сторон до и во время разбирательства;

-

необходимость предотвращения других нарушений; и

-

в случае нарушений в некоммерческих целях необходимо, чтобы компенсация была соразмерна нарушениям, принимая во внимание трудности, которые компенсация может причинить ответчику, независимо от того, было ли нарушение совершено в личных целях или нет, а также последствия нарушений для истца.

Кроме того, закон устанавливает, что взыскание законных убытков невозможно в определенных ограниченных обстоятельствах, связанных с нарушениями, допущенными образовательными учреждениями, библиотеками, архивами, музеями (ст. 38.1(6) Закона об авторском праве). Важно также отметить, что взыскание законных убытков не влияет на возможность правообладателя взыскивать штрафные (карательные) убытки (ст. 38.1(7) Закона об авторском праве): возможно кумулятивное взыскание этих двух видов убытков.

Согласно ст. 39 (1) Закона об авторском праве, если ответчик в процессе сможет доказать, что на дату нарушения он не знал и не имел разумных оснований полагать, что произведение охраняется авторским правом, истцу доступно единственное средство защиты – судебный запрет (данное правило не применяется для тех ситуаций, когда авторское право на произведение было зарегистрировано в соответствии с положениями Закона об авторском праве).

В некоторых делах суды взыскивают очень высокие законные убытки. Так, в деле Microsoft Corporation v 9038-3746 Quebec Inc.87 за каждое из произведений была взыскана компенсация в размере 20 000 канадских долларов и дополнительно штрафные убытки в размере 200 000 канадских долларов. В данном деле суд, оценивая положения Закона об авторском праве, отметил, что требуется учитывать все критерии, изложенные в ст. 38.1 (5), а именно:

а)

добросовестность или недобросовестность ответчика;

б)

поведение сторон до и во время разбирательства; и

c)

необходимость предотвращения других нарушений авторского права. Суд установил, что ответчики действовали недобросовестно, а их поведение как до, так и во время судебного разбирательства было пренебрежительным по отношению к закону и правопорядку.

20 000 канадских долларов за каждое из двух произведений было взыскано также в деле Louis Vuitton Matellier SA v Yang88. Обращаясь к анализу, проведенному по делу Microsoft, Суд установил, что 40 000 канадских долларов являются справедливым размером законных убытков, учитывая, что ответчики действовали недобросовестно и постоянно участвовали в нарушениях, несмотря на многочисленные рекомендации о прекращении таких действий. Судья счел такой размер убытков «необходимым для предотвращения будущих нарушений, а также для сдерживания открытого неуважения к канадским законам о защите авторских прав». Дополнительно были взысканы 100 000 канадских долларов в качестве карательных убытков.

В других делах суды поднимают вопрос о пропорциональности. В Telewizja Polsat SA v Radiopol Inc. суд взыскал законные убытки в размере 150 канадских долларов за каждое произведение из 200989. В деле Trader Corp. v. CarGurus, Inc. Истец потребовал в качестве компенсации 75 000 000 канадских долларов (500 канадских долларов за каждое нарушение). Суд счел это необоснованным, поскольку данная сумма совершенно несопоставима с фактическим ущербом. Суд также установил, что CarGurus действовал добросовестно, поэтому суд решил, что CarGurus должен выплатить истцу чуть более 300 000 канадских долларов (2 канадских доллара за одно произведение)90.

В деле Twentieth Century Fox v. Hernandez нарушение заключалось в том, что ответчики администрировали два сайта с незаконными копиями эпизодов «Симпсонов» и «Семейного парня». Эта деятельность не носила сугубо частного характера – копии были сделаны с целью их дальнейшего распространения, и имелись доказательства того, что обвиняемые извлекли выгоду из своего предприятия. С ответчиков была взыскана компенсация в размере 10 000 000 канадских долларов. Кроме того, по мнению судьи, одного только присуждения законных убытков было недостаточно «для достижения цели наказания и сдерживания нарушения авторских прав в данном случае». По этой причине был присужден дополнительный штраф в размере полумиллиона долларов91.

20 июня 2019 г. Федеральный суд вынес решение по делу Young v Thakur92. Установив, что никаких дополнительных обстоятельств, увеличивающих размер ответственности, в данном деле нет, суд присудил 1000 канадских долларов за одно произведение, права на которое было нарушены93.

Дело Microsoft Corporation v. Cerrelli et al.94 касалось предполагаемой продажи ответчиками поддельных копий 25 различных произведений Microsoft. Они включали в себя такие программы, как Windows 98, Office 97 и Office 2000.

По данным Microsoft обвиняемые начали продавать контрафактное программное обеспечение по меньшей мере еще в 1997 г. Microsoft несколько раз ставила ответчиков в известность о совершаемом нарушении, производился обыск и изъятие контрафактных программ. Судья установил, что обвиняемые сознательно нарушили авторские права Microsoft и что «г-н Серрелли намеренно, умышленно и сознательно участвовал в поведении, которое может нарушить ...». Он описал Мистера Серрелли как «лжеца и насмешника», а подсудимые все вместе были «пойманы в паутину обмана, которая наглядно демонстрирует их полное пренебрежение к процессу».

В результате суд пришел к выводу, что продажа контрафактных копий программного обеспечения Microsoft ответчиками представляет собой нарушение авторских прав; что поведение г-на Серрелли было достаточным для привлечения к личной ответственности за нарушение; что поведение ответчиков было настолько вопиющим, что штрафные убытки были оправданы.

Суд рассмотрел соответствующую сумму предусмотренного законом ущерба за нарушение прав на 25 произведений и постановил, что сумма в размере 500 канадских долларов за каждое нарушенное или в общей сложности 12 500 канадских долларов была бы несоразмерна совершенному нарушению. Вместо этого суды определили, что максимальный установленный законом размер компенсации в размере 20 000 канадских долларов за каждое произведение или в общей сложности 500 000 канадских долларов является приемлемой. Посчитав поведение ответчиков возмутительным, суд взыскал с каждого из них еще по 100 000 канадских долларов95.

Согласно Закону Литвы об авторском и смежном праве правообладатель наделен двумя типами средств защиты: защитными и компенсационными.

К первой категории относятся следующие средства: признание права, судебный запрет с целью пресечения противоправных действий, меры превентивного характера, судебный запрет в отношении посредника, обеспечительные меры, меры по сохранению доказательств, истребованию доказательств, раскрытие информации, корректирующие меры (в том числе отзыв, изъятие и уничтожение контрафактных товаров).

К компенсационным средствам относятся иски: о взыскании убытков, присуждении компенсации, взыскании вознаграждения за незаконное использование произведения96.

Введение института компенсации было отмечено исследователями как самое важное новое средство защиты (как альтернатива традиционному иску о взыскании убытков (включая упущенную выгоду)). Размер компенсации определялся судом в пределах до 1000 размеров прожиточного минимума с учетом вины нарушителя, его финансового положения, причин и обстоятельств противоправного поведения, а также критериев равенства, справедливости и разумности. Возмещение морального вреда взыскивалось в дополнение к сумме компенсации. Отмечалось, что указанные меры были введены как снижение размера ответственности, поскольку прежнее регулирование предусматривало возмещение в размере до 300 процентов розничной стоимости каждого незаконного экземпляра. С другой стороны, положения нового закона отражают тенденции в судебной практике, так как суды часто выносили решения о снижении размера компенсаций97.

Как было отмечено в решении Конституционного суда Литвы, закон был изменен из-за неточности критерия расчета компенсации, поскольку предыдущий критерий цены законной продажи был неточным и подвергался критике, как в юридической доктрине, так и на практике. Во-первых, компенсация могла быть рассчитана только в случаях таких нарушений прав авторов и смежных прав, когда охраняемый объект будет предложен к продаже, тогда как в случаях, когда он не будет выпущен в оборот, механизм компенсации не мог быть применен. Во-вторых, компенсация исчислялась за каждый экземпляр произведения или объекта смежных прав, введенных в незаконный оборот, однако суды Литвы, применяя эту норму закона, чаще всего исчисляли компенсацию за каждое нарушение отдельно в соответствии с ценой законной продажи каждого экземпляра произведения98.

Статья 83 Закона об авторском и смежном праве99 (по состоянию на 2010 г.) закрепляет факторы, которые суд принимает во внимание при оценке размера убытков: существо нарушения, размер причиненного ущерба, упущенную выгоду, а также иные расходы, понесенные владельцем авторских, смежных прав, иные существенные обстоятельства. Прибыль, полученная нарушителем, может быть признана убытком правообладателя. Копии произведений, созданных с нарушением, могут быть переданы правообладателям.

Размер упущенной выгоды устанавливается с учетом прибыли, которая была бы получена при законном использовании произведений или иных объектов (с учетом вознаграждения и сборов, которые обычно уплачиваются за законное использование таких произведений или иных объектов, либо вознаграждения и сборов, которые уплачиваются за законное использование аналогичных произведений или иных объектов, либо вознаграждения и сборов, наиболее подходящих для способов использования произведения или иного объекта), а также с учетом конкретных обстоятельств, которые могли бы создать условия для получения прибыли (работы, выполненные правообладателями, использованные материалы и оборудование, переговоры о заключении договоров, связанных с использованием произведения и др.).

Вместо истребования возмещения вреда (убытков), причиненного нарушением, правообладатель может потребовать:

1)

компенсацию в размере до 1000 размеров прожиточного минимума, которая устанавливается судом с учетом виновности нарушителя, его имущественного положения, причин противоправных действий и иных обстоятельств, имеющих значение для дела, а также критериев добросовестности, разумности и справедливости; или

2)

вознаграждение или сборы, которые бы причитались, если б нарушитель запросил разрешение на использование произведений или иных объектов прав, охраняемых Законом об авторском и смежном праве, а если нарушитель действовал умышленно или небрежно – до двукратного размера таких вознаграждения и сборов.

В тех случаях, когда нарушитель не знал или не имел достаточных оснований полагать, что им совершается нарушение, суд может по требованию правообладателя распорядиться о взыскании прибыли. Прибыль нарушителя считается суммой, которую нарушитель сохранил и (или) получил, нарушив права на объект авторского или смежного прав. Прибыль нарушителя определяется и взыскивается независимо от того, получил бы сам правообладатель аналогичную прибыль или нет. При определении прибыли нарушителя правообладатель должен представить только те доказательства, которые подтвердили бы валовый доход, полученный нарушителем. Размер чистого дохода (заработка после вычета расходов) должен быть доказан самим нарушителем.

Подход к расчету компенсации был подвергнут проверке Конституционным судом Литвы, который пришел к выводу, что размер компенсации не может исчисляться исходя только из одного фактора - вины нарушителя100.

В сфере патентного права также применяется приведенное разграничение средств защиты на защитные и компенсационные.

Согласно ст. 57 Патентного закона (Patent Law)101 при оценке размера фактического ущерба (убытков), причиненного в результате нарушения, суд принимает во внимание существо нарушения, размер причиненного ущерба, упущенную выгоду, понесенные расходы и другие важные обстоятельства. Прибыль, полученная нарушителем, может быть признана убытком. Контрафактные товары могут быть переданы правообладателю, чье право было нарушено.

Размер упущенной выгоды устанавливается с учетом размера дохода, который был бы получен при легальном использовании изобретения (то есть с учетом вознаграждения, обычно уплачиваемого за правомерное использование изобретения), а также конкретных обстоятельств, которые могли бы создать условия для получения дохода (работы, выполненные правообладателями, использованное оборудование, переговоры о заключении договоров об использовании изобретения и др.).

Вместо возмещения ущерба (убытков), фактически понесенного в результате нарушения, правообладатель может требовать выплаты суммы, которая бы причиталась правообладателю, если б нарушитель использовал изобретение законно (то есть получил разрешение), а если нарушение было совершено умышленно или по грубой небрежности – правообладатель может требовать до двукратного размера такой суммы.

В случае невиновного нарушения прав на объект патентной охраны суд может взыскать с нарушителя полученную им прибыль. Общая сумма, которую нарушитель сохранил и/или заработал, допустив нарушение, рассматривается как прибыль, полученная нарушителем. Прибыль, полученная нарушителем, определяется и взыскивается независимо от того, получил ли бы субъект прав ту же прибыль, что и нарушитель. При определении размера прибыли, полученной нарушителем, правообладатель должен предоставить только те доказательства, которые подтвердили бы валовой доход, полученный нарушителем. Размер чистой прибыли нарушителя (после вычета расходов) должен быть доказан нарушителем.

Разграничение средств защиты на защитные и компенсационные применяется и для товарных знаков.

Согласно ст. 75 Закона о товарных знаках (Law on Trademarks)102 при оценке размера фактического ущерба (убытков), причиненного в результате нарушения, суд принимает во внимание существо нарушения, размер причиненного ущерба, упущенную выгоду, понесенные расходы и другие важные обстоятельства. Прибыль, полученная нарушителем, может быть признана убытком. Контрафактные товары могут быть переданы правообладателю.

Величина упущенной выгоды устанавливается с учетом размера дохода, который был бы получен в случае законного использования товарного знака (то есть с учетом вознаграждения, обычно уплачиваемого за законное использование товарного знака), а также конкретных обстоятельств, которые могли бы создать условия для получения дохода (выполненные правообладателями работы, используемое оборудование, переговоры о заключении договоров об использовании товарного знака и др.).

Вместо возмещения ущерба (убытков), фактически понесенного вследствие нарушения, правообладатель может требовать выплаты суммы, которая бы причиталась, если б нарушитель использовал товарный знак законно (то есть получил разрешение), а если нарушение было совершено умышленно или по грубой небрежности – правообладатель может требовать до двукратного размера такой суммы.

В случае невиновного нарушения суд может распорядиться о взыскании с нарушителя прибыли. Общая сумма, которую нарушитель сохранил и/или заработал, совершив нарушение, рассматривается как прибыль. Прибыль, полученная нарушителем, должна быть установлена и взыскана независимо от того, получил бы правообладатель ту же прибыль, что и нарушитель. При установлении прибыли, полученной нарушителем, правообладатель должен предоставить только те доказательства, которые подтверждают валовый доход, полученный нарушителем. Размер чистой прибыли нарушителя (после вычета расходов) должен быть доказан нарушителем.

Нарушитель должен возместить не только денежный ущерб. Размер его в денежной форме определяется судом в соответствии с положениями Гражданского кодекса.

В Австрии действует Закон об авторском праве 1936 г., а также Патентный закон 1970 г. В отношении нарушений в сфере интеллектуального права действуют общие правила возмещения ущерба.

В целом законодательством предусмотрены следующие денежные требования в случае нарушения исключительного права, выбор которых осуществляется правообладателем.

1.

Адекватное вознаграждение (adequate remuneration), которое может быть установлено на основании гипотетической стандартной рыночной платы за лицензию. Возможность взыскания такого вознаграждения не зависит от наличия или отсутствия вины нарушителя. В случае грубой неосторожности ставка вознаграждения может быть удвоена.

2.

Взыскание убытков, понесенных правообладателем, которые включают в том числе упущенную выгоду (виновное нарушение). Данный способ, как отмечается, редко используется на практике по нескольким причинам. Во-первых, правообладателю сложно доказать наличие причинно-следственной связи между нарушением и причиненным ущербом. Во-вторых, правообладателю в случае заявления такого требования приходится раскрывать нарушителю свою прибыль.

3.

Взыскание с нарушителя дохода, полученного им вследствие неразрешённого использования запатентованного объекта или объекта авторского права.

Если нарушитель действовал небрежно или умышленно, правообладатель имеет право взыскать с нарушителя справедливое лицензионное вознаграждение в двойном размере (абз. 3 п. 87 Закона об авторском праве).

В случае виновного нарушения нарушитель также должен отказаться от всей прибыли (абз. 1 п. 87 Закона об авторском праве). Существует также право на компенсацию морального вреда, однако в соответствии с указанной нормой предоставляются только очень небольшие суммы.

В случае виновного нарушения правообладатель имеет право на единовременную выплату в размере адекватной компенсации за существующие какие-либо потери, которые он понес (абз. 2 п. 87 Закона об авторском праве), даже если реальный ущерб не может быть доказан. Карательные убытки не взыскиваются.

Материальное патентное право регулируется Разделом 1 (Патенты), Разделом 9 (Гражданские аспекты прав интеллектуальной собственности) и Разделом 10 (Правовые аспекты прав интеллектуальной собственности) Книги XI (Права интеллектуальной собственности) Кодекса экономического права Бельгии (CEL), который вступил в силу 1 января 2015 г., и в соответствии с конкретными положениями книг I, XV и XVII того же кодекса. Авторское право регулируется Законом об авторском праве и смежных правах от 30 июня 1994 г.

Нарушение исключительного права признается деликтом, поэтому ответственность наступает по правилам деликтной ответственности (ст. 1382 Гражданского Кодекса Бельгии). Ущерб может возникать в виде:

-

упущенной выгоды (luscrum cessans) - прибыли, которую правообладатель получил бы от реализации своего продукта или роялти, которые правообладатель получил бы в случае заключения лицензионного соглашения, и

-

реального экономического ущерба (damnum emergens), например в виде ущерба репутации патентообладателя и расходов, понесенных для прекращения нарушения.

Отмечается также, что ввиду сложности оценки упущенной выгоды суды оценивают ее размер по принципу ex aequo et bono следующим образом103: устанавливается количество контрафактной продукции, затем высчитывается прибыль, которая могла бы быть получена правообладателем (но не полученная фактически нарушителем интеллектуальных прав) за один товар. Далее эти два показателя перемножаются. Вместе с тем отмечается, что суды часто присуждают определенную сумму убытков без конкретизации их компонентов. Большинство судов отказывают в возмещении ущерба, когда единственное доказательство – товары, которые не успел продать нарушитель. Хотя прецедентное право не столь однозначно, и в некоторых решениях суды отмечают, что простое предложение продажи контрафактных товаров также причиняет ущерб.

Карательные убытки, по общему правилу, запрещены. Возможность для судов применять карательные тарифы (оценки) при оценке ущерба относительно недавно рассматривалась Верховным судом Бельгии104. В данном деле нижестоящий суд вынес решение о взыскании с нарушителя 1) суммы, которую получил бы правообладатель в том случае, если бы нарушитель получил его согласие на использование объекта и 2) 25% от нее в связи с тем, что правообладатель понес большие административные расходы, а также расходы на поиск и преследование пиратской продукции. Отмечалось также, что взыскание дополнительных 25% преследовало предупредительную функцию, что было бы невозможно в случае взыскания с нарушителя только той суммы, которую он бы и так выплатил в случае заключения с правообладателем лицензионного договора.

Верховный суд отменил решение и постановил, что ни борьба с контрафактной деятельностью, ни сдерживающий эффект, связанный со штрафными убытками, не могут оправдать присуждение нарушителя к уплате возмещения, которое превышает реальный ущерб, понесенный правообладателем.

В доктрине отмечается также, что бельгийское законодательство придерживается принципа restitutio in integrum105, который подразумевает, что потерпевшая сторона должна быть поставлена в то же положение, как если бы нарушения не было. В то же время есть примеры, когда суды присуждали «двойные убытки», например в спорах о нарушении прав на программное обеспечение. Это объяснялось намерением предотвратить подобные нарушения в будущем, тогда как присуждение роялти в однократном размере не приводило к такому результату. При этом отмечается, что взыскание убытков в двойном размере не противоречит принципу restitutio in integrum, поскольку фактически размер убытков в таких делах суды устанавливают на основании принципа ex aequo et bono, так как реальный размер убытков не может быть установлен математически, и убытки даже в двойном размере не превышают потери правообладателя. Поэтому говорить о штрафном характере таких убытков в данном случае нельзя: взыскание убытков в двойном или даже тройном размере возможно только в том случае, если взыскание их в однократном размере не покрывает ущерб правообладателя.

Стоит также обратить внимание, что организации по сбору роялти могут устанавливать плату, которая применяется к нарушениям авторских прав: например, согласно гонорарам SOFAM, воспроизведение без предварительного согласия правообладателя влечет за собой компенсацию в размере 200% от базовой платы, а при несанкционированном воспроизведении произведения с поддельной подписью, возмещение составляет 300 % от базовой платы. Как указано выше, карательные убытки в Бельгии отсутствуют, но взимаемые организациями сборы могут носить карательный характер. В этой связи важно обратить внимание, что указанные сборы считаются необоснованными Верховным судом Бельгии, если они превысят сумму реального ущерба, понесенного правообладателем106.

В Великобритании правообладатель имеет право на возмещение убытков, понесенных в результате нарушения принадлежащего ему права. Кроме того, закон предусматривает определение размера возмещения убытков в результате переговоров даже тогда, когда нельзя установить наличие убытков в их традиционном понимании. В таких случаях возмещение убытков присуждается в сумме, которая могла бы быть обоснованно потребована за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности, права на который были нарушены. Эта сумма определяется в результате моделирования вероятных переговоров между правообладателем и нарушителем, и решение о неи? принимается судом на основании оценки ущерба. В тех случаях, когда нарушитель сознательно совершил нарушение, суд может присудить к возмещению дополнительные убытки. Ни обсуждаемые в ходе переговоров убытки, ни дополнительные убытки не являются штрафными убытками107.

В случае нарушения у правообладателя есть выбор между требованием о компенсации ущерба, причиненного нарушением, или возмещением убытков, рассчитанных исходя из прибыли, полученнои? нарушителем (цель заключается в предотвращении несправедливого обогащения правонарушителя, а не в возмещении ущерба правообладателю).

Для того чтобы истец мог сделать осознанныи? выбор после того, как правонарушение было установлено, на практике необходимо получить от правонарушителя информацию о прибыли, извлеченнои? им в результате правонарушения. В прошлом истцы, как правило, предъявляли требование о возмещении убытков, однако в последнее время увеличивается число случаев, когда выбор делается в пользу возмещения из суммы прибыли108 (при этом прибыль рассчитывается как валовый доход минус понесенные расходы, связанные с правонарушением).

Также стоит отметить, что хотя формально для споров в сфере интеллектуальной собственности действует презумпция невиновности, на практике доказать неосведомленность о том, что действия приводят к нарушению прав на результаты интеллектуальной деятельности весьма затруднительно.

В деле Kohler Mira Ltd. v Bristan Group Ltd.109 суд отклонил аргумент, приведенныи? на основании ст. 233(1) Закона об авторском праве, образцах и патентах 1988 г., которая предусматривает, что в тех случаях, когда «доказано, что в момент совершения правонарушения ответчик не знал и не имел основании? полагать, что право на промышленныи? образец деи?ствовало в отношении образца соответствующего изделия, [истец] не имеет права на возмещение его убытков». Судья отметил: «Я думаю, что ошибочность аргумента заключается в предположении о том, что в обычных обстоятельствах у ответчика, имеющего дело с каким-либо изделием, не будет основании? полагать, что в отношении этого изделия деи?ствует право на образец. В случае промышленного образца это, как правило, не так. Если ответчик подбирает какои?-то камень на берегу, то очевидно, что, как у обычного человека, у него нет основании? полагать, что в отношении его камня существует какое-либо право на образец. Напротив, у него, вероятно, есть веские основания полагать, что право на образец существует в отношении какого-либо промышленного изделия».

В деле General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd.110 Лорд Уилберфорс указал на основной принцип, применяемый при определении размера убытков: «Поскольку ответчики являются правонарушителями, убытки должны оцениваться в полном объеме, но целью этого должна быть компенсация истцам причиненного ущерба, а не наказание ответчиков». Наиболее простой случай применения данного принципа будет в ситуации, когда в результате нарушения снизились продажи правообладателя и увеличились продажи нарушителя. Убытки будут рассчитываться по модели упущенной выгоды (она может выражаться также и в том, что правообладателю пришлось в результате нарушения снизить цену на свой товар)111.

Как отмечалось ранее, размер убытков может определяться по результатам моделирования гипотетической сделки (при этом не имеет значения, что стороны фактически не пришли бы к соглашению), которая могла бы быть заключена на период правонарушения между истцом и ответчиком. Основная сложность в этой ситуации заключается в необходимости определить размер причитающегося правообладателю вознаграждения. Суд будет принимать во внимание обстоятельства, в которых стороны находились в тот период времени (за исключением финансовых обстоятельств и характерных особенностей сторон).

?

Дополнительные убытки присуждаются в тех случаях, когда суд приходит к заключению о том, что сумма, полученная в качестве возмещения убытков, не компенсирует в полнои? мере причиненныи? истцу фактическии? ущерб. Например, дополнительные убытки были взысканы в деле Henderson v All Around the World Recordings Ltd.112, где суд посчитал, что ответчик извлек из нарушения дополнительную прибыль, которая выразилась в расширении бизнеса ответчика (в результате потери истцом лидирующих позиций на рынке).

Один совладелец может самостоятельно подать иск в суд в связи с нарушением авторских прав на совместное произведение, но ему может потребоваться распределять полученную сумму между другими соправообладателями113 114. Возможно, также потребуется присоединиться к другим соправообладателям, поскольку и ответчики, и любой ущерб, подлежащий возмещению, скорее всего, будут определяться только в отношении доли соправообладателя115. Соправообладатель может взыскать законные убытки пропорционально своей доле116.

Статья 23 Закона Великобритании о товарных знаках 1994 г. предусматривает следующее: каждый сообладатель права на товарный знак вправе инициировать судебное разбирательство в связи с нарушением общего права. При этом (без согласия суда) дело не может рассматриваться, пока все соправообладатели не присоединятся к иску в качестве истцов либо не будут привлечены в процесс в качестве ответчиков117.

В случае нарушения интеллектуальных прав могут быть заявлены как (1) требование о возмещении убытков (по правовой природе – деликтное), так и (2) требование о возврате неосновательного обогащения (кондикционное требование).

В первом случае возможны три способа расчёта размера требования об убытках:

1)

в размере доходов правообладателя, не полученных им вследствие нарушения;

2)

в размере среднерыночной лицензионной платы за использование соответствующего нематериального объекта;

3)

в размере доходов, полученных нарушителем в результате совершенного им неправомерного использования.

Во втором случае, при выборе кондикционной интерпретации компенсационных притязаний, когда вместо возмещения убытков правообладатели истребуют от нарушителей неосновательно полученное, немецкая доктрина также заставляет ориентироваться на размер среднерыночных лицензионных платежей. Очевидно, что подобный расчёт делает называемый кондикционным способ защиты аналогичным деликтному по природе требованию, размер которого рассчитывается вторым из вышеназванных методов. Это – первое противоречие в немецкой попытке вписать требования о компенсации за нарушение исключительных прав в систему частного права.

Данное системное противоречие, которое признают и сами немецкие ученые, заключается в следующем. Правовые последствия требований к нарушителю зависят от их правовой природы: во-первых, в отличие от кондикционного требования, деликтное требование имеет условием своего удовлетворения наличие вины правонарушителя; во-вторых, срок исковой давности по деликтному требованию составляет три года, тогда как по требованию о взыскании неосновательного обогащения - 10 лет.

В поисках пути решения этой проблемы была сформулирована позиция, согласно которой необходимо видеть в требовании о компенсации сочетание деликтного и кондикционного требований. Эта позиция основывается на подходе, согласно которому главной задачей деликтного права является восстановление уменьшившегося имущества потерпевшего, а института неосновательного обогащения - устранение неправомерного (необоснованного) увеличения имущества обогатившегося.

Карательные убытки правообладателям в Германии недоступны. Только организации, управляющие правами авторов на коллективной основе, могут преуспеть в истребовании двукратного размера лицензионной платы. Однако удвоение в этом случае происходит не с целью имплементации политико-правовых соображений необходимости осуществления превенции, а для компенсации стандартных расходов, связанных с деятельностью таких организаций.

Позитивное законодательное регулирование содержится в следующих актах:

-

п. 139 (2) Патентного закона Германии;

-

п. 97 (2) Закона Германии об авторских правах;

-

п. 24 (2) Закона Германии о полезных моделях;

-

п. 42 (2) Закона Германии о промышленных образцах;

-

п. 14 (6) Закона Германии о товарных знаках.

Несмотря на то что данные положения рассматриваются как специальные по отношению к общим нормам о деликтной ответственности и нормам о неосновательном обогащении, они обладают определенной спецификой. В первую очередь необходимо учитывать, что нарушением интеллектуальных прав (как фактическим составом - основанием требований о защите) для некоторых видов охраняемых нематериальных объектов являются только действия, совершаемые при осуществлении направленной на получение прибыли деятельности. Так, например, согласно п. 12 абз. 2 Закона о товарных знаках соответствующие средства индивидуализации охраняются только против действий, совершаемых «в ходе торговой деятельности», согласно п. 11 Патентного закона нарушением патентных прав не является использование изобретений в личных целях. На соответствующие положения повлияли Директивы ЕС 2008/95/EC и 98/71/EC).

В связи с этим дроблением режимов разного вида объектов интеллектуальных прав целесообразно остановиться подробнее на регулировании средств защиты обладателей авторских и патентных прав и их доктринальной оценке.

Данный вопрос регулируется п. 139 Закона Германии о патентных правах. Согласно этой норме патентообладатель вправе требовать от нарушителя его прав на изобретение прекращения неправомерного использования изобретения, а также воздержания от такого использования при наличии соответствующей угрозы. В случае умышленного или неосторожного (виновного) нарушения патентных прав патентообладатель вправе требовать возмещения причиненных ему убытков, при установлении размера которых судом может быть принят во внимание размер полученных нарушителем доходов. Кроме того, убытки патентообладателя могут быть рассчитаны и потребованы в размере платы, которую нарушитель должен был бы предоставить, если бы получил соответствующее согласие.

В немецкой доктрине отмечается, что проблема недокомпенсации патентообладателей в случае нарушения принадлежащих им прав стоит весьма остро. Поскольку обычный размер взыскиваемых убытков за нарушение интеллектуальных прав равен размеру среднерыночных лицензионных платежей за использование соответствующего нематериального объекта, лицо, принимающее решение об осуществлении использования без согласия правообладателя, несет только риски, связанные с судебным разбирательством (в первую очередь – процессуальными расходами), - с учетом того, что максимум присуждения ограничивается тем, что он и так должен был бы) заплатить. Правообладателю же, в свою очередь, приходится нести бремя необходимости в любой момент инициировать судебное преследование нарушителя и участвовать в нем, рискуя получить неблагоприятное решение, - включая, например, признание его патента ничтожным на основании несоответствия охраняемого им изобретения критерию изобретательского уровня или новизны вследствие непринятия патентными экспертами во внимание отдельных релевантных элементов уровня техники. В последнем случае нарушитель не только не будет присужден к уплате компенсации, но и будет освобожден от обязанности возместить процессуальные расходы. В связи с этим попытки лица, заинтересованного в использовании охраняемого чужими интеллектуальными правами нематериального объекта, вступить в контакт с правообладателем и заключить лицензионный договор можно рассматривать «не более чем акт приличия исключительно добровольного характера».

Хотя правовая природа компенсации, во многом вследствие сложностей с расчетом ее размера, не получила пока однозначной оценки ни в доктрине, ни в судебной практике (часто констатируется вывод о том, что взыскиваемая компенсация представляет собой что-то вроде истребования (неосновательного) обогащения, но с учетом субъективной стороны нарушителя118), общими нормами, которые рассматриваются в качестве базовым образом регулирующих отношения по поводу восстановления интеллектуальных прав после их нарушения, являются нормы ГГУ о возмещении ущерба (Schadensersatz). Соответственно, применяется и принцип возмещения ущерба в первую очередь в натуре, что подразумевает ликвидацию с обратной силой всех обязательств, возникших у нарушителя интеллектуальных прав перед третьими лицами в результате совершения неправомерных действий (аннулирование договоров, оформляющих неправомерное осуществление интеллектуальных прав). Однако поскольку вследствие невозможности установить всех контрагентов нарушителя восстановление интеллектуальных прав в натуре на практике не реально, единственной формой такого восстановления является возмещение убытков. Из этого вытекает – обусловленная трудностями доказывания наличия и размера убытков – проблема недокомпенсации обладателей интеллектуальных прав в случае нарушения последних.

В соответствии с устоявшейся судебной практикой правообладателю в случае нарушения его прав доступны три вида требований о возмещении убытков в зависимости от используемого способа их расчета. Эти требования не могут быть заявлены одновременно (кумулятивный расчет)119, хотя при этом изменение способа расчета (то есть изменение вида требования) не рассматривается в качестве изменения (предмета) иска120.

Во-первых, правообладатель может потребовать возмещения нарушителем убытков в виде неполученных доходов (прибыли) (Entgangene Gewinn; § 252 ГГУ) – доходов, которые были бы получены им в результате нормального осуществления им экономической деятельности с использованием соответствующих нарушенных интеллектуальных прав, включая убытки вследствие снижения цен121 на товары, в которых тем или иным образом воплощены (или в процессе введения в оборот которых использованы) охраняемые нематериальные объекты. Требование о возмещении убытков, соответствующее такому способу их расчета, сопряжено с большими сложностями доказывания и невыгодными для правообладателя правилами. Так, недостаточно общей ссылки на снижение цены на коммерциализируемые истцом товары в результате действия ответчика, а также на понесенные в процессе осуществления связанных с созданием релевантных объектов разработок расходы. При этом из размера подлежащих возмещению убытков вычитается связанная с уменьшением (в результате снижения доходов) налогового бремени экономия. Кроме того, суды предъявляют достаточно строгие требования к объему и качеству доказывания причинно-следственной связи между действиями ответчика и неполученными доходами истца, требуя расчеты именно в отношении товаров, при коммерциализации которых используется защищаемые интеллектуальные права, а не сопоставимых иных товаров. Даже возможность для истца-правообладателя воспользоваться предусмотренным § 252 ГГУ облегчением бремени доказывания причинной связи, связанным с достаточностью демонстрации разумной вероятности (Wahrscheinlichkeit) получения доходов, требуемых в процессе в качестве убытков, в ходе обычной деятельности или в качестве результата сделанных приготовлений, связана со значительными трудностями. Судебная практика идет по пути возложения на истца обязанности доказать, что ему самому удалось бы заключить оформляющие осуществление спорных защищаемых прав сделки в том же объеме, в котором это удалось ответчику-нарушителю122. Это помимо технической сложности связано с необходимостью раскрытия в процессе (и таким образом в отношении ответчика, часто конкурента) соответствующих сведений об осуществляемой истцом экономической деятельности. Вследствие сказанного данный вид требований о возмещении убытков, причиненных нарушением интеллектуальных прав, используется очень редко123.

Во-вторых, правообладатель может потребовать возмещения нарушителем убытков в виде (в размере) полученных ответчиком в результате нарушения спорных прав доходов (прибыли) (Herausgabe des Verletzungsgewinns). В то время как в законе об авторских правах (п. 97 URHG) такая возможность предусмотрена прямо, применительно к случаям нарушения патентных прав судебная практика в условиях отсутствия подобных норм в патентном законе добивается сходного результата, признавая допустимость применения по аналогии положений ГГУ о ведении чужих дел без поручения (unechte Geschaeftsfuehrung)124. В основе такого вида требований о компенсации (способа расчета убытков) лежит фикция ведения дел (экономической деятельности), включая осуществление защищаемых интеллектуальных прав, ответчиком в интересах истца, в связи с чем - в отличие от предыдущего вида требований – неважно и не подлежит доказыванию истцом, получил ли бы он сам такие же (как и ответчик) доходы. Вместе с тем и этот способ расчета убытков связан со значительными сложностями для правообладателя: он должен доказать размер полученных ответчиком доходов, - не обладая чаще всего достаточными для этого сведениями, и, кроме того, вправе рассчитывать только на ту часть доходов, которая находится в причинно-следственной связи с коммерциализацией товаров, внешне похожих на его собственные (в которых использован соответствующий объект патентного права)125. Кроме того, проблема этого способа связана еще и с тем, что иногда суды не дают истцу возможности взыскать убытки в случае, когда имущество нарушителя не увеличилось и положительный эффект от использования защищаемых нематериальных объектов выразился исключительно в экономии расходов126.

В-третьих, правообладатель может потребовать возмещения нарушителем убытков в виде (рыночной) платы за использование охраняемых спорными интеллектуальными правами нематериальных объектов (angemessene Lizenzgebuehr). Это – господствующий в современной немецкой судебной практике способ расчета убытков в связи с нарушением интеллектуальных прав. В основе лежит идея о том, что правомерное использование объектов чужих нематериальных прав подразумевает выплату вознаграждения правообладателю и что лицо, не получившее разрешения последнего на соответствующее использование, не должно находиться в положении лучшем, нежели добросовестный и честный лицензиат. Эта идея позволила Верховному суду Германии констатировать наличие значительного сходства в правовой природе анализируемого вида требования правообладателя о компенсации за нарушение интеллектуальных прав (то есть в размере обычной лицензионной платы) и требования о компенсации неосновательного обогащения127.

Следует отметить, что Верховный суд Германии непоследователен в своем отношении к требованию о выплате компенсации в размере эвентуальной лицензионной платы: с одной стороны, он не исключает возможность для правообладателя взыскать с нарушителя больше этого размера, доказав наличие не покрытых им убытков в виде неполученных доходов, тогда как с другой - считает релевантной для доказывания размера лицензионной платы только информацию об обогащении нарушителя (а не об убытках правообладателя). Подобная доктринальная путаница и бессистемность являются результатом того, что правообладатели чаще всего выбирают требование о компенсации в размере сумм средней лицензионной платы вследствие более адекватных (в сравнении с иными видами требований) возможностей доказывания, - в то время как понимающие неспособность данного размера покрыть все возникающие обычно вследствие нарушения убытки суды идут правообладателям навстречу и удовлетворяют дополнительные требования, непоследовательные с точки зрения теоретических соображений. Принципиальной проблемой остается то, что исключительное право во многом теряет свой абсолютный и монопольный характер, если то, что по общему правилу должен нарушитель компенсировать правообладателю, - нормальная лицензионная плата. Из этого закономерно вытекает и сомнение в обоснованности рассмотрения подобного размера в качестве отправной точки для – пусть и правда последующего в действительности – его увеличения. Суды, вместе с тем, руководствуются следующей довольно малоубедительной логикой. Исходя из принципиального сходства отношений лицензиара и лицензиата, с одной стороны, и правообладателя-истца и нарушителя интеллектуальных прав-ответчика – с другой (что весьма сомнительно с учетом игнорирования принципа автономии воли в частном праве), они полагают, что в обоих случаях между соответствующими сторонами примерно равным образом распределены связанные с использованием спорных нематериальных объектов риски, в связи с чем общим правилом и точкой отсчета (в сторону увеличения компенсации или даже ее уменьшения) должен быть именно размер лицензионной платы. Иными словами, несмотря на то что качественно, структурно риски лицензиата в отношении лицензиара, и наоборот; и правообладателя в отношении нарушителя, и наоборот, отличаются (в первом случае, например, защищаются ожидания лицензиата использовать нематериальный объект в течение определенного согласованного с лицензиаром времени, тогда как во втором правообладатель вправе в любой момент потребовать прекращения использования; хотя вместе с тем в первом случае при эффективном признании патента недействительным лицензиат остается обязанным заплатить за использование в течение истекшего до такого момента время, в то время как во втором случае «нарушитель» просто не признается ответственным), в целом, «количественно», риски аналогичны, в связи с чем только в исключительных случаях значительного их отклонения в ту или иную стороны они подлежат учету соответствующим образом128. Реакцией на подобную позицию является рост возражений со ссылками на необходимость принимать во внимание превентивный характер норм о возмещении вреда (Schadensersatzrecht).

Кроме того, спорным является и способ расчета лицензионных платежей, полагающихся правообладателю (в любом случае, - даже с учетом неудовлетворительной по вышеназванным основаниям позиции). Основной спор касается момента, по отношению к которому нужно оценивать размер фингированной лицензионной платы. Одна позиция заключается в том, чтобы ориентироваться на размер платы, который был бы согласован разумными лицензиаром и лицензиатом в момент начала неправомерного использования, - с учетом потенциальных рисков использования, условий и ожидаемой длительности; в то время как согласно другой позиции надлежит предоставлять правообладателю право выбора релевантного для расчета размера компенсации момента, поскольку первая позиция в большинстве случаев (принимая во внимание необходимость заложить в цену риски экономически неуспешного использования) будет выгодна именно нарушителю.

Интересно, что Верховный суд в деле о защите авторских прав высказал мнение (выгодное для правообладателя в случае успешного неправомерного использования принадлежащих ему объектов), согласно которому правообладатель вправе взыскать с нарушителя компенсацию в размере лицензионной платы за использование, которая была бы согласована разумными лицензиаром и лицензиатом, обладающими информацией о действительном характере осуществленного использования129. С учетом, однако, очевидных минусов такого ex-post подхода к оценке размера компенсации как фингированной лицензионной платы (случаи неуспешного неправомерного использования, например), Верховный суд в другом деле наметил тенденцию к его ограничению: несмотря на то что нарушение было раскрыто, когда ответчик успел осуществить только использование в форме размножения произведений и лишь совершил приготовления к использованию в форме распространения, в пользу правообладателя была взыскана компенсация в размере платы за использование обоими способами (как если бы стороны ex ante договорились о предоставлении «лицензиату» права широкого спектра, включающего несколько правомочий)130.

Стоит отметить, кроме того, что судами учитывается экономическая «сила» патента, положение (монопольное) патентообладателя на соответствующем рынке, в то время как получение нарушителем прибыли является иррелевантным, - так что даже убыточное неправомерное использование спорного патента рассматривается в качестве основания для удовлетворения требования правообладателя о компенсации в размере лицензионной платы. Последнее правило вызывает одобрение доктрины с точки зрения результата и критику с точки зрения теоретического способа его достижения: ведь в противоречии с правовой природой требования компенсации в размере лицензионной платы как требования о взыскании неосновательного обогащения учитывается не размер обогащения ответчика, а, наоборот, положение (убытки) истца.

В целом признание за правообладателями возможности требовать от нарушителей компенсации в размере стоимости использования соответствующих нематериальных объектов на основании лицензионного договора, с одной стороны, во многом решает проблему обоснования и доказывания убытков, однако с другой - имеет своей предпосылкой теоретически сомнительное уравнивание позиций лицензиата и нарушителя интеллектуальных прав. Если же рассматривать требование о компенсации в размере лицензионной платы в качестве только лишь одного из способов расчета убытков (неполученного дохода – entgangene Gewinn) правообладателя, отвергнув квалификацию пар. 139 Патентного закона Германии как специального случая неосновательного обогащения, то придется, чтобы хоть немного сохранить хрупкую догматическую структуру подобного правоотношения, констатировать невозможность довзыскания сверх размера лицензионной платы иных убытков правообладателя. Вместе с тем даже такое решение не препятствует признанию возможности взыскания сверх лицензионной платы убытков, выходящих за пределы неполученных доходов (entgangene Gewinn) – так называемых опосредованных убытков (mittelbare Schaden) в виде расходов, связанных с корректированием репутации (по устранению причиненного ей в результате неправомерного использования вреда – Kosten zur Beseitigung der Rufbeeintraechtigung), и расходов, связанных с преследованием правонарушителя в судебном порядке (Rechtsverfolgungskosten).

Последствия нарушения авторских прав регулируются п. 97 Германского Закона об авторских правах. Согласно абз. 1 данного параграфа, в случае нарушения авторских (а также иных охраняемых названным Законом) прав правообладатель может требовать устранения нарушения и – при наличии угрозы (повторного) нарушения – воздержания от противоправных действий (их прекращения) по использованию соответствующих объектов (авторского права). В соответствии с абз. 2 данного параграфа, в случае умышленного или неосторожного нарушения авторских прав правообладатель может потребовать возмещения возникших у него убытков, при оценке размера которых могут быть учтены полученные в результате нарушения доходы. Кроме того, в Законе специально указано, что сумма подлежащих уплате убытков может быть рассчитана в таком размере, чтобы нарушитель заплатил правообладателю при правомерном использовании соответствующих объектов (авторского права).

Как отмечается в литературе, главная идея, лежащая в основании ответственности за нарушение авторских прав по германскому праву, - идея компенсации (компенсационного характера возмещения убытков), согласно которой правообладатель должен быть в конечном счете поставлен в положение, в котором бы находился в отсутствие противоправного использования принадлежащих ему нематериальных объектов. В позитивном праве она закреплена, в первую очередь, в п. 249 ГГУ, который рассматривается в качестве некого общего положения в отношении норм, регулирующих ответственность за нарушение интеллектуальных прав (и авторских прав, в частности)131.

Особым значением в этой связи обладает рассматриваемая в качестве основы при решении вопроса о размере и способе расчета убытков обладателей авторских прав теория разницы (Differenztheorie), в соответствии с которой подлежащий возмещению вред представляет собой разницу между гипотетическим состоянием имущественной массы потерпевшего – в котором оно бы находилось в отсутствие события нарушения – и действительным ее состоянием, возникшим в результате такого нарушения. Данная теория и основывающийся на ней способ расчета убытков правообладателя предполагают возможность компенсации в том числе неполученных последним доходов (entgangene Gewinn, нормативная основа для взыскания – п. 252 (предл. 1) ГГУ). На практике, однако, - несмотря на наличие облегчающих бремя доказывания положений п. 252 (предл. 2) ГГУ и п. 287 Германского ГПК – правообладателю необычайно сложно обосновать и доказать наличие у него убытков вследствие нарушения132, что рассматривается в качестве одной из наиболее острых проблем авторского права133. В связи с этим, чтобы облегчить возможности для правообладателей компенсации в случае нарушения их авторских прав используются – общие, впрочем, для любых интеллектуальных прав – три способа формулирования и расчета убытков: (1) как не полученные самим правообладателем доходы (прибыль); (2) как разумная лицензионная плата за использование соответствующего объекта (авторского права); (3) как полученные нарушителем в результате неправомерного использования такого объекта доходы134. Второй и третий названные способы являются исходными точками при установлении подлежащих взысканию убытков. При этом считается, что в случае с таким способом расчета, как полученные в результате нарушения доходы, в основе лежит (трудноопровержимая) презумпция того, что правообладатель в отсутствие нарушения и сам бы мог извлечь доходы в соответствующем размере135.

Каждый соавтор имеет право предъявлять требования, вытекающие из нарушения совместного авторского права. Однако следует отметить, что один соавтор может требовать возмещения убытков только для всех соавторов. Это означает, что он должен при этом назвать каждого другого соавтора произведения и потребовать возмещения всем соавторам вместе136.

Сопатентообладатель, как правило, имеет право подать иск о нарушении патента от своего имени. Сюда относятся иски о судебном запрете, возмещении ущерба и вспомогательные иски, такие как информационные иски. Однако если сопатентообладатели образуют гражданско-правовое товарищество в отношении патента и его использования, то только само товарищество может подать соответствующий иск137.

В швейцарских законах, регулирующих отношения в области интеллектуальных прав различного вида – Патентном законе, Законе об авторских правах, Законе о промышленных образцах и полезных моделях и других (например, отношения по поводу компенсации вреда, причиненного нарушением авторских прав, регулируются Законом Швейцарии об авторском праве 9 октября 1992 г.138, отношения по поводу нарушения патентных прав – Патентным законом от 25 июня 1954 г139) – возможности правообладателя на случай нарушения (не санкционированного им использования соответствующих нематериальных объектов) сформулированы достаточно неопределенно и общо (Klage auf Ersatz). Практика Федерального Суда широко толкует данные положения, удовлетворяя требования правообладателей о взыскании как (1) причиненных им (их имущественной массе, - включая репутационные активы, ценность «предприятия на ходу» и др.) непосредственно убытков (Ersatz des von ihm erlittenen Vermoegenschadens), так и (2) сумм, эквивалентных среднерыночной стоимости использования нарушенных прав (лицензионных платежей, Verguetung), и (3) полученной ответчиком в результате нарушения прибыли (vom Beklagten erzielten Gewinn)140. При этом судебную практику нельзя назваться устоявшейся и определенной, что обусловлено отсутствием консенсуса (в том числе в доктрине) относительно (1) правовой природы названных требований – являются ли они самостоятельными различного вида притязаниями, подчиняясь режимам разных гражданско-правовых институтов, либо представляют собой только разные способы расчета убытков, а также относительно (2) пределов выбора правообладателем-истцом между этими требованиями – допустимо ли их кумулирование; какие именно из них доступны для выбора в случаях разного типа нарушений разного типа интеллектуальных прав.

Решение вопроса о правовой природе требований, заявление которых правообладателями в случае нарушения их прав признается судами допустимым, имеет значение в плоскости как процессуального права, так и материального. Только для требований о взыскании убытков (Antraege auf Schadensersatz) предусмотрены послабления в отношении требуемой точности расчета взыскиваемых сумм, что чрезвычайно важно с учетом обычного отсутствия соответствующих возможностей на момент начала судебного разбирательства. Поэтому, если квалифицировать требование о взыскании полученной ответчиком в результате нарушения интеллектуальных прав прибыли, сложности с точным ее расчетом могут привести к отклонению иска. Что касается материально-правового значения доктринальной квалификации доступных правообладателю требований, в швейцарском праве для требований (притязаний) разного вида различным образом определяются сроки исковой давности и установлены различные критерии в отношении субъективной стороны правонарушителя (например, в основание/фактический состав требования полученной в результате нарушения прибыли не входит вина). Кроме того, - и, возможно, самое главное – квалификация названных требований как обладающих различной правовой природой позволяет их кумулятивное предъявление (и удовлетворение), в то время как подход к ним как к разным способам расчета убытков делает такой вывод затруднительным. В этом смысле Федеральный суд Швейцарии занял противоречивую позицию, признавая за различными требованиями правообладателя самостоятельный (правовой) характер и в то же время исходя из того, что они исключают друг друга.

Все же фактически высшая судебная инстанция склоняется к тому, что притязание об истребовании полученной в результате нарушения интеллектуальных прав прибыли и притязание о взыскании эквивалентных среднерыночной стоимости использования последних (стоимости лицензирования) сумм представляют собой способы расчета убытков, а не требования, обладающие самостоятельной правовой природой (отличной от природы требования о взыскании убытков). Так, в случае когда после срыва переговоров о заключении лицензионного договора несостоявшийся лицензиат нарушит интеллектуальные права несостоявшегося лицензиара, за последним судебной практикой признается право взыскать, помимо согласованного размера лицензионных платежей, иные убытки (в том числе иные формы упущенной выгоды), - которые могут включать, например, убытки, связанные с потерей иностранного рынка, выход с лицензированной продукцией на который был запрещен в проекте лицензионного договора. Кроме того, о том, что суды не склонны квалифицировать требования правообладателя к нарушителю в качестве требований самостоятельной природы, говорит допущение ими кумулирования требований о взыскании сумм в размере разумной лицензионной платы и требований о взыскании прибыли, полученной нарушителем вследствие неправомерного использования спорных объектов. В последнем случае взыскивается наибольшая из требуемых истцом сумм: если использование ответчиком было неприбыльным, предполагаемая лицензионная плата превысит размер реальной прибыли (в связи с чем присуждение последней будет невыгодным для истца); а если использование окажется успешным, стоимость (эвентуальной) лицензионной платы будет засчитана в счет расходов, подлежащих вычитанию из суммы валовой прибыли.

Интересной является позиция швейцарского правопорядка в вопросе относительно возможности выработки унифицированного подхода к взысканию убытков в связи с нарушением авторских и патентных прав (как двух (пока) основных видов интеллектуальных прав). Доктрина исходит из того, что основным и типичным способом использования произведений как объектов авторского права является лицензирование (предоставление третьим лицам возможностей коммерциализации соответствующих объектов), в то время как в качестве основного способа использования изобретений как объектов патентного права рассматривается осуществляемое правообладателем самостоятельно использование, случайно и опционально дополняемое предоставлением лицензий. Судебная практика разделяет этот подход, и даже углубляет его, достаточно (возможно неоправданно) жестко ограничивая возможности обладателей авторских прав по компенсации. Так, тогда как признается, что возмещение эквивалентных разумной лицензионной плате сумм является принципиально неполным возмещением убытков, причиняемых патентообладателю в результате несанкционированного использования его изобретения, для обладателей авторских прав такой размер является в подавляющем большинстве случаев пределом: недоступность для последних истребования извлекаемой нарушителями авторских прав прибыли рассматривается в качестве принципиального положения правопорядка. Более того, Федеральный суд Швейцарии однажды даже отменил решение суда первой инстанции, присудившего обладателю авторских прав компенсацию в размере среднерыночной лицензионной платы, указав, что «действительные убытки истца были, несомненно, меньше взысканных сумм»141.

Также спецификой авторского права с точки зрения (не)возможности унификации принятых в его рамках подходов ко взысканию компенсации с подходами в рамках патентного права142 является необходимость в ряде случаев компенсации вреда, причиненного нарушением личных неимущественных прав (которые отсутствуют у патентообладателя) и большое разнообразие типов охраняемых авторскими правами объектов (определяющих способы защищаемого возможного (типичного) использования), а также способы нарушения (плагиат или (только) использование без разрешения правообладателя). Важно, например, что только при нарушении авторских прав в виде плагиата возможно присуждение убытков, в том числе в виде части полученной ответчиком прибыли.

Ответственность за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности во Франции предусмотрена Французским кодексом интеллектуальной собственности (далее – Кодекс143) и предполагает возможность взыскать с нарушителя убытки в случае нарушения прав на соответствующий объект интеллектуальных прав. Норма, устанавливающая данный вид ответственности, является идентичной по отношению к каждому объекту и повторяется в каждом разделе Кодекса. Так, норма о взыскании убытков в отношении авторских прав содержится в ст. L 331-1-3, дизайна – L 521-7, патентов – L 615-7; товарных знаков – L 716-14. Штрафных (карательных) убытков (punitive damages) Кодекс не предусматривает. В качестве альтернативы предусмотрено, что суд может по просьбе правообладателя присудить единовременную выплату компенсации за ущерб, однако она не является прямым аналогом российской компенсации, и, соответственно, статутных убытков, как в США. Следовательно, во Франции не устанавливаются пределы взыскания подобной компенсации, суд в каждом конкретном случае определяет ее размер.

Указанные нормы, предусматривающие возможность взыскания убытков, устанавливают, что суды при установлении убытков должны оценить следующие аспекты.

1.

Негативные экономические последствия, в том числе упущенную выгоду, которую потерпевшая сторона могла бы получить и ущерб, понесенный правообладателем.

Такие последствия охватывают два элемента: упущенную выгоду и понесенный ущерб. Упущенная выгода может быть рассчитана путем оценки влияния товаров, нарушающих права нарушителя, на объем продаж правообладателя, а затем путем определения прибыли, которой был лишен правообладатель. Что касается ущерба, то можно принять во внимание тот факт, что нарушение препятствует правообладателю выдавать лицензии или коммерциализировать его продукт при нормальных условиях.

2.

Моральный ущерб, причиненный правообладателю нарушением. «Моральный ущерб» является сравнительно новым для Кодекса, но в судебной практике можно найти его применение даже к корпорациям144.

3.

Неправомерную прибыль, полученную нарушителем, включая экономию нарушителя на интеллектуальных инвестициях, оборудовании и рекламе (этот способ расчета был использован, в частности в делах Quest Technologies Inc v. Sarl AHT Sudspan class="sup">145, Ste MBI v. Ste Gyra et Ste Prodis146).

Эти методы применяются ко всем типам прав интеллектуальной собственности, с учетом того, было ли нарушение добросовестным или недобросовестным. В своем решении суд должен объяснить свою оценку каждого типа ущерба, а это означает, что истцы также должны будут обосновать свои претензии по каждому такому типу.

В определенных ситуациях оценить ущерб является сложной задачей. Для таких случаев соответствующие нормы Кодекса применительно к каждому объекту интеллектуальных прав (п. 2 ст. L331-1-3, L521-7, L615-7, L716-14 Кодекса) предусматривают альтернативу: суд может в качестве альтернативы и по просьбе потерпевшего присудить ущерб в виде фиксированной суммы (une somme forfaitaire). Там же отмечается, что эта сумма должна превышать размер вознаграждения или гонорар, который был бы выплачен, если б нарушитель попросил разрешение на использование права на интеллектуальную собственность. Эта сумма не включает компенсацию морального вреда, причиненного потерпевшему147. В доктрине отмечается, однако, что все суммы, присуждаемые в пользу правообладателя, носят не карательный (punitive), а компенсационный (compensatory) характер148.

Правообладатели могут продемонстрировать сумму роялти, которая могла быть получена, раскрыв лицензионные соглашения, которые они обычно заключают для одного и того же вида коммерческого использования, или, в случае авторов произведений, путем предоставления сведений о тарифах, применяемых некоторыми организациями или коллективными обществами.

За нарушения патентных прав французские суды будут оценивать ущерб, понесенный патентообладателями, лицензиатами и другими, возможно, потерпевшими, следующим образом.

Если патентообладатель использует патент в своей деятельности, он может требовать взыскания упущенной выгоды, которая будет оцениваться на основе количества упущенных продаж и размера прибыли, которую патентообладатель или лицензиат получил бы от дополнительных продаж.

Если патентообладатель не использует патент, он может потребовать роялти, размер которых будет определяться на основе основываться объема продаж нарушителя и обычной рыночной ставки роялти, которая будет увеличена с учетом того факта, что переговоров о ставке роялти не было.

Французские суды также могут принимать во внимание другие источники ущерба, такие как: преимущество, которое получил нарушитель («эффект трамплина»), и снижение патентообладателем цены для компенсации упущенной выгоды патентообладателя (если ему пришлось снизить цены, чтобы конкурировать с нарушителем).

Штрафные убытки законом не предусмотрены. Однако в некоторых случаях использование более высокой ставки роялти и убытков могут рассматриваться как карательные меры.

Согласно пункту 5 ч. 2 ст. 432 Гражданского кодекса Украины, суд в случаях и в порядке, которые установлены законом, может вынести решение, в частности, о применении разового денежного взыскания вместо возмещения убытков за неправомерное использование объекта права интеллектуальной собственности. Размер взыскания определяется в соответствии с законом с учетом вины лица и других обстоятельств, имеющих существенное значение. Законодательство Украины предусматривает возможность взыскания компенсации только за нарушение авторских и (или) смежных прав. Закон об авторском праве и смежных правах Украины 1993 г. предусматривал следующие способы защиты в случае нарушения исключительного права: возмещение убытков, причиненных нарушением авторского и (или) смежного права, взыскание с нарушителя авторского права и (или) смежных прав дохода, полученного вследствие нарушения; а также, вместо возмещения убытков или взыскания дохода, выплату компенсации, которая определялась судом, в размере от 10 до 50 000 минимальных заработных плат (подп. б, в, г п. 2 ст. 52 Закона). В пункте 42 Постановления Пленума Верховного Суда Украины разъяснялось, что при разрешении соответствующих споров судам следует иметь в виду, что компенсация подлежит выплате в случае доказательства факта нарушения имущественных прав субъекта авторского права и (или) смежных прав, а не размера причиненного ущерба. Таким образом, для удовлетворения требования о выплате компенсации достаточно наличия доказательств совершения лицом действий, которые признаются нарушением авторского права и (или) смежных прав. Для определения суммы такой компенсации, адекватной нарушению, суд должен исследовать: факт нарушения имущественных прав и какое именно нарушение допущено; объективные критерии, которые могут свидетельствовать об ориентировочном размере ущерба, нанесенного каждым неправомерным отдельным использованием объекта авторского права и (или) смежных прав; продолжительность и объем нарушений (однократное или многократное использование спорных объектов); размер дохода, полученный вследствие правонарушения; количество лиц, права которых нарушены; намерения ответчика; возможность восстановления предыдущего состояния и необходимые для этого усилия и т.п. Соответствующие мотивы определения размера компенсации должны быть приведены в судебном решении149. Отмечается, что в решениях по конкретным делам суды ограничивались лишь цитированием обозначенных критериев, не поясняя, как тот или иной критерий повлиял на размер взыскиваемой компенсации при разрешении конкретного спора.

В 2018 г. в Украине вступил в силу новый механизм подсчета суммы компенсации за нарушение авторского права150, которым были внесены изменения в подп. г п. 2 ст. 52 Закона. Теперь компенсация определяется судом как паушальная сумма на базе таких элементов, как удвоенная, а в случае умышленного нарушения - как утроенная сумма вознаграждения или комиссионных платежей, которые могли быть уплачены, если б нарушитель обратился с заявлением о предоставлении разрешения на использование оспариваемого авторского права или смежных прав вместо возмещения убытков или взыскания дохода. В доктрине отмечается, что в настоящее время суды сталкиваются с двумя основными проблемами: как справедливо определить лицензионное вознаграждение, учитывая разнообразие категорий объектов авторских и (или) смежных прав, лицензионное вознаграждение в отношении которых может рассчитываться по-разному. Стоимость лицензии даже в отношении одно вида произведения может быть разной в зависимости от тех или иных обстоятельств. Вторая проблема связана с необходимостью определения формы вины нарушителя, поскольку размер взыскиваемой компенсации зависит от того, умышленное было нарушение или нет151. Также отмечается, что проблема при определении размера компенсации может возникнуть, в случае если правообладатель ранее не выдавал лицензии на использование произведения. Тогда судам надлежит учитывать и другие факторы, такие как расходы, понесенные истцом на создание и продвижение произведения; получал ли правообладатель какой-либо доход от использования произведения иным способом, например от рекламы в видеохостинге YouTube (хотя произведение как таковое было доступно бесплатно)152. Среди трудностей в применении обозначенного способа компенсации можно также отметить, что паушальный платеж предполагает разовое вознаграждение, в то время как чаще в авторском праве и (или) смежных правах используется лицензионное вознаграждение в форме периодических платежей (роялти).

Компенсация за нарушение патентных прав украинским законодательством не предусмотрена.

Статья 22 ГК Украины предусматривает, что лицо, которому причинен ущерб в результате нарушения его гражданского права, имеет право на их возмещение. Убытками являются:

1)

потери, которые лицо понесло в связи с уничтожением или повреждением вещи, а также расходы, которые лицо понесло или должно понести для восстановления своего нарушенного права (реальные убытки);

2)

доходы, которые лицо могло бы реально получить при обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Убытки возмещаются в полном объеме, если договором или законом не предусмотрено возмещение в меньшем или большем размере. Если лицо, нарушившее право, получило в связи с этим доходы, то размер упущенной выгоды, которая должна возмещаться лицу, право которого нарушено, не может быть меньше доходов, полученных лицом, нарушившим право.

Статья 34 Закона Украины об охране прав на изобретения и полезные модели предусматривает право владельца патента потребовать от нарушителя возмещения владельцу патента причиненных убытков.

В доктрине отмечается, что применение предусмотренных в законодательстве способов расчета убытков проблематично в ситуациях, когда нарушены права на объекты патентного права. В частности, реальный ущерб в таких случаях может отсутствовать, поэтому патентообладателю остается возможность взыскания упущенной выгоды, что на практике вызывает определенные сложности: «Во-первых, предельно адекватно оценить, к каким убыткам могло привести незаконное использование запатентованного объекта промышленной собственности, а во-вторых, суметь доказать это в суде»153. Отмечается также, что привязывание упущенной выгоды к доходу нарушителя неудачно, поскольку невозможно рассчитать объем товара, который был изготовлен с использованием того или иного объекта патентного права, а, следовательно, выявить доход от его реализации. Это приводит авторов к выводу о том, что патентообладатель не может рассчитывать на полное возмещение убытков вследствие нарушения его права. Учитывая это, специалисты высказываются в пользу введения института компенсации в отношении нарушений в сфере патентного права.

Проведенное исследование показало, что подавляющее большинство правопорядков сталкиваются с необходимостью разрешения противоречия между тремя задачами: (1) требуется предоставлять эффективные средства правовой защиты в случае нарушения прав интеллектуальной собственности; (2) убытки правообладателей не могут выражаться в уменьшении их наличной имущественной массы (понимаемой как совокупность имеющих то или иное материальное воплощение или относительно непосредственную связь с ним экономических благ), в связи с чем они либо отсутствуют, либо представляют собой упущенную выгоду как убытки бизнеса154 и могут быть обоснованы и доказаны в суде только с большим трудом и в большинстве случаев не в полном объеме; (3) частно-правовые режимы принципиально основываются на идее компенсационного (восстановительного) характера любых принудительных мер, признаваемых в качестве допустимых в целях защиты субъектов оборота, тесно связанной с идеей недопустимости неосновательного обогащения. Иными словами, иностранные правопорядки борются за то, чтобы обеспечить правообладателям, насколько это возможно, достаточную и полноценную компенсацию, не допустив при этом неосновательного обогащения вследствие получения ими «незаслуженных» сумм от правонарушителей. В связи с этим часто возникает противоречие между проблемой недокомпенсации правообладателей и отказом от использования института карательных убытков. В то же время в отдельных случаях суды могут учитывать отдельные обстоятельства при определении размера компенсации (убытков), к которым относятся степень вины нарушителя, объем использования, например, запатентованного объекта в продукции и т.п. При определении суммы разумных роялти судами могут учитываться разнообразные факторы, которые не сводятся только к наличию выданных лицензий и предусмотренному в них вознаграждению.

---