Охрана фирменного стиля без регистрации объекта интеллектуальной собственности

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 14, декабрь 2016 г., с. 91-98

Согласно определению, данному в энциклопедическом словаре экономики и права, фирменный стиль представляет собой совокупность постоянных изобразительных, визуальных, информационных средств, с помощью которых фирма подчеркивает свою индивидуальность.

Фирменный стиль выполняет следующие функции.

Имиджевая. Формирование и поддержка быстро узнаваемого, оригинального и привлекательного образа компании, что способствует повышению ее престижа и репутации.

Идентифицирующая. Идентификация товаров и услуг, указание на их связь с фирмой и их общее происхождение.

Дифференцирующая. Выделение товаров и рекламы фирмы из общей массы аналогичных.

Как можно заметить, функции, выполняемые фирменным стилем, близки функциям товарных знаков. При этом правовая охрана, предоставляемая товарным знакам, четко сформулирована в законе. Однако подлежит ли охране фирменный стиль компании? На этот вопрос мы постараемся ответить в рамках настоящей статьи.

Для начала рассмотрим, как охраняется фирменный стиль в зарубежных государствах.

В англоязычных странах для этого понятия используется термин trade dress, который может быть переведен как внешний вид, упаковка товара. Под trade dress здесь понимается общий вид товара, который указывает на источник его происхождения и отличает его от других товаров. Trade dress может состоять из таких элементов, как размер, форма, цвет и текстура. Во многих государствах trade dress охраняется как один из объектов интеллектуальной собственности1.

В США trade dress, наравне с товарными знаками, охраняется законом Лэнхема (Lanham Act), включенного в главу 22 раздела 15 Кодекса США. Как trade dress здесь могут быть защищены, например, дизайн одежды, дизайн обложки журнала, внешний вид и декор сети ресторанов, и даже способ выкладки бутылок вина в винном магазине.

Согласно закону Лэнхема, лицо, которое использует в коммерческой деятельности слово, термин, название, символ, эмблему или их сочетание, либо указание на происхождение товара или услуги, описание или представление фактов, которые

а)

способны вызвать смешение, привести к ошибке или обману в отношении происхождения, спонсорства или одобрения таких товаров, услуг и коммерческой деятельности со стороны другого лица;

б)

искажают существо, характеристики, качества, географическое происхождение товаров, услуг и коммерческой деятельности этого или другого лица.

Данное гражданское лицо несет ответственность по иску любого лица, которому такими действиями причиняются убытки2.

В соответствии с законом Лэнхема, trade dress товара подлежит охране и защите без какой-либо официальной регистрации в патентном ведомстве США. Однако strade dress может быть зарегистрирован в Основном или Дополнительном реестрах патентного ведомства США.

Регистрация дает правообладателю некоторые преимущества. На владельца «trade dress», зарегистрированного в Основном реестре, распространяются презумпция использования и презумпция осведомленности всех третьих лиц о данном «trade dress». Кроме того, регистрация в Основном реестре дает правообладателю неоспоримый статус на 5 лет, что исключает для третьих лиц возможность оспаривания такой регистрации.

Регистрация в Дополнительном реестре позволяет правообладателю защищать свой trade dress в зарубежных странах, хотя эта защита гораздо более ограничена, нежели та, которую дает регистрация в Основном реестре.

Trade dress, для того, чтобы быть зарегистрированным, должен приобрести различительную способность для потребителей. Это означает, что потребители должны воспринимать trade dress как происходящий от определенного источника происхождения того или иного товара.

Кроме того, trade dress не должен носить так называемый функциональный характер. Это означает, что композиция форм, дизайнов, цветов, материалов, которые составляют trade dress не должны служить исключительно практической пользе. Признание функционального характера зависит, в том числе, от специфики продукта. Например, красный цвет в линии одежды – не функционален (и тем самым может являться частью охраняемого trade dress), тогда как тот же цвет в стоп-сигнале будет носить исключительно функциональный характер (и не будет являться охраняемой частью trade dress).

Подчеркнем, что в ряде стран концепция trade dress распространена не только на товары, но также и на услуги. В США, например, охрана trade dress распространяется на услугу общий визуальный имидж. Так, Верховный суд США признал, что декор, меню, расположение и стиль услуг ресторана является охраноспособным как trade dress.

Требования для регистрации trade dress варьируются от страны к стране. В целом, заявки на регистрацию trade dress схожи с заявками на всю регистрацию товарного знака. В большинстве стран действуют требования о наличии различительной способности и нефункциональности trade dress3.

В России до недавнего времени фирменный стиль охранялся sui generis Законом о защите конкуренции4. Так, до 5 января 2016 г. действовала следующая норма Закона, закрепленная в п. 2 ч. 1 ст. 14: «Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей».

Руководствуясь данной нормой, антимонопольные органы, а вслед за ними и суды признавали, что копирование фирменного стиля компании вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товара и является недобросовестной конкуренцией.

При этом компетентные органы подчеркивали, что охране подлежит именно общий внешний вид товара, а не тот или иной объект права интеллектуальной собственности (дизайн, товарный знак, промышленный образец).

Практика по подобным делам достаточно обширна. Приведем несколько наглядных примеров.

ЗАО «АКВИОН» реализовывало БАД «Кудесан» в следующей упаковке: словесный элемент «Кудесан», под ним – буквенно-цифровой элемент Q10, выполненный в фиолетовом цвете. Над словесным элементом со сдвигом вправо – элемент Qudesan, вписанный в прямоугольник фиолетового цвета с закругленными с левой стороны краями. В нижней части упаковки расположен изобразительный элемент в виде прямоугольника, образованного из точек серого цвета (см. рис. 1).

ЗАО «АКВИОН» обнаружило, что на рынке появился БАД «Коэнзим» производства ООО «Алкой-Холдинг». Его упаковка выглядела следующим образом: «словесный элемент «Коэнзим», под ним – буквенно-цифровой элемент Q10, выполненный в розовом цвете. Над словесным элементом со сдвигом вправо – элемент «Убихинон», вписанный в прямоугольник розового цвета с закругленными с левой стороны краями. В нижней части упаковки расположен изобразительный элемент в виде прямоугольника, образованного из точек серого цвета (см. рис. 1).

Рис. 1

Рассмотрев дело, УФАС признало действия ООО «Алкой-Холдинг» недобросовестной конкуренцией по п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Арбитражный суд г. Москвы оставил решение УФАС в силе (решение от 9 марта 2010 г. по делу № А40-131739/09):

«В результате использования упаковок для однородных товаров в гражданском обороте у покупателей может возникнуть вероятность смешения в силу сходного общего восприятия, формируемого за счет сходных изобразительных элементов, одинакового вида шрифта и сходного композиционного построения, а именно: в упаковках БАД “Коэнзим Q 10. Энергия клеток” ООО “АЛКОЙ-ХОЛДИНГ” и БАД “КУДЕСАН “ЗАО“«АКВИОН” совпадают месторасположение элементов упаковки рассматриваемых препаратов, таких как логотипа компании, название препарата, плашки темного цвета; используемые на упаковках шрифты; изображение Q10; одинаковые цветовые решения; наличие плашки из точек серого цвета внизу упаковки; размерность упаковки».

Как мы видим, словесные элементы «Коэнзим» и «Кудесан» ни тождественными, ни сходными не являются. Внешний вид упаковки ЗАО «АКВИОН» не зарегистрирован ни как товарный знак, ни как промышленный образец. На нарушение своих авторских прав ЗАО «АКВИОН» также не ссылалось. Таким образом, нарушение ООО «Алкой-Холдинг» прав ЗАО «АКВИОН» было признано независимо от признания нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности.

Совместным предприятием «Санта Бремор» выпускается несколько видов икры.

«Икра деликатесная классическая № 1» выпускается в банках с использованием сине-бело-золотого цвета со словесными и изобразительными элементами: окружность, четырехугольник, овал. Этикетка на боковой части банки имеет те же словесные и изобразительные элементы и выполнена в той же цветовой гамме, что и крышка.

«Икра деликатесная с копченым лососем № 2» имеет крышку и этикетку с теми же словесными и изобразительными элементами, выполненными в зелено-золотисто-белой гамме.

«Икра деликатесная подкопченная № 3» имеет крышку и этикетку с теми же словесными и изобразительными элементами, выполненными в красно-золотисто-белой цветовой гамме.

СП «Санта Бремор» столкнулась с тем, что ООО «Самарский майонезный завод» был начат выпуск икры в следующих упаковках.

«Икра классическая № 1» выпускается в банках с использованием крышки сине-бело-золотого цвета со словесными и изобразительными элементами: окружность, треугольник, овал. Этикетка на боковой части банки имеет те же словесные и изобразительные элементы и выполнена в той же цветовой гамме, что и крышка.

«Икра с копченым лососем № 2» имеет крышку и этикетку с теми же словесными и изобразительными элементами, выполненными в зелено-золотисто-белой гамме.

«Икра подкопченная № 3» имеет крышку и этикетку с теми же словесными и изобразительными элементами, выполненными в красно-золотисто-белой цветовой гамме (см. рис. 2).

Рис. 2

Решением ФАС России ООО «Самарский майонезный завод» признан нарушившим п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Оставляя решение ФАС России в силе, Арбитражный суд г. Москвы отметил (решение от 14 ноября 2012 г. по делу № А40-96161/12):

«Схожесть в цветовом оформлении банок является ключевым фактором, создающим ложные ассоциации о принадлежности икры мойвы “Санта Бремор’’ и ”Береста” одному производителю. Сочетание формы банки и дизайна ее крышки и этикетки являются по совокупности основными факторами, делающими икру мойвы “Санта Бремор” и “Береста” трудно различимыми для потребителей на прилавках магазинов».

При этом суд особо подчеркнул, что «нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности не являлось предметом рассмотрения Комиссии ФАС России».

Высший арбитражный суд РФ определением от 11 ноября 2013 г. оставил решение в силе:

«Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды пришли к выводу о доказанности ФАС России совершения обществом действий, связанных с введением в заблуждение в отношении производителя пресервов из икры мойвы “Икра классическая № 1”,” Икра с копченым лососем № 2” и “Икра подкопченная № 3” под наименованием “Береста”, что является актом недобросовестной конкуренции, противоречащим пункту 2 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции».

Группой компаний «ФАСКО» производился грунт для рассады растений в упаковке, выглядящей следующим образом: желтая лента по центру, на которой указано наименование грунта «Крепыш», над ней – словесный элемент: «Грунт для рассады питательный», под ней – пиктограммы с указанием характеристик товара. Все словесные и изобразительные элементы выполнены на фоне прямоугольника с изображением зеленых листьев растений (см. рис. 3).

Группа компаний столкнулась с тем, что на рынке появился товар производства ООО «ТД “Агрооптторг”», также грунт для рассады, в упаковке: желтая лента по центру, на которой указано наименование грунта «Толстячок», над ней – словесный элемент: «Грунт для рассады», под ней – пиктограммы с указанием характеристик товара. Все словесные и изобразительные элементы выполнены на фоне прямоугольника с изображением зеленых листьев растений (см. рис. 3).

Рис. 3

Группа компаний ФАСКО обратилась в антимонопольный орган, который признал действия ООО «ТД ”Агрооптторг”» недобросовестной конкуренцией по п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Арбитражный суд Вологодской области, оставляя решение УФАС в силе, отметил следующее (решение от 12 октября 2015 г. по делу №А13-9674/2015):

«Упаковка грунта “Толстячок” исполнена с копированием общих композиционных построений упаковки грунта ”Крепыш”, в том числе использовано идентичное цветовое решение, повторены характерные оригинальные изобразительные элементы.

Схожесть в цветовом и композиционном оформлении упаковок одного вида товаров является ключевым фактором, создающим ложные ассоциации о принадлежности грунта “Крепыш” и ”Толстячок” одному производителю, и являются по совокупности основными факторами, делающими грунты трудно различимыми для потребителей на прилавках магазинов.

С одной стороны юридическое лицо имеет право на выбор дизайна упаковки реализуемого товара, но с другой стороны эти его действия не должны приводить к нарушению прав других лиц, введению потребителей в заблуждение, должны учитывать обычаи делового оборота, требования добропорядочности, разумности.

Располагая информацией о наличии на рынке грунта «Крепыш» в спорной упаковке, ООО «ТД “Агрооптторг”, действуя добросовестно и разумно, должно избегать любой возможности смешения в восприятии потребителя выпускаемой им в оборот продукцией с уже имеющейся на рынке продукцией конкурентов».

При этом суд особо отметил, что права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в рассматриваемом споре не затрагиваются:

«Доводы заявителя о том, что необходимо ориентироваться на бренд – торговый знак, а не на общее впечатление от упаковки. судом отклоняются.

Отсутствие регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации за ООО “ФАСКО” не имеет существенного правового значения для рассматриваемого дела».

Согласно фабуле одного из недавних дел, ООО «Валио» занимается введением в оборот масла сливочного Valio в следующей упаковке: словесный элемент «масло ВАЛИО» в левом нижнем углу, над ним – стилизованное изображение листа с надписью Valio, справа – изображение девушки в синем платье, сидящей на траве с кувшином молока в руках (см. рис. 4).

ООО «Валио» обнаружило, что ООО «Традиция» вводит в оборот сливочное масло в упаковке: словесный элемент «масло баба ВАЛЯ» в левом нижнем углу, над ним – стилизованное изображение листа с надписью «сделано в России», справа – изображение бабушки в синем платье, держащей тарелку с маслом в правой руке (см. рис. 4).

Рис. 4

По обращению ООО «Валио» антимонопольный орган признал действия ООО «Традиция» нарушающими п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Оставляя решение УФАС в силе, Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области указал (решение от 23августа 2016 г. по делу А56-12492/2016):

«Упаковки масла “Валио” и ”Баба Валя” имеют практически идентичную внешнюю форму, сходны по размеру. С точки зрения цветовой гаммы упаковки являются практически идентичными, поскольку обе упаковки выполнены серебристым цветом. Упаковки имеют идентичную композицию.

Таким образом, упаковки масла ”Баба Валя” и масла “Валио” являются сходными до степени смешения. Учитывая первое ассоциативное впечатление, сходство внешних форм, соотношение тонов, и то, что расхождение деталей незначительное, совокупность элементов упаковки создает у потребителей однородных товаров впечатление, что предполагаемый изготовитель продукции масла “Баба Валя” - ООО“Валио”».

Обратим особое внимание читателя на то, что сравнивая две упаковки, арбитражный суд руководствовался критериями сходства до степени смешения, установленными для сравнения обозначений и товарных знаков:

«Упаковки масла “Валио” и масла “Баба Валя” являются комбинированными обозначениями. Оценка сходства комбинированных обозначений, используемых в гражданском обороте на территории РФ, осуществляется с учетом подходов, изложенных в п. 44, 45 Правил, применяемых при экспертизе обозначений, заявленных на государственную регистрацию в качестве товарных знаков».

С 05 января.2016 г. в силу вступили новые нормы Закона о защите конкуренции. Норма о введении потребителя в заблуждение была выделена в ст. 14.2.

Помимо данной нормы в Законе появилась также ст. 14.6, п. 2 которой гласит:

«Не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар».

Таким образом, в законе прямо предусмотрена охрана: внешнего вида товара; упаковки, этикетки, наименования и цветовой гаммы товара; фирменного стиля.

Обращает на себя внимание то, что перечень способов создания смешения является открытым, о чем свидетельствует формулировка «в том числе» перед перечислением конкретных способов.

Также из формулировки статьи можно заключить, что охрана распространяется не только на товары, но и на услуги (так, охране подлежит оформление торгового зала при оказании услуги продажи товаров).

Важно отметить, что законодатель вывел в отдельную норму положения о защите прав на товарные знаки (п. 1 ст. 14.6) и результаты интеллектуальной деятельности (ст. 14.5), чем еще раз подчеркнул, что фирменный стиль и объекты интеллектуальной собственности характеризуются разными правовыми режимами охраны и защиты.

На момент написания настоящей статьи появилась первая практика по применению п. 2 ст. 14.6.

Одним из громких дел, связанных с применением данной нормы, стало признание недобросовестной конкуренцией действий ПАО «МТС» по заявлению ПАО «Мегафон».

Как известно, фирменный стиль компании «Мегафон» характеризуется сочетанием зеленого и фиолетового цветов, использование изобразительного элемента в виде круга, состоящего из двух полукругов. Для фирменного стиля «МТС» характерно использование красного и белого цветов, а также стилизованного изображения яйца.

Между тем, для одного из своих тарифов, а именно - тарифа «Свободный», в ноябре 2015 г. компания «МТС» сделала исключение из своего фирменного стиля и оформила его в зеленом и темно-зеленом цвете с использованием изобразительного элемента в форме полукруга (см. рис. 5).

Рис. 5

В этой связи ПАО «Мегафон» обратилось в ФАС России и потребовало признать действия «МТС» недобросовестной конкуренцией.

Решением от 15августа 2016 г. по делу № 1-14-67/00-08-16 Комиссия Федеральной антимонопольной службы установила следующее:

«На рассматриваемом товарном рынке цветовое решение имеет решающее значение для идентификации фирменного стиля компании».

В результате заявление ПАО «Мегафон» было удовлетворено.

При этом комиссия ФАС России также подчеркнула отличие между статусом охраны товарного знака и фирменного стиля и отказала в удовлетворении ходатайства ПАО «МегаФон» о дополнительной квалификации действий ПАО «МТС» по п. 1 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции:

«При рассмотрении данной категории дел антимонопольному органу необходимо установить, вследствие чего именно происходит смешение товара хозяйствующего субъекта, в отношении которого подано заявление, с товаром конкурента (в силу использования обозначения тождественного (сходного до степени смешения) с товарным знаком конкурента, или же в силу использования в оформлении товара фирменного стиля конкурента в целом)».

При ведении дел о защите фирменного стиля Заявителю необходимо доказать следующие обстоятельства.

1. Направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.

Может выражаться в использовании репутации конкурента и выпускаемой им продукции (оказываемых услуг), которые приобрели широкую различительную способность у потребителей до введения в оборот аналогичной продукции (начала оказания аналогичных услуг) нарушителем.

Заявителю обязательно необходимо доказать дату (по меньшей мере, год) начала ввода в оборот своей продукции, а также приобретение ей широкой известности.

стиль (например, договор на его разработку или акт о введении фирменного стиля).

2. Наличие конкурентных отношений

Признается в том случае, если субъекты действуют на одном товарном и географическом рынке, в одной ценовой категории, а товары (услуги) являются взаимозаменяемыми.

3. Противоречие действующему законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.

Нарушение закона выражается в противоречии действий субъекта статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., запрещающей все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

4. Способность причинения убытков конкуренту.

Может выражаться в том, что в случае введения в гражданский оборот спорного товара (услуги) третьи лица лишаются возможности эффективно реализовывать свой товар (услугу), что в свою очередь сказывается на их прибыли, а также может повлечь перераспределение спроса на соответствующем товарном рынке в связи с оттоком потребителей от продукции одного лица к продукции другого.

Представляется, что данное обстоятельство может подтверждаться данными социологического опроса (например, если большинство респондентов ответит «да» на вопрос «В случае, если Вы, собираясь купить спорный товар, узнаете, что этот товар произведен не компанией-Заявителем, Вы все равно купите этот товар?»).

Кроме того, данное обстоятельство может подтверждаться бухгалтерскими данными Заявителя, свидетельствующими о том, что продажи товаров Заявителя понизились с момента появления на рынке спорного товара.

5. Возможность возникновения смешения. Правильной представляется позиция, при которой нарушением признаются действия, не только приведшие к реальному смешению, но и способные вызвать смешение потенциально. Для доказывания смешения Заявителю целесообразно представить:

-

данные социологического опроса, содержащего ответы на вопросы о том, может ли потребитель перепутать товары (услуги) конкурентов, выбрать один товар вместо другого и т.д.;

-

справку из Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), содержащую официальную позицию Роспатента относительно сходства двух спорных упаковок;

-

независимое заключение патентного поверенного, содержащее ответ на вопрос о сходстве двух спорных упаковок.

Как видно из приведенного выше анализа, до 05 января 2016 г. фирменный стиль в России охранялся опосредованно, Законом о защите конкуренции. С 05 января2016 г. фирменный стиль получил легально закрепленную охрану – копирование чужого фирменного стиля стало официально признаваться законодателем в качестве акта недобросовестной конкуренции.

При этом охрана фирменного стиля шире, чем охрана товарного знака, дизайна (как объекта авторских прав) или промышленного образца, Так, для фирменного стиля не требуется официальной регистрации (в отличие от товарных знаков и промышленных образцов), в то время как к фирменному стилю применимы достаточно широкие критерии сходства до степени смешения (в отличие от объектов авторских прав).

Расположение нормы в Законе о защите конкуренции и применение к оценке фирменного стиля критериев сходства до степени смешения свидетельствуют о том, что данный объект можно назвать quasi-объектом интеллектуальной собственности.

Остается лишь наблюдать за тем, как будет развиваться административная и судебная практика по п. 2 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции. Практика может дать необходимые элементы для полноценного законодательного закрепления фирменного стиля в качестве объекта интеллектуальной собственности, подлежащего охране и защите без регистрации.