"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 21, сентябрь 2018 г., с. 29-45

Большинство предлагаемых российскими правоведами интерпретаций исключительного права сформулированы по аналогии с правом собственности. Исключительное право рассматривается в качестве абсолютного господства правообладателя над объектом интеллектуальной собственности. Разница лишь в том, что на смену фактического присвоения объекта, которое имеет место в сфере вещных прав, приходит легальное.

Подобный подход заслуживает критики. Он не учитывает, что контроль правообладателя над объектом, сферой его использования весьма ограничен. При этом объем «господства» правообладателей существенно различается в зависимости от того, на какой объект возникло исключенное право. Если точнее – вероятных конфликтов интересов, возникающих в отношении различных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также функций, возникающих на них исключительных прав.

В рамках данной статьи мы рассмотрим ключевой инструмент, определяющий объем «господства» правообладателя над объектом – границы исключительного права. Речь пойдет главным образом о границах патентных прав. Между тем в целях иллюстрации функциональной детерминированности данного института мы обозначим в общих чертах и границы исключительных прав на иные объекты.

В доктрине границы исключительных прав нередко смешиваются с институтом пределов осуществления исключительных прав.

Так, А.Г. Назаровым к пределам осуществления исключительных прав были отнесены: правомерное использование РИД третьими лицами; свободное использование и воспроизведение ОИС третьим лицом; исчерпание права на товарный знак; принудительная лицензия1. В обозначенном перечне только принудительная лицензия имеет отношения к пределам осуществления исключительных прав. Случаи свободного использования, исчерпание права (которое происходит не только с правами на товарные знаки) представляют собой границы исключительного права. Некоторые авторы используют понятие границы и переделы осуществления исключительных прав в качестве синонимичных2.

Между тем еще в советской доктрине гражданского права сложилось четкое понимание того, что институты границ субъективного права и пределов его осуществления являются разнопорядковыми явлениями и не должны отождествляться. Как было справедливо констатировано В.П. Грибановым, «тот факт, что злоупотребление правом связано не с содержанием субъективного права, а с его осуществлением, с необходимостью требует выяснения тех критериев, которые позволяют отграничить содержание субъективного права и его границы от осуществления права и его пределов»3.

Границы исключительного права четко регламентируют меру свободы управомоченного лица4. Они выступают разделительной чертой между сферой господства правообладателя над объектом и сферой свободного использования объекта всеми иными лицами. «Внутри» подобных границ правообладатель опирается на право, его действия представляют собой осуществление права. Он может запрещать всем иным лицам использовать объект. «Снаружи» любое иное лицо может использовать объект интеллектуальной собственности без согласия на то правообладателя.

Как было справедливо отмечено А.Л. Маковским, границы исключительных прав «устанавливают исключения, изъятия из состава правомочий, образующих объем, содержание исключительного права, и не дают правообладателю ничего взамен этих изъятий»5.

Можно выделить следующие свойства границ исключительного права.

Во-первых, они являются нормативно-определенными: в законе четко прописаны конкретные способы использования объекта или иные параметры, при которых иные лица могут свободно использовать объект исключительного права.

Во-вторых, для всех третьих лиц они разграничивают правомерное свободное использование от нарушения исключительного права. При этом у таких лиц не возникает самостоятельного субъективного права на объект интеллектуальной собственности.

В-третьих, границы являются универсальными абсолютно для всех исключительных прав, возникающих в отношении одной разновидности объектов интеллектуальной собственности.

В-четвертых, они не зависят от поведения, действий правообладателя. Для их установления (применения) не требуется возникновения каких-либо дополнительных юридических фактов.

Наконец, границы являются функционально обусловленными и отвечают принципу частных и общественных интересах. В связи с этим для исключительных прав на каждую из разновидностей объектов интеллектуальной собственности (например, объектов авторских прав, патентоохраняемых объектов и средств индивидуализации) предусмотрены самостоятельные границы, отличающиеся от границ прав на другие объекты.

Пределы осуществления представляют собой правовой инструмент воздействия на поведение правообладателя, обеспечивающий соответствие конкретных правореализационных практик институциональному назначению исключительного права. Они служат пресечению действий по осуществлению исключительных прав, противоречащих функциям таких прав. Необходимость в них возникает в случае актуализации в отношении конкретного объекта интеллектуальной собственности конфликта частных и общественных интересов. При этом основанием для их применения служат действия, поведение правообладателя: в границах исключительного права, но в противоречии с функциями исключительного права.

Пределы исключительных прав установлены ст. 10 и 1362 ГК РФ (принудительная лицензия). При отказе в защите исключительного права или выдаче принудительной лицензии расширяется число лиц, правомерно использующих объект интеллектуальной собственности. Между тем это происходит в отношении конкретного субъекта, с которым и был актуализирован конфликт интересов. При этом такой субъект получает доступ к тем способам использования объекта, которые входят в объем исключительного права.

Наряду с границами и пределами осуществления исключительных прав необходимо выделять также обременения исключительных прав. Они могут носить как договорный характер (лицензия, которая следует за исключительным правом), так и внедоговорный характер – возникают в силу установленных в законе юридических фактов. Обременениями второго типа выступают права преждепользования и послепользования.

Прежде- и послепользование – самостоятельные имущественные права в отношении патентоохраняемого объекта. Их содержание образует правомочие ограниченного коммерческого использования патентоохраняемого объекта. Преждепользователь действует в той же плоскости, что и правообладатель, – в содержательных границах исключительного права. Сферы их господства над патентоохраняемым объектом пересекаются. При этом у патентообладателя объем субъективных правомочий, бесспорно, больше.

Другое принципиальное отличие прав прежде- и послепользования от границ исключительного права - в том, что они возникают всегда относительно конкретного исключительного права, а не всех. Иными словами, это частный случай, обусловленный особыми обстоятельствами, в то время как границы универсальны для всех исключительных прав.

Временные границы исключительного права определяются сроком существования данного права, после которого объект интеллектуальной собственности переходит во всеобщее достояние. Сроки установлены, главным образом, для обеспечения баланса частных и общественных интересов. Правообладателю предоставляется время на то, чтобы эффективно коммерциализировать объект интеллектуальной собственности, покрыть свои издержки и получить прибыль. После этого любой иной субъект получает доступ к объекту, что служит научно-техническому и культурному развитию.

У исключительных прав на средства индивидуализации временные границы, по сути, отсутствуют. Права на фирменное наименование существуют до тех пор, пока существует соответствующее юридического лицо. Исключительное право на коммерческое обозначение может быть бессрочным. Оно прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года. Срок правовой охраны товарного знака – 10 лет, но его можно продлевать неограниченное количество раз. Таким образом, можно сказать, что как таковых временных границ у него также нет.

Отсутствие у средств индивидуализации временных границ объясняется достаточно просто. Со свободным использованием таких объектов, их переходом во всеобщее достояние не связано никаких значимых общественных интересов. Напротив, использование таких объектов даже несколькими не связанными между собой лицами приведет к введению потребителей в заблуждение. Такие объекты обладают ценностью не сами по себе, а в связи с осуществляемой ими индивидуализирующей функцией. До тех пор пока они указывают на источник происхождения товаров - предприятие, исключительные права на них должны гарантироваться со стороны государства.

В патентном праве временные границы, наоборот, играют значительную роль. Патентоохраняемые объекты могут обладать особым социально-экономическим значением – использоваться при создании жизненно важных лекарственных препаратов; для обеспечения экологической безопасности; эффективизации производственных процессов и т.п. С переходом таких объектов в общественное достояние связывается повышение доступности инноваций, и, как следствие - существенные общественные интересы. Установленный срок правовой охраны в любом случае должен позволить правообладателю эффективно коммерциализировать свою разработку и получить прибыль. В ином случае стимулирующая функция, которая определяет необходимость патентной системы, не будет реализована6. Здесь же необходимо учитывать, что в отличие от вещей патентоохраняемые объекты не обладают физическим износом, но могут устаревать и терять свою актуальность. В связи с этим сроки патентной охраны не должны быть слишком длинными. На международном уровне было определено, что оптимальным сроком патентной охраны для изобретений является 20 лет. Такой же срок правовой охраны предусмотрел и российский законодатель. Для полезных моделей указанный срок был закономерно снижен – до 10 лет, так как полезные модели являются менее инновационными решениями, И по общему правилу, на их создание и коммерциализацию требуется меньше ресурсов.

Территориальные границы предусмотрены и для иных объектов интеллектуальной собственности, но в случае с патентоохраняемыми объектами также приобретают особое значение. На территории Российской Федерации признаются и защищаются лишь исключительные права на патентоохраняемые объекты, которые удостоверены патентами, выданными Роспатентом, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации (ст. 1346 ГК РФ).

Данные положения российского законодательства коррелируют с базовыми установлениями Парижской конвенции об охране промышленной собственности. В ней закреплены два взаимосвязанных принципа: территориальной охраны7 и национального режима8, – что явило собой своего рода компромисс, на который были вынуждены пойти государства с различным уровнем развития. С одной стороны, правообладателям была предоставлена возможность добиваться правовой охраны их разработок на территориях всех государств – членов Конвенции. С другой стороны, получение ими патента в одном государстве автоматически не обеспечивает признания и защиты их исключительного права на территории другого.

Подобное компромиссное решение соответствует институциональной сущности исключительных прав и, в конечном счете, - принципу справедливости. Оно предполагает, что права патентообладателя будут защищаться преимущественно в тех государствах, которые такой субъект рассматривают в качестве возможных мест для коммерциализации производимых им инновационных продуктов. Но, если даже этого не произойдет – правообладатель будет бездействовать, - он все равно будет отчислять определенную сумму за поддержание патента. Информация об изобретении будет в полной мере доступна национальным компаниям государства, предоставившего патент.

Недавно Верховный суд США предпринял попытку9 расширить территориальные границы исключительного права, констатировав, что обладатели американского патента могут взыскать убытки, в том числе и в том случае, когда ответчик осуществлял сборку и реализацию охватываемых патентом продуктов за рубежом. Компания WesternGeco осуществляла бизнес в сфере геодезии и имела множество патентов, охватывающие геодезические технологии. Ответчик, компания ION Geophysical Corp., нарушила патенты истца посредством производства в США элементов для конкурирующих систем и перевозки их для использования зарубежным компаниям. Такие компании соединяли элементы и создавали системы, конкурирующие с разработкой WesternGeco. Суд подчеркнул, что упущенная выгода (связанная с потерей правообладателем возможных контрагентов) может быть взыскана независимо от того, что основная часть нарушения имела места за рубежом. С позиции защиты интересов национальных инноваторов подобный подход можно признать оправданным.

Содержательные границы формулируется посредством указания на способы использования объекта интеллектуальной собственности третьими лицами без согласия правообладателя. Применительно к объектам авторского права установлены так называемые случаи свободного использования (ст. 1273 – 1279 ГК РФ). Подобные изъятия из интеллектуальных прав служат обеспечению культурного и научного развития посредством предоставления всем заинтересованным лицам ограниченного доступа к объектам авторских прав. При этом в сфере коммерческого использования объектов (например, издательской деятельности) правообладателю гарантируется эксклюзивное использование, господство над объектом, и, как следствие, получения справедливой прибыли.

Применительно к средствам индивидуализации ГК РФ не установил конкретного перечня содержательных границ исключительного права. В связи с этим в российской судебной практике не раз отмечалось, что характерная особенность исключительного права на товарный знак состоит в почти полном отсутствии ограничений такого права10. Подобный вывод, между тем, представляется ошибочным.

Используемые в качестве средств индивидуализации обозначения весьма разнообразны. Некоторые слова изначально были придуманы в качестве товарных знаков. Они не обладают самостоятельным лексическим значением. Между тем в качестве средств индивидуализации могут выступать и слова, используемые в обычной лексике (не в качестве средств индивидуализации). На практике вполне возможны ситуации, когда иной участник рынка будет использовать такие слова для описания своего продукта, его состава, раскрытия сущности проводимой маркетинговой компании.

Так, например, суды трех инстанции отказали ИП П. в иске о нарушении прав на товарный знак «Оригами» при следующих условиях. Конкурент истца – фирма по доставке суши и роллов «ЁбиДоёби» - запустила рекламную кампанию под заголовком «ЁбиДоёби покупает. Оригами». При этом он призывал покупателей присылать ему фигурки оригами в обмен на скидки на суши и роллы. Как отметил СИП РФ, «простое упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, не является использованием последнего. Особенно это касается случаев, когда такое обозначение несет смысловую нагрузку, используется в прямом словарном значении и безотносительно к товарам и услугам, для которых зарегистрирован знак»11.

Чужие товарные знаки могут использоваться иным субъектом в сравнительном рекламе, при описании продукта правообладателя (а не своего).

Таким образом следует констатировать, что «господство» правообладателя товарного знака распространяется лишь на способы использования обозначения в качестве указателя на источник происхождения собственных товаров12.

На международном уровне ориентиром для установления содержательных границ исключительных прав на патентоохраняемые объекты служит ст. 30 ТРИПС Соглашения. В ней установлен трехступенчатый тест, на соответствие которому должны проверяться установленные в национальном законодательстве исключения из исключительных прав. Во-первых, такие изъятия не должны необоснованно вступать в противоречие с нормальным использованием патента. Во-вторых, они не должны необоснованно ущемлять интересы правообладателя. В-третьих, при их установлении должны учитываться законные интересы третьих лиц.

На уровне национального правопорядка содержательные границы исключительных прав установлены в ст. 1359 ГК РФ.

Следует сразу оговориться, что не все установленные в данной норме изъятия являются содержательными границами. Так, принцип исчерпания права следует относить к объектным границам. Мы рассмотрим их ниже.

Не относится к границам исключительного права использование патентоохраняемого объекта при чрезвычайных ситуациях. Подобное использование следует квалифицировать в качестве обременения исключительного права, вызванного чрезвычайными обстоятельствами. Нетрудно заметить, что за подобное использование предусмотрена компенсация. Это указывает на то, что способ использования охватывается исключительным правом. Субъект действует не за границами исключительного права, а в сфере господства правообладателя. ТРИПС Соглашение относит данный случай к институту принудительного лицензирования (ст. 31 Соглашения), а не к способу свободного использования, предусмотренного ст. 30 Соглашения. При этом подобное расширение числа субъектов, использующих патентоохраняемый объект, не связано с действиями, поведением правообладателя. В связи с этим его нельзя рассматривать и в качестве пределов осуществления исключительного права.

Все остальные способы свободного использования патентоохраняемого объекта, указанные в ст. 1359 ГК РФ, являются содержательными границами исключительного права, отвечающим требованиям ст. 30 ТРИПС Соглашения.

Использование патентоохраняемого объекта в транспортном средстве, которое временно или случайно находится на территории Российской Федерации.

Подобное исключение из патентной монополии сформулировано и на международном уровне – в ст. 5ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Обосновать подобное исключение достаточно просто. При непродолжительном нахождении транспортных средств на территории России интересы правообладателя в эксклюзивном использовании патентоохраняемого объекта не нарушаются. У него не возникает конкурента на рынке. Если бы он был заинтересован в том, чтобы его разработка не использовалась при производстве соответствующих транспортных средств, он бы получил патент в соответствующем государстве и еще на производственной стадии мог бы пресечь использование.

Использование патентоохраняемого объекта для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд.

В данном случае всем заинтересованным лицам предоставляется возможность использовать в своем быту новейшие технические решения. При этом такие лица не могут получать какую-либо имущественную выгоду от патентоохраняемого объекта, выводить созданные на основе него продукты на рынок, эффективизировать производственный процесс. Таким образом, интересы правообладателя в успешной коммерциализации пострадать не могут.

Проведение научных исследований или экспериментов с продуктом или способом, в которых использован запатентованный объект

Как указал Конституционный Суд РФ, рассматриваемое ограничение введено в целях обеспечения баланса интересов всех лиц, которым гарантирована свобода научного и технического творчества, и не предполагает введения запатентованного решения в оборот13. Любой субъект вправе использовать охватываемый патентом продукт с целью выяснения механизмов его функционирования, оценки эффективности запатентованного решения и т.п.

Данное исключение обладает принципиальным значением с нескольких позиций. Во-первых, оно обеспечивает справедливую конкуренцию на рынке и является важным инструментом в борьбе с легковесными патентами. Как в зарубежной, так и российской судебной практике отмечается, что с оспариванием патентов сопряжен не только частный, но и публичный интерес. Такой интерес заключается в том, чтобы неправомерно выданные патенты не препятствовали развитию науки и ведению третьими лицами деятельности с использованием неохраноспособных технических решений14. Перед подачей возражения на выданный патент в связи с несоответствием решения критериям патентоспособности заявителю может потребоваться исследовать сущность такого решения, привлечь экспертов.

Во-вторых, рассматриваемым исключением могут воспользоваться потенциальные лицензиаты и инвесторы. Так, первые, прежде чем заключить лицензионный договор, смогут оценить перспективы использования данного технического решения в своем производстве, его ценность.

В-третьих, - (и это основная причина) данное исключение необходимо для научно-технического прогресса. Проведение исследований, экспериментов с запатентованными решениями позволяет иным субъектом разработать усовершенствования запатентованного решения, его альтернативы. Современному инновационному процессу присуще свойство куммулятивности. Последующие инновации строятся на основе предшествующих разработок15. Экономистами подчеркивается особое значение так называемого «эффекта колеи» (path dependence – дословно зависимость от предшествующего развития) для технологического прогресса: прошлый успех и неудачи в научно–изобретательской деятельности выступают «фокусирующими устройствами», задающими вектор последующего технологического развития.

Здесь возникает вопрос: превалируют ли указанные общественные выгоды над дополнительными экономическими стимулами к инвестициям, разработке новых объектов, которые создают исключительные права.

В отсутствии исключения для использования в экспериментальных и исследовательских целях правообладатель мог бы рассчитывать на выплату роялти также со стороны ученых, разработчиков. Могло ли это служить для него дополнительным стимулом к инновационной деятельности?

Маловероятно. Основную часть прибыли правообладателя будут по-прежнему составлять выплаты от лицензиатов, использующих объект в коммерческих целях, либо от покупателей готовой инновационной продукции (в ситуации, когда правообладатель сам внедряет патентоохраняемые объекты). Такие субъекты готовы заплатить существенные роялти, потому что сами рассчитывают получить прибыль или иные выгоды (например, эффективизировать производство за счет высокотехнологической техники, что в конечном итоге также обеспечит рост прибыли) от использования запатентованного решения или созданных на его основе высокотехнологичных товаров. Если же вести речь о субъектах, использующих объект в сугубо исследовательских или экспериментальных целях, то для них необходимость выплаты роялти может стать существенным дестимулом к проведению исследований и экспериментов. В ближайшей перспективе они не смогут покрыть свои расходы на получение доступа к разработке. Тем более, что у них могут в принципе отсутствовать необходимые средства для приобретения лицензии. В таком случае они либо откажутся от своих исследовательских планов, либо пойдут на нарушение исключительных прав патентообладателей. Факт последнего действия, однако, будет достаточно сложно выявить и доказать.

В настоящее время в большинстве правопорядков мероприятия по использованию запатентованных объектов в исследовательских и экспериментальных целях изъяты из сферы господства правообладателя. Между тем правообладатели и инвесторы не видят в этом преграды для вложений в разработку и коммерциализацию разработок.

Таким образом, следует заключить, что рассмотренные выше общественные интересы в установлении анализируемого изъятия из исключительных прав превалируют над интересами, связанными с созданием дополнительных стимулов для инновационной и инвестиционной деятельности.

Наиболее проблемный вопрос, который возникает в отношении экспериментального использования, касается объема данного изъятия. Какие именно действия третьего лица он охватывает? В российском праве данный вопрос до сих пор не был должным образом актуализирован. Положения п. 2 ст. 1359 ГК РФ не получили какого-либо анализа и толкования (в том числе судебного). Между тем в зарубежных правопорядках, которым также известно рассматриваемое изъятие, обозначенная проблема относится к числу дискутируемых. Как отмечают иностранные исследователи, «объем данных исключений (использование для целей исследований и экспериментов – прим. А.В.) остается крайне спорным… Объем экспериментального использования – одна из наиболее значимых и яростно дискутируемых проблем в патентном праве»16.

Обратимся к тексту п. 2 ст. 1359 ГК РФ. Данная норма допускает проведение научного исследования продукта (способа, изделия), в котором использован патентоохраняемый объект, либо проведение эксперимента над таким продуктом (способом, изделием). Прежде всего необходимо отметить, что в данной статье речь идет об исследованиях и экспериментах именно над материальным носителем17 (за исключением способа), а не над самим патентоохраняемым объектом.

Таким образом, если буквально толковать данную норму, необходимо признать, что ГК РФ допускает, по сути, лишь следующую ситуацию. Третье лицо приобретает продукт, в котором воплощено техническое решение. А затем проводит над ним исследования и (или) эксперименты. Примером такого использования может служить реверс-инжиниринг - исследование готового устройства, а также документация на него с целью понять принцип его работы18. Здесь необходимо заметить, что подобное «использование» в большинстве случае будет правомерным и при отсутствии в ГК РФ специального изъятия, касающегося экспериментального и исследовательского использования. Если используемый третьим лицом продукт был произведен правообладателем или уполномоченным лицензиатом, то исключительное право в отношении него исчерпано. Покупатель такого продукта (собственник) может делать с ним все, что угодно: перепродавать, проводить эксперименты над ним и с его помощью и т.п. В американской доктрине применительно к таким ситуациям используется понятие «подразумеваемая лицензия»19. Отмечается, что «приобретение такого исследовательского инструмента, как химический реагент или часть лабораторного оборудования у патентообладателя или другого уполномоченного субъекта будет обычно связано с подразумеваемой лицензии на использование объекта в проводимых исследованиях»20.

Производство продукта для исследований и экспериментов представляет собой использование самого запатентованного объекта, а потому (если исходить из буквального толкования п. 2 ст. 1359 ГК РФ) не подпадает под установленное исключение. Между тем такой подход не представляется оправданным. На практике вполне может оказаться, что на основе запатентованного решения каких-либо продуктов (изделий) произведено не было21. Таким образом, разработка усовершенствований будут вестись только в тех сферах, где и так уже есть инновационные продукты. Большинство же технических решений так и будет существовать в форме безжизненных патентов. Данные функции рассматриваемого исключения (возможность проведения исследования для оценки патентоспособности решения, целесообразности получения лицензии на его использование, разработки усовершенствований и стимулирования инновационного развития и т.п.) будут реализоваться лишь в очень узкой сфере. Это явно не то, на что рассчитывал законодатель, устанавливая данное исключение; и не отвечает общественным интересам.

Целесообразно применять к п. 2 ст. 1359 ГК РФ расширительное толкование – допускать использование самого патентоохраняемого объекта в сугубо исследовательских и экспериментальных целях.

Исходя из формулировки п. 2 ст. 1359 ГК РФ можно также заключить, что к правомерным способам использования не относятся исследования и эксперименты «с помощью», «посредством» запатентованного решения (только над ним). Иными словами, запатентованный продукт или способ должен быть объектом, а не средством (инструментом) исследований или экспериментов. Как было отмечено выше, установленные в национальном правопорядке изъятия из патентных прав должны соответствовать ст. 30 ТРИПС Соглашения, согласно которой ограничения не должны вступать в противоречие с нормальным использованием патента и необоснованно ущемлять интересы правообладателя. Нормальным использованием патента в таком контексте является эксклюзивное производство и реализация правообладателем и (или) его управомоченными лицензиатами инновационных продуктов, модернизация производственного процесса, нацеленные на получение дополнительной прибыли.

Представим себе, что запатентованное решение относится к научно-исследовательскому оборудованию. Единственным методом получения прибыли для правообладателя является продажа такого оборудования исследовательским организациям22, либо предоставление лицензии на использование запатентованного решения. Другой вариант – запатентованное решение – способ проведения исследований. Правообладатель может коммерциализовать такую разработку только предоставив на нее лицензию. Если допустить возможность свободного использования таких запатентованных решений, как инструмента для исследований и экспериментов, то правообладатель не сможет извлечь сколько–нибудь значимую выгоду из своего исключительного права. Последнее потеряет свою ценность. Это будет, по сути, уже лишение права, а не ограничение. При этом будет нарушен принцип равенства правообладателей.

Зарубежный опыт

В законодательстве США не закреплено изъятия из исключительных прав, связанного с использованием запатентованного решения в исследовательских или экспериментальных целях. Между тем, подобное использование было легализовано на уровне судебной практики. Как определил еще в середине XIX в. судья Дж. Стори, у законодателя, очевидно, не было намерения наказывать субъекта, который сконструировал охватываемый патентом продукт для проведения исследований или экспериментов над запатентованным продуктом23. Судья Б. Куртис, чья профессиональная деятельность пришлась на вторую половину XIX в., отмечал, что научные исследования не причиняют вреда патентным правам и не лишают правообладателей законной прибыли24.

Подобную позицию судей в полной мере поддержали и ученые того периода. Как отмечалось У. Робинсоном, в том случае, когда запатентованное решение создается или используется для целей эксперимента, подобные действия не противоречат интересам правообладателя, единственным эффектом от таких действий будет распространение знаний. Однако если продукты эксперимента продаются или используются к выгоде экспериментатора или с целью адаптации изобретения к бизнесу экспериментатора, подобные действия представляют собой нарушение патента25.

Необходимо заметить, что изначально доктрина экспериментального использования представляла собой толкование установленных законодателем границ исключительного права на патентоохраняемые объекты, установленные самим законодателем, а не исключением «общего права», ограничивающим сферу осуществления исключительного права. Иными словами, речь шла именно о границах исключительного права, а не пределах его осуществления26.

В XX в. американскими судами было принято множество решений, в которых эксперименты и исследования над запатентованными решениями квалифицировались в качестве правомерных действий. Так, например, в деле Ruth v. Stearns-Roger Manufacturing Co.27 суд констатировал, что «создание или использование запатентованных изобретений просто для экспериментальных целей, без намерения получить прибыль или практическое преимущество от этого не является нарушением».

На различных уровнях высказывались инициативы по закреплению свободного экспериментального использования на законодательном уровне. Так, в 1950 г. Судебный комитет Палаты Представителей разработал поправку в патентный закон. В соответствии с ней нарушением исключительного права на патентоохраняемые объекты не могло признаваться создание или использование запатентованного изобретения исключительно для целей исследований или экспериментов, или для обучения, без цели продажи или производства чего-либо для продажи28. Между тем к законодательным изменениям это не привело.

В американском праве не было выработано четкой позиции по поводу правомерности использования запатентованных решений в качестве исследовательского инструмента (а не предмета исследования). Между тем можно констатировать, что суды все же склоняются к тому, что такие действия недопустимы. Весьма показательно в рассматриваемом аспекте дело Madey v. Duke University29. Университет Дьюка использовал запатентованную технологию лазера в обучении и исследовательских лабораториях. При этом, он не имел лицензии от правообладателя. Он полагал, что его действия охватываются экспериментальным использованием. Суд встал на сторону правообладателя, который требовал признать действия университета нарушением исключительного права. Суд подчеркнул, что использование лазера в обучении и просвещении могло повысить статус университета и, как следствие, позволить ему получить исследовательские гранты, равно как и привлечь талантливых студентов. Подобные действия не могли «претендовать на очень узкую и строго ограниченную защиту, связанную с экспериментальным использованием».

В Европейском союзе исключение экспериментального использования, как и в США, изначально было сформулировано в ходе судебного толкования объема (границ) установленного исключительного права30. Между тем впоследствии подобные исключения нашли отражение в законодательстве европейских государств, равно как и в наднациональных актах Европейского союза.

В Европейской патентной конвенции (European Patent Convention) ограничения исключительных прав не установлены. Перечень изъятий на европейском уровне впервые получил закрепление в Патентной конвенции сообщества (Community Patent Convention, 1975 (CPC)), которая была пересмотрена и перенумерована в 1989 г. В числе прочего Конвенция (ст. 31 в Конвенции 1975 г.; ст. 27 в Конвенции 1989 г.) назвала использование запатентованного объекта в целях эксперимента, относящееся к предмету запатентованного изобретения. Схожим образом рассматриваемое изъятие было закреплено в Соглашении о едином патентном суде (ст. 27).

Аналогичные положения содержаться и в национальных актах (п. 5 ст. 60 Патентного закона Великобритании; sec. 11 (2) Патентного закона Германии). Как констатировал Федеральный Конституционный суд Германии, научно-технический прогресс, который имеет большое значение для общественности, зависит от неограниченных экспериментов, над новейшими изобретениями31.

Понятие «экспериментальные цели» судебная практика предлагает использовать в обычном значении, как использование, направленное на открытие чего-либо нового, неизвестного об объекте исследования, или проверку связанной с ним гипотезы, либо в целях установить, может ли решение «работать» при определенных условиях32. Фраза «относящаяся к сущности (содержанию) запатентованного изобретения» нацелена на то, чтобы уточнить понятие «действия, осуществляемые в экспериментальных целях». В данном случае понятие экспериментальных целей относится к тем, которые касаются сущности запатентованного решения - действия должны быть направлены на разработку информации о самом изобретении. Как было отмечено в деле Smith Kline & French Laboratories Ltd. v. Evans Medical Ltd33, использование должно находится в реальной и прямой связи с запатентованным объектом. Это исключает эксперименты, при которых запатентованные изобретения использовались бы исключительно как исследовательские инструменты для разработки других объектов, не связанных запатентованным решением. Например, использование микроскопа для исследования бактерии. Таким образом, европейские правопорядки в большинстве своем не относят к случаям свободного использования эксперименты «с», «с помощью», «посредством» запатентованного решения. Исключение в данном аспекте представляет бельгийское право. Оно допускает экспериментальное использование, как «над», так и «с» запатентованным объектом.

Положение Болар

Отдельного внимания в рассматриваемом аспекте заслуживает изъятие из исключительных прав, предусмотренное для фармацевтических компаний – дженериковых производителей: до истечения срока действия патента они вправе осуществлять действия, направленные на регистрацию своего дженерикового (воспроизведенного) препарата. В зарубежной доктрине подобное исключение получило название Bolar provision (положение Болар)34. Название данному правилу дало рассмотренное американскими судами дело Roche Prods Inc. v. Bolar Pharm35,.

Фармацевтическая компания Bolar (ответчик) занималась производством дженериковых (воспроизвенных) препаратов. До истечения срока действия патента на активный ингредиент оригинального лекарственного средства Valium, патент на который принадлежал истцу - компании Roche, - она начала проводить экспериментальные исследования с целью подтверждения биоэквивалентности созданного компанией дженерика, аналогичного препарату Valium. При этом ответчик рассчитывал вывести дженерик на рынок после окончания срока действия патента истца. Истец требовал признать подобные действия ответчика нарушения исключительных прав на запатентованное изобретение.

Федеральный суд округа США признал компанию Bolar виновной в нарушении исключительных прав компании Roche. При этом, он исходил из того, что исключение из общего правила о запрете использовать запатентованное лекарственное средство для экспериментального исследования не должно толковаться расширительно. Использование лекарственного средства исключительно с целью проведения теоретического исследования не является нарушением, однако в том случае, если соответствующие исследования преследовали явную коммерческую цель (выведение препарата на рынок), налицо нарушение патента. Суд отметил, что установление дополнительных изъятий из сферы исключительных прав представляет собой вопрос правовой политики и должен решаться на законодательном уровне.

В том же году Конгресс США принял поправку к Закону Хэтча-Ваксмана (Hatch-Waxman Act)36, согласно которой производство, использование или сбыт запатентованных лекарственных средств «исключительно для целей, объективно связанных с разработкой и представлением информации в соответствии с федеральным законодательством» не является нарушением.

В соответствии с п. 6 ст. 10 Директивы ЕС № 2004/27/EC, «проведение необходимых исследований и испытаний... и являющиеся следствием этого практические потребности не следует рассматривать как нарушающие патенты или свидетельства о дополнительной защите на лекарственные средства»37.

Согласно пункту 2 «b» § 11 Патентного закона Германии, «действие патента не распространяется на исследования и эксперименты и вытекающие из этого практические требования, которые являются необходимыми для получения разрешения на введение лекарственного средства в оборот в Европейском союзе или для получения разрешения на применение в отношении лекарственного средства в государствах ? членах Европейского союза или в третьих странах»38.

В российской судебной практике сходное положение было сформулировано ВАС РФ постановлении от 16 июня 2009 г. по делу № А40-65668/08-27-569. Как отметил ВАС РФ, «действия общества по подготовке и представлению документов для целей государственной регистрации и получения разрешения на использование генерического лекарственного средства по истечении срока действия патента правообладателя не являются использованием изобретения и могут быть квалифицированы лишь как подготовка к использованию этого средства, а следовательно, не являются нарушением исключительного права компании. Они направлены на охрану здоровья населения и содействие доступа к лекарственному средству нуждающихся лиц»39.

Таким образом, компании получили возможность начать разработку аналоговых препаратов задолго до того момента, как истечет патент на оригинальный препарат, и даже зарегистрировать дженерик. В обоснование данного вывода ВАС РФ сослался на положения ст. 11 ранее действующего патентного закона (аналогичные нормы содержит пп. 2 и 4 ст. 1359 ГК РФ), установившие два рассмотренных исключения: использование в личных целях и при проведении исследований и экспериментов.

Сама по себе сформулированная ВАС РФ позиция представляется оправданной. Отход от «буквы закона» в данном случае должен был, во-первых, служить обеспечению значимых потребительских интересов в повышении доступности лекарственных препаратов. Во-вторых, не допускать фактического продления монополии правообладателя после истечения срока правовой охраны его разработки. Если подать заявку на регистрацию можно было бы только после истечения срока действия патента, возможный выход дженерика был бы отсрочен еще на несколько лет. В этой период сохранялась бы эксклюзивность оригинальных препаратов и все связанные с нею негативные эффекты – прежде всего завышение цен на препарат при условии, что за предшествующие 20 лет оригинатор уже покрыл свои расходы на создания препарата и получил прибыль.

Необходимо несколько важных моментов. Во-первых, следует признать, что Президиум ВАС РФ весьма вольно и расширительно толковал нормы, устанавливающие изъятия из исключительных прав. Разработка дженерикового препарата имеет мало общего с использованием объекта для личных, семейных и домашних нужд. Она представляет собой важное направление деятельности фармацевтических компаний, конечной целью которого является вывод нового препарата на рынок и получение прибыли. Проведение исследования биоэквивалентности дженерикового препарата в принципе можно повести под экспериментальное (исследовательское) использование. Другое дело, что ГК РФ говорит о проведении исследований и экспериментов с продуктом, в котором воплощено запатентованное решение, а не с самим запатентованным решением. При разработке же воспроизведенного препарата использует само запатентованное решение. Не имеет смыла рассматривать в качестве подобного случая свободного использования действие по регистрации дженерика.

Исходя из этого представляется, что сформулированная ВАС РФ правовая позиция также должна найти отражение в ГК РФ в качестве самостоятельного способа свободного использования объекта интеллектуальной собственности.

Здесь важно отметить, что действия по разработке и регистрации дженерикового препарата в некоторых случаях могут образовывать угрозу нарушения исключительного права. На основе подпункта. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ суд может удовлетворить требования о пресечении действий дженерикового производителя – запрете на производство и введения в оборот препарата до истечения срока действия патента. Сформулированная Высшим Арбитражным Судом РФ правовая позиция не должна толковаться расширительно. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ высказался лишь по поводу недопустимости квалификации действий по регистрации воспроизведенного препарата в качестве нарушения исключительного права. В деле № А40-65668/08-27-569 истцом было заявлено требование именно о прекращении нарушения исключительного права, выразившегося в разработке лекарственного препарата и подаче в Министерство здравоохранения Российской Федерации заявления о регистрации лекарственного препарата. Возможность квалификации действий ответчика как угрозы нарушения судами не анализировалась.

Согласно пункту 3 ст. 1229 ГК РФ ограничения исключительных прав не должны противоречить обычному использованию изобретений и ущемлять необоснованным образом законные интересы правообладателей. Данная статья воспроизводит положения ст. 30 ТРИПС Соглашения40. Таким образом, правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ не должна толковаться таким образом, чтобы с опорой не нее были легализованы действия ответчика, создающие угрозу правам и интересам правообладателя. При разграничении ситуаций правомерного свободного использования и угрозы нарушения исключительного права в данном аспекте необходимо учитывать, какую цель преследует дженериковый производитель: выйти на рынок с лекарственным препаратом до истечения срока патентной охраны или после. Регистрация воспроизведенного препарата не представляет собой угрозы только в том случае, если коммерческое использование запатентованного решения будет иметь место после истечения срока патентной охраны. Определяющим критерием для дифференциации подобных ситуаций должен быть момент подачи заявки на регистрацию дженерика.

Если фармацевтическая компания разрабатывает воспроизведенный препарат (дженерик) и подает заявку на его регистрацию незадолго до истечения патента, можно предположить, что данная компания готовится к правомерному использованию изобретения. Вероятно, введение такого препарата в оборот произойдет после истечения срока действия патента.

Однако если фармацевтическая компания подает заявку на регистрацию дженерика за несколько лет до истечения срока действия патента, у правообладателя возникают обоснованные опасения в том, что дальнейшие действия такой компании будут правомерными.

В соответствии с пунктом 8 ст. 32 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», если лекарственный препарат отсутствует в обращении три года или более ,его регистрация прекращается, препарат исключается из государственного реестра лекарственных средств. При этом в силу ст. 1358 ГК РФ, до тех пор пока действует патент на лекарственный препарат, любой иной субъект не сможет производить, предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в оборот такие препараты без согласия на то правообладателя.

Получается, что в случае, когда воспроизведенный препарат был зарегистрирован раньше, чем за три года до истечения патента на оригинальный препарат, при правомерном поведении дженерикового производителя регистрация его препарата будет прекращена еще до того, как производитель дженерика получит возможность ввести свой препарат в гражданский оборот.

Это означает, что незадолго до момента истечения срока действия патента на оригинальный препарат производителю дженерика придется снова подавать документ на регистрацию своего препарата. Фармацевтической компании, являющейся коммерческой организацией, не нужна регистрация препарата сама по себе, без возможности производства и реализации этого препарата, особенно при условии, что регистрация влечет определенные материальные затраты. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» прямо связывает регистрацию лекарственного препарата с его производством, хранением, отпуском и реализацией на территории Российской Федерации (п. 1 ст. 13).

Таким образом, можно заключить, что если фармацевтическая компания регистрирует воспроизведенный препарат раньше, чем за три года до истечения срока действия патента, она имеет намерение выйти на рынок с данным препаратом в период действия его патентной охраны.

В американском правопорядке подобной проблемы не возникает. Заявка на регистрацию дженерикового препарата, в котором используется запатентованное решение, может быть подана до истечения срока патентной охраны, а сама регистрация осуществляется лишь после истечения срока патентной охраны41.

К случаям свободного использования запатентованного решения – содержательной границе исключительного права – относится также разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения. В данном случае изготовление лекарственных препаратов осуществляется не промышленным способом. Объем такого изготовление крайне ограничен – он определяется рецептом. «Данное правило не предполагает продажи лекарственного средства, полученного таким способом, так как оно изготовляется по рецепту врача, обычно за плату лица, для которого это делается»42.

На первом уровне объектные границы исключительных прав определяют характеристики (необходимые) признаки предполагаемых объектов нарушения – объектов, в которых воплотились результаты интеллектуальной деятельности или которые индивидуализируются средствами индивидуализации. Подобно иным границам исключительных прав они функционально детерминированы.

Так, товарные знаки служат указателями (идентификаторами) на источник происхождения товара, обеспечивая снижение издержек потребительского рынка. Исключительные права на них стимулируют участников рынка к повышению качестве товаров (услуг) и не позволяют паразитировать на достижениях конкурентов. В таком случае вполне закономерно, что исключительное право на обычный товарный знак ограничивается (в объектном смысле) множеством однородных товаров, на которые нанесены тождественные либо сходные до степени смешения с товарным знаком обозначения. Потребители не могут перепутать (сделать ошибочный потребительский выбор) принципиально различные товары, даже если на них нанесено одно и то же обозначение. Распространение исключительного права на абсолютно все товары (услуги) приведет к тому, что правообладатель станет препятствовать иным лицам использовать конкретный символ (особенно это актуально для словесных обозначений, которые могут использоваться в обычной лексике). в том числе в той сфере, где у них отсутствует коммерческий интерес. Это существенным образом повысит издержки предпринимателей на разработку бренда, проведение маркетинговой кампании. При этом, каких- либо позитивных с позиции общественного интереса последствий это не повлечет.

Объектные границы исключительного права на общеизвестные товарные знаки раздвигаются. Такие обозначения пользуются правовой охраной в отношении любых товаров (услуг). Это непосредственным образом связано с расширением функций таких обозначений. Они не только индивидуализируют товары (услуги), но символизируют гудвилл правообладателя. Такое обозначение, на какой бы товар оно ни было нанесено, ассоциируется у потребителей с известным брендом.

В сфере авторского права исключительные права ограничиваются формой произведения. При подобном подходе для авторов создаются достаточные стимулы для творческой деятельности, создания новых объектов авторских прав. При этом они не получают монополии над идеями, что могло бы препятствовать научно- культурному прогрессу и повлечь повышение транзакционных издержек и издержек на защиту авторских прав.

Объем исключительного права на изобретения и полезные модели определяется патентной формулой. Точнее – продуктами и способами, в которых используются все признаки патентной формулы или им эквивалентные (п. 3 ст. 1358 ГК РФ). Из данного тезиса следует два важных положения. Во-первых, господство правообладателя распространяется именно на продукты и способы, в которых воплощается запатентованное решение. В связи с этим, если, например, некий автор раскроет и опишет все признаки формулы запатентованного решения в своей монографии или учебнике, о нарушении исключительного права речи не идет.

В данном аспекте серьезные вопросы вызывают положения п. 31 «Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.), согласно которому разработка проектной документации, в которой использован каждый признак изобретения, может быть квалифицирована как использование изобретения. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем). Она не относится к продукту или способу – воплощению технического решения в контексте ст. 1358 ГК РФ. Раскрытие технического решения в проектной документации не может квалифицироваться как нарушение исключительного права. В данном случае ответчик действует за объектными границами исключительного права. Это, однако, не означает, что у правообладателя не должно быть возможности пресечь действия потенциального ответчика еще на стадии разработки проектной документации. Подобные действия могут быть квалифицированы в качестве угрозы нарушения. Ответчику может быть запрещено использовать спорный патентоохраняемый объект при возведении строений.

Во-вторых, важно обратить внимание, что объектные границы различаются в зависимости от разновидности патентоохраняемого объекта. В отношении изобретении объекты границы «раздвигаются» посредством доктрины эквивалентов. Исключительное право распространяется на продукты и способы, в который воплощены не все признаки формулы изобретения – некоторые из таких признаков заменены на эквивалентные. Признак признается эквивалентным, если продукт ответчика выполняет практически ту же функцию, по существу таким же образом, что и запатентованное решение. При этом достигается один и тот же результат43.

Доктрина эквивалентов служит снижению издержек на описание изобретения. В отсутствие данной доктрины заявители были бы вынуждены включать в патент намного больше информации об изобретении, уточнений. При этом могли бы увеличиться транзакционные издержки: последующим инноваторам пришлось бы получить лицензии не на одно решение, а сразу несколько44.

Доктрина эквивалентов обеспечивает сбалансированность патентной системы и должна рассматриваться, в том числе, в контексте критериев патентоспособности. Представим, что заявитель изначально не учел в формуле всех возможных воплощений технического решения. Спустя некоторое время он решил распространить правовую охрану и на данные несущественные изменения. Между тем в выдаче еще одного патента ему было отказано: решение не отвечает критерию «изобретательский уровень». Иной субъект начинает использовать подобную вариацию основной разработки. В отсутствие доктрины эквивалентов суд должен будет сказать, что ответчиком использовалось иное незапатентованное решение. Таким образом получится, что на стадии патентования вариация рассматривается в качестве аналога запатентованного решения, а при защите нарушено исключительное право – в качестве самостоятельного решения. Это, очевидно, будет подрывать внутреннюю логику патентного права.

К полезным моделям доктрина эквивалентов не применяется. В устройстве предполагаемого иного субъекты должны использоваться все признаки патентной формулы для того, чтобы подобное использование было квалифицировано в качестве нарушения исключительного права. Подобное законодательное решение вполне оправданно. К полезным моделям не предъявляется требование изобретательского уровня. У субъектов есть возможность получить патент на подобное решение тогда, когда в нем появились некие новые, ранее не описанные признаки. В сравнении с изобретениями полезные модели являются, как правило, более простыми решениями. Как следствие, издержки правообладателей на определение формулы такого решения становятся ниже.

Исключительные права на промышленные образцы распространяются на изделия сходного назначения с запатентованным образцом, содержащие все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец. Промышленный образец является специфическим результатом интеллектуальной собственности. Хотя он относится к объектам патентных прав, ему присущи также черты и функции объектов авторского права и товарных знаков. Подобно объектам авторского права промышленные образцы обладают, как правило, неким эстетическим значением. Подобно товарным знакам – могут индивидуализировать изделие в качестве товара, происходящего от конкретного производителя. При установлении объектных границ законодатель учел подобные его особенности. С одной стороны, охраняется его форма, выраженная в существенных признаках. С другой, - учитывается впечатление, производимое на потребителей, что обеспечивает защиту, главным образом, функции индивидуализации.

На втором уровне объектные границы исключительных прав определяются принципом исчерпания права. Патентообладатель контролирует использование патентоохраняемого до первой правомерной продажи (иного введения в оборот) на территории Российской Федерации продукта, в котором нашел воплощение запатентованный объект (в случае с товарными знаками – товара, на который нанесен товарный знак; объектами авторского права – экземпляра произведения). Проще говоря, исключительное право распространяется только на объект интеллектуальной собственности, но не на вошедший в оборот продукт. Иной подход существенным образом подорвал бы рыночный оборот. Позволял бы правообладателю получать сверхприбыль, значительно выходящую за пределы стимулирующей функции исключительных прав. Правообладатели действуют в границах исключительных прав, когда определяют условия (территорию, объем, цену) реализации продукции, производимой лицензиатом с использованием запатентованного решения. Введение уполномоченным лицензиатом запатентованного продукта в оборот происходит в сфере контроля правообладателя – его господства. В случае когда лицензиат действует в противоречии с данными условиями, речь идет не о договорном нарушении, а о нарушении исключительного права. Так, например, нарушением исключительного права будет введение товаров в оборот на территории Санкт- Петербурга, в ситуации, когда лицензия позволяет лицензиату продавать товары только на территории Москвы. В качестве нарушения исключительного права должна квалифицироваться и продажа лицензиатом охватываемого патентом продукта по иной цене, чем она установлена в договоре. Принципиально иная ситуация, - когда правообладатель требует от лицензиата устанавливать для своих контрагентов условия для последующих перепродаж произведенного на основе запатентованного решения продукта. В данном случае он не опирается на исключительное право. В случае если последующие перепродажи товаров будут осуществляться в противоречии с установленными правообладателем условиями, правообладатель может обратиться лишь к своему непосредственном контрагенту с иском о нарушении договора, но не требованием о нарушении исключительного права. При этом установление подобных условий, как представляется, может быть квалифицировано в качестве злоупотребления правом (в том числе как попытка обхода норм об исчерпании права).

Таким образом, господство правообладателей над объектами интеллектуальной собственности относительно и условно. За рамками территориальных, временных, содержательных и объектных границ у иных лиц остаются достаточно широкие возможности по использованию объектов интеллектуальной собственности. Границы, установленные в отношении исключительных прав на различные объекты интеллектуальной собственности, существенно различаются между собой. Это доказывает функциональную обусловленность исключительных прав.