"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 24, июнь 2019 г., с. 29-34

Еще в начале ХХ в. В.А. Гольденберг1 отмечал: «Одним из весьма важных экономических вопросов является вопрос о недобросовестной конкуренции, - вопрос о том, как помочь предпринимателю, гибнущему в конкурентной борьбе с более могущественным, в отношении капитала, соперником или с злокозненными ухищрениями тех конкурентов, которые путем недобросовестной эксплуатации свободы конкуренции, стремятся одержать верх над своими конкурентами».

Законодательство в области защиты от недобросовестной конкуренции существует и развивается на протяжении около ста лет. В то же время появляются и развиваются новые способы конкурентной борьбы, в том числе и неправомерной, которые причиняют вред субъектам гражданского оборота. С развитием рыночных отношений значимый вес в гражданском обороте приобрели исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в частности, на средства индивидуализации товаров и услуг. Возможность тем или иным путем коммерциализировать исключительные права обуславливает интерес со стороны как добропорядочных участников гражданского оборота, так и недобропорядочных.

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах2. В частности, подлежат запрету действия:

1) способные вызвать смешение;

2) дискредитирующие конкурента;

3) способные ввести потребителей в заблуждение.

Определение является достаточно широким и абстрактным, а перечисленные действия не являются исчерпывающими, поскольку в практике известны и иные случаи, считающимися актом недобросовестной конкуренции.

В современном российском правопорядке акт недобросовестной конкуренции определяется в ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции»3. Согласно закону недобросовестная конкуренция определяется в соответствии со следующими критериями:

1) действия хозяйствующих субъектов;

2) направлены на получение преимуществ;

3) противоречат законодательству, обычаям делового оборота;

4) причинили или могут причинить вред субъектам-конкурентам или их деловой репутации. Отсутствие одного из критериев нивелирует правовую квалификацию действий субъекта как акт конкуренции.

Глава 2.1 Федерального закона «О защите конкуренции» содержит открытый перечень актов недобросовестной конкуренции. На возможность иных, непоименованных актов, прямо указывает ст. 14.8 Федерального закона.

Определяющими понятиями для определения акта недобросовестной конкуренции, связанного с использованием средств индивидуализации, являются товарный рынок, взаимозаменяемость товаров и однородность товаров.

В большинстве случаев конкуренция между хозяйствующими субъектами предполагает нахождение субъектов на одном товарном рынке. Товарный рынок - сфера обращения товара, в том числе товара иностранного производства, который не может быть заменен другим товаром; или взаимозаменяемых товаров, в географических границах которой, исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар. Такая возможность отсутствует за ее пределами4. Нахождение субъектов на одном товарном рынке означает, что их товары являются взаимозаменяемыми, то есть потребитель готов заменить один товар другим, поскольку данные товары сходны по своему функциональному назначению, характеристикам и сфере применения5. Если субъекты не действуют на одном товарном рынке, то, соответственно, такие субъекты не состоят в конкурентных отношениях.

Обратимся к практике. Решение комиссии ФАС по делу № 1 14/194-10 о нарушении антимонопольного законодательства демонстрирует сложившийся подход в отношении взаимозаменяемости товаров6. Комиссия ФАС рассматривала дело о признании действий ответчика актом недобросовестной конкуренции ввиду незаконной регистрации товарного знака с использованием средств индивидуализации заявителя. Сходство до степени смешения не оспаривалось. Однако было вынесено решение о прекращении дела в связи с отсутствием нарушений антимонопольного законодательства. Согласно ФАС продукты заяви­теля с использованием словесного обозначения «Маленькая принцесса» и мультимедиа продук­ты ответчика, реализуемые с использованием товарного знака по свидетельству № 401318, не могут быть признаны взаимозаменяемыми товарами.

Комиссия установила, что продукт заявителя представляет собой электронную энциклопедию, предназначенную для детей 5-7 лет, и предполагает умение детей читать. Продукт же ответчика представляет собой компьютерную игру, предназначенную для детей от 4 лет, и не предполагает у детей умение читать. Таким образом, продукты рассчитаны на разную аудиторию и не могут быть сравнимы по своему качественному и функциональному значению, следовательно такие товары не являются взаимозаменяемыми.

Однако не всегда наличие акта недобросовестной конкуренции связано с категорией взаимозаменяемости, а, следовательно, с наличием прямой конкуренции.

В качестве одного из видов недобросовестной конкуренции выделяют так называемую паразитарную конкуренцию. Сущность ее заключается в том, что хозяйствующий субъект использует коммерческую ценность средств индивидуализации другого субъекта в целях продвижения своих товаров и услуг, извлекая выгоду из деловой репутации чужого известного товарного знака. При этом спорное обозначение индивидуализирует невзаимозаменяемые товары, хозяйствующие субъекты таким образом формально не находятся в отношениях конкуренции.

Как указано в Типовых положениях о защите от недобросовестной конкуренции ВОИС7, ее актом являются и такие действия, при которых какое-либо лицо использует хорошо известный товарный знак другого лица, не являющего конкурентом, с целью повлиять на продажу товара, таким образом недобросовестно получая преимущество перед конкурентами.

Товарный знак является своеобразным связующим звеном между произведенным продуктом и потребителем, отражая репутацию товара компании. Термин good-will, введенный в качестве обозначения данной функции товарного знака, распространен в системах общего права. Общим критерием для всех подходов к пониманию термина является то, что good-will - не что иное, как общественное отношение к товару, отражающее степень предпочтения потребителем одного товара другому на одном товарном рынке. Good-will является неотъемлемой частью товарного знака, его коммерциализации, поэтому именно good-will известного товарного знака является объектом присвоения недобросовестного хозяйственного субъекта.

В странах системы общего права существует концепция размывания товарного знака. Согласно данной концепции правообладатель может рассчитывать на защиту своего товарного знака, обладающего высокой известностью, от использования сходных товарных знаков другими лицами, если это наносит вред репутации товара правообладателя, под чьим знаком такие товары находятся в обороте. В большинстве случаев нарушители не находятся на одном товарном рынке с правообладателем.

В законе о товарных знаках Канады существует прямой запрет на действия, связанные с использованием зарегистрированного другим лицом товарного знака, способные привести к обесцениванию репутации товара8.

В США существует специальный федеральный закон, согласно которому предоставляется защита от ослабления различительной способности и обесценивания репутации известным товарным знакам в случаях, если другим хозяйствующим субъектом используется сходный до степени смешения товарный знак для неоднородных и невзаимозаменяемых товаров9.

В международной практике такие случаи известны. Так, суд признал действия компании актом недобросовестной конкуренции, вводившей в оборот кукурузные хлопья под товарным знаком, сходным с известным товарным знаком компании, производившей средства для гигиены10.

В российской практике наиболее известный случай – дело VACHERON CONSTANTIN. Постановлением Высшего Арбитражного Суда РФ №16912/11 от 24 апреля 2012 года аннулирована регистрация товарного знака VACHERON CONSTANTIN, зарегистрированного для товаров класса «одежда», ввиду того, что он сходен до степени смешения с известным товарным знаком швейцарской компании, зарегистрированным в отношении товаров класса «часы». При этом не были опровергнуты доводы, что товары данных классов не являются ни однородными, ни взаимозаменяемыми11. Судом установлено, что регистрация спорного товарного знака, идентичного широко известному товарному знаку, в отношении товаров другого класса, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя.

Аналогичный вывод был сделан Судом по интеллектуальным правам в деле об обозначении ZEGNA12 Так, суд прямо указывает, что «регистрация товарного знака, идентичного широко известному товарному знаку в отношении товаров другого класса МКТУ, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя».

Показательным также является дело о рекламном ролике сока компании ООО «Нидан Соки». Так, арбитражный суд Московского округа признал недопустимым использование в рекламном ролике обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком компании Louis Vuitton Malletier, известного производителя женских аксессуаров, одежды, сумок13. По мнению представителей ООО «Нидан Соки», «область правовой охраны товарного знака ограничена теми товарными знаками и услугами, для которых он зарегистрирован». Однако, как указывают представители «Нидан Соки», компания Louis Vuitton Malletier не обладает правами на сходные обозначения, зарегистрированные в отношении таких товаров, как «рекламный ролик», «видеоролик», «видеофильм». Также указывается, что спорный рекламный ролик не предлагает товары, содержащие товарный знак компании Louis Vuitton Malletier, используемые предметы в рекламе лишь создают образ, объектом же рекламы является непосредственно продукция компании «Нидан Соки». Указывая на ошибочность мнения представителей «Нидан Соки» об объеме правовой охраны товарного знака, суд ссылается на статью 2 Ниццкого соглашения о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков14, согласно которой принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Стоит отметить позицию суда в отношении вопроса об использовании деловой репутации компании Louis Vuitton Malletier. По мнению представителей компании Louis Vuitton Malletier, «рекламный ролик носит негативный характер, поскольку положительному персонажу, употребляющему сок "Сокос", противопоставлялась экзальтированная, самовлюбленная, взбалмошная и вспыльчивая владелица аксессуаров (дамской сумочки и нескольких чемоданов), маркированных товарными знаками Компании LOUIS VUITTON MALLETIER, осуществляющей производство и продажу аксессуаров для люксового сегмента рынка таких товаров». Суд указывает, что целью рекламы является привлечение внимания к объекту рекламирования с помощью создания ярких образов. Логично предположить, что не случайно в качестве элемента образа была выбрана широко известная продукция компании Louis Vuitton Malletier. Суд, ссылаясь на определение недобросовестной конкуренции в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции», указал на недопустимость использования для продвижения своей продукции товарных знаков, принадлежащих иным лицам, без согласия последних.

Характерно, что суды при квалификации акта как паразитарной конкуренции, выделяют не только взаимозаменяемость, но и взаимодополняемость товаров. Одним из важнейших в данном ключе представляется постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. № 2979/0615. Общество с ограниченной ответственностью ввело в оборот пищевой продукт, зарегистрировав для него товарный знак, сходный до степени смешения с товарным знаком «Невское», под которым выпускается известный пивной напиток. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал, что в обществе сложилось представление о взаимодополняемости таких товаров, как пиво и пивные закуски, что свидетельствует о целостном восприятии таких товаров значительным кругом потребителей. «Традиционность применения в качестве пивных закусок этих пищевых продуктов, условия их сбыта (совместная продажа пива и пивных закусок), общий для них круг потребителей свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров и услуг». Таким образом, учитывая продолжительное использования товарного знака «Невское» производителем пива и популярности соответствующего напитка, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ приходит к выводу, что производителем пивных закусок осуществляется недобросовестное извлечение экономических преимуществ при использовании сходного до степени смешения товарного знака.

Итак, можно выделить следующие особенности паразитарной конкуренции:

1) действия квалифицируются как акт конкуренции не только в том случае, если совершены на одном товарном рынке конкурентом, но и за его пределами субъектом, не являющимся конкурентом правообладателя товарного знака;

2) цель такого акта – не создание смешения с товарами конкурента, а использование репутации его товара.

В Федеральном законе «О защите конкуренции» термин «паразитарная конкуренция» прямо не определен, однако акты конкуренции с использованием товарного знака, либо сходного с ним до степени смешения признаются нарушением антимонопольного законодательства. Как уже было отмечено выше, согласно п. 3 ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности перечень запрещенных действий не носит исчерпывающего характера и не исключает признания недобросовестными тех действий, которые противоречат общим принципам честного делового оборота.

Формальное признание широкой известности товарного знака федеральным органом по интеллектуальной собственности является механизмом защиты от паразитирования на репутации чужого бренда. Признание Роспатентом товарного знака общеизвестным влечет следующие последствия для правовой охраны:

1) бессрочность правовой охраны;

2) распространение правовой охраны на неоднородные и невзаимозаменяемые товары.

В результате признания Роспатентом широкой известности товарного знака обозначение вносится в реестр общеизвестных товарных знаков.

Однако суды при разрешении споров о предоставлении правовой охраны средствам индивидуализации не всегда руководствуются формальным статусом общеизвестности товарного знака.

Так, при рассмотрении заявления компании VERMONT FLOVERS EPZ LTD о признании ненормативного акта Роспатента недействительным, Суд по интеллектуальным правам установил, что в действиях общества «Вермонт М» и «Торговый дом Вермонт» содержатся признаки паразитарной конкуренции, выражающиеся в регистрации и использовании сходного до степени смешения обозначения с целью воспользоваться репутацией широко известного товарного знака иностранной компании, несмотря на то что обозначение иностранной компании не зарегистрировано на территории Российской Федерации в установленном порядке и не признано общеизвестным по формальной процедуре16.

В вышеупомянутом деле VACHERON CONSTANTIN суд также встал на сторону заявителя, признавая действия ответчика актом недобросовестной конкуренции и не опровергая довод о том, что товары не являются однородными, несмотря на то, что товарный знак VACHERON CONSTANTIN не является общеизвестным в соответствии с формальной процедурой регистрации.

Исследователи данной ситуации отмечают, что национальная практика пошла по пути защиты товарных знаков от недобросовестной конкуренции в отношении неоднородных товаров, несмотря на то что они не были признаны в установленном национальным законодательством порядке общеизвестными17.

Такой подход характерен, в частности, для США, где судебной практикой выработана доктрина общеизвестных товарных знаков. Согласно данной доктрине, широко известные обозначения могут обладать правовой охраной на территории США даже в случае отсутствия регистрации. Доктрина основывается на том, что использование такого знака другими лицами может ввести в заблуждение американского потребителя относительно источника происхождения товаров18.

Такой подход в отношении правовой охраны целесообразен, поскольку широкая известность товара обычно подразумевает известность у потребителей и за рубежом. В эпоху глобальной экономики и международных корпораций, товар которых известен далеко за пределами одной страны, применение территориального принципа представляется неоднозначным.

Под принципом территориальности понимается действие национального законодательства о правах на результаты интеллектуальной собственности. Этот принцип признается одним из основополагающих в вопросе о надлежащем использовании товарных знаков.

В судебной практике США сформировано понимание общеизвестного товарного знака как «исключения из принципа территориальности». Так, в деле GRUPO GIGANTE SA DE CV v. DALLO & CO., INC суд отмечает: «Несмотря на то, что принцип территориальности является давно устоявшимся и важным принципом в отношении товарных знаков, он не может быть абсолютным. Торговля не ограничивается территориальными границами одного государства»19.

В научной среде неоднократно подчеркивается необходимость рассмотрения каждого случая в отдельности, об этом свидетельствует и подход Суда по интеллектуальным правам, согласно которому при определении правомерности регистрации обозначения исследуется как предшествующее этой регистрации использование, так и последующее, а при квалификации действия как акта недобросовестной конкуренции также и наличие конкурентных отношений, известность обозначения.

В этом ключе следование формальным национальным нормам при разрешении вопроса о наличии признаков паразитирования на репутации известного товарного знака представляется недопустимым.