"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 6, Декабрь 2014 г., с. 69-74

Основные и наиболее важные изменения, касающиеся механизмов распоряжения исключительными правами, были внесены в часть четвертую Гражданского кодекса РФ согласно Федеральному закону от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 (далее – Закон № 35-ФЗ) и вступили в силу с 1 октября 2014 г.

Данные изменения объективно требуют детального изучения и проработки с целью дальнейшего юридически корректного использования договорных конструкций в практической деятельности, поскольку именно договорные отношения формируют тот рынок инновационных технологий, развитие которого является одной из наиболее важных целей в процессе модернизации отечественной экономики.

Кроме того, в рамках рассмотрения аспекта защиты интеллектуальных прав следует подчеркнуть, что их нарушение происходит не только в случае внедоговорного использования результатов интеллектуальной деятельности (что является наиболее очевидным), но при ненадлежащем исполнении - договоров по распоряжению исключительными правами.

Рассмотрим основные изменения, которые были внесены в часть четвертую ГК РФ согласно Закону № 35-ФЗ по вопросам распоряжения исключительными правами (далее рассматриваемые статьи (оставить полное написание, т.к. «ст.» отдельно без цифр некрасиво выглядит) части четвертой ГК РФ указываются в редакции Закона № 35-ФЗ).

1. В первую очередь следует сказать о договорах заказа. Как известно, в рамках этой разновидности договоров возможно заключение договора авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ), субъектами которого выступают автор (гражданин, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности) и заказчик. В договоре авторского заказа содержатся условия относительно дальнейшего использования созданного произведения: он может предусматривать как отчуждение заказчику исключительного права на созданное автором произведение, так и предоставление права использования этого произведения в установленных договором пределах (п. 2 ст. 1288 ГК РФ). Соответственно, к такому договору применяются либо положения ГК РФ о договоре об отчуждении исключительного права (п. 3 ст. 1288 ГК РФ), либо положения о лицензионном договоре (п. 4 ст. 1288 ГК РФ).

Таким образом, договор авторского заказа согласно ст. 1288 ГК РФ не может быть заключен с иными лицами, кроме автора.

Ввиду этого, нормы о договоре авторского заказа не могут быть распространены на отношения по созданию произведений, когда сторонами договора являются исполнитель, который не является автором, и заказчик. Такие отношения прежде были урегулированы лишь применительно к созданию программ для ЭВМ и баз данных (ст. ст. 1296 ,1297 ГК РФ в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ). Однако согласно Закону № 35-ФЗ ,правила о договоре заказа с 1 октября 2014 г. применяются к отношениям, связанным с произведениями, созданными по заказу2. Формулировка нормы ст. 1296 ГК РФ предполагает распространение правил о таком договоре не только на отношения по созданию программ для ЭВМ и баз данных, но и любых иных произведений.

С 1 октября 2014 г., согласно п. 1 ст. 1296 ГК РФ, исключительное право на произведение, созданное по договору, предметом которого было его создание (по заказу), принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное (договор заказа на создание произведения).

На наш взгляд, такое нововведение необходимо, поскольку эта правовая конструкция является типичной для случаев заказа на создание большинства сложных объектов, в том числе, мультимедийных продуктов, – соответствующий договор в данных случаях заключается между организатором создания сложного объекта (исполнителем, подрядчиком) и заказчиком (например, (оставить запятую) издателем). Важным отличием этого договора от авторского заказа является то, что исполнителем по нему является не сам автор3, а иное лицо (п. 5 ст. 1296 ГК РФ). Как правило, сторонами рассматриваемого договора выступают юридические лица.

Так, согласно пунктам 2, 3 статьи 1296 ГК РФ, по общему правилу исключительное право на созданное произведение принадлежит заказчику, но при этом исполнитель вправе использовать такое произведение для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права. Если в договоре прямо предусмотрено, что исключительное право принадлежит исполнителю (подрядчику), то уже (оставить, т.к. здесь подчеркивается различие с предыдущим предложением) заказчик вправе использовать такое произведение в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

В силу того, что исполнителем в рассматриваемых отношениях, как правило, является организация (юридическое лицо), результаты творческой деятельности, как правило, создают её работники, которые наряду с личными неимущественными правами также приобретают право на вознаграждение от своего работодателя за использование им соответствующего служебного объекта (абз. 3 п. 2 ст. 1295, п. 4 ст. 1296 ГК РФ). Такой автор не является стороной договора заказа, однако в силу закона у него есть право на получение указанного вознаграждения от своего работодателя, а не от лица, к которому исключительное право перешло по договору.

Кроме того, законодателем определена сфера применения норм ст. 1296 ГК РФ: правила данной статьи не распространяются на договоры, в которых подрядчиком (исполнителем) является сам автор произведения, т. е. речь идёт о классических договорах авторского заказа (п. 5 ст. 1296 ГК РФ). Рассматриваемая оговорка сделана ещё и потому, что прежде в судебной практике имели место случаи, когда отношения, возникающие из заключенного между юридическими лицами договора на создание произведения по заказу, неверно квалифицировались как правоотношения из договора авторского заказа4.

Одним из основных практических последствий этого нового законодательного решения является то, что в случае нарушения обязательств по рассматриваемому договору применяются общие положения гражданского законодательства об ответственности за нарушение обязательств (а не специальные нормы об ответственности авторов). Это означает, что к нарушителю могут быть применены такие меры гражданско-правовой ответственности, как взыскание неустойки, возмещение убытков, взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами и др.

Например, по договорам заказа, заключенным между организаторами и издателями, сторона, нарушившая обязательство (должник), обязана возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (ст. 393 ГК РФ). В отличие от договоров, заключаемых с авторами, когда применяются правила о взыскании с авторов только реального ущерба, в данном случае лицо, право которого было нарушено (кредитор), вправе требовать полного возмещения убытков, которые включают в себя как реальный ущерб (расходы, которые потерпевшее лицо либо произвело, либо должно будет произвести для устранения последствий правонарушения), так и упущенную выгоду (недополученные доходы) (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

В случае неисполнения договора заказа на создание произведения (например, если произведение не создано) или ненадлежащего исполнения такого договора (например, если произведение создано не в полном соответствии с заданием) должник по соответствующему обязательству, как правило, несет ответственность без учета вины. Указанный вывод обусловлен тем, что сторонами в рассматриваемой договорной конструкции обычно являются юридические лица – коммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность. В данном случае ответственность наступает, если лицо не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Невыплата вознаграждения или его выплата не в полном объеме так же, как и при нарушении любого денежного обязательства, является основанием для применения меры ответственности в виде начисления на соответствующую сумму процентов, определяемых, по общему правилу, размером ставки рефинансирования Центрального Банка РФ (ст. 395 ГК РФ).

В договоре заказа на создание результата интеллектуальной деятельности может быть предусмотрено, что сторона, нарушившая обязательство, обязана уплатить за это неустойку. Неустойка может уплачиваться за нарушение обязательства как исполнителем, так и заказчиком. Ее размер согласовывается сторонами (ст. 330и331 ГК РФ) и так же не ограничивается суммой реального ущерба, как в договоре авторского заказа.

Помимо этого, к данным обязательственным отношениям подлежит применению диспозитивное правило п. 2 ст. 396 ГК РФ о том, что в случае ненадлежащего исполнения должником своих обязанностей уплата убытков и возмещение неустойки не освобождают его от исполнения обязательства в натуре. Например, если исполнитель по этому договору организовал создание объекта, который отличается от того, который требовался заказчику по условиям соответствующего договора,- после возмещения убытков он, по общему правилу, должен исправить эти недостатки, что будет рассматриваться как исполнение обязательства в натуре.

Согласно новой редакции ст. 1297 ГК РФ, особые правовые формы имеют место при создании произведений в рамках выполнения работ по иным договорам. Исключительные права на произведения, созданные при выполнении договора подряда либо договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали создание такого произведения, принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1297 ГК РФ).

Несмотря на то, что по общему правилу исключительное право на созданное произведение принадлежит подрядчику (исполнителю), заказчик вправе использовать созданное произведение в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права без выплаты за такое использование произведения дополнительного вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполнителем) исключительного права на произведение другому лицу заказчик сохраняет право использования произведения.

Напротив, если стороны изменили данное правило и в договоре прямо предусмотрено, что исключительное право принадлежит заказчику или указанному им третьему лицу, то подрядчик (исполнитель) вправе использовать такое произведение для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права (абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 1297 ГК РФ).

Пункт 3 ст. 1297 ГК РФ повторяет анализируемую выше норму п. 4 ст. 1296 ГК РФ относительно права автора на вознаграждение согласно правилам о служебном произведении (абз. 3 п. 2 ст. 1295 ГК РФ).

2. Изменения, которые вступили в силу с 1 октября 2014 г., затронули также классические договорные конструкции, объединяемые в группу договоров по распоряжению исключительными правами: договоры об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ) и лицензионные договоры (ст. 1235 ГК РФ).

В соответствии с ГК РФ в редакции Закона № 35-ФЗ с 1 октября 2014 г. в случаях распоряжения правом на результат интеллектуальной деятельности, охраняемый при условии государственной регистрации, соответствующей государственной регистрации подлежит отчуждение исключительного права по рассматриваемому договору, а не сам договор, как это было согласно ранее действовавшей редакции ГК РФ (п. 2 ст. 1234 ГК РФ). Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных в Кодексе (ст. 1232 ГК РФ).

Таким образом, договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме, однако отсутствует необходимость его государственной регистрации. Практическое значение указанной новеллы заключается, прежде всего, в том, что возникновение обязательственных отношений между сторонами соответствующего договора определяется моментом достижения соглашения по всем его существенным условиям. Однако в связи с этим возникает вопрос о моменте перехода исключительного права.

По общему правилу, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит к приобретателю в момент заключения договора. Если переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности подлежит государственной регистрации, то исключительное право на такой результат переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации права (п. 4 ст. 1234 ГК РФ). Так, например, исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретений, полезной модели или промышленного образца (ст. 1232, 1353 ГК РФ).

Законодатель подробно регламентирует порядок государственной регистрации отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (порядок подачи документов, документация и иные вопросы регламентируются правилами ст. 1232 ГК РФ).

При несоблюдении правил о государственной регистрации перехода исключительного права переход такого права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Особо законодатель оговаривает различные формы выплаты вознагражденияпо договору об отчуждении исключительного права, такие как фиксированные разовые или периодические платежи, процентные отчисления от дохода (выручки) либо в иной форме (п. 3 ст. 1234 ГК РФ).

В новом п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ в редакции Закона № 35-ФЗ отмечается, что не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права между коммерческими организациями, если иное не будет предусмотрено ГК РФ.

В соответствии с п. 5 ст. 1234 ГК РФ установлен специальный способ защиты прав прежнего правообладателя при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить ему в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права на объект. В этой ситуации прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю (абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ)5. Если право ещё не перешло к приобретателю, при существенном нарушении им такой обязанности правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. При этом договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение (абз. 2 п. 5 ст. 1234 ГК РФ).

Кроме того, в соответствии с новыми правилами, введенными Законом № 35-ФЗ, государственной регистрации подлежит также предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Лицензионный договор заключается в письменной форме и с 1 октября 2014 г. не подлежит государственной регистрации.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности подлежит государственной регистрации в случаях и порядке, предусмотренных ст. 1232 ГК РФ.

Правила о выплате вознаграждения и о запрете на безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности между коммерческими организациями применительно к лицензионному договору схожи с теми, которые были рассмотрены выше применительно к договору об отчуждении исключительного права (п. 5 ст. 1235 ГК РФ и п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ).

Новеллой законодательного регулирования является закрепление в п. 1.1. ст. 1236 ГК РФ диспозитивной нормы о запрете для лицензиара на использование результата интеллектуальной деятельности в тех пределах, в которых право использования такого результата предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии.

В рамках п. 4 ст. 1237 ГК РФ также определен механизм одностороннего расторжения договора по инициативе лицензиара (схожий с правилами п. 5 ст. 1234 ГК РФ). При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

В рамках анализируемых изменений в часть четвертую Гражданского кодекса РФ была введена концептуально новая для отечественного правопорядка форма распоряжения исключительным правом на произведение – открытая лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства (ст. 1286.1 ГК РФ). Аналоги введенной в российское гражданское законодательство конструкции открытой лицензии известны в зарубежных правопорядках. Наиболее распространённой из таких конструкций являются лицензии Creative Commons6. Значение и перспективы использования механизма открытых лицензий ввиду существенной специфики данного правового средства должны выступать предметом самостоятельного исследования.

Рассмотренные изменения гражданского законодательства Российской Федерации, посвященные механизмам распоряжения исключительными правами, в основном, следует признать своевременными и продуктивными. В рамках указанного реформирования законодательства созданы предпосылки для решения многих проблем, которые были выявлены в ходе реализации норм о соответствующих договорах, а также активно обсуждались в научной литературе. Прежде всего, эти изменения продиктованы развитием цифровых технологий, требованием применения новых подходов к правовому регулированию отношений, возникающих не только в связи с использованием произведений в сети «Интернет», но и в сфере оборота исключительных прав в целом.