Приобретенная различительная способность – всегда ли это возможно?

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 7, март 2015 г., с. 61-69

Из года в год растет количество заявок на регистрацию товарных знаков, представляющих собой обозначения, состоящие из неохраноспособных элементов. В связи с этим предлагается рассмотреть несколько проблемных ситуаций, появление которых обусловлено попыткой применения нормы п. 1 ст.1483 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) в том виде, как она сформулирована, а именно:

«Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1)

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2)

являющихся общепринятыми символами и терминами;

3)

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4)

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования».

Из данной нормы следует, что различительная способность может быть приобретена обозначениями, перечисленными в подп. 1-4 ст. 1483 ГК РФ, в результате их использования. В связи с этим возникает вопрос о соответствии данной нормы природе таких обозначений.

Под различительной способностью принято понимать свойство обозначения, позволяющее потребителю отличать товары одного производителя от аналогичной продукции других производителей. Норма российского законодательства о приобретенной различительной способности заимствована из Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция). В комментарии Г. Боденхаузена (подп. «н» к ст. 6quinquies С(1) Парижской конвенции) (далее - Комментарий Боденхаузена)1, отмечено: «Фактические обстоятельства могут свидетельствовать о том, что какой-либо знак, не имевший первоначально четких отличительных черт, в результате длительного использования приобрел иное, вторичное значение, уже придавшее ему отличие». Таким образом, о возможности приобретения различительной способности в Парижской конвенции говорится в отношении обозначений, не обладающих характерными отличительными чертами. Парижская конвенция выделяет такие обозначения в самостоятельную категорию. При этом к двум другим категориям, в отношении которых существует запрет на регистрацию в качестве товарных знаков, отнесены обозначения, носящие описательный характер (указания качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов и времени их изготовления) и обозначения, представляющее собой родовое имя с учетом постоянной торговой практики конкретной страны.

Безусловно, обозначения последних двух категорий не способны выполнять функцию товарного знака, но не в связи с отсутствием различительной способности, а постольку, поскольку такие обозначения в силу своей специфики относятся к области публичного права и должны быть свободны для использования всеми хозяйствующими субъектами.

Как отмечено в Комментарии Боденхаузена (подп. «д» к ст. 6quinquies B.2.)2, под обозначениями, лишенными каких-либо отличительных черт, понимаются обозначения, состоящие из цифр или букв; или знак слишком прост (звезда, корона или одна буква) или слишком сложен (создает впечатление орнамента или украшения данного изделия или является лишь надписью, рекомендующей покупать или пользоваться таким изделием); или данный знак широко используется или же – хотя он и не состоит исключительно из описания или родового имени - он не может помочь отличить изделия одних предприятий от изделий других, даже если включить в него дополнительные элементы.

Анализируя формулировку п. 1 ст. 1483 ГК РФ, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, из положения «не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов»в силу наличия союза «или», выражающего альтернативу, можно сделать вывод об установлении данной нормой двух групп обозначений, не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков. К одной из них относятся обозначения, не обладающие различительной способностью, а к другой – элементы, перечисленные в подп. 1-4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Во-вторых, ни в указанной статье, ни в других нормах ГК РФ, также как и в ранее действовавшем Законе РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках), не содержится определение или классификация обозначений, не обладающих различительной способностью. Однако толкование данного понятия дано в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила)3, действующих по настоящее время и применяемых и экспертизой Роспатента при регистрации товарных знаков, и судами при рассмотрении споров по товарным знакам. Так, в соответствии с п. 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: «обозначения, представляющие собой отдельные буквы; цифры, не имеющие характерного графического исполнения; сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии; простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов…». В этой части толкование Правил согласуется и с толкованием соответствующей нормы Парижской конвенции, приведенным в Комментарии Боденхаузена, и с международной практикой регистрации знаков.

В-третьих, очевидно, что норма о возможности приобретения обозначением различительной способности в результате его использования может быть применима только в отношении обозначений, которые ею не обладали изначально, т.е. к обозначениям, перечисленным выше в предыдущем абзаце. Однако, как уже было отмечено, действующая редакция п. 1 ст. 1483 ГК РФ распространяет возможность приобретения различительной способности не только на обозначения первой группы (см. выше), но и на обозначения, перечисленные в подп.1-4 п.1. И прежде, чем перейти к анализу практики применения рассматриваемой нормы, необходимо остановиться на содержании указанных подпунктов.

Так, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений.

1)

«Вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида». В соответствии с п. 2.3.2.1 Правил под такими обозначениями понимаются обозначения, которые в результате длительного применения для одного и того же товара различными производителями стали указанием конкретного вида товара. В качестве примера можно привести обозначение Dictaphone (диктофон), применяемое для обозначения звукозаписывающего устройства, первая модель которого была разработана в Америке.

В 1908 г. на имя производителя этого устройства был зарегистрирован словесный товарный знак, охрана которого действует и по настоящее время. Несмотря на данное обстоятельство, множество фирм занимается производством «диктофонов», конструкция и размеры которых по сравнению с первым прибором изменились кардинальным образом в силу развития новых технологий, однако их основное назначение остается прежним – устройство для записи речи и последующего ее воспроизведения. Таким образом, обозначение «диктофон» утратило свою различительную способность для потребителей вследствие независимого друг от друга неоднократного применения различными производителями для однотипных товаров, и воспринимается и изготовителями продукции, и потребителями не как средство индивидуализации товара конкретного производителя - товарный знак, а как простое наименование товара, понятное и привычное для соответствующего круга лиц.

2)

«Являющихся общепринятыми символами и терминами». В соответствии с п. 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, условные обозначения, применяемые в науке и технике.

4 5 6 7 8

Действительно, согласно Толковому словарю живого русского языка В. Даля под «термином» понимается, в том числе, «принятое условное название, при этом в каждой науке или ремесле свои термины».

Примером такого обозначения является обозначение «СНОЛ», предназначенное для маркировки лабораторных печей, причем за каждой буквой стоит определенная конструктивная характеристика печи9.

3)

«Характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта». В соответствии с п. 2.3.2.3 Правил в таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категорий качества товаров, указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров, даты производства товаров, данные по истории создания производства, видовые наименования предприятий, адреса изготовителей товаров и посреднических фирм, обозначения, состоящие частично или полностью из наименований географических объектов, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Как отмечено в Комментарии Боденхаузена (подп. «е» к ст. 6quinquiesB.2.ПК, С. 134-135), «такой знак носит чисто описательный характер, т.к. он состоит исключительно из надписей, служащих лишь для перечисления характеристик данного изделия. Даже если описание неизвестно, как таковое, потребителю в целом, и если знак не лишен полностью отличительных черт, в его регистрации может быть отказано или она может быть признана недействительной в силу того, что такие описания относятся к области публичного права».

Описательными могут быть не только словесные, но и изобразительные обозначения. Так, простое изображение товара, заявляемое для обозначения этого товара, не в состоянии выполнять отличительную функцию, т.к. одни и те же товары могут изготавливаться различными производителями, при этом каждый из них должен иметь право свободно размещать на упаковке, в рекламе изображение производимых изделий.

4)

«Представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров».

В качестве объемных товарных знаков часто регистрируются упаковки товаров, будь то упаковки для кондитерской продукции или емкости для алкогольной продукции, парфюмерии, бытовой химии и т.п. Чтобы выполнять функцию товарного знака, такая форма упаковки должна быть оригинальной, а не традиционной, используемой всеми производителями аналогичной продукции, в отношении которой и установлен запрет в регистрации в качестве товарных знаков.

Таким образом, обозначения, указанные в подпп. 1-4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, относятся к области публичного права, что следует уже из самих формулировок «вошедшие во всеобщее употребление», «общепринятые символы и термины», «описательные обозначения, являющиеся характеристикой товаров» и т.д., и используются в хозяйственной деятельности разными производителями однородной продукции. Такие обозначения, в отличие от обозначений, относящихся к категории «не обладающих различительной способностью» - простых букв, цифр, простых геометрических фигур или сложных орнаментов и т.д., несут в себе смысловую нагрузку и обладают определенной информативностью, направленной на потребителя. Однако, будучи отнесенными к области публичного права, они не способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, и поэтому трудно согласиться с тем, что подобные обозначения могут приобрести различительную способность по отношению к продукции конкретного субъекта, как это установлено в рассматриваемой норме ГК РФ. Предположение о том, что общепринятые символы, термины, обозначения, вошедшие во всеобщее употребление и т.п. в связи с их длительным неиспользованием, стали «устаревшими символами, терминами и т.д.» и, следовательно, могут получить охрану в качестве товарного знака, также является несостоятельным. Это обусловлено тем, что нормы ГК РФ сформулированы в настоящем времени и, следовательно, речь идет о существующих, «работающих» сегодня символах и терминах, признанных на сегодняшний день «вошедшими во всеобщее употребление», используемых сегодня для указания характеристик товара, а не устаревших и исключенных из обихода, не вошедших в современную справочную литературу.

Как указано в рекомендациях Роспатента10, для установления того, подпадает ли заявленное обозначение под действие подпп. 1-4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, необходимо использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого элемента: энциклопедии, толковые и другие словари, справочники, специальную, в том числе техническую, литературу, сведения, полученные из сети Интернет.

Переходя к анализу практики применения этой нормы, целесообразно рассмотреть следующие примеры.

А.

Классическими примерами регистрации товарных знаков в силу приобретения обозначениями различительной способности являются знаки BMW, XC70, XC90 – для автомобилей, JCB – для экскаваторов, SMF-28e - для оптического волокна и т.п.

Б.

Непростая судьба сложилась у труднопроизносимого буквенного обозначения «МКЭШВ».

Так, обозначение «МКЭШВ» является аббревиатурой названия кабеля – «монтажный кабель экранированный, шланг виниловый», которое было зарегистрировано в качестве товарного знака № 24392911 для товаров 9 класса МКТУ, в перечень которых не входили кабели. При рассмотрении иска о нарушении права на товарный знак № 243929 Арбитражный суд Московской области отказал в иске, т.к. исключительное право, удостоверенное свидетельством товарный знак № 243929, не распространяется на товары 9 класса – кабели, кабельная продукция (дело № А41-К1-17405/2004). Суд также указал, что предоставление исключительного права на марку кабеля "МКЭШВ" одному лицу препятствует иным производителям выполнять установленные нормативными актами обязанности по использованию соответствующей маркировки на продукции. Десятый апелляционный суд также отметил, что буквенное обозначение МКЭШВ используется ответчиком не в качестве товарного знака истца, а как сокращенное наименование кабельной продукции, являющееся общепринятым наименованием марки кабелей монтажных в соответствии с ГОСТом (постановление от 14.05.2005 № 10АП-616/05-ГК). Впоследствии предоставление правовой охраны этому товарному знак было признано недействительным полностью в силу того, что обозначение МКЭШВ в отношении товара «кабель» указывает на конкретный монтажный кабель, а в отношении других товаров, входящих в перечень регистрации, является ложным.

В марте 2014 года состоялось рассмотрение СИП в качестве кассационной инстанции дела в отношении охраноспособности обозначений «КВВЭ» и «КВЭВ», зарегистрированных для товаров 9 класса в МКТУ – кабели электрические и являющихся, так же как и обозначение «МКЭШВ», труднопроизносимыми. В постановлении суда отмечено, что эти обозначения представляют собой марки кабельных изделий - принятые в данной сфере условные обозначения, отражающие назначение и основные конструктивные признаки, т.е. тип кабельного изделия, а также дополнительные конструктивные признаки: материал оболочки, род защитного покрова и др. Данный вывод был основан на материалах дела, подтверждающих, что до даты приоритета спорных товарных знаков № 44535112 и № 43783513 обозначения "КВВЭ" и "КВЭВ" вошли во всеобщее употребление среди определенного круга потребителей, а также хозяйствующих субъектов, поскольку являются простым наименованием вида товара и широко применялись именно в указанном качестве рядом производителей в области кабельной промышленности. При этом суд отмечает, что доказательств, свидетельствующих о приобретении обозначениями «КВВЭ» и «КВЭВ» различительной способности в результате его использования заявителем в отношении конкретных товаров, не представлено (постановление от 04.03.2014 по делу № А40-22667/2013).

В связи с последним утверждением возникает вопрос, допускает ли суд возможность приобретения определенной маркой кабеля различительной способности в отношении продукции одного из производителей и как бы повлияли на решение суда по данному делу представленные истцом доказательства использования марки кабеля на кабельной продукции?

Полагаем, что констатация судом отсутствия доказательств является лишь формальной отсылкой к содержанию соответствующей нормы ГК РФ, поскольку признание приобретенной различительной способности спорными обозначениями «КВВЭ» и «КВЭВ» противоречило бы ранее сделанному судом выводу о том, что эти обозначения вошли во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Еще один пример труднопроизносимого обозначения «УГЗБМ», зарегистрированного в качестве товарного знака № 43438314 для товаров 19 класса МКТУ и являющегося аббревиатурой наименования товара – «универсальный гибкий защитный бетонный мат». И палата по патентным спорам Роспатента, и суды, признавшие законным решение Роспатента, дали правильную оценку охраноспособности этого обозначения, признав предоставление охраны спорному товарному знаку «УГЗБМ» недействительным.

Приведенные в данном разделе примеры зарегистрированных товарных знаков, охрана которых впоследствии была оспорена заинтересованными лицами и признана недействительной, свидетельствуют об отсутствии единообразия в подходах подразделений Роспатента при оценке охраноспособности товарных знаков.

В.

Известны регистрации товарных знаков «W HOTELS», «NH HOTELS», охраняемых на территории России в отношении услуг гостиниц. Оба знака состоят из неохраноспособных элементов, занимающих доминирующее положение в знаках, а именно, простых букв, соответственно, «W» и «NH», не имеющих особой графики и, следовательно, не обладающих изначально различительной способностью, и слова «HOTELS», в переводе означающего «отели, гостиницы» и являющегося названием предприятий, оказывающих услуги, для которых зарегистрированы знаки, и, следовательно, являющегося описательным по отношению к данным услугам, т.е. относящимся к области публичного права.

Принимая, в частности, решение о регистрации знака «W HOTELS», и Палата по патентным спорам Роспатента, и суды (постановления от 18 июня 2010 г. N 09АП-7107/2010-АК и от 21 сентября 2010 г. N КА-А40/10738-10) учитывали фактическое использование этого обозначения. Так, модная гостиничная сеть «W Hotels», состоящая из первоклассных отелей, входит в престижную группу Starwood Hotels & Resorts и работает в разных странах мира. Изюминка данной гостиничной сети - необычные интерьеры, отражающие самые современные дизайнерские веяния. Все гостиницы сети сопровождаются символом «W», по которому однозначно идентифицируется именно эта гостиничная сеть престижных отелей.

Суды приняли во внимание известность за рубежом обозначения «W» для гостиничной сети, использование за рубежом обозначения «W Hotels», а также установили факт выхода этой гостиничной сети на российский рынок, что позволило сделать вывод о приобретении данным обозначением различительной способности в отношении услуг гостиничной сети. Следует отметить, что приобретенная различительная способность признана в отношении обозначения «W Hotels» в целом, а не отдельных его элементов, в связи с чем у правообладателя не возникает исключительного права на эти отдельные элементы и, следовательно, у правообладателя нет правовых оснований для запрета другим лицам использовать букву «W» и слово «Hotels» самостоятельно или в сочетании с другими элементами в своей деятельности.

Г.

Еще один пример регистрации серии товарных знаков с применением нормы о приобретенной различительной способности.

Одним из туроператоров для услуги по организации путешествий зарегистрированы товарные знаки, состоящие только из словесного элемента «горящие», «горящих» - это товарные знаки № 206704, 253569 и 469680, соответственно,

15 16 17

а также содержащие элемент «горящих» в составе комбинированных обозначений - это товарные знаки 351200 и 422256.

18 19

В словесных товарных знаках словесный элемент «горящие» или «горящих» является прилагательным и определенным образом характеризует оказываемую услугу «организация путешествий», указывая на условия ее предоставления. Как известно, не одно десятилетие в сфере реализации туристических, экскурсионных путевок, путевок в санатории, дома отдыха и т.д. активно использовалось словосочетание «горящие путевки», несущее вполне определенную смысловую нагрузку: заранее невостребованные путевки, просроченные путевки либо «на гране срока», в связи с этим стоимость путевки могла быть снижена. «Горящие путевки» пользовались и пользуются большой популярностью у путешествующего населения в силу указанных обстоятельств, а также в силу своей доступности, особенно в места отдыха, пользующиеся повышенным спросом.

Впервые словосочетание «горящая путевка» было включено в толковые словари в 1973 г., но остается по настоящее время активно используемым и туроператорами при описании предлагаемого турпродукта, и потребителями. Поэтому удивляет сам факт регистрации этих обозначений, тем более что первая из регистраций была произведена до появления в отечественном законодательстве нормы о приобретенной различительной способности. Следует отметить, что предоставление правовой охраны товарному знаку № 253569 решением Палаты по патентным спорам Роспатента от 27 октября 2006 г. было признано недействительным в отношении услуг «организация путешествий», в связи с чем появление последующих регистраций с элементом «горящих» или «горящих путевок» свидетельствует о нестабильности практики ведомства в силу, видимо, неосведомленности экспертного состава о принимаемых решениях или слабой методологической подготовки экспертов.

Регистрации комбинированных товарных знаков, в состав которых включен словесный элемент «горящих» или «ГОРЯЩИХ путевок», также противоречат законодательству, т.к. элементы, характеризующие товар или услугу, могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, если они не занимают в знаке доминирующего положения (п.1 ст. 6 Закона о товарных знаках в ред. 1992 и 2003 гг., п.1 ст. 1483 ГК РФ). Представляется очевидным, что именно элемент «горящих» является доминирующим в товарных знаках №№ 351200 и 422256, и в указанных регистрациях нет отметки, что элемент «горящих» является неохраняемым элементом этих товарных знаков. Данные обстоятельства могут, по-видимому, свидетельствовать о том, что элемент «горящих» признан Роспатентом охраноспособным в связи с приобретением им различительной способности в результате использования правообладателем.

Следует согласиться с узнаваемостью этих обозначений, которая обусловлена оригинальной графикой букв и «масштабным» использованием обозначений на основании лицензионных договоров. Но является ли это основанием для предоставления одному лицу исключительного права на устоявшееся в сфере туристических услуг понятие «горящие путевки», используемое всеми действующими туроператорами? Очевиден ответ – нет. При этом не имеет значение доля рынка этих услуг, занимаемая каждым из хозяйствующих субъектов.

Каковы же последствия подобных регистраций?

Правообладатель товарных знаков реализовал свое правомочие путем запрета использования другими туроператорами понятия «горящие путевки» в предложениях к продаже таковых, в рекламной и справочной информации о горящих путевках, размещаемой как на сайтах туристических компаний, так и в печатных изданиях.

В связи с таким толкованием объема исключительного права в отношении описательного элемента товарного знака следует отметить, что в международной практике регистрации товарных знаков существует понятие «дискламация по умолчанию», т.е. в публикациях отсутствует указание на неохраняемые элементы, входящие в состав зарегистрированного знака. И регистрирующие органы, и судебные, и правообладатели товарных знаков понимают и принимают этот принцип. При регистрации российских товарных знаков информация о неохраняемых элементах отражается, как правило, и в Государственном реестре, и в свидетельстве на товарный знак, и в публикациях, хотя временами практика Роспатента в этой части склоняется к международной практике дискламации по умолчанию. Однако, как показывает судебная практика, Россия к этому еще не готова, т.к. при рассмотрении дел объем исключительного права на товарный знак устанавливается на основании свидетельства на товарный знак, и если в нем отсутствует указание на неохраняемые элементы товарного знака, возможность «молчаливой» дискламации не учитывается.

Таким образом, некорректно сформулированная норма законодательства, с одной стороны, и, с другой стороны, формальное, поверхностное ее применение без учета существа самой нормы и фактической ситуации на рынке товаров и услуг могут привести к негативным последствиям. Огорчает, что подобные решения принимаются в 2013 г., в то время как в 2004-2005 гг., несмотря на некорректность соответствующей нормы Закона о товарных знаках, имело место правильное применение нормы, как, например, в деле по товарному знаку «МКЭШВ», что свидетельствует о неоднородности практики судов.

Как указано в опубликованной Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности книге «Введение в интеллектуальную собственность»20, представляющей собой собрание текстов, обобщающих международную практику в области охраны интеллектуальной собственности, «для торговли, а также для потребителей важно, чтобы никому не было дано право монополизировать родовые термины». Так, в п. 9.47 раздела «Условия дистинктивности» отмечено, что родовые термины «полностью лишены дистинктивности и некоторые юрисдикции придерживаются того мнения, что даже если они широко используются и могли приобрести вторичное значение, их нельзя регистрировать, т.к. принимая во внимание безусловную потребность торговли в их использовании, они не должны монополизироваться. По этим причинам Верховный суд Дели, Индия, 1972 г., отказал в регистрации товарного знака «JANTA», поскольку на языке хинди слово означает «дешёвый» в смысле цены».

В завершение, анализируя произошедшие изменения в законодательстве о товарных знаках, необходимо также отметить, что действующая редакция п.1 ст. 1483 ГК РФ в сравнении с соответствующей нормой Закона о товарных знаках (в редакции до 2002 г.) делает ущербным применение положения о возможности включения в композицию товарного знака неохраняемых элементов. Так, нормой Закона о товарных знаках допускалось включение в качестве таковых элементов обозначений, не обладающих различительной способностью, т.е. простых фигур, букв, цифр и т.п., которые сами по себе не являются охраноспособными в силу отсутствия у таких элементов отличительных признаков, что было отмечено ранее. Согласно абзацу шестому п.1 ст. 1483 ГК РФ в действующей редакции, в качестве неохраняемых элементов в товарный знак могут быть включены только элементы, перечисленные в подпп. 1-4 п. 1 указанной статьи. Вопрос о том, чем обусловлены такие изменения, поднимался неоднократно. Представляется, что ни отечественная, ни зарубежная практика регистрации товарных знаков не дают обоснования целесообразности подобного изменения законодательства. Вероятнее всего, что исключение простых фигур, букв, цифр и т.п. из перечня элементов, которые могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, является досадной ошибкой, допущенной при внесении редакционных правок в рассматриваемую статью.

Нельзя не отметить, что Федеральным законом РФ от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесены изменения в п.1 ст. 1483, исключающие спорный в применении седьмой абзац и дополняющие статью новым пунктом 11 следующего содержания:

«11. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1)

приобрели различительную способность в результате их использования;

2)

состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью».

Полагаем, что принятая формулировка, выделяя две категории обозначений, которым посвящена данная статья, внесет некоторую определенность в практику правоприменения. В то же время, введение нового понятия «элементов, указанных в подпп. 1 - 4 п. 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью» потребует дополнительной проработки в части толкования, какие именно комбинации неохраноспособных, описательных элементов, относящихся к области публичного права, обладают различительной способностью, и по каким критериям наличие такой различительной способности может быть установлено. Представляется, что только некоторые, особенные комбинации элементов по пп. 1-4 могут обладать различительной способностью, и поэтому им (комбинациям) может быть предоставлена охрана, - но не самим элементам, образующим комбинацию. Таким образом, различительная способность подобных обозначений каждый раз должна исследоваться в ходе экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, а в случае спора с экспертизой должна обосновываться заявителем.