«Паразитический» маркетинг: основные симптомы и методы борьбы

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 8, июнь 2015 г., с. 22-28

Так называемая «паразитарная» конкуренция является отдельным видом недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и состоит в действиях хозяйствующих субъектов, направленных на использование в целях продвижения собственных товаров или услуг достижений и деловой репутации другого хозяйствующего субъекта и коммерческой ценности средств индивидуализации его предприятия, производимых им товаров, оказываемых услуг.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) определяет «паразитарную» конкуренцию как вид недобросовестной конкуренции, представляющий собой любое действие, предпринимаемое конкурентом или другим лицом, участвующим в операциях на рынке; с намерением прямо использовать промышленное или коммерческое достижение другого лица в собственных целях, не внося существенные изменения в оригинальное достижение1. К «паразитарной» конкуренции ВОИС относит действия, способные повлечь ослабление различительной способности товарного знака, а также действия по использованию чужой репутации.

В Типовых положениях о защите о недобросовестной конкуренции, подготовленных ВОИС, указывается, что использование хорошо известного товарного знака хозяйствующим субъектом, не являющимся его правообладателем, для совершенно отличных товаров при условии отсутствия конкуренции между правообладателем и пользователем направлено на получение недобросовестного преимущества перед своими конкурентами, которые не используют известный товарный знак2.

Виды «паразитарной» конкуренции могут быть различными, но каждый из них имеет общую цель - тем или иным образом воспользоваться известностью товарного знака или фирменного наименования хозяйствующего субъекта, который уже определенный период времени осуществляет предпринимательскую деятельность на том или ином товарном рынке с использованием принадлежащих ему средств индивидуализации; и, следовательно, использовать определенные качества и свойства товаров конкурента, знакомые потребителям.

С учетом острой актуальности проблемы «паразитарной» конкуренции для комплексного решения проблем недобросовестного использования чужой репутации исключительно важным является анализ правоприменительной практики по спорам о недобросовестной «паразитарной2 конкуренции.

Согласно подп. 6 п. 2 ст. 1512 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Статья 10 bis Парижской конвенции рассматривает в качестве акта недобросовестной конкуренции всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:

1)

все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2)

ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3)

указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Аналогичным образом определяет недобросовестную конкуренцию п. 9 ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о конкуренции): любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности; противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с введением в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества или количества товара или в отношении его производителей.

Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации продукции, работ или услуг, представляет собой нарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14 Закона о конкуренции.

Требование о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции может быть рассмотрено в административном порядке федеральным антимонопольным органом.

Так, Федеральная антимонопольная служба России рассмотрела заявление компании «Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед» о нарушении антимонопольного законодательства со стороны общества «Торговый дом Вермонт», выразившемся в недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительных прав на изобразительный товарный знак.

По результатам рассмотрения указанного заявления ФАС России пришла к выводу о наличии в действиях общества «Торговый дом Вермонт» признаков нарушения антимонопольного законодательства, что послужило основанием для возбуждения дела по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Решение ФАС России было обжаловано в Суд по интеллектуальным правам, который отказал в удовлетворении требования о признании данного решения незаконным3.

Признание в административном порядке действий правообладателя по регистрации товарного знака и знака обслуживания недобросовестной конкуренцией является основанием для прекращения правовой охраны соответствующего средства индивидуализации, поскольку в соответствии с п. 6 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны; если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

Лицо, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции (заинтересованное лицо) ,может подать возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией.

Роспатент согласно подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, не вправе самостоятельно в административном порядке квалифицировать действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак в качестве недобросовестной конкуренции.

Возражение подается заинтересованным лицом в Роспатент с приложением к нему решения федерального антимонопольного органа о нарушении правообладателем положений ч. 2 ст. 14 Закона о конкуренции.

Порядок действий Роспатента при рассмотрении такого возражения определен в п. 63 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29)4: Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку.

До оспаривания и отмены решения федерального антимонопольного органа решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия, связанные с регистрацией товарного знака, федеральным антимонопольным органом признаны недобросовестной конкуренцией; не может быть признано недействительным по причине отсутствия в действиях лица нарушений антимонопольного законодательства до оспаривания и отмены решения федерального антимонопольного органа.

При этом не исключается возможность соединения в заявлении требований об оспаривании решений федерального антимонопольного органа и Роспатента и их совместного рассмотрения.

Наличие административного порядка не исключает возможности заявления требования о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак недобросовестной конкуренцией непосредственно в суд.

В соответствии с п. 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ право выбора судебного или административного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений.

Закон не содержит указаний на то, что защита гражданских прав в административном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться в арбитражный суд или, наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, в суд. Следовательно, если лицо за защитой своих прав обратится в арбитражный суд, не подавая до этого соответствующего заявления в антимонопольный орган; суд не может со ссылкой на п. 2 ст. 148 АПК РФ оставить такое заявление без рассмотрения.

В случае если в ходе судебного разбирательства установлено, что лицо за защитой своих нарушенных прав обратилось одновременно и в антимонопольный орган, и в арбитражный суд судам рекомендуется на основании ч. 5 ст. 158 АПК РФ отложить судебное разбирательство до принятия решения антимонопольным органом5.

Наличие в действиях лица признаков недобросовестной конкуренции может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права, если в удовлетворении исковых требований будет отказано со ссылкой на нарушение истцом требований к честному конкурентному поведению при приобретении исключительного права на товарный знак. Судебный акт, в мотивировочной части которого действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак квалифицируются как злоупотребление правом, является основанием для обращения заинтересованного лица в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с п. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Довод о наличии признаков недобросовестной конкуренции при регистрации товарного знака, знака обслуживания может быть заявлен и в рамках спора об оспаривании решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания)6.

Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 63 Постановления № 5/29 , суд на основании положений ст. 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по конкретному делу также было признано допустимым в судебном порядке при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что он вводит потребителя в заблуждение,- квалифицировать действия лица по регистрации товарного знака исходя из положений ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и на этом основании аннулировать регистрацию товарного знака7.

Судебную практику применения положений о «паразитарной конкуренции» нельзя признать очень обширной, но, тем не менее, ее анализ позволяет сделать целый ряд важных выводов.

Концепция запрета на "паразитарную" конкуренцию, в частности, была применена Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ в делах, касающихся приобретения и использования товарных знаков «АМRO Невское»8 и Vecheron Constantin9 и ряде других дел.

Так, по делу о товарном знаке Vecheron Constantin Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации признал актом недобросовестной конкуренции в соответствии со ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности приобретение ООО «Риттер-Джентельмен» исключительных прав на словесный товарный знак Vecheron Constantin для товаров 25 класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы). Охраняемое данным товарным знаком словесное обозначение являлось сходным до степени смешения с имеющим мировую известность наименованием наручных часов премиум-класса, производимых истцом на территории Швейцарии и поставляемых в том числе на территории Российской Федерации.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что действия ООО «Риттер-Джентельмен» по регистрации данного товарного знака не соответствовали требованиям должной осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных истцом в результате длительности реализации своего товара с наименованием Vecheron Constantin и приобретенной известности у потребителей10.

В рамках указанных дел были выявлены два существенных критерия, необходимых для признания наличия в действиях лица признаков «паразитарной конкуренции»:

а)

сильная различительная способность средства индивидуализации правообладателя, его известность у потребителей, ассоциативная связь с правообладателем;

б)

намерение нарушителя использовать репутацию правообладателя11.

Так, при рассмотрении вопроса о квалификации действий по регистрации товарного знака как акта злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции Суд по интеллектуальным правам учитывал представленные доказательства известности правообладателя и используемых ею обозначений для маркировки товаров в Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака12.

При рассмотрении заявления компании «Вермонт Флауэрс» о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе правовой охраны товарных знаков Суд по интеллектуальным правам, проведя сравнительный анализ зарегистрированного обществом «Вермонт М» товарного знака, используемого компанией «Вермонт» обозначения, пришел к обоснованному выводу об их сходстве до степени смешения за счет использования тождественного изобразительного элемента и установил, что в действиях обеих российских компаний содержатся признаки паразитирования на чужой репутации (репутации чужого коммерческого обозначения)13.

Существенным для такой категории дел является то, что действия лица по регистрации товарного знака, сходного до степени смешения с существующим известным товарным знаком с целью воспользоваться его положительной репутацией, признаются актом недобросовестной конкуренции; даже если товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров, относящихся к разным классам МКТУ и обращающихся на разных товарных рынках, при условии что имеется опасность смешения.

Ключевым общим критерием для определения конкуренции как недобросовестной согласно международным и национальным правовым нормам является противоречие действий субъектов обычаям делового оборота - честным обычаям в промышленных и торговых делах. При этом признание действий противоречащими честным обычаям делового оборота не ограничено одним товарным рынком.

Приведенный в п. 3 ст. 10- bis Парижской конвенции перечень запрещенных действий, не носит исчерпывающего характера и не исключает признания актом недобросовестной конкуренции иных действий противоречащих честным обычаям в промышленных и торговых делах14.

Недобросовестность должна иметь место на момент регистрации соответствующего обозначения. Однако для оценки того, имелось ли на момент регистрации в действиях лица злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция, может учитываться как предшествующее, так и последующее поведение лиц, участвующих в деле.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Вместе с тем знания лицом об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака недостаточно для вывода о недобросовестности действий лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Так, ООО «Компания "ОВИМЭКС"» обратилось с заявлением о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, которым были установлены в действиях группы лиц заявителя и ИП Магадеевой Г.Р. признаки недобросовестной конкуренции, запрещенной ч. 2 ст. 14 Закона о конкуренции, выразившиеся в приобретении и использовании исключительных прав на товарные знаки «ОВИМЭКС». Антимонопольный орган пришел к выводу о том, что ООО «Компания "Овимэкс"», и затем ИП Магадеева Г.Р. приобрели конкурентные преимущества по отношению к другим указанным ранее хозяйствующим субъектам, которые на момент подачи заявки на регистрацию знаков обслуживания добросовестно использовали обозначение "ОВИМЭКС" и сходные с ним обозначения; что было квалифицировано как акт недобросовестной конкуренции. Решение антимонопольного органа было оставлено арбитражным судом в силе15.

В соответствии со ст. 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Антимонопольный орган, принимая решение на основании ч. 2 ст. 14 Закон о защите конкуренции о том, что приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг является актом недобросовестной конкуренции, оценивает как саму регистрацию, так и последующее поведение лица.

Суд при оценке законности решения антимонопольного органа или при рассмотрении заявления о признании актом недобросовестной конкуренции регистрации товарного знака также может оценивать регистрацию товарного знака, в том числе с учетом последующего (после регистрации) поведения правообладателя.

Например, при рассмотрении заявления «Монстр Энерджи Компани» о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на имя обществом АТП «Бытовик» (третье лицо) Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии в действиях общества признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции.

Суд по данному делу, в частности, принимал во внимание, что после регистрации оспариваемого обозначения третье лицо предпринимало действия по регистрации еще одного обозначения, в котором фактически копировался товарный знак Компании. Третье лицо использовало свой товарный знак для маркировки товаров в цветовой гамме, полностью идентичной используемой Компанией на своих товарах16.

Могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака только третьим лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

При этом не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правообладателя, имевшими место до регистрации товарного знака. Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, например, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

Положения ч. 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции не допускают недобросовестную конкуренцию, связанную не только с приобретением, но и с использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. Вместе с тем установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

Неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе осуществляющего действия по “аккумулированию” товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции. Могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих,- с учетом совокупности обстоятельств дела, подтверждающих, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.

В заключение следует отметить, что предоставляемый российским правом спектр способов защиты при грамотном их использовании позволяет правообладателям гибко и эффективно реагировать на факты недобросовестной, в том числе так называемой «паразитарной», допускаемой при регистрации средств индивидуализации.