С начала регистрации объёмных товарных знаков в России наибольшую популярность приобрела регистрация форм товаров и их упаковок. Однако такая практика привела к тому, что товар, в котором выражен объект патентных прав, стал регистрироваться в качестве объёмного товарного знака, что привело к кумулятивной правовой охране. Характерная пересекающаяся правовая охрана содержит в себе ряд возможностей для злоупотреблений. Во-первых, попытка монополизации отдельных товарных рынков за счёт получения квазипатентной монополии в правовом режиме товарного знака, исключительное право которого может продлеваться неограниченное число раз. Во-вторых, право взыскивать мультипликационные компенсации, превышающие реальные убытки, за счёт использования норм разных правовых институтов. В связи с этим возникла необходимость разграничения объёмных товарных знаков и объектов патентных прав, чтобы воспрепятствовать переносу последних в область средств индивидуализации, т.к. правовой институт товарного знака начинает использоваться как замена патентному праву, что несправедливо и не основано на духе закона.

Россия не является единственной юрисдикцией, в которой эти проблемные аспекты начали проявлять себя на практике. Ещё в начале прошлого века суды США выработали доктрину функциональности, способную разграничить объекты патентных прав и объёмные товарные знаки.

Согласно указанной доктрине, в качестве товарного знака не может быть зарегистрировано обозначение, которое имеет прикладное назначение (обладает утилитарной функциональностью), поскольку регистрация подобного обозначения может парализовать конкуренцию на ценных рынках из-за неограниченного срока правовой охраны. Поэтому «функциональность гарантирует, что конкуренты могут копировать функции товара, необходимые им для эффективной конкуренции» [11].

В наиболее цитируемом судами США деле «TrafFic» указано, что «характеристика продукта является функциональной и не может служить товарным знаком, если она необходима для использования или назначения изделия, или влияет на стоимость или качество изделия»1 (здесь и далее перевод автора). D.A. Rettew указывает: «Нечто является функциональным, если оно лучше работает в этой форме» [13].

Например, Loggerhead Tools, LLC подала заявку на регистрацию товарного знака, представляющего собой форму гаечного ключа в движении (рис. 1).

Рис. 1. Знак, изображающий головку гаечного ключа

Ведомство по патентам и товарным знакам США признало заявленное обозначение функциональным, поскольку шесть элементов захвата автоматически определяют размеры и распределяют равное усилие на все стороны болта, обеспечивая плотную посадку ключа2.

Еще одним знаменательным делом является дело о кубике LEGO. Европейский суд отказал «Lego Juris A/S» в признании недействительным решения ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза, которое отказало в регистрации объёмного товарного знака. Судом был сделан вывод о том, что форма товара (кубик LEGO) не может быть зарегистрирована в качестве товарного знака, так как существенные технические характеристики этой формы служат только для достижения технического результата, даже если его можно достичь с помощью других форм. Суд также добавил, что правоприменители должны оценивать форму не на основе её восприятия потребителями, а исходя из того, выполняют ли её существенные характеристики какую-либо техническую функцию3. Как указывает А. Langlotz, «кубики LEGO, например, не регистрируются как товарный знак (хотя каждый, когда ему будет представлена форма, скажет: “Это похоже на LEGO…”), потому что форма кирпича присуща функции самого кирпича. Если он должен сцепляться с другими кирпичами, то он должен быть такой формы» [10].

Понятие функциональности известно и в праве России. Согласно подпункту 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров4. Более подробно понятие функциональности было раскрыто в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05 февраля 2018 г. по делу № СИП-325/2017, где суд определил её в качестве «связи элементов формы со способностью выполнять определённые функции»5. С.В. Бутенко под функциональностью понимает объективно существующий набор возможностей (опций), которые присущи тому или иному объекту [2]. Следовательно, если будет признано, что именно благодаря своей форме (элементам формы) товар может использоваться по назначению, в регистрации объёмного товарного знака должно быть отказано.

Например, заявитель подал заявку на регистрацию формы бутылки для напитков в качестве объёмного товарного знака. Особенностью бутылки являлась удлинённая горловина и расширяющиеся плечики, что отличало её от традиционной формы бутылки. Суд по интеллектуальным правам отказал заявителю, признав элементы дизайна функциональными, так как бутылка указанной формы позволяет более комфортно и устойчиво держать её в руке6.

Исходя из приведенных примеров, при определении функциональности товара первоначально необходимо определить назначение изделия. Кроме того, утилитарные функции товара должны быть объективными, существующими в материальном мире и не зависящими от восприятия человека, так как физические свойства материального мира существуют самостоятельно.

Однако со временем рынок столкнулся с тем, что отдельные формы товаров привлекательны для потребителя сами по себе. Соответственно, возникает вопрос: может ли правообладатель объёмного товарного знака монополизировать эстетические свойства товара. Ответом на него в США послужила новая теория функциональности - эстетическая.

Доктрина эстетической функциональности заключается в следующем. Если у одного правообладателя имеются исключительные права на использование определённого дизайна товара, то другим участникам рынка придется использовать альтернативный дизайн. При этом альтернативный дизайн может сделать товар менее привлекательным в глазах потребителя или более дорогостоящим из-за увеличения затрат на его производство. Как отмечает С.В. Бутенко, «предприниматель получает едва ли не монопольную возможность выпускать кондитерские изделия в форме медведя (более привлекательная форма товара - прим. автора), пока его конкурент, придумавший фигурку в ином стилистическом и цветовом решении и получивший отказ в регистрации, будет лихорадочно выбирать между новыми заявками на объёмный товарный знак в форме менее привлекательных гарпии, бородавочника или опоссума» [2].

Первое упоминание ещё не названной доктрины эстетической функциональности встречается в судебной практике США, в деле «Kellogg v. Nabisco». Суд признал форму печенья эстетически функциональной, поскольку пришёл к выводу, что при производстве печенья в другой форме его стоимость будет увеличена, а качество уменьшено, если какая-то другая форма будет заменена формой подушки. Как отметил суд, «в тех случаях, когда изделие может быть изготовлено всеми, конкретный производитель не должен претендовать на исключительные права на форму, которая ассоциируется не с конкретным источником происхождения товара и не с конкретным производителем, а с товаром самим по себе»7.

Стоит отметить, что доктрина эстетической функциональности неизвестна многим правопорядкам, в том числе и российскому, однако существуют работы, посвящённые данной проблематике [1, 3, 5, 6, 7, 8]. Даже в США не все суды согласны с указанной доктриной. Так, по заявлению M. Lasky, «в настоящее время только три судебных округа одобряют применение доктрины эстетической функциональности: второй, седьмой и десятый. Другие округа либо явно отвергают доктрину, либо ограничивают её использование» [11]8. Это связано с тем, что с применением доктрины возникает неопределённость в понимании эстетики, и отсутствует чёткая методология применения теста на эстетическую функциональность. Как отмечает J.T. McCarthy, «если читать буквально, тест эстетической функциональности уничтожит закон о товарных знаках. Если не читать буквально, то по каким критериям ограничивать применение теста каким-то меньшим объёмом?» [Цит. по 13]. Ведь буквальное применение теста позволит отказать в правовой охране практически любой форме.

Однако J. Hughes отмечает, что «эстетическая функциональность является жизнеспособной доктриной законодательства о товарных знаках, но она пострадала от неудачно выбранного названия, так как классические дела об эстетической функциональности на самом деле касаются когнитивных или психологических реакций потребителя, а не эстетики как таковой» [9]. Указанное обстоятельство отмечает и А. Иванова [4].

В качестве примера можно привести дело In re Florists' Transworld Delivery, Inc., где суд установил, что чёрный цвет является эстетически функциональным для упаковочного материала, используемого во флористической отрасли, поскольку цвет может ассоциироваться с определёнными обстоятельствами, например, с официальными мероприятиями или скорбью, то есть с событиями, где может быть применен данный товар в чёрном цвете. Как отметил суд, «если цвет используется в определённой отрасли для передачи определённых сообщений, и не существует альтернатив для передачи этих же сообщений, цвет будет признан функциональным и, следовательно, нерегистрируемым»9. Из данного примера видно, что суд исследовал не эстетику цвета как таковую, а психологические отклики человека, связанные с ассоциациями одного явления с другим.

Также на неопределённость доктрины эстетической функциональности влияет то, что её использование не является единообразным даже в юрисдикции, где она впервые возникла. Так, по заявлению D.A. Rettew, «суды при применении доктрины эстетической функциональности разделились на два больших лагеря. Первый придерживается теории “идентификации”, предусматривающей, что функция, которая делает продукт желательным по любой причине, кроме ассоциации с источником, является функциональной и, следовательно, не защищаемой. Второй лагерь опирается на теорию “конкуренции”, которая в настоящее время является преобладающей в судах. Эта теория защищает более широкий спектр характеристик продукта, чем теория идентификации, указывая, что тот факт, что особенность дизайна является привлекательной, не исключает её правовой охраны в качестве товарного знака» [13]. Согласно теории конкуренции, характеристика продукта признаётся функциональной, если предоставление охраны товарному знаку для этой характеристики позволит правообладателю препятствовать конкуренции на рынке.

Как отмечает Mitchell M. Wong, «обе теории согласны с тем, что охрана товарных знаков должна быть недоступна для функций, которые могут помешать рыночной конкуренции. Однако противоречие между двумя теориями формирует спор об эстетической функциональности» [12]. Для демонстрации указанных противоречий рассмотрим дело «Sunbeam Prods Inc. v. West Bend», в котором была применена теория конкуренции. Суд установил, что другие производители успешно конкурируют с правообладателем на рынке стационарных миксеров, не копируя форму товара правообладателя (рис. 2)10. В связи с этим суд признал миксер «American Classic Mixmaster» нефункциональным, поскольку предоставление охраны внешнему виду миксера не будет нарушать конкуренции на рынке.

Рис. 2. Миксер «American Classic Mixmaster», модель № 2360

Такие подходы к эстетической функциональности основываются на двух разных принципах. Теория идентификации называет функциональным любой признак товара, который не способен индивидуализировать товар. Теория конкуренции характеризует признак товара как функциональный только в том случае, если другие участники рынка не могут эффективно конкурировать, не копируя этот признак. Тем самым дизайн товара, исходя из идентификационной теории, может признаваться функциональным, но вполне соответствовать определению нефункционального товара по правилам конкурентного подхода. Это видно на примере миксера «American Classic Mixmaster», так как, исходя из идентификационного подхода, его дизайн делает значительно больше, чем идентифицирует производителя, соответственно, является функциональным. Однако, исходя из конкурентного подхода, указанная форма не ограничивает выход на рынок других производителей с похожим товаром, тем самым не является функциональной.

Исходя из вышесказанного, доктрина функциональности важна для предотвращения неограниченной по времени монополизации утилитарных или эстетических свойств формы товаров и их упаковок. В частности, доктрина утилитарной функциональности способна создать границу между объёмными товарными знаками и объектами патентного права с целью недопущения миграции последних в область средств индивидуализации. Рецепция российской судебной практикой доктрины эстетической функциональности будет таить в себе определённые риски из-за отсутствия чёткой методологии её применения. Однако доктрина будет способствовать обеспечению эффективной конкуренции на российском рынке, поскольку она не позволит правообладателю присваивать эстетические свойства товаров наподобие промышленных образцов или произведений дизайна. Кроме того, доктрина функциональности способна не допустить излишнюю кумулятивную правовую охрану, что способствует правовой определённости и прекращению недобросовестной практики по взысканию двойных компенсаций за одно деяние.