Защита исключительных прав на стандарт-необходимые патенты в США: влияние FRAND-обязательств

Для цитирования:

Речкин В.В. Защита исключительных прав на стандарт-необходимые патенты в США: влияние FRAND-обязательств // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Декабрь 2022. Вып. 4 (38). С. 117–128.
DOI: 10.58741/23134852_2022_4_117.

Rechkin V.V. The protection of exclusive rights on standard-essential patents in the USA: the impact of FRAND commitments // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. December 2022. 4 (38). Pp. 117–128. (In Russ.).
DOI: 10.58741/23134852_2022_4_117.

Современное производство комплексных инновационных продуктов зачастую основано на применении стандарт-необходимых патентов. Стандарт-необходимые патенты представляют собой технические решения, включенные в стандарт производства для соответствующей отрасли. Стандарты являются набором технических спецификаций, которым должны соответствовать производимые продукты или производственные процессы, и разрабатываются стандарт-устанавливающими организациями [1].

Наличие статуса стандарт-необходимого патента обуславливает принятие правообладателем особых обязательств, которые регулируют осуществление исключительных прав на указанные патенты. В общем виде данные обязательства сводятся к предоставлению пользователям стандарта доступа к патентоохраняемому объекту на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (fair, reasonable and non-discrimentory/ FRAND-commitments). Здесь следует сделать оговорку - термин «справедливость» больше используется в правопорядках государств Европейского союза, в США устанавливающие организации, как правило, требуют от правообладателей соблюдать принципы RAND [1].

В последнее время вопросам правового регулирования и правоприменения в отношении стандарт-необходимых патентов и FRAND-обязательств уделяется большое внимание в таких государствах, как США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Китай, Республика Корея и Индия.

В зарубежной доктрине нет единого понимания правовой сущности FRAND-обязательств. В США, Великобритании и Франции FRAND-обязательства рассматриваются в качестве специфических договорных обязательств в патентном праве, в соответствии с которым обладатель исключительного права на стандарт-необходимый патент обязуется перед стандарт-устанавливающей организацией (standard-setting organization) предоставить лицензию любому лицу, желающему использовать стандарт-необходимый патент и уплачивать роялти (willing licensee). FRAND-обязательства выступают в качестве частного случая пределов осуществления исключительного права и в то же время рассматриваются в качестве обременения исключительного права на стандарт-необходимые патенты [3].

Основными целями FRAND-обязательств являются обеспечение для производителей свободного доступа к запатентованным техническим решениям, которые являются существенными для производства комплексных инновационных продуктов (персональные компьютеры, мобильные и сетевые устройства и т.д.), а также создание для патентообладателей необходимых стимулов путем увеличения доходов от широкого внедрения стандарт-необходимых патентов в производстве.

Впервые правовые институты FRAND-обязательств и стандарт-необходимых патентов появились в США. Их формирование началось в 1940-х гг. и сопровождалось сменой подходов к пониманию FRAND-обязательств [6], в связи с чем автор считает необходимым рассмотреть правовое регулирование таких правовых институтов в американском правопорядке как в системе, накопившей наибольший опыт в данном вопросе.

Как правило, FRAND-обязательства действуют на стадии заключения лицензионного соглашения, однако значение критериев FRAND и наличие принятого правообладателем обязательства предоставить доступ к патентоохраняемому объекту часто проявляются при применении способов защиты в случае неправомерного использования патента. FRAND-обязательства позволяют минимизировать риск несоразмерного применения способов защиты, что в противном случае может повлечь за собой прекращение использования патента производителями-пользователями стандарта, несение ими затрат на использование иных технологий, не нарушающих спорные патенты, исчезновение ряда товаров или повышение цен для конечных потребителей, а также чрезмерное обогащение правообладателя, установившего сверхвысокие (излишние) ставки роялти.

FRAND-обязательства накладывают на правообладателя также обязанность в случае выявления факта неправомерного использования принадлежащего ему патента уведомить лицо о допущенном нарушении и предложить заключить лицензионное соглашение.

Таким образом, FRAND-обязательства комплексно регулируют вопросы осуществления исключительного права как в обязательственных правоотношениях, так и в случаях защиты от неправомерного использования патентов. Комплексное регулирование позволяет избежать ситуаций, при которых субъектам FRAND-обязательств становится выгодно осуществлять реализацию своих интересов путем игнорирования обязанностей по добросовестному ведению переговоров и использованию стандарт-необходимых патентов на основе лицензии, пользуясь преимуществами или недостатками механизма привлечения к ответственности. Например, если механизм привлечения к ответственности наиболее благоприятен для пользователей стандарта, то последние смогут беспрепятственно использовать патенты, ограничиваясь поствыплатой вознаграждения патентообладателю. И наоборот, если привлечение нарушителей к ответственности позволяет правообладателю получить компенсацию сверх того, на что правообладатель как потенциальный лицензиар мог бы рассчитывать в случае предоставления FRAND-лицензии, то правообладатель может под угрозой предъявления требований о защите исключительного права навязать обременительные условия лицензии или при выявлении нарушений уклониться от мирного урегулирования спора.

Связь обязательственного права и норм об ответственности за нарушение исключительного права проявляется также в использовании некоторых одинаковых институтов: в частности, требование о разумном размере роялти присутствует как при согласовании сторонами вознаграждения в лицензионных соглашениях, так и при определении размера убытков.

Следует также отметить, что в американской правовой системе не в полной мере прояснена правовая природа ограничений в отношении использования способов защиты: носят ли такие ограничения договорный характер или же они существуют вне рамок обязательственных правоотношений между правообладателем и пользователем стандарта и носят абсолютный характер.

Следует также отметить, что в американской правовой системе не в полной мере прояснена правовая природа ограничений в отношении использования способов защиты: носят ли такие ограничения договорный характер или же они существуют вне рамок обязательственных правоотношений между правообладателем и пользователем стандарта и носят абсолютный характер.

Запрет на использование патента

В США правообладатели могут потребовать наложения запрета на использование принадлежащего им патента в судебном порядке, а также посредством обращения в Комиссию по международной торговле США (International Trade Commission – ICT).

Зачастую правообладатели прибегают к защите исключительных прав путем одновременного обращения в федеральные суды и в Комиссию по международной торговле, однако существуют различия в порядке рассмотрения требования о наложении запрета и сферах его применения.

Наибольшими полномочиями обладают суды, накладывающие всеобъемлющий запрет на использование патентоохраняемого объекта (injunctive relief). Комиссия по международной торговле является органом исполнительной власти, который обеспечивает соблюдение патентных прав при импорте товаров в США, и может издать приказ об исключении товаров (exclusion order) или о наложении запрета на осуществление мероприятий (cease-and-desist order), нарушающих действующий патент США1.

Как правило, при рассмотрении иска о нарушении исключительного права суды больше нацелены на разрешение частного спора между патентообладателем и нарушителем, безусловно, обеспечивая соблюдение баланса частных и публичных интересов при оценке последствий наложения запрета на использование патента. Однако публичный интерес далеко не всегда является решающим фактором при принятии судами решения. Значение публичных интересов играет большую роль при рассмотрении дела в Комиссии по международной торговле. Комиссия оценивает влияние запрета на импорт товаров на общественное здравоохранение и благосостояние, условия конкуренции в экономике США, производство аналогичных или непосредственно конкурирующих товаров внутри страны, а также на американских потребителей.

Следует отметить, что решение Комиссии не является окончательным и на него в течение 60 дней с момента принятия может быть наложено вето Торговым представителем США, действующим от имени Президента США. В частности, вето было наложено на решение Комиссии о запрете компании Apple импортировать в США товары, произведенные в Китае и иных странах и нарушающие стандарт-необходимые патенты, принадлежащие компании Samsung, ввиду угрозы нарушения публичных интересов2. Однако случаи наложения вето являются крайне редкими.

Далее рассмотрим практику применения запретов на использование патента в американских судах.

Согласно § 283 Патентного закона США суд может выдать судебный запрет в соответствии с принципами справедливости для предотвращения нарушения любого права, обеспечиваемого патентом, на таких условиях, которые суд сочтет разумными3.

Американские суды практически всегда накладывали запрет на использование патента в случае установления нарушения исключительного права, доказывания наступления каких-либо последствий в результате нарушения не требовалось. Однако после рассмотрения Верховным судом США дела «eBay Inc. v. MercExchange» подход изменился. Верховный суд обозначил четыре критерия, которые должны быть учтены при принятии судами решения о предоставлении судебного запрета: причиняется ли истцу непоправимый ущерб отсутствием судебного запрета; являются ли средства правовой защиты, доступные в соответствии с законом, правомерными и достаточными, чтобы компенсировать истцу нарушение его прав; обеспечивается ли баланс интересов истца и ответчика; не нарушается ли публичный интерес4. Для получения судебного запрета правообладателю следует доказать наличие фактических обстоятельств, удовлетворяющих в совокупности всем приведенным критериям.

Непоправимость ущерба в большинстве случаев выражается в потере правообладателем доли на товарном рынке, репутационном вреде, потере возможностей для ведения бизнеса в будущем, неспособности нарушителя произвести денежную компенсацию причиненного ущерба. Некоторые американские ученые отмечают, что неспособность нарушителя выплатить денежную компенсацию является решающим фактором при оценке непоправимости ущерба. При этом наибольшая вероятность нанести непоправимый ущерб имеется у нарушителей-конкурентов правообладателя, в связи с чем судебные запреты чаще накладывались при установлении конкурентных отношений между правообладателем и нарушителем [13].

Кроме того, между нарушением и причинением непоправимого ущерба должна существовать причинно-следственная связь. В ряде дел суды указывали, что запатентованное техническое решение, в отношении которого было нарушено исключительное право, должно стимулировать спрос на продукт5. Однако в деле «Genband US LLC v. Metaswitch Networks Corp» была выражена позиция, что нарушенный патент необязательно должен быть движущей силой спроса, и правообладателю будет достаточно доказать, что воплощенное в продукте запатентованное техническое решение значительно повысило привлекательность товара для потребителей. При этом в случае приобретения товаров у нарушителя, не уличённого в неправомерном использовании запатентованного технического решения, причинно-следственная связь не прослеживается6.

Важным фактором при проверке обоснованности требования о наложении судебного запрета является выбранная правообладателем модель коммерциализации: осуществляется ли внедрение патента в производство самим правообладателем либо правообладатель предоставляет лицензии иным лицам.

Д. Меламед и У. Ли в своих работах разделяют заинтересованных лицензиаров (willing licensor) и незаинтересованных лицензиаров (unwilling licensor). К первым относятся патентообладатели, которые осуществляют исключительные права на принадлежащие патенты путем предоставления лицензий третьим лицам. Ко вторым относятся патентообладатели, которые либо самостоятельно используют патенты, либо предоставляют лицензии ограниченному кругу лиц [10]. Права патентообладателей, признаваемых заинтересованными лицензиарами, должны защищаться «правилом ответственности» (liability rule), суть которого заключается в том, что обладатель права должен передать его другому лицу, которое готово заплатить справедливую стоимость, объективно установленную судом [5].

В случае нарушения исключительных прав на стандарт-необходимые патенты, обремененных FRAND-обязательствами, наложение запрета на использование патента возможно только в экстраординарных случаях.

По мнению А.С. Ворожевич, согласившись на включение патентоохраняемого объекта в стандарт, правообладатель подтвердил, что его интерес заключается в расширении числа лиц, использующих его разработку, коммерциализации решения посредством лицензирования всем заинтересованным лицам. В таком случае, если кто-то начал использовать стандарт-необходимый патентоохраняемый объект, добросовестный правообладатель, в первую очередь, ожидает своевременной оплаты за использование своей разработки в соответствии с условиями FRAND. Необходимость наложения в отношении ответчика постоянного запрета на использование разработки в таком случае отсутствует [2].

В американской доктрине нет единой позиции о том, каким образом FRAND-обязательства влияют на право патентообладателя требовать запрета на использование стандарт-необходимого патента. Существует мнение, что FRAND-обязательство включает в себя добровольный и безусловный отказ правообладателя от права требования запрета на использование патента [9].

По мнению М. Лемли и К. Шапиро, принятие правообладателем на себя FRAND-обязательств означает, что возмещения убытков будет достаточно для компенсации ущерба от нарушения исключительного права [11].

Однако анализ судебной практики и документов стандарт-устанавливающих организаций (политик, соглашений с патентообладателями) не позволяет сделать однозначный вывод, что с принятием FRAND-обязательств правообладатель добровольно отказывается от права требования запрета на использование патента, и защита исключительного права может осуществляться только путем возмещения убытков.

В американской правовой системе допускается возможность отказа патентообладателя от права требования судебного запрета, однако такой отказ должен быть явно и точно выражен в соглашении со стандарт-устанавливающей организацией. Из всех стандарт-устанавливающих организаций на сегодняшний день только в уставе Совета по стандартам Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) имеется положение о том, что «патентообладатель, принявший обязательства по предоставлению лицензии на основании заявления о существенности патента (patent essential claim) не будет добиваться получения запретительного постановления (prohibitive order), за исключением случаев, когда исполнитель уклоняется от участия в судебном разбирательстве, не выполняет требования IEEE или не исполняет судебное постановление, которое было подтверждено апелляционной инстанцией».

К запретительным постановлениям относятся постоянный судебный запрет, приказ об исключении или аналогичное предписание, которое ограничивает или предотвращает изготовление, производство, использование, продажу, предложение к продаже или импорт продукции 7

Если обратиться к судебной практике, то в данном ключе представляет интерес дело «Motorola Mobility v. Apple Inc.», в котором компания Motorola предъявила о требование о наложении судебного запрета на продажу товаров корпорации Apple, нарушающих патенты Motorola. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования, мотивировав отказ тем, и что заявитель, приняв на себя FRAND-обязательства, признал достаточным средством правовой защиты возмещение убытков, что в случае отказа в наложении запрета на использование патента ему не будет причинен непоправимый ущерб, в связи с чем судебный запрет правообладателю стандарт-необходимого патента не может быть предоставлен per se.

Апелляционный суд США по федеральному округу не согласился с такой мотивировкой, указав, что отказ в наложении судебного запрета в отношении стандарт-необходимого патента, исключительное право на который обременено FRAND-обязательством, неправомерен. Суд указал, что принципы, изложенные в деле «eBay Inc. v. MercExchange», являются достаточно гибкими и определенными для анализа обстоятельств нарушения права на патент, в связи с чем отсутствует необходимость в создании отдельного правила или аналитической схемы для рассмотрения судебных запретов. Согласно мотивировке суда, отсутствие коммерческой активности в использовании патента и предполагаемая готовность правообладателя предоставить FRAND-лицензию не означает, что последний не может прибегнуть к четырехфакторному тесту eBay.

Суд также указал, что судебный запрет может быть, в частности, оправдан, если нарушитель в одностороннем порядке отказывается уплачивать роялти, рассчитанные на условиях FRAND, или необоснованно затягивает переговоры о согласовании условий лицензии. Суд отметил, что для патентообладателя может быть достаточно проблематичным доказать существенное причинение ему вреда от нарушения и неадекватность присуждения убытков. Однако апелляционный суд оставил в силе отказ суда первой инстанции по причине того, что патенты Motorola используются огромным количеством участников отрасли производства и заявитель не доказал, каким образом добавление еще одного пользователя патента может причинить непоправимый ущерб, что в данном случае денежная компенсация исходя из наличия множества иных лицензий способна компенсировать ущерб заявителя 8.

Такая правовая позиция представляется обоснованной. Полный отказ от применения судебного запрета в отношении патентов, являющихся предметом FRAND-обязательств, может привести к тому, что третьи лица-пользователи стандарта смогут беспрепятственно использовать патентоохраняемый объект, предварительно не обращаясь к правообладателю для заключения лицензионного соглашения и ограничиваясь только выплатой вознаграждения post factum. Отказ от применения судебного запрета, в случае когда нарушитель является неплатёжеспособным или находится за пределами юрисдикции правообладателя, также может привести к нарушению законных интересов патентообладателя, и возмещение убытков в данном случае не будет являться достаточной мерой защиты.

Кроме того, отказ от применения судебного запрета чрезмерно усилил бы возможности пользователей патентов при ведении переговоров с правообладателем стандарт-необходимого патента или в судебных разбирательствах относительно установления размера роялти и иных условий лицензии. Правообладатели, не имея возможности быстро и эффективно получить запрет на использование патента, будут вынуждены годами участвовать в судебных разбирательствах и нести значительные издержки, в результате чего в принципе будут уменьшаться стимулы для включения патентов в стандарты производства и принятия патентообладателями FRAND-обязательств. Угроза наложения судебного запрета является по своей сути единственным средством обеспечения исполнения FRAND-обязательств пользователями стандарта.

В 2019 г. Патентное ведомство США, Департамент юстиции США и Национальный институт стандартов и технологий выпустили совместное заявление, согласно которому FRAND-обязательство обладателя патента является важным фактором при определении приемлемых средств правовой защиты, но не должно служить препятствием для какого-либо конкретного средства правовой защиты9.

Как уже отмечалось, в случае выявления неправомерного использования стандарт-необходимого патента правообладатель обязан уведомить о допущенном нарушении пользователя и предложить заключить лицензионное соглашение на условиях FRAND. Нарушитель должен в разумный срок дать ответ на предложение правообладателя и при несогласии с условиями лицензии направить контроферту, содержащую исчерпывающие условия. В противном случае суд может признать, что ответчик не продемонстрировал заинтересованность в правомерном использовании патента, и сделать вывод о необходимости выдачи запрета на использование патента

Из изложенного можно заключить, что рассмотрение требования о наложении запрета на использование стандарт-необходимого патента суды осуществляют через призму критериев, выраженных в деле «eBay Inc. v. MercExchange». Принятие патентообладателем FRAND-обязательств само по себе не означает запрета на наложение судебного запрета, а влияет на оценку судом фактических обстоятельств для проверки соответствия заявленного требования вышеуказанным критериям.

Вместе с тем анализ актуальной американской судебной практики показывает, что постоянные судебные запреты фактически не применялись в делах о нарушении исключительного права на стандарт-необходимые патенты после рассмотрения Верховным судом США дела «eBay Inc. v. MercExchange» по причине того, что истцы не смогли обосновать неизбежность причинения им непоправимого ущерба в случае непредоставления судебного запрета, или в связи с тем, что судами было установлено нарушение со стороны правообладателей FRAND-обязательств [8].

В качестве альтернативы судебному запрету, когда его предоставление будет признано неприемлемым, американские суды могут присудить текущие роялти (ongoing royalty), речь о которых пойдет далее.

Возмещение убытков

При рассмотрении вопроса о присуждении убытков за нарушение патентных прав в американской правовой системе следует разграничивать убытки, присуждаемые за совершенное правонарушение (past patent infringement), и роялти, присуждаемые после вынесения судом решения и компенсирующие потери правообладателя на будущее время, - ongoing royalty. Первый вид убытков основан на положениях § 284 Патентного закона США, второй вид убытков основан на принципах справедливости и выражен в судебных решениях американских судов.

Впервые возможность присуждения текущих роялти была реализована в решении по делу «Paice LLC v. Toyota Motor Corp», в котором окружной суд по Восточному округу штата Техас установил нарушение компанией Toyota патентов Paice и присудил убытки, причиненные в результате нарушения патента, однако отклонил требование истца о предоставлении судебного запрета, заменив его на текущие роялти. Истец обжаловал решение в Апелляционный суд США по федеральному округу, однако апелляционный суд подтвердил, что при наличии определенных обстоятельств вместо выдачи постоянного судебного запрета на использование патента возможно присуждение текущих роялти, которые являются надлежащим средством правовой защиты, предотвращающим нарушение прав на патенты10.

В отношении стандарт-необходимых патентов текущие роялти присуждаются вместо наложения судебного запрета достаточно часто11. Учитывая выраженную в деле «Apple Inc. v. Motorola Corp.» позицию о сложности доказывания патентообладателем причинения ему непоправимого ущерба, который не может быть устранен денежной компенсацией, присуждение текущих роялти является достаточно эффективной альтернативой наложению запрета как способа защиты. Следует отметить, что требования лицензирования на условиях FRAND одинаково применимы как к присуждению текущих роялти, так и к роялти, выступающих в качестве компенсации причиненных убытков в результате нарушения.

В соответствии с § 284 Патентного закона США при вынесении решения в пользу истца суд присуждает ему возмещение убытков, достаточных для компенсации нарушения, но в размере не менее разумных роялти за использование изобретения нарушителем вместе с процентами и расходами, установленными судом12.

Согласно второму абзацу указанного параграфа суд вправе увеличить размер убытков до трехкратного размера установленной изначально суммы (enhanced damages).

Из анализа положений закона и судебной практики можно сделать вывод, что американский правопорядок выделяет компенсаторные убытки, которые могут проявляться в форме потерянной прибыли (lost profits) или разумных роялти (reasonable royalty) или их комбинации, а также как штрафные (повышенные) убытки.

Большое значение для определения убытков в делах о нарушении патентных прав имеет тест, выработанный в деле «Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp», состоящий из 15 пунктов13. При определении убытков в виде разумных роялти американские суды пытаются конструировать гипотетические переговоры между правообладателем и нарушителем относительно того, какие ставки роялти могли бы согласовать стороны в случае правомерного использования.

Наличие статуса стандарт-необходимого патента в значительной мере влияет на определение размера убытков, в американской доктрине существуют серьезные разногласия относительно определения разумных роялти в качестве вида убытков.

Наличие статуса стандарт-необходимого патента в значительной мере влияет на определение размера убытков, в американской доктрине существуют серьезные разногласия относительно определения разумных роялти в качестве вида убытков.

Ставки роялти на условиях FRAND устанавливаются посредством заключения частных соглашений между правообладателями стандарт-необходимых патентов и стандарт-устанавливающими организациями, а также из публичных заявлений правообладателей о готовности предоставить FRAND-лицензию любому заинтересованному пользователю. Экономическим базисом определения ставок роялти в подавляющем большинстве лицензионных соглашений, не ставших предметом судебного разбирательства, являются отраслевые нормы и рыночные факторы, а не критерии, обозначенные в деле «Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp». Следует также отметить, что критерий разумности в отношении лицензионных соглашений исторически появился в период квалификации FRAND-обязательств как средства правовой защиты в антимонопольных спорах, и разумность определялась с точки зрения пресечения антиконкурентного поведения патентообладателей.

В современной судебной практике США категория разумности рассматривается одновременно как критерий условий FRAND-лицензий на стандарт-необходимый патент и как критерий определения размера убытков.

Примечательна также разница в географических пределах присуждаемых убытков и роялти во FRAND-лицензиях. Здесь следует уточнить, что данный вопрос был разрешен в правопорядке Великобритании, однако позиция английских судов также представляет интерес. В деле «IPCom v. HTC» правообладатель стандарт-необходимых патентов выступил с требованием о возмещении убытков, рассчитанных как роялти от продаж мобильных устройств по всему миру (в том числе за пределами Великобритании), охватываемых стандарт-необходимыми патентами. По мнению правообладателя, единственно возможным соглашением между сторонами в случае добровольности ведения переговоров являлась бы мировая лицензия. Однако Высокий суд Англии и Уэльса не согласился с позицией правообладателя и указал, что убытки могут быть присуждены только за нарушение английских патентов, что присуждение убытков, рассчитанных в виде процента от мировых продаж, приведет к чрезмерной компенсации потерь правообладателя, и со стороны суда будет иметь место превышение полномочий. Суд отметил, что правообладатель не лишен возможности обратиться в компетентный суд иной юрисдикции, если считает, что имело место неправомерное использование его глобального патентного портфолио14.

Важно отметить, что тест «Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp» далеко не всегда оказывается достоверным и применимым в отношении стандарт-необходимых патентов, чтобы было отражено в делах «Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.» и «Ericsson, Inc. v. D-Link Sys.»15. В деле «Microsoft Corp. v. Motorola Inc.» суд доработал данный тест, приняв во внимание отсутствие сопоставимых лицензионных соглашений ввиду уникальности стандарт-необходимых патентов, необходимость отделения стоимости патента до его включения в стандарт и предотвращения злоупотреблений со стороны правообладателей, использующих стандарт, в целях получения излишних и обременительных роялти путем «патентной задержки» (patent hold up) и «накопления роялти» (royalty stacking).

Американская доктрина и судебная практика выделяют несколько подходов к определению разумной ставки роялти в отношении стандарт-необходимых патентов, в том числе как вида убытков: метод приростной стоимости (ex ante incremental value approach), восходящий метод (bottom-up approach) и нисходящий метод (top-down approach) [7].

Метод приростной стоимости был изложен судьей Д. Робартс в деле «Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.». В соответствии с данным методом разумные роялти должны быть основаны на экономической стоимости патента отдельно от стоимости, добавленной в связи со включением патента в стандарт. Обладатель стандарт-необходимого патента вправе увеличить ставку роялти только в пределах той ценности, которую получает лицензиат в сравнении с лучшей альтернативной технологией, не нарушающей исключительные права правообладателя; преимущество для правообладателя заключается в увеличении количества лицензиатов. Данный метод является наиболее благоприятным для пользователей стандартов и исключает злоупотребления со стороны патентообладателей при установлении размера роялти. Однако данный подход вызывает критику в юридической и экономической среде, поскольку он фактически не применяется в реальных коммерческих отношениях и дестимулирует включение правообладателями своих патентов в стандарты производства [15]. По этой причине американские юристы называют метод приростной стоимости идеализированным.[8]

В соответствии с восходящим методом (bottom-up approach) ставка роялти определяется на основе ранее выданных правообладателями лицензий и иных рыночных показателей без учета общей суммы роялти за применяемый производителем стандарт и вне зависимости от ставок роялти за иные патенты в составе стандарта. Нарушение требований FRAND в отношении ставки роялти будет иметь место в том случае, когда отклонение от ранее выданных правообладателем рыночных показателей не имеет обоснованного экономического оправдания.

Преимуществом данного подхода является то, что он основан на реальных рыночных сделках и учитывает лицензионную политику правообладателей, сохраняя за ними свободу в определении стоимости на принадлежащие им инновации. Однако существует риск того, что правообладатели могут устанавливать сверхвысокие ставки роялти, опасаясь недостаточной компенсации убытков за использование патента в случае сравнения ранее выданных лицензий.

В рамках нисходящего метода (top-down approach) ставка роялти определяется посредством определения доли стандарт-необходимого патента в общей сумме роялти, которая выплачивается за применение стандарта производства. Преимущество данного метода заключается в том, что он позволяет избежать накопления роялти в случае использования нескольких патентов из одного стандарта производства, что приводит к чрезмерно обременительным платежам для пользователей. Однако для установления общего размера вознаграждения за использование стандарта суду следует установить общее количество стандарт-необходимых патентов, а также проанализировать все совершенные за конкретный период сделки, предметом которых являлись патенты, включенные в конкретный стандарт, большинство из которых, как правило, конфиденциальны. Кроме того, устанавливая стоимость спорного стандарт-необходимого патента, суд будет вынужден разработать методику распределения стоимости иных патентов в составе стандарта, которые не являются предметом спора. Следует также отметить, что простое деление общей суммы роялти, уплачиваемой за применение стандарта, на число патентов в составе стандарта не будет объективно отражать экономическую и технологическую значимость спорного патента, его преимущества перед иными патентами в составе стандарта.

Кроме того, большое значение при определении способа расчета убытков имеет основа для расчета роялти: от стоимости конечного продукта (the entire market value rule/ EVMR) и от стоимости наименьшего продаваемого запатентованного компонента (smallest salable patent-practicing unit/ SSPPU) [4].

При выборе основы для расчета правообладатель может, применяя даже низкую ставку роялти, получить значительную сумму компенсации, если расчет производится от стоимости конечного продукта, цена которого намного выше стоимости отдельно взятого компонента. В коммерческих отношениях правообладатели и производители в подавляющем большинстве используют расчет роялти в качестве процента от продаж на конечную продукцию. Данный способ расчета наиболее благоприятен для патентообладателей так как обеспечивает получение ими большого вознаграждения и тем самым создавая необходимые стимулы для дальнейшей инновационной деятельности.

Вместе с тем американские суды в последнее время ограничили применение способа расчета убытков исходя из стоимости конечного продукта. Во многом такое ограничение объясняется тем, что присуждаемые убытки должны максимально достоверно относиться к нарушенному запатентованному элементу в составе комплексного продукта, не охватывая иные, в том числе незапатентованные элементы16.Расчет убытков от стоимости конечного продукта, если патент не охватывает полностью реализуемое устройство, может привести к получению правообладателем чрезмерной компенсации.

Апелляционный суд США по федеральному округу в своих постановлениях выработал позицию, согласно которой основным правилом должен являться расчет от стоимости наименьшего продаваемого запатентованного компонента, а расчет от стоимости конечного продукта является исключением из общего правила, если будет доказано, что запатентованный элемент стимулирует спрос на весь многокомпонентный продукт17. Вместе с тем суд подчеркнул, что расчет от стоимости конечного продукта может иметь место в том случае, если ранее стороны вели переговоры о расчете роялти исходя из стоимости конечного продукта либо если имеются сопоставимые лицензии на спорный патент, в которых применялся данный метод расчета18.

Применение правила о расчете убытков от стоимости наименьшего продаваемого запатентованного компонента, с одной стороны, позволяет минимизировать вероятность ошибки в определении ставки роялти и повышает вероятность досудебного урегулирования спора. С другой стороны, применение данного правила может привести к недооценке стоимости патентов, которые применяются в работе с комплексными продуктами, и недополучением патентообладателем доли в доходе от реализации такого продукта, чья ценность была определена уже запатентованным решением, которое не полностью охватывает комплексный продукт. Как указано выше, зачастую в реальных лицензионных сделках стороны используют в качестве базы расчета роялти стоимость конечного продукта. Расчет от стоимости наименьшего продаваемого запатентованного компонента практически не применим в случаях лицензирования патентного портфолио. Таким образом, расчет от стоимости конечного продукта должен иметь место в той степени, в которой он используется в реальных рыночных сделках по предоставлению лицензий [12].

Особого внимания заслуживает вопрос о возможности присуждения повышенных убытков в случае нарушения исключительного права на стандарт-необходимые патенты.

На сегодняшний день присуждение убытков, связанных с нарушением прав на патенты, обремененные FRAND-обязательствами, имело место в деле «Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. LG Elecs. Inc.», в котором суд присудил истцу компенсацию убытков в размере 20% от первоначальной присужденной суммы. Суд отклонил доводы ответчика о том, что умышленное нарушение отсутствует, поскольку принятие патента в стандарт предполагает, что пользователь стандарта может использовать патент без предварительного вступления в переговоры с правообладателем. Согласно позиции суда, установление умышленного нарушения исключительных прав в отношении стандарт-необходимых патентов ничем не отличается от установления умысла в случае нарушения прав на патенты, не включенные в стандарт.

Ограничения, которые налагают FRAND-обязательства, в отношении присуждаемых убытков, перестают действовать в случае умышленного неправомерного использования стандарт-необходимого патента со стороны пользователя, в связи с чем патентообладатель вправе потребовать присуждения повышенных убытков [14].

К обстоятельствам, свидетельствующим о необходимости присуждения повышенных убытков, относятся осведомленность нарушителя о существовании патента и последующее недобросовестное поведение после получения уведомления о нарушении патентных прав.

Осведомленность, как правило, сопровождается публичным заявлением правообладателя о готовности предоставить FRAND-лицензию и включением патента в стандарт производства. Кроме того, если нарушитель также является участником стандарт-устанавливающей организации, то он не вправе ссылаться на отсутствие осведомленности. Недобросовестное поведение нарушителя может выражаться в отказе от ведения переговоров о заключении лицензионного соглашения, отказе в подписании соглашения о неразглашении (non-disclosure agreement), а также в умышленном затягивании переговоров.

Заключение

По результатам исследования можно сделать вывод, что FRAND-обязательства нельзя рассматривать как добровольный отказ правообладателя стандарт-необходимого патента от каких-либо способов защиты. В случае нарушения исключительного права на стандарт-необходимый патент возможно применение всех доступных патентообладателю способов защиты. Более того, сохранение за правообладателем возможности прибегнуть к таким способам защиты исключительного права, как наложение запрета на использование патента или взыскание повышенных убытков, обеспечивает соблюдение со стороны пользователей стандарта требований о правомерном использовании патента и стимулирует последних обращаться к патентообладателю за предоставлением FRAND-лицензии.

В то же время FRAND-обязательства в американском правопорядке могут рассматриваться в качестве пределов осуществления исключительного права на стандарт-необходимые патенты, создающих определенные ограничения в отношении применения способов защиты. Большое социально-экономическое значение стандарт-необходимых патентов и необходимость обеспечения баланса частных и публичных интересов требует от правоприменительных органов тщательной оценки обстоятельств и последствий нарушения исключительного права и устанавливает повышенный стандарт доказывания для правообладателей в случае заявления требований о запрете использования патента. Наличие статуса стандарт-необходимого патента также обязывает суд установить размер убытков, который, с одной стороны, в достаточной степени покроет потери патентообладателя, а, с другой - не позволит извлечь необоснованную и чрезмерную выгоду от включения патента в стандарт.

Таким образом, в США прослеживается взаимодействие критериев FRAND при согласовании условий лицензии на стандарт-необходимые патенты и при оценке сообразности и соразмерности способов защиты в случае неправомерного использования, что позволяет обеспечивать их одинаковое толкование и применение.